臺北高等行政法院判決 九十年度訴字第四九八二號
原 告 甲○○訴訟代理人 李永然律師複代 理人 李世馨律師訴訟代理人 丙○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 陳明邦（局長）訴訟代理人 乙○○右當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國九十年六月十一日經（九○）訴字第○九○○六三一二六一○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：
主 文訴願決定及原處分均撤銷。
訴訟費用由被告負擔。
事 實
一、事實概要：原告於民國八十六年五月二十六日以「操作通訊租用系統之方法」向被告（原經濟部中央標準局，八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請發明專利，經被告編為第00000000號予以審查，審定不予專利。原告不服，申請再審查，案經被告於九十年一月十六日以（九○）智專三（二）○二○二二字第○九○八七○○○○六八號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：如主文所示。
㈡被告聲明：請求駁回原告之訴，訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭「操作通訊租用系統之方法」之發明專利案，被告以其有違專利法第二十條第二項之規定而審定不予專利，是否妥適？㈠原告主張：
⑴按「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作」，乃發明專利之首
揭條文並為積極要件，同法其後第二十條及二十一條固有不予專利之消極要件，惟該等法條各款之適用，需具確切之事證，始克當之。揆諸原訴願機關於九十年六月十一日以經（九○）訴字第○九○○六三一二六一○號訴願決定書稱『系爭案實質上僅屬行動通訊機構透過其行銷仲介業者推廣之一種特定方式，與既有行動通信系統之運作方式比較，並不具進步性。又此種業務方式雖因我國電信法令所不許可，而在國內未見公然推廣，但事實上該方式已於其他各國應用多年，澳洲即屬明顯事例。此種門號租用方式早已見諸他國，從而系爭案難謂符合發明專利要件』乙節，惟原處分及原決定機關均無法舉證出與本案技術內容可資比對之書面資料，即草率認定本案在其他各國已應用多年，實與事實不符，茲詳述如下：
①原處分及原決定機關既無法舉證出實際之證據，例如書面證據，以證實其
自身之論點，卻又妄下結論稱本案「該方式已於其他各國應用多年，澳洲即屬明顯事例‧‧‧難謂符合發明專利要件」，實有違「有一份證據，說一份話」之證據認定基本原則。亦即，原處分及原決定機關在提不出相關之前案證據下，即草率認定本案在其他各國已應用多年，業已偏離專利審查之比對原則。
②由於原處分及原決定機關稱本案①「唯一爭議點，僅在此種方式是否已被
通訊機構所採用」，此點已清楚指明本案之判定係在於「是否已有被採用」；②「已於其他各國應用多年，澳洲即屬明顯事例」，原告即多方搜集各國行動通訊之應用方式與分法，卻毫無發現與本案相一致之應用例（包括澳洲）。因此原處分及原決定機關之處分及決定理由與內容除非常粗糙外，亦有誤導之嫌。亦即原處分及原決定機關之核駁或駁回內容，必需有義務提出證據，否則，即喪失核駁或駁回之嚴正立場。況且，本案歷經數年之審理，原告幾次提出面詢請求欲澄清事理，皆不為原處分及原決定機關所接受，故原處分及原決定機關雖自居合理，卻無公理可言。
③此外，被告之訴願答辯書稱本案「然從其訴願理由及申請範圍均可確認此案屬門號租用業務無誤」乙節，亦與事實不符，茲詳述如下：
Ａ、將本案僅認定為一種「‧‧‧屬租用業務無誤」，實對本案之內容曲解，並為以偏概全之論定。事實上，要了解本案所欲解決之課題，可由說明書第三頁之第十七至十九行所載之『有鑑於目前（即本案申請之當時）通訊系統之缺失，乃提供一種操作通訊租用系統之方法，以期能互惠使用戶與通訊機構兩者』，其中所提及之互惠實施對象是「使用戶」；請再參閱說明書第四頁第十一至十二行所述之『本發明亦可應用於一般之家庭中，如家長為主權用戶，而其他成員為租用戶』。因此，本案已很清楚揭示出實施之主要標的可為「家庭用戶」，其目的在於使本案能將全國家庭中需要短期租用時，提供手續簡便與快速之一種系統（見說明書第十二頁之第十六至十八行，與第七圖）。
蓋其以家長為主權用戶，故有相當之特徵；也因此實施於在家庭中，有其獨特之便利性與可行性。因此，本案呈現的是一種系統與機制，並有其特徵，而非一句「屬門號租用業務」便將本案之內涵予以窄化，此舉實在有違社會進步之啟發。
Ｂ、按「門號租用方式」各有其不同之類型與機制，例如：「預付卡」：國內常見之使用方式，其特徵為使用者本身需先付費購買（含門號與通信費）。「租機租號」：常見於國際機場之租用服務，與租車方式相似，使用人租用手機與門號並付費，而回國時則歸還手機。
以上皆為常見之門號租用方式。由於本案之門號既為短期使用而非長期持有，且需要時可再度歸還，因此，本案發明名稱才定義為「租用」二字之通稱，卻絕非代表本案僅是一種租用業務而已，並且「門號租用」是有不同之類型與機制，如本案。
④尤有進者，為能澄清本案和「門號租用業務」之差異，茲將兩者之比較如下所示：
Ａ、本案之主旨和內容乃是推出「一種適用於家庭和個人用戶之使用機制」，和「門號租用業務」毫無相關。
Ｂ、本案名稱之所以用到「租用」二字，乃是已言明適用對象為短期使用者，故因而援用，此和「租用業務」實風馬牛不相及。
Ｃ、所謂「門號租用業務」，正確的說，乃因門號係屬電信公司所有，只有電信公司能從事經營，而且電信服務之新機制提供時，其用戶使用到電信公司之門號，必然付費給電信公司，此皆與本案無關。
Ｄ、本案所提出者乃是「一種服務短期使用者之機制」，其可產生對短期使用者之便利，以及對電信公司有新服務機制，進而「擴大服務階層與對象，以及增加電信公司之收入」，因此，對於「個人、社會及電信公司」都具有益處之進步。惟原處分及原決定機關罔顧本案對社會之公義與關懷，反而將本案論斷為商業利益之「門號租用業務」，豈非偏頗而已！⑤本案所帶來之便利性，與「預付卡」有所不同。預付卡是預先付費之作法
，並且購買了定額之預付卡，未使用完或過期（半年）門號將會失效，這是預付卡之使用上之特徵。然而，本案付費之作法即有所不同，用戶之處理還區分主權用戶與租用戶，也不會有像「先付費買定額，及定額沒用完」等情況。其實，本案與預付卡是不同之處理機制，其提供另一種通訊服務之方式，亦提出行動通訊的ASP（Application Service Provider應用服務提供者）之發展，自然對社會進步大有裨益，而有利於全國家庭之短期使用者，自符新穎性及進步性等專利要件，足堪已認定。
⑵被告所提之相關資料，殊不足以證明原告之系爭發明專利申請內容已屬「通訊界之公知技術」，或為「外國已使用多年之應用例」：
①按被告就原告以「操作通訊租用系統之方法」提出之發明專利申請，經審
查及再審查後均認定應不予專利，無非以：「申請專利範圍‧‧‧與習見行動通信業務關係相同，顯係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，不符專利法第二十條第二項所規定之發明專利申請要件。」等語為由，並於嗣後之訴願程序及本件訴訟程序中主張：「事實上該方式已於其他各國應用多年，澳洲即屬明顯事例‧‧‧早已見諸他國‧‧‧」、「本案之具體內容在通訊界已屬公知技術，且原處分機關亦提供澳洲已使用多年之應用例」等節，亦即被告認定原告申請發明專利之方式已為國外通訊機構應用多年，且不具專利法第二十條第二項要求之「進步性」，進而維持本案應不予專利之審定。
②惟查，被告雖空泛指稱原告之申請內容已屬公知技術且已於澳洲應用多年
云云，然細察前此再審查、訴願及本件訴訟程序相關卷證，均未見被告提出任何具體確實之引證資料以實其說，故其遽然認定本件申請之方式已在各國應用多年不具進步性，顯屬率斷而無據。至於被告提出之佐證資料，亦皆不足以說明原告之申請方式已於國外所公知習用：
Ａ、被告九十年十二月二十六日「行政訴訟答辯書」所附之「佐證一」及「佐證二」：
ａ、被告雖提出取自國際電信聯盟（ITU）及新加坡電信管理局（IDA）網站之資料，惟亦自認：「（法官問：答辯狀所提證物是否是該澳洲一九九五年資料？）不是。」，亦即上述資料皆與被告答辯書內所主張：「此等MVNO業務早在一九八五年（按：嗣更正為一九九五年）在澳洲國營電信公司Telstra即以第一代類比式行動通訊網路之相關資源，提供給另一家電訊公司Optus經營客戶服務‧‧‧」乙節無涉，不足作為確實之佐證資料。
ｂ、又被告雖復辯稱：「該二佐證資料均顯示原告所申請之通訊租用系統，在國際間稱為行動通訊虛擬服務提供者（Mobile VirtualNetwork Operator，下稱MVNO），‧‧‧此時Optus之經營方式即屬MVNO，亦即屬原告所申請之內容。」等語，然按所謂MVNO之定義為：「A Mobile Virtual Network Operator is a mobileoperator that usually would not have a license to useradio spectrum, but would have access to the radionetworks of one or more of the current mobile operator
and would be able to offer services to customers usingthat spectrum.」（MVNO係指通常不具執照使用無線電頻譜、但可行使現有行動通訊系統業者之無線電網路，由於得使用該無線電頻譜，因而有能力提供服務予客戶之行動通訊業者而言），可知MVNO乃指一服務提供來源之總稱，而本申請案則係屬一特定服務，兩者性質殊異，其間亦無任何可類援比附之處，被告竟逕推論「原告之申請內容即為MVNO，Optus之經營方式即屬MVNO 」等節，至屬謬誤無據。
Ｂ、被告於鈞院九十一年六月十八日準備程序所提出之補充資料：被告自承此份補充資料內唯一與本件相關者為：「AAPT entered themobiles market as a reseller of Vodafone in 1995.」（AATP在一九九五年以Vodafone轉售者之身分進入行動電話市場），此觀被告於當日準備程序筆錄所稱：「有關的已在第一頁翻譯出來了，其他的與本案無關。」足稽，而原告申請之內容乃一創新之操作通訊租用系統與機制，其中包含主權用戶、租用戶與通訊機構之相關連繫方式（參閱本申請案之第七圖），此與前述AAPT與Vodafone間之「轉售」關係顯屬相異，亦無足以援附類比或相關連之處；被告提出上開補充資料，所欲說明者究屬何事？與本件爭點又有何相關？均復未見被告加以闡述，更令人有不知所云之感。
③綜上可知，被告雖主張原告申請專利之內容已屬通訊界之公知技術及外
國使用多年之應用例，惟自始至終皆未提出任何確實根據加以佐證，就其所稱「澳洲即屬明顯事例」乙節，更未曾舉出具體事例為何、證據何在，足見其主張至為空泛無據，委不足以採認。
⑶被告就系爭發明專利申請之審查及再審查，顯與「專利審查基準」之要求不符，並有違反行政法上「禁止恣意原則」之虞：
①按被告身為主管專利申請及審核之專責機關，就審查專利申請之標準及應
注意事項曾公布「專利審查基準」，其中第一篇「發明專利審查基準」第二章「專利要件」第四節中關於「進步性」之審查定有下列明文：「專利法第二十條第二項規定：『發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利』之規定，一般稱之不具進步性。依據該條規定之意旨，申請專利之發明為運用申請當日之前既有之技術或知識以完成者，如該發明為熟習該項技術者之一般技術知識所能輕易完成者，即不具進步性。反之，如非為熟習該項技術者之一般技術知識所能輕易完成者，即具有進步性。‧‧‧『既有之技術或知識』，係指申請日之前，已見於國內外刊物或已公開使用之技術、知識。故於申請當日之後，始公開或公告於刊物之技術或知識，在判斷發明之進步性時，則不列入考慮。‧‧‧二、判斷進步性之基本原則‧‧‧判斷發明有無進步性時，應確實依據發明所屬技術領域，以及申請專利當時之技術水準（the state of the art），檢索申請當日之前之既有技術及╲或知識作為引證資料，以研判發明之技術手段之選擇與結合，如其選擇與結合具有困難度，並非為熟習該項技術者所能輕易完成者，即具有進步性。‧‧‧五、審查上應注意事項進步性之審查，不可逕用申請人引證之關聯性最深的先前技術據以核駁，應確實依據引證資料所載之技術或知識，針對發明之技術內容，綜合發明之目的、功效，研判其是否克服選擇或結合之困難度，而獲得突出的技術特徵或顯然的進步，加以判斷。判定發明不具進步性時，原則上審查委員應引證具體的既有之技術、知識資料，但該既有之技術、知識為習知或慣用（如教科書、標準、辭典等有記載）者，則不在此限，惟審定書內需充分說明。進步性之研判，因審查委員在審查中瞭解其技術內容後，極易對發明之進步性作成偏低之評斷，以致有『後見之明』之情形，故審查時應以熟習該項技術者之觀點，根據申請當時之技術水準，作客觀之憑據。」②綜上可知，被告於審查一發明專利申請案是否具有「進步性」時，應依申
請當時之技術水準，檢索申請當日之前之既有技術及╲或知識作為引證資料，並確實依引證資料研判申請內容是否為熟習該項技術之人所能輕易完成者；尤於被告判定發明為不具進步性之時，原則上必須引證具體之既有技術、知識資料，以避免發生審查委員低估發明進步性之「後見之明」情形，並昭信服。上述審查標準非惟於被告之「專利審查基準」載有明文以供遵循，專利法界學者亦持有類同見解認為：「是否運用申請前之習用技術知識顯而易見一點，‧‧‧關於此點初審核駁審定書，往往並不說明何一技術為其所謂習用技術，未免空言無據。茲按，據此理由不予專利，必須判斷申請之技術與習用技術之兩個技術內容，始能確定申請之技術是否包含於習用技術之內，且申請之技術內容，應以申請時之技術水準為判斷基準。又是否由習用技術知識顯而易知，亦應以申請時為準，習用技術存在之時間，自亦關係重要，故引用此種理由核駁時必須指明據以核駁之習用技術在何處，否則包括專利局在內任何人均無法辯駁，自難令昭折服。
」，至屬明確無疑。
③惟查，被告於審查、再審查原告之系爭發明申請案時，竟從未確實檢索搜
尋申請日前之既有技術或知識作為具體引證資料，甚於本件行政訴訟程序中，仍遲遲無法提供具體有關資料作為佐證，參諸被告歷次筆錄及審查委員九十一年六月十五日補充書面意見中所稱：「遍尋澳洲電訊及坊間資料均未如願」、「本案所需引證資料雖不克提供‧‧‧」等語足據，顯見被告就系爭發明進行審查及再審查之時，確無任何足以認定系爭發明不具進步性之具體引證資料，然竟逕為「不符專利法第二十條第二項要件」之認定，進而作成不予專利之決定，既未於再審查核駁審定書中引證申請日前之具體既有知識、技術資料，亦未充分說明既有之技術、知識已於申請日前成為習知或慣用之詳細依據及理由，僅以「此等狀況與習見行動通信業務關係相同」寥寥一語帶過，殊與前述「專利審查基準」所要求之審查方法、標準及注意事項不符，至屬草率速斷，對於以其智慧心血結晶依法提出專利申請之原告而言，更對其合法權益構成莫大之戕害。
④再查，行政機關之所有行政行為，皆應受「禁止恣意原則」之限制，亦即
行政機關在作成決定之際，僅能依事理之觀點為行為，而不應專斷毫無標準，欠缺適當、充分之事理上理由。今被告雖認定系爭申請案之內容在通訊界已屬公知技術，且已於澳洲有多年應用事例，惟自始至終無法舉出其為此認定之明確依據、標準，且審查委員亦自承其無法提出引證資料，則被告判定申請案內容不具進步性且不應予專利，其具體理由及依據究為何在？難道僅憑審查委員一己之主觀印象，在不具任何客觀事證依憑之情形下，即可恣意否定原告發明之進步性？此等專橫、率斷之作法，實已有違反「禁止恣意原則」之嫌，萬令原告難感甘服。
⑷綜上所述，系爭發明專利申請案並無原處分及訴願決定中認定不符專利法要
件之情形，且被告認定系爭發明不具進步性，顯無事理上之具體根據，業已違反「專利審查基準」之要求，造成原告權益受損甚鉅。
㈡被告主張：
⑴本案之具體內容在通訊界已屬公知技術，且被告亦提供澳洲已使用多年之應
用例，應足供申請人查證。另查依行為時專利法第四十四條之規定「專利專責機關於審查時，得依職權或依申請為‧‧‧一、到局面詢。‧‧‧」，面詢機制主要係專利審查過程中遇有須面詢始能澄清時為之，若審案內容事理明確，審查者自可依該等資料及法理審核。惟為利本訴訟裁判者更明瞭此一通訊界公知技術，特檢附佐證資料二件供參。佐證一係取自國際電信聯盟（International Telecommunication Union,ITU）網站，佐證二係新加坡電信管理局（IDA）九十年四月所公告之諮詢文件。該二佐證資料均顯示原告所申請之通訊租用系統，在國際間稱之為行動通訊虛擬服務提供者（MobileVirtual Network Operators以下簡稱MVNO）。此等MVNO業務早在一九八五年在澳洲國營電信公司Telstra即以第一代類比式行動通訊網路之相關資源，提供給另一家電訊公司Optus經營客戶服務，此時Optus之經營方式即屬MVNO，亦即屬原告所申請之內容。因世界各國國情不同，兼以第二代行動通訊網路設備大量普及，因而使得MVNO之經營方式受到壓縮而漸式微。惟近年來第三代行動通訊技術之發展，業務經營模式又有回到MVNO之可能，ITU再度將MVNO列入技術標準之規劃標的，佐證一除顯示ITU所規劃之MVNO之相關資訊外，其第二頁所列全球四家MVNO業務提供者之網站，亦可搜尋更多有關MVNO之相關訊。
⑵原告另稱本案非僅門號租用業務，其主旨在推出一種適合於家庭和個人用戶
之使用機制，和門號租用業務毫無相關，並強調本案是一種服務短期使用者之機制。惟據原告八十六年十一月四日所提送之說明書及申請專利範圍內容均在在顯示主權用戶從一通訊機構取得通訊租用系統之門號，再行轉租給實際使用之用戶，且在租用期間提供通訊服務，租期屆滿即關閉該門號。此等內容即屬MVNO服務，反倒是未見訴狀所稱之家庭和個人用戶之相關敘述。縱令是此種特殊機制，亦僅為MVNO之特例。
理 由
一、按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，得依專利法第十九條及第二十條第一項前段之規定申請取得發明專利。又其發明如係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，即不得依法申請取得發明專利，固為同法第二十條第二項所明定。惟作此進步性之判斷，應確實依據發明所屬技術領域，以及申請專利當時之技術水準，檢索申請當日之前之既有技術及（或）知識作為引證資料，研判申請專利內容是否為熟習該項技術之人所能輕易完成。從而，發明專利之申請，如有違反專利法第二十條第二項進步性之規定而應不予專利時，依法應由原處分機關附具證據證明之。
二、本件系爭第00000000號「操作通訊租用系統之方法」發明專利申請案，被告認：系爭案申請專利範圍僅在敘述主權用戶、租用戶及通訊機構三者間之業務關係，與習見行動通信業務關係相同，係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，不符專利法第二十條第二項之規定，乃為不予專利之處分。原告不服，提起訴願，訴願決定機關經濟部亦認：系爭案係行動通信系統特定使用狀況，其特徵在於行動通信主權用戶向通訊機構租用至少一個門號，而後將此門號租給租用戶使用，並告知通訊機構其相關資訊，如：租用期、密碼等，在租用期間，租用戶可獲得通信服務；系爭案實質上僅屬行動通訊機構透過其行銷仲介業者推廣業務之一種特定方式，與既有行動通信系統之運作方式比較，並不具進步性；又此種業務方式雖因我國電信法令所不許可，而在國內未見公然推廣，但事實上該方式已於其他各國應用多年，澳洲即屬明顯事例，此種門號租用方式早已見諸他國，從而系爭案難謂符合發明專利要件云云，而為駁回訴願之決定，固非無見。惟查：
㈠被告於再審查時僅泛稱「系爭案與習見行動通信業務相同，係運用申請前既有
之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成」，未提出其他具體之說明及佐證，即認系爭案不符專利法第二十條第二項之規定，而為不予專利之處分，依首揭規定及說明，顯屬率斷而無據。
㈡訴願決定機關雖稱：「此種業務方式雖因我國電信法令所不許可，而在國內未
見公然推廣，但事實上該方式已於其他各國應用多年，澳洲即屬明顯事例，此種門號租用方式早已見諸他國」云云，亦未見提出任何具體證據以實其說。且系爭案之原審查委員蔡堆君致函被告，亦稱：「遍尋澳洲電訊及坊間資料，均未如願」，此有該函影本附卷可稽，足見澳洲及他國於系爭案申請專利前，是否有相同於系爭案之事例，不無可議。
㈢被告於本件行政訴訟之答辯狀中，雖提出取自國際電信聯盟（ITU）及新加坡
電信管理局（IDA）網站之資料等為佐證，證明「MVNO」業務早在世界各國實施。惟查，姑不論被告所謂之「MVNO」，是否與系爭案申請專利之內容相同，原告對此已有異見；且查，上開資料擷取之時間為九十年十一月十九日，而遍觀其內容，並未提及在系爭案八十六年五月二十六日申請專利前，世界各國已有實施「MVNO」業務之情事，則上開資料自不具證明力。
㈣又被告之訴訟代理人於本院九十一年六月十八日準備程序中所提出之另份補充
資料「Telecommunications Service Inquiry Submission from AAPT」，主張該資料中之記載：「AAPT entered the mobiles market as a reseller ofVodafone in 1995.」（中譯文：AATP在一九九五年係先以Vodafone轉售商之經營方式進入行動電話市場），與系爭案申請專利之內容有關云云。惟查，系爭案申請專利之內容，乃為一操作通訊租用系統之方法，其中包含主權用戶、租用戶與通訊機構之相關連繫方式，顯非前揭AAPT與Vodafone間之「轉售」關係所能概括，自不足以證明系爭案不具進步性。
綜上所述，被告雖主張原告申請專利之內容已屬通訊界之公知技術及外國使用多年之應用例，惟自始至終皆未提出任何確實之依據加以佐證，是被告判定系爭案不具進步性而不予專利，揆諸首揭規定及說明，自嫌率斷，訴願決定未加糾正，仍予維持，亦有未合。原告執以指摘，為有理由，爰將訴願決定及原處分均予撤銷，由被告再進一步查證後，另為適法之處分，以昭折服。
據上論結，本件原告之訴為有理由，依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中 華 民 國 九十一 年 八 月 二十一 日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第二庭
審判長 法 官 徐瑞晃
法 官 吳慧娟法 官 李得灶右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十一 年 八 月 二十三 日
書記官 陳清容