臺北高等行政法院判決 九十年度訴字第五四二八號
原 告 智冠科技股份有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 桂齊恆律師（兼送達代收人）
丁○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）住同右訴訟代理人 丙○○
參 加 人 軟體世界股份有限公司代 表 人 乙○○董事長右當事人間因服務標章事件，原告不服經濟部中華民國九十年七月四日經（九０）訴字第０九００六三一四二三０號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟。本院判決如左：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：緣原告於民國（下同）八十八年九月十日以「軟體世界」服務標章，指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十五類之電器、資訊軟體、電子材料之零售服務，向被告申請註冊，經准列為審定第一三七九０七號服務標章（下稱系爭標章）。嗣參加人以該審定服務標章有違商標法第七十七條準用第三十七條第十一款規定，對之提出異議，經被告審查，於九十年三月二十一日以中台異字第九０００四七號服務標章異議審定書為異議成立之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂提起本件行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明求為判決：訴願決定及原處分均撤銷。
㈡被告聲明求為判決：駁回原告之訴。
㈢參加人未於準備程序及言詞辯論期日到庭，亦未具書狀為任何聲明或陳述。
三、兩造之爭點：系爭標章是否有異議審定時商標法第三十七條第十一款規定之情形，而不得申請註冊？
甲、原告主張之理由：
一、按服務標章圖樣「有他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名、藝名、筆名、字號，未得其承諾者」，不得申請註冊，固為商標法第七十七條準用同法第三十七條第十一款之規定，惟此一條款之立法目的，就法人而言，係在保護人格權免受損害，然若法人名稱顯係出自抄襲，則其權利之取得乃源於非法，本身即有瑕疵，自無加以保護，反而不准真正之名稱創用人以之作為商標申請註冊之理。
二、查被告暨原決定機關於本案中，係以系爭標章圖樣中文「軟體世界」與參加人公司名稱之特取部分相同，且指定使用之服務與參加人公司所營事業屬同一或類似為由，認系爭標章有違於前揭條款之規定，惟查「軟體世界」係原告前身─智冠科技有限公司旗下「軟體世界雜誌社」之特取部分，軟體世界雜誌社早於七十八年四月即首度發行「軟體世界雜誌」，成為當時台灣電腦遊戲產業唯一之專業雜誌，同時為東南亞華文電腦遊戲雜誌銷售量第一之刊物，八十六年三月「軟體世界雜誌社王俊雄」即以「軟體世界」商標指定使用於書籍、雜誌、圖畫、照片商品申請註冊，經被告核准列為註冊第八二六四八四號商標，嗣於八十八年六月十六日移轉予原告所有，而原告於八十八年五月以「軟體世界」商標指定使用於電腦、磁片、光碟、列表機、磁碟機、微電腦、電腦主機、錄有電腦程式之磁帶、錄有電腦程式之磁碟、電視遊樂器用之程式卡帶商品申請註冊，亦經被告核准列為註冊第九二四六一五號商標，是如今原告以相同之「軟體世界」標章指定於電器、資訊軟體、電子材料商品之零售服務，自係商譽之延續，絲毫無侵害他人權益之疑慮。又，原告自八十五年改組為「智冠科技股份有限公司」以來，已擁有全國最大之遊戲研發團隊，且電腦軟體產品之銷售據點遍及國內外，並發行有「軟體世界」、「遊戲世界」、「電腦遊戲攻略雜誌」、「遊戲設計大師」、「遊戲家族網站」、「全球遊戲世界」、「PC Player」、「PC Game」等數本雜誌及各種電腦遊戲軟體，其中「軟體世界」及「遊戲世界」二本雜誌現今每月發行量高達八萬五千本，在市場之占有率達百分之五十八，是「軟體世界」雜誌即經統一7-11超商評鑑為超商門市銷售第一名之資訊雜誌，且此一雜誌發行至今已一百四十餘期，又，原告多年來所設計推出之PC休閒軟體，諸如：三國演義；紅樓夢；金庸武俠小說之笑傲江湖、神雕俠侶、倚天屠龍記、射雕英雄傳；福爾摩司探案；中華職棒；麻將高手；超級酒店大亨；超級灌籃大賽；霹靂幽靈劍；風雲；破碎虛空等，均廣為相關消費者所知悉，凡此有公司沿革、中小企業開創競爭優勢的成功實例、軟體世界雜誌封面、軟體世界雜誌百期目錄總覽、報紙報導、電腦遊戲軟體包裝盒等資料可茲證明，由此可見，「軟體世界」商標自創用以來，經由長期之使用及廣泛之宣傳，早已為消費者所知悉，足以認識其為表彰原告所提供電器、資訊軟體、電子材料之零售服務之品牌標誌，實無侵害他人商標或法人名稱權益之疑慮。
三、今查本案參加人以「軟體世界」為其公司名稱特取部分為由，干涉系爭標章申請註冊，然如前所述，原告之前身─智冠科技有限公司旗下之「軟體世界雜誌社」早於七十八年四月即首度發行「軟體世界雜誌」，至今已發行一百四十餘期，反觀參加人公司設立登記日期為八十八年五月二十八日，遠在原告創立軟體世界雜誌社及發行軟體世界雜誌、電腦遊戲軟體十年以後，可知參加人係覬覦原告所發行之「軟體世界」雜誌及電腦遊戲軟體在國內已享有知名度，乃剽竊作為其公司名稱之特取部分，企圖混淆國內消費者之視聽，是不僅其搭便車之不法企圖應加以遏止，其以非法干涉合法之行為更不值鼓勵；遑論，原告已於九十年四月二十六日以參加人有違公平交易法第二十條第一項第一款之規定向行政院公平交易委員會提出檢舉，並請公平交易委員會依同法第四十一條之規定，限期命參加人更改其公司名稱並停止使用，從而原告以自創且已具高知名度之雜誌社名稱及商標文字做為本件標章申請註冊，自無違反前揭條款之規定，原處分及原決定即不足維持。
四、原告為國內休閒軟體龍頭，旗下之「軟體世界雜誌社」早於七十八年四月即首度發行「軟體世界雜誌」，為當時台灣電腦遊戲產業唯一之專業雜誌，同時為東南亞華文電腦遊戲雜誌銷售量第一之刊物，發行至今已一百四十餘期，並經統一7-11超商評鑑為超商門市銷售第一名之資訊雜誌，且原告多年來所發行之電腦遊戲軟體均受消費者喜愛，是原告之「軟體世界」商標實已為國內消費者所熟知，如今參加人公司名稱亦為「軟體世界」，乃抄襲自原告著名之商標至明，是原告以自創之「軟體世界」做為本件服務標章申請註冊，自無須徵得剽竊者之同意。
五、如前所述「軟體世界」為原告前手「軟體世界雜誌社」早於七十八年四月即創用於雜誌商品之商標，嗣於八十六年以之指定使用於書籍、雜誌、圖畫、照片商品申請註冊，經列為註冊第八二六四八四號商標，而參加人「軟體世界股份有限公司」則晚於八十八年五月二十八日始經主管機關核准設立，其公司特取名稱「軟體世界」與原告前手所創用之「軟體世界」商標相同，並經營同一或類似商品之「書籍、文具零售業」業務，是依商標法第六十五條之規定，參加人公司名稱本應停止使用，又焉能以之干涉原告以系爭「軟體世界」標章指定於電器、資訊軟體、電子材料之零售服務申請註冊？何況原告所有之「軟體世界」商標已經被告另案認定為PC休閒軟體雜誌及相關之PC休閒軟體之著名商標，而依被告西元二００一年十月二十二日於網站上公告主題為「公司、行號登記可能違反商標法」之訊息內容提及，商標法修正草案「進一步禁止以他人『著名商標』的文字作為公司、商號名稱特取部分登記之行為，其適用即不應限制於經營同一或類似商品之業務，以避免對著名商標的識別能力造成淡化或減損之情事」，由此益明參加人以原告已臻著名之「軟體世界」商標做為公司特取名稱，本身已違反商標法第六十五條之規定，自不得允其以違法之公司名稱干涉系爭標章之申請註冊。
六、次查公司名稱係依「公司法」相關法令登記之名稱，其本質在於法人資格之取得及營業主體之管理，與商標權之用以表彰商品或服務來源並為商譽、品質之象徵，二者在商業行為中，其標識之顯著性與消費者認知之程度明顯不同，亦即就一般消費者而言，商標所具有表徵商品來源之功能，遠較公司名稱為強，是經常有消費者僅知品牌而對出品公司名稱不甚清楚之情形，則在原告「軟體世界」商標已臻著名之情況下，參加人之公司特取名稱亦為「軟體世界」，自足使一般消費者於見到參加人之公司名稱時，與原告著名商標產生連想，進而對二者所標示之商品來源發生混淆誤認之情事，是就商標法保障消費者免於混淆誤購以及保護著名商標之立法目的而論，原告之著名商標法益顯高於參加人公司名稱之法益，自無以之否准原告著名商標註冊於其他相關服務之理。
七、進而言之，原告之「軟體世界」商標既已獲被告認定為「著名商標」，並據商標法第三十七條第七款規定撤銷參加人提出註冊申請之「軟體世界」等標章，則參加人既不可能再以其公司特取名稱做為商標或標章申請註冊，倘又不准原告以自己之著名商標申請註冊，勢將造成雙方皆不得於電器、資訊軟體、電子材料之零售服務取得專用權之情形，惟法律適用何能任由某一地帶呈現權利真空之狀態？足見商標法第三十七條第七款及第十一款之適用如產生衝突時，主管機關或承審法官即應考慮孰者法益為優先，並排除另一者之適用，而無論從我國商標法立法意旨或世界各國、國際公約保護著名商標使其免受淡化或減損商譽之立法趨勢以觀，於商標法領域中，原告著名商標之法益自應高於參加人公司名稱之法益，實不得任由參加人無限制擴張其公司名稱權，反使原告著名商標受到牽制而不得延伸於相關商品、服務之申請註冊。且在本案尤應考慮何者創用在先，以決定其優先順位。
八、綜上論陳，為落實商標法保護「合法」公司名稱權及避免消費者混淆誤認之立法精神，並斟酌著名商標法益應高於公司名稱法益之合理判斷及立法趨勢，應認商標法第三十七條第十一款之規定宜排除「著名商標」之適用，被告僅以單一法條之僵化適用，而未就與本案有關之商標法規定、立法意旨為通盤考量，所為「異議成立」之審定實有撤銷之必要。請判決如訴之聲明，以維法制。
乙、被告主張之理由：
一、按服務標章圖樣「有他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名、藝名、筆名、字號，未得其承諾者，不得申請註冊。但商號或法人營業範圍內之營業，與申請註冊之服務標章所指定之營業非同一或類似者，不在此限」，為本件服務標章異議審定時商標法第七十七條準用第三十七條第十一款所明定。所稱法人及其他團體或全國著名商號之名稱係指其特取部分而言。商號或法人營業範圍內之營業以商號或法人所登記之營業項目為準，如登記之營業項目未載明具體營業者，參酌實際經營之項目認定之，復為同法施行細則第五十條準用第三十二條第一項所明定。
二、查本件系爭審定第一三七九○七號「軟體世界」服務標章圖樣中文「軟體世界」，與參加人軟體世界股份有限公司之名稱特取部分「軟體世界」相同，且系爭標章所指定使用之電器、資訊軟體、電子材料之零售服務，與參加人公司執照所營事業「．．．資訊軟體零售業、電子材料零售業、電器零售業．．．」之服務，核屬同一或類似服務。是本件原告未徵得參加人之承諾，逕以中文「軟體世界」四字作為審定第一三七九○七號「軟體世界」服務標章圖樣申請註冊，自有首揭法條規定之適用。至原告主張其前身智冠科技有限公司旗下之軟體世界雜誌社，早於七十八年四月即首度發行軟體世界雜誌，至今已一百四十二期，為國內消費者所熟知，參加人公司設立登記日期為八十八年五月二十八日，遠在其創立及發行軟體世界雜誌之後，剽竊其標章為公司名稱，以及已檢舉參加人違反公平交易法等節，經查本款之適用係未經他人承諾，以該他人法人名稱之特取部分作為服務標章圖樣，復指定使用於與他人所營事業同一或類似服務申請註冊為已足，至該公司之設立登記是否妥適及是否抄襲原告標章，核屬公司法及公平交易法之規範範疇及另案問題，非本件所得審究，尚不得執為本件服務標章應准審定之有利論據，併予敘明。
三、綜上論述，被告原處分，洵無違誤，請駁回原告之訴。理 由
一、本件被告之代表人原為陳明邦，九十一年九月九日變更為蔡練生，茲由其具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，先為敍明。
二、按服務標章圖樣「有他人之肖像，法人及其他團體或全國著名之商號及名稱或姓名、藝名、筆名、字號，未得其承諾者，不得申請註冊。但商號或法人營業範圍內之服務，與申請註冊之服務標章所指定之服務非同一或類似者，不在此限。」為本案異議審定時商標法第七十七條準用第三十七條第十一款所明定。而其所稱「法人及其他團體或全國著名之商號之名稱」，係指其特取部分而言；「商號或法人營業範圍內之服務」係指以商號或法人所登記之營業項目為準；如登記之營業項目未載明具體服務者，參酌實際經營之項目認定之。同法施行細則第五十條準用第三十二條第一項復定有明文。次按「原告之第二五二九一號正商標專用權，核准註冊於五十六年二月一日，關係人統一企業股份有限公司設立登記日期為五十六年八月二十五日，在原告取得上開第二五二九一號「統一」商標專用權之後，固不得拘束上開正商標之專用權。原告如認關係人惡意使用其商標之名稱，作為自己公司名稱之特取部分，而經營同一或同類商品之業務，經其請求變更，而不申請變更者，得依商標法第六十一條、第六十三條（現行商標法第六十五條）規定，訴請普通法院排除侵害，並判處關係人罪刑。惟在請求排除侵害之訴獲得勝訴判決確定前，關係人公司之設立登記，自屬合法存在，仍應受商標法之保護。原告既未依法訴請禁止關係人襲用其註冊正商標之名稱，作為其公司名稱之特取部分，而系爭第一二九九一二及第一二九九一三號聯合商標之申請註冊，又均在關係人公司設立登記之後，依照首開法條規定，自不得申請註冊，其已註冊者，亦應予以撤銷，要不因其正商標之註冊在關係人公司設立登記之前，而謂有法律不溯既往原則之適用。」改制前行政法院著有七十一年度判字四七六號判決可資參照。
三、本件被告認系爭審定第一三七九０七號「軟體世界」服務標章圖樣上之中文「軟體世界」，與參加人軟體世界股份有限公司名稱之特取部分相同，且指定使用於與參加人營業項目相同或類似之服務，復未得其承諾，乃為異議成立之處分。原告不服，主張其為國內休閒軟體龍頭，旗下之軟體世界雜誌社早於七十八年四月即首度發行「軟體世界雜誌」，為當時台灣電腦遊戲產業唯一之專業雜誌，並為統一7-11超商及東南亞華文電腦雜誌銷售量第一之刊物，發行至今已一百四十餘期，是「軟體世界」服務標章已為國內消費者所熟知，而參加人之公司設立登記日期為八十八年五月二十八日，遠在原告創立軟體世界雜誌社及軟體世界雜誌之後；又軟體世界雜誌社王俊雄早於八十六年三月十七日即以「軟體世界」商標指定使用於書籍、雜誌等商品申請註冊，經被告准列為註冊第八二六四八四號商標，嗣於八十八年六月十六日移轉予原告所有，另原告於八十八年五月十四日以「軟體世界」商標指定使用於電腦、磁片、光碟等商品申請註冊，亦經被告核准列為註冊第九二四六一五號商標，原告以相同之「軟體世界」服務標章，指定使用於電器、資訊軟體、電子材料商品之零售服務，自係商譽之延續等情，提起訴願，經遭駁回，原告猶不服，提起行政訴訟，主張理由如事實欄所載。
四、經查：㈠本件系爭審定第一三七九０七號「軟體世界」服務標章圖樣為中文「軟體世界」
，而參加人公司名稱為「軟體世界股份有限公司」，其中「股份有限公司」係表明其公司組織形態之文字，非參加人所得專用，其餘「軟體世界」四字為參加人公司名稱之特取部分，與系爭標章圖樣「軟體世界」，二者完全相同。又系爭標章所指定使用之電器、資訊軟體、電子材料之零售服務，與參加人公司執照所營事業「．．．資訊軟體零售業、電子材料零售業、電器零售業．．．」之服務，核屬同一或類似服務。是本件原告未徵得參加人之承諾，逕以中文「軟體世界」四字作為系爭服務標章圖樣申請註冊，自有首揭法條規定之適用。
㈡又原告雖主張參加人公司特取名稱「軟體世界」與原告前手早於八十六年即申請
註冊於書籍、雜誌、圖畫、照片商品之註冊第八二六四八四號軟體世界商標相同，並經營同一或類似商品之書籍、文具零售業業務，是依商標法第六十五條之規定，參加人公司名稱本應停止使用，不能以之干涉原告以系爭標章指定於電器、資訊軟體、電子材料之零售服務申請註冊，何況原告所有之軟體世界商標已經被告另案認定為PC休閒軟體雜誌及相關之PC休閒軟體之著名商標，參加人以原告已臻著名之軟體世界商標做為公司特取名稱，本身已違反商標法第六十五條之規定，自不得允其以違法之公司名稱干涉系爭標章之申請註冊云云。惟查，參加人「軟體世界股份有限公司」設立登記日期為八十八年五月二十八日，在原告於八十八年九月十日以系爭「軟體世界」標章申請註冊之前，原告如認參加人惡意使用其標章或商標之名稱，作為自己公司名稱之特取部分，而經營同一或同類商品之業務，依首開改制前行政法院判決意旨，亦應由原告請求參加人變更，而參加人不申請變更者，原告得依商標法第六十一條、第六十五條規定，訴請普通法院排除侵害。惟在請求排除侵害之訴獲得勝訴判決確定前，參加人公司之設立登記，自屬合法存在，仍應受商標法之保護。原告既未依法訴請禁止參加人襲用其註冊商標之名稱，作為其公司名稱之特取部分，而系爭標章之申請註冊，又在參加人公司設立登記之後，依照首開法條規定，自不得申請註冊。而參加人公司名稱之設立登記，既尚為合法存在，且應受商標法之保護，其依商標法第三十七條第十一款對系爭標章提出異議，仍屬權利之合法行使，尚難謂以已臻著名之「軟體世界」商標做為公司特取名稱，本身已違反商標法第六十五條之規定，而不得允其以該公司名稱干涉系爭標章之申請註冊。
㈢另原告主張著名商標法益顯高於參加人公司名稱之法益，自無以之否准原告以著
名商標註冊於其他相關服務之理，否則將造成雙方皆不得於電器、資訊軟體、電子材料之零售服務取得標章專用權之情形云云。查，商標法第七十七條準用第三十七條第十一款之適用係未經他人承諾，以該他人法人名稱之特取部分作為服務標章圖樣，復指定使用於與他人所營事業同一或類似服務申請註冊為已足，至於參加人公司之設立登記名稱是否惡意抄襲原告所有之著名商標，依前述最高行政法院七十一年度判字四七六號判決意旨，仍應由原告依法聲請撤銷參加人公司名稱之登記或訴請普通法院排除侵害。在參加人公司名稱未經依法撤銷或原告請求排除侵害之訴獲得勝訴判決確定前，參加人公司之設立登記，自屬合法存在，仍應受商標法之保護。尚不能以商標法第三十七條第七款與第十一款之規範矛盾，造成無人可使用「軟體世界」標章或商標註冊使用在特定種類服務或商品之現象，即認原告毋須參加人公司之承諾，可以使用與參加人公司名稱相同之系爭服務標章圖樣申請註冊。至原告所指其已向行政院公平交易委員會提出檢舉一節，經查參加人公司名稱之設立登記，既尚為合法存在，自應受商標法之保護，已如前述，至該公司名稱特取部分是否抄襲他人之商標或標章，而有違公平交易法部分，係屬另案問題，非本件所得審究，況原告以參加人公司使用「軟體世界股份有限公司」之名稱經營業務為由，而向公平交易委員會提出檢舉參加人公司有公平交易法第二十條第一項第一款及同法第二十四條所定之情事，亦經公平交易委員會於九十一年八月八日第五六一次委員會議決議「依現有事證，尚難認有違反公平交易法規定情事。」此有行政院公平交易委員會九十一年八月二十八日公參字第０九一０００八三八八號函附本院卷可稽，因此亦不能執為有利於系爭標章之論據。
五、綜上所述，被告所為系爭第一三七九０七號「軟體世界」服務標章之審定應予撤銷之處分，於法洵無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告起訴意旨，仍執前詞及個人主觀之見解，請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。至兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判斷不生影響，爰不再逐一論斷，附此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如
主文。中 華 民 國 九十一 年 十二 月 三十一 日
臺北高等行政法院 第三庭
審判長 法 官 姜素娥
法 官 吳東都法 官 林文舟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十一 年 十二 月 三十一 日
書記官 余淑芬