臺北高等行政法院判決 九十年度訴字第六四○六號
原 告 美商‧普司通生物醫藥技術公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 戊○○
乙○○兼送達被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 庚○○
辛○○兼送達
參 加 人 丙○○訴訟代理人 丁○○
林志剛律師（兼送達代收人）右 一 人複 代理 人 己○○輔 佐 人 牟培元右當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國九十年九月十三日經（九○）訴字第○九○○六三二二三三○號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人獨立參加訴訟，本院判決如左：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：原告於民國七十九年八月一日以「免疫測定裝置及物件」向被告前身即中央標準局（八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請發明專利，經編訂為第00000000號審查，准予專利，並於公告期間後，發給發明第五○九四四號專利證書（下稱系爭案），參加人向被告提出舉發，經被告審定舉發不成立，參加人不服，提起訴願，經濟部撤銷原處分，復經被告重新審查，為舉發成立之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明（原告未於言詞辯論期日到場，述茲據其準備期日所為之聲明及陳述記載）：
㈠原告聲明：
訴願決定及原處分均撤銷。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭「免疫測定裝置及物件」發明專利案，是否有違核准時專利法第二條第五款之規定而不符發明專利要件？㈠原告主張之理由：
⒈系爭案之主要訴求為一種免疫化學測定裝置，其包括一底件、一位於底件上之
組件（包括貯器墊、蕊吸膜及過濾段），更由其專利說明書第二十一頁實施例一Ｂ之製備中可明確了解其測試條（test strip）主體為各元件相互獨立且黏貼在底件上之立體結構，ＷＯ第○八五三四號（下稱引證二）之主要訴求為一種有用的分析性檢測裝置，如在懷孕測試上，包括一個中空的容器 500，乃由如塑膠材質之防潮固相物質所構成，其中包括一個乾式多孔膜載體 510（為測試條test strip主體結構），其可間接地藉由外接之樣品吸收元件 506將液體測試樣品浸透至多孔膜載體，此多孔膜載體包含有在潮濕狀態下能自由移動之標幟化特異結合試劑在第一區帶中，及另一個在載體不同第一區帶之第二帶區上含有永遠無法移動的另一非標幟化特異結合試劑，即使在潮濕的狀態下亦無法移動。液態樣本可以藉由多孔膜載體由第一帶區浸透第二帶區，且此中空裝置藉著開孔 508可觀察到標幟化試劑是否在第二帶區被結合。在本裝置上外突之元件506包含一個可移走之蓋帽是有利的，整個引證二以500塑膠殼為必要物， 506、500均為510測試條主體之外加物，若沒有500，506無法獨立完成將液體導入510，亦即單獨之510測試條主體無法完成檢驗作業，此道理就如同筆記型電腦一般；系爭案為All-In-One機種，反觀引證二為外接式機種；兩案之訴求是不同的。由上可之，系爭案由於各元件間彼此係獨立可分離的，由重疊排列組合的方式將彼此黏附在一起，故為立體結構，相對的，引證二因為是以噴塗（AIRBRUSH）的方式，使該標幟化特異結合試劑無法移動地成為測試條的一部分，因此為在同一平面，兩者大有不同。姑不論兩者功能及外觀上之重大不同，實無抄襲之可能，僅觀兩專利案之主要訴求不同係屬不同，即為已足，因兩者專利訴求不同，則依專利制度所要保護的專利獨占之市場地位，即有所不同。
⒉就系爭案與引證二相互比較，首先就事實比對而言，經比對兩案之專利圖一之
區別，及由引證二專利說明書第三十四頁實施例之測試條製備（ Preparation
of Reagent Strip）中，均可充分瞭解引證二之色素染料帶（圖一之12、圖十之520，整個裝置無過濾元件）與測試條510，是不可分離且一定在同一平面無誤，不得將500（中空塑膠容器）與506（外突吸水元件）等非主體結構併入而稱其為不在同一平面上。相對的系爭案專利之過濾段（12其中浸含有色素染料）及蕊吸膜16主體結構之各元件可分離並在不同平面上是完全不同的。就法律評價而言，由於引證二中之色素染料帶係以噴塗（airbrush）的方式附著於測試條上，再裹以糖衣（sugar coated），按其性質而言，已經成為測試條之成分，非毀損或使大量降低其經濟價值無法使兩者分離，法律定性上色素染料迨已成為測試條的成分。無如系爭案之各元件獨立且可分離，甚至得因測試目的不同（驗尿或驗血）而更換其材質，因此在法律評價上過濾段與蕊吸膜係從物，雖常助主物之用，但並非其成分。兩者在事實上及法律上的不同是顯而易見的。系爭案為一結構性專利，由於其底件上之組件的各元件排列組合較先前習知技術創新，所引發之功能具有新穎性及進步性，故得以取得世界各國專利局之核准新發明專利。藉由更換過濾段，可使不同的排列組合產生驗尿及驗血的不同功能。系爭案之專利是因為在底件上的組件；貯器墊、蕊吸膜及過濾段之排列及材料之選取，造成過濾段具有計量（節制流量）及阻礙大分子之（過濾）功能，故兩案之主體結構是否在同一平面，在專利評價上是非常重要的。而引證二因在同一平面上，無法達成此功效的，尤其在引證二中，若檢體為全血時，因其並無可成功地捕捉紅血球之元件，故無此功能。
⒊系爭案中申請專利範圍，其技術核心即為有一過濾段，可以過濾大分子及計量
。需否提實驗數據證明此功能？選擇不同孔隙度之過濾膜材料作為過濾段，當然可以過濾不同大小的分子。由於在貯器墊及蕊吸膜中間加入一個過濾段，而重疊的過濾段，當然可以節制由貯器墊直接流入蕊吸膜之檢體，避免溢流而影響靈敏度。有過濾網就有過濾的功能，簡單的道理如同家中裝紗窗就可避免蚊子飛入，本專利品既已商品化，適用對象為一般社會大眾，並非實驗室裡的專業人員，則使用方法力求簡單，僅消極的要求使用者將尿液滴入儲器墊即可，透過組件的設計，即可避免過多的尿液影響試紙的靈敏度，不需積極的要求使用者限定所滴入的尿量，因此無須提出實驗數據佐證，引證二由圖示所有506者，本身已有控制及過濾功能，且這種過濾功能是全世界都習知之技術，是否因此影響原告專利之申請？引證二中之506者，由其專利圖八、九、十及其專利說明書第八頁第二十行至第九頁第十四行，關於其材料之選取與功能得知充其量只是一個多孔檢體接受元件（Porous sample receiving member），雖具有吸收檢體及過濾（具孔隙）的功能，但只能相當於系爭案之貯器墊罷了，但仍與系爭案之過濾段（上含有色素染料）不同。因為就其排列方式而言，系爭案之各元件均可獨立且相互黏附，且貯器墊是黏貼在底件上且與浸有色素染料之過濾段相互黏貼，而引證二之506（相當於系爭案之貯器墊）是與其510（相當於系爭案之蕊吸膜）藉著500（塑膠外殼）固定而有所接觸；若沒有該塑膠殼套500，506與510是分離的，且相對於系爭案則是貯器墊與蕊吸膜相連接，此顯然與系爭案貯器墊與過濾段相黏附之排列大不相同。就其血液檢驗功能而言，引證二之紅血球在結構排列之元件中無法被捕捉、被過濾；而在系爭案中，紅血球則可輕易且有效的在過濾段上被捕捉，故很多專利經拆解後均由屬於習知技術之各分離元件組成，就如同訂書針及迴紋針一樣，同樣是鐵絲，同樣可將書本紙張固定，但若將各元件經由不同材料之選取或改以不同以往之組合、排列或變化，則常有意想不到的新發明產生。
⒋系爭案所運用之原理及顯示之結果與引證二完全相同，是否即表示抄襲先前技
術？參加人所謂的原理是指「抗原抗體反應之免疫色層分析法」，而所謂的顯示結果相同，是指所利用之色素呈色反應作為判別標準，參加人見解實無可取，如同台北到高雄一樣，結果一樣都是到達高雄，但是中間過程可能有許多不同有效益之交通工具組合；利用相同原理但是手段、方式之改變，只要具有新穎性、進步性並對產業有價值，當然就是新發明。細數目前整個運用此原理及顯示方法之新發明至少有五張專利以上，而引證二並非第一人。各家均用相同原理及顯示方法，但在各元件之結構排列、組合與材料之選取不同，當然就有不同的專利。系爭案是目前所有專利結構裝置發明中唯一主體結構為 All In
One 可以直接獨立完成檢驗作業，更是唯一可以利用在全血檢體檢驗中，故極具產業價值。另系爭案所謂阻礙大分子不需實驗數據證明，蓋過濾段所使用的材質既為微孔膜材，選擇大孔隙者，當然可以阻礙大分子，利用電子顯微鏡，以相同倍數觀察過濾段孔系大小即可得知。這就是所謂「大網捕大魚、小網捕小魚」的簡單常識，何需有實驗數據證明之必要。
⒌被告以系爭案基本主體結構之圖一與引證二應用結構之圖九、圖十來做比較，
即已犯了錯誤，應以其相同之基本主體結構圖一、圖二來做比較方為正確，引證案之主體結構為porous test strip 即為其圖一、圖二、圖三、圖四之10，圖七之210，而在圖九、圖十則只為510部分，圖十二之606，圖十四之705。而500就如同圖三、圖四、圖五之30，圖六、圖七之200，圖十一、圖十二之 600均只是其在應用上之塑膠套罷了，而506 在圖一、圖二、圖三、圖四、圖五、圖六、圖七、圖十一、圖十二、圖十三及圖十四均未出現，故其充其量只是在該專利應用在筆型結構上之一附加物，且由圖八、圖九、圖十可見506 附加物是靠500塑膠殼支撐方得以與主體結構510相連接，故不能當成該專利測試紙之主體結構。另由系爭案相對引證二之筆型試劑應用實例實體，亦可清楚明白原訴願決定機關對專業之不熟悉在被誤導下所做的錯誤決定。
⒍由系爭案專利說明書之實施例1B及圖一中清楚可知蕊吸膜16、過濾元件12及貯
器墊10三者分別相互黏貼在塑膠底件20上無誤，且貯器墊10是與浸有色素染料之過濾元件12相黏接，絕非貯器墊10與蕊吸膜16直接連接。引證二被審查委員所引用之說明，完全是斷章取義，除不明白前述510（測試條主體）及506（外突之吸水元件）其間之附屬關係；看到「重疊」（overlap） 字眼就認為一樣。殊不知，該項重疊對應於系爭案充其量只是貯器墊（10）與蕊吸膜（16）連接，與系爭案之貯器墊（10）是與過濾元件（12）相黏貼是不同的。亦如前述，引證二之各元件若在血液檢驗中， 因缺乏過濾元件， 紅血球無法被捕捉。
510 試條主體不可能捕捉紅血球，因為會將孔隙阻塞，造成檢體無法繼續前進，走到那裏就塞到那裏﹔而519只是一層糖衣，用來填塞510試條上之空隙以便讓 520色素染料能不被陷住而影響色素染料行進至517及518，在引證二產品之實際應用上在517及518之間又加塗了一次 520，以避免色素染料在519至517間被陷住，所以引證二專利在產業上之利用及效能遠不及系爭案。唯一在引證二結構上可充作過濾元件者只剩506，但需要多少血液檢體才可以塞滿506，才會有充分的血清進入510？紅血球到處堆積，甚至阻礙了反應之進行。若整個506的材質均採用小孔隙來過濾紅血球的話，材料成本極大（孔隙度愈小愈貴），再者，由於孔隙度極小，加以其大小厚度將使整個檢體行進速度變慢，更容易被塞住而無法進行檢驗。而若整個 506以抗凝劑處理，所耗之成本更大，故產業價值不高。原告發明了新的結構，其將許多熟知之技術及元件重新在形狀大小及材料選擇上，作創新的排列組合，在產業上達到了相當好的成效，因而發明了此系爭案專利，而由前實證十，全血之檢驗實證更可充分明白系爭案之新穎性、進步性及其產業價值極優於引證二。系爭案申請專利時亦一再提及引證二做說明，業經通過世界各國專利局之嚴格審理而取得專利。而在西元二○○○年十二月十八日美國法院判定引證二與系爭案專利不同。
⒎如前述，過濾元件之計量功能是指利用其與貯器墊重疊相接而得以節制流量，
節制從貯器墊冒出之液體樣品，此種簡單的物理現象不需實驗數據證明，依據專利法第五十六條第三款規定，「發明專利權範圍，以說明書所載之申請範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」而有關計量一詞的原文是 「meter」，依據牛津字典之第一個解釋為「To measure by means of a meter. Also ,
to supply through a meter」，第二個解釋為「To regulate the flow of ;
to deliver (fluid)in regulated amounts of」 ；中譯分別為「藉著計器測量，也是藉由計器提供」、「節制流量；調節傳送（流體）量」。可見「met-er」若要解釋為「計算‧‧‧量」時，裝置上必須有計器，否則應以第二個解釋為主。而由整個系爭案之說明書及其製備方法均可明確認知此計量指的是節制流量，而非計算數量。更可由系爭案中「經由將貯器墊併入裝置內也可避免另一種測定靈敏度下降之來源，換言之，樣品溢流，如此，貯器墊內可承裝大量樣品，隨後可計量通過裝置隨後各段內之有效界面的樣品。本發明之此種特點允許其特別適合例如供家庭使用，其中本裝置可能置於尿流內而無需計量施於裝置上之樣量者。」對照其原文說明書「 Another source of assaysensitivity decline, sample flooding, also is avoided by theincorporation of the reservoir pad in the device. Thus the reservoir
pad can hold a large quantity of sample which then is meteredthrough the device as a result of the effective interface in thesubsequent zones. This aspect of the invention makes it particularlysuitable, for example, for home use where the device may be placed
in a stream of urine without the need to measure the quantity of thesample applied to the device.」中可見；原文中的「metered」及「Measure the quantity」，中譯本分別為「計量」及「計算．．．量」，而於查字典時都知道要將文章之上下文了解後才可以找出該字詞之最好的解釋，若有字面解釋不清楚時就必須參酌前後文、圖示及原文方得以明白，而原訴願決定機關於計量兩字的中文意義，非得認為其僅有定量的功能，著實令人不解。在專利侵害鑑定基準曾提到，申請專利範圍只是專利說明書所記載必要構成要件事項之簡潔規定，故為明確申請專利範圍所表示之實質內容，應當要參考說明書及圖示，包括創作構成要件之技術用語，創作之目的、功效、特點以確定技術範圍，而原訴願決定機關以為計量就是要計算數量，完全不考慮其專利法之下所應有的技術用語，創作之目的、功效、特點。
⒏以技術用語而言，計量的功能，除已經再三於專利說明書中強調其功能為節制
流量，以避免尿量過多，使試紙的靈敏度降低，其應有的意義也並可見於英文字典內。再以創作目的而論，本試紙配合塑膠套之凹槽設計，可使多餘的尿量溢出於凹槽外，僅使足夠的尿液經過試紙，若以功效而論，任何購買系爭案產品（以驗孕測劑為例）（包括仿冒品）的消費者，憑普通常識，稍微看一下說明書就知道它的用法，是可以讓受測者直接將尿液灑在儲器槽內，也不擔心尿量過多，因為它的產品設計並非針對那些實驗室內的科學家，不需要如此對定量做如此的精密的要求。再以其特點而論，系爭案產品是藉靠著儲器槽與凹孔的設計，不僅能使足夠的尿量進入試紙內，也能讓多餘的尿量排溢出於試紙外。由於它的設計目的單純只是採取足夠的尿量而已，並不是像醫師處方的藥水一樣是吃到肚子裏的，會有需要按病情輕重或是配合其他處方而調整各種劑量的情形，也絕不會有危害健康的可能性發生，所以根本沒有定量的問題，消費者需要的只是把尿液滴在上面就可以了。
⒐原訴願決定機關既已知重疊即可防止溢流，也一再指出系爭案專利公告本第十
二頁、第五至六行有這個、第十二頁、第二十八至二十九行有那個，卻故意不提相同公告本第十二頁第一至四行「無論構造如何，過濾元件及墊將彼此毗連或重疊，以便界定出可供樣品通過之界面。業已發現若蕊吸膜具有高的面積：厚度比，則有利。欲求確保具有適當界面，如此可以與蕊吸膜重疊之關係放置毗連的過濾元件。」。更由系爭案專利公告本第二十一頁第七行至二十二頁第十行止（1B裝置之製備），完完全全敘述著整個裝置結構及各元件之製備與連接方式；「．．．第一過濾元件毗連附著於第二過濾元件及第二過濾元件附著於毗連於蕊吸膜之塑膠底件上。最後貯器墊毗連附著於第一過濾元件。然後塑膠板切成多個長條長100mm及寬7.5mm，因此，各長條含有呈直線排列之貯器墊，第一過濾元件，第二過濾元件及蕊吸膜。」，而所有中文的「毗連附著」，在原文應為「attached adjacent」。 原告特將系爭案與引證二兩專利之相異點，加以分點整理，第一，系爭案之底件材料選取就遠較引證二有進步性；引證案只能使用透明塑膠片或玻璃，系爭案則無此限制；第二，引證二在製作蕊吸膜的過程十分複雜；噴塗不好、不均勻就得報廢，成本不易控制；系爭案的色素染料是直接浸入過濾段中，由整個製作成本上即可知系爭案極具產業價值；第三，系爭案並可針對不同檢體選用不同孔隙大小的纖維膜來過濾大小分子，體積小，成本便宜，且尿液檢驗用及血液檢驗用所選用之過濾膜材料之孔隙度就不同；並率先有血液檢驗過濾紅血球之概念；反觀引證二則為了避免色素染料陷入噴塗的硝基纖維素膜內，必須先以糖衣來填縫，再塗抹色素色料；若要做血液檢驗時則無處可過濾紅血球；可見其引證二毫無過濾血液的概念。第四，引證二之主體結構並無如系爭案之貯器墊，由專利圖八、九、十圖示中之506必須藉由塑膠殼500方得存在，完全不似系爭案All-In-One可獨立完成檢驗作業，最後一點，系爭案之主體結構可以不需塑膠殼，但引證二必須有塑膠殼才可以完成檢驗作業。綜上所述，系爭案與引證二比較，非但其能增進功效，甚至所產生之效果更好，故系爭案顯而易知極能增進功效，極具進步性。
⒑被告針對系爭案與引證二已審查達九年之久，即從八十二年至九十年，其中分
別於八十五年三月八日以（八五）台專（捌）○一○四六字第一○八二九三號及八十六年三月十九日以（八六）台專（捌）○一○四六字第一一○三六九號函判定舉發不成立，更在舉發人提出訴願，原訴願決定機關發回被告另為處分後，仍於八十七年三月三十一日分別再以（八七）台專（玖）○一○五五字一一○三一○號及（八七）台專（玖）○一○一九字一一○三０九號函再次判定舉發仍不成立；同年並分別於七月十六日以（八七）台專（玖）○二○二一字一二三五七三號及同月同日以（八七）台專（判）○二○二一字一一○三一二號函針對以相同引證二之不同舉發人判定舉發不成立；而同年七月二十四日被告專利處副處長王美花率專利審定專家李東秀、莊智惠及部分官員至臺灣板橋地方法院出庭作證，並簽下所言屬實，若有不實偽證願受法律制裁之文件，而依專利侵害審定基準，其對禁反言原則之嚴格定義：「係為防止專利權人將再申請過程中的『任何階段』或『任何文件』上，已明白表示放棄的之某些權利，事後在專利權取得以後或是在專利侵害訴訟當中，再行重為主張已放棄的部分。即專利權人對專利要求的解釋應當前後一致」云云，可知老百姓只要有任何文件，不管是在任何階段所陳述的事實有所牴觸，其所申請的專利範圍就會遭到限縮，但是行政機關卻可反反覆覆的決定，顯有違禁反言原則。
⒒依司法院釋字第三六八號解釋認為：「其中如係指摘事件之事實尚欠明瞭，應
由被告機關調查事證後另為處分者，該機關依判決意旨或本於職權再調查事證，倘依調查結果重為認定之事實，認前處分適用法規並無錯誤，而維持已撤銷之前決定之見解者，於法固非有違．．．」，依其同旨，因系爭案是屬於專利的專業案件，非法制背景的原訴願決定機關所能審理，因此被告再次調查事實後，既然發現事實並無錯誤，則其雖不按原訴願決定機關決定意旨重為處分，依司法院大法官會議意旨亦可，雖訴願與行政訴訟功能角色不同，依訴願法相關規定，原訴願決定機關固然是被告的上級機關，因此被告須受原訴願決定機關決定的拘束，而原訴願決定機關也可對被告之適法性與妥當性進行監督，此點在法律規定上沒有疑問，但是依最適機關原則須保證能對申請人作成客觀可信、公平正確的評量。就經濟部訴願會的成員背景資料而言，發現多數均是法學背景，僅三人具有科技背景，如計算機控制自動化、應用力學，均與本案系爭的領域無關，只有一人與生化領域有關，學的是化學工程。今若是審查有關舉發案的合法性問題，則其專業性自然足以服人﹔但遍觀訴願決定書，曾無一語係有關舉發案合法性的問題，全然是在討論有關事實部分的問題，也就是原告專利的問題，但依訴願會其組織的組成成員觀察，就此其專業性實大不如被告的審查人員，系爭案在舉發階段已經歷七位被告的審查人員作出三次的舉發不成立的決定，以這些專業委員的專業背景而論，依照最適機關原則的運用，可知被告的審查人員才是本案審理的最適機關，在專業的專利法庭尚未設立前，原訴願決定機關實不宜任加干涉被告的專業判斷，駁回其決定才是。
⒓依最新通過的專利法第七十二條規定，舉發案，經審查不成立者，任何人不得
以同一事實及同一證據，再為舉發。與原條文相較，新修正條文刪除了「確定」兩字之目的，原即為避免他人在未確定前，復以同一事實及同一證據一再為舉發，專利專責機關仍應受理，審理結果亦均須俟行政爭訟程序確定後始為確定，任何一案未確定前，均不能阻止他人以同一事實及同一證據提起舉發，因而仍然造成反覆舉發、重複審查、妨害專利權行使及拖延訴訟之問題，原告深受其苦，非但遭受舉發訟累，並且也導致被告前後不一的結論，國家公信力斲殤的審理結果。事實上，異議案或舉發案一經審查不成立在案者，不問是否確定，他人如復以同一事實及同一證據再為舉發，專利專責機關均無再為審查之必要，蓋第一案主張之事實及證據如嗣經審查不成立確定，則該事實及證據不足以認定專利權有不合法情事已可認定，第二案以後之舉發案，如仍持同一事實及同一證據而無新事實或新證據，自無重為審查之必要。系爭案不合理的舉發行為，既已遭立法者認為不妥而修法明文排除，然而系爭案專利實施權人因立法不及所受的程序上及實體上甚至於程序外的勞力、精神與費用之損失已難以計算與彌補，故應以新專利法所規定的精神，審視被告八年來曾經六次維持舉發不成立的決定，其已一再的就相同事證再三檢視，參加人所提之事證又早均經美英等國專利審查人員認為不相似，因而系爭案具有新穎性及進步性不容否認。另外有關訴願委員會主任委員游瑞德，先前曾在本案的舉發階段時，擔任被告之副局長，參與本案的審理，其後擔任訴願委員會主任委員，按照訴訟的基本常識，其理應迴避。訴願法雖僅有第五十五條要求具有利害關係者，應自行迴避的模糊規定，無如行政訴訟法詳細﹔然而曾在中央或地方機關參與該訴訟事件之行處分或訴願決定者，應自行迴避，不得執行職務，既為訴訟法的基本常識，且在行政訴訟法已有明文規定，則依相同事務應相同處理的法理觀之，參與舉發案的游瑞德在審理訴願既已變成訴願委員會游主委，其在訴願會開會審議時，即有相同應迴避的理由，其應迴避而不迴避，以其在經濟部智慧財產局時的既定的成見處理本訴願案，以至於產生訴願決定前，兩造陳述意見之時，不許訴願參加人戊○○陳述意見的極端不合理的情形發生，程序正義顯已遭剝奪。
⒔本案系爭的事實雖然很明顯，任何人單憑目測即可看出仿冒品的結構與系爭案
近似，已落入系爭案範圍，有侵權的事實，但是由於有些鑑定單位不明就理的或只鑑定無爭議的部分，故意忽視有爭議的部分，而得到不侵權的結果，有些鑑定單位，只討論對本案無意義的分子的重量，卻未在實驗報告上記載在本案有重要關係的分子體積問題；有些鑑定單位，不知是沒看說明書還是故意包庇，而把驗尿的產品用血液來做鑑定，在未依照說明書指示去更換過濾材質的情形下，得到系爭案無法過濾，專利權不能實施的結論。在雙方當事人所委任的鑑定機構有重大爭議下，理當由法院請雙方鑑定機構到庭上說明甚至於相互詰問，方能使得真相水落石出，在本案所牽涉的不論是訴願階段亦或是在臺灣士林地院審理時，均偏頗的僅請他方的專家到庭說明，認為我方的鑑定報告係個人所為非機構名義，與規定不合，或是非國內所指定之鑑定機構，而不請原告委請的專家，甚至剝奪當事人到庭陳述的機會，因此應依行政訴訟法第一百七十六條準用民事訴訟法第三百三十七條的規定，就上開所提疑點向他方鑑定人發問，亦請求同意讓原告與他方的專家鑑定人得當庭就相關疑點，交互詢問，則對於事實真的釐清，必能有所助益。
⒕就專利侵害鑑定基準之序言提及：「這份鑑定基準研擬過程，戮力參酌歐、美
、日等專利先進國家對這方面的理論與實務」，而專利法，著作權法等智慧財產權相關法案，於其修法理由無不援引所謂歐、美、日等專利先進國家對這方面的理論與實務，因此，既然是依照相同的審查標準，實無必要因為哪條文的不同，導致不同的結果，原訴願決定機關所持專利法制及審查基準互異之理由恐怕根本不存在，被告於其網站上公布專利法修正草案於八十六年五月七日曾有為配合加入世界貿易組織（WTO）之專利法部分條文修正案，舉修正條文第二十四條為例，被告所提之說明為：「按優先權主要是依據巴黎公約而來，該公約是採屬地性原則，我國現行條文第二十四條第三項規定採屬人兼屬地主義，失之過嚴，與巴黎公約第二條國民待遇及第三條準國民待遇原則未盡相符，爰依世界貿易組織與貿易有關智慧財產權協定 (WTO/TRIPs)第二條規定，會員國應遵守巴黎公約第一條至第十二條及TRIPs第一條至第三條國民待遇規定之旨意，予以刪除。」，則在被告的主導下，我國修法趨向於世界一致的傾向相當明顯，今原訴願決定機關卻輕率以國情不同為由，為否定原告專利之根據，實不合理。再回到舉發案的初期而言，舉發所提之證據相當薄弱，先不論其實質內容，所提證據充斥著日期在系爭案之後的證物，根本無仿冒的可能性存在，另外，所提之舉發文件亦企圖竄改，應認該等證據之可信度具有重大瑕疵，而排除之。
㈡被告主張之理由：
⒈依訴願法第二十四條之規定：「訴願之決定確定後，就其事件，有拘束各關係
機關之效力」，從而，被告自有接受上級機關約束之責任。系爭案係遵照原訴願決定機關八十八年七月七日經（八八）訴字第八八六三三一三四號訴願決定、四月一日經（八八）訴字第八八六三一五四六號及五月二十八日經（八八）訴字第八八六三二四九二號訴願決定之意旨撤銷原審定，而為舉發成立之審定。
⒉查BD專利（EP284232A1，下稱引證一）所述之物件包含，具有至少一第一部分
及第二部分之固體載體，所述第一及第二部分彼此呈毛細流溝通因而物料藉毛細現象從第一部分流至第二部分，該第二部分含有結合劑固定在第二部分中，該結合劑至少為該分析物之結合劑；一追蹤劑包含一配合基部分，及一與配合基部分結合之可偵測標記部分，該追蹤劑支載於固態載體之第一部分上，因此當第一部分以懷疑含有分析物之液體樣品溼潤之時，追蹤劑以及任何分析物藉毛細現象流至第二部分而與結合劑接觸。引證一揭示之第一部分、第二部分及第三部分均可為固體載體，此固體載體能為玻璃纖維、纖維素、尼龍、交聯糊精各種層析紙、硝基纖維素等，其中固態載體較好的形式為長條形狀，第一、第二、第三部分排列在長條之同一平面上，其排列方式使物料得藉毛細吸引力從第一段流過第二段至第三段。雖然引證一較佳形式為長條形狀，但任何其他廣泛變化之形狀或形式皆可使用，只要其形狀及形式允許個別部分執行各種功能即可。另引證一之第三部分Ｄ在其中可測得追蹤劑者，亦可於偵測標記之固態載體第二部分、第三部分提供色彩變化之標記。又引證一顯示一長條包括第一部分Ａ在其上方支載有追蹤劑者，第二部分Ｂ在其上方支載有結合劑，第三部分Ｄ在其中可測得追蹤劑者，且部分Ｃ位在部分Ｂ與Ｄ之間並提供間隔，使得測定追蹤劑之部分，由與結合劑部分間之距離所分隔。至於部分Ｃ與部分Ｂ，均可透過對材料規格之選擇，達到過濾目的。故就元件之組成及材料而言，系爭案與引證一元件排列雷同。另就偵測段是否在蕊吸膜上而言，引證一已指出偵測帶可以在蕊吸膜之事實，因此系爭案之偵測帶，設於蕊吸膜上，原屬習知技藝，並非系爭案所獨創。又由引證一硝基纖維素及其孔徑規格之自由選擇，亦可知引證一之Ｂ段具有系爭案之過濾功能。雖然系爭案與引證一有碳黑標幟物之別，但碳黑標幟物僅係系爭案附屬特徵，並不足以否定引證一可證系爭案不具功效增進之結論。（經濟部八十八年七月七日經（八八）訴字第八八六三三一三四號訴願決定意旨參照）。
⒊引證二係有關一種免疫分析試驗裝置（例如使用於懷孕試驗），包括一由不透
水份固體材料組成之中空外殼；一乾燥多孔性載體，直接或間接與外殼相連；一樣品接受膜，與多孔性載體部分重疊，使液體樣品能夠被施用到樣品接受膜，並能適當地滲透至多孔性載體上；其中該多孔性載體包括第一帶區（firstzone），含有一特異結合試劑（specific binding reagent）其當在潮濕狀態時，可自由地在多孔性載體上自由流動；及在遠離第一帶區之第二帶區（ sec
ond zone）（即偵測帶區），含有對相同分析物之未標幟特定結合試劑永久固定在多孔性載體材料上，其在潮濕狀態下是無法自由移動的。第一帶區與第二帶區之相對位置為可使施用至該裝置之液體樣品可撿起第一帶區之標幟試劑，然後滲透至第二帶區，並於此區被觀測到。另於多孔性載體之末端可連接一吸液墊（sink pad）做吸液之用。將引證二所述裝置之構成要件及其作用方式與系爭案相比較，引證二接受體、第一帶區及第二帶區與吸收區（相當於系爭案之貯器墊、過濾段與蕊吸膜）各元件，可以為不同材質，亦可以採用不同規格；其各元件配置，依序為接受體、第一帶區及第二帶區與吸收區（相當於系爭案之貯器墊、過濾段與蕊吸膜），有不同孔徑大小之多孔型硝化纖維為第一帶區＼第二帶區，置於接受體與吸收區之間；為達成毛細作用，接受體、第一帶區及第二帶區與吸收區（相當於系爭案之貯器墊、過濾段與蕊吸膜），當然有以任何方式相接、組合之界面（經濟部八十八年四月一日經（八八）訴字第八八六三一五四六號訴願決定參照）。又引證二之第一帶區＼第二帶區之元件排列亦可能為獨立且可分離者，因此，並不必然存在於同一多孔性載體平面。且系爭案之元件構成連結關係及產生之相關功能，除了碳黑免疫化學標幟物以外，幾乎完全包括在引證二之中，二案相較，系爭案之碳黑免疫化學標幟物僅以簡短文字敘述之計量、阻礙較大組分通過、提高靈敏度及用於全血樣品等功能，然並無明確實施方法及證明其有此功能之數據，故難謂系爭案確具進步性（經濟部八十八年五月二十八日經（八八）訴字第八八六三二四九二號訴願決定參照）。
㈢參加人主張之理由：
⒈系爭案為材料不同，熟習該項技術的人可以輕易完成，不具進步性，功效於說
明書中無實施例，而侵害判斷與是否給與專利判斷不相同，原告沒有提出實施例，只是材料的選擇不同而已。
⒉目前我們的商品仍在販賣，依照當時已公開的技術水準來判斷，原告產品沒有進步性。
理 由
甲、程序方面：
一、本件原告經受合法通知，無正當理由（原告訴訟代理人戊○○雖於言詞辯論期日另具狀陳明因身體不適，致無法到庭，惟未提出證明，且原告亦可委由其他訴訟代理人到場，故原告訴訟代理人戊○○具狀所陳請假事，核非正當理由），未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第二百十八條準用民事訴訟法第三百八十六條各款所列情形，爰依被告之聲請由其一造辯論而為判決，合先敘明。
二、原告起訴時，被告代表人為陳明邦，嗣於九十一年九月九日變更為蔡練生，茲據被告新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，合先敍明。
乙、實體方面：
一、原告於七十九年八月一日以「免疫測定裝置及物件」向被告申請發明專利，經編訂為第00000000號審查，准予專利，並於公告期間後，發給發明第五○九四四號專利證書，參加人向被告提出舉發，經被告審定舉發不成立，參加人不服，提起訴願，經濟部撤銷原處分，復經被告重新審查，為舉發成立之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回之事實，有舉發申請書、被告八十九年五月二十六日（八九）智專三（四）○一○二七字第○八九八九○○○九二○號舉發審定書及經濟部九十年九月十三日經（九○）訴字第○九○○六三二二三三○號訴願決定書在卷可憑，堪信為真實。本件之爭點應為系爭發明專利案，是否有違核准時專利法第二條第五款之規定而不符發明專利要件？
二、按「本法所稱新發明，謂無左列情事之一者：：：五、運用申請前之習用技術、知識，顯而易知未能增進功效者。」為系爭案核准審定時專利法第二條第五款所明定。系爭案原告於八十七年二月二十一日提出申請專利範圍修正本，惟業經被告於八十七年七月十六日以（八七）台專（玖）０二０二一字第一二三五七三號與審發審定書不准更正在案，故仍依原公告本之發明專利說明書為準，依該專利說明書之記載，其申請專利範圍其中第一獨立項為：一種免疫化學測定裝置，其包括：一底件；一組件位於底件上，該組件包括：
⑴一貯器墊具有足夠孔隙度及容積來接受及容納將對其進行測定之液體樣品；⑵一蕊吸膜位於貯器墊遠端，該蕊吸膜具有足夠孔隙度及容積來吸收大部分之接收於該貯器墊內之樣品；及⑶位於蕊吸膜與貯器墊間且與蕊吸膜及貯器墊連接之至少一過濾段，該過濾段為與貯器墊之表面連接而該表面就貯器墊之容積而言夠小，以藉此計量從貯器墊通至過濾段之液體樣品及可讓樣品內之任何特定配體─受體複合體從貯器墊通至蕊吸膜同時阻礙含於樣品內之較大組分通過；及至少一固定物質位於蕊吸膜之至少一段內並且界定出測定指標，該固定物質可與樣品內所含之特定配體─受體複合體結合而生成該測定指標。第二十一獨立項為：一種免疫化學標幟，其中包括細微粒碳黑，碳黑上藉吸附方式固定一種組分，該組分於吸附點之遠端係以免疫學活性配體或配體結合性分子為端基。第四十一獨立項為：一種由如申請專利範圍第二十一項該之免疫化學標幟所生成之含水懸浮液。第四十四獨立項為：製備如申請專利範圍第二十三項該之免疫化學標幟之方法，該方法包括將免疫學配體或配體結合性分子與細微粒碳黑聯結，而聯結之方式係同時或依次令聯結試劑與免疫學配體或配體結合性分子共價反應及吸附於細微粒碳黑上而達成。
三、舉發證據二為七十七年三月十八日申請，八十一年四月十一日審定公告之第00000000號「固態相驗定法」發明專利案，舉發證據三即為舉發證據二相同技術內容而於一九八八年九月二十八日公開之歐洲專利第二八四二三二Ａ一專利案（即引證一），其申請專利範圍（審定公告第00000000號）第一獨立項記載為：一種用在分析物驗定法之物件，其中包括：具有至少一第一部分及一第二部分之固態載體，所述第一及第二部分彼此呈毛細流溝通因而物料藉毛細現象從第一部分流至第二部分；該第二部分含有結合劑固定在第二部分中，該結合劑至少為該分析物之結合劑；一追蹤劑包含一配合基部分及一與配合基部分結合之可偵測標記部分，該追蹤劑支載於固態載體之第一部分上，因此當第一部分以懷疑含有分析物之液體品溼潤之時，追蹤劑以及任何分析物藉毛細現象流至第二部分而與結合劑接觸。其申請專利範圍第四項（附屬項）記載如申請範圍第二項所述之物件，其中之第二部分包含硝基纖維素。亦即引證一可藉由硝基纖維素及孔徑大小之選擇，而具有系爭案過濾段過濾之功能。又就偵測段是否在蕊吸膜之技術特徵而言，引證一專利說明書第四頁第十六行至二十一行記載，固態載體之第三部分可為偵測追蹤劑之部分，此等追蹤劑已經藉毛細現象從第二部分運送至第三部分者。第三部分可包括或可未包括支載於其上以供偵測追蹤劑之物質；此外，第三部分可僅做為接受未在第二部分結合物料之用途。即已指出偵測帶可以在蕊吸膜之事實，因此系爭案偵測帶設於吸蕊膜上，亦已為習知技術。
四、引證二為一九八八年十一月三日公開之國際專利第WO八八／０八五三四號申請案，依其申請專利範圍之記載，係有關一種免疫分析試驗裝置（例如使用於懷孕試驗），包括一由不透水份固體材料組成之中空外殼；一乾燥多孔性載體，直接或間接與外殼相連；一樣品接受膜，與多孔性載體部分重疊，使液體樣品能夠被施用到樣品接受膜，並能適當地滲透至多孔性載體上；其中該多孔性載體包括第一帶區（first zone），含有一特異結合試劑（specific binding reagent）其當在潮濕狀態時，可自由地在多孔性載體上自由流動；及在遠離第一帶區之第二帶區（second zone）（即偵測帶區），含有對相同分析物之未標幟特定結合試劑永久固定在多孔性載體材料上，其在潮濕狀態下是無法自由移動的。第一帶區與第二帶區之相對位置為可使施用至該裝置之液體樣品可撿起第一帶區之標幟試劑，然後滲透至第二帶區，並於此區被觀測到（引證二專利說明書參照）。引證二與系爭案加以比較，引證二之接受體相當於系爭專利之貯器墊、○○○區○○於○○段、第二帶區相當於蕊吸膜。原告雖主張系爭案各元件間彼此係獨立可分離的，由重疊排列組合的方式將彼此黏附在一起，故為立體結構，相對的，引證二因為是以噴塗（AIRBRUSH）的方式，使該標幟化特異結合試劑無法移動地成為測試條的一部分，因此為在同一平面，兩者大有不同云云。但查，訴願決定業於理由中敘明系爭專利說明書圖一中，貯器墊10、過濾元件1及蕊吸膜16合成測試元件之主體。相對於引證二測試元件主體則為506（Title圖）之bibulous receiving membrane（相當於系爭專利之貯器墊10），加上含第一帶區及第二帶區之510。雖然系爭專利之主體含有貯器墊、過濾元件及蕊吸膜，但是在請求項中三者之間都是相毗鄰（或毗連、連接）；相對而言，引證二中510及506部分，如由圖一或p.22 Embodinent 3：：porous membrane 506 and strip overlap toensure that there is adequate contact between these two materials andthat a liquid sample applied to 506 can permeate 506 and progress into510可知，顯然兩者有一部分構成重疊，經核並無不合，可見引證二之第一帶區＼第二帶區之元件排列亦可能為獨立且可分離者，因此並不必然存在如原告主張之於同一多孔性載體平面；又引證二專利說明書第十一頁第九至十五行亦載明蕊吸膜absorbant"sink"可用Whatman3MM色層分析紙組成，該材質與其他元件顯然不同，亦足見引證二之蕊吸膜與其他元件為可獨立分離。況系爭案與引證二縱有立體結構與平面結構之差異，但此僅能證明系爭案較引證二具有新穎性。就系爭案之進步性而言，引證二接受體、第一帶區、第二帶區各元件可為不同材質及規格組成、第一帶區／第二帶區置於接受體與及吸收區之間，亦可為孔徑大小不同之多孔型硝化纖維，以達到過濾作用；又為達毛細作用，亦非不可於接受體、第一帶區、第二帶區、吸收區間，以不同方式作為相接、組合之界面。且其構成元件配置依序為接受體、第一帶區、第二帶區與吸收區與系爭案之構成元件貯器墊、過濾段、蕊吸膜及其既產生之相關功能，除了碳黑免疫化學標幟物以外，二者幾乎相同。而系爭專利「碳黑免疫化學標幟物」所欲達成之「計量」、「阻礙較大組分通過」、「提高靈敏度」以及「用於全血樣品」於專利說明書並未載明明確之實施方法及有此功能之數據以資證明，亦難以此特徵之不同論斷較引證二具進步性。又專利進步性之判斷，本得就引證案之各技術特徵加以綜合比較，因此原告所主張系爭案中申請專利範圍，其技術核心即為有一過濾段，可以過濾大分子，亦已見於引證一。而系爭案過濾段所稱位於蕊吸膜與貯器墊間且與蕊吸膜及貯器墊連接之至少一過濾段，該過濾段為與貯器墊之表面連接而該表面就貯器墊之容積而言夠小，以藉此計量從貯器墊通至過濾段之液體樣品及可讓樣品內之任何特定配體一受體複合體從貯器墊通至蕊吸膜同時阻礙含於樣品內之較大組分通過。其所稱計量既以中文於申請專利範圍明確記載於專利說明書，自應以其中文之定義解釋，而不能再以其外文涵意為何再事爭執。查「計量」一詞中文意義須有定量功能甚為明確，但原告並未提出實驗數據證明過濾元件確有計量功能，原告主張再主張計量僅為由整個系爭案之說明書及其製備方法均可明確認知此計量指的是節制流量，而非計算數量云云，非屬可採。又系爭案於專利說明書第十二頁之發明說明中記載：經由於測定指標段前方併加至少一個過濾元件，比起先前的移動型測定法可達成提高靈敏度，但亦未提出任何實驗數據支持。另系爭案專利說明書第十二頁發明說明書記載樣品溢流為測定靈敏度下降之來源，但由於系爭專利之貯器墊與過濾元件間為毗鄰，無法防止溢流，實施時可能造成靈敏度下降，但引證二之506與510為重疊，則可以防止溢流。再原告所指系爭案之底件材料選取不限於透明塑膠片或玻璃，系爭案的色素染料是直接浸入過濾段中部分，並非系爭案申請專利範圍之主要技術特徵，而系爭案並可針對不同檢體選用不同孔隙大小的纖維膜來過濾大小分子之功能，亦已見於引證一；引證二測試元件506之bibulous receiving membrane亦相當於系爭專利之貯器墊10，引證二之506與510為重疊，可以防止溢流，具有功效之增進，亦如前述，因此，依上說明，系爭案均不足證明較引證二具有功效之增進。
五、原告另主張被告機關人員於臺灣板橋地方法院出庭所為之證言，與原處分所持理由不一，有違禁反言部分。查該等證言係本件於經濟部八十八年七月七日撤銷被告原處分決定之前，依被告機關之見解所為，惟該處分既經上級機關即經濟部撤銷而不存在，被告受上級機關見解拘束而依訴願決定機關之意見另為處分，即無違反禁反言可言。而關於系爭案是否具進步性，本應就原處分及訴願決定中所述系爭案之技術內容與引證案作比較是否妥適合法以為判斷，並不能以經濟部訴願會的成員背景資料僅有一人與生化領域有關，即指專業性不如被告的審查人員，而認訴願決定機關不宜任加干涉被告的專業判斷，遽指經濟部所為撤銷被告之原處分於法有違。至原告所指參加人所提之事證又早均經美英等國專利審查人員認為不相似，因而系爭案具有新穎性及進步性不容否認一節。按各國專利法制不同，縱為同一技術內容之專利案，因以各該國本國文字申請專利為準，其用語之解釋及申請範圍容有不同，審查基準亦不一致，案情自屬有異，當不能以參加人所提之引證案業經美英等國認與系爭案不同，即認應比附援引，執為系爭案較具進步性之論據。又原告主張訴願決定機關之訴願委員會主任委員游瑞德，先前曾在本案的舉發階段時，擔任被告之副局長，參與本案的審理，其後擔任訴願委員會主任委員，其理應迴避一節。按訴願法第五十五條規定，訴願審議委員會主任委員或委員對訴願事件有利害關係者，應自行迴避，不得參與審議。依原告主張訴願審議委員會主任委員游瑞德於舉發階段擔任被告機關副局長，並非參與舉發審定作成之人員，不具訴願法第五十五條規定之利害關係，尚無應迴避而未迴避之問題。而訴願決定認事證已臻明確，就原告申請到訴願決定機關陳述意見認無必要而未予同意部分。按訴願法第六十三條第三項規定，訴願人或參加人請求陳述意見而有正當理由者，應予到達指定處所陳述意見之機會。但查，訴願決定機關就訴願事件之審議依卷證資料如認事證已屬明確，並就其所持見解於決定書予以載明，則就陳述意見之請求認無必要予以否准，核屬訴願決定機關職權之行使，尚不能指為違法。因此原告主張訴願機關不許其代理人戊○○陳述意見，程序正義顯已遭剝奪云云，亦非有據。
六、本件系爭案與引證一、引證二相較，係運用申請前之習用技術、知識，顯而易知且未能增進功效，故不具進步性，已如前述，被告以系爭案違反核准時之專利法第二條第五款規定，而為舉發成立，應撤銷專利權之審定，應屬合法，訴願決定予以維持，亦屬妥適。原告主張前詞，聲請撤銷訴願決定、原處分，為無理由，應予駁回。另本件並未依參加人所提另案侵權鑑定意見作為論據，原告其餘就相關侵權鑑定報告之主張及援引國外案例之陳述，以及參加人所提其他舉發證據，因與本件判斷結果不生影響，故不另一一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段、第二百十八條，民事訴訟法第三百八十五條第一項前段，判決如主文。
中 華 民 國 九十二 年 二 月 十三 日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第 三 庭
審 判 長 法 官 姜素娥
法 官 林文舟法 官 陳國成右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十二 年 二 月 十四 日
書記官 王英傑