臺北高等行政法院判決 九十年度訴字第六八四六號
原 告 美商‧美國花旗銀行（Citibank，N.A.）代 表 人 甲○○○○○○訴訟代理人 陳長文律師
蔡瑞森律師（兼送達代收人）被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 乙○○右當事人間因服務標章事件，原告不服經濟部中華民國九十年十月十七日經（九○）訴字第○九○○六三二四九○○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：
主 文訴願決定及原處分均撤銷。
被告對於原告八十七年十月二十二日申請號數第000000000號「花旗萬戶通」服務標章註冊事件，應依本判決之法律見解另為處分。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔。
事 實
一、事實概要：原告於民國八十七年十月二十二日以「花旗萬戶通」服務標章（下稱系爭標章），指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十六類之銀行服務、信用卡服務，投資業務及保險業務，向被告前身即中央標準局（八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請註冊，經被告審查，認本件服務標章圖樣上中文「花旗萬戶通」與據以核駁之註冊第六九一四一號「花旗」標章（下稱據以核駁標章）圖樣上之中文「花旗」構成近似，且均指定使用於同一或類似服務，應不准註冊，而為核駁之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告對系爭第000000000號「花旗萬戶通」服務標章註冊申請案應作成核准審定之處分。
⒊訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭第000000000號「花旗萬戶通」服務標章註冊申請案，其服務標章圖樣是否相同或近似於他人同一服務或類似服務之註冊標章，而構成商標法第七十七條準用同法第三十七條第十二款之違反？㈠原告主張之理由：
⒈按商標在未註冊之前，概屬準備註冊之程序，必自註冊之日始得取得商標專用
權，在實行註冊之前，其程序尚未終結；是申請註冊之商標，在其程序未終結前，法律或事實有所變更時，應即適用變更後之法律或事實處理，有最高行政法院五十七年判字第九十五號判例與八十九年度判字第八一一號判決及七十五年五月三日庭長評事聯席會議法律問題決議之見解為佐。
⒉查據以核駁標章，已於九十年十二月十二日由其商標專用權人美商花旗公司移
轉於原告，且已於九十年十二月十四日向被告提起移轉申請案，據以核駁標章專用權人已因上述移轉情事變成本案原告，則原核駁申請註冊之法定原因，即商標法第三十七條第十二款，「相同或近似於他人同一商品、服務或類似商品、服務之註冊商標、服務標章者，不得申請註冊」已不存在，即原告取得系爭標章專用權之障礙已消滅，而系爭標章註冊程序尚未終結，依前述最高行政法院判例、判決及決議之見解，被告應逕就系爭標章註冊申請案作成核准審定之處分，而原告無須再經更新申請程序。
⒊依商標法第三十二條規定，對前條第一項撤銷商標專用權之處分有不服者，得
於撤銷處分書送達之次日起三十日內，依法提起訴願。又依訴願法第九十條規定，訴願決定書應附記，如不服決定，得於決定書送達之次日起二個月內向高等行政法院提起行政訴訟，故原告自享有前述法律授與之權利對被告所做之核駁審定不服而提起訴願，及嗣後對原訴願決定機關所做之訴願駁回決定不服而提起本件行政訴訟案。此法律賦與之行政救濟程序，並非如被告所述係浪費不少國家行政資源、人力及為有過失之個人浪費資源、人力、並影響其他申請人儘快獲得審查、註冊的機會、時效，亦屬有害公益而利私益之疑等云云。
⒋又移轉申請案乃須受讓人以一定之對價給付出讓人，同時出讓人亦將其商標、
標章之一切權利、所有權、利益移轉給受讓人為要件。此涉及金錢、商標、標章之權利、公司商譽等重大因素，故公司在辦理移轉案前皆須經過審慎繁複之協商討論、搜集文件，甚至股東或董事會決議等程序才能完成移轉程序。故移轉申請之辦理並非如被告所述之已有相當足夠考慮移轉之時間，原告不願並拒絕移轉云云，此乃被告單從書面申請作業流程來推測，而忽略公司營運之實際狀況所生之誤會，實不足採信。今據以核駁標章，既已於九十年十二月十二日由其標章專用權人移轉於原告，則自有情事變更原則之適用，則原核駁申請註冊之法定原因，即商標法第三十七條第十二款規定之情事已不存在，故系爭標章自應得以核准審定註冊。
⒌查最高行政法院九十年度判字第八五○號裁判理由論述：「按商標在核准註冊
前，尚屬準備註冊之程序，必自註冊之日始取得商標專用權。申請註冊之商標在註冊程序未終結前，法律或事實有所變更時，主管機關應依變更後之法律或事實處理，本院五十七年判字第九十五號著有判例。……本件原告申請之商標經被告依當時商標法第三十七條第一項第十二款之規定予以核駁，惟查原告於被告核駁其商標註冊之申請後，循序提起行政訴訟，對之始終有所爭執，則其申請註冊之準備程序，迄仍進行中而未告終結。茲原告於本件申請註冊終結確定前之與被告據以核駁之註冊商標之商標專用權人簽訂移轉合約書，將該據以核駁商標及其正商標移轉予原告，並向被告申請該兩商標移轉登記，……從而，原告申請註冊之系爭商標與「他人」商標近似而不許註冊之條件，既因事實有所變更而不復存在，則被告依當時商標法第三十七條第一項第十二款之規定予以核駁，即屬無據。……本院撤銷原處分及一再訴願決定，由被告依法另為處分。」查本案情況與前述案件雷同，按據以核駁標章之專用權人業於九十年十二月十二日與原告簽署有關該標章之移轉合約，於九十年十二月十四日向被告申請該標章移轉登記在案，嗣後業於九十一年四月廿五日接獲被告核准該標章移轉於原告之書函及註冊證，是據以核駁標章已為原告所有，而非他人，從而，核駁本案標章之事由已不復存在。系爭標章在註冊程序未終結前，其事實因前述移轉事宜而有所變更，理應參考前述最高行政法院九十年度判字第八五○號裁判，適用情事變更原則。
㈡被告主張之理由：
按服務標章圖樣相同或近似於他人同一服務或類似服務之註冊標章者，不得申請註冊，為商標法第七十七條準用同法第三十七條第十二款之規定。系爭標章係於八十七年十月二十二日提出申請註冊，歷經核駁先行通知、核駁審定，至訴願駁回決定，已有相當足夠考慮移轉之時間，原告不願並拒絕移轉，本案為核駁審定、訴願駁回決定，應無違法、不當。原告在訴願駁回決定後，九十年十二月始辦理移轉，誠然已浪費了不少國家行政資源、人力，並在提起訴訟訴請「訴願決定及原處分均撤銷，並判命被告就申請號數第000000000號『花旗萬戶通』服務標章註冊申請案作成核准審定之處分」、「訴訟費用由被告負擔」，實有違法之公平、正義。國家之資源、人力有限，若為有過失之個人浪費資源、人力，並影響其他申請人盡快獲得審查、註冊的機會、時效，亦屬有害公益而利私益之疑。另原告與原來商標專利權人為關係企業，情事變更結果可以預知，且本件審查程序時間很長，此期間中原告均無採取行動，可歸責原告，應無情事變更原則的適用，至是否符合其他款項仍須再審酌。
理 由
一、被告之代表人原為陳明邦，九十一年九月九日改由蔡練生擔任，此有被告提出之行政院令影本在卷足憑，是其聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。
二、原告於八十七年十月二十二日以「花旗萬戶通」服務標章，指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十六類之銀行服務、信用卡服務，投資業務及保險業務，向被告申請註冊，經被告審查，認本件服務標章圖樣上中文「花旗萬戶通」與據以核駁之註冊第六九一四一號「花旗」標章圖樣上之中文「花旗」構成近似，且均指定使用於同一或類似服務，應不准註冊，而為核駁之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回之事實，有服務標章註冊申請書、被告九十年五月十八日（九○）智商○五四五字第九○四○○四一○○號發文之服務標章核駁第0000000號審定書及經濟部九十年十月十七日經（九○）訴字第○九○○六三二四九○○號訴願決定書在卷可憑，堪信為真實。本件之爭點應為系爭第000000000號「花旗萬戶通」服務標章註冊申請案，其服務標章圖樣是否相同或近似於他人同一服務或類似服務之註冊標章，而構成商標法第七十七條準用同法第三十七條第十二款之違反？
三、按商標核准註冊前，尚屬準備註冊之程序，必自註冊之日始取得商標專用權。申請註冊商標在註冊程序未終結前，法律或事實有所變更時，主管機關應依變更後之法律或事實處理，最高行政法院著有五十七年判字第九十五號判例。又商標之註冊申請經核駁後，於行政訴訟程序終結前，註冊程序尚未終結，如法律或事實有所變更，應按變更後之法律或事實處理，亦有最高行政法院七十五年五月份、十月份庭長評事聯席會議決議可資參照。查原告於八十七年十月二十二日以「花旗萬戶通」服務標章，指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十六類之銀行服務、信用卡服務，投資業務及保險業務，向被告前身即中央標準局申請註冊，經被告審查，認本件服務標章圖樣上中文「花旗萬戶通」與據以核駁之註冊第六九一四一號「花旗」標章圖樣上之中文「花旗」構成近似，且均指定使用於同一或類似服務，應不准註冊，而為核駁之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟之事實，已如前述。惟查，本件據以核駁之註冊第六九一四一號「花旗」服務標章專用權業已移轉登記予原告，並於九十一年五月十六日公告在案，有原告所提服務標章註冊簿及被告九十一年四月二十五日（九一）智商００五二字第九一００三二七七二號函可證。因此被告原以系爭標章與註冊第六九一四一號「花旗」服務標章近似，且屬不同主體，而有致消費者對服務提供之主體、來源產生混淆誤認之虞之情形而予核駁之原因已不存在，亦即系爭服務標章註冊申請經核駁後，於行政訴訟程序終結前，註冊程序尚未終結，因註冊第六九一四一號服務標章專用權移轉登記予原告，致事實已有變更，依照上揭最高行政法院判例及決議意旨，被告自應依變更後之事實審核。原處分及訴願決定未及斟酌該新事實，自無從維持。被告主張系爭標章係於八十七年十月二十二日提出申請註冊，歷經核駁先行通知、核駁審定，至訴願駁回決定，已有相當足夠考慮移轉之時間，原告不願並拒絕移轉，應屬可歸責原告，致無情事變更原則之適用，本案為核駁審定、訴願駁回決定，應無違法、不當云云，非屬可採。原告因而據以主張撤銷訴願決定及原處分，為有理由。
四、關於原告另請求被告應核准原告系爭標章之審定部分，因被告於駁回原告上述標章註冊時，係以系爭標章近似於註冊第六九一四一號「花旗」商標之理由而予核駁，至原告本件服務標章之註冊是否符合其他要件，原處分並未論及，事證尚未臻明確，且涉及被告行政裁量，此部分自仍應由被告依其職權審查後，依本院上述之法律見解另為處分，尚無從依原告之請求逕命被告應核准原告「花旗萬戶通」服務標章之審定，從而原告此部分之主張，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由、一部無理由，爰依行政訴訟法第二百條第四款、第一百零四條，民事訴訟法第七十九條但書，判決如主文。
中 華 民 國 九十一 年 十二 月 十九 日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第 三 庭
審 判 長 法 官 姜素娥
法 官 林文舟法 官 陳國成右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十一 年 十二 月 二十 日
書記官 王英傑