臺北高等行政法院判決 九十一年度訴字第一五四○號
原 告 財團法人中華民國發行
公信會代 表 人 甲○○董事長訴訟代理人 丙○○複代 理 人 俞昌瑋律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 乙○○右當事人間因證明標章註冊事件，原告不服經濟部中華民國九十一年二月二十七日經訴字第○九一○六一○三七六○號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
壹、事實概要：緣原告前於民國（以下同）八十七年四月二十四日以「ABC及圖THE AUDIT BURE-
AU OF CIRCULATIONS. R.O.C.本雜誌經發行公信會稽核」證明標章（以下簡稱系爭證明標章，如附圖一），指定使用證明經原告稽核之雜誌之發行量之正確性，向前經濟部中央標準局（八十八年一月二十六日改制為智慧財產局）申請註冊，經該局審查，認本件證明標章圖樣上之外文、圖形，與註冊第一二一一○三號聯合服務標章（以下簡稱據以核駁服務標章，如附圖二）圖樣上之外文、圖形構成近似，且擬證明之服務與據以核駁服務標章指定之服務均與雜誌有關，被告乃以九十年十月三十日證明標章核駁第十三號審定書為「應予核駁」之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。
貳、兩造聲明：
一、原告聲明：求為判決
１、訴願決定及原處分均撤銷。
２、訴訟費用由被告負擔。
二、被告聲明：求為判決如主文所示。
叁、兩造爭點：
被告以系爭證明標章圖樣上之外文、圖形與據以核駁服務標章圖樣上之外文、圖形構成近似，且擬證明之服務與據以核駁服務標章指定之服務均與雜誌有關，而依商標法第七十三條、七十六條及商標法施行細則第四十三條、第四十七條、商標法第七十七條準用第四十三條之規定，核駁原告系爭證明標章之註冊申請，有無理由？
一、原告陳述：
１、按商標法第四十三條規定「申請註冊之商標，經審查後認為不合法者，應為駁回之審定，並以審定書記載理由，送達申請人及其商標代理人。」而所謂不合法者，係指法律有明文之規定，始能為駁回之審定。依商標註冊之審查除為形式審查外應為實質之審查，縱觀我國商標法不得註冊之事由規定於商標法第五條、第三十一條第四項、第三十六條、第三十七條及各種標章本身之定義。苟非有上述母法所規定之情形，則不能僅依施行細則規定隨意核駁，否則有違依法行政法則。
２、原告於本件系爭證明標章提出申請時，已依商標法施行細則第四十三條之規定提出相關證明能力及資格之文件，並無違反商標法第七十三條之文義解釋。而商標法第七十六條係指標章專用權人為不當之使用時，主管機關得為撤銷之效果。故商標法第七十六條乃商標註冊後之管理，並非商標註冊申請核駁之依據，至於商標法施行細則第四十七條其立法理由亦同，均為商標註冊後因不當之使用而生撤銷之結果。更何況被告泛指有違商標法施行細則第四十七條，但未指明違反何一款項，乃理由之不備。
３、被告又以原告已註冊有註冊第一二一一○三號服務標章圖樣，與系爭證明標章有不相容性，而不得同時註冊。查服務標章與證明標章各有其涵義及不同之使用形態。原告依不同標章當然為不同形態之使用方式，並非難事，況且原告取得證明標章後，得因情事再予使用之斟酌。因此，被告核駁審定書所載之理由，已逾越法律之規定，違背依法行政之原則。
４、在美國商標法則准許證明標章與商標併存，法院判例亦允許兩者併存相容；其事證經過為美國馬薩諸塞州的一家慈善信託機構︱父母選擇基金會（Parents' Ch-oice Foundation）於西元二○○一年六月十五日向美國馬里蘭區法院狀告 Wal-Mart百貨公司在嬰兒食品和其他商品上使用 "PARENTS' CHOICE"商標，侵犯了其商標專用權。該基金會成立於西元一九七八年，是美國最具歷史的評估兒童書籍、音像製品、玩具、計算機軟體、電視和雜誌的非營利性機構。其對適合嬰幼兒發展標準的產品頒發"PARENTS' CHOICE"獎，並擁有註冊商標"PARENTS' CHOICE"和證明標章"THE PARENTS' CHOICE AWARD"。該案被告 Wal-Mart百貨公司故意使用外表與原告的註冊商標和證明標章近似的標誌。但Wal-Mart百貨公司的"PARE-NTS' CHOICE"商標已在美國專利商標局獲准註冊，使用在國際分類第五類嬰兒食品配方中。並且，亦已在國際分類第五、八、十、十八、二十一、二十五、二十六和二十八類上，就與嬰兒食品有關的商品都提出了註冊申請。鑒於以上情況，馬里蘭法院判被告Wal-Mart百貨公司勝訴。因為，Wal-Mart百貨公司在"PARENT-S' CHOICE"商標的註冊和申請上所使用的商品與父母選擇基金會（Parents' Ch-oice Foundation）所擁有的商標專用權範圍所涵蓋的商品和服務不同。
５、綜上所陳，原處分及訴願決定均有違誤。為此，請判決如原告訴之聲明。
二、被告陳述：
１、按商標法第七十三條規定：凡提供知識或技術，以標章證明他人商品或服務之特性、品質、精密度或其他事項，欲專用其標章者，應申請註冊為證明標章。又按商標法第七十六條規定：標章專用權人或其授權使用人以服務標章、證明標章或團體標章為不當使用致生損害於他人或公眾者，商標主管機關得依任何人之申請或依職權撤銷其專用權。商標法施行細則第四十七條規定：本法第七十六條所稱不當使用，指證明標章作為商標或服務標章使用，或專用權人於自己之商品或服務使用該標章。同施行細則第四十三條規定：申請證明標章者，應提出申請書載明申請人本身不從事所證明商品之製造、行銷或服務提供之聲明。
２、本件原告申請註冊之證明標章圖樣上之外文、圖形，與原告所有註冊第一二一一○三號聯合服務標章圖樣上之外文、圖形構成近似，且系爭證明標章擬證明之服務係雜誌之發行量為正確，與據以核駁服務標章指定使用於書刊、雜誌等出版服務，均與雜誌有關，自有違首揭法條之規定。原告雖已檢送不從事所證明商品之製造、行銷或服務提供之聲明，但並無意放棄使用據以核駁服務標章，是若核准系爭證明標章註冊使用，將有致社會大眾對系爭證明標章究竟為服務標章或證明標章產生混淆誤認之虞。至原告所舉美國馬里蘭區法院有關「THE PARENTS' CH-OICE AWARD」證明標章與「PARENT'S CHOICE」 商標案，因案情不同，不宜執為本件應核准註冊之論據，併予陳明。是被告依法核駁其註冊之申請，並無不合，請判決如被告答辯之聲明。
理 由
一、按「凡提供知識或技術，以標章證明他人商品或服務之特性、品質、精密度或其他事項，欲專用其標章者，應申請註冊為證明標章。」為商標法第七十三條所明定，而「標章專用權人或其授權使用人以服務標章、證明標章或團體標章為不當使用致生損害於他人或公眾者，商標主管機關得依任何人之申請或依職權撤銷其專用。」復為同法第七十六條所明定。而所謂「不當使用」，係指證明標章作為商標或服務標章使用，或專用權人於自己之商品或服務使用該標章，復為同法施行細則第四十七條第一款定有明文。又申請註冊證明標章者，應提出申請書載明申請人本身不從事所證明商品之製造、行銷或服務提供之聲明，同法施行細則第四十三條第一項第六款亦有明文。
二、本件被告以，系爭證明標章圖樣上之外文、圖形，與原告所有註冊第一二一一○三號聯合服務標章（即據以核駁服務標章）圖樣上之外文、圖形構成近似，且系爭證明標章擬證明之服務與據以核駁服務標章指定之服務均與雜誌有關，乃為「應予核駁」之處分。原告不服，循序提起訴願及本件行政訴訟。
三、原告於本件行政訴訟中訴稱，原告已依法提出相關證明能力及資格文件申請註冊，而商標法第七十六條及同法施行細則第四十七條均為標章註冊後因不當使用所生撤銷之結果，且服務標章與證明標章各有其涵義及不同之使用形態，被告以據以核駁服務標章與系爭證明標章不相容，不得同時註冊，核駁系爭證明標章之註冊申請，已違背依法行政原則云云。惟查：
１、證明標章係證明「他人」之商品或服務，僅限於「專用權人以外之他人」使用；而服務標章則在表彰專用權人「自己」提供之服務，專用權人和（或）授權使用人均可使用，兩者在功能、使用人不同，有其不相容性，不得同時申請註冊專用，此參酌商標法施行細則第四十三條第一項第六款之規定意旨甚明。又商標法第七十六條及商標法施行細則第四十七條雖均為標章註冊後因不當使用所生撤銷之結果，但依商標法施行細則第四十七條第一款：「本法第七十六條所稱不當使用，指左列情形：一、證明標章作為．．．或服務標章使用．．．」，益見證明標章與服務標章之不相容性。
２、系爭證明標章圖樣上之外文、圖形與據以核駁服務標章圖樣上之外文、圖形近似，且系爭證明標章擬證明之服務與據以核駁服務標章指定之服務均與雜誌有關；若核准系爭證明標章註冊使用，將有致社會大眾對系爭證明標章究竟為服務標章或證明標章產生混淆誤認之虞。原告雖提出不從事所證明商品之製造、行銷或服務提供之聲明，但並無意放棄使用據以核駁服務標章，經被告以八十九年十一月十七日（八九）慧商○五四五字第八九○○九七四二七號函原告略以：證明標章與商標、服務標章性質不能相容，申請人不得以相同或近似圖樣指定於相同或類似商品或服務；原告有以相同或近似圖樣申請註冊於商標或服務標章者，請於文到次日起三十日內選擇棄留標章等語，通知原告就證明標章或服務標章為抉擇，惟原告遲至被告本件核駁處分之時，仍未作出抉擇。從而，被告以系爭證明標章之申請註冊有違商標法第七十三條、第七十六條及商標法施行細則第四十三條、第四十七條之規定，而依商標法第七十七條準用第四十三條之規定，而為核駁之處分，揆諸首揭法條及說明，洵無違誤。
四、綜上所述，原告之陳詞均不可採，而被告所為系爭證明標章之註冊申請應予核駁之處分，揆諸首揭規定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並無理由，應予駁回。
五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段判決如主文。
中 華 民 國 九十二 年 五 月 二十八 日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第 二 庭
審 判 長 法 官 徐瑞晃
法 官 李得灶法 官 吳慧娟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十二 年 五 月 二十八 日
書 記 官 劉道文