臺北高等行政法院判決 九十一年度訴字第二三二四號
原 告 日商．阿慕羅思股份
有限公司 號代 表 人 甲○○○董事訴訟代理人 林志剛律師
楊憲祖律師林金榮律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 丙○○
參 加 人 佳慧化學工業有限
公司代 表 人 乙○○董事）訴訟代理人 任秀妍律師
蔡瑜真律師右當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國九十一年四月二十三日經訴字第○九一○六一○八二○○號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如左：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
壹、事實概要：緣參加人前於民國（以下同）七十三年九月三日以「黑彩」商標，指定使用於當時商標法施行細則第二十七條所定商品及服務分類表第七類之洗髮粉、洗髮精、洗髮膏、洗髮液、洗衣粉、中性洗面皂、香皂、藥皂及粗皂等商品向前經濟部中央標準局（八十八年一月二十六日改制為智慧財產局）申請註冊，經該局准列為註冊第三二五○六○號商標（以下簡稱系爭商標），並於八十五年五月十日申准延展註冊於洗髮精商品在案。嗣原告以系爭商標有違其延展註冊時商標法第三十七條第一項第七款規定，對之申請評定，並檢具附件二日本昭和四十七年之營業報告書等、附件三昭和四十七年八月二十五日商標登錄書及拒絕查定謄本、附件四為讓渡書等、附件六至九之委託契約書、覺書等資料為證據。案經被告審查，於九十年十一月七日以中台評字第八九○三二一號商標評定書為申請不成立之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟，本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第四十二條第一項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
貳、兩造聲明：
一、原告聲明：求為判決
１、訴願決定及原處分均撤銷。
２、命被告撤銷註冊第三二五○六○號「黑彩」商標之註冊。
３、訴訟費用由被告負擔。
二、被告聲明：求為判決如主文所示。
叁、兩造爭點：
參加人以系爭「黑彩」商標延展註冊，指定使用於洗髮精商品，客觀上是否有使一般消費者對其所表彰商品來源或產製主體與原告發生混淆誤信之虞？有無違反系爭商標延展註冊時商標法第三十七條第一項第七款規定？由原告於申請評定階段所檢送之「覺書」（備忘錄）是否得以推知原告前手堀井藥品工業股份有限公司准許訴外人達康化學製藥工業有限公司及堀井化工廠黃乙○○以自己名義在國內申請「黑彩」商標，進而推得參加人七十五年間以系爭商標申請註冊時及八十五年間延展註冊當時，並無襲用原告商標之故意？
一、原告陳述：
１、參加人襲用原告商標致使公眾混淆誤認：
⑴、按請求評定商標無效，係主張其註冊當時有無違背法令之規定，故依商標法施行
細則第四十條第二款規定，有無違法情事應以註冊時之法律及事實認定之。又商標經延展者，「註冊時之規定」應解釋為「系爭商標延展註冊時（即更新註冊時）之法律規定」，行政院台六七經字第一○二四四號函及行政法院歷年判決著有明文。查系爭商標係於八十六年十二月一日獲准延展註冊，此有八十七年七月一日商標公報可稽，故應適用八十二年修正之商標法，合先敘明。復依延展註冊時商標法第二十五條第二項第一款及第三十七條第一項第七款規定之意旨：商標之延展有第三十七條第七款「商標圖樣襲用他人之商標有致公眾誤信之虞」之情形者，其延展註冊不予核准。而所謂「襲用他人之商標有致公眾誤信之虞者」，係指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標申請註冊，並有致公眾誤信之虞者，而所襲用者不以著名商標及使用於同一或類似商品為限，系爭商標延展註冊時商標法施行細則第三十一條闡釋甚明。上述條款旨在防杜利用剽竊他人商標信譽，以遂不勞而獲，搭人便車之行為，俾保商標專用權人與消費者權益。故其適用，只須客觀上有使一般消費者滋生混淆誤認之虞者為已足，兩商標並不須指定使用於同一或類似商品為限，且所襲用者是否已達夙著盛名，亦非所問，此迭經改制前行政法院六十四年判字第二一五號、六十七年判字第二一七、二三二號及七十四年判字第二三號判決著有明釋。
２、參加人違反契約擅自襲用剽竊原告「黑彩」商標之行為，已違反延展註冊時商標法第三十七條第一項第七款規定：
⑴、原處分書謂：「觀諸製造販賣委託契約書．．．及西元一九七三年四月十二日覺
書所載．．．，訴外人達康化學製藥工業有限公司自認原告之前手容許其用自己名義以『黑彩』商標在中華民國申請商標註冊，嗣後並由堀井化工廠黃乙○○繼受取得權利，而達康公司、堀井化工廠與佳慧公司均屬黃桂昌夫婦經營，是註冊人．．．並無襲用原告商標之主觀故意及不公平競爭之情形」云云。
⑵、惟於製造販賣委託契約書與覺書中，堀井藥品工業股份有限公司均未曾為容許或同意將「黑彩」商標註冊為達康公司等所有之意思表示：
①、雙方所簽訂之「製造販賣委託契約書」，分別以中、英、日文載明：「甲方．．
．向中華民國政府申請登錄商標，其登錄權為乙方（堀井藥品工業股份有限公司）保有。．．．本契約生效中，乙方承諾無條件給予甲方使用」；英文合約內容更為清晰：「A shall apply to the government for the registration of thetrademarks．．． and B shall own the right to register such trademarks．．．」。
②、由前述契約條文明顯可證「黑彩」商標本就歸屬堀井藥品工業股份有限公司所有
，僅委託甲方代為處理中華民國境內之商標申請事宜而已，參加人竟可憑空捏造出「雙方約定由達康公司及堀井化工廠取得在台灣登錄之權利」之言論，顯與事實完全悖離。
③、雙方日後所簽署之合約內容可見，所有的技術與原料等均係堀井藥品工業股份有
限公司所提供，黃乙○○等人僅負責製造銷售，其聲稱與原告前身堀井藥品工業股份有限公司「雙方有技術合作關係」，顯不實在。
④、雙方交易往來之信函與憑證亦可證明原料及「黑彩」產品係由堀井藥品工業股份
有限公司所提供，並進口於國內。因此參加人辯稱：黑彩商標係「雙方基於技術合作之關係共同開發」，「並基於所簽訂之『製造販賣委託契約書』約定由達康公司及台灣堀井化工廠取得台灣登錄之權利」云云，顯然不實。
⑶、參加人主張西元一九七三年四月二日之「覺書」證明「雙方信託關係意思表示一致」云云，顯有不實，該「覺書」應僅具「切結書」之性質：
①、按「覺書」或稱「備忘錄」應由當事人雙方合意後簽名蓋章方始成立，惟參加人
所主張之西元一九七三年四月二日達康公司黃乙○○具名之「覺書」係由達康公司黃乙○○「片面書寫」並蓋章，內容係承認「黑彩」等商標專用權屬堀井藥品工業股份有限公司所有之單方意思通知。換言之，其非契約，僅具「切結書」之性質，自難謂有信託關係意思表示一致之事。
②、由於該份覺書並非契約，堀井藥品工業股份有限公司不受其拘束，自不會去深究
「以本人或本公司之名義向中華民國申請商標註冊」為何意，與「以本人或本公司名義登記」有何不同，只要足以證明達康公司及黃乙○○承認該商標所有權人為堀井藥品工業股份有限公司，此乃是該份覺書繕立之重點。
③、如前所述，系爭商標自始即以書面契約約定應登記為堀井藥品工業股份有限公司
所有，且堀井藥品工業股份有限公司創辦人堀井宗治郎迄至西元一九七七年，仍誤以為該商標已如約登記為堀井藥品工業股份有限公司所有，此有參加人所提出之信函可稽，從而參加人主張信託關係，顯屬無稽。
④、參加人既已於西元二○○○年四月十二日寄發律師函於原告之台灣代理商至興國際股份有限公司，足見其亦不認為雙方有信託關係存在。
⑤、綜上所述，參加人就信託關係有無之主張，前後矛盾。同時「覺書」中根本沒有
信託關係意思合致之記載，僅有達康公司及黃乙○○承認「黑彩」商標所有權應歸屬堀井藥品工業股份有限公司之記載。
⑷、本件並無證據顯示堀井藥品工業股份有限公司容許或同意將「黑彩」商標註冊為達康公司等所有，被告之認定有誤：
前述製造販賣委託契約書與覺書中，堀井藥品工業股份有限公司均未曾為容許或同意將「黑彩」商標註冊為達康公司等等所有之意思表示。即製造販賣委託契約書中僅約定，委託達康公司與堀井化工廠代堀井藥品工業股份有限公司辦理「黑彩」商標申請註冊之手續，而將該商標註冊在堀井藥品工業股份有限公司名下；覺書實係達康公司與黃乙○○致堀井藥品工業股份有限公司之信函，由其自行冠上「覺書」之名，並以單方意思表示承認「黑彩」商標為堀井藥品工業股份有限公司所有，堀井藥品工業股份有限公司並無任何相對之意思表示。
⑸、被告於原處分採認「達康公司之自認」，顯有重大違誤：
按達康公司之陳述，不但與當事人自認之定義不符，甚且相當於參加人提出有利於己之主張，復無其他證據證明該陳述，是故不足以採信。按所謂自認，乃當事人對不利於己之事實表示不爭執，有其一定之法律效果。惟前述達康公司之陳述，形式上僅為訴外人之證言，並非當事人之自認；再者，達康公司與參加人俱為黃乙○○夫婦所經營，達康公司自不可能作不利於參加人之陳述，故其陳述實質上等同於參加人之陳述（或參加人有利於己之主張），在缺乏證據佐證之情況下，自不得憑空採信該主張。
⑹、依據原告於申請評定時曾提出之西元一九七九年三月三十一日信函，其信函第二
點內容「現以甲之名義所登錄之各項產品在台灣的註冊商標權，依據契約第六條規定，應於西元一九七九年四月三十日以前，完成移轉登記為乙之名義」。足見堀井藥品工業股份有限公司不同意將「黑彩」商標登記於黃乙○○等人之名下，於發現其擅自註冊該商標於自己名下後，即發函要求其履行契約約定，將該商標移轉註冊於堀井藥品工業股份有限公司名下（堀井藥品工業股份有限公司曾多次作上述要求，黃乙○○一再保證該商標應屬堀井藥品工業股份有限公司所有，並將辦理移轉，惟並未付諸行動，前述由其自行冠名「覺書」之信函，即為其安撫策略之一）。惟參加人故意提供被告省略前述畫線部分重點之譯文，以曲解信函實際內容，顯見參加人一貫欠缺誠信，意圖以不正手段欺瞞矇騙誤導被告，更彰顯其主觀上確有不法與惡意。被告不察，誤採信其偽言，所認定事實顯有違誤。
⑺、製造販賣委託契約書與覺書中，堀井藥品工業股份有限公司均未曾為容許或同意
將「黑彩」商標註冊為達康公司等所有之意思表示；且前述達康公司之陳述，不但與當事人自認之定義不符，甚且相當於參加人提出有利於己之主張，復無其他證據證明該陳述，是故不足以採信。由此足見，被告違誤認定「參加人無襲用原告商標之主觀故意及不公平競爭」之根據，顯有重大違法。
３、臺灣的高峰百貨欲購買「黑彩」商品，首先係向原告前身堀井藥品工業股份有限公司洽詢原告原裝進口之「黑彩」商品十餘年來持續銷售於台灣，歷史悠久，已享有相當之知名度，並非汲汲無名之商標。於此再補充西元一九九四年原告商品銷售台灣之單據及相關業者之聲明書影本，且由原告前於九十年四月十二日所提出之評定補充理由書附件中西元一九七七年七月十一日信函亦可知，高峰百貨欲購買「黑彩」商品，首先係向堀井藥品工業股份有限公司洽詢，而由堀井藥品工業股份有限公司以該信函告知其聯絡台灣之特約廠商達康公司處理，更足證當時一般業者均知「黑彩」係表彰日本堀井藥品工業股份有限公司之商品，故原告商標已具有相當之知名度無疑。而參加人等前代工／代理廠商襲用搶註該商標為自己所有，自有使人受騙誤信之虞。
４、被告依據不法之事實作為原處分之認定基礎，顯有認定事實之重大違法：
⑴、原處分謂：「參諸註冊人檢送之證據資料，系爭商標．．．已於國內持續使用．
．．逾二十年，並外銷至馬來西亞、新加坡等地，且為國內美容美髮業者所知悉」云云。
⑵、原告早於西元一九七六年即已取得馬來西亞註冊第Ｍ／七三四○一號「黑彩」商
標，參加人並無權在馬來西亞等地使用「黑彩」商標，如原處分書所述參加人未經原告同意在馬來西亞銷售違法使用「黑彩」商標之商品，即構成違法仿冒之行為。
⑶、原告於中國大陸，不但已取得「黑彩」商標之註冊，且中國大陸商標評審委員會
已認定參加人「明知『黑彩』為他人商標卻將其在中國申請註冊，違背了商標權人（即本件原告）意願，該商標構成註冊不當商標」。換言之，即認定其抄襲而駁回其申請。足見參加人在馬來西亞及中國大陸使用「黑彩」商標顯然違法，該兩地之「黑彩」商標專用權均歸屬於原告，當地消費者見到參加人商品，只會誤認為其為原告商品，或明知其為原告商品之仿冒品而購買，根本不會去關心商品是由誰所仿冒銷售。
⑷、被告以參加人違法之外銷仿品資料作為原處分基礎，顯有認定事實之重大違法。
而且被告據此參加人所提出之證明書、廣告與銷售事實認定「系爭商標已為國內美容美髮業者所知悉」云云，惟國內相關業者所知悉者係原告之「黑彩」商標而非參加人的，此由參加人自行提出其他廣告上之產品包裝完全使用日文而無任何中文標示，且該日文與原告產品包裝上標示完全相同；又其廣告看板上不但使用原告公司 標幟、日文アモロス與英文 AMOROUS公司名稱／商標，且有原告之日本註冊第八三三○五四號「KARARAカララ」商標及第0000000號「KararaGOLD」商標，消費者見其上述廣告，焉有不認為廣告中商品為日本商品或原告商品之理，根本不會聯想到參加人。足見，不論就消費者之認知或參加人等自身之行銷意圖，其所表彰者係日本原廠之品質信譽。因此被告審閱證據認定事實顯有違誤，且更足證參加人襲用原告「黑彩」商標之事實。
５、參加人違法擅自襲用原告「黑彩」商標，被告答辯書及原處分書顯有誤認事實及違誤適用法律的重大瑕疵：
⑴、被告謂「觀諸製造販賣委託契約書．．．及西元一九七三年四月十二日覺書所載
．．．．，訴外人達康化學製藥工業有限公司自認原告之前手容許其用自己名義以『黑彩』商標在中華民國申請商標註冊，嗣後並由堀井化工廠黃乙○○繼受取得權利，而達康公司、堀井化工廠與佳慧公司均屬黃桂昌夫婦經營，是註冊人．．．並無襲用原告商標之主觀故意及不公平競爭之情形」云云。
⑵、參加人擅自襲用原告「黑彩」商標已違反延展註冊時商標法第三十七條第一項第七款規定：
①、雙方所簽訂的「製造販賣委託契約書」載明：「甲方（堀井化工廠）．．．向中
華民國政府申請登錄商標，其登錄權為乙方（堀井藥品工業股份有限公司）保有。．．．本契約生效中，乙方承諾無條件給予甲方使用」。
②、依據前述契約條文，獲得商標授權使用之甲方為「堀井化工廠」，並非「達康公司」，也非「佳慧化學工業有限公司（參加人）」。
③、依註冊第三二五○六○號「黑彩」商標之專用權人卻為參加人。
④、參加人與堀井化工廠之代表人雖均為黃乙○○，但在法人格上卻是不同的兩個法
人。因此對於本件系爭「黑彩」商標而言，原告前身堀井藥品工業股份有限公司之系爭「黑彩」商標授權使用契約，係存在與堀井化工廠之間，參加人為毫無關係之第三人。
⑶、因此對於本件系爭「黑彩」商標而言，原告前身堀井藥品工業股份有限公司之系
爭「黑彩」商標授權使用契約，係存在與堀井化工廠之間，系爭「黑彩」商標申請人「佳慧化學工業有限公司（參加人）」，以及訴外人「達康化學製藥工業有限公司」為毫無關係之第三人，在未經原告同意下竟襲用原告「黑彩」商標申請註冊，顯然已違反延展註冊時商標法第三十七條第一項第七款規定，所以被告原處分「訴外人達康化學製藥工業有限公司自認原告之前手容許其用自己名義以『黑彩』商標在中華民國申請商標註冊」云云，顯有誤認事實及適用法律的重大違誤。
⑷、再者，依據前述製造販賣委託契約書清楚記載：「商標登錄權（註冊專用權）為
乙方堀井藥品工業股份有限公司保有」。依日漢辭典中「登錄」一字之意思為「登記註冊」。因此不論堀井化工廠、達康公司或佳慧公司依據契約均不得將原告系爭「黑彩」商標佔為己有，否則即為襲用他人商標之行為，應成立商標法第三十七條第七款規定。而契約書同一條款表示：「本契約生效中，乙方承諾無條件給予甲方使用」之規定，亦可佐證堀井藥品工業股份有限公司僅是授與堀井化工廠系爭商標之「使用權」而已。
６、被告於審理時提及之堀井藥品工業股份有限公司與達康公司間之契約已消滅：依據西元一九七五年達康公司負責人黃桂昌所出具之承認書，明白表示西元一九七三年五月七日所簽訂之「製造販賣委託契約書」，因為已改由堀井化工廠與堀井藥品工業股份有限公司於西元一九七五年四月十五日重新簽訂乙份「製造販賣委託契約書」，因此達康公司明白表示先前西元一九七三年五月七日所簽訂之「製造販賣委託契約書」作廢，此有達康公司出具之承認書可稽。因此，堀井藥品工業股份有限公司與達康公司之間並不存在任何契約關係。而本件之參加人為「佳慧化學工業有限公司」。
７、與系爭商標相同「黑彩」商標圖樣之另案事實足證參加人襲用原告「黑彩」商標：
⑴、達康化學製藥工業有限公司（達康公司）襲用原告「黑彩」商標圖樣申請註冊之
第六八六一八號「黑彩」商標，經原告要求達康公司撤銷其所襲用之「黑彩」商標，因後來達康公司將該商標移轉於堀井化工廠，所以由堀井化工廠於七十二年間自請撤銷，並刊登於七十三年三月十六日之商標公報。
⑵、惟黃乙○○經營佳慧化學工業有限公司（佳慧公司），竟由公司股東張錦珠以脫
法手段，於七十二年六月一日重新偷偷申請第二六一二三六號「黑彩」商標，在取得商標註冊後，再於七十五年十二月十二日移轉於佳慧公司，明顯係在未經原告同意下襲用原告「黑彩」商標申請註冊之行為。
⑶、相同系爭「黑彩」商標商標圖樣之前述第二六一二三六號「黑彩」商標註冊經過事實，足證佳慧公司基於其惡意襲用原告「黑彩」商標。
８、被告以參加人所提出之美容協會、經銷商等之證明書、廣告與銷售事實等，認定系爭商標已為國內美容美髮業者所知悉云云。惟查：
⑴、參加人提出之證明書不足以證明系爭商標之知名度。蓋因該證明書之代表性與客
觀性不足，全國相關業者與消費者之數目豈止這些？再者，立證明書人於該證明書中充其量僅為證明黑彩商品係由參加人所製造，惟立書人是否知悉該商品之原產製者係日商？以及參加人係獲日商授權而製造？均有疑問。立書人亦可能會認為該產品為原告產品而立此證明書。
⑵、相對於參加人提出之證明書，原告亦提出多份相關業者與消費者之聲明書，足證
國內有許多之美容美髮等相關業者與消費者知悉「黑彩」商品為日商．堀井藥品工業股份有限公司所開發產製。
⑶、事實上參加人除襲用「黑彩」商標於商品上以外，其包裝盒外觀設計與原告之包
裝盒亦完全相同，其包裝盒下方還特別標示「堀井化學工業株式會社原料提供」，且其包裝盒刻意印有日文使用說明、日文用語之「微燃性」警告及原告AMOROU
S CO.,LTD.之片假名記號「アモロス」等等。以上種種，必然會使消費者聯想到其產品與日本之「黑彩」染髮劑來源相同，至少客觀上會使消費者以為是參加人在原告之商標授權下製造。因此，本件如准系爭商標由參加人註冊，將有造成混淆誤認之虞。
９、本件固然得以民事尋求解決，但此並非唯一解決之道，系爭商標只要符合延展註冊時商標法第三十七條第一項第七款規定要件，即有其適用而不得註冊：
本件因契約條文之解釋，原告主張並未同意達康公司等以其自己名義申請註冊「黑彩」商標，因此參加人未經原告同意而申請，係屬襲用他人之商標。參加人則詮釋契約條文認為是原告同意其以自己名義申請註冊，故無襲用之情事。就此部分極其顯然係屬對契約條文之解釋，而行政法院審理行政訴訟案件，有權就此契約條文解釋認定到底原告有無同意達康公司等以自己名義申請商標註冊，此部分何須另提起民事訴訟？事實上，行政法院在審理行政訴訟案件時，即常有必要就契約內容予以認定或就民事關係予以判斷，此點毋須原告另為說明。
、綜上所述，被告原處分及訴願決定顯有違誤，請判決如原告訴之聲明。
二、被告陳述：
１、按商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊，為本件商標延展註冊時商標法第三十七條第一項第七款所明定。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。又查本款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限，復為同法施行細則第三十一條所明定。
２、本件原告固主張「黑彩」係其前手堀井藥品工業股份有限公司創用於染髮化妝品之商標，於西元一九七二年以前即已開始使用，至今已有近三十年歷史，其產品銷售於台灣亦有近三十年歷史。且參加人之代表人黃乙○○曾代表堀井化工廠與原告前手（堀井藥品工業股份有限公司）簽訂數份委託製造販賣契約，對原告「黑彩」商標之存在與授權使用情形十分清楚，竟違背契約約定而抄襲原告前手所創用之商標為所有，系爭商標之延展註冊應有首揭法條之適用云云；惟觀諸原告於原處分所檢送之證據資料影本，附件二日本昭和四十七年（西元一九七二年）之營業報告書、同年十二月發行之アモロス、昭和四十八年發行之しんびよう雜誌廣告，產品宣傳單、公司與產品簡介、型錄，附件三昭和四十七年八月二十五日商標登錄書及拒絕查定謄本，附件四讓渡書及日本、馬來西亞、韓國、香港等註冊資料，固可證原告之前手於六十一年間有先使用「黑彩」商標之事實，附件六至九之委託契約書、覺書等，可知參加人之代表人曾與原告之前手間確有業務往來，惟尚難據此認定該據以評定商標所表彰商品之信譽於本件註冊第三二五○六○號「黑彩」商標延展註冊時（八十五年五月十六日）已普遍為國內一般消費者所熟知，而行政訴訟階段檢送之證據資料，則為於日本、香港等地之廣告使用資料。復觀諸六十二年五月七日訴外人達康化學製藥工業有限公司（其代表人黃桂昌為註冊人代表人黃乙○○之夫）與原告前手堀井藥品工業股份有限公司簽訂之製造販賣委託契約書第五條：「甲方（達康化學製藥工業有限公司）將接受乙方（堀井藥品工業股份有限公司）技術提供之化妝品，全部向中華民國政府申請登錄商標，其登錄權為乙方保有。」及達康化學製藥工業有限公司與參加人之代表人黃乙○○為確保其權利，於西元一九七三年四月二日所提出之「覺書」（備忘錄）所載：「查本人為確保有關商標權利，而以本人或本公司之名義，向中華民國申請下列商標註冊．．．」等語，訴外人達康化學製藥工業有限公司自認原告之前手容許其用自己名義以「黑彩」商標在中華民國申請商標註冊，嗣後並由堀井化工廠黃乙○○繼受取得權利，而前述達康化學製藥工業有限公司與堀井化工廠及註冊人佳慧化學工業有限公司，均屬黃桂昌夫婦經營，是參加人在七十五年間以系爭商標申請註冊，並無襲用原告商標之主觀故意及不公平競爭之情形。
３、於八十五年間延展註冊時，參加人於國內持續使用「黑彩」商標於洗髮精、噴髮劑、染髮劑等商品已逾二十年，並外銷至馬來西亞、新加坡等地，已為國內美容美髮業者所知悉，此有參加人檢送之貨物稅完稅證明、七十五年至八十五年間之行銷票、中華民國美容美髮協會證明書、經銷商及零售商出具之證明書、輸出許可證、發表會及贊助活動照片、海報等證據資料影本附卷可稽。從而參加人以本件註冊第三二五○六○號「黑彩」商標延展註冊，指定使用於洗髮精商品，客觀上難謂有使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體與原告發生混淆誤信之虞，應無首揭法條規定之適用。至原告主張「覺書」並非契約書，僅為單方意思通知，堀井藥品工業股份有限公司不受拘束，又參加人以「黑彩」商標在中國大陸申請註冊，經其提出異議成立等節，經查該「覺書」為原告自行提出作為有利於己之證據資料之一，其形式上應為真正而具有證據力，至該覺書及其他相關契約內容所涉商標權之歸屬，應屬私權紛爭問題，非屬行政機關所得審究。另參加人於中國大陸申請註冊之時間、使用情形與適用法律之規定等，與本件系爭商標有別，商標審查之基準亦不相同，尚難據此作為有利之論據，併予敘明。
４、綜上所述，被告之原處分洵無違誤，請判決如被告答辯之聲明。
三、參加人陳述：
１、原告除提起本件訴訟外，另向公平交易委員會提出參加人違反公平交易法第二十一條、第二十四條之檢舉。原告主張參加人違反商標法，依商標法施行細則第三十一條之規定：「本法第三十七條第一項第七款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者」，此亦蘊有不公平競爭與否之內涵。則日後公平交易委員會對於原告之檢舉做出認定後，就參加人是否有不公平競爭之同一項事實，倘又經提起行政訴訟，將有同一事實重複起訴與否之爭議（按被告雖不同，但事實均是參加人有無不公平競爭）。
２、原告在八十九年間向被告提出評定申請者，共有三件，申請評定程序之申請人與被申請人，雖皆為原告與參加人，然而請求評定之商標，卻各有不同。被告亦分為三個案件來辦理，此三件各為不同商標形式，不應加以混淆。目前已經被告完成評定者，僅其中一件，該件被評定之商標，係「註冊第00000000號『黑彩』商標」，指定使用之商品係「修正前商標法施行細則第二十七條第○○七類之洗髮精商品」。因此本件應集中於已經被告完成評定之「註冊第00000000號『黑彩』商標」，有無違反商標法第三十七條第七款情事，不應及於其他尚未經被告完成評定程序之商標，方屬適法。
３、先就系爭「註冊第00000000號『黑彩』商標」形式以觀：
⑴、本件係「商標」爭議，而非商品名稱相同與否之糾紛，商標係指表彰商品所使用
特別顯著之標記，系爭註冊第00000000號『黑彩』商標，與日商未註冊之「黑彩」，整體構圖意匠顯有差異，予人過目印象有別，異時異地隔離觀察，在外觀、觀念上無使人產生混同誤認之虞，應非屬近似之商標（最高行政法院九十一年判字第六一五號參照）。
⑵、原告謂參加人之商標註冊登記有商標法第三十七條第七款之情事云云，從而要求
一併評定創設商標及聯合商標延展登記無效。惟「所謂襲用，係指主觀上基於不公平競爭之意圖，非出於自創而有意抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊而言，且抄襲必係抄襲得來之商標相同或近似於被抄襲之商標或標章，如以大自然界動物作為商標圖樣設計主題者，因係一般人均可能思及之自然生物，並非出自某人之獨創，縱使二商標均以同一種動物作為圖樣，只要其設計旨趣有別，構圖截然可分，外觀足以令人清楚辨識，即難謂出自抄襲。而有致公眾誤信之虞乃指有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞。商標有無致公眾對其所表彰之商品來源或產銷主體發生混淆誤信之虞，應綜合各種因素判斷之。」（最高行政法院九十二年度判字第一五七號參照）。系爭註冊第00000000號「黑彩」商標，與日商未註冊之「黑彩」，雖同為黑彩字樣，然而設計旨趣顯然有別，外觀足以令人辨識其不同，且參加人此商標係用於第七類洗髮精，實無違反註冊時商標法第三十七條第一項第七款規定之事由。
４、再就系爭「註冊第00000000號『黑彩』商標」及其聯合商標之由來而言：
⑴、第00000000號「黑彩」商標及其聯合商標，係參加人合法受讓自訴外人
達康化學製藥工業有限公司而來，查該「黑彩」圖案聯合商標，係達康化學製藥工業有限公司於六十七年間，取得註冊號數第九三四二八號之商標，據悉達康化學製藥工業有限公司係因與日商堀井公司有業務合作關係，受該日商公司之信託，而取得商標登記權，故「黑彩」商標係先由主觀上並無以不公平競爭之目的之達康化學公司取得商標權，再讓與參加人，參加人就此商標之註冊乃合法受讓而來。
⑵、又「系爭商標本身有無該當註冊時商標法第三十七條第一項第七款之構成要件，
與商標所有權人是否為原始申請人或是經由移轉受讓而來無涉，且商標之使用具有延續性，商標專用權之讓與人就有關該商標之一切權益及瑕疵，於商標專用權移轉之法律行為完成後，當然由商標專用權人之受讓人予以概括承受」（最高行政法院九十一年度判字第一三八二號判決參照）。準此，倘參加人之前手達康化學製藥工業有限公司非以不公平競爭之目的，而抄襲他人已使用之商標，則基於商標之使用具有延續性原則，參加人之延展註冊應受保障，不應遭認定無效。
５、關於參加人之前手，訴外人達康化學製藥工業有限公司並無違反註冊時商標法第三十七條第一項第七款之情事部分：
⑴、達康公司與堀井藥品工業股份有限公司間係屬技術移轉、合作販賣之授權關係，
雙方約定達康公司得在中華民國登錄相關產品之商標係基於雙方之信託關係，是以參加人擁有保留系爭商標權之正當權利：
①、查堀井株氏會社於最初所研發的是頭髮專用的噴霧式著色劑，命名為親愛的（D-
arling）顏色噴色劑，當時該產品非染髮劑亦非命名為黑彩。因此達康化學使用之「黑彩」商標非抄襲當時堀井藥品工業股份有限公司之商標或標章。查系爭「黑彩」商標染髮劑，參加人之法定代理人黃乙○○、達康化學公司在與堀井藥品工業股份有限公司合作的過程中，自行研發出來後，再與其建立技術移轉、合作販賣的授權關係。此由達康化學製藥工業有限公司與日商堀井藥品工業股份有限公司於六十二年五月七日簽訂之「製造販賣委託書契約」及台灣堀井化工廠之法定代理人黃季瓊華與日商堀井藥品股份有限公司於六十四年四月一日簽訂之「製造販賣委託書契約」內容，及堀井藥品工業股份有限公司向參加人說明關於黑彩的原料船期、及告知參加人關於黑彩的評定結果等相關內容，可知當時雙方關係相當密切，堀井藥品工業股份有限公司當時提供染髮原料，並以黑彩命名，授權達康公司、黃乙○○販賣、製造，對於黃乙○○為代表人所製造的產品，代為作品質評定等，均在在顯示當時參加人之代表人黃乙○○與堀井藥品工業股份有限公司間，係屬技術移轉、合作販賣之授權關係。且雙方於六十四年四月一日簽訂之「製造販賣委託書契約」第十二條中，亦約明要解約時，必須要在六個月以前表示，如無任何表示時，即自動延長。是以，雙方並無明確之終止上開契約之意思表示，當事人間之製造販賣委託書契約仍有效存續，故參加人基於上開信託關係，得以繼續保有商標權。
②、基於前述授權關係，達康公司使用「黑彩」商標，及相關之文字以表明其與堀井
股份有限公司間的技術移轉、合作販賣之授權關係，此種情況於一般技術移轉、授權合作關係中亦屬常見。因此，達康公司與堀井藥品工業股份有限公司簽訂「製造販賣委託書契約」第五條約定甲方（達康公司）將日方所提供的化妝品技術製成品全部向中華民國申請商標註冊，其商標登錄權為乙方所有。雙方並約定有關的登錄費用由達康公司支付，但日方承諾於契約期間由達康公司得無償使用上開商標。
③、惟依當時商標法（六十一年修正之商標法）第二十七條規定，「商標專用權人，
除移轉其商標外，不得授權他人使用其商標。但他人商品之製造，係受專用權人之支配監督，而能保持該商標商品之相同品質，並合於經濟部基於國家經濟發展需要規定之條件，經商標主管機關核准者，不在此限。」一般商標授權的要件須符合：⒈商品之製造須受專用權人之支配監督，而能保持該商品之相同品質。⒉合於經濟部基於國家經濟發展需要規定之條件，且經商標主管機關核准者等兩個要件。足見於當時的情況下，使用他人之商標除一般移轉商標權外，欲以商標授權之方式，使用商標是十分困難。因此基於便利緣故，達康公司與堀井藥品工業股份有限公司遂採取變通方式，將上開商標以信託之方式先由達康公司登錄，待合作關係結束契約期間屆滿後始將上開商標移轉至堀井藥品工業股份有限公司名下，而非將商標登錄在堀井藥品工業股份有限公司名下再經由商標授權之方式，授與達康公司使用。關於此點，由智慧國際商標事務所發給堀井藥品工業股份有限公司的函中「關於黃乙○○以達康化學製藥工業有限公司名義，依貴社關係所提出之商標登錄申請一事，以下是我要由您報告：以達康化學製藥工業有限公司名義申請之商標，依申請商標一欄表，從アモロス開始，共計九類。上開登記可用於所指定之商品包括化妝品、醫藥用品、清潔劑等。．．．欲將黃女士登記之商標權轉予貴社，我想最重要的文書即是由黃女士簽署的商標讓渡文件．．．」等語，足見當時係為便利緣故，將商標權信託與達康公司，故達康公司具有商標權之正當權源。
⑵、關於「覺書」之性質，在日本一般用語中，覺書的使用在英文中相當於意向書（
Letter Of Intent）或備忘錄（Memorandum），其主要的目的係在於契約交涉之初期，雙方已有大致合意，為證明雙方已有合意，所簽訂之文書。故覺書通常係作為契約成立前，雙方已有合意之證據，是以原告辯稱參加人提出的覺書僅為單方意思通知，實係對於一般日本社會覺書用法的誤認，且亦為否認雙方有信託關係之卸責之詞。故依據覺書的記載，雙方已有為信託關係之意示表示一致。茲再析述如下：
①、按「覺書」內容已明定，為確保商標權利，有關「堀井」、「黑彩」、「AMOROU
S」 之商標係「以本人（即黃桂昌、黃乙○○）或本公司（即達康化學製藥工業有限公司）之名義，向中華民國申請下列商標註冊．．．」。此份覺書乃原告所提出，可見屬堀井藥品工業股份有限公司所提供之文件，立書人與堀井藥品工業股份有限公司，就商標信託關係意思表示已臻一致無疑。可確信的是「黑彩」商標係在堀井藥品工業股份有限公司同意且知情之情況下，由達康化學製藥工業有限公司於西元一九七三年四月二日覺書訂立後，向東方化學製藥有限公司買受取得，並向中華民國政府註冊登記，完全非商標法所規範禁止之剽竊行為可比擬。
②、原告所提出西元一九七九年三月三十一日的信函中，堀井藥品工業股份有限公司
寫信希望與參加人之法定代理人作契約變更，該信中堀井株氏會社亦自承：「現在以甲方（即參加人之法定代理人）之名義於台灣登錄的アモロス黑彩各種製品商標權，基於契約第六條．．．」云云，均明白顯示堀井藥品工業股份有限公司於當時明白且同意系爭商標權係註冊於達康公司，參加人之法定代理人名下。惟當時雙方並未就契約作變更，因此，本件商標登記，屬堀井藥品工業股份有限公司知情且同意之行為，絕非剽竊襲用可擬。
⑶、關於東方化學與陳田之商標異議事件部分：
①、西元一九七三、一九七四年東方化學（陳田）於台灣註冊「黑彩」商標，日方即
委託達康化學股份有限公司（參加人之前手，享有「黑彩商標之權利人」）以黑彩係通用文字為由並不得作為商標代為提起商標註冊之異議。顯見當時堀井株式會社亦不認為黑彩屬於一種商標或標章，因此何來東方化學襲用其商標或標章之有？惟當時堀井藥品工業股份有限公司委託達康化學股份有限公司提起異議後，建議撤回異議與東方化學和解，由達康化學出錢（堀井藥品工業股份有限公司補助達康化學車馬費）向東方化學購買黑彩商標權。商標權購得後，日方曾委託智慧國際專利事務所商議商標移轉事宜，因當時商標授權極為困難，且堀井藥品工業股份有限公司社長堀井宗治郎明知參加人對於商標經營所付出之努力、心血與金錢極為龐大，不忍掠奪，因此告知參加人系爭商標無須登錄在其名下，而由達康化學擁有商標專用權，此觀達康化學股份有限公司取得商標權後二十六年間，堀井藥品工業股份有限公司從未對該商標權主張返還即明。
②、當時東方化學（陳田）於台灣註冊「黑彩」商標為宋體，與日本人所取之「黑彩
」字體不同，後經由堀井藥品工業股份有限公司建議將字體改與日本人所取的「黑彩」字體相同，且堀井藥品工業股份有限公司提供黑彩商品的包裝、原料（包裝盒側方所著的文字為「堀井藥品工業股份有限公司原料提供」），要求參加人之法定代理人使用以表明雙方之技術合作關係，因此，包裝盒設計自然會與堀井藥品工業股份有限公司之包裝盒外觀設計相似，此純係堀井藥品工業股份有限公司之要求所致。
③、而後雙方之合作關係及系爭商標權經由讓與到參加人手上，參加人實係依循上揭與堀井藥品工業股份有限公司之約定，進行商標之使用。
６、參加人並未違反修正前商標法第三十七條第一項第七款規定：
⑴、「按商標法第三十七條第一項第七款規定商標圖案襲用他人之商標或標章有致公
眾有誤信之虞者，不得申請註冊。所謂之襲用，與單純之相同或近似有間，須以不公平競爭為目的，非出於自創而抄襲為要件，此觀本規定與第十二條規定即明。又襲用他人之商標及標章有致公眾有誤信之虞者，固不以所襲用者為著名之商標或標章為要件，但須被襲用之標章為註冊地之一般消費者所熟知，始有公眾發生誤認混淆之虞。」改制前行政法院八十五年判字一二九三號判決著有明文。且由修正前商標法第三十七條第一項第七款規定之立法目的觀之，適用本款須以不公平競爭為目的，合先陳明。
⑵、當時黑彩產品市場均由參加人之法定代理人黃乙○○、達康公司黃桂昌所開創。
在六十一年間，黑彩商品根本不具任何名氣，堀井藥品工業股份有限公司係憑藉黃桂昌、黃乙○○之努力，才逐漸締造黑彩染色劑之商機，在台灣黑彩產品均係由參加人所提供，此點亦為原告所自承，此觀堀井藥品工業股份有限公司對於台灣高峰百貨批發股份有限公司之往來信函即可明確說明黑彩商品的提供者為達康化學股份有限公司，並非日本堀井藥品工業股份有限公司。因此，於台灣之消費者對於「黑彩」商品之提供者，絕不會認係原告，一般消費者對於系爭商標之產品亦不會有誤認之虞。既然「黑彩商標」在我國國內市場上自始至終均為同一來源，並無第二者，系爭商標會與何者產生混淆？消費者又何從誤認？自無產生不公平競爭之虞，顯見系爭商標當無商標法第三十七條第七款之適用。
⑶、再查原告於其營業報告書中聲稱其一年的銷售額（西元一九七二年至西元一九七
三年間），已逾數十萬，且聲稱「黑彩」商品在日本係昭和四十七年（西元一九七二年）首次上市，並提出堀井藥品工業股份有限公司之營業報告及美容雜誌為證。參加人相當質疑各該證物之真實性。尤其是營業報告，該文件乃內部私文書，極易偽造。何況自其上所載微少鋪貨量及其所銷售之區域僅限於日本境內如名古屋、東京、札幌等三個銷售點觀之，實難令人接受該商品已達「夙著盛譽，世所共知」之「著名」商品程度，亦無法證明以黑彩作為商標的產品有銷售到國內之事實。且原告所提出之商品包裝並無日期標示，商品型錄雖有日期顯示，惟其散發之數量、區域不明，且原告並未提出銷貨發票，實無法證明該商標所表彰之商品及其信譽已為一般消費者所熟知，難實其說。更甚者，原告並未將系爭商標使用於國內市場上，消費者自無從混淆。是以，參加人申請延長商標註冊並不會導致一般消費者誤認，而有不公平競爭之產生，原告之主張，顯無理由。
⑷、參加人既擁有商標權之正當權源，且系爭商標所表彰之商品，於台灣地區均能證
明係參加人生產之產品，並不會導致一般消費者誤信其為原告之商品，自不會有不公平競爭之產生，是本件非商標法第三十七條第一項第七款規範之情形，灼然自明。
７、綜上所述，參加人之受讓商標之前手「達康化學製藥工業有限公司」，其當時取得黑彩之商標權，係基於堀井藥品工業股份有限公司以信託方式，同意給予使用。且因東方化學製藥先行註冊「黑彩」商標權，再由參加人之前手（即達康化學股份有限公司）出資與東方化學製藥簽訂商標權讓渡契約，再次轉讓由參加人取得系爭商標權。參加人取得系爭商標權，均經過合法程序且有正當權源，並無原告所稱之以不公平競爭為目的而襲用堀井藥品工業股份有限公司之商標之情事發生。經參加人多年的努力的結果，「黑彩」在台灣已屬略有名氣之商品，原告選在系爭商標在國內之信譽已經建立之時，僭越當初堀井藥品工業股份有限公司信託該商標權予參加人使用之初衷，欲利用商標法之相關規定，以坐享其成、搭便車之心態來達到享受參加人多年努力的成果及信譽，實不可取。再者，若堀井藥品工業股份有限公司欲與參加人爭執商標權之歸屬，則應依民事訴訟途徑解決，而非要求評定商標註冊無效。本事件至多僅止於信託糾紛，即私權層面，尚不及影響公益，原告援商標法第三十七條第七款之規定請求評決註冊無效，已混淆私權與公益，其程序途徑皆有違誤，實無獲准之理。為此，請駁回原告之訴。
理 由
一、按商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第三十七條第一項第七款所明定。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。又本款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者而言，復為同法施行細則第三十一條所明定。
二、本件被告以，由原告於申請評定階段所檢送之附件二日本昭和四十七年之營業報告書等、附件三昭和四十七年八月二十五日商標登錄書及拒絕查定謄本、附件四為讓渡書等、附件六至九之委託契約書、覺書（備忘錄）等資料，尚難據此認定該據以評定商標所表彰之商品信譽於本件系爭商標延展註冊時已為國內一般消費者所熟知；另由六十二年五月七日訴外人達康化學製藥工業有限公司與原告前手堀井藥品工業股份有限公司簽訂之製造販賣委託契約書第五條：「甲方（達康化學製藥工業有限公司）將接受乙方（堀井藥品工業股份有限公司）技術提供之化粧品，全部向中華民國政府申請登錄商標，其登錄權為乙方保有」及達康化學製藥工業有限公司與黃乙○○為確保其權利，於西元一九七三年四月二日所提出之覺書（備忘錄）所載：「查本人為確保有關商標權利，而以本人或本公司名義，向中華民國申請下列商標註冊．．．商標．．．⑵黑彩．．．」等語，而訴外人達康化學製藥工業有限公司因自認原告之前手容許其用自己名義以「黑彩」商標在中華民國申請商標註冊，嗣後並由堀井化工廠黃乙○○繼受取得權利，且前述達康化學製藥工業有限公司與堀井化工廠及參加人均屬黃桂昌夫婦經營，故參加人於七十五年間以系爭商標申請註冊，並無襲用原告商標之主觀故意及不公平競爭之情事；又系爭商標於八十五年間延展註冊時，參加人於國內已持續使用「黑彩」商標於洗髮精、噴髮劑及染髮劑等商品已逾二十年，已為國內美容美髮業者所知悉，此有參加人檢送之貨物稅完稅證明、七十五年至八十五年間之行銷發票、經銷商及零售商出具之證明書等證據資料影本附卷可稽。從而參加人以系爭「黑彩」商標延展註冊，指定使用於洗髮精商品，客觀上難謂有使一般消費者對其所表彰商品來源或產製主體與原告發生混淆誤信之虞等理由，乃為申請不成立之處分。原告不服，循序提起訴願及本件行政訴訟。
三、原告於本件行政訴訟中訴稱，系爭商標延展註冊當時之商標法第三十七條第一項第七款及同法施行細則第三十一條規定：本款適用係指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；且所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限。故其適用只需客觀上兩造商標有使一般消費者滋生混淆誤認之虞者為已足，被襲用之商標是否已達夙著盛譽，並非所問。本件據以評定商標「黑彩」係其前手堀井藥品工業股份有限公司創用於染髮化妝品之商標，於西元一九七二年以前即已開始使用，至今已有近三十年歷史，其產品銷售於台灣亦有近三十年歷史，並銷往香港、新加坡及馬來西亞等國，且國內高峰百貨欲購買「黑彩」商品係首向原告前手堀井藥品工業股份有限公司洽詢，足證原告商標於國內確已有相當知名度，聽過該商標之人均知其所表彰者乃為日本商品，而非台灣商品。又依訴外人達康化學製藥工業有限公司、堀井化工廠黃乙○○與原告前手堀井藥品工業股份有限公司簽訂之製造販賣委託契約書及達康化學製藥工業有限公司與黃乙○○為確保其權利，所提出之覺書（備忘錄）中均未曾容許或同意由訴外人達康化學製藥工業有限公司等人以自己名義於中華民國境內申請系爭「黑彩」商標，況且「覺書」並非契約書，僅為單方意思通知，堀井藥品工業股份有限公司不受拘束，由此足證被告以前開製造販賣委託契約書及備忘錄作為參加人無襲用據以評定商標之根據，顯有未當。此外參加人之代表人黃乙○○曾代表堀井化工廠與原告前手（堀井藥品工業股份有限公司）簽訂數份委託製造販賣契約，對原告「黑彩」商標之存在與授權使用情形十分清楚，竟違背契約約定而抄襲原告前手所創用之商標為所有，系爭商標之延展註冊應有首揭法條之適用。另參加人以「黑彩」商標在中國大陸申請註冊，經原告提出異議，異議成立云云。惟查：
１、觀諸原告於原處分所檢送之證據資料影本，附件二日本昭和四十七年（西元一九七二年）之營業報告書、同年十二月發行之アモロス、昭和四十八年發行之しんびよう雜誌廣告，產品宣傳單、公司與產品簡介、型錄，附件三昭和四十七年八月二十五日商標登錄書及拒絕查定謄本，附件四讓渡書及日本、馬來西亞、韓國、香港等註冊資料，固可證原告之前手於六十一年間有先使用「黑彩」商標之事實，附件六至九之委託契約書、覺書等，可知參加人之代表人曾與原告之前手間確有業務往來，惟尚難據此認定該據以評定商標所表彰商品之信譽於本件註冊第三二五○六○號「黑彩」商標延展註冊時（八十五年五月十六日）已普遍為國內一般消費者所熟知，而行政訴訟階段檢送之證據資料，則為於日本、香港等地之廣告使用資料。復觀諸六十二年五月七日訴外人達康化學製藥工業有限公司（其代表人黃桂昌為註冊人代表人黃乙○○之夫）與原告前手堀井藥品工業股份有限公司簽訂之製造販賣委託契約書第五條：「甲方（達康化學製藥工業有限公司）將接受乙方（堀井藥品工業股份有限公司）技術提供之化妝品，全部向中華民國政府申請登錄商標，其登錄權為乙方保有。」及達康化學製藥工業有限公司與參加人之代表人黃乙○○為確保其權利，於西元一九七三年四月二日所提出之「覺書」（備忘錄）所載：「查本人為確保有關商標權利，而以本人或本公司之名義，向中華民國申請下列商標註冊，其商標專用權益，仍屬貴公司（係指堀井藥品股份有限公司）所有，貴公司如有需要，本人或本公司願負責將各項商標權移轉於貴公司名下，絕無異議．．．」等語，訴外人達康化學製藥工業有限公司自認原告之前手容許其用自己名義以「黑彩」商標在中華民國申請商標註冊，嗣後並由堀井化工廠黃乙○○繼受取得權利，而前述達康化學製藥工業有限公司與堀井化工廠及註冊人佳慧化學工業有限公司，均屬黃桂昌夫婦經營，是參加人在七十五年間以系爭商標申請註冊，並無襲用原告商標之主觀故意及不公平競爭之情形。
２、於八十五年間延展註冊時，參加人於國內持續使用「黑彩」商標於洗髮精、噴髮劑、染髮劑等商品已逾二十年，並外銷至馬來西亞、新加坡等地，已為國內美容美髮業者所知悉，此有參加人檢送之貨物稅完稅證明、七十五年至八十五年間之行銷票、中華民國美容美髮協會證明書、經銷商及零售商出具之證明書、輸出許可證、發表會及贊助活動照片、海報等證據資料影本附卷可稽。從而參加人以本件註冊第三二五○六○號「黑彩」商標延展註冊，指定使用於洗髮精商品，客觀上難謂有使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體與原告發生混淆誤信之虞，應無首揭法條規定之適用。
３、該「覺書」為原告自行提出作為有利於己之證據資料之一，其形式上應為真正而具有證據力，至該覺書及其他相關契約內容所涉商標權之歸屬，應屬私權紛爭問題，非屬行政機關所得審究。
４、參加人於中國大陸申請註冊之時間、使用情形與適用法律之規定等，與本件系爭商標有別，商標審查之基準亦不相同，尚難據此作為有利之論據。
四、綜上所述，原告之陳詞均不可採，則被告所為「申請不成立」之處分，揆諸首揭規定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告撤銷註冊第三二五○六○號「黑彩」商標之註冊，均無理由，應予駁回。
五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段判決如主文。
中 華 民 國 九十二 年 八 月 十三 日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第 二 庭
審 判 長 法 官 徐瑞晃
法 官 李得灶法 官 吳慧娟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十二 年 八 月 十三 日
書 記 官 劉道文