臺北高等行政法院判決 九十一年度訴字第三二二三號
原 告 甲○○訴訟代理人 丁○○兼送達複 代理 人 康立平律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）住同右訴訟代理人 丙○○
參 加 人 伊雷克托科學工業股份有限公司代 表 人 乙○○○○○
傑．麥克‧道森訴訟代理人 林鎰珠律師複 代理 人 桂齊恆律師
戊○○訴訟代理人 黃章典律師（兼送達代收人）
蕭富山律師右 一 人複 代理 人 朱柏璁律師右當事人間因發明專利異議事件，原告不服經濟部中華民國九十一年六月十日經訴字第０九一０六一一二八００號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟。本院判決如左：
主 文訴願決定及原處分均撤銷。
被告對於原告就第00000000號「電路元件裝卸裝置」發明專利所提異議案，應依本判決之法律見解另為處分。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。
事 實
一、事實概要：緣參加人前於民國（下同）八十五年四月三十日以「電路元件裝卸裝置」向被告機關之前身經濟部中央標準局申請發明專利，經編為第00000000號審查，准予專利（下稱系爭案）。公告期間，原告以系爭案有違核准審定時專利法第二十條第一項第一款、第二款及第二項規定，不符發明專利要件，檢據異議證據二係八十五年二月一日審定公告之第00000000號「碟片形電子元件之檢測分類裝置」新型專利案（下稱引證一）；證據三係八十年十月二十一日審定公告之第00000000號「無導線電子元件之檢測分類機」新型專利案（下稱引證二）；證據四係七十九年四月二十一日審定公告之第00000000號「電氣元件之檢測分類裝置」新型專利案（下稱引證三）；證據五係八十年十月十一日審定公告之第00000000追加一號「電氣元件之檢測分類裝置追加一」新型專利案（下稱引證四），為引證三之追加申請，對之提起異議，案經被告審查，於九十一年一月七日以（九一）智專三（二）０四０五九字第０九一八九００００五八號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起本件行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明求為判決：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告應為異議成立之審定。
㈡被告及參加人聲明求為判決：駁回原告之訴。
三、本案之爭點：㈠參加人曾於異議程序進行中申請修正系爭案之專利範圍，其中之一為將原第二項
（附屬項）中之「半真空吸引機構」併入第一項（主要項）中，被告雖於異議審定理由先表明不准予修正，仍依原審定公告本審查，卻又將此半真空吸引機構併入第一項（主要項）中與諸引證案比對，而判斷引證案均不足以證明系爭案不具新穎性及進步性，其適用法則是否有違誤？㈡引證案是否足以證明系爭案不具新穎性及進步性？
甲、原告主張之理由：
一、系爭案之申請專利範圍，於其第１項主要權項中所界定的元件裝卸裝置之專利特徵範圍係在：①一元件槽座的環座，②使環座繞其中心旋轉的機構，③在環座旋轉所經的路徑中，用以承收一元件流路並使元件歸位於槽座中之機構，④在環座旋轉所經的路徑中，用以充份地將槽座內元件電氣接觸以對元件進行測試之機構。⑤數個儲盒，以及⑥在環座旋轉所經的路徑中，用以將各測試後的元件自其槽座中噴出並將元件導引至數個儲盒中選定的一儲盒之機構。
系爭案於第項主要權項中所界定的元件裝卸裝置之專利範圍係在：①數個元件槽座的同心環座，②使環座繞其中心旋轉的機構，③機構，在環座旋轉所經的路徑中，用以承收一元件流路並使元件坐落於槽座中，④機構，在環座旋轉所經的路徑中，用以有效地將槽座內元件電氣連接以對元件進行測試，⑤數個儲盒，以及⑥機構，在環座旋轉所經的路徑中，用以將各測試後的元件自其槽座中噴出並將元件導引至數個儲盒中選定的一儲盒。
將系爭案的第１項主要權項及第項主要權項中所界定的技術手段比對後，可清楚得知該第１項主要權項與第項主要權項的訴求技術差異只在於環座上之元件槽座的設立個數；因此，概括而言，系爭案主要的技術特徵為：①具設有元件槽座的環座，②使環座繞其中心旋轉的機構，③在環座旋轉所經的路徑中，用以承收一元件流路並使元件歸位於槽座中之機構，④在環座旋轉所經的路徑中，用以充份地將槽座內元件電氣接觸以對元件進行測試之機構。⑤數個儲盒，以及⑥在環座旋轉所經的路徑中，用以將各測試後的元件自其槽座中噴出並將元件導引至數個儲盒中選定的一儲盒之機構。
而申請專利範圍中所述載之「獨立項」是作為專利性之判斷、專利權之效力、專利權之放棄、異議、依職權撤銷、舉發等劃分之基本單位，即判斷兩專利是否相互抵觸，乃以兩專利之獨立項所載之技術特徵相互比對而得，倘若後申請之專利的獨立項中所撰寫之專利範圍落入先申請專利的獨立項範圍中時，縱使後申請之專利的其他附屬項結構與先申請專利之結構有所不同，該後申請之專利仍違反專利法之規定，且有獨立項之專利範圍過廣之嫌疑。
二、被告指稱引證一至四皆未具設可將元件固持於槽座中之半真空吸引機構，然，審視系爭案於第１項及第項主要權項中所界定之技術特徵並無出現該元件裝卸裝置具設有用以將元件固持於槽座中之半真空吸引機構，反而是在第２項及第項附屬項中說明該裝卸裝置包括該用以將元件固持於槽座中之半真空吸引機構，同時在第７項附屬項中界定半真空吸引機構之構造，顯然半真空吸引機構並非為必要的構成機構，而為一附屬手段。
另參專利審查基準第１─２─５頁及第１─２─６頁，於該二頁中即說明了發明新穎性判斷之概念及基本原則，而該新穎性之判斷：「指判斷申請專利範圍之請求項所載發明之新穎性而言。亦即，依據專利法第二十條第一項第一款至第三款規定之情事，來判斷申請專利範圍之請求項所載發明有無該條款所規定之情事，如有則不具新穎性，如無則具有新穎性。」；至於新穎性判斷的基本原則的第⑴ 要點係：「作為新穎性判斷對象之發明，為申請專利範圍之『請求項所載發明』
」，而其判斷的第⑵要點為：「申請專利範圍應就每一請求項目逐項判斷其新穎性．．．」；另，在專利審查基準第１─２─、頁亦有針對判斷發明之進步性的基本原則的說明，其第１項原則：「判斷進步性時，應依據申請專利範圍之請求項所載發明，判斷有無專利法第二十條第二項之規定情事，如有則不具進步性，如無始具有進步性。」；其第２項原則：「申請專利範圍之請求項有二項以上時，應就每一請求項各別判斷其進步性。」由前述專利審查基準針對發明新穎性及進步性的判斷原則中可知，其不論在判斷發明之新穎性或進步性時，皆以申請專利範圍所載之發明而言，並採逐項審視；今，原告以其他依附在第１項或第項之主要權項的附屬技術再合併主要權項技術與各引證案相較之方式，實已違反專利審查基準中對判斷發明之新穎性與進步性之原則。
三、既然系爭案在第１項及第項主要權項中未界定半真空吸引機構為其構成之主要及必要機構，因此，該第１項及第項主要權項之技術手段與引證一至四相較，根本不具新穎性，同時，該第１項及第項主要權項所能達成之功效中便亦無可將元件固持於槽座中之說，亦即系爭案與引證一至四相較根本就無功效上之增進，而不具進步性。
四、又，該引證三、四皆具設有斜置送料轉盤，這斜置送料轉盤是由步進動力裝置帶動，再於斜置送料轉盤的旋轉路徑中設以元件可置入送料轉盤之置料孔中的進料導引機構，並在斜置進料轉盤的旋轉軌跡上設以電氣方式檢測元件之檢測機構，數分類儲存容器，以及分類下料機構及其噴氣孔道，該分類下料機構係設置於斜置進料轉盤的置料孔步進定位點上，並藉由噴氣孔道以空氣將電子元件吹入分類儲存容器中。是故，系爭案於申請專利範圍第１項及第項獨立項之特徵技術已落入引證三、四的專利特徵之中，而彼此相互抵觸。
另，該系爭案於專利範圍第項獨立項所具以訴求的特徵手段與第１項獨立項的特徵技術差異處，只在於第１項獨立項之環座上係設一元件槽座，而第項獨立項則在環座上設數多元件槽座，但不管是一元件槽座或數多元件槽座，其在第１項獨立項中的整體特徵結構皆被包含於引證一至四之中，而皆不具新穎性，而且一元件槽座與數元件槽座之間也只是數量單純的多寡變化，屬熟悉該項技術者易於思及達成者，根本不具進步性。
五、綜上所述，被告指稱引證一未具設系爭案之半真空吸引機構、引證二未設系爭案之測試板、載入結構、端子模組等及半真空吸引構等構造、引證三、引證四之送料轉盤的盤面構造不同於系爭案之圓盤狀測試板具數元件槽座之設計，也無載入結構、端子組機構及半真空吸引機構，且系爭包含數個同心環座及數元件感測器，故引證一、二、三、四不足以證明系爭案不具新穎性及進步性；但事實上，被告指稱引證一、二、三、四與系爭案不同處的機構，皆為參加人列於附屬項之中，而非第１項、第項主項結構訴求特徵之處，因此，被告所述之理由實為不當，也不符專利法之規定，請判決如訴之聲明。
乙、被告主張之理由：
一、原告主張被告原審定引證一、二、三、四與系爭案不同處的機構，皆為系爭案列於附屬項之中，被告將附屬項中特徵合併於主項中與證據比對，而審定異議不成立，有違反專利審查基準中對判斷發明新穎性及進步性之原則。
二、查參加人曾於異議階段中申請修正申請專利範圍，其中之一為將原第二項中之「半真空吸引機構」併入第一項中，惟原審定以其整體修正已變更實質，而不准予修正，並依原審定公告本審查，惟審定理由中又將此半真空吸引機構併入主項中與證據比對，確屬有所瑕疵。
丙、參加人主張之理由：
一、按參加人於九十年五月三十一日修正申請專利範圍時所施行之專利法（八十三年一月二十三日起施行）第四十四條第四項係規定「依第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正係在發明專利案審定公告之後提出者，並須有下列各款情事之一始得為之：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。」。復依專利審查基準彙編第四章說明書及圖式之補充修正、更正（八十九年十二月十四日公告）之第三節「審定公告後之補充修正、更正」，在申請專利範圍過廣之情形下可補充、更正之方式包含：⒈刪減申請專利範圍之請求項數（刪減１項以上之請求項）以及⒉縮減請求項之範圍（將請求項原來之某一或某些部分，進一步引述專利說明書之發明說明有記載之細節部分而形成細部限縮）。
參加人於九十年五月三十一日所提出之申請專利範圍修正本係對於原申請專利範圍（八十五年四月三十日提出專利申請時之申請專利範圍）作下列之修正：⑴申請專利範圍第１項及第項係分別加入「用以將元件固持於其槽座中的半真空吸引機構」（記載於系爭案說明書第９頁第行至第頁第行）以及「用於感測何時於該流路中之元件的數量係少於填滿該槽座之足夠量之元件感測器」及「散裝形式翻滾且未分大小之元件流路」（記載於系爭案說明書第頁第行至第頁第５行以及第頁第行至第頁第行），此修正內容亦已詳述於參加人於九十年五月三十一日提出之異議答辯理由書第五頁第５至９行；⑵刪除申請專利範圍第２項及第項。
二、由上述之修正分析可知，參加人於九十年五月三十一日所提出之申請專利範圍修正本所修正之第１項及第項係屬於專利法第四十四條第四項第一款「申請專利範圍過廣」所為之「縮減請求項之範圍（將請求項原來之某一或某些部分，進一步引述專利說明書之發明說明有記載之細節部分而形成細部限縮」修正；而所修正刪除之第２項及第項係屬於專利法第四十四條第四項第一款「申請專利範圍過廣」所為之「刪減申請專利範圍之請求項數（刪減１項以上之請求項）」修正。因此，修正申請專利範圍第１及項以及刪除申請專利範圍第２及項係分別符合專利審查基準彙編第四章說明書及圖式之補充修正、更正之第三節「審定公告後之補充修正、更正」在申請專利範圍過廣之情形下可補充、更正之方式之「⒉縮減請求項之範圍（將請求項原來之某一或某些部分，進一步引述專利說明書之發明說明有記載之細節部分而形成細部限縮）」及「⒈刪減申請專利範圍之請求項數（刪減１項以上之請求項）」之條件，因而具有專利法第四十四條第四項第一款「申請專利範圍過廣」得予修正、更正之適用，應准予修正殆無疑義。
三、次查被告於九十一年一月七日所作出之異議審定書第二點係謂「本系爭案被異議人於九十年五月三十一日申請修正申請專利範圍．．．另修正後第十一項附屬項內容，『如申請專利範圍第七項所述之裝卸裝置，其中噴出並導引元件的機構包括：(a)．．．』；查修正後之第七項所述之內容中並未見有『其中噴出並導引元件的機構』之構造者，故其修正本內容並非申請專利範圍過廣、誤記、不明瞭之記載等情事，應不准予修正」。惟查九十年五月三十一日申請修正之申請專利範圍係修正申請專利範圍第１及項以及刪除第２及項，該修正並未修正第七項或第十一項。因此，該異議審定書認定未作修正之第七項及第十一項之引述不合理而謂不准予修正（亦即認為未作修正之第七項及第十一項應不准予修正）實屬謬誤。
四、再查修正後申請專利範圍第十一項係依附於第七項，而申請專利範圍第七項係進一步依附於第一項，亦即，申請專利範圍第十一項係間接依附於第一項。而申請專利範圍第一項之元件（h）即為申請專利範圍第十一項附屬項所引述之噴出並導引元件的機構，且出現於第一項之該「噴出並導引元件的機構」亦因第七項引述第一項而實質上表現於第七項之中（雖然因採用引述記載形式之附屬項格式而未於文字上顯現）。因此，該「噴出並導引元件的機構」係實質上表現於第七項之中。因此，該異議審定書謂「查修正後之第七項所述之內容中並未見有『其中噴出並導引元件的機構之構造者』」，係屬違誤。
五、查被告於答辯狀陳稱參加人於異議階段所提呈之修正，因涉及實質變更情事，因此修正不准而逕以原申請專利範圍作為異議審定之基準。惟經閱卷結果顯示，被告機關於異議審定階段並不認為涉及實質變更，其僅認定該等修正無專利法第四十四條所列示之申請專利範圍過廣、誤記之事項、不明瞭之記載等情事，因而不准予修正，上開證據顯示被告機關不准參加人於異議階段提呈修正之理由，係有所矛盾，而由於該項修正亦可能對本件異議案所涉專利之有效性產生影響，參加人認為有必要對此再為調查。
六、再者，由於前開修正將連帶影響專利技術與原異議證據比較下是否仍具新穎性及進步性之結果，為使鈞院仍對於相關技術爭點能有更正確的理解，參加人已委請中國機械工程師學會進行專利有效性鑑定，惟因鑑定完成尚須時日，同時該份鑑定報告亦尚未經鈞院審酌，則修正後之專利申請範圍是否具有新穎性及進步性，尚待調查。是本件於準備程序中，對於原申請專利範圍是否具有新穎性及進步性，因而應予專利乙節，兩造似未充分攻防，故鈞院仍有調查及審酌之必要。
理 由
壹、程序方面：本件被告之代表人原為陳明邦，九十一年九月九日變更為蔡練生，茲由其具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，先為敍明。
貳、實體方面：
一、按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，為系爭專利核准審定時專利法第十九條暨第二十條第一項所規定。而公告中之發明，任何人認有違反前揭專利法第十九條至第二十一條規定者，依同法第四十一條第一項規定，得自公告之日起三個月內備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。
二、本件系爭第00000000號「電路元件裝卸裝置」發明專利案，其主要技術內容為第一項：一種元件裝卸裝置包含：(a)一元件槽座的環座，(b)使環座繞其中心旋轉的機構，(c )在環座旋轉所經的路徑中，用以承收一元件流路並使元件歸位於槽座中之機構，(d)在環座旋轉所經的路徑中，用以充份地將槽座內元件電氣接觸以對元件進行測試之機構，(e)複個儲盒，以及 (f)在環座旋轉所經的路徑中，用以將各測試後的元件自其槽座中噴出並將元件導引至數個儲盒中選定的一儲盒之機構。另一主項技術內容為第十三項：一種元件裝卸裝置包括：(a )數個元件槽座的同心環座，(b)使環座繞其中心旋轉的機構，(C)機構，在環座旋轉所經的路徑中，用以承收一元件流路並使元件坐落於槽座中，(d)機構，在環座旋轉所經的路徑中，用以有效地將槽座內元件電氣連接以對元件進行測試，
(e) 數個儲盒，以及 (f)機構，在環座旋轉所經的路徑中，用以將各測試後的元件自其槽座中噴出並將元件導引至數個儲盒中選定的一儲盒（詳見其申請專利範圍）。原告所舉異議證據計有：證據二係八十五年二月一日審定公告之第00000000號「碟片形電子元件之檢測分類裝置」新型專利案（即引證一）；證據三係八十年十月二十一日審定公告之第00000000號「無導線電子元件之檢測分類機」新型專利案（即引證二）；證據四係七十九年四月二十一日審定公告之第00000000號「電氣元件之檢測分類裝置」新型專利案（即引證三）；證據五係八十年十月十一日審定公告之第00000000追加一號「電氣元件之檢測分類裝置追加一」新型專利案（即引證四），為引證三之追加申請。被告認引證一包含有：一機體、一動力裝置、一進料轉盤、一進料機構、一檢測機構及一分類下料機構等構件組成之裝置；與系爭案相較，兩者雖均係電子元件分類之裝置，惟在結構上所設計之構件空間型態並不相同，且引證一未具有系爭案之半真空吸引機構，即無法達到系爭案可將元件固持於槽座中之功效者，就上述而言，系爭案之整體結構並不同於引證一，且系爭案技術手段亦與引證一不同，故引證一不足以證明系爭案不具新穎性及進步性。引證二包括：一整列落料組、一分料盤、一檢測器及數個落料閥門等構造；與系爭案相較，引證二未設有測試板，載入結構及端子模組等與系爭案相同之構造，系爭案相對引證二而言仍具有構造之新穎性；在功效上，系爭案裝置結構具有複數個同心環座及複數個元件感測器，可同時將元件置入複數個同心環座中，並由複數個元件感測器感測複數個角落之元件量，控制各角落之元件數量，另引證二未設有半真空吸引機構，可用以將元件固持於槽座中，故引證二尚難證明系爭案不具進步性。引證三包括：一機體支撐及包容各組件、一基座、一持料環、一斜置送料轉盤、一進料導引機構、一檢測機構及一分類下料機構等所構成；與系爭案相較，引證三雖亦具有一送料轉盤 (4)，惟其盤面構造不同於系爭案之圓盤狀測試板 (8)所設有之數個開孔元件槽座之設計，另引證三亦未具有系爭案之載入結構及端子組機構及半真空吸引機構等設計，系爭案相對引證三而言仍具有結構之新穎性；在功效上，系爭案之半真空吸引機構可用以將元件固持於其槽座中，另系爭案包含有複數個同心環座及複數個元件感測器，可控制各角落之元件數目，均勻供給元件至各同心環座之功能，故引證三不足以證明系爭案不具進步性。引證四為引證三之追加專利，其係在引證三之結構中分類下料機構的改良；惟查引證三之下料機構與系爭案相較，為一不相同之構造，且引證四機構的改變亦未揭示於系爭案中，即其所改良之機構與系爭案之旋轉台、測試板為不相同之結構設計，在功效上引證四仍未具有系爭案之半真空吸引機構及含有複數個同心環座和複數個元件感測器，是引證四未具有系爭案可達到用以將元件固持於槽座中及可控制各角落之元件數目等功效，故引證四亦不足以證明系爭案不具新穎性及進步性。系爭案未違反核准審定時專利法第二十條第一項第一款、第二款及第二項規定，乃為異議不成立之處分。原告不服，提起訴願，主張系爭案獨立項之申請專利範圍過廣，其第一項獨立項之特徵技術早已落入先公開之引證一、二與引證三、四的專利特徵中；又系爭案第十三項獨立項所訴求之特徵手段與第一項獨立項的特徵技術差異處，只在於第一項獨立項之環座上係設一元件槽座，而第十三項獨立項則在環座上設數個元件槽座，但不管是一元件槽座或數個元件槽座，其在第一項獨立項中的整體特徵結構皆被包含於引證一、二、三及四中，不具新穎性及進步性，且一元件槽座與數個元件槽座亦只是數量單純的變化，不具可專利性云云。訴願決定以引證一雖係揭示一動力電子元件分類裝置，但與系爭案比較，其結構上所設計之構件空間型態並不相同，且引證一未見有半真空吸引機構，而無法達到系爭案可將元件固持於槽座中之功效者，二者整體結構及功效皆不同。引證二雖亦係一電子元件之檢測分類機，然其整體結構與系爭案相較，引證二未設有測試板、載入結構及端子模組等與系爭案相同之構造，另引證二及引證三亦未具有半真空吸引機構，引證二、三與系爭案之構造亦不相同，在功效上系爭案具有複數個同心環座及元件感測器，可同時將元件置入複數個同心環座中，並由複數個元件感測複數個角落之元件量，控制各角落之元件數量，即引證二及引證三所不能達到之功效者。又引證四係引證三之追加專利，主要是改良引證三之分類下料機構，而引證四機構的改變與系爭案之旋轉台、測試板為不相同之結構，在功效上，引證四仍未具有系爭案之半真空吸引機構及含有複數個同心環座和複數個元件感測器，引證四仍無法達到可用以將元件固持於槽座中及可控制各角落之元件數目功效者。故引證一、引證二、引證三及引證四，均不足以證明系爭案不具新穎性及進步性，原告僅以申請專利範圍內部分文字、機構之名稱、字義類似相同，而未詳閱專利說明書創作說明、實施例及圖式，予以實質結構技術比較，憑個人之主觀認定，實不足採信等語為由，而維持原處分，原告猶不服，提起行政訴訟，主張理由及其爭點均如事實欄所載。
三、本院查：㈠按「作為新穎性判斷對象之發明，為申請專利範圍之『請求項所載發明』」、「
申請專利範圍應就每一請求項目逐項判斷其新穎性」，為被告制定之專利審查基準１─２─５頁及第１─２─６頁「新穎性判斷的基本原則⑴⑵」所明訂；另在專利審查基準第１─２─、頁所載「判斷進步性之基本原則⑵」，亦揭示：「申請專利範圍之請求項有二項以上時，應就每一請求項各別判斷其進步性。」由前述專利審查基準針對發明新穎性及進步性的判斷原則中可知，其不論在判斷發明之新穎性或進步性時，皆以申請專利範圍所載之發明為對象，並採逐項審視之原則，而不能將兩個或兩個以上之請求項合併來加以審查其是否具備新穎性或進步性。
㈡被告審定系爭案之異議不成立之理由主要係以引證一至四皆未具有可將元件固持
於槽座中之半真空吸引機構，然審視系爭案於第一項及第十三項主要請求項中所界定之技術特徵並無出現其「電路元件裝卸裝置」具有可將元件固持於槽座中之「半真空吸引機構」（參見原處分卷一○一頁及前揭理由貳之二所引述），反而是在第二項及第十四項附屬項中分別說明如第一項及第十三項所述之「元件裝卸裝置」，包括「用以將元件固持於其槽座中的半真空吸引機構」，同時在第七項附屬項中界定半真空吸引機構之構造，顯然「半真空吸引機構」並非為系爭案主要請求項（獨立項）必要的結構，而為一附屬技術。足見被告是以其他依附在第一項或第十三項主要請求項的附屬技術逕自併入該主要請求項之技術，再與各引證案相比較之方式，審查系爭案是否具備新穎性或進步性，實已違反前揭專利審查基準所訂判斷發明之新穎性與進步性之基本原則。
㈢參加人曾於九十年五月三十一日（異議程序進行中）申請修正系爭案專利範圍（
原處分卷一三八頁）如下：⑴申請專利範圍第一項及第十三項均分別加入「用以將元件固持於其槽座中的半真空吸引機構」（原記載於系爭案說明書第９頁第行至第頁第行）、「用於感測何時於該流路中之元件的數量係少於填滿該槽座之足夠量之元件感測器」及「散裝形式翻滾且未分大小之元件流路」（原記載於系爭案說明書第頁第行至第頁第５行以及第頁第行至第頁第行）；⑵刪除申請專利範圍第二項及第十四項。足見修正範圍之一即為將原第二項中之「半真空吸引機構」併入第一項中，原第十四項中之「半真空吸引機構」併入第十三項中，惟被告於本件異議審定理由先敍明不准予修正，仍依原審定公告本審查，繼又自行將此半真空吸引機構併入系爭案主要請求項中與諸引證案作比對，而認引證一至四皆未具有可將元件固持於槽座中之「半真空吸引機構」，其審定理由實前後牴觸，有違論理法則。被告於本件訴訟答辯理由亦自認本件異議審定理由先不准予參加人修正系爭案之專利範圍，而依原審定公告本審查，卻又將該「半真空吸引機構」併入主項中與引證案比對，確屬有所瑕疵等語在卷，益見本件審定異議不成立之理由，確有可議而難以維持。
㈣參加人主張其當初申請修正系爭案之專利範圍第一及十三項及刪除專利範圍第二
及十四項係分別符合專利審查基準對於申請專利範圍過廣之情形所許可之補充、更正方式「⒉縮減請求項之範圍（將請求項原來之某一或某些部分，進一步引述專利說明書之發明說明有記載之細節部分而形成細部限縮）」及「⒈刪減申請專利範圍之請求項數（刪減１項以上之請求項）」之要件，因而具有行為時專利法第四十四條第四項第一款「申請專利範圍過廣」得予修正、更正之適用；又參加人並未申請修正系爭案專利範圍之第八項或第十二項（修正後調整為第七項、第十一項），因此，本件異議審定書認定未作修正之調整後第七項及第十一項之引述不合理而謂不准予修正（亦即認為未作修正之調整後第七項及第十一項應不准予修正）實屬謬誤；且修正後申請專利範圍第十一項係依附於第七項，而申請專利範圍第七項係進一步依附於第一項，亦即，申請專利範圍第十一項係間接依附於第一項，而申請專利範圍第一項之元件（h）即為申請專利範圍第十一項附屬項所引述之「噴出並導引元件的機構」，出現於第一項之該「噴出並導引元件的機構」亦因第七項引述第一項而實質上表現於第七項之中（雖然因採用引述記載形式之附屬項格式，而未於文字上顯現），即該「噴出並導引元件的機構」係實質上表現於第七項之中，因此本件異議審定書謂「查修正後之第七項所述之內容中並未見有『其中噴出並導引元件的機構之構造者』」云云，係屬違誤等語。按本件雖係原告對於系爭案提起異議，經被告審定「異議不成立」，原告不服，循序提起訴願及行政訴訟，由參加人獨立參加被告之訴訟，但因參加人係為維護自己之權利而參加訴訟，依行政訴訟法第四十二條第二項規定，參加人得提出獨立之攻擊或防禦方法（參照行政訴訟法第四十二條第二項之立法理由），而參加人主張其於九十年五月三十一日（異議程序進行中）申請修正申請專利範圍，符合行為時專利法第四十四條第四項規定「得修正」之要件，並無不准之理由等情，乃有利於其自己專利權（即系爭案經核准審定所獲暫准之專利權）之維護，因被告如准其修正專利範圍，前述「半真空吸引機構」即可併入主項中與引證案比對，而有助於系爭案之新穎性及進步性，故參加人上開主張即有加以斟酌之必要，被告未及審酌此有利於參加人之主張，逕於本件異議審定書理由㈡表示「應不准予修正」，自有未洽。又被告於答辯狀陳稱參加人於異議階段所提呈之修正本，因涉及實質變更情事，故被告不准予修正，並依原審定公告本審查云云，惟查閱本件異議審定書理由㈡結果，發現被告並非認為修正本涉及實質變更，其僅認定該等修正內容並無當時專利法第四十四條第四項所列示之申請專利範圍過廣、誤記、不明瞭之記載等情事，因而不准予修正（參見原處分卷第一七五頁異議審定書），被告答辯所述，容有誤會。至於參加人主張「前開修正將連帶影響專利技術與原異議證據比較下是否仍具新穎性及進步性之結果，為使鈞院對於相關技術爭點能有更正確的理解，參加人已委請中國機械工程師學會進行專利有效性鑑定」云云，自應俟被告准其修正系爭案專利範圍後再行提出鑑定報告，始有實益，在被告准其修正前，本院對於依修正本所作鑑定報告，亦無法加以採憑作為判斷之論據，併此敍明。
四、綜上所述，被告未經詳察，遽不准參加人修正系爭案專利範圍於先，繼又以系爭案修正之內容與諸引證案比較，認引證案均不足以證明系爭案不具新穎性及進步性，作成異議不成立之處分，其適用法則容有未洽，訴願決定未加糾正，仍予維持，亦有未洽，原告訴請將之一併撤銷，自無不合，應予准許。惟本件異議案尚待被告依本院前述判決意旨，重新審酌參加人申請修正系爭案專利範圍，是否符合法定要件而應予准許，再與諸引證案作比對，審究其是否足以證明系爭案不具新穎性及進步性，而為適法之處分。故原告請求判決命被告即就系爭案作成異議成立之處分，並未達全部有理由之程度，依行政訴訟法第二百條第四款規定意旨，原告僅在請求命行政機關遵照本判決之法律見解對原告作成決定部分為有理由，其餘部分，不應准許，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第二百條第四款、第一百零四條、民事訴訟法第七十九條但書，判決如主文。
中 華 民 國 九十三 年 一 月 十五 日
臺北高等行政法院 第二庭
審判長 法 官 姜素娥
法 官 陳國成法 官 林文舟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十三 年 一 月 十五 日
書記官 余淑芬