臺北高等行政法院判決 九十一年度訴字第三三六五號
原 告 甲○○
乙○○丙○○共 同訴訟代理人 桂齊恆律師
己○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 壬○○
參 加 人 神達電腦股份有限公司代 表 人 丁○○董事長訴訟代理人 戊○○兼送達
癸○○辛○○右 一 人複 代理 人 庚○○右當事人間因發明專利異議事件，原告不服經濟部中華民國九十一年六月二十六日經訴字第○九一○六一一五○一○號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人獨立參加訴訟，本院判決如左：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：參加人於民國八十八年一月二十八日以「保護電腦系統資料安全之方法」向被告申請發明專利，經被告編訂為第00000000號審查，准予專利（下稱系爭案），於公告期間，原告等向被告提出異議，經被告審定異議不成立，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告對系爭案應為異議成立之處分。
⒊訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭案是否有違專利法第二十條第一項第一款、第二項之規定而不符發明專利要件？㈠原告主張之理由：
⒈按專利法第十九條規定：「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作
。」，又第二十條第一項第一款規定：「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：一．申請前已見於刊物或公開使用者。」「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利。」復為同法第二十條第二項之規定，由前述法條規定可知，倘系爭案申請前已有相同技術公開在先，而為已知技術之運用時，即不符發明專利要件。
⒉查系爭案主要專利特徵係如其申請專利範圍第一項所述：「一種保護電腦系統
資料安全之方法，包括：在上述電腦系統之BIOS設定中至少增設一備份功能、以及一還原功能；以及至少提供一個貯存裝置，其獨立於上述電腦系統的作業系統的控制之外，可透過上述系統BIOS而進行讀寫之控制；其中，當在上述BIOS設定中執行上述備份功能時，則將系統硬碟的資料完全複製到上述儲（貯）存裝置上；當在上述BIOS設定中執行上述還原功能時，則複製到上述貯存裝置上之資料，將會再複製回到上述硬碟。」由上述可知，系爭案係在電腦系統原有的BIOS設定中增設一備份功能及一還原功能，其中備份功能係用以將系統硬碟的資料完全複製到一個不受作業系統控制的貯存裝置上，如系統硬碟遭受破壞時，則可執行還原功能，將貯存裝置上貯存的備份資料複製回系統硬碟，以達保護電腦系統安全之目的。惟系爭案申請前，即有相同技術提出專利申請，並已核准公開，顯見系爭案不符專利要件。
⒊首先被告與原訴願決定機關均指系爭案僅透過原有系統BIOS的使用即可執行資
料備份回復之目的，公告之第00000000號「硬碟系統保護復原卡」發明專利案（下稱引證案）則須額外提供一復原卡始能回復資料，故認定二者不同。查不論是引證案以外接復原卡方式，或系爭案在BIOS增加備份、還原功能。二者都是使用BIOS的延伸功能，故在基本的技術原理上完全相同，參閱引證案第二圖之流程步驟34、35，其主要在描述復原卡取得執行權的步驟係：BIOS執行擴充BIOS→復原卡符合擴充BIOS規格，取得執行權。由該段敘述可以明顯看出，引證案之復原卡事實上即為BIOS的延伸區域，等同於在BIOS中擴充的功能。有關引證案之復原卡是否可視為BIOS的延伸區域，可由BOOT ROM從早期附於網路卡上，到目前已內建於主機板BIOS中的過程獲得印證：由於早年的電腦主機板內含的BIOS容量只有64KB，為因應容量不足及增加BIOS功能，業界乃制訂擴充BIOS的規格，如早期網路卡所附的BOOT ROM即為擴充BIOS的一種，時至今日，主機板的BIOS容量已經擴增到2MB或4MB，乃將網路卡中的BOOT ROM內建於主機板的BIOS中。而引證案的狀況亦復如此，由引證案第二圖的流程步驟34、35可以看出，引證案於電腦完成系統化之後，即由BIOS執行擴充BIOS，並因而發現符合擴充BIOS規格的復原卡，而轉換執行權。由該流程即足以證明引證案之復原卡確實是BIOS的延伸區域，與系爭案由BIOS執行備份與還原功能，二者均係在BIOS規範的規格下進行，故系爭案與引證案顯屬實質相同。
⒋再查被告、原訴願決定機關均一再強調系爭案無須讀取硬碟機的任何資料，即
可執行備份、還原功能，而引證案須讀取硬碟上主程式，如硬碟資料毀損，即須重新安裝主程式，操作繁複等云云。惟此一說法顯然並非事實，系爭案主要係利用一貯存裝置以備份系統硬碟的資料，並在系統硬碟資料遭毀損時，可以從貯存裝置上備份的資料複製回系統硬碟，以執行復原功能。而系爭案對所謂貯存裝置的定義是：⑴備份硬碟，不受作業系統所控制（ACCESS）（系爭案說明書第五頁揭示、申請專利範圍第二項界定）。⑵系統硬碟的一分割區域（partition） （系爭案說明書第五頁揭示、申請專利範圍第三項界定）。⑶可讀寫光碟（系爭案說明書第五頁揭示、申請專利範圍第二項界定）。但除「可讀寫光碟」外，系爭案一旦將系統硬碟的資料複製到所謂的備份硬碟或系統硬碟的一分割區域中，其執行「還原」功能時，即必須讀取硬碟資料，此與參加人、被告及原訴願決定機關所稱系爭案無須讀取任何硬碟資料，即可執行備份、還原功能之說法顯然不符。特別是當貯存裝置係是系統硬碟的一分割區域（partition） 時，系統硬碟的原始資料及備份的複製資料均位在同一個系統硬碟上，在此狀況下，系爭案如何能不讀取系統硬碟的任何資料，即可執行還原功能？至此，被告一再堅稱系爭案無須讀取硬碟機的任何資料，即可執行備份、還原功能之說法顯已不攻自破。另查被告一再宣稱引證案安裝於硬碟保留區中的主程式，一旦硬碟資料毀損，即須重新安裝，而多所不便等云云。事實上，引證案的主程式係儲存於硬碟保留區中，亦即如同系爭案構成貯存裝置並儲存系統硬碟備份資料的備份硬碟或系統硬碟的一分割區域，如果系爭案可確保其備份硬碟或系統硬碟分割區域的資料不遭破壞，即缺乏立場質疑引證案安裝於硬碟保留區中的主程式可能遭到破壞。
⒌事實上，系爭案只是單純的將引證案所揭露的眾多技術特徵中擷取出「備份」
與「還原」功能，由於系爭案只有執行引證案之局部功能，故就整體的工作流程當然有所差異。惟必須考慮的是，系爭案究竟是如何達成其電腦資料保護之目的，其主要技術手段仍在於利用電腦系統BIOS的擴充功能，而在執行時得以將系統硬碟的資料完全複製到貯存裝置，即所謂的「備份功能」，如系統硬碟的資料被破壞，則可將貯存裝置的資料複製回系統硬碟，而產生所謂的「還原功能」。惟利用電腦系統BIOS擴充功能，可使系統硬碟資料先備份，於損壞時再回存的備份還原功能確實已經揭露於公開在先的引證案，故系爭案強調的主要專利特徵為不具新穎性。又關於參加人指稱系爭案中主要僅於系統原有之BIOS之中增加備份功能與還原功能，當系統開機時，僅須簡單的操作即可透過系統BIOS直接進行硬碟備份與還原功能，而引證案則須增加一復原卡，除操作程序不同外，亦可降低使用成本，同時強調其備份／還原程式只有數十千位元組，並非因BIOS容量擴充而產生的發明，故指系爭案較引證案增進功效。惟原告必須強調的是參加人對於進步性判斷的標準顯然有誤導嫌疑，如參照其說明書內容可以發現，其發明目的與達成功效均係在如何提供備份與還原功能，以達到電腦資料保護之目的，故判斷其是否具備進步性，自應就前揭特徵是否被既有技術所揭露，而如前揭所述，系爭案利用BIOS擴充功能以達資料備份與還原之技術特徵已見揭露於公開在先的引證案，其為運用已知技術自為不爭之事實，至於系爭案強調其將備份與還原程式增設於BIOS中，而無須另外安裝一復原卡一節，其技術亦如同目前的ALL IN ONE主機板將網路卡的BOOT ROM內建於BIOS中，換言之，系爭案無非只是既有技術的集合相加而已，並不具進步性。
㈡被告主張之理由：
⒈查就引證案整體構成需額外增設一外接復原卡方可達成資料回復之功能，即引
證案之技術手段做還原功能時須啟動BIOS後再轉移到復原卡去執行，不論在結構上及操作手段上都較系爭案為繁複不方便，系爭案減少了復原卡，操作手段上可節省執行動作，實非原告所稱之單純的BIOS的延伸。
⒉查系爭案所提及之不受此電腦系統之作業系統控制的外儲存裝置，主要係用以
說明此儲存裝置可直接提供BIOS進行存取、控制。況且引證案中之硬碟保留區的主程式損毀時，引證案便不能執行主程式以達到後續目的，必須進行重新安裝主程式等需要人力之繁複工作；而系爭案由於不需讀取硬碟中任何資料（如引證案之主程式），是以無論硬碟資料是否遭受損壞，皆可進行資料備份與資料回復。系爭案因於系統原有之BIOS中增加備份功能與還原功能，當系統開機時，透過系統BIOS便可直接進行硬碟備份與還原功能，而無須事先讀取硬碟中的任何資料，不同於引證案必須先讀取硬碟中之執行主程式才能運作，原告個人之認知顯有錯誤，原審定應無不當。
㈢參加人主張之理由。
⒈依據專利審查基準謂新穎性之判斷，指判斷申請專利範圍之請求項所載發明之
新穎性而言，且第二章專利要件之第三節新穎性中新穎性判斷之基本原則載明「作為新穎性判斷對象之發明，為申請專利範圍之『請求項所載發明』」。系爭案之專利申請項中載明電腦系統之BIOS設定中增設備份功能以及還原功能，當執行備份功能時，則將系統硬碟的資料完全複製到上述儲存裝置上，且執行還原功能時，則複製到上述儲存裝置上之資料，將會再複製回到上述硬碟。然而，引證案中系統之BIOS完全無系爭案之主要特徵與設定。
⒉依據專利審查基準中新穎性判斷之基本原則載明「判斷發明有無新穎性時，應
以發明之技術內容比對是否相同（含能由熟習該項技術者直接推導）為準」。不相同即具有新穎性；相同即不具新穎性。引證案的前提為必須額外提供一個包括擴充用唯讀記憶體之硬碟系統保護復原卡，且必須於硬碟保留區中儲存復原卡之主程式資料，而系統BIOS在做完初始設定之後，必須將指控權交給復原卡執行唯讀記憶體內的程式，再執行硬碟中之主程式，以達成之後資料回復目的。然而，系爭案中主要僅於系統原有之BIOS之中增加備份功能與還原功能，當系統開機時，透過系統BIOS便可直接進行硬碟備份與還原的功能，而不需如引證案事先讀取硬碟中的任何資料。因此，系爭案與引證案之主要技術特徵與操作模式完全不同。
⒊就專利進步性言，引證案必須透過系統BIOS進行硬碟診斷與晶片初始化、搜尋
擴充BIOS與硬碟系統保護復原卡，並且利用系統攔截中斷方式以硬碟系統保護復原卡取得執行權，以攔截相關處理訊號，執行復原卡唯讀記憶體內之程式，並檢查硬碟中是否安裝主程式，以進行相關多重開機程序與由復原卡接管硬碟之存取動作（透過中斷訊號之接管）與重新開機，達到資料回復目的。相較於引證案之複雜操作，系爭案中使用者僅需要簡單的操作（甚至是透過一個簡單的按鍵），透過BIOS之控制即可達到電腦系統資料安全保護之目的。引證案不僅增加電腦系統作業之複雜度，且只要任一環節無法發揮效能，引證案便無法順利運作。因此，系爭案絕對具有引證案所無法擁有之專利進步性，且提供更便捷的操作方式予使用者達成資料保護目的。
⒋原告強調系爭案係因為BIOS的記憶體空間隨著產業的進步而擴增，因而有系爭
案之衍生，即系爭案係根據產業的進步因應而生。然而，必須強調的是，系爭案之BIOS中僅儲存一單純之備份復原程式，以程式設計觀點而言，其所佔之記憶體大小絕不超過數十千位元組，僅佔一般BIOS記憶體空間的極小部分（申請初之BIOS記憶體空間亦是）。因此，系爭案絕非因為BIOS記憶體空間隨著產業的進步而擴增而有之發明，系爭案所提出新穎之創意構想於申請初之時空背景對於相關產業實質具有產業之進步性，且即使小容量之BIOS記憶體亦可達成系爭案所預期之功效。
⒌對於引證案與系爭案的建置成本而言，引證案必須於電腦之外花費額外之數百
元甚至上千元購買復原卡方能達到預期的效果，然而，系爭案幾乎不需增加電腦之外的額外成本便可達成預期之功效，不僅提供一般使用者更便捷、便宜的操作與購買電腦成本，進而鼓勵使用者使用電腦，此外，對於電腦產業與製造商而言，亦可在降低相關設計與建置成本下提供一般使用者操作電腦時的附加價值，進而鼓勵相關廠商進行電腦附加功能的開發。因此，如上所述，系爭案對於一般使用者、相關電腦產業皆具有專利進步性價值。
理 由
甲、程序方面：原告起訴時，被告代表人為陳明邦，嗣於九十一年九月九日變更為蔡練生，茲據被告新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，合先敍明。
乙、實體方面：
一、參加人於八十八年一月二十八日以「保護電腦系統資料安全之方法」向被告申請發明專利，經被告編訂為第00000000號審查，准予專利，於公告期間，原告等向被告提出異議，經被告審定異議不成立，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回之事實，有原告異議申請書、被告九十年十一月十九日（九○）智專三（二）○四○八五字第○九○八九○○二二六四號異議審定書及經濟部九十一年六月二十六日經訴字第○九一○六一一五○一○號訴願決定書在卷可憑，堪信為真實。原告於言詞辯論已表明就系爭案之新穎性不爭執，則本件之爭點應為系爭案是否有違專利法第二十條第二項之規定而不符發明專利要件？
二、按稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作。又凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起六個月內申請專利者，不在此限。二、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。三、申請前已陳列於展覽會者。但陳列於政府主辦或認可之展覽會，於展覽之日起六個月內申請專利者，不在此限。發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。為系爭案異議審定時專利法第十九條、第二十條第一項、第二項所明定。依卷附發明專利說明書之記載，系爭案申請專利範圍為：
⒈一種保護電腦系統資料安全之方法，包括：在上述電腦系統之BlOS設定中至少增
設一備份功能、以及一還原功能以及至少提供一個貯存裝置，其獨立於上述電腦系統的作業系統的控制之外，可透過上述系統BIOS而進行讀寫之控制；其中，當在上述BIOS設定中執行上述備份功能時，則將系統硬碟的資料完全複製到上述儲存裝置上；當在上述BIOS設定中執行上述還原功能時，則複製到上述貯存裝置上之資料，將會再複製回到上述硬碟。
⒉如申請專利範圍第一項所述之方法，其中，上述貯存裝置可為一硬碟裝置、或是一可讀寫光碟裝置，其不為上述電腦系統使用之作業系統所控制。
⒊如申請專利範圍第一項所述之方法，其中，上述貯存裝置可為上述系統硬碟之一個分割區域（Partition）。
⒋如申請專利範圍第一項所述之方法，其中，將系統硬碟的資料完全複製到上述儲
存裝置上，係使用位元對位元（bit-to-bit）之方式；將上述貯存裝置上之資料複製回到上述硬碟之方式為位元對位元之方式。
⒌如申請專利範圍第一項所述之方法，其中，在上述BIOS設定中可更增設一壓縮／
解壓功能；當執行上述備份功能時，則先將系統硬碟的資料先行加以壓縮後，再複製到上述儲存裝置上；當執行上述還原功能時，則可解壓縮上述貯存裝置上之壓縮資料，再複製回到上述硬碟。
⒍如申請專利範圍第一項所述之方法，其中，上述BIOS設定中，可以再增設一定時
備份功能，使上述BIOS每隔一特定時間即自動執行備份硬碟之功能；以及一跳過功能，以讓用戶選擇不作備份硬碟之動作。
⒎如申請專利範圍第一項所述之方法，其中，上述BIOS能夠執行驅動上述硬碟和上述貯存裝置之程式。
三、引證案係八十六年八月六日申請、八十七年七月二十一日公告之第00000000號「硬碟系統保護復原卡」發明專利案，引證案係提供包括擴充用唯讀記憶體、擴充用讀寫記憶體之硬碟系統保護復原卡及於硬碟保留區中儲存復原卡之主程式資料，引證案之電腦系統首先須對系爭配置的硬碟裝置進行診斷與初始化相關電腦各晶片、搜尋擴充用BIOS與硬碟系統保護復原卡，並且利用系統攔截中斷方式以硬碟系統保護復原卡取得執行權，以攔截相關處理訊號，執行復原卡唯讀記憶體內部之程式，並檢查硬碟中是否安裝主程式，以進行相關多重開機程序與由復原卡接管硬碟之存取動作（透過中斷訊號之接管）與重新開機，達到資料回復目的。而系爭案依上專利說明書之記載係於電腦系統之BlOS設定中至少增設一備份功能、以及一還原功能以及至少提供一個貯存裝置，其獨立於上述電腦系統的作業系統的控制之外，可透過上述系統BIOS而進行讀寫之控制，系爭案透過BIOS之控制即可達到電腦系統資料安全保護之目的。原告雖主張引證案以外接復原卡方式，或系爭案在BIOS增加備份、還原功能。二者都是使用BIOS的延伸功能，故在基本的技術原理上完全相同，引證案之復原卡實是BIOS的延伸區域，與系爭案由BIOS執行備份與還原功能，二者均係在BIOS規範的規格下進行，故系爭案與引證案顯屬實質相同等等。
四、經查，引證案必須於電腦之外另外購置復原卡以擴充用唯讀記憶體附加於電腦系統之後方能達到攔截電腦系統之開機中斷訊號以及攔截磁碟讀寫中斷訊號以進行特殊控制之預期的效果。引證案之結構須增設一外接復原卡，於執行還原功能時須啟動BIOS後再轉移到復原卡，去執行讀取硬碟中之主程式才能運作；系爭案則係於電腦系統之BlOS設定中至少增設一備份功能、以及一還原功能以及至少提供一個貯存裝置，電腦透過BIOS之控制即可達到電腦系統資料安全保護之目的，引證案之技術手段與系爭案顯有差異，系爭案結構上及操作手段上都較系爭案簡便，亦毋須如引證案另外建置復原卡之不便與耗費，尚非原告所指系爭案僅為既有技術的集合相加而已，因此，系爭案較諸引證案應具有功效之增進，引證案尚不足以證明系爭案不具進步性，原告主張引證案與系爭案二者均係在BIOS規範的規格下進行，顯屬實質相同一節，核非可採。
五、從而原處分以引證案不足以證明系爭案不具新穎性及進步性，而為異議不成立之審定，於法並無不合。訴願決定予以駁回，亦屬妥適，原告主張請求撤銷訴願決定及原處分，並為異議成立之處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段、第一百零四條，民事訴訟法第八十五條第一項前段，判決如主文。
中 華 民 國 九十二 年 十 月 九 日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第 三 庭
審 判 長 法 官 姜素娥
法 官 林文舟法 官 陳國成右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十二 年 十 月 十三 日
書記官 王英傑