臺北高等行政法院判決 九十一年度訴字第三七五七號
原 告 甲○○訴訟代理人 乙○○專利代被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）住同右右當事人間因有關專利事務事件，原告不服經濟部中華民國九十一年九月九日經訴字第０九一０六一二一六四０號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：緣原告前於民國（下同）九十一年五月二十九日對其第00000000號「防火門外框改良結構」新型專利案（下稱系爭專利），向被告提出更正申請專利範圍之申請，經被告審查，以系爭專利業經被告於九十一年五月十日審定舉發成立，應撤銷專利權在案，且經原告提起訴願，刻於行政救濟中，所提更正案已無標的為由，爰以九十一年六月二十四日（九一）智專一（二）一五０三二字第０九一九四００二０三六號函為本件更正案應不受理之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起本件行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明求為判決：訴願決定及原處分均撤銷。
㈡被告聲明求為判決：駁回原告之訴。
三、兩造之爭點：原告於系爭專利業經舉發成立，撤銷專利權後，提起行政救濟中，向被告申請更正申請專利範圍，應否准許？
甲、原告主張之理由：
一、「發明專利權人對於請准專利之說明書及圖式，認有下列情事之一時，得向專利專責機關申請更正，但不得變更發明之實質：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。」為專利法第一百零五條準用第六十七條第一項所明定，是由法意，經核准之專利若有合於前述一至三情形時被告即得核准申請更正，以使專利更為明確。
二、又同法第一百零五條準用第七十四條第一項規定：「發明專利權經撤銷後，有下列情形之一者，即為撤銷確定：一、未依法提起行政救濟者。二、經提起行政救濟經駁回確定者。」是由法意，新型專利權若提起行政救濟，但未經駁回確定時仍具有「專利權」，並仍應屬於請准之專利，且應可適用專利法第一百零五條準用第六十七條之規定。
三、查原決定機關及被告所持理由中係認為「本案由被告於九十一年五月十日審定舉發成立，應撤銷專利權在案，茲經台端提起訴願，刻正行政救濟中，故所請更正案應不受理。」然而本案目前係依法提出行政救濟，因而在行政救濟期間本案並未被撤銷「確定」，仍具有專利權，並本案係針對系爭專利「申請專利範圍過廣」作更正，故應合於專利法第一百零五條準用第六十七條之規定。
四、又被告所持理由中並未依據專利法之法條依據，且未依據專利法第一百零五條準用第六十七條第一項第一至三款情事來審定本案更正是否受理或不受理，而專利法中並未如原決定、原處分理由中制定有「專利必須存繫屬原處分機關才能提出更正」之法條，因而原決定機關及被告所持理由實難稱合理，並應違反專利法之規定，又行政程序法第七條第一項第二款規定有多種同樣能達成目的之方法時應選擇對人民權益損害最少者，又同法第十條明定，行政機關行使裁量權，不得逾越法定之裁量範圍，並應符合法規授權之目的，因而就其法意中原決定機關及被告之理由實已逾越法定之裁量範圍，且對原告權益造成損失。
乙、被告主張之理由：
一、按「新型專利權人對於請准專利之說明書及圖式，認有下列情事之一時，得向專利專責機關申請更正，但不得變更新型之實質：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。」「申請專利範圍、說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效。」分別為專利法第一百零五條準用第六十七條第一項及第三項所明定。揆諸前揭規定，對已取得專利權之專利固依法得提出更正申請，惟必以該專利仍合法存在繫屬始可為之。倘該請准之專利遭舉發，且尚在被告審查中，因專利權仍存續，專利權人所提更正申請尚得併案審查；若其專利業經審定舉發成立，應撤銷其專利權者，因已發生實質上之法律效果，倘受理其更正申請並經核准公告，溯自申請日生效，則影響原舉發審定之法律安定性，縱該審定於行政救濟程序中尚未確定，自仍應不受理。
二、查本件原告於九十一年五月二十九日對其第00000000號「防火門外框改良結構」新型專利案，向被告申請更正申請專利範圍，因該系爭專利業經被告於九十一年五月十日以（九一）智專二（四）０四０六四字第○九一八九○○一一一七號函審定舉發成立在案，應撤銷專利權，經原告提起行政救濟，刻由經濟部訴願會審理中，而不再繫屬被告，所提更正申請已無從受理。原告辯稱該系爭專利刻於行政救濟中，然其因申請專利範圍過廣所提之更正申請，應可適用專利法第一百零五條準用第六十七條第一項及第三項及同法條準用第七十四條之規定云云。惟查原告自舉發答辯時（九十年三月二日），甚至於舉發審查中，迄至舉發審定前（九十一年五月十日），長達一年期間，原告並未於上揭可併案審查期間提出更正，卻至其提起訴願同時，於該系爭專利已經審定且不繫屬被告始向被告申請更正，所提更正申請，自無從受理。因舉發專利事涉兩造申請人權益且為不影響原舉發審定之法律安定性，在未經行政爭訟程序將原處分撤銷前，被告所為本件更正申請應不予受理，於法應無不合。此一見解亦為經濟部八十六年四月十六日經（八六）訴字第八六六○六七七八號訴願決定書所採。至原告所稱本件係更正申請專利範圍過廣一節，自無審查之餘地。從而本系爭案申請更正事件，被告於九十一年六月二十四日以（九一）智專一（二）一五○三二字第○九一九四○○二○三六號函處分該更正申請應不予受理之處分，應無違誤。原告所辯，自不足採。
三、綜上所述，被告原處分並無違法，請駁回其原告之訴。理 由
一、按新型專利權人對於請准專利之說明書及圖式，認有下列情事之一時，得向專利專責機關申請更正，但不得變更新型之實質：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。申請專利範圍、說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效。分別為專利法第一百零五條準用第六十七條第一項及第三項所明定。揆諸前揭規定，對已取得專利權之專利固得依法提出更正申請，惟必以該專利仍合法存在，繫屬原處分機關始可為之。倘該請准之專利遭舉發，且尚在審查中，因專利權仍存續，專利權人所提更正申請亦尚得併案審查；惟若其專利業經審定舉發成立，應撤銷其專利權者，因已發生實質上之拘束力（實質的存續力），倘受理其更正申請並經核准公告，溯自申請日生效，則將影響原舉發審定之法律安定性，縱令該審定於行政救濟程序中尚未確定，仍應不予受理。
二、本件原告於九十一年五月二十九日對其系爭第00000000號「防火門外框改良結構」新型專利案，向被告提出更正申請專利範圍之申請，經被告以本案業經被告於九十一年五月十日審定舉發成立，應撤銷專利權在案，經原告提起訴願，刻正行政救濟中，乃為所請更正案應不受理之處分。原告提起訴願，主張系爭專利雖遭舉發成立，應撤銷專利權之處分，惟已依法提起行政救濟中，而於行政救濟期間系爭專利並未被撤銷確定，仍具有專利權，且本件係針對系爭專利之申請專利範圍過廣予以更正，應符合專利法第一百零五條準用第六十七條之規定，被告所為應不受理之處分，實有違專利法之規定云云。經訴願決定駁回，原告猶不服，提起行政訴訟，主張理由及其爭點均如事實欄所載。
三、本院查，本件原告於九十一年五月二十九日對其第00000000號「防火門外框改良結構」新型專利案，向被告申請更正申請專利範圍，因系爭專利業經被告於九十一年五月十日以（九一）智專二（四）０四０六四字第○九一八九○○一一一七號函審定舉發成立，應撤銷專利權在案，經原告提起行政救濟，刻由本院審理中（本院九十一年度訴字第四０三三號），而不再繫屬被告，所提更正申請，揆諸首揭說明，被告自無從受理。原告雖訴稱系爭專利刻於行政救濟中，然其因申請專利範圍過廣所提之更正申請，應可適用專利法第一百零五條準用第六十七條第一項及第三項之規定云云，惟查原告自舉發答辯時（九十年三月二日），甚至於舉發審查中，迄至舉發審定前（九十一年五月十日），此長達一年之可併案審查期間，並未向被告提出更正之申請，卻遲至系爭專利已經審定舉發成立，提起訴願，而不繫屬被告時，始向被告申請更正，所提更正申請，自應不予受理。況舉發專利事涉兩造申請人權益，為不影響原舉發審定之法律安定性，在未經行政爭訟程序將原處分撤銷前，被告所為本件更正申請應不予受理之處分，於法並無不合。至原告主張本件係更正申請專利範圍過廣一節，自無庸予以審查。
四、綜上所述，本件系爭專利申請更正事件，被告所為應不予受理之處分，並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告起訴意旨，仍執前詞及個人主觀之見解，請求撤銷訴願決定及原處分，依其所述事實，在法律上顯無理由，爰不經言詞辯論，逕以判決駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段及第一百零七條第三項規定，判決如主文。
中 華 民 國 九十二 年 九 月 二十二 日
臺北高等行政法院 第三庭
審判長 法 官 姜素娥
法 官 陳國成法 官 林文舟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十二 年 九 月 二十三 日
書記官 余淑芬