臺北高等行政法院判決 九十一年度訴字第四一七六號
原 告 甲○○訴訟代理人 丁○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 乙○○
丙○○
參 加 人 德商．哈薩沃克
公司 五–二九號(HAZET-ERVER G代 表 人 賀曼．Ｊ．勒弗
(HERMAN右當事人間因發明專利異議事件，原告不服經濟部中華民國九十一年八月十五日經訴字第○九一○六一一九三六○號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如左：
主 文訴願決定及原處分均撤銷。
被告應依本判決之見解作成行政處分。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔二分之一，其餘由原告負擔。
事 實
壹、事實概要：緣參加人德國商．哈薩沃克賀曼勒弗公司前於民國（以下同）八十七年十月八日以「套筒扳手之延伸部」向前經濟部中央標準局（八十八年一月二十六日改制為智慧財產局）申請發明專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利（以下簡稱系爭案）。公告期間，原告以其違反核准審定時專利法第十九條、第二十條第一項第一款、第二款及第二項之規定，不符發明專利要件，對之提起異議，並提出異議附件二為八十七年九月十日申請，八十九年五月一日審定公告之第00000000號「工具類之轉接桿易套定結構」新型專利案（以下簡稱引證一）；異議附件三為引證一與系爭案之結構比對示意圖；異議附件四為西元一九九四年三月一日公開之美國第0000000號專利案（以下簡稱引證二）；異議附件五為八十五年一月十五日申請，八十五年十一月二十一日審定公告之第00000000號「可撓性接桿之結構」新型專利案（以下簡稱引證三）；異議附件六為引證二及引證三與系爭案之結構比對示意圖為證據。案經被告審查，於九十一年四月八日以（九一）智專三（三）○五○五一字第○九一八九○○○八二八號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第四十二條第一項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
貳、兩造聲明：
一、原告聲明：求為判決
１、訴願決定及原處分均撤銷。
２、命被告就本件應為「異議成立」之審定。
３、訴訟費用由被告負擔。
二、被告聲明：求為判決
１、原告之訴駁回。
２、訴訟費用由原告負擔。
叁、兩造爭點：
原告於異議階段提出之引證一、引證二及引證三，是否足以證明系爭案不具進步性，而不符發明專利要件？
一、原告陳述：
１、經原告仔細審閱訴願決定理由，發覺訴願決定機關僅一味就原告所提之理由予以辯駁，所持之駁回理由則了無新意，沿襲被告之審定書理由，且未就事實及法定要件為審查基準下，即以主觀之見解，判定訴願駁回，惟查被告之原處分內容實誤謬百出，相互矛盾，難以令原告心服。茲將理由詳述如下：
⑴、首先，綜合歸納訴願決定書之內容，訴願決定主要係認為：
①、引證二並未揭示系爭案中之連接插入件與承接件，再者引證二亦未揭示系爭案中於管內所設壓力傳輸件之剛勁管，因而認定兩者為不同之專利範圍。
②、引證三僅揭示一種可撓性接桿的創作，因此亦無法證明系爭案不具新穎性。
如上兩點，並再認定系爭案所利用管之設置，可達到增加抗扭力，亦可降低製造成本，提高精準度，而具有進步性並為一高度創作云云。
⑵、惟查訴願決定書之內容，卻有可議之處，其中就以系爭案所具有之進步性，是否
符合專利法第十九條之定義條文，即係一大爭議點，且對於訴願決定之內容，亦未能切確符合實情陳述，其中就以系爭案與引證二而言，引證二雖未能揭示有系爭案中之連接插入件及承接件，但就以系爭案之背景中所持論點而言，其亦僅改良引證二之結構，方達其所自承之功效，但其所改良之結構，是否符合第十九條中之「高度創作」，則係令人相當質疑。
⑶、其中參照附件二所示，係兩案之結構比較圖，而觀之兩案最為關鍵之壓力傳輸結
構作一比較，兩案同樣係利用於管內各設有一剛勁管（系爭案之元件８）及一長軸銷（引證二之元件），如此再各配合一彈性件（、105）， 而令該剛勁管及長軸銷具有壓迫復位之結構；因此單就此部分而言，試問兩者又有任何之差異之處？而參照訴願決定及原處分，卻均稱引證二未揭示剛勁管，實令人對於其審查時之論點存疑；且由附件二中亦可相當明確的發現，兩者所利用之彈性件（、105）抵頂該剛勁管及長軸銷之結構，亦是一模一樣，唯一的差別僅係在於其設置之位，一為頂端一為末端，因此就此特徵系爭案根本不符合進步性之要件。
⑷、再以該連接插入件與承接件而言，其中系爭案採用分離設置之方式，而引證二則
係採用一體設置，因此就以被告所稱之其可降低製造成本及提高抗扭力之兩功效，則又係令人懷疑其所持之論點係以何者為基礎點；眾所皆知，元件之數量應係以愈少愈符合組裝容易降低成本之條件，而今引證二僅需利用一單一元件，即可同時具有系爭案中之「管３」、「承接件１」及「插入件２」等三元件，因此就組裝而言，何者較具方便性實已相當明確。且依最基本之成本考量，難道三種元件會較之單一元件更符合生產效益嗎？此又係令人無法接受的一點。另針對抗拒力而言，其中被告稱系爭案設有一管３，因此可提高抗扭力，然而引證二亦具有一管，難道兩者之抗扭力會有所不同嗎？且被告於處分書中亦未提及，系爭案所利用之管３到底係如何提高抗扭力，而係如何較引證二更具進步性，亦未有任何之揭示，因此如何能就此認定系爭案具進步性呢？難道僅需將一習知結構列於創作背景中，即可稱其創作較具進步性嗎？而無需再去探討其內部結構是否真較進步性？因此，請法官審究引證二與系爭案之差異性，而非如被告般，僅係簡單兩語帶過，而未能真正詳加比較兩案之結構功效為何。
⑸、續參照附件二，則可發現兩案唯一之差異性，係在於該鋼珠部之設置方式不同。
其中引證二需再利用一小型彈簧搭配該鋼珠部，而系爭案則係直接利用一鋼珠４，而此點亦係兩案結構中最大不同處，然而僅改良此部分結構是否即真具有進步性？其中引證二與系爭案均係利用該鋼珠分別配合一剛勁管或一長軸銷，而呈一橫向抵卡之結構，因此這又如何稱系爭案具有進步性呢？特別值得一提之處在於觀諸原處分書或訴願決定書中，均係認定引證二所利用之鋼珠抵頂結構，係為一斜向開孔，而此點主要係因引證二有多個實施例所致，因此因被告未能真正審視引證二之每一實施例，而導致對於審定結果有所誤判，亦是一相當明確之事實，此點可請法官仔細參照引證二之每一實施例之圖示，並再參照訴願決定及原處分可明瞭。
⑹、再者，為證明利用剛勁管直接抵靠鋼珠之結構亦僅係習知結構，且此種結構更係
見於各種之扳手工具，因此特再提出下列附件三之四引證案，各該引證案均係公告在先之前案，且其均係用於扳手之延伸桿，而由各圖示中可知，各引證案均係利用剛勁管直接抵頂鋼珠，因此此種結構早為業界所運用（最早為七十二年），然提出附件三之用意僅係用以說明，一般熟習該項技術之人士，實對於此種結構，應已有最基本之認知，而所謂熟習該項技術之人士，當然也包括了原審查委員。綜上，系爭案是否具進步性，實相當值得深究。
２、就系爭案不符高度創作之要件予以論述：
⑴、依專利法第十九條之定義條文：「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度
創作。」惟何謂高度創作？可參照專利法第二十條第二項與專利法第九十八條第二項所述，其中之差異在於「且未能增進功效者」，而依此點再觀之審查基準中對於發明與新型之進步性作一比較。其中關於發明：「．．．應慮發明是否具有『突出的技術特徵』或『顯然的進步』」。「突出的技術特徵」：．．．若以先前技術為基礎，仍然不易由邏輯分析、推理試驗而得者。關於新型：「非能輕易的可憑據先前技術、或經由邏輯分析、推理或試驗而完成者。」
⑵、由此可知，上述關於新型及發明進步性上之判斷，確有其差異性，然而就系爭案
其係申請為一發明專利，姑且不論其所利用之鋼珠部，是否真符合進步性，然很明確的一點，其係將原有如引證二中利用彈性件配合鋼珠部之結構，而僅利用單一之鋼珠部代替，因此其根本不具高度創作性，更遑論利用單一之鋼珠部亦早為業界所熟知，亦即系爭案根本不符合發明中關於進步性之論述，充其量其僅具有新型中關於進步性之論述。
⑶、被告所以會有此等誤斷，主要係因一般之國外申請案，被告之審查委員均未能對
於發明與新型之定義加以釐清，按有關發明之定義係謂對自然法則之技術思想之高度創作，而新型之專利則係謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，係屬於較為低度之創作，此由上述進步性之比較中亦可得知，也因此發明和新型才會有二十年及十二年專利權限之不同，但系爭案大部分構造的確在引證二案中揭露，理應申請新型專利，或許才應獲准，但外國人之專利制度（包括美國及系爭案之德國申請人）其都是以發明為主要專利制度（其中美國僅有發明，德國之新型則為註冊制），不過專利係屬地主義，我國既然有發明與新型之不同定義，更有專利權期限二十年及十二年之不同，所以我國審查委員應該嚴格把關，分清楚發明與新型的定義，因為差八年之專利權限制足以讓一家公司起死回生，而既然系爭案的大部分構件及技術特徵既然表露於引證二中，被告應該依法行政方是，如何能將僅係局部改良之系爭案，直接依其申請發明而為審定？卻未能進一步審究其進步性是否足夠？如真係如此，對於國內工業之發展，將影響長達八年之久，就以引證一而言，引證一雖未具有證據能力，但其由圖示中可發現，其與系爭案為同一專利，就連專利範圍亦是相同，而如今因引證一係依法申請為一新型專利，因此專利權有十二年，而系爭案則有二十年，如此，何以相同之專利，卻有兩種專利權限？此問題，影響所及不可謂不大，然而此問題長久以來卻為被告所忽略，因此請法官務必針對此問題點，詳細觀之。進一步而言，如未能針對此問題加以解決，未來對於引證一而言，將造成明明享有專利權，卻在專利權屆滿後，遭系爭案之申請提起侵權訴訟，因此請法官可進一步參考現有引證一之例子，何以明明相同之專利案（由圖示即可判知），為何一為發明專利，一為新型專利？
⑷、參照附件五所示，係本院九十年訴字第三九三九號之裁判文，其中對於新型與發
明之差異性，其實法院亦有所認知，其中「按發明，其性質屬思想上之創作，除必須具有空間結構以外之創新，其所運用技術手段所達成之功效，必須具有顯然之進步，若僅為空間結構型態上之改變，不得稱為發明」，因此系爭案是否符合發明進步性之認定，已相當明確，而此需再次強調的一點係，既然原處分及訴願決定確有失當之虞，是否亦應秉持著應有之作為予以更正？而此不即係行政救濟至此所應有之作為？
３、被告之答辯仍未對所指稱之長軸銷構造與剛勁管不同處作出說明，而仍以不夠清楚之方式帶過去，意圖隱飾認知上之缺失，然由附件一之圖示，任何人皆可看出沒什麼不同之處，而所提出之內容每每以概括性說詞帶過，而無法讓事實更加明顯，只有徒增模糊，應該是官官相護之作法。
４、被告所指稱系爭案之功效本就為預期之效果，怎會變成如被告所說之高度創作？而系爭案係將引證二之單件式套筒扳手改成利用承接件、插入件及管等三個構件而已，其所謂之效果當然屬可預期之功效；再如引證三可證其已有三件分離之構件等特徵，其功效當然也與系爭案相同，試問系爭案如何稱之不同？被告顯有疏失。所幸被告於答辯狀中不再針對鋼珠抵頂結構作出強詞奪理之詞，此點原告亦不再爭執。
５、我國就發明及新型之專利有特別之規定，而對於發明則有「高度創作」之限制。本件之引證案皆顯露出系爭案之各項特徵，縱被告之認定為非可輕易組合，但仍係屬有部分限制之限制改良創作，理應申請新型專利，方合乎我國專利法之規定。惟此點不應怪系爭案之申請人，蓋申請人係德國公司，而德國專利法之制度並無此類規定，而係將新型專利形式化，轉為發明專利認定，不若我國對新型及發明專利認定，故本件應准原告之訴，由被告另為異議成立之審定，並交由系爭案申請人改請新型專利，而合乎我國專利法之規定，方為適法。
６、綜上所述，被告稱系爭案具高度創作性之情事，實不足維繫，訴願決定亦難稱允洽，各該處分均應予撤銷。為此，請判決如原告訴之聲明。
二、被告陳述：
１、按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，得依專利法第十九條暨第二十條第一項前段之規定申請取得發明專利。又其發明如係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，仍不得依法申請取得發明專利，同法第二十條第二項亦定有明文，即所謂不具進步性。反面解釋，其發明如非係運用申請前既有之技術或知識，或非為熟習該項技術者所能輕易完成時，仍非不得依法申請取得發明專利。
２、系爭案係在一管之兩端，分別結合插入件及承接件，以形成一分段組合式套筒扳手延伸部，並在套筒扳手延伸部內縱軸向設置一壓力傳輸件，使壓力傳輸件之縱軸向運動與插入件內之鎖緊件產生互動關係，因而當一扳手與承接件套接時，鎖緊件係向外突出而將一套筒固定，使不致脫落；但當扳手與承接件脫離後，則因彈簧之作用使得壓力傳輸件脫離對鎖緊件之壓迫，故套筒即不受鎖緊件之固定而脫離。系爭案由於管的設置，具有突出的技術特徵，非從引證二中可預期推導出之構造設計者。又系爭案由於管的設置，不但可增加抗扭力，亦可降低製造成本，提高精準度，具有顯然的進步性，據上，系爭案顯屬突出之技術特徵及顯然之進步，符合利用自然法則之技術思想之高度創作規定，系爭案無違專利法第十九條之規定。
３、起訴理由所稱「引證二可證明系爭案違反專利法規定」一節，並不正確。事實上，引證二係系爭案於創作背景中所稱之習用裝置，揭示一種鎖定之套筒扳手延伸部，於一體成型單件式長桿內設一縱向貫穿孔，容納一縱長鎖銷，長桿一端形成扳手驅動套筒段，可將一套筒扳手固定，另端形成套筒被動螺栓，以固定套筒，套筒被動螺栓內設有一與貫穿孔斜向之開孔，以便形成一包含鋼珠、彈簧之鎖定機構，其長軸銷構造特徵與系爭案剛勁管不同，引證二並無揭示系爭案連接插入件與承接件，並於內部設壓力傳輸件的剛勁管，兩案構造特徵與申請專利範圍非為相同之創作，引證二無法證明系爭案未具新穎性；引證二套筒扳手延伸部之一體成型之單件式長桿，其內所設之縱向貫穿孔，在加工鑽孔之精密度，不易達成，製造成本高；系爭案由於將套筒扳手延伸部分成承接件、插入件與管三部分分別製造，在對壓力傳輸件之導引上僅須就導引襯筒及插入件之中心孔加工，製造加工容易，且因管之設置，不但可增加抗扭力，亦可降低製造成本，提高精準度，故具有進步性，難稱系爭案非為高度技術之創新，引證二不足以證明系爭案違反專利法規定。
４、原告所附之「美國專利第0000000號、第0000000號、第0000000號與第0000000號等前案」均未於異議階段提出，屬新證據，非於起訴時所得審究。
５、綜上所述，被告之原處分並無違誤，請判決如被告答辯之聲明。
三、參加人陳述：參加人未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀，作何聲明、陳述。
理 由
一、按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，為系爭案核准審定時專利法第十九條暨第二十條第一項所規定。而公告中之發明，任何人認有違反前揭專利法第十九條至第二十一條規定者，依法得自公告之日起三個月內備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起。從而，系爭案有無違反專利法情事而應不予專利，依法應由異議人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭案有違專利法之規定，自應為異議不成立之處分。
二、本件系爭第00000000號「套筒扳手之延伸部」發明專利案，包括一多角形插入件於一端及一具有相應設計之承接件於另一端，其中之插入件含有一鎖緊件，其具有一部分凸出於套筒頭之一側面之外，且其中一壓力傳輸件為一可於插入件內作軸向運動之組成件，並有一端頭，呈銷形或鍵形，作為該壓力傳輸件之引動件，並有另一端頭成為一機構之組成件，該機構可將壓力傳輸件朝向插入端之軸向運動轉變為鎖緊件之外向運動，特徵為具有：一管，以將插入件與承接件堅固連接，其中該壓力傳輸件係安置於管內，及一導引襯筒，用於承接件中於軸向上引導該壓力傳輸件，其中該導引襯筒係插入於承接件之軸向鑽孔中，且尤宜用壓合裝進，其中該導引襯筒具有插入直徑，其係大於該壓力傳輸件之最大直徑者。原告所舉異議附件二為八十七年九月十日申請，八十九年五月一日審定公告之第00000000號「工具類之轉接桿易套定結構」新型專利案（即引證一）；異議附件三為引證一與系爭案之結構比對示意圖；異議附件四為西元一九九四年三月一日公開之美國第0000000號專利案（即引證二）；異議附件五為八十五年一月十五日申請，八十五年十一月二十一日審定公告之第00000000號「可撓性接桿之結構」新型專利案（即引證三），異議附件六為引證二及引證三與系爭案之結構比對示意圖。被告略以，引證一之申請日與公開日均晚於系爭案主張的優先權日（西元一九九七年十月十日），不具證據能力。引證二係系爭案於創作背景中所稱之習用裝置，並未揭示系爭案之連接插入件與承接件，並於內部設壓力傳輸件的剛勁管，故引證二及系爭案之構造特徵與申請專利範圍不同，非屬相同之創作。引證三係揭示一種可撓性接桿的創作目的，與系爭案不同；又引證三並未揭示系爭案設有壓力傳輸件的管與鎖緊件等，其構造特徵及申請專利範圍與系爭案不同，非為相同之創作。且系爭案非引證二及三簡單組合可得者，故引證二及三尚難證明系爭案不具新穎性。另系爭案由於管的設置，不但可增加抗扭力，亦可降低製造成本，提高精準度，具有進步性，亦難稱系爭案非為高度技術之創作等理由，乃為異議不成立之處分，固非無見。
三、惟按發明專利，其性質屬思想上之創作，除必須具有空間結構以外之創新，其所運用技術手段所達成之功效，必須具有顯然之進步，若僅為空間結構型態上之改變，不得稱為發明。且發明係利用自然法則之技術思想，而新型則係佔據有一定空間的物品實體，為其形狀、構造或裝置上的具體創作或改良，並非僅屬抽象的技術思想或觀念，屬各不相同之範疇。因此，系爭案是否符合發明之進步性，即有審酌之必要。就系爭案與引證二而言，引證二雖未揭示有系爭案之連接插入件及承接件，但就系爭案之創作背景所持論點而言，系爭案僅係改良引證二之結構，而達其所自承之功效，但其所改良之結構，是否符合第十九條中之「高度創作」，實令人質疑：
１、觀諸兩案最為關鍵之壓力傳輸結構，兩案同樣係利用於管內各設有一剛勁管（系爭案之元件８）及一長軸銷（引證二之元件），如此再各配合一彈性件（、105）， 而令該剛勁管及長軸銷具有壓迫復位之結構；被告既未就長軸銷與剛勁管不同處作出說明，因此單就此部分而言，兩者無何差異。又兩者所利用之彈性件（、105） 抵頂該剛勁管及長軸銷之結構，亦相差不多，唯一的差別僅係在於其設置之位，一為頂端，一為末端。
２、就連接插入件與承接件而言，系爭案採用分離設置之方式，而引證二則係採用一體設置，其中系爭案係將引證二之單件式套筒扳手改成利用承接件、插入件及管等三個構件而已，其所謂之效果亦屬可預期之功效，則此部分結構之改良是否即為高度創作，而有進步性？又引證二僅需利用一單一構件，即可同時具有系爭案中之「管３」、「承接件１」及「插入件２」等三個構件，因此組裝較系爭案方便。且引證案之單一構件是否較系爭案之三個構件不具生產效益，亦令人懷疑。另針對抗拒力而言，被告稱系爭案設有一管３，因此可提高抗扭力，然而引證二亦具有一管，則系爭案所利用之管３到底如何提高抗扭力，如何較引證二更具進步性，被告並未敘明，亦啟人疑竇。
３、兩案唯一之差異性，係在於該鋼珠部之設置方式不同。引證二需再利用一小型彈簧搭配該鋼珠部，而系爭案則係直接利用一鋼珠４，惟引證二與系爭案均係利用該鋼珠分別配合一剛勁管或一長軸銷，而呈一橫向抵卡之結構，則系爭案改良此部分結構是否即為高度創作，而有進步性？況且利用剛勁管直接抵靠鋼珠之結構亦係習知結構，常見於各種之扳手工具。
４、從而，系爭案僅係對物品構件局部形狀、構造之稍作改變，對於熟悉引證二之技術者，可輕易思及系爭案之構造特徵及技術內容，故系爭案難謂為利用自然法則之技術思想之高度創作，且為運用申請前既有之技術或知識作成不同之構造，缺乏高度之技術思想，而其構造之改變，縱能入新型專利之範疇，亦不符發明專利之要件，自不得申請取得發明專利。
四、綜上所述，被告所為「異議不成立」之處分，自有違誤，訴願決定予以維持，亦有未合，從而原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。又系爭案縱不符發明專利之要件，不得申請取得發明專利，惟是否符合新型專利之要件，得申請取得新型專利，尚待被告審查，原告訴請判命被告就本件應為「異議成立」之審定，並未達全部有理由之程度，依行政訴訟法第二百條第四款規定之意旨，原告在請求命被告遵照本院判決之法律見解對原告作成行政處分部分為有理由，應予准許；其餘部分為無理由，應予駁回。
五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為一部無理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第二百條第四款、第一百零四條、民事訴訟法第七十九條，判決如主文。
中 華 民 國 九十三 年 七 月 七 日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第 一 庭
審 判 長 法 官 徐瑞晃
法 官 李得灶法 官 吳慧娟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十三 年 七 月 七 日
書 記 官 劉道文