臺北高等行政法院判決 九十一年度訴字第四八八八號
原 告 美商‧應用材料股份有限公司代 表 人 瓊西 Ｊ‧史維尼（事業群副總裁兼秘書長）
巴利 Ｓ‧昆（副總裁兼助理秘書長）唐 熊本（智慧財產及智慧財產訴訟副總裁兼助理秘書長）訴訟代理人 李世章律師
丙○○專利代右 一 人複 代理 人 甲○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）住同右訴訟代理人 乙○○右當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國九十一年九月二十五日經訴字第０九一０六一二二０八０號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：
主 文訴願決定及原處分均撤銷。
被告對於原告申請第00000000號「具可加壓氣囊之研磨頭」發明專利案，應依本判決之法律見解另為處分。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。
事 實
一、事實概要：緣原告前於民國（下同）八十九年六月二十二日以「具可加壓氣囊之研磨頭」（下稱系爭案）向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號予以審查，認系爭案與八十七年十一月十一日公告第三四四六九四號「供用於一化學機械拋光系統之具有一可撓性模的承載頭」專利（下稱引證案）運用之基本原理相同，系爭案並無增進功效之處，不具進步性，乃審定不予專利。原告不服，申請再審查，案經被告於九十一年四月一日以（九一）智專三（三）Ｏ四Ｏ六四字第Z0000000000號專利再審查核駁審定書仍為應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起本件行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告未於言詞辯論期日到庭，聲明及陳述依其於準備程序所述及起訴狀、補充理由狀所載：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告機關應就系爭案為准予專利之審定。
㈡被告聲明求為判決：駁回原告之訴。
三、兩造之爭點：㈠被告依據系爭案申請專利說明書中引述的先前技術，認定系爭案不具進步性，予
以核駁，是否有違誤？㈡系爭案是否為運用申請前既有技術，而為熟習該項技術者所能輕易完成，不具進
步性？㈢被告於本件行政訴訟的答辯理由中始指摘系爭案的申請專利範圍的獨立項未述及
使研磨壓力保持恆定之構造或達成該目的之原理與手段云云，是否有違正當程序？
甲、原告主張之理由：
一、被告所為不予專利之處分，顯然具有裁量瑕疵並已影響裁量處分的合法性，應予撤銷：
㈠系爭案與引證案的技術特徵及被告核駁系爭案之理由：
⒈系爭案的技術特徵：系爭案所揭示者為一種化學機械研磨用之研磨頭，其至少包
含一底座、一彈性膜狀物、一支撐結構及一可加壓氣囊，其中彈性膜狀物延伸於底座之下而在其間構成一可加壓腔體，並為直接接觸待研磨之晶圓之處；支撐結構位於該腔體中，其下表面可觸及彈性膜狀物之上表面；可加壓氣囊位於底座與彈性膜狀物之間，以控制彈性膜狀物所受到的下壓力，其中可加壓氣囊與支撐結構之至少一者使支撐結構與可加壓氣囊間的接觸面積保持恆定，即使在進行過多次研磨動作後皆然。
⒉引證案的技術特徵：引證案亦揭露了一底座、一彈性膜狀物、一支撐結構及一可加壓氣囊，但引證案中之可加壓氣囊和支撐結構間的接觸面積不可能為恆定。
⒊核駁系爭案之理由：被告認為系爭案之主要構造及原理與引證案實質相同。被告
亦同意引證案並未揭露可加壓氣囊與支撐結構間接觸面積恆定一節，但此一特徵僅屬空間形態之改變，故系爭案係運用申請前既有技術，而為熟習該項技術者所能輕易完成者，不具進步性。
㈡專利審查基準之效力：
⒈按行政命令乃行政法之法源之一，為行政機關行使公權力單方面訂定，具有抽象
及一般性拘束力之規範。又行政規則係行政命令的主要類型之一，而行政規則可大別為組織性、作業性、裁量性及解釋性等類型，由被告所訂定之「專利審查基準」即屬裁量性之行政規則，亦為行政法之法源之一。（參照吳庚著，行政法之理論與實用，增訂七版第四十三至四十六頁）另就我國現行實務而言，行政規則為法源之一種，亦無疑義。因中央法規標準法第七條並未對授權發佈的法規命令或依職權發佈的行政規則予以區分，行政規則經常涉及人民的權利義務關係，與法規命令實質上亦難以分辨，司法實務上亦均予以適用，未嘗予以懷疑。
⒉次按行政規則性質上如屬於裁量性或政策方針之指示或屬於對於規範之解釋者，
則不僅僅屬於公務員有無違背公務員服從義務之問題，而是已經涉及行政機關對外之行為是否違法之問題。換言之，此類行政規則之違背，可能影響對外行為之效力，其據以作成之行政處分，便有違法或不當之原因。（參照吳庚前揭書，第
二八一、二八二頁）。鈞院亦於八十九年度訴字第一六三六號判決對此表示同一見解：「專利審查基準，係專利主管機關就專利要件有關之細節性、技術性事項所發布之命令，提供相關法令、有權解釋之資料或審查專利要件之實務上之見解，作為所屬人員執行職務之依據，自屬法之所許。審查基準之規定，雖係行政機關內部之行政規則，但基於行政自我拘束原則及平等原則，而發生對外效力，專利權要件之判斷方式或步驟違反審查基準所規定者，即屬違法。」，合先陳明。⒊末按「行政機關依裁量權所為之行政處分，以其作為或不作為逾越權限或濫用權
力者為限，行政法院得予撤銷。」行政訴訟法第二百零一條定有明文。其中所謂踰越權限即學理上所稱之裁量踰越；濫用權力則屬裁量濫用，係指行政機關於行使裁量權限之際，並未充分斟酌相關之事項，甚或以無關之因素作為考量，或者裁量係基於不正確之事實關係等情形，而行政法院對於有裁量瑕疵之裁量處分，自得予撤銷。
㈢就事實而論，被告於為專利審查時，未針對系爭案所揭露的技術內容所產生的功
效進行審查，違反專利審查基準之規範，故所為不予專利之行政處分，係屬違法之行政處分。
⒈蓋在專利審查基準第1-2-22頁至第1-2-23頁中「相關發明之進步性判斷」中對於
「構成要件形狀、排列變更之發明」作了如下之規範：「構成要件形狀、排列變更之發明，係指將他發明之構成要件的構造，在形狀、排列上予以變更所成之發明而言。如此之構成要件形狀、排列變更可產生突出的技術特徵或顯然的進步時，此種構成要件形狀、排列變更之發明，視為非能輕易完成。惟如此之構成要件形狀、排列、變更，如未能產生突出的技術特徵或顯然的進步時，則視為熟習該項技術者所能輕易完成。」最高行政法院八十九年度判字第二一七號判決亦採相同之見解來判斷進步性之有無。
⒉由系爭案說明書第十五頁可知，「在多次研磨之後，固定環之底面會使底座104
及氣囊144更接近研磨墊32。因為支撐結構114係平躺於基板之上，基板又平躺於研磨墊之上，所以當固定環磨損時氣囊144與支撐結構114間之間隙會減少。然而，因為膜狀物140係包覆整個突起302，所以其可維持一恆定之接觸面積，即使是當支撐結構產生相對於該氣囊之垂直偏移時。因為接觸面積維持恆定且膜狀物非常柔軟，所以當固定環磨損時氣囊壓力與施加至支撐結構之壓力間的關係幾乎不會改變。」⒊由系爭案說明書第十五頁最後一段所述更能說明達到該接觸面積恆定之手段，其
中載明「請參閱第４圖，在另一實施例中，可聚集彈性膜狀物140a於其底面以形成一具恆定尺寸之突起401。即使彈性膜狀物係以彈性物質所製成的，當質量如第4圖所示般形成時，突起401仍可維持其恆定尺寸之固定形狀，例如當氣囊144a之壓力建立時其不會改變。複數個形成於突起401底部之狹縫402可使空氣通過氣囊與支撐結構之間。此種配置可使體積304與腔體之其他部份間維持流體流通，如此可降低突起401水平移動之可能性。藉此，突起401可維持水平穩定且與支撐結構114a間之接觸面積維持恆定。或者是，突起401可為一外加於彈性膜狀物140a之底面的外部結構，且可為任意之剛性材料所製成的。如此，突起401 與支撐結構114a間之接觸面積可隨時間維持恆定以確保施加於支撐結構114a之下壓力的穩定。並且，彈性膜狀物140a包含一內建之迴旋404以使膜狀物壁之拉伸最小。如此可確保膜狀物非常柔軟，所以當迴旋及支撐結構相對於底座偏移時下壓力可大致維持不變。」故，在支撐結構與可加壓氣囊垂向相對移動並進而接觸時，在本案中係以剛性之突起401與剛性之支撐結構114a相接觸，故接觸面積得以維持恆定不變。
⒋簡言之，若支撐結構與可加壓氣囊間的接觸面積不設計成可保持恆定，如引證案
中之揭露，隨著固定環不斷的被磨損，在研磨的過程中，支撐結構會不斷的迫近可加壓氣囊而使支撐結構和可加壓氣囊間的接觸面積增加，在可加壓式氣囊內的壓力保持定值時，因為力（F）等於壓力（P）乘以面積（A）（Force=Pressure×Area），向下作用於被研磨晶圓片的力量增加，而使被研磨的晶圓片因過度研磨而失敗。因此，系爭案所針對習用研磨頭之缺點改進者即為使研磨頭之固定環在磨損而厚度降低、並造成支撐結構與可加壓氣囊間進一步接觸時研磨均勻度之維持。
⒌揆諸上述可知，被告並未慎查系爭案之技術特徵所產生新的功效，泛指系爭案此
一技術特徵僅屬空間形態之改變，故系爭案係運用申請前既有技術，而為熟習該項技術者所能輕易完成者，而為不具進步性之處分，被告此舉已違反相關之專利審查基準之規定，係一違法之行政處分，應予撤銷。
二、訴願機關決定所為之判斷，不僅未能確實掌握系爭案技術內容為何，更未盡審查之能事，其認事用法，諸多違法。原訴願機關訴願決定之理由顯大錯誤，應予撤銷。
㈠原告於訴願理由書中再度強調系爭案相較於引證案在功效上的增進，以期被告機
關及訴願機關能正視支撐結構與可加壓氣囊間接觸面積得以維持恆定不變不僅止於為一構成要件形狀變更而已，更能夠使藉由氣囊加諸於被研磨晶圓片的力量維持恆定，不至於發生過度研磨而導致製程失敗的優點。
㈡訴願機關完全無視原告之主張，不但未能察覺被告機關處分違法之處，更將專利
審查基準之規範置之腦後，反將被告機關所為違法處分之理由逐字照抄，一字不漏引為訴願決定之理由。訴願機關之認事用法，存有明顯之瑕疵。因此，訴願機關所為之訴願無理由之處分，實具重大錯誤，應予撤銷。
三、專利審定及訴願決定之過程中，被告機關及訴願機關完全未審著系爭案所屬之技術領域乃為一技術發展空間有限之領域中「(in the field of the crowdedart）。
㈠依專利審查基準第1-2-20頁至第1-2-21頁對於發明是否能輕易完成（關於進步性
）的判斷方式：「以先前技術之片斷部分相互組合，而判斷發明是否能輕易完成時，應考慮發明是否具有『突出的技術特徵』或『顯然的進步』。」，其中，「顯然的進步」係指「申請專利之發明克服先前技術中存在的問題點或困難性而言，通常係表現於功效上。
㈡例１：在技術發展空間有限之領域中 (in the field of the crowded art)，如在技術上有微小的改進，得視為具有『顯然的進步』。」。
㈢化學機械研磨此一技術發軔於西元一九七○年代，但是真正技術蓬勃發展，則是
在西元一九九○年以後。此一看似簡單的半導體晶圓片平坦化的研磨技術，在西元一九九五年以前，在美國和化學機械研磨相關的獲准專利不過數十篇，但從一九九六年迄今，在美國和化學機械研磨相關的獲准專利超過九百篇，運用到此一技術的相關美國專利，更超過了兩千三百篇，因此，系爭案所在之化學機械研磨此一領域，實不折不扣已成為一技術發展空間有限之領域。其實，任何一半導體製程及設備相關領域的專業人士均知道，只要和半導體製程及設備相關領域，不論在歐美或是日韓和本國，均是一技術發展空間有限之領域，因此，任何微小的改進，將被視為具有『顯然的進步』。系爭案相較引證案，在氣囊與支撐結構間保持一固定面積，因此，系爭案在與引證案相較之下，可以對位於彈性膜狀物下方之基材提供一穩定的研磨力量。系爭案揭露的技術內容，對引證案中相同的構件作了改進，依專利審查基準之規範，具有當然「顯然的進步」，所以絕非如被告原審定書或訴願決定中所述之為熟悉該項技術者所能輕易完成。被告機關及訴願機關罔顧此一事實及專利審查基準之規範，逕自為一不予專利之違法處分，此一違法之行政處分，應予撤銷。
四、 系爭案在美國已經由一嚴謹的審查程序而獲准專利。㈠對於本國專利申請案在美國已獲准專利一事，就可否作為系爭案具有可專利性之
判斷？最高行政法院釋示有例，最高行政法院八十九年度判字第二一七號判決的判決理由中釋示：「至原告以本案之美國專利申請案目前業已核准公告，應可作為本案發明之技術思想具有專利性之客觀佐證云云，惟依原告所附美國專利申請案之影本可知，美國專利核准公告之申請專利範圍已具體描述此「二維構造」與連接器、印刷電路板之具體空間形態之連接關係，此與本案之申請專利範圍有明顯不同，．．．自難論斷其可專利性。」，反面推知，若本國專利申請案之申請專利範圍與美國專利中之申請專利範圍相同，則本國專利申請案在美國獲准之專利應可作為本國專利申請案是否具有可專利性之依據。
㈡系爭案確已獲准美國US 6,241,593號專利（請參起訴證據八），其中共有申請專
利範圍二十七項，其中第１、及項為獨立項，這和系爭案完全相同，事實上，系爭案主張之優先權日即為證據八之申請日（請參起訴證據一第二頁及證據八第一頁項次（）），兩案的內容完全相同。因此，起訴證據八獲准美國專利當可作為支持系爭案具有可專利性之證據。
㈢除了兩案的內容完全相同之外，更有值得注意的是在起訴證據八第一頁項次（
）中記載美國審查委員在審查申請案時所比對過的引證資料，其中包括一歐洲專利局所公開的申請案，案號為EP0000000A1，EP0000000A1的公告本請參起訴證據九。證據九和引證案兩案主張相同的優先權日（US 745679，1996/11/8；US861260，1997/5/21，請參起訴證據九第一頁項次（）及證據三第三頁項次（），兩案具有相同的標題、發明人、申請人以及完全相同的技術內容。美國專利局在審查並比對過系爭案及證據九的技術內容之後，仍然認為系爭案具有可專利性（產業利用性、新穎性及進步性）而頒給專利權。而在我國的專利審查制度之下，完全相同的引證案卻使系爭案被判定不具進步性，原告懇請鈞院深思，在系爭案及其獲准之美國專利對應案（起訴證據八）具有完全相同之申請專利範圍下，在此真是國情不同或是審查制度之差異造成如此重大的歧異嗎？很明顯的，如此重大的歧異實肇始於被告機關及訴願機關在進行審查時嚴重偏離專利審查基準之規定。被告機關及訴願機關違反了行政自我拘束原則及平等原則而為一踰越權限之行政處分，係一違法之行政處分，應予撤銷。
五、引證案乃系爭案關聯性最深的先前技術，被告機關仍逕予採用且是唯一的引證資料，顯失允當。
㈠專利審查基準第1-2-27頁中對於發明申請案是否具有進步性之審查上應注意事項
中的第１點即提及：「進步性之審查，不可逕用申請人引證的關聯性最深的先前技術據以核駁，應確實依據引證資料所載之技術或知識，針對發明之技術內容，綜合發明之目的、功效，研判其是否克服選擇或結合之困難度，而獲得突出的技術特徵或顯然的進步，加以判斷。」。
㈡系爭案於專利說明書第頁第４行至第９行中敘述：「類似研磨頭之描述可見於
Zuniga等人於西元一九九七年五月二十一日申請之美國專利第08/861260號申請案中，其名稱為「A CARRIER HEAD WITH A FLEXIBLE MEMBRANE FOR ACHEMICAL POLISHING SYSTEM」，且該篇申請案已讓與本案之所有權人。在此引入該篇申請案之全部揭露以作為參考。」。而美國專利第08/861260號申請案即為引證案主張優先權日的前案其中之一。被告機關及訴願機關不只違反專利審查基準之規定，引用系爭案關聯性最深的先前技術據以核駁，而且是不予系爭案專利的唯一引證資料。被告機關及訴願機關以系爭案相較於引證案僅屬空間形態之改變，完全未審著發明之目的、功效，研判其是否克服選擇或結合之困難度。在此再次指出，被告機關及訴願機關此舉已違反相關之專利審查基準之規定，係一違法之行政處分，應予撤銷。
六、被告機關所為不予專利之行政處分，不僅有違行政自我拘束原則及平等原則，更有悖信賴保護原則：
㈠按行政程序法第八條後段宣示行政行為應保護人民正當合理之信賴。大法官會議
解釋及行政法院實務上，在判決中引用信賴保護原則者，亦屢見不鮮。其中大法官解釋釋字五二五號釋示即明確指出：「信賴保護原則攸關憲法上人民權利之保障，公權力行使涉及人民信賴利益而有保護之必要者，不限於授益行政處分之撤銷或廢止（行政程序法第一百十九條、第一百二十條及第一百二十六條參照），即行政法規之廢止或變更亦有其適用。」由上述解釋意旨可知，縱令已廢止或變更之行政法規（含行政規則）均有信賴保護原則的適用，則依舉重以明輕之法理，如一行政機關頒布之現行有效且該機關仍公開對社會大眾販售，人民又已奉為圭臬、準則之行政規則，行政機關於依據此項行政規則為行政處分時，當然有信賴保護原則的適用。換言之，當人民依此項規則為聲請行為時，行政機關不得違反該行政規則而為行政處分，否則及有違信賴保護原則。
㈡被告機關除了不僅未依基準之規定，需以是否有功效增進來判斷當構成要件形狀
、排列變更時，是否為非能輕易完成，而竟為不予專利之違法處分之外，更有甚者，被告機關更完全無視基準關於進步性審查時應注意事項的規定，逕自爰引與系爭案關聯性最深的先前技術（已揭露於系爭案說明書之中）作為唯一的引證資料核駁系爭專利案，而且完全無視基準中指示應綜合發明之目的、功效，來研判是否具有突出的技術特徵或顯然的進步。認事用法不當，莫此為甚。蓋專利審查基準乃被告機關所訂定之行政規則，全國之專利申請人均以此為申請之準則，並信賴依此準則所為之專利申請，必能獲得被告機關之肯認，故被告機關違反此項準則而為審查，當然傷害人民之信賴而違反信賴保護原則。對於被告機關所為之悖法恣斷之行政處分，應予撤銷。
七、針對被告九十二年二月二十一日之答辯理由狀，原告發現該答辯理由狀有諸多違反專利審查程序之處，更彰顯被告所為之不准專利之處分係為一違法之行政處分，爰說明如后：
㈠被告於答辯理由狀之理由二指稱「惟系爭案於申請專利範圍第１項（獨立項）中
並無述及使研磨壓力保持恆定之構造或達成該目的之原理與手段，故與引證案實質相同。」惟查本案審定時之專利法第二十二條第四項及專利法施行細則第十六條第二項分別規定：「前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。」及「獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點。」而再根據被告所頒佈之專利審查基準第1-3-14頁至第1-3-15頁的記載，對於不符前揭專利法施行細則第十六條規定之情形的處置方式：「申請專利範圍如有下列情形之一者，即違反專利法施行細則第十六條之規定，審查委員應依第四章『說明書及圖式之補充修正』之規定通知申請補充修正之。⒈獨立項記載之技術內容不明確者。．．．」被告於系爭案審查過程中及訴願過程中，在初審階段認為系爭案與引證案運用之原理相同，無功效之增進，不具有進步性，而在再審查核駁理由先行通知階段、再審查階段和訴願階段中，均認為系爭案與引證案實質相同，所謂接觸面積恆定一節僅為空間型態之改變，故不具有進步性。在前述之程序中完全未提及系爭案申請專利範圍有記載不明確之情事，當然，更未發函要求原告進行修正或補充。被告卻於行政訴訟的答辯理由中突然指出系爭案的申請專利範圍的獨立項未述及使研磨壓力保持恆定之構造或達成該目的之原理與手段。先不論被告的主張是否合理，被告若認為系爭案的申請專利範圍記載不明確，應於審查的過程中發函給原告進行修正或補充。被告在未發函通知原告應進行修正的情形下逕自給予不准專利之處分，此一處分有違法定之行政程序之規定，自屬一違法之行政處分，理當予以撤銷。
㈡退萬步而言，縱令忽略被告對系爭案之處分程序違法之情事，被告對於所謂「發
明之技術內容、特點」的認知亦有違專利審查基準之規定。按專利審查基準第1-3-3頁中特別對「非以具體之技術手段表示發明之技術內容、特點」做了例外性之闡明：「解決課題之技術手段，如非以具體之技術手段表示，而是以功能或作用代替具體之技術手段表示時，應以熟習該項技術者由該記載可據以實施該發明為限，始得為之。又，解決課題之技術手段為功能或作用時，該功能或作用固屬於『發明之功效』範疇，然因其亦係用以當作解決課題之技術手段，故於此種情況下，應視為『發明之技術內容、特點』。」前述專利審查基準之重點係在於所謂「功能性的描述」，亦可視為發明的技術內容與特點。系爭案申請專利範圍第１項中記載了一種化學機械研磨用之研磨頭的結構，其中可加壓氣囊與支撐結構之至少一者使支撐結構與可加壓氣囊間的接觸面積保持恆定。因此，被告所指稱之「支撐結構與可加壓氣囊間的接觸面積保持恆定」當然係為系爭案的技術特徵且被記載於申請專利範圍之內，絕非如被告於答辯狀中所指摘系爭案於申請專利範圍終未記載發明之技術特徵及特點。被告在無法掌握系爭案申請專利範圍中所載之發明技術內容及特點之下，為一不准專利之處分，被告明顯違法失職，故所為之不法處分應予撤銷。
㈢再退一步而言，被告更強加於法無據之要求。被告於答辯理由狀之理由二指稱，
系爭案於申請專利範圍中未記載達成本案技術特徵「支撐結構與可加壓氣囊間的接觸面積保持恆定」之原理與手段。根據本案審定時之專利法施行細則第十六條第二項之規定：「獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點。」其中並無規定需記載達成申請案技術特徵之原理。根據被告所頒佈之專利審查基準在對前揭專利法施行細則第十六條第二項做進一步的解釋中，請參見專利審查基準第1-3-12頁至第1-3-13頁，亦未見要求將技術內容之原理寫入。
被告任意增加前揭專利法施行細則及專利審查基準所無記載之規定，而為不准專利之處分，此一處分實為一違法之處分。
㈣被告於答辯理由狀之理由三中認為已確實掌握系爭案的技術內容與特點，被告於
答辯理由狀之理由四中認為系爭案未能將其特徵敘明（於申請專利範圍之中）。由前述三點理由中可知，被告無視專利審查基準中對於「功能或作用固屬於『發明之功效』範疇，然因其亦係用以當作解決課題之技術手段，故於此種情況下，應視為『發明之技術內容、特點』。」之規定在先，又未於審查程序中發函通知原告修正補充在後，更強加於法無據之要求於原告，認為原告未將系爭案的原理寫入申請專利範圍，被告之專斷無理，可見其一般。而被告會為答辯理由狀之理由三、四甚至理由五之抗辯，均乃強詞奪理，實不可採。
㈤針對系爭案並非如原告於答辯理由狀第六點所述之係運用申請前既有之技術，而為熟習該項技術者所能輕易完成者一事，原告前已陳明，在此不再贅述。
八、系爭案所揭露之「可加壓氣囊與支撐結構之至少一者使支撐結構與可加壓氣囊間的接觸面積保持恆定。」確實係為系爭案之技術內容與特點，原告並將之載入專利申請範圍，以期獲得專利權之保護，然而被告之專利審查及訴願機關訴願決定卻罔顧事實，漠視此一重要特徵且逕自以未將使研磨壓力恆定之構造或達成目的的原理與手段寫入申請專利範圍為由，而為不准專利之處分，實有違法之虞，均應加以撤銷。
乙、被告主張之理由：
一、按系爭案「具可加壓氣囊之研磨頭」係於底座內經由延伸之彈性膜狀物，形成一可加壓腔體，藉加壓氣囊控制腔體內支撐結構之壓力為均勻分布者，其特徵為氣囊與支撐結構間保持一固定面積。
二、針對原告起訴主張之理由，以下逐一反駁：㈠原告主張系爭案之特徵為「支撐結構與可加壓氣囊間的接觸面積為恒定」，故可
使研磨壓力保持穩定，具有進步性等云云。惟系爭案之申請專利範圍第一項（獨立項）中並無述及使研磨壓力保持恒定之構造或達成該目的之原理與手段，故與引證案之主要構造實質相同。至於系爭案申請專利範圍附屬項中所述之支撐結構頂部接觸面積恒定一節，亦屬空間形能之改變，其主要構造及原理仍不脫引證案之技術範圍。
㈡原告主張被告機關未掌握系爭案之技術內容等云云，惟經再次查核，並未發現新事證。
㈢原告主張系爭案係屬技術發展空間有限之領域等云云，惟系爭案仍未能將其特徵敘明，致使其落入前案之技術範疇中。
㈣原告主張系爭案已獲美國專利及審查原則等云云，惟其均未能解釋系爭案與引證案實質相同之問題。
㈤綜上言之，系爭案係運用申請前既有技術，而為熟習該項技術者所能輕易完成者，不具發明之進步性要件。
三、針對原告起訴補充理由狀之主張，以下逐一反駁：㈠原告主張被告不應在未發函通知原告應修正之情形下給予不准專利之處分等云云
；惟被告在衡諸專利文件及詳加檢索前案資料，認為系爭案不符合發明專利之要件，而予以不准專利之處分，應無違誤。
㈡原告訴稱「支撐結構與可加壓氣囊間的接觸面積保持恒定」即為技術特徵等云云
；惟支撐結構與可加壓氣囊間的面積為何可保持恒定？是何種原理或手段使其間的面積不會變動，實為系爭案技術之關鍵，原告卻始終未予揭露。
㈢原告主張前揭專利法施行細則第十六條第二項並無規定需記載達成申請案技術特
徵之原理等云云；惟前揭專利法第十九條：「發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作」為發明之積極要件，且同法第二十二條第四項規定：「前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點」，故原告仍應記載技術特徵之原理。
㈣原告起訴補充理由四、五非關本案之技術特徵，僅供參考。
理 由
壹、程序方面：本件原告經合法通知，無正當理由未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第二百十八條準用民事訴訟法第三百八十六條所列各款情形，爰依被告之聲請，由其一造辯論而為判決。
貳、實體方面：
一、按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，為系爭案核駁審定時專利法第十九條及第二十條第一項所明定。惟如「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第二十條第二項所明定。故發明專利之進步性考量係在於其是否為運用已習知之技術或知識，而為熟習該技術者所能輕易完成者。
二、本件被告機關略以系爭第00000000號「具可加壓氣囊之研磨頭」發明專利申請案，係於底座內經由延伸之彈性膜狀物，形成一可加壓腔體，藉底座與彈性膜間之加壓氣囊控制腔體內支撐結構之下壓力，使施加於基板之壓力均勻分布並維持穩定者。系爭案之主要構造及原理已由初審引證之公告第三四四六九四號（即申請第00000000號）「供用於一化學機械拋光系統之具有一可撓性膜的承載頭」發明專利案（即引證案）所揭露，二案實質相同，且系爭案設計較高處之氣囊底部與較低處之支撐結構頂部接觸面積恆定乙節，實屬空間形態之改變，仍不脫引證案之技術範圍，故本案係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，不具進步性，乃為應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，主張系爭案因膜狀物係包覆整個突起，所以可維持一恆定接觸面積，即使當支撐結構產生相對於該氣囊之垂直偏移時，氣囊壓力與施加至支撐結構之壓力間的關係幾乎不變，並造成支撐結構與可加壓氣囊間進一步接觸時研磨均勻度之維持等語，另補呈美國第0000000號專利案，主張其與引證案極為近似，而由該美國專利可知，引證案固定環在磨損後研磨均勻度無法維持，且該美國專利之圖式亦明白說明此一接觸面積不恆定狀況；系爭案中氣囊之下壓力及研磨均勻度得維持均等不變，該接觸面積恆定之特徵改善了化學機械研磨領域亟需克服之缺點，故具進步性，應准予專利等語。訴願決定以系爭案之主要構造及原理，係於底座內經由延伸之彈性膜狀物，形成一可加壓腔體，藉底座與彈性膜間之加壓氣囊控制腔體內支撐結構之下壓力，使施加於基板之壓力均勻分布並維持穩定者，其與引證案之底座、支持結構、可撓性膜等結構以及形成均勻壓力分布之原理相較，二者實質上相同。且系爭案維持接觸面積為恆定乙節，實屬空間型態之改變，仍不脫引證案技術之範圍，凡此業經原處分理由及被告機關九十一年七月二十二日（九一）智專三（三）Ｏ五Ｏ五三字第Z0000000000號訴願答辯書論明，經核並無不合，故系爭案仍為應用申請前既有技術，而為熟習該項技術者所能輕易完成者，應不具進步性。從而，被告機關以系爭案有違前揭專利法第二十條第二項規定，所為應不予專利之處分，洵無違誤，應予維持。至原告訴稱引證案與美國第0000000號專利案相近，可證明引證案無維持研磨均勻度之缺點，而系爭案應具進步性乙節。查系爭案被告機關既係以引證案作為核駁依據，則其是否符合發明專利要件，自應與引證案之技術內容相互比較以為斷，而引證案足以證明系爭案不具進步性，已如前述，故前揭美國專利技術內容如何與引證案相近及能否推知引證案缺點，對於系爭案不具進步性之結果不生影響等語為由，駁回其訴願。原告猶不服，提起行政訴訟，主張理由及其爭點均如事實欄所載。
三、本院查：㈠行政規則性質上如屬於裁量性或政策方針之指示或屬於對規範之解釋者，則其適
用不僅關係公務員是否遵守服從義務之問題，更涉及行政機關對外之行為是否違法之問題，因基於行政自我拘束原則及平等原則，行政機關本應加以遵守，對外一體適用，如違背其自訂之行政規則而作成行政處分，即屬違反行政自我拘束原則及平等原則而構成違法事由。故專利審查基準，雖係專利主管機關為協助所屬公務員統一解釋法令、認定事實及行使裁量權，而訂頒之解釋性規定及裁量基準，但經由行政自我拘束原則及平等原則，已發生對外規範效力，被告於個案審查時，對其是否符合專利權要件之判斷方法或程序，違反專利審查基準所規定者，即屬違法。
㈡被告機關自訂之專利審查基準第1-2-27頁中對於發明申請案是否具有進步性之「
審查上應注意事項」第１點載明：「進步性之審查，不可逕用申請人引證的關聯性最深的先前技術據以核駁，應確實依據引證資料所載之技術或知識，針對發明之技術內容，綜合發明之目的、功效，研判其是否克服選擇或結合之困難度，而獲得突出的技術特徵或顯然的進步，加以判斷。」查系爭案於專利說明書第頁第４行至第９行中敘述：「類似研磨頭之描述可見於Zuniga等人於西元一九九七年五月二十一日申請之美國專利第08/861260號申請案中，其名稱為『A CARRIERHEAD WITH A FLEXIBLE MEMBRANE FOR A CHEMICAL POLISHING SYSTEM』，且該篇申請案已讓與本案之所有權人。在此引入該篇申請案之全部揭露以作為參考」。而該美國專利第08/861260號申請案即為引證案主張優先權日的前案其中之一（見原處分卷第六十二、一○八頁），基於行為時專利法第二十四條規定之優先權制度，可知兩者乃相同之發明。被告以系爭案之主要構造及原理已由引證案所揭露，二案實質相同，不具進步性為由，審定不予專利，無異以系爭案申請專利說明書中所引述的美國專利第08/861260號申請案作為核駁依據，亦即逕用系爭案所引證關聯性最深的先前技術作為核駁之唯一依據，而且其核駁理由僅泛稱「系爭案之主要構造及原理已由初審引證第三四四六九四號『供用於一化學機械拋光系統之具有一可撓性膜的承載頭』專利案所揭露，其主要構造如底座、支持結構、可撓性膜及形成均勻壓力分布之原理均與系爭案實質相同，至於系爭案之較高處之氣囊底部與較低處之支撐結構頂部接觸面積恆定乙節，實屬空間形態之改變，其主要構造及原理仍不脫引證案之技術範圍，故系爭案係運用申請前既有技術，而為熟習該項技術者所能輕易完成，不具進步性」云云，並未針對系爭案揭露之技術內容，綜合其發明之目的、功效，研判其是否克服選擇或結合之困難度，而獲得突出的技術特徵或顯然的進步，加以判斷。其理由自屬不備，且已違反上開專利審查基準之規定。
㈢專利審查基準第1-2-22頁至第1-2-23頁中「相關發明之進步性判斷」中對於「構
成要件形狀、排列變更之發明」作了如下之規範：「構成要件形狀、排列變更之發明，係指將他發明之構成要件的構造，在形狀、排列上予以變更所成之發明而言。如此之構成要件形狀、排列變更可產生突出的技術特徵或顯然的進步時，此種構成要件形狀、排列變更之發明，視為非能輕易完成。惟如此之構成要件形狀、排列、變更，如未能產生突出的技術特徵或顯然的進步時，則視為熟習該項技術者所能輕易完成。」又同上基準第1-2-20頁至第1-2-21頁對於發明是否能輕易完成（關於進步性）的判斷方式作了如下之規範：「⒉先前技術之組合部分應注意事項：以先前技術之片斷部分相互組合，而判斷發明是否能輕易完成時，應考慮發明是否具有『突出的技術特徵』或『顯然的進步』。」其中「顯然的進步」係指「申請專利之發明克服先前技術中存在的問題點或困難性而言，通常係表現於功效上。例１：在技術發展空間有限之領域中 (in the field of thecrowded art)，如在技術上有微小的改進，得視為具有『顯然的進步』」。查系爭案申請專利說明書第十五頁載明：「在多次研磨之後，固定環之底面會使底座104及氣囊144更接近研磨墊32。因為支撐結構114係平躺於基板之上，基板又平躺於研磨墊之上，所以當固定環磨損時氣囊144與支撐結構114間之間隙會減少。
然而，因為膜狀物140係包覆整個突起302，所以其可維持一恆定之接觸面積，即使是當支撐結構產生相對於該氣囊之垂直偏移時。因為接觸面積維持恆定且膜狀物非常柔軟，所以當固定環磨損時，氣囊壓力與施加至支撐結構之壓力間的關係幾乎不會改變。請參閱第４圖，在另一實施例中，可聚集彈性膜狀物140a於其底面以形成一具恆定尺寸之突起401。即使彈性膜狀物係以彈性物質所製成的，當質量如第4圖所示般形成時，突起401仍可維持其恆定尺寸之固定形狀，例如當氣囊144a之壓力建立時其不會改變。複數個形成於突起401底部之狹縫402可使空氣通過氣囊與支撐結構之間。此種配置可使體積304與腔體之其他部份間維持流體流通，如此可降低突起401水平移動之可能性。藉此，突起401可維持水平穩定且與支撐結構114a間之接觸面積維持恆定。或者是，突起401可為一外加於彈性膜狀物140a之底面的外部結構，且可為任意之剛性材料所製成的。如此，突起401與支撐結構114a間之接觸面積可隨時間維持恆定以確保施加於支撐結構114a之下壓力的穩定。並且，彈性膜狀物140a包含一內建之迴旋404以使膜狀物壁之拉伸最小。如此可確保膜狀物非常柔軟，所以當迴旋及支撐結構相對於底座偏移時下壓力可大致維持不變。」足見在支撐結構與可加壓氣囊垂向相對移動並進而接觸時，在系爭案中係以剛性之突起401與剛性之支撐結構114a相接觸，故接觸面積得以維持恆定不變。反觀引證案揭露之構造，隨著固定環不斷的被磨損，在研磨的過程中，支撐結構會不斷的迫近可加壓氣囊而使支撐結構和可加壓氣囊間的接觸面積增加，在可加壓式氣囊內的壓力保持定值時，因為力（F）等於壓力（P）乘以面積（A）（Force=Pressure×Area），向下作用於被研磨晶圓片的力量增加，而使被研磨的晶圓片因過度研磨而可能導致失敗。因此，系爭案係針對習用研磨頭之缺點加以改進，即使研磨頭之固定環在因磨損而厚度降低，並造成支撐結構與可加壓氣囊間進一步接觸時，其研磨仍能維持均勻度。惟被告並未詳察細審此種構成要件形狀、排列之變更是否可產生突出的技術特徵或顯然的進步？系爭案所在和半導體製程及設備相關之化學機械研磨領域中，是否已成為一技術發展空間有限之領域？又漏未斟酌系爭案相較引證案，在氣囊與支撐結構間保持一固定面積，可以對位於彈性膜狀物下方之基材提供一穩定的研磨力量，此種對引證案中相同的構件所作改進，是否係克服先前技術中存在的問題點或困難性？僅泛指系爭案「較高處之氣囊底部與較低處之支撐結構頂部接觸面積恆定乙節，實屬空間形態之改變，其主要構造及原理仍不脫引證案之技術範圍」，而否定其進步性，亦與上開專利審查基準規定之判斷方式不符。
㈣按申請專利範圍應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點；獨立項應載明申
請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容。系爭案核駁審定時專利法第二十二條第四項及依同法第五項授權所訂施行細則第十六條第二項固分別定有明文。惟按「申請案經審查後，應作成審定書送達申請人或其代理人。經審定不予專利者，審定書應備具理由。」、「發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定書送達之次日起三十日內備具理由書，申請再審查。但因申請程序不合法或申請人不適格而駁回者，得逕依法提起行政救濟。經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」、「再審查或異議審查時，專利專責機關應指定未曾審查原案之專利審查人員審查，並作成審定書。前項再審查之審定書應送達申請人。異議審查之審定書應送達申請人及異議人。」同法第三十八條第一項、第二項、第四十條、第四十三條復定有明文。凡此規定無非為使行政行為遵循公正、公開與民主之程序，確保其內容之明確性，以提高行政效能，保障人民權益，增進人民對行政之合理信賴，並實現專利法第一條「鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展」之立法目的。故再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先將其理由通知申請人，並限期申復，使其在不變更申請案之實質之前提下，有修正或補充之機會，以便符合專利申請要件。如經再審查認為有不予專利之情事，卻未於審定前將其理由完整充分告知申請人，使其有修正或補充之機會，遲至行政訴訟時始補充其他不符合專利要件之理由，即屬違背前揭「再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人」之規定。被告所制訂之專利審查基準第1-3-14頁至第1-3-15頁亦載明對於不符前揭專利法施行細則第十六條規定情形的處置方式：「申請專利範圍如有下列情形之一者，即違反專利法施行細則第十六條規定，審查委員應依第四章『說明書及圖式之補充修正』之規定通知申請補充修正之。⒈獨立項記載之技術內容不明確者。．．．」。查被告於系爭案審查及訴願過程中，在初審核駁審定書中認為系爭案與引證案運用之基本原理相同，無功效之增進，不具有進步性；而在再審查核駁先行通知書、再審查核駁審定書和訴願答辯書中，均認為系爭案與引證案主要構造及原理實質相同，所謂接觸面積恆定一節僅為空間型態之改變，故不具有進步性。足見其在前述之程序中完全未提及系爭案申請專利範圍有記載不明確之情事，自未曾發函要求原告進行修正或補充。然被告卻於行政訴訟的答辯理由中突然指出系爭案的申請專利範圍的獨立項未述及使研磨壓力保持恆定之構造或達成該目的之原理與手段云云。姑不論被告的主張是否合理，被告若認為系爭案的申請專利範圍記載不明確，本應於審查的過程中發函通知原告進行修正或補充，惟被告在未發函通知原告應進行修正的情形下，逕自以此作為不准專利之理由，其所踐行之程序，即有違誤。
四、綜上所述，被告就系爭案所為不予專利之處分，認事用法既有如上述之瑕疵，訴願決定未加糾正，仍予維持，容有未洽，原告訴請將之一併撤銷，自無不合，應予准許。惟系爭申請案尚待被告依本院前述判決意旨詳為審酌，並重新調查其他證據及踐行正當法定程序，以審認其是否符合專利要件，另為適法之處分。故原告請求判決命被告即作成准予系爭案專利權之審定，並未達全部有理由之程度，依行政訴訟法第二百條第四款規定意旨，原告僅在請求命行政機關遵照本院判決之法律見解對原告作成決定部分為有理由，其餘部分，不應准許，應予駁回。至兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判斷不生影響，爰不再逐一論斷，附此敘明。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第二百十八條、第二百條第四款、第一百零四條、民事訴訟法第三百八十五條第一項前段、民事訴訟法第七十九條但書，判決如主文。
中 華 民 國 九十三 年 七 月 十五 日
臺北高等行政法院 第二庭
審判長 法 官 姜素娥
法 官 吳東都法 官 林文舟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十三 年 七 月 十五 日
書記官 余淑芬