臺北高等行政法院判決 九十一年度訴字第五三五三號
原 告 甲○○訴訟代理人 龍雲翔律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 丙○○
參 加 人 日商．阿爾普士
股份有限公司 號代 表 人 乙○○○董事訴訟代理人 林志剛律師複代 理 人 丁○○專利訴訟代理人 高山峰專利代右當事人間因發明專利異議事件，原告不服經濟部中華民國九十一年十月二十八日經訴字第○九一○六一二五一八○號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如左：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
壹、事實概要：緣參加人前於民國（以下同）八十九年一月二十五日以「按鈕開關」向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利（以下簡稱系爭案）。公告期間，原告以其不符發明專利要件，對之提起異議，並提出異議證據一為系爭案專利公報及專利說明書；證據二為八十五年十一月二十六日申請，八十九年一月一日審定公告之第00000000號「按壓開關」發明專利案（以下簡稱引證一）；證據三為八十四年一月十九日申請，八十八年八月十一日審定公告之第00000000號「觸摸開關改良構造」新型專利案（以下簡稱引證二）為證據，案經被告審查，於九十一年六月十七日以（九一）智專三（二）二○四八字第○九一八九○○一四二九號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟，本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第四十二條第一項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
貳、兩造聲明：
一、原告聲明：原告未於言詞辯論期日到場，據其提出之書狀，聲明求為判決
１、訴願決定及原處分均撤銷。
２、命被告另為異議成立之處分。
３、訴訟費用由被告負擔。
二、被告聲明：求為判決如主文所示。
叁、兩造爭點：
原告提出之引證一及引證二是否足以證明系爭案違反專利法第二十條第二項之規定，而不符發明專利要件？
一、原告陳述：原告未於言詞辯論期日到場，據其提出之書狀，陳述如左：
１、被告稱引證一及二之申請日固均早於系爭案之優先權日八十八年三月十一日，惟引證一之審定公告日為八十九年一月一日；引證二之審定公告日為八十八年八月十一日，二者均較系爭案之優先權日為晚，應不得執為論斷系爭案不具進步性之依據，是引證一及二均不具證據能力，則本件被告以實體技術比對，認引證一及二不足證明系爭案不具進步性，固未盡妥適，然於本件應為異議不成立之審定結果，並無二致。揆諸訴願法第七十九條第二項規定，原行政處分所憑理由雖屬不當，但依其他理由認為正當者，以訴願為無理由，應予駁回。
２、原告在詳閱訴願決定機關所審定之結果後，訴願決定機關指出依訴願法第七十九條第二項「原行政處分所憑理由雖屬不當，但依其他理由認為正當者，以訴願為無理由」之規定，從法條中所以「原行政處分所憑理由雖屬不當」，意指被告在審定引證一之「按壓開關」專利案，包括：成形樹脂製箱形盒，反轉動作形圓筒狀可動接點，彈性驅動體及剛性材料製按鈕等構件；與系爭案相較，引證一未具有鈕柱形成扣接部及橡皮彈簧的彎曲部之退避部等構造，系爭案相對引證一而言仍具有構造之新穎性，在功效上系爭案所設計之構造特徵可就此退避部之厚度將扣接部整體之厚度彎小，因而達到鈕柱之小型化，終使按鈕開關整體之小型化，另系爭案由於形成扣接部之退避部，係形成順著橡皮彈簧外形之圓弧狀，故即使在橡皮彈簧藉由鈕柱之按壓而彎曲之情況下，橡皮彈簧亦不會碰撞扣接部，而可得到鈕柱之穩定滑動之效果。因此引證一不足以證明系爭案不具進步性；及引證二之「觸摸開關改良構造」專利案，包括有：一座體，一固定部，一圓頂簧片，一觸壓件及一罩體等構件；與系爭案相較，引證二未見有系爭案鈕柱形成扣接部及橡皮彈簧的彎曲部之退避部，引證二與系爭案整體構造上完全不相同，在功效上引證二亦不具有鈕柱之小型化而可達殼體、開關小型化之功效，以及鈕柱穩定滑動之效果，因此引證二亦不足以證明系爭案不具進步性乙事，乃有不當之審查。且原告也認為訴願決定機關此項之認定是對的。然而，訴願決定機關審查認定系爭案之技術特徵及功效性與引證一、二相同，就須將被告所審定之理由撤銷，並將此異議案發回被告重審，訴願決定機關不但未有如此行為，反而還審定引證
一、二因公告日晚於系爭案之優先權日，而審定此訴願案駁回，實令原告不解訴願決定機關之審查標準為何？
３、為就訴願決定機關因引證一、二之公告日晚於系爭案之優先權日，而審定原告之訴願駁回乙事，原告特檢附原證六為八十四年十一月二日台八十四訴字第三九○○七號行政院決定書之理由部分記載「．．．當可認其已經主張本案違反當時專利法第九十五條之規定，而判斷物品之是否首先創作而合於申請專利要件，並不以引證案經公告周知為必要。．．．」由前述原證六之案例來看引證一、二是絕對具有證據力證明系爭案不具進步性。
４、雖然系爭案之優先權日早於引證一、二之公告日，致訴願決定機關審定引證一、二不足以證明系爭案不具進步性，但是基於本國專利制度為先申請主義，以及九十年十月二十六日正式實施之新專利法第二十條之一：「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」從此法條的說明中有提及「就後案申請前，已有他人申請在先尚未公開之相同專利內容，為貫徹先申請主義之精神，乃擬制其屬新穎性審查範圍，明定後申請案不可申請取得新型專利。」因此被告之審查委員在審理此案時，能秉持新專利法立法之精神，定能相信系爭案是一件不具進步性之發明專利申請案。
５、綜上所述，由前述說明可知系爭案違反專利法第二十條第二項之規定，不為專利法所稱之發明專利。為此，請判決如原告訴之聲明。
二、被告陳述：
１、起訴理由稱不服訴願決定機關審查認定被告所審定之理由有不當之審查，理當撤銷，將此異議案發回被告重審，訴願決定機關不但未有如此行為，反而還審定訴願駁回云云。查依訴願決定之意旨，其係就系爭案已主張有優先權日為西元一九九九年三月十一日，而引證一及引證二之公開日期（引證一審定公告日為八十九年一月一日，引證二之審定公告日為八十八年八月十一日）均較系爭案之優先權日為晚，即引證一及引證二均應不得執為論斷系爭案不具進步性之依據，引證一及二均不具證據能力，故無須進行實體技術比對作論述，並非如原告所稱訴願決定機關認定系爭案之技術特徵及功效與引證一、二相同，原告訴訟理由說詞顯有偏頗，不足採信。
２、按系爭案之優先權日均較引證一及二兩者之公告日為早，依專利法第二十條第二項規定，引證一及二顯非申請前既有之技術或知識，引證一及二均不具證據能力，何況被告之原處分針對實質技術比對，亦認系爭案相較引證一及二仍具進步性，故起訴理由應不足採。
３、綜上所述，被告之原處分並無違法，請判決如被告答辯之聲明。
三、參加人陳述：
１、原告事實上已經默認引證一及引證二未揭示出系爭案的技術特徵：於系爭案的異議階段中，原告在其異議申請書第四頁後半至第八頁之系爭案與引證一、引證二的比較表中，刻意地漏列系爭案的申請專利範圍第一項的技術特徵中的「．．．於此扣接部對向前述橡皮彈簧之面上形成接納前述橡皮彈簧之彎曲部之退避部。」之內容，由此顯見原告係在明知引證一、二皆未揭示出前述系爭案的技術特徵之情況下，為了混淆視聽而刻意地漏列前述系爭案的技術特徵。換言之，原告至少已經默認引證一、二皆未揭示出前述系爭案的技術特徵。
２、原告曲解訴願決定的內容：原告起訴主張「訴願決定機關審查認定系爭案之技術特徵及功效性與引證一、二相同．．．」，惟只要參照訴願決定書第四頁的內容便可以得知，訴願決定機關係認定「引證一、二的公告日均較系爭案的優先權日晚，應不得執為論斷系爭案不具進步性之依據，是引證一及二均不具證據能力．．．。」同時，正如系爭案的異議審定書的內容所示，被告於異議審定書中也已經明確地認定：引證一、二皆未揭示出系爭案鈕柱形成扣接部及橡皮彈簧的彎曲部之退避部等構造，且引證
一、二不具有鈕柱之小型化而可達殼體、開關小型化之功效、以及鈕柱穩定滑動之效果。所以，訴願決定機關於訴願決定書中認定「．．．然而本件應為異議不成立之審定結果，並無二致。」因此訴願決定機關援引訴願法第七十九條第二項的規定，駁回原告訴願。從而，根據前述說明可知，原告上開主張完全係曲解訴願決定機關的決定內容，顯不足採。
３、原告誤解專利法關於「證據能力」的規定：原告起訴復主張引證一、二絕對具有證據力證明系爭案不具進步性。惟原告所舉之九十年十月二十六日施行的專利法第二十條之一之規定（亦即相當於系爭案審定公告時所適用的專利法第二十條第一項第二款之規定），係關於「新穎性」的規定。同時，根據「專利審查基準」第1-2-13頁的內容可知，前述專利法關於「新穎性」的規定，係法律為顧及專利權之專有排他性及一發明一專利原則，乃將此等先申請案所記載之發明以法律擬制（legal fiction） 為既有技術，而使後申請案不具新穎性，故此項規定，僅能適用於考量新穎性之用，不得作為考量進步性之用。同時，根據專利法第二十四條第四項之「主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準」的規定可知，系爭案是否具有進步性，應該以其優先權日西元一九九九年三月十一日為準。由於引證一、二之公告日均較前述系爭案的優先權日晚，故根據前述專利法的規定可知，引證一、二均不具判斷系爭案是否具有進步性的「證據能力」，亦即引證一、二均非系爭案申請前既有之技術或知識，故當然無法否定系爭案的進步性。正因為引證一、二皆不具有否定系爭案進步性的證據能力，故原告所為之「引證一、二絕對具有證據力證明系爭案不具進步性」之主張，明顯與專利法的規定不符，故原告所述顯無理由，原處分及維持原處分之訴願決定並無違法之處，爰請判決駁回原告之訴。
理 由
一、本件原告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第二百十八條準用民事訴訟法第三百八十六條各款所列之情事，爰依被告之聲請，由其一造辯論而為判決，合先敘明。
二、按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，為系爭案核准審定時專利法第十九條暨第二十條第一項所規定。而公告中之發明，任何人認有違反前揭專利法第十九條至第二十一條規定者，依法得自公告之日起三個月內備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起之。從而，系爭案有無違反專利法情事而應不予專利，依法應由異議人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭案有違專利法之規定，自應為異議不成立之處分。另「原行政處分所憑理由雖屬不當，但依其他理由認為正當者，應以訴願為無理由。」訴願法第七十九條第二項亦定有明文。
三、本件系爭第00000000號「按鈕開關」發明專利案，其特徵在於：具備盒狀殼體，固接於此殼體內之一對固定端子，保持可於前述殼體之內側面滑動之鈕柱，配設於前述固定端子上俾可與此鈕柱之移動同步動作之活動接點，以及使此動接點接觸脫離前述固定端子，同時使前述鈕柱回復之橡皮彈簧，於前述鈕柱形成扣接部，其具有扣緊於前述殼體內側面之扣緊溝部之扣緊突部，於此扣接部對向前述橡皮彈簧之面上形成接納前述橡皮彈簧之彎曲部之退避部。原告所提之異議證據包括：證據一為系爭案專利公報及專利說明書；證據二為八十五年十一月二十六日申請，八十九年一月一日審定公告之第00000000號「按壓開關」發明專利案（即引證一）；證據三為八十四年一月十九日申請，八十八年八月十一日審定公告之第00000000號「觸摸開關改良構造」新型專利案（即引證二）。被告略以，引證一包括：成形樹脂製箱形盒，反轉動作形圓筒狀可動接點，彈性驅動體及剛性材料製按鈕等構件；與系爭案相較，引證一未具有鈕柱形成扣接部及橡皮彈簧的彎曲部之退避部等構造，系爭案相對引證一而言仍具有構造之新穎性，在功效上系爭案所設計之構造特徵可就此退避部之厚度將扣接部整體之厚度彎小，因而達到鈕柱之小型化，終使按鈕開關整體之小型化；另系爭案由於形成扣接部之退避部，係形成順著橡皮彈簧外形之圓弧狀，故即使在橡皮彈簧藉由鈕柱之按壓而彎曲之情況下，橡皮彈簧亦不會碰撞扣接部，而可得到鈕柱之穩定滑動之效果，因此引證一不足以證明系爭案不具進步性。引證二包括有：一座體，一固定部，一圓頂簧片，一觸壓件及一罩蓋等構件；與系爭案相較，引證二未見有系爭案鈕柱形成扣接部及橡皮彈簧的彎曲部之退避部，引證二與系爭案整體構造上完全不相同，在功效上引證二亦不具有鈕柱之小型化而可達殼體、開關小型化之功效，以及鈕柱穩定滑動之效果，因此引證二亦不足以證明系爭案不具進步性，乃為異議不成立之處分。原告不服，循序提起訴願及本件行政訴訟。
四、原告於本件行政訴訟中訴稱，引證一、二絕對具有證據力證明系爭案不具進步性，且訴願決定機關既審查認定系爭案之技術特徵及功效性與引證一、二相同，並審查認定被告所審定之理由有不當之處，則理當撤銷，將此異議案發回被告重審，詎訴願決定機關不但未有如此行為，反而還審定訴願駁回，原告實難甘服云云。惟查：
１、原告所舉之九十年十月二十六日施行的專利法第二十條之一之規定（亦即相當於系爭案審定公告時專利法第二十條第一項第二款之規定），係關於「新穎性」的規定。同時，根據專利審查基準第 1-2-13 頁的內容可知，前述專利法關於「新穎性」的規定，係法律為顧及專利權之專有排他性及一發明一專利原則，乃將此等先申請案所記載之發明以法律擬制（legal fiction）為既有技術，而使後申請案不具新穎性，故此項規定，僅能適用於考量新穎性之用，不得作為考量進步性之用。且依專利法第二十四條第四項：「主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準」之規定可知，系爭案是否具有進步性，應以其優先權日八十八年三月十一日為準。由於引證一、二之公告日均較前述系爭案的優先權日為晚，故依前揭專利法第二十四條第四項之規定，引證一、二均不具判斷系爭案是否具有進步性的「證據能力」，亦即引證一、二均非系爭案申請前既有之技術或知識，故當然無法否定系爭案的進步性。正因為引證一、二皆不具有否定系爭案進步性的證據能力，故原告主張引證一、二絕對具有證據力證明系爭案不具進步性云云，顯與專利法的規定不符，不足採信。
２、參照訴願決定書第四頁的內容可知，訴願決定機關係認定「引證一及二之申請日固均早於系爭案之優先權日八十八年三月十一日，惟引證一之審定公告日為八十九年一月一日，引證二之審定公告日為八十八年八月十一日，二者均較系爭案之優先權日為晚，應不得執為論斷系爭案不具進步性之依據，是引證一及二均不具證據能力，則本件原處分機關以實體技術比對，認引證一及二不足證明系爭案不具進步性，固未盡妥適，然於本件應為異議不成立之審定結果，並無二致。」而援引訴願法第七十九條第二項之規定，原行政處分所憑理由雖屬不當，但依其他理由認為正當者，以訴願為無理由，而駁回原告之訴願。是以，原告主張訴願決定機關認定系爭案之技術特徵及功效性與引證一、二相同云云，顯係曲解訴願決定機關之決定內容，委無可採。
３、被告以實體技術比對，認引證一與系爭案相較，在功效上系爭案所設計之構造特徵可就此退避部之厚度將扣接部整體之厚度彎小，因而達到鈕柱之小型化，終使按鈕開關整體之小型化；另系爭案由於形成扣接部之退避部，係形成順著橡皮彈簧外形之圓弧狀，故即使在橡皮彈簧藉由鈕柱之按壓而彎曲之情況下，橡皮彈簧亦不會碰撞扣接部，而可得到鈕柱之穩定滑動之效果；引證二與系爭案整體構造上完全不相同，在功效上引證二亦不具有鈕柱之小型化而可達殼體、開關小型化之功效，以及鈕柱穩定滑動之效果，因此引證一及二不足以證明系爭案不具進步性乙節，固有未妥，惟依前揭訴願法第七十九條第二項規定，原行政處分所憑理由雖屬不當，但依其他理由認為正當者，應以訴願為無理由，是訴願決定機關駁回原告之訴願，並無不合。
五、綜上所述，原告之陳詞均不可採，則被告所為「異議不成立」之處分，揆諸首揭規定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告另為異議成立之處分，均無理由，應予駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段、第二百十八條，民事訴訟法第三百八十五條第一項前段判決如主文。
中 華 民 國 九十三 年 三 月 十 日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第 一 庭
審 判 長 法 官 徐瑞晃
法 官 李得灶法 官 吳慧娟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十三 年 三 月 十 日
書 記 官 劉道文