臺北高等行政法院判決 九十一年度訴字第六七號
原 告 博新開發科技股份有限公司代 表 人 甲○○董事長訴訟代理人 林秋琴律師複代理人 陳彥希律師訴訟代理人 何愛文律師
王一民專利代被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 丙○○
參 加 人 荷蘭商‧皇家飛利浦電子股份有限公司代 表 人 J．L凡德渥訴訟代理人 徐小波律師
宿文堂律師乙○○專利代右當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國九十年十一月七日經（九○）訴字第○九○○六三二五八九○號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：參加人荷蘭商‧皇家飛利浦電子股份有限公司前於民國（下同）七十六年一月二十七日以「記錄資訊用之可以光學方式讀取之記錄載體，製造此記錄載體之裝置，將資訊記錄於於此記錄載體上之裝置及讀取記錄於此記錄載體之資訊之裝置」申請發明專利（第00000000號發明專利案，以下簡稱系爭專利案），而經被告之前身經濟部中央標準局（八十八年一月二十六日改制為被告機關）審定給予專利，且對外公告確定，取得專利權發給發明第二九六四六號專利證書。嗣原告以該專利案有違核准當時專利法第一條、第二條第一款、第五款之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，於八十九年九月二十二日以（八九）智專三（二）○四○二四字第○八九八九○○一六二四號專利舉發審定書為舉發不成立之處分。原告不服，提起訴願，亦遭駁回，遂提起本件行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第四十二條第一項規定，裁定命參加人應獨立參加本件被告之訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈原處分及訴願決定均撤銷。
⒉被告應為舉發成立，撤銷專利之審定。
㈡被告聲明：駁回原告之訴。
三、兩造之爭點：系爭專利案是否有違核准當時專利法第一條、第二條第一款、第五款之規定，不符發明專利要件而應不予專利？㈠原告主張：
⒈參加人系爭專利案欠缺新穎性及進步性，依核准當時專利法規定應撤銷其專利權：
按系爭專利案核准當時專利法第二條之規定，發明專利須具有新穎性及進步性。依同法第六十一條之規定，對於欠缺前開要件而取得之專利權，任何人均得向被告提出舉發，請求撤銷該專利權。由原告八十八年七月九日專利舉發理由書所列舉之二件舉發證據可知，系爭專利案申請專利範圍主張已為前述各舉發證據實質之揭露內容所涵蓋及教示，不具新穎性及進步性，其專利權依法應予撤銷。詎被告怠於察明前開事實，未詳細審酌二件舉發證據之內容，對原告所提出之系爭專利案與二件舉發證據比較分析內容略而不採，罔顧系爭專利案申請專利範圍主張與前案技藝重疊之事實，曲解系爭專利案之申請專利範圍，而作出舉發不成立之錯誤不當處分。
⒉原告於訴願程序中，曾請國內光電研究領域權威國立交通大學光電研究所謝漢
萍教授出具專家意見書，就所提出證據資料詳加說明，詎訴願決定機關未就原告所提出之舉發證據及訴願證據詳實審酌，僅完全抄襲被告之主張作為訴願決定之理由，對於究竟為何不採納原告之證據及主張闕而不論，顯有所疏漏。按謝漢萍教授在光碟儲存及顯示技術上已有七十餘篇學術論文及十餘項專利，除於交通大學光電工程研究所任教外，並受聘於中央研究院應用科學與工程中心主持光資訊儲存研究，為國內光儲存媒體領域之權威學者，其專家意見深具參考價值，而本件系爭專利案不符專利法進步性要求，原告於舉發及訴願階段業已詳加闡述有原證三、四可參，訴願決定未能獨立客觀審酌本案而有失訴願程序保障人民權益之本意。是請本院傳訊謝漢萍教授為本件系爭專利案提出專家見解，俾真理愈辯愈明，或將本件有關技術專業判斷另送請國內權威機構出具專家意見。
⒊按系爭案核准當時之專利法第一條規定：「新發明具有產業上利用價值者，得
依法申請專利」，但所謂新發明係指利用自然法則之技術思想，具有高度創作性及進步性而言，若未具新穎性、進步性，即非新發明。
⑴美國專利第0000000號（以下稱舉發證據一），早於系爭專利公告，
其揭示技術內容除涵蓋系爭專利特徵項之前所有構成要件外，且其專利主張為「預設軌道上載有『位元頻率的數位時鐘信號及循軌信號』」，該數位時鐘信號及循軌信號，相對系爭案之特徵項預存之數位位置信號於技術本質上完全相同。
⑵美國專利第0000000號（下稱舉發證據二），其所揭技術除涵蓋系爭
案專利申請範圍第一項各要件，更進一步其所揭技術為搖擺軌道上所載之頻率信號為位置相關信號，與系爭案具有實質相同手段、功能及結果。
⑶參較舉發證據二或併合舉發證據一、二案，足以證明系爭案之技術內容晚於
前述引證。上述證據具完全教示作用，相較之下系爭案僅為習用技藝轉用，而未有明顯功效增進，並不具高度之創作性及進步性。
⒋被告（七六）台專電二字第一三三三八五號初審審定書理由二以「就本案所屬
範疇之技術原理或概念而言，利用軌道之資訊記錄區域所顯現之週期性軌道調變，以後者來產生時鐘信號，作為控制錄放過程之用，上述技術原理為已習知者。本案和上述習知技術原理之差異僅在於：本案以數位位置資訊信號來取代習知設計中之週期性控制信號，作為上述軌道調變頻率。其餘者完全相同，以此研判本案係屬習知設計之局部性置換或改變，難謂具有全新發明原理之首次引入，不合發明要件」否准系爭專利。遍查卷內並無其他證據足以推翻或否認初審結論，復參以前述舉發證據揭示教示之相同功效、技術、內容之事實，而揆諸前述針對專利創新性及進步性之判決要旨之基準，本案不符合專利法就發明之規定，不應給予專利。
⒌另由系爭專利七十六年十一月之申請專利範圍修正，刪去第一、七、八項中相
關之控制錄放過程之敘述，相較原有之第一、七、八項中相關之實質特徵，並無變動，初審審定之「係屬習知設計之局部性置換或改變，難謂具有全新發明原理之首次引入，不合發明要件。」理由仍應適用。至於刪除申請專利範圍中之構成要件，係使申請專利範圍擴大，亦違反專利法之規定。
⒍原告聲請調查左列各項證據：
⑴選任財團法人工業技術研究院光電工程研究所（下稱工研院光電所）擔任本
件鑑定人或囑託其他專業機構進行鑑定。調查舉發證據一、舉發證據二所揭露之技術內容，已涵蓋系爭專利申請範圍第一項至第六項技術特徵，且對系爭專利申請範圍第一項至第六項技術特徵具有重大教示作用，不符合發明專利之新穎性及進步性要求。
⑵傳喚鑑定證人謝漢萍教授，就從事相關業務專家立場，舉發證據一、舉發證
據二所揭露之技術內容與系爭專利申請範圍第一項至第六項技術特徵並無實質重大改變，且已揭露之技術對系爭專利申請圍第一項至第六項技術特徵且有重大教示作用。
⒎原告閱卷得知經濟部訴願主管機關就系爭案前兩次函請專業機構工研院光電所
就系爭專利與舉發證據提供審查意見，然卷中資料及訴願駁回理由中並無專業機構之審查意見，訴願主管機關卻逕依被告片面之詞遽而駁回訴願。參據最高行政法院第九十一判字第一七三五號判決意旨：「未經專業技術鑑定或徵詢從事專業法律人員之意見前，遽為決定，似嫌率斷。」且系爭案原告於舉發審查階段及訴願審理階段，均曾要求到場陳述辯論未獲核准。故訴願程序顯然違反程序正義，而有行政處分欠缺證據之明顯違法。
⒏原告為釐清事實，於九十一年九月四日請求訴願主管機關提供經濟部所委請工
研院光電所或任何專業專利鑑定機構之審查意見，然訴願機關於九十一年九月十一日以經訴字第○九一○六○四三四三○號函答覆稱：「訴願決定之準備或審議文件，或為第三人正當權益有保密之必要者不得請求」為由而拒絕提供工研院就系爭案之相關專利分析意見。然查：CD-R光儲存媒體係佔國內光資訊產業重要地位，且系爭舉發案攸關我國CD-R光碟片產業之生存及發展空間，鑑於被告及訴願決定機關並非熟習此業技術，雖原告於舉發及訴願過程中原告前委託交通大學光電研究所謝漢萍教授提出就系爭專利與舉發證據之專家分析意見，詎未獲被告及訴願機關採納。專業專利鑑定機構之審查結論，不只是全案審判決定之重要事實基礎，更是原告能夠據以答辯攻防的重要依據。倘被告及訴願機關，就本案及舉發證據並未獲得專業機構之專業意見，僅因循原審查機構片面非專業之意見，草率擅斷，則其訴願決定顯然違法。
⒐與系爭案光碟技術極近似之第00000000號專利舉發Ｎ０一案，其經工研院基於與系爭案舉發證據一及二相同之證據，鑑定為不符合專利之進步性：
⑴查第00000000號「可書寫型式之光學讀取記錄載體，製造此記錄載
體之裝置，在此記錄載體上記錄資訊及（或）自此記錄載體上讀取資訊之裝置」專利舉發Ｎ０一案，係目前繫屬於本院之九十年訴字第六六五三號之專利爭議案，其係與本系爭專利具相類同之光學記錄載體，其主要主張為申請專利範圍第一項：「一種書寫型而可以光學讀取之記錄載體（Ａ），其構成含有一記錄層（Ｂ）旨在記錄一可光學檢測之記錄標示之資訊型樣，該記錄載體設有一伺服軌位於用作資訊記錄用之區域（Ｃ），具有週期性軌調變（Ｄ），可與資訊型樣區分，其特徵是：軌調變之頻率被調變成與位置─資訊信號一致（Ｅ），此信號中包含有位置─碼信號，與位置同步信號交替出現。」其相較於本案關於記錄載體之申請專利範圍第一項主張：「一種可以光學方式讀取之記錄載體（A'），含有一盤型基質上之一輻射敏感層（B'），並備有以螺旋或同心軌道圖案之方式安排之資訊記錄區域（C'），該記錄載體旨在於資訊記錄區域利用輻射波束錄放資訊，該資訊記錄區域顯示週期軌道調變特性（D'），以產生一時鐘信號，其特徵為軌道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變（E'）」由上述二案之主要專利主張及其要點Ａ↓A'，B'↓B'，Ｃ↓C'，Ｄ↓D'及Ｅ↓E'，明顯可知本案專利主張於記錄載體部份非常類同於另案第00000000號之主張。
⑵茲附錄工研院鑑定如下：（一）被舉發案專利之新穎特徵如其專利申請範圍
第一項所提：「…該記錄載體設有一伺服軌位於用作資訊記錄用之區域，具有週期性軌調變，可與資訊型樣區分，其特徵是：軌調變之頻率被調變成位置─資訊信號一致，此信號中包含有位置─碼信號與位置同步信號交替出現。（二）被舉發案參加人所強調增進之功效（１）記錄軌道不會被伺服／表頭（servo/header）區域所中斷。因此資料（如EFM編碼之資料）可以連續地記錄於記錄載體上且碟片上之儲存容量不會因為要儲存習知之表頭區域而浪費。（２）位置同步信號具有可輕易擷取位置信號及提供定位可記錄之資料區塊之正確位置之優點。（３）可控制碟片之旋轉速度及記錄程序之速度與產生尋跡伺服系統中之尋跡信號或補償信號。（三）如舉發證據一（即本件舉發證據一，下同）所提，其資訊記錄區區隔為同步區與記錄區，因此可達成被舉發案所提及之增進之功效第（２）項，位置同步信號可輕易擷取位置信號。此外所產生之功能，非如被舉發人於「言詞辯論要旨」第Ⅲ項第一點所提「僅能記錄資訊於記錄區內而無法達成被舉發案可連續不斷地記錄資訊之功效」，查證據一與被舉發案專利相同點均使用同步區信號技術，惟被舉發案將同步信號與位置─碼信號交替出現，但均可達成不間斷地記錄資訊之功效，已符合被舉發案之所增進之功效第（１）項。（四）舉發證據三（即本件舉發證據二，以下同）申請專利範圍第一項所提其見一標準信號之頻率將依記錄位置而變化，另該搖擺軌道之擺動頻率相當於並同步於該標準信號，以上已揭示搖擺軌道的頻率是可輕易藉各種調變技術而變化，因此可達成被舉發案所增進之功效第（３）項：可控制碟片之旋轉速度及記錄程序之速度與產生尋跡伺服系統中之尋跡信號或補償信號。（五）舉發證據五已揭露一種旋轉記錄媒體其亦具有導入區與導出區，並揭示以位址信號顯示資訊信號所在位置，且位址信號包含同步碼及以分、秒、幀方式記錄之位址碼，並揭示位置與同步信號交替出現，再由證據三所提，兩證據結合所得到之功效，已可輕易達成被舉發案之所謂新穎特徵；軌調變之頻率被調變成位置─資訊信號一致，此信號中包含位置─碼信號與位置同步信號交替出現。（六）由以上所分析，證據一、三、五之技術確已揭示被舉發案專利之所謂新穎特徵，並可涵蓋該專利申請範圍第一項。且已揭示所增進之功效。因此被舉發之專利實不符合專利之進步性。
⑶前揭工研院之審查意見係對相關專利申請範圍與本件幾乎完全一樣的第00
000000號專利，並以完全相同之舉發證據，作出明白顯示該00000000號案所揭專利已為前揭舉發證據所揭露教示並不具進步性之結論，應可移為本系爭案之重要佐證參考。
⒑茲再就舉發證據一、二主要內容及特徵說明如後：
⑴舉發證據一係關於一種具有以軌道變化提供時鐘與軌道信號之光學可記錄／
讀取式記錄載體，以及由此記錄載體記錄及／或讀取資料之裝置。其於說明書第一欄第五十行以下即揭示「記錄載體之特徵在於具有一光學可測之第一週期性軌道變化，可使光束產生一相應調變．．．，此調變被用來產生位元頻率的時鐘信號。」另外又於第二欄第一行以下揭示「該記錄載體具有兩週期性變化之軌調變，其第一頻率為同步信號」、「一第二週期性軌道變化被加入於該第一週期性軌道變化．．．該第三週期性軌道變化所造成光束的調變被用來產生一徑向軌道信號」，舉發證據一揭示之技術很明顯地指出軌道調變用以承載資訊之技術。主要揭露光碟上預鑄之擺盪軌道上載有「位元頻率的時鐘信號及軌道信號」，該數位之時鐘信號及軌道信號相對於系爭案之特徵項「軌調變之預率調變成與信置資訊信號一致，其中包含位置─碼信號」，易言之證據一所揭之技術手段功能及效果，同屬將資訊載於擺盪軌道而該項技術不惟相同於系爭案所稱其具同步之功效外，對所稱使資訊區得不中斷而連續記錄之功效更是可輕易推知轉用，具有重大教示作用。
⑵於工研院前揭審查意見書中亦明白指出：舉發證據一其資訊記錄區區隔為同
步區與記錄區，因此可達成系爭案所提及之增進功效第（２）項，位置同步信號可輕易擷取位置信號。並且所產生之功能，亦非如訴訟參加人所辯之「僅能記錄資訊於記錄區內而無法達成被舉發案可連續不斷地記錄資訊之功效。」，是利用軌調變將重要之同步控制信號混成載入記錄軌道之擺盪頻率，亦已教示了將其他類同資訊混成載入軌調變中，自然地，達成資訊記錄不被中斷之功效，即達成被舉發案所稱之功效第（１）項之相同技術。
⑶參加人所辯稱之舉發證據無法連續記錄云云，殊屬誤導。重要的可由舉發證
據一圖3a至圖3f所揭，將軌調變的信號，如圖3c中d處所示，混成載入光碟信號中，正是可將必要資訊以軌調變之方式統合加入，使光碟機系統得以正常運轉，而且可使資料記錄區不受必要控制資訊存放而造成中斷不連續之重要技術揭露及教示。
⑷舉發證據二係關於資訊記錄與擷取設備其於「發明摘要」項第一至第五行揭
示「一資訊信號及沿同心或螺旋軌道，以相對於標準軌搖擺移動，且其頻率變化乃因其記載之位置」，又如說明書第三欄第九行ｄ項中揭示「產生一標準信號，其頻率乃依據該循軌裝置之位置而變化」，更由舉發證據二申請專利範圍第一項，第六至九行內容主張：「資訊軌道沿同心圓或螺旋線擺動，該標準信號的頻率依據記錄位置而變化，其中擺動的頻率相當於並同步於該標準信號的頻率」。其主要技術「揭示該搖擺軌道上之頻率直接相關於記錄之位置」，亦即光碟搖擺軌道上所承載之頻率信號為位置信號，較諸系爭案將位置資訊調變於軌道調變中之特徵，二者具有實質相同之手段、功能及結果，具重大教示作用。
⑸工研院之前揭審查意見書理由（四）亦認為該相同之舉發證據二案申請專利
範圍第一項所提其具一標準信號之頻率將依記錄位置而變化，另該搖擺軌道之擺動頻率相當於並同步於該標準信號，以上已揭示搖擺軌道的頻率是可輕易藉各種調變技術而變化，因此可達成被舉發案所稱之增進功效第（３）項：可控制碟片之旋轉速度及記錄程序之速度與產生尋跡伺服系統中之尋跡信號或補償信號；故參加人所辯為無理由。
⑹參加人稱舉發證據二所揭系統係用以選擇性複製資訊，在資訊記錄程序進行
之前，碟片上之資訊記錄區係沒有任何軌道圖案，且認為係經記錄後方才產生軌道圖案，且該軌道圖案並無法在記錄資訊時用以控制程序云云，殊屬錯誤認知，此由舉發證據二所揭之圖三其中元件24，即指預設之軌道，同時由舉發證據二之申請專利範圍第十一項內容，「一種旋轉式記錄媒體，包含記錄表面，其具有以疊置在複數條沿著同心圓或螺旋線預刻之資訊軌上（information track）之關係而記錄之資訊信號與標準信號，位於一條既定軌道（at a given track）之該標準信號具有依據該軌道之記錄位置而變化之頻率，其中軌道之頻率係等於標準信號之頻率」，又如申請專利範圍第十二項所述「該軌道係形成（formed）於光碟上」，均已明白說明訴訟參加人之認知錯誤，並無參加人所述之差異存在。
⒒與本件有相似專利技術主張之工研院第00000000號專利舉發訴願審查
意見書，具有專業性、獨立性及客觀性，且該審定書就相似之專利主張較諸前案所揭證據，該項專利主張之主要內容不具進步性之結論，足為有利本案原告之判斷之有力佐證依據。工研院之組織、成員、設備、研究成果及國際知名度，於我國均屬居於領導之地位，且屬行政院及司法院共同認可之獨立專利鑑定機構，且受各地、各級法院之委託，已完成不計其數之鑑定意見，其鑑定意見亦獲各地、各級法院採納，作為審判之依據，是工研院之專業性及獨立性，乃無庸置疑之事實。工研院之前揭相對案審查意見書，係訴願受理機關，本於其獨立之權責，委託工研院辦理系爭案專利鑑定，非受原、被告之委託，原告原先根本不知有此審查意見書，及至本件起訴後，始因閱卷而知可能有此審查意見書存在，是在客觀性上，工研院之前揭審查意見書亦屬無庸置疑之事實。
㈡被告主張：
⒈參加人系爭專利案於資訊記錄區域顯示週期軌道調變特性，以產生一時鐘信號
，且其特徵為軌道調變之頻率以一數位位置資訊信號調變等，確未見於舉發證據一，該證據一「位元頻率的時鐘訊號」及尋跡信號等，對系爭專利案之特徵並未具有教示作用。
⒉原告提出之舉發證據二（美國專利第0000000號）其資訊軌道雖亦沿同
心圓或螺旋線擺動，其擺動的頻率相當於並同步於標準信號的頻率，但其標準信號的頻率僅依據記錄位置而變化，並未如系爭專利案軌道調變之頻率以一數位位置資訊信號調變，故與系爭專利案技術內容並不相同，且系爭專利案可將其數位位置資訊信號以獨立於資訊信號的方式記錄於記錄載體上，亦非舉發證據二僅依據記錄位置而變化之標準信號頻率所能教示者。綜上所述，原告所提出之舉發證據一、二確不能證明系爭專利案不具新穎性或進步性。
㈢參加人主張：
⒈被舉發案之創新技術特徵，並未為舉發證據一及二所預期或教示，被舉發案確具新穎性及進步性：
⑴被舉發案之新穎特徵：
被舉發案之新穎特徵之一，誠如申請專利範圍第一項所述，其係關於「一種可以光學方式讀取之記錄載體，含有一盤形基質上之一輻射敏感層，並備有以螺旋或同心軌道圖案之方式安排之資訊記錄區域，該記錄載體旨在於資訊記錄區域利用輻射波束錄放資訊，該資訊記錄區域顯示週期軌道調變特性，以產生一時鐘信號，其特徵為軌道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變。」⑵被舉發案所增進之功效：
①記錄軌道不會被伺服/表頭 (servo/header)區域所中斷。因此，資料 (如
EFM編碼之資料)可以連續地記錄於記錄載體上且碟片上之儲存容量不會因為要儲存習知之表頭區域而浪費。
②可控制碟片之旋轉速度及記錄程序時之速度，與產生尋跡伺服系統中之尋跡信號或補償信號。
⑶被舉發案與舉發證據間之差異：
①被舉發案與舉發證據一間之差異：
舉發證據一係關於一種可記錄之記錄載體，其資訊記錄區域 (7)係被區隔為記錄區(9)及表頭區(8)。因此，舉發證據一僅能記錄資訊於記錄區(9)內，而無法達成被舉發案可連續不斷地記錄資訊之功效。
②被舉發案與舉發證據二間之差異：
舉發證據二所揭示之系統，係用以選擇性地複製資訊。在資訊記錄程序進行之前，碟片上之資訊記錄區係沒有任何軌道圖案。舉發證據二經記錄後，方才產生軌道圖案，且該軌道圖案並無法在記錄資訊時，用以控制記錄程序。
⑷原告之論點以偏概全及與事實相違：
綜觀舉發證據一及二，無論依其個別內容或其組合，均無法預期或教示被舉發案之技術內容。原告僅引用舉發證據中片斷文句，並未詳查該文句之實質意義，即作出與事實不符之推論，此一推論實不可採。
舉發證據二說明書第二大列第二行至第十一行，已揭示一待記錄之資訊信號及一標準信號，係被疊加並調變成適於記錄之信號形式，其中標準信號之頻率，根據資訊信號在旋轉記錄載體之記錄位置改變，且該經調變之信號，用以調變輻射光束，以記錄資訊於記錄載體之表面上。因此，舉發證據二之記錄載體，係已將待記錄之資訊信號記錄在記錄載體中，然而，被舉發案之空白碟片，根本未記錄資訊信號，而係待使用者於日後記錄。因此，原告之論點與事實相違。
⒉本件應由原告自行附具舉發證據供查，其聲請由本院委送工研院鑑定乙節，已違專利法第七十二條規定及最高行政法院歷來見解：
⑴按「核准專利之新型，任何人認有違反專利法第九十七條至第九十九條之規
定應撤銷其專利權者，依同法第一百零五條準用第七十二條規定，得附具證據向專利專責機關舉發之；從而有無應撤銷專利權之情事，依法應由舉發人附具證據供查」，有行政法院（現改制為最高行政法院）八十七年判字第一○八○號判決及行政法院八十七年判字第二三九五號判決可稽。準此，專利舉發訴訟不僅應由舉發人就非可專利性負舉證責任，尚且應由舉發人自行檢附證據供查。
⑵查原告依法既負有舉證之責，其如認本件送請工研院鑑定，有利於其舉證，
則送請鑑定為原告訴訟上攻防之權利，原告當得自行委請鑑定後陳報鑑定意見供法院審酌。惟原告捨此不為，竟轉而要求由法院送請鑑定，其證據調查主張即與專利法第七十二條規定及最高行政法院前開見解有違，是法院依法自無庸審酌此等違法主張，請駁回原告此項證據調查聲請。
⒊工研院自承其與原告洽談合作事宜，並曾以利益衝突為由拒絕參加人函請就原
告產製之CD-R產品出具專利侵害鑑定意見，是縱原告自行委請工研院出具專家意見，工研院亦非適格單位：查參加人代理人曾於八十八年一月十四日以（八八）理專電二六八九字○○八三六號函，函詢工研院CD-R專利侵權鑑定事宜，基於客觀考量，該函未具體指明待鑑定物品之產製廠商，但實際上待鑑定之CD-R即係由原告所生產。經工研院復函表示願接受委鑑，參加人乃以（八八）理專電二六八九字第○五二○二號函檢送相關文件及CD-R樣品予工研院。乃工研院竟又復函表示：「一、復 貴事務所（八八）理專電二六八九字第○五二○二、○○八三六號函。二、關於本案，本院前已與相關廠商洽談合作事宜，為維持客觀立場，本院認為不宜再承辦本案」云云。參加人雖再去函表示待鑑物品並未標示廠商名稱，並企盼工研院續行鑑定，惟迄今未見答覆。足徵工研院與原告確有利害關係，亦為工研院所自承。是以，縱原告自行委請工研院就本件再行出具專家意見，工研院亦非適格出具意見之單位。
⒋原告聲請傳喚謝漢萍教授到庭，顯屬無據而意圖延滯訴訟之舉：
謝漢萍教授曾受原告委任就本件出具專家意見，今原告聲請傳喚其出庭亦無可能反異或超過其前所陳述之意見，再者謝漢萍教授前出具之意見業經被告機關及經濟部訴願審議委員會之專家詳細審查，認定不可採，則傳喚謝漢萍教授出庭，不僅有意見上之衝突，於本件調查亦無實益。爰懇請駁回原告此項聲請。
⒌原告曲解最高行政法院九十一年判字第一七三五號判決意旨，其所謂所有案件均應送鑑定之主張，有違行政訴訟法第一百六十二條第一項規定：
按行政訴訟法第一百六十二條第一項規定：行政法院認為有必要時，得就訴訟事件之專業法律問題徵詢從事該學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見。是立法者就訴訟事件所涉之專業法律問題，是否委外徵詢專家意見，係授予法官裁量權，法官得視具體個案狀況裁量決定。蓋具體訴訟案情變化百端，此唯有直接審理之承審法官始能具體判斷。若法律強行規定所有專業法律問題均應徵詢專家意見，則不僅司法資源重置浪費，就國民訴訟權之保障亦非正鵠，此所以行政訴訟法第一百六十二條第一項所由設。今原告以援用判決見解之方法，推論反異於前揭法條規定之結論，主張非經委送專家意見即有判決不備理由之違法，顯然並非最高行政法院九十一年判字第一七三五號判決之意旨。
⒍最高行政法院九十一年判字第一七三五號判決，係指摘法院如就專業法律問題
，採取與行政機關反異之意見，宜就其推翻行政機關專業意見之立場，徵詢專家意見，而非如原告所指，所有之專業法律問題皆應委送專家出具意見：
⑴按公法學說有所謂判斷餘地理論，通說認為原則上行政機關於高科技性、經
驗性及屬人性之專業判斷，享有判斷餘地，但對行政機關所為之判斷是否基於錯誤之事實、有無違背一般有效之判斷原則、是否基於與事件無相關之考慮，以及為判斷時有無遵守一定之程序，其組織是否合法，法院仍得加以審查，例如「有關科技法律之適用，在環保、衛生、核能、工程及發明專利等領域涉及科技理論及應用之事件，其專業性質之判斷，行政法院縱然經由專家之鑑定，有時亦無法取代，故原則上應容忍其判斷餘地」；行政訴訟法第二百零一條亦特別就判斷餘地理論明文規範。
查最高行政法院九十一年判字第一七三五號判決之事實，係異議人就公告中之專利提出異議，經原處分機關及訴願機關駁回異議，而原審法院為撤銷原處分及訴願決定之判決。最高行政法院指摘之重點，在於該案就可專利性已有專家意見，然就該系爭專利不具可專利性，並無專家意見，原審法院推翻原處分機關之意見，審認該系爭專利不具可專利性，而就不具可專利性部分並無專家意見，原審法院此部分審查已有涉入行政機關判斷餘地之疑，故有專家意見參佐之必要。準此，原告斷章取義，僅選取最高行政法院九十一年判字第一七三五號判決有利於其立場之部分，率為主張，其論據顯非可採。⑵行政訴訟法第二百零一條規定：行政機關依裁量權所為之行政處分，以其作
為或不作為逾越權限或濫用權利者為限，行政法院得予以撤銷。基於判斷餘地理論及行政訴訟法前揭規定，本件之爭點應在於被告授予參加人本件專利之行政處分，有無逾越權限或濫用權利等法定撤銷事由。今原告未檢附證據，指出原處分有何法定撤銷事由，一再爭執被告機關之裁量權限，其論旨即有違行政訴訟法第二百零一條規定。
⒎原告所呈送之工研院意見並非針對本件行政訴訟所出具者，而係針對另件行政
訴訟（第00000000ＮＯ一號專利舉發案）所出具者，該件行政訴訟所請之特徵顯與本案所請者不同。且原告所呈送之工研院意見與事實不符，未為經濟部訴願委員會所採用：
⑴如工研院對第00000000ＮＯ一號專利舉發案之意見所自承者，舉發
證據一（即本件之舉發證據一，下同）之資訊記錄區域（7）係被區隔為同步區（8）及記錄區（9）。而該同步區（8）僅係用以指示位址資訊，根本無法記錄使用者所欲記錄之資訊。因此，舉發證據一僅能記錄資訊於記錄區
（9）內。就是因有記錄區與同步區之間隔，舉發證據一根本無法達成被舉發案可連續不斷地記錄資訊並避免表頭區浪費儲存容量之功效。工研院認為舉發證據一可達成被舉發案之可連續不斷地記錄資訊之功效之論點顯與事實不符。
⑵工研院認第00000000ＮＯ一號專利舉發案之舉發證據三（即本案之
舉發證據二）可達成控制碟片之旋轉速度及記錄程序之速度之功效。此一論點顯與事實不符。因為在資訊記錄程序進行之前，舉發證據三之碟片上之資訊記錄區係沒有任何軌道圖案。舉發證據三係在經記錄後方才產生軌道圖案。因此，舉發證據三根本無法在記錄資訊時用以控制記錄程序。
理 由
一、按凡新發明具有產業上利用價值者，得依法申請取得發明專利，為行為時專利法第一條所明定。而對於獲准專利權之發明，任何人認有違反行為時專利法第一條至第四條規定者，依法固得附具證據，向專利專責機關舉發之。惟系爭專利有無違反專利法之情事而應撤銷其發明專利權，依法仍應由舉發人附具證據證明之，倘其理由及證據不足以證明系爭專利有違其主張不得專利之情事，自應為舉發不成立之審定。
二、本件參加人以「記錄資訊用之可以光學方式讀取之記錄載體，製造此記錄載體之裝置，將資訊記錄於於此記錄載體上之裝置及讀取記錄於此記錄載體之資訊之裝置」申請系爭專利案，經審定給予專利，且對外公告確定，取得專利權。嗣原告以系爭專利案有違核准當時專利法第一條、第二條第一款、第五款之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發，並附具舉發證據一為一九八三年二月二十二日公告告之美國第0000000號專利案（下稱證據一）、舉發證據二為一九七八年一月三日公告之美國第0000000號專利案（下稱證據二）為證。案經被告審查，為舉發不成立之處分。原告不服，循序提起本件行政訴訟，訴稱：舉發證據一早於系爭專利公告，其揭示技術內容除涵蓋系爭專利特徵項之前所有構成要件外，且其專利主張為預設軌道上載有位元頻率的數位時鐘信號及循軌信號，該數位時鐘信號及循軌信號，相對系爭案之特徵項預存之數位位置信號於技術本質上完全相同；舉發證據二所揭示技術，除涵蓋系爭案專利申請範圍第一項各要件，更進一步揭示之技術為搖擺軌道上所載之頻率信號為位置相關信號，與系爭案具有實質相同手段、功能及結果。上述證據具完全教示作用，相較之下系爭案僅為習用技藝轉用，而未有明顯功效增進，並不具高度之創作性及進步性云云。
三、惟查系爭案與證據一所揭示之技術為軌道承載資訊之應用，就此一技術而言，其功能、目的及用途並不相同，系爭案所揭示為承載資訊於定址方式之技術，證據一所揭示者則為承載資訊於鎖軌控制之應用。其背景不同，方法迥異，應不具有揭示作用。又依據證據二之說明書所揭示，其調變之時機為資訊信號寫入之同一時間，而非如系爭案之預刻於碟片上者，因此針對證據二之發明，其位址資訊和資訊信號係同時呈現出來。反觀系爭案之發明，其位址資訊乃是以調雙軌道搖擺頻率之方式預先刻於記錄載體上，故可作為資訊寫入時之位址依據，而由該搖擺頻率所產生之時鐘信號，則可作為光學頭掃描記錄載體速度之依據，其設計並非如原告所強調之軌道擺動依記錄位置變化之簡單道理所能啟發。訴願機關將本案函請工研院光電所鑑定結果，亦採相同之結論，有該所九十年四月二十三日（九○）工研光企字第三六二一號函所附工業技術服務報告附於訴願機關卷可稽。至於原告所提交通大學光電研究所謝漢萍教授之鑑定報告雖認為，證據二已於說明書第二段第五十七行明確表示其發明於定址上之應用，系爭案所持用之數位調變方式為該概念之衍生云云。惟系爭案其軌道位置資訊的記錄方式，可提供資訊信號記錄時與讀取時所需之位置及掃描速率等資訊。反觀證據二，其方法係藉由記錄資訊時，改變資訊軌道之搖擺頻率以載入額外之資訊。故以調變方式來記錄位址資訊顯非證據二及系爭案之全部訴求，其發明之主旨應係基於此一理念而衍生之資訊記錄載體及裝置之設計。以此角度衡量，證據二實不足以揭示系爭案所闡明之構想。如過度著墨於軌道搖擺之調變方式，難辭以偏概全之謬誤。從軌道搖擺之調變方式觀之，系爭案所提之定址概念雖揭示於證據二，惟其將類比之調變方式轉變為數位之調變方式，基於此一轉變，配合機制上之適當安排，提供記錄媒體記錄時之速度及位址資訊，不可謂無功能上之增進。又證據二資訊軌道之擺動發生於資料記錄時，此點與系爭案所揭示之精神不同，系爭案係以徑向波紋形式之軌道調變，將位址訊號預先記錄於載體上，以供作資訊信號寫入及讀取時之位址指標。綜上所述，證據一所揭示之技術，與系爭案屬不同之技術領域，並無教示作用，證據二與系爭案雖同為以軌道搖擺來產生調變信號以攜帶資訊之技術，惟證據二僅揭示該資訊可為位址資訊，系爭案則將其位址資訊數位化，以獨立於資訊信號之方式記錄於記錄媒體上，以作為資訊信號寫入時之參考，不可謂無進步性。再者，系爭專利案之新穎特徵之一，在於「一種可以光學方式讀取之記錄載體，含有一盤形基質上之一輻射敏感層，並備有以螺旋或同心軌道圖案之方式安排之資訊記錄區域，該記錄載體旨在於資訊記錄區域利用輻射波束錄放資訊，該資訊記錄區域顯示週期軌道調變特性，以產生一時鐘信號，其特徵為軌道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變。」其記錄軌道不會被伺服/表頭(servo/header)區域所中斷。因此，資料 (如EFM編碼之資料)可以連續記錄於記錄載體上，且碟片上之儲存容量不會因為要儲存習知之表頭區域而浪費；可控制碟片之旋轉速度及記錄程序時之速度，與產生尋跡伺服系統中之尋跡信號或補償信號。證據一係關於一種可記錄之記錄載體，其資訊記錄區域 (7)係被區隔為記錄區 (9)及表頭區 (8)。因此，舉發證據一僅能記錄資訊於記錄區 (9)內，而無法達成系爭案可連續不斷地記錄資訊之功效。證據二所揭示之系統，係用以選擇性地複製資訊。在資訊記錄程序進行之前，碟片上之資○○○區○○○○道圖案。證據二經記錄後，始產生軌道圖案，且該軌道圖案並無法在記錄資訊時，用以控制記錄程序，足見被舉發案確具新穎性及進步性。至於原告聲請將本案函請工研院光電所鑑定，並傳訊證人謝漢萍，因訴願機關已函請工研院光電所鑑定，有鑑定報告可稽，自無重新鑑定之必要；另原告已提出交通大學光電研究所謝漢萍教授之鑑定報告，謝教授已將其意見載明於該鑑定報告，而為本院所不採，亦無傳訊之必要。又原告於審理中提出之第00000000ＮＯ一號專利舉發案，與本件之情形不同，自不得為有利於原告之證明，併予敘明。從而，被告為舉發不成立之處分，並無違誤；訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並請求命被告為舉發成立之處分，為無理由，應予駁回。
四、據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中 華 民 國 九十二 年 二 月 二十六 日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第二庭
審判長 法 官 徐瑞晃
法 官 李得灶法 官 吳慧娟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十二 年 二 月 二十七 日
書記官 蘇亞珍