臺北高等行政法院判決 九十二年度訴字第一四八五號
原 告 甲○○訴訟代理人 丁○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）住同右訴訟代理人 丙○○
參 加 人 普登機械工業有限公司代 表 人 乙○○右當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國九十二年二月十二日經訴字第○九二○六二○二五三○號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
壹、事實概要：緣參加人普登機械工業有限公司前於民國（下同）八十九年三月二十一日以「鋁擠型多軸鑽孔座結構改良」向被告經濟部智慧財產局申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利（下稱系爭案，如附圖一）。公告期間，原告甲○○以其有違核准審定時專利法第九十七條、第九十八條第二項之規定，不符新型專利要件，檢具據以異議之證據為八十七年一月十一日公告之第00000000號「多軸鑽孔頭結構之改良」新型專利案（下稱引證一，如附圖二）、八十八年十月二十一日公告之第00000000號「多軸鑽孔座之改良結構」新型專利案（下稱引證二，如附圖三），及西元一九九六年十二月版之「木工家具雜誌」（下稱引證三），對之提起異議，案經被告審查，於九十一年九月四日以（九一）智專三（三）○五○二五字第○九一八九○○一九八四號專利異議審定書為異議不成立之處分。原告不服，提起訴願，旋遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
貳、兩造聲明：
一、原告聲明求為判決：
㈠、訴願決定及原處分均撤銷，並命被告作成異議成立之處分。
㈡、訴訟費用由被告負擔。
二、被告聲明求為判決：
㈠、駁回原告之訴。
㈡、訴訟費用由原告負擔。
參、兩造之爭點：
一、原告主張之理由：
㈠、按被告及訴願決定理由稱：「若鑽頭數目較多時，能有尺寸刻度相對照計算，應有輔助定位之效」一點，因此類多軸鑽孔座係利用單一軸座鑽設之槽孔供心軸等構件組裝，再以心軸銜組鑽頭而構成完整結構，是以其鑽頭心軸之距離為固定不變，且此類多軸鑽孔座在製造上，其每一鑽頭之距離尺寸均經精密測量，其在組配上可有效獲得各構件之組配精確性，實毋庸擔心其各鑽頭之正確鑽孔位置，根本無需設置刻度以瞭解其各鑽頭之正確鑽孔位置，故此類產品多未設有刻度，而僅標示有鑽頭轉向標記，一般而言，僅有可調式鑽孔軸座會設置此類刻度，藉以可調整其各個鑽頭之相對關係以決定其鑽孔位置，而固定式之多軸鑽孔座因其各構件關係位置固定不變，所以其鑽孔位置亦是不變，設置刻度實在多餘，且依系爭案於其專利說明書內容中載述，其目的係在於：「該多軸鑽孔座10兩側對應於裝設鑽頭50之心軸70位置處設製距離中心尺寸刻度，提供使用者可以更清楚地瞭解鑽孔之位置。」，換言之，即系爭案刻度設計乃係為了提供使用者可清楚地瞭解各個鑽頭鑽孔位置，並非被告及訴願決定機關所稱「應有輔助定位之效」，足證被告及訴願決定機關審查本案時並未能就事實進行審查，僅以其主觀見解斷然否定原告所提出之質疑，其審查上實難稱無偏頗不合理，自有失公正客觀。且依原告於市面上取得系爭案之專利產品送「中國生產力中心」鑑定內容觀之，由其中之系爭案實物照片揭示，其多軸鑽孔座並未設有任何刻度，足證系爭案參加人亦自知此一刻度設計係為多餘，是以根本未於其產品上作此一刻度標示，其之所以專利說明書內增加此一刻度設計，實是為取得不當專利，被告不察其此手段而誤准專利，經原告提出質疑後竟未就此一刻度設計必要與否作詳實審查，原告實難信服。
㈡、次按被告及訴願決定理由稱：「裁切損失非屬新型專利之形狀構造特徵，且未載於系爭案之專利範圍中」一節，原告更難茍同，以新型專利而言，其專利權限固以申請專利範圍內容所載為原則，惟新型專利之准駁審查，絕非僅審究其專利範圍而已，而尚需就其專利說明書所載內容及圖式方面進行實質審查，始能作出准駁之審定。基於此，系爭案強調「其多軸鑽孔座係由鋁合金材質擠壓一體成型，在製造上可依罩所裝設之鑽頭數目將多軸鑽孔座裁切成適當長度」，在此情形下，因其多軸鑽孔座之裁切而勢必會產生裁切損失，雖此裁切損失並非屬新型專利之形狀構造特徵，且未載於系爭案專利範圍中，惟此裁切損失卻是源自於系爭案之多軸鑽孔座之設計及製造方式，為必然存在且不容加以忽視，被告及訴願決定機關於審查本案時，卻刻意忽略此一事實，僅以其非新型專利之形狀構造特徵及未載於專利範圍一語帶過，試問何人會將其新型所可能產生之缺失載於專利說明書或申請專利範圍中？被告及訴願決定機關未就事實進行審查，竟隨便找理由搪塞，其審查上完全偏向系爭案，實非一個公正之審查機關所應有的審查態度。
㈢、復按被告及訴願決定理由稱：「塑膠封套之材質非屬新型專利之標的，且未載於系爭案之申請專利範圍中」一點，原告認為被告及訴願決定機關之說詞並不合理，以系爭案之申請專利範圍載述，雖其未指明其封套係為塑膠材質，然以其封套結構型態觀之，現行技術並無法以金屬材質製成，且金屬材質製成封套尚有與多軸鑽孔座配合上之精度問題，是以僅能以塑膠材質製成，而系爭案現行之銷售產品亦是以塑膠材質製成，此由鑑定報告所附照片即可清楚地觀察其封套係為塑膠材質製成者，換言之，即系爭案雖未指明其封套為塑膠材質製成，惟事實證明其僅能以塑膠材質製成，而被告及訴願決定機關對於原告所提出質疑，並未善盡查證責任或請參加人檢附實物樣品查驗，僅以「材質非屬新型專利標的」一語帶過，其審查態度未免過於草率。而該系爭案雖未將封套之塑膠材質納入申請專利範圍中，惟因其封套事實上係採塑膠材料製成，如此因其齒輪組設於多軸鑽孔座時，必須塗抹黃油（潤滑油）以降低齒輪運轉磨擦之高溫，導致該等黃油與塑膠材質製成之封套接觸將有容易腐蝕之問題，造成該等封套易脫落而發生洩油（此為一般之機械常識），乃不爭之事實，原告及訴願決定機關未加以查證，即斷定系爭案不會發生塑膠封套脫落或被黃油腐蝕等問題，其審查上自難稱客觀、妥適。
㈣、總結以上說明，可知被告及訴願決定機關在審查本案時，並未能針對原告對系爭案所提出之問題作查證與考量，刻意忽略原告所提問題確實存在之事實，僅以裁切損失及封套塑膠材質非屬新型專利標的，且未載於系爭案之申請專利範圍中，即斷定系爭案無原告所稱缺失，其審查上偏袒於系爭案件，由於本案之異議成立與否，攸關原告商業利益，是以原告既已對系爭案之設計提出質疑，則被告及訴願決定機關即應就所提出之問題函請參加人提出答辯及證據，以證明其並不會產生原告所提出之缺失，基於此，原告認為原處分及訴願決定應撤銷，以維法制。
二、被告主張之理由：
㈠、查系爭案「鋁擠型多軸鑽孔座結構改良」，其主要形狀特徵為：鑽孔座頂部左右兩側設有孔座，底部兩側設有尺寸刻度。原告起訴理由中概述審定本案異議不成立之理由，僅供參考。且原告謂被告稱：「若鑽頭數目較多時，能有尺寸刻度相對照計算，應有輔助定位之效。」應為「．．．設置距離中心的尺寸、刻度，提供使用者可以更清楚地瞭解鑽孔的位置。」云云，此功效之陳述容或有異，惟並不影響系爭案特徵之陳述，亦不致改變被告原處分之結果。
㈡、次查原告謂系爭案之專利品實物送「中國生產力中心」鑑定，並未有刻度設計云云。惟該鑑定內容並非系爭案之證據，非於異議階段所提出，屬新事證，亦非被告所審究之範疇，自不適用於本件異議案之佐證。
㈢、原告又謂裁切損失為系爭案缺失，惟此新型案並非針對裁切損失所為之創新，故不應以裁切損失為核駁理由，被告原處分並無不當。且原告對系爭案未指明材質之封套元件，指其僅能以塑膠製成，且有缺點云云，惟此僅屬臆測，並無實證。原告各項理由並不能證明系爭案有違專利法之規定，故起訴理由皆不足採。
三、參加人主張之理由：
㈠、查原告主張：將系爭案與引證一結構設計比較，系爭案該多軸鑽孔上設有傳動軸座，且該多軸鑽孔座內部鏤空，並在該多軸鑽孔座上同軸鑽設可以容納齒輪、心軸、上下兩個軸承、C形扣環、油對等不同孔徑的孔座，皆與引證一以單一軸座設計作為傳動齒輪組之組配，以及系爭案之軸座上方凹設有一容置槽室及設有可供傳動齒輪組置入嚙合傳動之孔座的設計構成雷同，又系爭案固以引證一之軸座乃由鑄造及機械加工方式製成，所衍生之成本及不便，改由鋁合金擠壓成型，惟卻另外需依裝設鑽頭數目將之裁切成預定尺寸，並在組配時於其鏤空部位兩側蓋設封套加以封合，未能使其製造上較引證一較為簡便及減省成本云云。然經被告審定異議不成立，其審定理由為「引證一其鑽孔座形狀似一上部開口之五面盒形，與系爭案尚在兩端開通之構造不同，且無系爭案之凹面結構，亦無法達到如系爭案鑽孔座可長可短之功能，二者構造不同，系爭案亦非運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成。」經比較系爭案與引證一之專利說明及圖式內容，兩者確有如被告審定理由所載之差異情事，故該異議審定書及訴願決定，於法並無違誤，原告提起本件訴訟，主張兩者在結構設計上有相同或雷同情事云云，與事實不符。
㈡、雖原告又主張：系爭案在二軸承間套置軸套以維持定位之方式，乃為習知技術之運用，如引證二即有軸套49的套設及油封45之設置，自難稱有任何結構創新之處，此一部份之結構設計上，系爭案自稱改良之結構部分，僅是習知同類物品之既有結構設計，其達成之防止軸承移位以維持心軸定位及避免漏油之功效，乃為習知同類物品既有之功效云云。然經被告審定異議不成立，其審定理由為「引證二其構造係由上軸座與下軸座兩件分別加工後再組合而成一鑽孔座，與系爭案之一體結構不同，且引證二亦無系爭案之鏤空部，故二者之構造並非相同，系爭案亦非運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成。」經比較系爭案與引證二之專利說明及圖式內容，兩者確有如被告審定理由所載之差異情事，故該異議審定書及訴願決定，於法並無違誤，原告提起本件訴訟，主張兩者在結構設計上有相同或雷同情事云云，應無理由。
㈢、原告再主張：系爭案在多軸鑽孔座底部兩側設有標明各個鑽頭距離中心位置之尺寸刻度，而其刻度設置對於此類固定式多軸鑽孔座並無增進功效之處，是以其鑽頭心軸距離乃係固定不變的，根本無需設置刻度以瞭解其各鑽頭之正確鑽孔位置，是以此類產品多未設有刻度，而僅標示鑽頭之轉向標記，如引證三雜誌第二十四頁、第五十七頁所示，一般而言，僅有可調式鑽孔軸會設置此類刻度，如引證三雜誌第五七頁、第一百四十六頁所示，如是可知，於軸座設置刻度之設計，並非系爭案首創，其僅是將之直接轉用於固定式之多軸鑽孔而已，自難稱符合新型專利之進步性要件云云。然經被告審定異議不成立之審定理由為「引證三之木工家具雜誌其中第二十四頁及第五十七頁及第一百四十六頁中僅見多軸鑽孔度之諸多環形刻度盤，未能見到系爭案之直線形刻度，且其標示位之方式亦不相同，系爭案亦非運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成。」經比較系爭案之專利說明及圖式內容，兩者確有如被告審定理由所載之差異情事，故該異議審定書及訴願決定，於法並無違誤。
㈣、依據專利法第九十七條之規定可知，凡可供產業上利用，具有功效上增進之物品形狀、構造或裝置，即符合新型專利之成立要義，系爭案無論是揭露結構內容、應用技術原理、達成功能目的上，各方面上都與引證案一、二、三具有明顯且完全不相同之處，系爭案誠然未違反專利法第九十七條之規定。至於，關於專利法第九十八條第二項規定，然經被告審定異議不成立，其審定理由為「系爭案在製造上可依多軸鑽孔座上的鑽頭數目裁至適當長度，節省成本，增加多軸鑽孔度的加工精度及組裝便利性，系爭案仍具進步性。爭系案既可解決引證案一、二、三之問題與缺失以及技術上困難，且可達到預期的功效，應視為具有實用性與進步性之功效；同時，系爭案並並非單純地附加或是簡易地轉換，系爭案在操作應用上都優於引證案一、二、三，且針對引證一的結構問題作徹底的改良，系爭案並無違反專利法第九十八條第二項之規定」，為是者。綜合上述，原告所提引證案
一、二、三均尚難證明系爭案不具新穎性及不具進步性，原告之訴，為無理由。理 由
一、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法取得新型專利，為系爭專利核准審定時專利法第九十七條暨第九十八條第一項所規定。而公告中之新型，任何人認有違反前揭專利法第九十七條至第九十九條規定者，依法得自公告之日起三個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。從而，系爭專利有無違反專利法情事而應不予專利，依法應由異議人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違專利法之規定，自應為異議不成立之處分。
二、參加人普登機械工業有限公司前於八十九年三月二十一日以「鋁擠型多軸鑽孔座結構改良」向被告經濟部智慧財產局申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，原告甲○○以其有違核准審定時專利法第九十七條、第九十八條第二項之規定，不符新型專利要件，檢具引證一、二、三，對之提起異議，案經被告審查，於九十一年九月四日以（九一）智專三（三）○五○二五字第○九一八九○○一九八四號專利異議審定書為異議不成立之處分，此有系爭案及申請異議案之上開文書可稽，並為兩造所不爭執，堪認為實。
三、原告不服，循序提起本件行政訴訟，主張：系爭案刻度設計係為提供使用者可清楚瞭解各鑽頭鑽孔位置，非被告所稱「應有輔助定位之效」。且依原告所提鑑定報告觀之，其多軸鑽孔座並未設有任何刻度，足證系爭案參加人亦自知此一刻度設計係多餘，是以根本未於其產品上作此一刻度標示。雖裁切損失並非屬新型專利之形狀構造特徵，且未載於系爭案專利範圍中，惟此裁切損失卻是源自於系爭案之多軸鑽孔座之設計及製造方式，為必然存在且不容加以忽視。系爭案之申請專利範圍雖其未指明其封套係為塑膠材質，然以其封套結構型態觀之，現行技術無法以金屬材質製成，且金屬材質製成封套尚有與多軸鑽孔座配合上之精度問題，而系爭案現行之銷售產品亦是以塑膠材質製成，換言之即系爭案雖未指明其封套為塑膠材質製成，惟事實證明其僅能以塑膠材質製成云云。
四、本院判斷如下：
㈠、本件系爭第00000000號「鋁擠型多軸鑽孔座結構改良」新型專利案，其主要形狀特徵為：鑽孔座頂部左右兩側設突出之滑軌，中央陷落一凹面，內部鏤空，頂部凹面上設有孔座，底部兩側設有尺寸刻度。
㈡、異議附件三為八十七年一月十一日公告之第00000000號「多軸鑽孔頭結構之改良」新型專利案為引證一。引證一其鑽孔座形狀似一上部開口之五面盒形，與系爭案尚在兩端開通之構造不同，且無系爭案之凹面結構，亦無法達到如系爭案鑽孔座可長可短之功能，二者構造不同；而引證二其構造係由上軸座與下軸座兩件分別加工後再組合而成一鑽孔座，與系爭案之一體結構不同。
㈢、異議附件四為八十八年十月二十一日公告之第00000000號「多軸鑽頭座之改良結構」新型專利案為引證二，其構造係由上軸座兩件分別加工後再組合成一鑽孔座，與系爭案為一體結構不同，且引證二亦無系爭案之鏤空部，故二者之構造並非相同。
㈣、異議附件五為西元一九九六年十二月版之「木工家具雜誌」為引證三，其中第二
十四、五十七及一四六頁中僅見多軸鑽孔座之諸多環形刻度盤，未能見到如系爭案之直線形刻度，且其標示位置之方式亦不相同。原告雖主張：系爭案之刻度設計乃係為了提供使用者可清楚地瞭解各個鑽頭的鑽孔位置，其鑽孔位置不變，設置刻度實屬多餘云云；惟查，若鑽頭數目較多時，能有尺寸刻度相對照計算，應有輔助定位之功效。是以系爭案多軸鑽孔座底部兩側各設有標明各個鑽頭距離中心位置的尺寸刻度，應具新穎性，原告主張並非可採。至於參加人具體實施例有無刻度與本件系爭案無關，原告以參加未於其產品上作此一刻度標示云云，主張刻度係多餘云云，亦屬無稽。
㈤、系爭案在製造上可依多軸鑽孔座上的鑽頭數目裁至適當長度，節省成本，增加多軸鑽孔座的加工精度及組裝便利性，具有進步性。原告雖主張：系爭案之多軸鑽孔座雖可依需要裁成適當大小，然其在裁切時必然會有鋸切之損失，相較於引證諸案之固定規格擠製成型的設計而言，系爭案勢必會產生鋸切損失所衍生之材料成本問題，另系爭案必須利用封套封合於多軸鑽孔座兩側之設計，雖未見於引證諸案，惟兩側之塑膠封套有可能脫落或被黃油腐蝕，不具有任何進步性云云；惟查，原告所稱裁切損失非屬新型專利之形狀構造特徵，而塑膠封套之材質亦非屬新型專利之標的，未載於系爭案之申請專利範圍中，此均為原告所不爭，且系爭案並無原告所稱之兩側之塑膠封套有可能脫落或被黃油腐蝕等不具進步性情事，自不能單憑原告之推測而無實證之詞，而擅改系爭案之專利範圍，而作有利原告之解釋，原告主張殊不足採。則系爭案與諸引證案之構造技術均不相同，且系爭案在製造上可依多軸鑽孔座上的鑽頭數目裁至適當長度，節省成本，增加多軸鑽孔座的加工精度及組裝便利性，系爭案具新穎性及進步性。
㈥、至於原告於本件行政訴訟提出「中國生產力中心」鑑定報告一份為證，主張系爭案不具新穎性云云。惟該鑑定報告係專利侵權鑑定，與本件係專利異議審定案，兩者審查之要件不同，該鑑定並於本件無參考之必要，且該鑑定非於異議階段所提出，屬新事證，鑑定書所鑑定之實物是否即為系爭案，並未經被告審認，自難認係屬與系爭案同一，自無從作為本件異議案之證據，附此敘明。
五、綜上所述，引證一、二、三均尚難證明系爭案不具新穎性及不具進步性，被告乃為異議不成立之處分，並無不合。訴願決定遞予駁回，亦無違誤，均應予維持。
本件原告之訴為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如
主文。中 華 民 國 九十三 年 七 月 十九 日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第 五 庭
審 判 長 法 官 張瓊文
法 官 黃秋鴻法 官 劉介中右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十三 年 七 月 十九 日
書記官 黃明和