臺北高等行政法院判決 九十二年度訴字第一六八八號
原 告 甲○○
送達代收人 乙被 告 行政院公平交易委員會代 表 人 黃宗樂（主任委員）訴訟代理人 丙○○
丁○○戊○○右當事人間因公平交易法事件，原告不服行政院中華民國九十二年二月十九日院臺訴字第○九二○○八一九七○號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：訴外人基士特實業股份有限公司（下稱基士特公司）以其係專門生產五金、汽車工具之專業製造廠，其生產之PUMP產品型號NO.831抽水泵浦自西元一九九五年已大量生產外銷，並在相關外銷雜誌刊登廣告，然原告委託長鑫國際專利商標事務所乙○○自民國（下同）九十年五月起連續不斷以警告函及口頭警告方式對其相對人及其交易相對人西瑞企業有限公司（下稱西瑞公司）暨潛在交易相對廠商，散發其侵害原告所有新型第一四六五二六號「抽水馬達泵之改良構造」專利權消息，並恐嚇相關廠商不得向其訂購，已危害其生計及嚴重影響交易秩序，違反行為時公平交易法第二十四條之規定云云，向被告提出檢舉。案經被告調查結果，以原告於九十年五月一十一日不當寄發抽水泵浦產品專利侵害警告函予競爭者之交易相對人西瑞公司，為足以影響交易秩序之顯失公平行為，違反行為時公平交易法第二十四條之規定，乃依同法第四十一條前段規定，以九十一年九月三日公處字第○九一一三八號處分書（下稱原處分），命原告自處分書送達之次日起，應立即停止前項足以影響交易秩序之顯失公平行為，並處以罰鍰新臺幣（下同）五萬元。原告不服，提起訴願，嗣經行政院訴願決定駁回，遂提起本件行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告未於言詞辯論期日到場，依其於準備程序到場及起訴狀之聲明求為判決：訴願決定及原處分均撤銷。
㈡被告聲明：如主文所示。
三、兩造之爭點：原告之行為是否係依照專利法行使權利之正當行為，而不適用公平交易法？如為否定，原告之行為是否係足以影響交易秩序之顯失公平之行為？㈠原告主張之理由：
⒈按公平交易法規定：「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易
秩序之欺罔或顯失公平行為。」。次按「事業以踐行左列確認權利受侵害程序之一，使發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：㈠經法院一審判決確屬著作權、商標權或專利權受侵害者。㈡將可能侵害著作權、商標權或專利權之標的物送請司法院與行政院協調指定侵害鑑定專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發警告函前事先通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。事業未踐行前項第二款後段排除侵害通知，但已盡合理可能之注意義務或前項通知已屬客觀不能之情形。得視為行使權利之正當行為。」而「前述請求排除侵害之通知，並非以書面為必要，惟應以該通知到達相對人或相對人了解時始生效力」。查原告係新型第一四六五二六號「抽水馬達泵之改良構造」之專利權人，在購買商伯欣企業有限公司（下稱伯欣公司）取得PUMP產品後，隨即詢問產品來源，原告多次詢問伯欣公司後，據伯欣公司指稱該產品係向西瑞公司購買，而西瑞公司係向製造商基士特公司購買轉售，伯欣公司詳知原告之「專利範圍與內容及侵害鑑定報告書」後，稱會將「專利範圍與內容及侵害鑑定報告書」轉知西瑞公司並請西瑞公司告知基士特公司，而據伯欣公司回覆原告稱：「西瑞公司及基士特公司聲稱該產品並無侵害告訴人之專利權，並請（伯欣公司）轉知告訴人」，嗣後伯欣公司與原告達成和解，和解書暨附有「專利內容、公告及專利侵害報告書」，和解條件為提供銷售商西瑞公司及製造商基士特公司之詳細正確地址。由於西瑞公司及基士特公司不願與原告協商，原告才依伯欣公司所提供之地址寄發警告函，而基士特公司侵害專利權在先，又矢口否認收受任何書面及口頭通知，規避責任，其逃避法律動機明顯。
⒉綜上所陳，原告已有將專利及其內容告知伯欣公司並請以口頭或將專利內容轉
知西瑞公司及基士特公司，又伯欣公司與原告間簽訂和解書時，伯欣公司亦曾以電話告知西瑞公司，伯欣公司應可當庭為證。今被告卻以基士特公司並未收到原告任何口頭、書面或其他方式之通知，縱原告確曾請伯欣公司通知製造商，該通知亦因未到達相對人而不生效力，原告仍屬未踐行事先通知之先行程序為由，維持原處分。被告所為之決定，在未詳查證人說辭，斷然認定基士特公司並未收到原告任何口頭、書面或其他方式之通知而遽以處分，明顯違法。
㈡被告主張之理由：
⒈公平交易法第四十五條規定：「依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正
當行為，不適用本法之規定。」是專利權人行使專利權之行為倘非正當，則仍受公平交易法之規範。專利權人對他人散發侵害專利權警告函之行為，雖係行使專利法第八十八條所賦予之侵害排除與防止請求權，惟其行使方式是否正當，仍有賴具體之判斷。被告機關為就上述發警告函行為建立統一之判斷標準，乃於八十八年十一月九日以（八八）公法字第○三二三九號函修正發布「審理事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則」，其性質係屬對公平交易法第四十五條規定所為之解釋性行政規則，且其效力亦為司法院釋字第五四八號解釋所肯認。
⒉依前述處理原則第三點、第四點所定，事業於寄發警告函前，需踐行一定之先
行程序，始得謂依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為。上開先行程序包括：⑴已經踐行法院第一審判決確屬著作權、商標權或專利權受侵害者；或⑵將可能侵害著作權、商標權或專利權之標的物送請司法院與行政院協調指定侵害鑑定專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發警告函前事先通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者；或⑶於警告函內附具非司法院與行政院協調指定鑑定專業機構製作之鑑定報告，且發函前事先通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者；或⑷於警告函內敘明其著作權、商標權或專利權明確內容、範圍及受侵害之具體事實，使受信者得據以為合理之判斷，且發函前事先通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。綜上可知，除「經法院一審判決確屬著作權、商標權或專利權受侵害者」外，均以「發警告函前事先通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害」為必要。之所以要求其踐行此事先通知之先行程序，乃在使競爭對手知悉發函者之攻擊，俾有防禦之機會，藉以避免競爭對手陷於遭攻擊而毫不知情之不公平競爭劣勢。本件原告曾將系爭可能侵害專利權之標的物送請司法院與行政院協調指定之專業鑑定機構中國生產力中心進行鑑定，據其鑑定報告結論所述：「基士特實業股份有限公司所製造、西瑞企業有限公司及伯欣企業有限公司所販賣之『抽水馬達泵』與甲○○，李為仁所有之第00000000號『抽水馬達泵之改良構造』專利案（新型第一四六五二六號專利權）之申請專利範圍實質相同。」可推知此時原告已知悉系爭產品之製造商為基士特公司。惟原告於九十年五月二十一日寄發警告函予西瑞公司之前，卻未事先通知製造商基士特公司請求排除侵害，不符合前揭處理原則第三點第一項第二款之規定。原告之發函行為既使競爭對手陷於不公平競爭之劣勢，且造成下游廠商就系爭產品停止交易，顯已影響交易秩序，故被告乃認其違反公平交易法第二十四條而予以處分。
⒊本件原告雖主張，其寄發警告函前尚無從知悉系爭產品製造商之詳細地址，故
無法踐行事先通知程序。惟查原告於發函前，既已知悉製造商公司名稱為基士特公司，即可透過經濟部商業司網站、工商名錄或網路搜尋引擎查得該公司之電話、地址等資料。原告逕以其不知製造商詳細地址為由而未為事先通知，尚非屬被告「審理事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則」第三點第二項所稱「已盡合理可能之注意義務或前項通知已屬客觀不能之情形」，當不得引以為卸責之依據。
⒋按請求排除侵害之通知，固不以書面為必要，即以口頭提出或由第三人通知亦
無不可，惟均以該通知到達相對人或相對人了解時方生效力。本件原告於知悉製造商後，本可自行通知製造商請求排除侵害，惟原告卻未直接向製造商為通知；雖其主張曾請伯欣公司轉知西瑞公司及基士特公司，惟製造商基士特公司於原告發警告函前，並未收到原告任何口頭、書面或其他方式之通知，可知縱原告確曾請伯欣公司通知製造商，該通知亦因未到達相對人而不生效力，原告仍屬未踐行「事先通知」之先行程序。況且，原告請製造商之下游交易相對人轉告之行為，已使該下游交易相對人先於製造商而知悉該侵害專利之警告，此與本處理原則要求發函前事先通知製造商等之規範目的顯然相違，其主張應不足採。
理 由
一、本件原告經受合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第二百十八條準用民事訴訟法第三百八十六條各款所列情形，爰併準用民事訴訟法第三百八十五條第一項前段規定，依被告之聲請，由其一造辯論而為判決。
二、原告起訴主張：原告係系爭「抽水馬達泵之改良構造」之專利權人，原告因上開專利權遭侵害，始委託長鑫國際專利商標事務所乙○○寄發信函通知相關廠商，且有先請伯欣公司通知製造商基士特公司，屬公平交易法第四十五條依照專利法行使權利之正當行為，不適用公平交易法之規定，原處分於法未合，為此訴請如聲明所示云云。
三、被告則以：原告固係系爭專利之專利權人，惟所委託寄發之侵害警告函不符被告「審理事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則」所要求踐行之程序，其發函程序與發函內容，均已對相關市場之競爭秩序造成影響，違反公平交易法第二十四條相關規定等語置辯。
四、本件兩造不爭之原告係系爭專利之專利權人，原告就系爭專利之事宜，於九十年五月二十一日委託長鑫國際專利商標事務所乙○○寄發信函予西瑞公司等情，並有中華民國專利公報、長鑫國際專利商標事務所信函、原告九十一年三月十九日陳述紀錄、附於原處分卷可稽，堪信為真實。
五、按公平交易法第二十四條規定：「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」同法第四十一條規定：「公平交易委員會對於違反本法規定之事業，得限期命其停止、改正其行為或採取必要更正措施，並得處新台幣五萬元以上二千五百萬元以下罰鍰；逾期仍不停止、改正其行為或未採取必要更正措施者，得繼續限期命其停止、改正其行為或採取必要更正措施，並按次連續處新台幣十萬元以上五千萬元以下罰鍰，至停止、改正其行為或採取必要更正措施為止。」再按同法第四十五條規定：「依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定。」是本件之爭執，首在於原告之行為是否係依照專利法行使權利之正當行為，而不適用公平交易法？如為否定，原告之行為是否係足以影響交易秩序之顯失公平之行為？
六、經查：㈠按智慧財產權人對於有侵害其智慧財產權之虞者，固得依智慧財產權相關法律自
行通知侵害人請求排除侵害。惟如於履行確認及通知之先行程序前，逕向其競爭對手之經銷通路或消費者（交易相對人或潛在交易相對人），以口頭或書面逕為對手侵害其權利之表示，而受信者無法據以為合理判斷者，則係屬濫用其智慧財產權造成不公平競爭之情事。就此一問題，被告訂定有「審理事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則」，對於智慧財產權人主張排除侵害，欲以寄發侵害專利警告函方式為之者，權利人須於發警告函前踐行下列程序：㈠經法院一審判決確屬著作權、商標權或專利權受侵害者；㈡將可能侵害著作權、商標權或專利權之標的物送請司法院與行政院協調指定侵害鑑定專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發警告函前事先通知可能侵害之製造商、進口商或代理商排除侵害者；㈢於警告函內附具非司法院與行政院協調指定鑑定專業機構製作之鑑定報告，且發函前事先通知可能侵害之製造商、進口商或代理商排除其侵害者；㈣於警告函內敘明其著作權、商標權或專利權明確內容、範圍及受侵害之具體事實，使受信者得據以為合理判斷，且發函前事先通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害者。而認為該寄發警告信函之行為，屬依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，倘權利人未經踐行前述相關先行程序，逕為發警告函行為，而足以影響交易秩序者，有前揭公平交易法第二十四條之適用。
㈡又按司法院釋字第五四八號解釋：「公平交易委員會中華民國八十六年五月十四
日（八六）公法字第○一六七二號函發布之『審理事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則』，係該會本於公平交易法第四十五條規定所為之解釋性行政規則，用以處理事業對他人散發侵害智慧財產權警告函之行為，有無濫用權利，致生公平交易法第十九條、第二十一條、第二十二條、第二十四條等規定所禁止之不公平競爭之行為。前揭處理原則第三點、第四點規定，事業對他人散發侵害各項智慧財產權警告函時，倘已取得法院一審判決或公正客觀鑑定機構鑑定報告，並事先通知可能侵害該事業權利之製造商等人，請求排除其侵害，形式上即視為權利之正當行使，認定其不違反公平交易法之規定；其未附法院判決或前開侵害鑑定報告之警告函者，若已據實敘明各類智慧財產權明確內容、範圍及受侵害之具體事實，且無公平交易法各項禁止規定之違反情事，亦屬權利之正當行使。事業對他人散發侵害專利權警告函之行為，雖係行使專利法第八十八條所賦予之侵害排除與防止請求權，惟權利不得濫用乃法律之基本原則，並非前揭處理原則所增。該處理原則第三點、第四點係行政院公平交易委員會為審理事業對他人散發侵害智慧財產權警告函案件，是否符合公平交易法第四十五條行使權利正當行為所為例示性函釋，未對人民權利之行使增加法律所無之限制，於法律保留原則無違，亦不生授權是否明確問題，與憲法尚無牴觸。」因之，被告發布之「審理事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則」關於事業應踐行如何先行程序之規定，尚不失為事業有無權利濫用情事之判斷基準。
㈢查依原處分卷所附之長鑫國際專利商標事務所信函內容，僅敘明系爭專利權之編
號，未敘明其專利權明確內容、範圍及受侵害之具體事實，使受信者得據以為合理判斷。且原告於發函前雖曾將系爭可能侵害專利權之標的物送請司法院與行政院協調指定之專業鑑定機構中國生產力中心進行鑑定，據其鑑定報告結論所述：「基士特實業股份有限公司所製造、西瑞企業有限公司及伯欣企業有限公司所販賣之『抽水馬達泵』與甲○○，李為仁所有之第00000000號『抽水馬達泵之改良構造』專利案（新型第一四六五二六號專利權）之申請專利範圍實質相同。」，惟原告於寄發上開信函時並未附具上開鑑定報告，此為原告所不爭，則原告僅於信函泛稱「專利權人握有證物及侵害鑑定報告」云云，仍置受信者處於無從據以為合理判斷之境地。
㈣且查原告既已於委託鑑定當時即知悉系爭產品之製造商為基士特公司，則原告於
九十年五月二十一日寄發警告函予西瑞公司之前，卻未事先通知製造商基士特公司請求排除侵害，不符合前揭處理原則第三點第一項第二款之規定。原告主張其寄發警告函前尚無從知悉系爭產品製造商之詳細地址，故無法踐行事先通知程序。惟查原告於發函前，既已知悉製造商公司名稱為基士特公司，即可透過經濟部商業司網站、工商名錄或網路搜尋引擎查得該公司之電話、地址等資料。原告逕以其不知製造商詳細地址為由而未為事先通知，尚非屬被告「審理事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則」第三點第二項所稱「已盡合理可能之注意義務或前項通知已屬客觀不能之情形」，原告之主張，尚無足採。又原告主張其曾請伯欣公司轉知基士特公司云云，惟其並未舉出任何證據以實其說，且依基士特公司黃俊盛與伯欣公司吳鴻昌到被告處所製作之陳述紀錄之內容亦無關於原告發警告函前有請伯欣公司通知製造商基士特公司方面之記載，是原告之主張尚屬空言。況且，原告請製造商之下游交易相對人轉告之行為，已使該下游交易相對人先於製造商而知悉該侵害專利之警告，此與上開處理原則要求發函前事先通知製造商等之規範目的顯然相違，其主張不足採信。
七、綜上所述，原告之主張，尚無可採，原處分依公平交易法第四十一條前段之規定命原告立即停止上開顯失公平之行為，並處原告以罰鍰五萬元，認事用法，均無違誤，訴願決定遞予維持，亦無不合，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，於法無據，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段、第二百十八條、民事訴訟法第三百八十五條第一項前段，判決如主文。
中 華 民 國 九十三 年 六 月 十 日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第 四 庭
審 判 長 法 官 王 立 杰
法 官 黃 本 仁法 官 王 碧 芳右為正本係照原本做成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十三 年 六 月 十 日
法院書記官 鄭 聚 恩