臺北高等行政法院判決
92年度訴字第02220號94原 告 利益得股份有限公司代 表 人 甲○○（董事長）訴訟代理人 陳長文律師
黃章典律師上 一 人複 代理人 朱柏璁律師上 一 人輔 佐 人 乙○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 戊○○
參 加 人 星聯鋒股份有限公司代 表 人 丙○○
送達代收人 丁○○上列當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國92年3月13日經訴字第09206205930號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：
主 文訴願決定及原處分均撤銷。
訴訟費用由被告負擔。
事 實
一、事實概要：原告前於民國（下同）89年5月25日以「高扭力之複合式換向棘輪扳手結構改良」向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利（下稱系爭案）。公告期間，參加人於90年6月5日以系爭案違反核准審定時專利法第98條第1項第2款及第2項之規定，不符新型專利要件，對之提起異議。案經被告審查，於91年10月28日以 (91)智專3 (3)05053字第09189002404號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，遭經濟部訴願決定駁回，遂提起本件行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明求為判決：如主文所示。
㈡被告聲明求為判決：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭案與引證1是否係相同之新型？㈠原告主張之理由：
⒈引證1（即異議證據2，下稱引證1）係89年10月11日公告
之第408653號「棘動工具 (1)」專利案，晚於系爭案之申請日為89年5月25日，因此本件之爭點在於比較系爭案與引證1之技術特徵後，是否得適用行為時之專利法第98條第1項第2款有關「擬制新穎性」之規定：
⑴按行為時專利法第98條第1項第2款「擬制新穎性」之規
定：「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」，不得取得專利。亦即，適用該條規定以核駁專利之前提乃引證技術需揭露所有系爭案所具備之技術特徵。申言之，由於引證案在系爭案申請之時尚未公開，依據專利法新穎性之規定並無法據以核駁，然為貫徹一發明一申請之概念而避免權利競合發生，專利法特別規定將系爭案申請後公開之技術資料專利擬制可作為核駁系爭案之新穎性之資料。由於該等規定係屬特別規定，因此當被告欲適用該法條核駁系爭案時，系爭案之創作內容必須與引證案之內容完全相同，方得適用；反之，只要系爭案創作內容與引證案之內容有任何實質形狀、構造或裝置上之差異，則理應認其具有「擬制新穎性」而應予專利。另按最高行政法院（89年7月1日改制前為行政法院）78年度訴字第516號判決，其指出：「蓋比較兩案是否同一，應就其目的、形狀、構造、功效等整體觀察，若有一不同，即非為同一」。若系爭案申請專利範圍主張之創作之構造或功效，確實有未見於引證案者，則系爭案當然應視為具有「擬制新穎性」而應准予專利。
至於其「功效」是否增進，則屬另一專利要件「進步性」之範疇，而非「擬制新穎性」所得論究。
⑵查系爭案申請專利範圍獨立項第2項最後一行之特點界
定：「而於兩端止動部間另突出圓弧突狀之頂持部」、獨立項第3項最後一段所界定之「而於兩端部止動部間另突起圓弧突狀之頂持部，而止動件相對於頂掣件設有頂掣槽，頂掣槽中央為平直之平移緣，而於兩端部處設有配合頂掣部弧形之限止緣；頂掣槽之寬度大於頂持部，以使頂掣件於頂掣槽內移動時，可確實的以頂持部為中心掣動止動件改變不同之方向者」，其中所界定之「頂持部 (73)」結構，乃引證1說明書、圖式或申請專利範圍均未揭露之特點，此足見系爭案與引證案絕非「相同發明或新型」，此參前述最高行政法院判決之見解亦更可證諸本創作因「頂持部 (73)」未揭露於引證1，顯然系爭案申請專利範圍界定之整體「形狀、構造或裝置」與引證1截然不同，與引證1非屬同一創作。被告處分系爭案不符專利法第98條第1項第2款規定顯為違法，應予撤銷。
⑶被告將引證1「止動件與驅動件保持保持常態卡制」與
系爭案「頂持部 (73)」之功效相提並論，完全不符專利法第98條第1項第2款「擬制新穎性」之精神、且其所持理由完全謬誤，其處分應予撤銷：
①被告明知系爭案與引證1為不同結構，卻改以功效之
異同進行比對，顯然曲解專利法第98條第1項第2款之「擬制新穎性」之原意：
②系爭案「頂持部 (73)」產生獨特之換向結構，被告
所稱「引證1具有系爭案所具有之大面積壁配合卡制，及頂掣槽平移作用等特點，自亦有止動件與驅動件保持常態卡制之功能」之論點與系爭案「頂持部
(73)」屬完全不同之結構及功效，亦顯原處分實為不當，應予撤銷：
按系爭案「頂持部 (73)」之結構及功效，目的在產生一新穎獨特之「方向鈕換向機構」，而「引證1具有系爭案所具有之大面積壁配合卡制，及頂掣槽平移作用等特點，自亦有止動件與驅動件保持常態卡制」之結構及功效與「頂持部 (73)」完全不同，其理由如下：
Ａ系爭案「頂持部 (73)」是形成於止動件 (70)兩端
之止動部 (72)之間的「圓弧突起」結構 (參系爭案申請專利範圍獨立項第2、3項最後一段)，此一「圓弧突起」之「頂持部 (73)」乃頂持驅動件
(30)上之棘齒 (注意：並非嚙合驅動件 (30)上之棘齒)，可將兩端之止動部 (72)略為頂離驅動件
(30)之止動部 (32)」 (參系爭案圖1、2、5之「頂持部 (73)」)。相對的，引證1之止動件(40)，在兩端之間並沒有「圓弧突起」結構，顯然不具「頂持部」；而且因為沒有此一「圓弧突起之頂持部」結構，止動件 (40)之止動部是完完全全貼在驅動件 (20)上 (參引證1之圖1、3、4、5、8，其中並無對應於「頂持部」之結構，故止動件 (40)與驅動件 (20)之間沒有「頂離」的效果)。
Ｂ參考系爭案圖1、2、5所示，系爭案之「頂持部
(73)」為圓弧狀突起構形，且頂持在驅動件 (30)上之棘齒上，因此頂持部 (73)得以頂離止動部 (齒部)(32)；所以止動件 (70)上只會有一端貼在驅動件 (30)上，另一端翹起，兩者永遠不會同時貼合驅動件 (30)。茲就此一結構為獨特之換向結構，說明如下：假定止動件 (70)兩端，分別為「止動部Ａ端」及「止動部Ｂ端」，起初操作棘輪扳手時，扳手是以順時針方向操作，止動件 (70)是以「Ａ端止動部」貼在驅動件 (30)上 (此時「Ｂ端」會因頂持部 (73)頂住驅動件 (30)之棘齒而上翹)。欲改變操作方向時，是以方向控制件 (40)來撥轉止動件 (70)；止動件 (70)受撥轉後，會大致以頂持部 (73)為中心產生「樞轉運動」，「Ａ端止動部」因而逐漸樞轉離開驅動件 (30)，改而變成「Ｂ端止動部」貼在驅動件 (30)上。在整個換向過程中，止動件 (70)之棘齒，不會沿切線方向推動驅動件 (30)之棘齒，而是以類似翹翹板般之樞轉運動樞轉，直到另一翹起端之齒部嚙合止動部
(32)為止。反觀，如引證1之圖1、3、4、5、8所示，引證案止動件 (40)在兩端之間不設「圓弧突起」結構之「頂持部」，因此驅動件 (20)、止動件 (40)之間的齒部是完全相互貼合，沒有沒有類似「一端翹起」的形態。故引證1在換向時止動件
(40)之棘齒只會直接推動驅動件 (20)之棘齒，並因而產生磨擦，絕不可能如系爭案般產生類似翹翹板之樞轉運動。對照之下，系爭案因設有「頂持部
(73)」，在換向過程中止動件 (70)會產生樞轉運動，避免止動件 (70)之棘齒與驅動件 (20)之棘齒產生磨擦推移。相反地，引證沒有「頂持部」，在換向過程中止動件 (40)會沿驅動件 (20)切線方向推動驅動件 (20)之棘齒，此一棘齒與棘齒間的磨耗使其壽命滅短。因此，被告所稱「引證1具有系爭案所具有之大面積壁配合卡制，及頂掣槽平移作用等特點，自亦有止動件與驅動件保持常態卡制之功能」，必無法達成系爭案「頂持部 (73)」之結構及功效。
⑷被告之審查並未針對申請專利範圍所載之創作，其處分違反專利法，應予撤銷：
按行為時之專利法第97條指出：「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良」；同法第103條第3項並指出：「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式」。依其意旨，一專利申請案所主張之新型，乃是指其申請專利範圍所界定之創作；專利申請專利範圍乃為判斷一新型專利案是否應予專利之基準，而說明書及圖式所載內容次之。按本創作申請專利範圍獨立項第2、3項所載述有關「頂持部 (73)」之特點及功效，為引證1所未揭露之新穎特點，本創作因其具有「頂持部 (73)」之新穎結構而產生新穎功效，具有「擬制新穎性」，應無庸置疑。
然觀原處分及訴願決定書之論點：其明知系爭案申請專利範圍獨立項第2、3項有關「頂持部 (73)」之特點為實施本創作之必要技術特徵，卻仍辯稱「系爭案雖於申請專利範圍第2、3項中載述有頂持部之構造，然由系爭案說明書第10-11頁有關系爭案優點之記載，顯知系爭案之改良技術特點並非在於頂持」 (參「訴願決定書」第4頁第10行至第12行)，此一論點顯然與專利法第103條第3項所稱「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，說明書及圖式在必要時得進行審酌」之精神完全相反。再者須強調者，系爭案乃是引證1在公告前即已提出申請，因此原告之專利說明書當然無法事先參照引證1而特別強調其「頂持部 (73)」之特點為主要改良特點。原處分及訴願決定僅參照說明書而否認申請專利範圍所載「頂持部 (73)」之特點，並因而判定「異議成立」之處分實嚴重戕害原告之合法期待之權益。
⒉按審定時專利法第98條第2項規定，新型係運用申請「前
」既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項（即有關新穎性之規定）所列情事，仍不得依法申請取得新型專利。依據被告公布之專利審查基準，判斷新型有無進步性時，應確實依據新型所屬技術領域，檢索申請當日之前之既有技術或知識作為引證資料。因此，得作為論究進步性之引證資料，必須於申請當日之前已對外公開方可。同時，只有在論究進步性時方需判斷是否基於引證資料熟習該項技術者得輕易完成，此與新穎性判斷有截然不同之概念。查引證1為89年2月3日申請而於89年10月11日公告之專利案，引證2（即異議證據3，下稱引證2）則為89年1月11日申請而於90年1月11日公告之專利案。易言之，於系爭案之申請日前，上開引證案皆尚未公開。因此並不得視為所謂申請當日之前之既有技術或知識，因此皆不可作為論究進步性之引證資料。原處分第3頁說明（四）亦肯認原告上開見解，因此本案中並無有關進步性之爭點，茲合先述明。
⒊引證2組成與結構與系爭案殊異應屬不同構造，系爭案相
較引證2具有擬制新穎性。擬制新穎性雖為一特殊新穎性之判斷類型，但其新穎性判斷原則與一般新穎性判斷並無殊異。被告需逐一比對申請案與引證資料內容依照專利審查基準載述原則加以判斷。例如「判斷新型有無新穎性時，應以新型之技術內容比對是否相同為準。不相同即具有新穎性。」「所謂新穎性，乃指新型在申請專利前從未被公開，因而從未被公眾所知或使用過之情形而言。」因此，被告如於比對引證案與申請案後認兩申請案技術內容不同，即應肯認該申請案具有新穎性。查原處分第3頁以下認引證2於換向塊分設有不同圓心形成之第1及第2齒面，且其撥動裝置及控制鈕等裝置之組成與系爭專利案之組成與作用型態不同，揆諸前開說明，系爭案相較引證2應具有擬制新穎性，殆無疑義。
⒋原處分既認系爭案相較引證1於若干構件確有差異，但僅
泛稱該等差異屬可輕易調整即指稱系爭案不具新穎性其認定明顯有違專利法及相關原則。
⑴參前開說明可知，申請案相較於引證案可被認定不具新
穎性之要件頗為嚴格。因任一技術發明所涵蓋構件大多為數眾多，而其中之任一構件相較於引證案若有不同，即符合新穎性要件。反之，申請案不具新穎性則需確認所有構件皆已遭引證案揭露。亦即新穎性所涉及者係屬於客觀性判斷，與進步性涉有主觀性判斷有所不同。
⑵參原處分第4頁載述有關引證1與系爭案之比較：
「系爭案雖在容件槽開口角度、頂持部、頂掣槽部分形狀上稍有變化，惟此等當屬可輕易調整者」。原處分既認系爭專利案相較引證1確於若干構件有所差異，惟將所謂「當屬可輕易調整」此涉有主觀性之進步性判斷範疇摻著其中，已混淆新穎性及進步性之判斷，原處分就此已有明顯違誤。申言之，參前所述進步性需判斷申請案相較引證案是否屬熟習技藝人士可「輕易完成且增進功效」。被告上開可輕易調整概念亦需佐以熟習技藝人士之觀點，來判斷該調整是否屬「輕易」得完成，因此被告確已混淆新穎性及進步性之概念。至所謂被告開庭時所陳述之「實質相同」用語，經原告遍查專利審查基準有關新穎性之規定並未見有此一概念，尚請鈞院鑑察。
⑶再者，參照原告於1月20日提出之比較圖表以上開頂持
部構件為例，系爭案中頂持部係用來頂開驅動件並抗拒咬合，其作用之型態會使止動件形成如同一端翹起之蹺蹺板並接續為樞轉運動，而非與驅動件緊密齧合。同時，因引證1止動件與驅動件係保持貼合狀態，因此將造成較大之磨耗。被告於歷次準備程序皆不否認上情，並就上開形狀調整，認為係屬得輕易思及。惟上開「得輕易思及」係屬於被告於進步性判斷時之用語，此點被告當不否認。以上除再次證實被告於審理本件異議案時確混淆新穎性與進步性之概念外，對於系爭案與引證1之構造及作動原理存有差異一事，亦更臻確定。
⒌原處分僅泛稱附屬項之構件屬一般習用型態及常識性設計即否定該部分構件之新穎性，有違專利審查基準。
⑴任何專利要件之判斷皆須本於引證資料，否則被告認定
申請案是否具可專利性之處分，勢將缺乏客觀性，此乃被告目前審理所有專利案件之原則。如僅泛稱申請案之構造屬常識性設計或習用型態而未有任何佐證，被告就此之認定將因未負舉證責任而得撤銷。
⑵原處分第4頁以下謂申請專利範圍各附屬項中之扳動部
、弧形止動壁等部分構造，乃一般習用型態及常識性設計，惟參照前述原處分此未附佐證之認定已有違被告應詳實負擔舉證責任之原則，原處分就此亦有所違誤。
㈡被告主張之理由：
⒈按系爭案申請專利範圍第1、2、3項所載之握柄、驅動部
、驅動容室、驅動件、止動槽、容件槽、方向控制件、彈性元件、頂掣件、止動件、頂掣槽等構造組合，此等乃引證1所已揭示之相對等構造組合；至於系爭案第2、3項中雖有載及「頂持部」，由系爭案說明書當可判斷，系爭案係針對美國專利第0000000號案（即系爭案第9圖）改良，且說明書第10、11頁所載系爭案之優點內容，亦無關「頂持部」之構造；況系爭案有關「頂持部」之記載，係指其在於使止動件、驅動件保持常態卡制，然引證1既已具有系爭案所具有之大面積壁配合卡制，及頂掣槽平移作用等特點，引證1自亦有使止動件與驅動件保持常態卡制之功能，系爭案之「頂持部」當屬一般知識性之簡單形狀調整，系爭案安能僅以此「頂持部」即視為具有「擬制新穎性」，故系爭案、引證1自屬同一性構造，原處分顯無違專利法第98條第1項第2款規定及最高行政法院78年度訴字第516號判決意旨。
⒉按「發明或新型之同一性，應依實質之原則審定之，亦即
二發明或新型，雖其外觀或構造一部分不同，惟依社會一般之通念，倘其目的及效果相同，而其不同部分，僅屬申請前習用技術之轉變、附加、削除或材料之變換、形狀、排列之變更或數值之變更，且屬一般業者所容易想出者、依專利‧‧‧申請在後之專利申請案，應不得核准」最高行政法院72年度判字第274號判決早有闡示。系爭案主要構造組合俱為引證1所已揭示，且系爭案之優點功效及改良標的亦為引證1所能達成者，此等均已於原處分審定理由，前項答辯理由中敘明，故原處分乃係基於構造上之比較，此當已符合專利法第98條第1項第2款規定之立法本意。至於系爭案雖設有頂持部或圓弧凸起，由系爭案說明書第9頁所指，頂持部之設置，使止動件之一端止動部可保持常態與驅動件止動部卡制，‧‧‧使頂掣件可掣動止動件改變不同之方向等，此等俱為引證1所已具有之型態；而起訴理由所謂頂持部具有翹翹板之樞轉運動，此本屬一般形狀簡單改變後之現象，為大眾所周知之常識，尤以系爭案顯也未對此詳予說明，更未列為系爭案之主要改良目的、優點，系爭案之「頂持部」部分自難特別視為具「擬制新穎性」。
⒊按專利法第103條第2項規定新型專利權範圍，以說明書載
之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式」，準此，系爭案之審查，亦係參酌系爭案說明書，圖式後所為之審定，此概如前述答辯理由中已指明；系爭案雖在引證1公告前已提出申請，惟專利法第105條準用第22條中已明定：「說明書除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、新型之目的、技術內容、特點及功效，‧‧‧」故系爭案之技術內容、特點等敘述主張，當不應因其申請時間在引證1公告前後而有別，況此亦才符合一般之「誠信原則」、「禁反言原則」。另專利法第105條準用第44條中雖有專利案得申請修正之規定，然原處分經異議審查程序，異議理由及引證1等已交由原告答辯，原告不僅已就引證1比較，且又提出補充答辯，顯然原告已篤定其對系爭案之主張，被告自應據此論究，原告所指被告拒絕原告申請修正申請專利範圍之請求，當已扭曲事實；至系爭案已經原處分審定異議成立，原告始於訴願階段提出「申請專利範圍建議更正本」，此顯已非原處分所得審究，原告自己違反一般程序原則；況縱令一般法院審判，亦無等判決確定再伺機變更主張者。尤如前述答辯理由已載明者，系爭案主要構造組合、標的功效既為引證1揭示，系爭案修正申請專利範圍，亦對原處分無實質影響，故原處分並無違鈞院90年訴字第325號判決所指情事，起訴理由顯非客觀公允，當均難以足採。
理 由
一、原告起訴主張：引證1、2均係申請在系爭案申請前，惟公告在其後，是只要系爭案創作內容與引證1、2之內容有任何實質形狀、構造或裝置上之差異，則理應認其具有擬制新穎性而應予專利，至於其功效是否增進，則專利另一要件進步性之範疇，而非擬制新穎性所得論究，系爭案申請專利範圍獨立項第2項最後一行之特點界定：「而於兩端止動部間另突出圓弧突狀之頂持部」、獨立項第3項最後一段所界定之「而於兩端部止動部間另突起圓弧突狀之頂持部，而止動件相對於頂掣件設有頂掣槽，頂掣槽中央為平直之平移緣，而於兩端部處設有配合頂掣部弧形之限止緣；頂掣槽之寬度大於頂持部，以使頂掣件於頂掣槽內移動時，可確實的以頂持部為中心掣動止動件改變不同之方向者」，其中所界定之「頂持部 (73 )」結構，乃引證1說明書、圖式或申請專利範圍均未揭露之特點，此足見系爭案與引證1、2均絕非同一創作，原處分以系爭案不符專利法第98條第1項第2款規定而為異議成立，應不予專利之處分顯為違法，應予撤銷，為此訴請如聲明所示等語。
二、被告則以：系爭案申請專利範圍第1、2、3項所載之握柄、驅動部、驅動容室、驅動件、止動槽、容件槽、方向控制件、彈性元件、頂掣件、止動件、頂掣槽等構造組合，此等乃引證1所已揭示之相對等構造組合；至於系爭案第2、3項中雖有載及「頂持部」，由系爭案說明書當可判斷，系爭案係針對其第9圖）改良，且說明書第10、11頁所載系爭案之優點內容，亦無關「頂持部」之構造；況系爭案有關「頂持部」之記載，係指其在於使止動件、驅動件保持常態卡制，然引證1既已具有系爭案所具有之大面積壁配合卡制，及頂掣槽平移作用等特點，引證1自亦有使止動件與驅動件保持常態卡制之功能，系爭案之「頂持部」當屬一般知識性之簡單形狀調整，系爭案安能僅以此「頂持部」即視為具有「擬制新穎性」，故系爭案、引證1自屬同一性構造云云置辯。
三、本件兩造及參加人對於事實概要欄所述之事實、引證1係89年2月3日申請、89年10月11日公告之第408653號「棘動工具
(1)」專利案，引證2係89年1月11日申請、90年1月11日公告之第418748號「棘輪扳手 (2)」專利案，其公告日均晚於系爭案之申請日89年5月25日，且無於系爭案申請日前公開之證據，無法作為論究系爭案進步性之依據，引證2與撥動裝置、控制鈕、固定裝置與撥接件之組成與作用型態與系爭案各異，兩者屬不同構造等情，此有異議申請書、中華民國專利公報、發明專利說明書及其圖示、原處分附於原處分卷可稽，堪認為真實。
四、按系爭案審定核准時專利法第97條規定：「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」第98條規定：「（第1項）凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起六個月內申請新型專利者，不在此限。二、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。三、申請前已陳列於展覽會者。但陳列於政府主辦或認可之展覽會，於展覽之日起六個月內申請專利者，不在此限。（第2項）新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」又按第102條第1項規定：「公告中之新型，任何人認有違反……第97條至第99條規定……者，得自公告之日起3個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。」依以上規定可知，系爭案有無違反專利法情事而應不予專利，依法應由異議申請人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違專利法之規定，被告自應為異議不成立之處分。是本件之爭執，厥在於系爭案與引證1是否係相同之新型？
五、經查：㈠按被告83年11月25日公告之專利審查基準第2-2-11至2-2-12
頁規定：「在新型新穎性判斷之領域中，所謂『相同之新型』，係指兩新型之技術內容相同而言。『有相同之新型』，指申請新型專利時，已有相同之他件新型申請案存在，至於究為何人所請則非所問。又，此處所指之他件新型申請案，雖係指其申請專利範圍之「請求項所載新型」而言。但當後申請案之新型，雖未記載於先申請案之新型申請專利範圍中，而已揭露於先申請案之新型說明或圖式內時，基於先申請案之新型在審定告前，申請人尚得依專利法第105條準用44條第1款規定，補充修正記載於申請專利範圍中，因此在認定先申請之新型是否為本條款所規定之『相同之新型』時，除考量其申請專利範圍外，凡在新型說明或圖式有記載之新型，亦包涵在內。」第2-2-12頁規定：「所謂『申請在先並經核准專利』，係指先申請案之新型雖經核准專利，但尚未在後申請案申請當日之前公告於專利公報，或先申請案之新型在後申請案申請當日雖尚未核准專利但其後經核准專利者而言。」「由於『申請在先並經核准專利』之新型，在後申請案申請當日之前，尚未公告於專利公報，因此後申請案之新型並無申請前已見於刊物之情事，依理於申請當日應無不具有新穎性的道理，惟法律為顧及專利權之專有排他性及一新型一專利原則，乃將此等先申請案所記載之新型以法律擬制 (legal fiction )為既有技術，而使後申請案之新型不具新穎性，故此項規定，僅能適用於考量新穎性之用，不得作為考量進步性之用。」第2-2-15頁規定：「『先申請並經核准專利之發明案或新型案所記載之技術』，應就該先申請案之說明書或圖式所記載之事項來認定。其認定可參酌該先申請案申請當時之既有技術。如參酌該先申請案申請當時之既有技術而可導出之事項，亦可作為『先申請並經核准專利之發明案或新型案所記載之技術』之認定基礎。」核以上規定與專利法之立法目的「鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展」（行為時專利法第1條參照）相符，被告於審查系爭案是否具有新穎性時資為依據與基準，依法自值尊重，合先敘明。
㈡查原處分以引證1主要於扳手本體設頭部、柄部、頭部內形
成第1容置部，柄部設第3容置部，第1、3容置部間設有第2容置部，換向開關置於第3容置部內，頂掣裝置含彈性構件，頂掣件，並置入換向開關卡合，卡掣件一側設有齒部，其置入第2容置部內，相對齒部一側設長凹槽供卡掣件伸入帶動，棘動件外圍設齒部與卡掣件上齒部呈貼合者。並比較系爭案與引證1主要均含有握柄、驅動部（頭部）、驅動部中設驅動容室（第1容置部）容置驅動件（棘動件），驅動容室近握柄處設止動槽（第2容置部），止動槽末端設開口相接之容件槽（第3容置部）供方向控制件（換向開關）、彈性元件（彈性構件）、頂掣件及止動件（卡掣件）置入、止動件容置於止動槽內，方向控制件穿設於容件槽內，方向控制件、止動件間設有彈性元件、頂掣部相頂持，止動件相對於驅動件具有相對弧度之止動部（齒部）嚙合，止動件相對於頂掣件並設有頂掣槽（長凹槽）者，供卡掣件伸入帶具有相對弧度之止動部（齒部）嚙合，以系爭案雖在容件槽開口角度、頂持部、頂掣槽部分形狀上稍有變化，惟此等當屬可輕易調整者，至於系爭案申請專利範圍各附屬項中之扳動部、弧形止動壁等部分構造，亦乃一般習用形態及常識性設計，均難已具新穎性；且系爭案、引證1所能達成簡化結構，具高扭力換向棘輪扳手之標的、功效相同，兩案自屬同一構造，而認系爭案不合新型專利要件，此有原處分附卷可按。
⒊核原處分有違反專利法第98條第1項第2款「相同新型」之規定，亦違反前揭審查基準之相關規定，茲說明如下：
⑴查系爭案申請專利範圍獨立項第2項最後一行記載有：「
而於兩端部止動部間另突起圓弧突狀之頂持部」、獨立項第3項最後一段記載：「……而於兩端部止動部間另突起圓弧突狀之頂持部，而止動件相對於頂掣件設有頂掣槽，頂掣槽中央為平直之平移緣，而於兩端部處設有配合頂掣部弧形之限止緣；頂掣槽之寬度大於頂持部，以使頂掣件於頂掣槽內移動時，可確實的以頂持部為中心掣動止動件改變不同之方向者」，其中所揭示之「頂持部 (73)」結構，乃引證1說明書、圖式或申請專利範圍均未揭露者，此為被告所不爭。
⑵而系爭案「頂持部 (73)」之結構及功效，雖未見原告於
說明書內具體說明，然依說明書第11頁有關於整體摩損率小之說明：「由於頂掣件 (60)與止動件 (70)間之滑移完全係在止動件 (70)頂掣槽 (71)之平移緣（710)上，並無習知跳尖齒之形態，可相對將結構間之摩損降至最低，故可確保結構之完整性者」，且參考系爭案圖示1、2、5所示，系爭案之「頂持部 (73)」為圓弧狀突起構形，且頂持在驅動件 (30 )上之棘齒上，是原告主張該頂持部
(73)得以頂離止動部 (齒部)(32)；所以止動件 (70)上只會有一端貼在驅動件 (30)上，另一端翹起，兩者永遠不會同時貼合驅動件 (30 )。在整個換向過程中，止動件
(70)之棘齒，不會沿切線方向推動驅動件 (30)之棘齒，而是以類似翹翹板般之樞轉運動樞轉，直到另一翹起端之齒部嚙合止動部 (32)為止，即非無據。反觀，如引證1之圖1、3、4、5、8所示，引證案止動件 (40)在兩端之間不設「圓弧突起」結構之「頂持部」，因此驅動件 (20)、止動件 (40)之間的齒部是完全相互貼合，沒有沒有類似「一端翹起」的形態。故原告主張引證1在換向時止動件
(40) 之棘齒只會直接推動驅動件 (20)之棘齒，並因而產生磨擦，不可能如系爭案般產生類似翹翹板之樞轉運動，即非無據。
⑶綜上，系爭案與引證1其既有如上之差異，而原處分亦不
否認之，而僅謂以：「系爭案雖在容件槽開口角度、頂持部、頂掣槽部分形狀上稍有變化，惟此等當屬可輕易調整者」，是實難謂系爭案與引證1屬「相同之新型」，況且原處分上開所謂「當屬可輕易調整」已涉及進步性判斷範疇；而原處分另謂：「系爭案、引證1所能達成簡化結構，具高扭力換向棘輪扳手之標的、功效相同」，其中關於系爭案並無新功效之判斷，亦涉及進步性之判斷範疇，而其竟據以得其結論：「兩案自屬同一構造」，而認系爭案無新穎性，是原處分確有混淆新穎性及進步性之違誤。
六、綜上所述，原告之主張，尚屬可採，原處分認系爭案有審定核准時專利法第98條第1項第2款不予專利之事由，就參加人之異議申請為成立之審定，認事用法，尚有違誤，訴願決定，未予糾正，亦有未合，原告訴請如聲明所示，為有理由，應予准許。
據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 94 年 3 月 31 日
第三庭審判長法 官 王 立 杰
法 官 黃 本 仁法 官 王 碧 芳上列正本係照原本做成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 94 年 3 月 31 日
法院書記官 鄭 聚 恩