臺北高等行政法院判決 九十二年度訴字第二三四○號
原 告 甲○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 乙○○
參 加 人 法商．柑橘汁
股份有限公司
Jus d'代 表 人 喬治梅卡董事
George訴訟代理人 林志剛律師
楊憲祖律師黃闡億律師右當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國九十二年三月二十六日經訴字第○九二○六二○六四五○號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如左：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
壹、事實概要：緣原告之前手潛力國際股份有限公司前於民國（以下同）八十九年四月七日以「
by JUS D'ORANGE及圖」 商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第二十五類之衣服、靴鞋、腰帶、服飾用皮帶、圍巾、頭巾、絲巾等商品，向被告申請註冊，經被告准列為註冊第九三六九九八號商標（以下簡稱系爭商標，如附圖一），並於九十年四月十六日發給註冊證，旋由原告於九十年六月四日向被告申請該商標移轉登記，被告遂於九十年七月二十日將註冊證加註發還原告。嗣參加人以系爭商標有違其註冊時商標法第三十七條第七、十四款之規定，對之申請評定，並提出據以評定之「JUS D'ORANGE」、「O+ by JUSD'ORANGE PARIS」商標（以下合稱據以評定商標，如附圖二）為證據。經被告審查，認系爭商標違反其註冊時商標法（以下簡稱商標法）第三十七條第十四款之規定，而以九十一年十二月六日中台評字第九一○○二四號商標評定書為申請成立，系爭商標之註冊應為無效之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟，本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第四十二條第一項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
貳、兩造聲明：
一、原告聲明：原告未於言詞辯論期日到場，據其提出之書狀，聲明求為判決訴願決定及原處分均撤銷。
二、被告聲明：求為判決如主文所示。
叁、兩造爭點：
據以評定商標之使用是否在系爭商標申請註冊之前？可否因原告與參加人為同業，即推論原告知悉據以評定商標存在？本件有無商標法第三十七條第十四款之適用？
一、原告陳述：原告未於言詞辯論期日到場，據其提出之書狀，陳述如左：
１、訴願駁回之決定理由乃據商標法第三十七條第十四款之規定，以「原告與參加人係同屬從事服飾業，而具有同業之關係」，並認「系爭商標八十九年四月七日申請註冊前，參加人已有先使用據以評定商標於服飾類商品之事實」，「原告以近似之外文及幾乎相同之圖形並結合參加人公司名稱特取部分之外文『JUS D'ORA-NGE』 做為系爭商標圖樣之主要部分申請註冊，復指定使用於類似之衣服商品」，進而推論「難謂原告於系爭商標申請註冊前，並未知悉據以評定商標存在事實」，遂認有商標法第三十七條第十四款之適用，並為維持原處分之決定。
２、商標法第三十七條第十四款所定係以「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：．．．十四、相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」雖此條款之適用，不以該商標於我國獲准註冊為前提，仍必須該商標有先使用之具體事實始得成立，同時亦必須申請人對他人商標因一定關係而知悉他人商標存在為其前提，此所謂一定關係依商標法第三十七條第十四款所定為「契約、地緣、業務往來或其他關係」，窺其用語，所謂契約、地緣、業務往來等關係固甚為明確，惟所謂「其他關係」本即屬概括之規定，依其規範意旨，應係指相類於契約、地緣、業務往來等具體關係，而於此具體關係下，申請人對於他人商標係處於輕易即可獲知之狀態，合先敘明。
３、查關於參加人所據以評定之商標是否於原告申請系爭商標之註冊前即有使用之事實，遍覽參加人提交被告之各項資料，僅有法國商標註冊證，及西元二○○○年的型錄資料而已，是參加人於西元二○○○年以前即已辦理商標註冊，並非當然有商標使用之事實，而西元二○○○年之商品型錄，其出版日期亦非當然在申請註冊日期之前，從而，自參加人所提出之資料檢視，並不能當然推出據以評定之商標之使用日期確實是在系爭商標之申請註冊日期之前，原處分及原訴願決定所認恐不無誤會。
４、依原處分及訴願決定所認，原告與參加人具有同業關係，據此而謂原告對於據以評定商標應得以知悉，然查不論於法國或是在我國，從事服飾業之商人為數甚多，而指定使用於服飾或與服飾相類商品之商標亦不知凡幾，但並非每一個商標均廣為其他同業所熟知，更何況原告與參加人分屬不同之兩國，所從事營業活動之市場亦不相同，單單以同為從事於服飾業之業者，即推論原告對於據以評定商標存在有所知悉，實有未洽。
５、依參加人所提出之資料以觀，參加人於法國用以廣告宣傳之資料僅有該公司所自行印製之商品型錄及附掛於服飾上用以商標標示之吊牌，除此之外，更無其他以大眾傳播媒體廣告之相關佐證，亦無任何銷售實績，準此，參照被告所訂頒之「著名商標或標章認定要點」，據以評定商標絕非所謂著名商標，況且，原告原於前手潛力國際股份有限公司任職設計師迄今，亦多次前往法國考察，於各大型百貨公司，均未曾發現參加人之專櫃，亦不曾於街頭見過專賣店之類的商場，是以，既然據以評定商標於法國即非著名商標，原告自無必然知悉之理，被告認於此有商標法第三十七條第十四款之適用，自有違誤。
６、參加人固有提出西元一九九一年至西元二○○○年間銷售至我國之單據影本，用以說明有進口商品至我國銷售之事實，惟細查其所提出之單據，均係僅以電腦打字，既無簽名，亦無蓋章，是否即可據此而論參加人於西元一九九一年至西元二○○○年間於我國有銷售之事實；更何況，如果有進口之事實，亦應有我國海關蓋章完稅之進口報單供核，是以，被告既不能確認參加人之進口事實，又何以認定據以評定商標於法國及台灣兩地均有使用銷售之事實，益見被告於本件之事實認定上甚為粗率。
７、參加人所提出的銷售單據上所記載之我國進口商，經原告上國貿局廠商登記資料網站（http:\\www.trade.gov.tw/regulation/Inc/Inc.index.htm）查詢，並無訴外人所開立發票予我國廠商中之 FAYEE FASHION, YOURS, CHENG SUN CHENG,MONTJOIE. LTD., NEKERDEN, FASHION LOFT, TA CHIA ET YI CHIA, DEJOY FAS-HION, OTIS TRADING CO. LTD., LOVED WOMAN, MAY COTTON ENTERPRISE LTD.,
JYU FER INDUSTRIAL CO.等十幾家廠商之資料。前述十幾家廠商既查無資料，顯見其非進出口廠商，甚至國內亦有可能並無此家廠商存在，此些發票上竟登載不實資料，則其證據力實難令人信服。
８、於參加人所開立之發票，自西元一九九五年一月起即可見發票下方有一列小字「EQUIVALENCE NET A PAYER EN EUROS」，中文意義為「折合歐元為」，惟查歐元（EURO）係於西元一九九二年歐洲各國簽署馬斯垂克條約，奠定歐洲經濟貨幣聯盟之基礎，至西元一九九五年十二月歐洲會議在西班牙馬德里開會，始決定新的歐洲共同貨幣名稱歐元，並遲至西元一九九九年一月一日始行上路，成為正式的法定貨幣，而參加人所提出之單據竟得於歐元正式上路前之數年，且尚未決定兌換匯率前，即採用歐元做為報價貨幣，甚且我國之進口商並均得以歐元付款，真真是匪夷所思，就此而言，參加人所提出之單據，實難謂無臨訟編造之嫌，其真實性如何，殊值懷疑。
９、原告本係從事服裝設計之設計師，所設計、製造、販售之服飾商品，均屬法國式、義大利式或英國式等歐洲風味之流行服飾，是以使用於原告自行設計、製造、販售之服飾商品之商標圖樣，自必使消費者可以感受到濃厚的法式歐風，是以在進行系爭商標的設計時，即採用法文單字，以使消費者得以輕易區辨商品行銷之定位，又因當時在流行服飾業界開始大量採用橘色，甚獲消費市場歡迎，並蔚為風潮，因此原告即取柳橙汁之意，而使用該法文單字，故所設計之商標圖樣即為「by JUS D'ORANGE」， 與據以評定商標圖樣上所謂具有高度獨創性的設計圖案一點關係都沒有。
、綜上所陳，無論從那一個角度來看，原告並不因為同業關係而對於據以評定商標有所知悉，自無商標法第三十七條第十四款之適用，從而，原處分所為之審認自有違誤，爰請判決如原告訴之聲明。
二、被告陳述：
１、商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第三十七條第十四款前段所明定。本款規定主要係在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，故只要能證明有知悉他人商標或標章存在，進而以相同或近似之標章指定使用於同一商品（服務）或類似商品（服務）之標章者，即應認有該款之適用，而符合該款之立法意旨。至於其知悉原因為何實際上並未特別重要，此即為該款有其他關係之概括規定的緣由（參照經濟部經訴字第○九一○六一一○三五○號訴願決定）。
２、查本件註冊第九三六九九八號「by JUS D'ORANGE 及圖」商標與參加人據以評定「JUS D'ORANGE」、「0+ by JUS D'ORANGE PARIS」商標相較，均有相同之外文「JUS D'ORANGE」、「by JUS D'ORANGE」及「0+」 設計圖，於異時異地隔離觀察，客觀上有使人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。又查於本件系爭註冊第九三六九九八號「by JUS D'ORANGE 及圖」商標八十九年四月七日申請註冊前，參加人即先以其公司名稱特取部分「JUS D'ORANGE」作為服飾商品之商標，分別於西元一九九二年及西元一九九九年以「JUS D'ORANGE」、「0+ by JUS D'ORANGE PARIS」商標在其本國（法國）登記註冊，又參加人除於「Friday」、「
YT young-tready」 等雜誌上廣告促銷其商品外，並自西元一九九一年起持續將其商品進口我國市場，凡此有參加人檢送之商標註冊登記資料、銷售發票、商品型錄、標籤、雜誌廣告等證據影本附卷可稽。
３、原告係從事服飾設計業務，與參加人為競爭同業，衡酌參加人據以評定商標之「0+」圖形設計簡潔，具有高度之獨創性，又其外文「JUS D'ORANGE」係參加人公司名稱，其商標整體予人印象深刻，且據以評定商標經參加人在市場上已公開使用多年等事證，依一般經驗法則，原告對據以評定商標之存在理應不難知悉。雖然系爭商標之申請註冊，係由第三人潛力國際股份有限公司所提出，惟於系爭商標九十年四月十六日註冊公告後，旋即於同年六月四日辦理移轉登記予原告，足堪推定第三人顯係為原告之目的，經由原告知悉據以評定商標存在，而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事。從而本件系爭商標在未徵得參加人同意下，以「by
JUS D'ORANGE及圖」作為圖樣申請註冊，復指定使用於類似之衣服商品，自有前揭法條規定之適用。又本件商標既依商標法第三十七條第十四款規定評決其註冊為無效，則其是否尚有違同法條第七款之規定，自無庸審究，併予敘明。
４、綜上論述，被告之原處分洵無違誤，爰請判決如被告答辯之聲明。
三、參加人陳述：
１、參加人同意追認林志剛律師於本件商標評定程序所為之一切代理行為。
２、原處分係於九十一年十二月六日作成，依九十一年五月二十九日修正公布之商標法第七十七條之一第二款規定，商標評定案件適用註冊時之規定，本件系爭商標係於九十年三月十六日核准註冊，其商標之評定核應適用八十六年五月七日修正八十七年十一月一日施行之商標法，合先敘明。
３、商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第三十七條第十四款前段所明定。本款規定主要係在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，故只要能證明有知悉他人商標或標章存在，進而以相同或近似之標章指定使用於同一商品（服務）或類似商品（服務）之標章者，即應認有該款之適用，而符合該款之立法意旨。至於其知悉原因為何實際上並未特別重要，此即為該款有其他關係之概括規定的緣由（參照經濟部經訴字第○九一○六一一○三五○號訴願決定）。經由商標圖樣近似的程度及商標圖樣的創意性，依一般經驗法則，可以立即推定註冊申請人顯然知悉他人商標之存在者，亦符合首揭法條之規定（參照九十三年二月智慧財產權月刊第六十二期第九十三頁「新修正商標法」專論及九十一年十月智慧財產權月刊第四十六期張慧明撰「商標法第三十七條第十四款適用之案例介紹及展望」專文）。經查，系爭商標即有此情形：
⑴、系爭商標與參加人據以評定之「0+ by JUS D'ORANGE PARIS」商標相較，均有完
全相同之外文「by JUS D'ORANGE」及「0+」設計圖，僅有外文「PARIS」有無之不同；與據以評定之「JUS D'ORANGE」商標相較，亦有完全相同之外文「JUS D'ORANGE」，是兩商標於異時異地隔離觀察，客觀上有使人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。又於系爭商標八十九年四月七日申請註冊前，參加人即先以其公司名稱特取部分「JUS D'ORANGE」作為服飾商品之商標，分別於西元一九九二年及西元一九九九年以「JUS D'ORANGE」、「0+ by JUS D'ORANGE PARIS」商標在其本國（法國）登記註冊，又參加人除於「Friday」 「YT young-tready」等雜誌上廣告促銷其商品外，並自西元一九九一年起持續將其商品進口我國巿場，凡此有參加人檢送之商標註冊登記資料、銷售發票、商品型錄、標籤、雜誌廣告等證據影本附卷可稽。
⑵、原告係從事服飾設計業務，與參加人為競爭同業，衡酌參加人據以評定商標之「
0+」圖形設計簡潔，具有高度之獨創性，又其外文「JUS D'ORANGE」係參加人公司名稱，其商標整體予人印象深刻，且據以評定商標經參加人在巿場上已公開使用多年等事證，依一般經驗法則判斷，原告對據以評定商標之存在理應不難知悉。雖然系爭商標之申請註冊，係由第三人潛力國際股份有限公司所提出，惟於系爭商標九十年四月十六日註冊公告後，旋即於同年六月四日辦理移轉登記予註冊人，足堪認定第三人顯係為原告之目的，經由原告知悉據以評定商標存在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事。從而，系爭商標在未徵得原告同意下，以「by
JUS D'ORANGE及圖」作為圖樣申請註冊，復指定使用於類似之衣服商品，自有前揭法條規定之適用。
４、綜上所述，系爭商標符合註冊時商標法第三十七條第十四款規定之情形，原處分及訴願決定並無違法或不當，爰請判決駁回原告之訴。
理 由
一、本件原告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第二百十八條準用民事訴訟法第三百八十六條各款所列之情事，爰依被告之聲請，由其一造辯論而為判決，合先敘明。
二、按商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第三十七條第十四款所明定。而衡酌商標是否近似，應以具有普通知識、經驗之購買人於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，同法施行細則第十五條第一項亦定有明文。又本款規定主要係在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，故只要能證明申請人有知悉他人商標或標章存在，進而以相同或近似之標章指定使用於同一或類似商品或服務而申請註冊者，即應認有該款之適用，而符合該款之立法意旨。至於其知悉原因為何實際上並未特別重要，此即為該款有其他關係之概括規定的緣由。
三、本件被告略以，系爭註冊第九三六九九八號「by JUS D' ORANGE及圖」商標，與參加人據以評定之「JUS D' ORANGE」、「O+ by JUS D' ORANGE PARIS」商標相較，二者屬構成近似之商標。又據參加人檢送於其本國之商標註冊登記資料、進口我國之銷售發票、商品型錄、標籤、雜誌廣告等證據資料以觀，堪認系爭商標申請註冊前，參加人已先使用據以評定商標於服飾等商品，並有進口我國市場銷售之事實。又原告係從事服飾設計業務，與參加人為競爭同業，衡酌據以評定商標之「O+」圖形獨創性高，且其外文「JUS D' ORANGE」 亦為參加人公司名稱，以及據以評定商標已在市場上公開使用多年等事證，依一般經驗法則，足認原告因同業關係知悉據以評定商標之存在，其未徵得參加人同意，以「by JUS D' O-RANGE及圖」 作為圖樣申請註冊，復指定使用於類似之衣服商品，應有首揭法條規定之適用，乃為其商標之註冊應為無效之處分。原告不服，循序提起訴願及本件行政訴訟。
四、原告於本件行政訴訟中訴稱，參加人所提法國商標註冊、型錄及發票影本等證據資料，或為靜態之資料，或為不具證據力之私文書，或為虛偽不實之證據，均無法證明於系爭商標申請註冊時，據以評定商標已有具體使用之事實，被告遽以作為據以評定商標已有先公開使用之事證，顯屬臆測之詞。又率謂原告自訴外人申准註冊系爭商標之手中移轉登記之行為，足堪推定訴外人顯係為原告之目的，經由原告知悉據以評定商標存在，進而以不正競爭行為搶先申請註冊，亦屬臆測之詞，因此，系爭商標應無違反首揭商標法第三十七條第十四款規定云云。惟查：
１、系爭「by JUS D'ORANGE 及圖」商標，與參加人使用於服飾類商品之據以評定「
JUS D'ORANGE」、「O+ by JUS D'ORANGE PARIS」商標相較，二者圖樣上皆有相同之外文「JUS D'ORANGE」及構圖意匠如出一轍之「O+」設計圖，僅有外文「P-ARIS」有無之不同，異時異地隔離觀察之際，易使購買者產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標，原告對此並不爭執。稽諸卷附之參加人所提西元一九九二年及西元一九九九年之法國商標註冊證、西元一九九九年雜誌廣告資料、商品型錄及西元一九九一年至西元二○○○年間參加人商品進口我國之銷售發票等各種證據資料觀之，堪認系爭商標八十九年四月七日申請註冊前，參加人即先以其公司名稱特取部分為據以評定商標使用於服飾類商品之事實，並在其本國（法國）登記註冊，且參加人除於「Friday」「YT young-tready」等雜誌上廣告促銷其商品外，並自西元一九九一年起持續將其商品進口我國巿場。
２、原告係從事服飾設計業務，與參加人為競爭同業，衡酌參加人據以評定商標之「0+」圖形設計簡潔，具有高度之獨創性，又其外文「JUS D'ORANGE」係參加人公司名稱，其商標整體予人印象深刻，且據以評定商標經參加人在巿場上已公開使用多年等事證，依一般經驗法則判斷，原告以近似之外文及幾乎相同之圖形，並結合參加人公司名稱特取部分之外文「JUS D'ORANGE」作為系爭商標圖樣之主要部分申請註冊，復指定使用於類似之衣服商品，即難謂原告於系爭商標申請註冊前，不知悉據以評定商標存在。雖然系爭商標之申請註冊，係由第三人潛力國際股份有限公司所提出，惟於系爭商標九十年四月十六日註冊公告後，旋即於同年六月四日辦理移轉登記予註冊人，足堪認定第三人顯係為原告之目的，經由原告知悉據以評定商標存在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事。從而，系爭商標在未徵得原告同意下，以「by JUS D'ORANGE 及圖」作為圖樣申請註冊，復指定使用於同一或類似之商品，自不應受商標法保護，而有首揭法條規定之適用。
五、綜上所述，原告之陳詞均不可採，則被告所為申請成立，系爭商標註冊應為無效之處分，揆諸首揭規定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並無理由，應予駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段、第二百十八條，民事訴訟法第三百八十五條第一項前段判決如主文。
中 華 民 國 九十三 年 八 月 四 日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第 一 庭
審 判 長 法 官 徐瑞晃
法 官 李得灶法 官 吳慧娟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十三 年 八 月 四 日
書 記 官 劉道文