臺北高等行政法院判決 九十二年度訴字第二六八七號
原 告 瑞士商．汽巴特
控股公司Ciba S
als Ho代 表 人 漢斯-培特．
(Hans-P妮可爾．科克(Nicole訴訟代理人 林鎰珠律師複代 理 人 桂齊恆律師
甲○○專利代被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 乙○○右當事人間因有關專利事務事件，原告不服經濟部中華民國九十二年四月十五日經訴字第○九二○六二○八八四○號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
壹、事實概要：緣原告前於民國（以下同）八十八年八月九日以「金屬雙環戊二烯基苯二甲藍素」向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號（以下稱原案）審查後，旋原告於九十一年六月七日向被告提出申請，將原案中申請專利範圍第十、十一項有關光學記錄介質部分依專利法第三十二條規定分割改請為各別申請案，案經被告重編為第00000000號「包括金屬雙環戊二烯基苯二甲藍素之光學記錄介質」發明專利案（以下稱本案）予以審查，認本案與原案實質上非為兩個以上之發明，而以九十一年八月二十八日（九一）智專三（四）○一○二一字第○九一九九○○一○三二號函為應不准予分割之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。
貳、兩造聲明：
一、原告聲明：求為判決
１、訴願決定及原處分均撤銷。
２、命被告就本案應作成准予分割之處分。
３、訴訟費用由被告負擔。
二、被告聲明：求為判決如主文所示。
叁、兩造爭點：
本案與經分割後之原案之申請專利範圍是否重覆而無法區分？抑或為兩個以上之發明，而得予分割？
一、原告陳述：按專利法第三十二條第一項明定「申請專利之發明，實質上為兩個以上之發明時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得改為各別申請」。若申請專利之發明，實質上非為兩個以上之發明，則不符前揭法條之規定，應不准予分割。然而，被告及訴願決定機關認事用法允非切當，難令甘服。
㈠、原告針對被告所為處分之不服理由如次：
１、本案與經分割後之原案實質上為兩個以上之發明：被告於審查本案時，並未能確實瞭解本案所請之實質內容與原案所請之實質內容，進而對本案所請之實質內容產生錯誤的認知，錯誤推論本案所請與經分割後之原案所請的實質內容重覆。其理由如后：
⑴、兩案申請專利範圍項所請標的不同：①、本案申請專利範圍第一至五項所請標的
名稱為「一種光學記錄介質」，申請專利範圍第六至十項分別為前述第一至五項之附屬項。而由於被告屢屢拘泥於本案申請專利範圍項所用之文字而不察說明書所載之內容真意，進而造成對本案認知錯誤。故原告在不改變實質內容的前提下，於九十二年一月二十四日提出申請專利範圍修正本，其中將原申請專利範圍第六至十項等附屬項分別併入第一至五項中，而原申請專利範圍第六至十項乃配合刪除。經被告於訴願補充答辯書中第三頁第十二及十三行陳述「．．．此修正，其實質範圍並無任何影響」佐證，該修正本並未改變實質內容，且其申請標的仍為「一種光學記錄介質」。②、經分割後之原案申請專利範圍第一及二項所請標的名稱為「一種下式之金屬雙環戊二烯基–苯二甲藍素」，而申請專利範圍第三項所請標的名稱為「一種用於光學記錄介質之組成物」，申請專利範圍第四項為第一及二項之附屬項。亦即，本案所請為一種光學記錄介質，而經分割後之原案所請主要為一種化合物及一種組成物。從所請標的來看，「光學記錄介質」並不等於「化合物」或「組成物」。兩案所請標的並不相同。被告於九十一年八月二十八日所發（九一）智專三（四）○一○二一字第○九一九九○○一○三二號函中第二頁第一行指稱「其標的『光學記錄介質』與『光學記錄介質之組成物』似同非同」。針對此項論點，原告首先澄清被告於前述論點中所稱標的並不完全，其中所指「光學記錄介質之組成物」並不完全，而應為「用於光學記錄介質之組成物」。所以，標的之比較應為「光學記錄介質」與「組成物」而非「光學記錄介質」與「光學記錄介質之組成物」。被告指稱該前述兩標的「似同非同」，既然似同非同而無法視為完全相同，就表示該兩標的有所差異而有所不同。因此，本案與原案申請專利範圍項所請標的不同。況且被告於九十二年三月五日所行文之（九二）智專三（四）○一○二一字第○九二二○二一八一三○號函中所附訴願補充答辯書第二頁第二至五行中已分別陳述「．．．就『申請標的』而言，當然不同」及「．．．其標的『光學記錄介質』與『光學記錄介質之組成物』僅是似同非同，尚不能稱完全相同」。另訴願決定機關於九十二年四月十五日所行文之經訴字第○九二○六二○八八四○號訴願決定書第三頁第八及九行中，亦作出「．．．本案所請之『光學記錄介質』與原案之『化合物』或『組成物』就『申請標的』而言，固然不同」之認定。因此，經由被告及訴願決定機關之確認，本案與原案申請專利範圍項所請標的不同，無庸置疑。
⑵、兩案所請之實質內容不同：
專利法第五十六條第三項明定「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式」。此外，被告於八十九年十月出版之專利審查基準第一-三-七頁中所述「．．．㈡認定申請專利發明應注意事項⒈請求項之記載內容明確時，應完全依照記載內容認定之。⒉請求項中記載之用語及內容，於發明說明中有定義及說明者，或請求項之記載雖不明確，但在發明說明中有明確記載者，於解釋該用語或內容時，應參酌發明說明之記載內容，如有圖式者，應一併參酌該圖式。．．．」因此，根據前揭法條之意旨及專利審查基準之解釋，對於發明之認定，不應僅拘泥或侷限於申請專利範圍所載文字內容，必要時應參酌說明書及圖式。從所請標的來看，「光學記錄介質」並不同於「化合物」或「組成物」。而進一步根據申請專利範圍所載內容觀之，兩案所請之實質內容不同，其理由如后：
①、本案所請之光學記錄介質之實質內容並不等於經分割後原案所請之化合物或組成物：
本案說明書第二十四頁第一及二段分別敘述「本發明也有關於光學記錄介質，其包含基材，記錄層，反射或部分反射層和，如果需要的話，保護層，記錄層包含本發明的苯二甲藍素」及「如果需要的話，本發明之光學記錄介質也可包含一個以上之記錄層及＼或一個以上之反射或部分反射（半透明的）層」。本案說明書第二十九頁第五至九行敘述「本發明的一較佳具體實施例係有關光學記錄介質，其由透明基材，此基材上的記錄層，記錄層上的反射層和，如果需要的話，最後保護層所組成，記錄層包含金屬雙環戊二烯基–苯二甲藍素，或其混合物，其為新穎的或依照本發明製備」。而於本案說明書第二十五頁最後一行至第二十六頁第一行敘述「記錄層較佳獨佔地或本質上由一種或以上之本發明苯二甲藍素所組成」。由此可知，本案所請之「光學記錄介質」係包含基材，記錄層，反射或部分反射層和，如果需要的話，保護層。其並非僅包含經分割後原案所請之化合物或組成物。而經分割後原案所請之化合物及組成物僅係為記錄層之成分。且記錄層本身並非本案所稱之光學記錄介質。亦即，經分割後原案所請之化合物或組成物僅係本案所請之光學記錄介質的構成部分之一而非全部。故本案所請「光學記錄介質」不同於經分割後之原案所請「一種下式之金屬雙環戊二烯基–苯二甲藍素」及「一種用於光學記錄介質之組成物」。
②、本案所請之光學記錄介質係指碟片如CD-R，而分割後原案所請之化合物及組成物係指塗佈用之染料：
本案說明書第三頁第二段揭示「本發明的領域為用於可寫式介質之資料的光學記錄，該等資料經由染料在寫入和未寫入的位置之不同光學性質來記錄。相當之記錄介質為已知，例如，名為"WORM"系統（一次寫入多次讀取）和進一步分類成例如"CD-R"或"DVD-R"」。 於本案說明書第四頁第一至二行揭示「當做記錄層一般以溶液塗佈，典型地藉由旋轉塗佈，該等染料亦應快速溶解在傳統溶劑中．．．」。本案說明書第二十七頁最後一行揭示「記錄層較佳藉由旋轉塗佈一染料溶液」。且根據本案說明書中引用之先前技藝文獻及相關敘述，熟習該項技術者將很清楚地了解本案所請之光學記錄介質係指碟片如CD-R，而分割後原案所請之化合物及組成物係指塗佈用之染料。藉由以下之簡單舉例說明，即可察覺本案所請實質內容與分割後原案所請實質內容不同。根據前述，本案所請之光學記錄介質可為CD-R。故本案所請之一較佳具體態樣為「一種CD-R」，而分割後之原案所請為「一種作為記錄層染料之化合物及組成物」。CD-R之記錄層可塗佈作為染料之化合物及組成物。但是，作為記錄層染料之化合物及組成物本身並非CD-R。熟習該項技術者亦不會也不可能將染料視為CD-R或定義為CD-R。
⑶、本案之相對應國外專利申請案已獲得專利：
原告在此呈送本案之相對應歐洲專利案（EP 0 000 000 B1）及美國專利案（US6,399768B1）。在該等專利案中，染料與光學記錄介質係並存於同一專利案內。
由此可知，國外專利專責機構同樣認為染料與光學記錄介質係為實質上兩個以上之發明。
２、申請之單一性：被告於九十二年三月五日所行文之（九二）智專三（四）○一○二一字第○九二二○二一八一三○號函中所附訴願補充答辯書第二頁第五至七行指稱「惟就同一性之判斷應就：『⑴指定發明目的。⑵為達成發明之目的而運用自然法則之技術手段所顯示之發明技術內容。⑶發明之技術內容結果所產生之功效』三要素比較。」而認為本案與原案指定發明目的相同、所顯示之發明技術內容相同，所產生之功效亦相同，而認為本案與原案是為同一發明。然而，原告認為被告認事用法上有誤，說明如后：
⑴、被告所為處分違反專利法第三十一條之規定及專利審查基準有關「申請之單一性」及「各別申請」之說明：
專利法第三十一條規定「申請發明專利，應就每一發明各別申請。但兩個以上之發明，利用上不能分離，並有下列情事之一者，得併案申請：一、利用發明主要構成部分者。二、發明為物之發明時，他發明為生產該物之方法，使用該物之方法，生產該物之機械、器具、裝置或專為利用該物特性之物。三、發明為方法之發明時，他發明為實施該方法所直接使用之機械、器具或裝置」。被告於八十九年十月出版之專利審查基準第一–三–三一至一–三–三三頁之例二中列舉濃縮機用過濾圓筒（發明）及濃縮機（他發明），其中該過濾圓筒被界定為濃縮機用，濃縮機（他發明）包涵濃縮機用過濾圓筒（發明）全部分，係為兩個發明。本案所請光學記錄介質係利用母案所請之化合物或組成物之主要構成部分者，且為利用上不能分離。本案與原案間之關係該當專利法第三十一條第一款之規定且符合專利審查基準所例示之情況，符合申請之單一性，得併案申請亦可分開申請。因此，本案自母案分割出來符合專利法第三十一條之規定。且被告於八十九年十月出版之專利審查基準第一–六–七頁例二列舉一種燈絲Ａ及一種利用燈絲Ａ製成的燈泡Ｂ係為兩個發明。本案與原案間之關係亦符合該例示情況。故被告所為本案與原案實質上非為兩個以上之發明之處分違反專利法第三十一條之規定及專利審查基準有關「申請之單一性」及「各別申請」之說明。為更清楚說明本案所請符合專利法第三十一條及專利審查基準有關「申請之單一性」及「各別申請」之規定，茲列表說明如左：
由列表中可清楚地了解本案與原案間之關係符合專利審查基準之例示情況。故本案所請光學記錄介質係利用原案所請之染料之主要構成部分者，且為利用上不能分離。本案與原案間之關係該當專利法第三十一條但書第一款之規定且符合專利審查基準所例示之情況，符合申請之單一性，得併案申請亦可改為各別申請。
⑵、專利法及專利審查基準並未規定被告前述有關同一性判斷之三要素：
專利法第三十一條係規定有關申請之單一性，而專利審查基準第一–三–二六至一–三–四八頁說明申請之單一性及第一–六–一至一–六–九頁說明各別申請。於專利法或專利審查基準中並未提及被告所稱有關同一性判斷之三要素。因此，以被告所稱之有關同一性判斷之三要素來判斷兩案是否為相同發明之方式是否具有效力，不無疑問。退一步言，即使依照被告所稱之同一性判斷之三要素來判斷，惟被告於九十二年三月五日所行文之（九二）智專三（四）○一○二一字第○九二二○二一八一三○號函中所附訴願補充答辯書中第二頁第九–十行僅指稱本案與原案指定發明目的相同，所顯示之發明技術內容相同，所產生之功效亦相同，故本案與原案發明目的，與發明技術思想之實質上並無不同，即兩者範疇上之差異在技術上並無獨特之意義，是為同一發明。然而，綜觀該訴願補充答辯書，被告根本未提及本案與原案間之指定發明目的，所顯示之發明技術內容及所產生之功效究竟分別為何？被告在沒有提出證據支持其宣稱的前提下，僅以結論式的用語斷言本案與原案是為同一發明，此種認事用法實屬不當。為更清楚說明原案與本案所請範疇不同之處，茲列表說明：
⑶、被告所用之判斷基準根本不應採用：
①、被告所用之判斷基準沒有授權基礎：
專利案件之審查應以專利法及專利審查基準之規定為依據。被告所用之判斷基準並沒有授權基礎。基於被告所稱判斷基準所作之處分，自然為不適法之處分。故原處分理應予以撤銷。此外，專利法為法律，專利審查基準為行政規則。二者皆對被告具有拘束力。被告怎可棄現存針對各別申請案已列有規範之法律及行政規則不用，而自行創設沒有授權基礎之判斷基準，被告顯然違反依法行政原則。
②、被告所稱之判斷基準含糊籠統：
被告於訴願補充答辯書中僅指稱「惟就同一性之判斷應就：『⑴指定發明目的。⑵為達成發明之目的而運用自然法則之技術手段所顯示之發明技術內容。⑶發明之技術內容結果所產生之功效』三要素比較」。蓋一判斷基準，原告本應被賦予權利就系爭事項提出反證予以推翻。如果該判斷基準含糊籠統，將會不當增加原告舉證之負擔。然而，被告所提及之該三要素於判斷兩案間之關係時，究竟是三個要素都要相同、或只要兩個要素相同、抑或只要一個要素相同即可判斷兩案具有同一性？綜觀被告之訴願補充答辯書的內容，完全無從得知。如果三個要素都要相同才可認定兩案具有同一性，則原告僅要提出其中某一項要素不同，即可推翻被告論點。若僅要其中一個要素相同即可認定兩案具有同一性，則此判斷基準顯然不合理。被告對前述之認定標準完全隻字未提。因此，被告所稱之判斷基準含糊籠統。
⑷、被告所稱之判斷基準並未於原處分函中提出，原處分函理由不備，違反明確性原則：
原告於收到被告不准分割之處分函時，一直以為被告係基於專利法及專利審查基準所為之處分，於是針對專利法及專利審查基準之規定進行答辯。然而，直到收到被告之訴願補充答辯書，才知道被告係依據其所宣稱之同一性判斷之三要素所為之處分。該被告所稱之判斷基準根本未於原處分函中提出。因此，原處分函理由不備，違反明確性原則。退一步言，被告在其訴願補充答辯書中亦僅指稱本案與原案指定發明目的相同，所顯示之發明技術內容相同，所產生之功效亦相同，故本案與原案發明目的，與發明技術思想之實質上並無不同，即兩者範疇上之差異在技術上並無獨特之意義，是為同一發明。然而，被告根本未提及本案與原案間之指定發明目的，所顯示之發明技術內容及所產生之功效究竟分別為何。僅以結論式的用語斷言本案與原案是為同一發明，同樣違反行政程序法第五條之明確性原則。
３、被告所為處分違反平等原則：行政程序法第六條規定「行政行為非有正當理由，不得為差別待遇」。經查，中華民國已公告之發明專利公告第一五七一八三號、第二三五三六二號、第三九一○○二號及第四五四○○九號等亦關於光學記錄介質領域之發明申請。其中所請亦包含化合物、組成物，及包括化合物或組成物之光學記錄介質。尤其是第二三五三六二號之第一項主張一種光學資訊記錄媒體，第十一項主張一種供光學資訊記錄媒體用之組成物。此外，原告在此再呈送中華民國已公告之發明專利公告第五八五八九○號，該發明專利係為本案進入行政救濟階段後，於九十三年五月一日獲得核准專利。其申請專利範圍第一及十九項亦屬於光學記錄介質，而其申請專利範圍第二一、二二、二五、二七及二八項係關於染料。本案與原案間之情況與該等專利案相同。從該等專利案之核准時點可知，在本案申請之前，用於光學記錄介質的染料與包括染料之光學記錄介質可以准予專利。而即便在本案行政救濟階段期間，用於光學記錄介質的染料與包括染料之光學記錄介質仍然可以准予專利。很顯然地，被告對那些主張用於光學記錄介質的染料與包括染料之光學記錄介質的申請案一直抱持接受並可核准專利的態度。舉重以明輕，既然用於光學記錄介質的染料與包括染料之光學記錄介質可以准予專利，當然表示其為兩個不同之發明，而可以併案申請或改為各別申請。基於「相同的事物應為相同之處理」的平等原則，被告自應作成准予分割之處分。然而事實卻不是如此，一方面，被告竟然在原告提出各別申請時，即對原告之申請予以否定，但另一方面，被告卻仍然繼續核准用於光學記錄介質的染料與包括染料之光學記錄介質之申請案。由此可知，被告顯然對於本案存有偏見。因此，被告所為處分顯然有差別待遇，顯然違反平等原則。
４、被告對本案申請背景混淆不清，係為嚴重瑕疵：被告於九十三年六月二十四日到庭出席準備程序時，當場表示若已有「染料」之前發明案在先，如果後案申請「包括染料之光學記錄介質」而獲准專利，則將對「染料」之前發明案極為不公平。然而，原告要強調的是，本案與原案間之關係本為同一案，今乃依據專利法第三十二條之規定，改為各別申請。且根據該條規定，原案與子案之申請日為同一天。所以，本案與原案間之申請日並沒有誰先誰後之差別。而被告竟把原案視為前案，而本案視為後案，顯然被告對本案之申請背景混淆不清，否則就是被告對於專利法及專利審查基準之規定混淆不清。此外，專利要件與分割要件所考慮的方向不同且處理階段不同，萬萬不可混為一談，豈有在考慮是否符合分割要件時一併考慮是否符合專利要件的道理。由此可知，被告根本就搞錯問題的方向與重點。而被告乃為專利專責機構，竟發生此觀念混淆不清的狀況，理當視為嚴重瑕疵，原處分當然應予撤銷。
５、被告於作成處分前應給予原告陳述意見之機會：被告於作成不予分割之處分前，並未給予原告陳述意見之機會。專利法第四十條第二項規定「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復」。行政程序法第一百零二條規定「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，．．．應給予該處分相對人陳述意見之機會」。基於類推適用前述法條之意旨，被告於作成處分前應給予原告陳述意見之機會，否則原告將無任何補救機會而致權益受損。況且，被告於其處分函第二頁第一行中亦陳述「其標的『光學記錄介質』與『光學記錄介質之組成物』似同非同」。然而，相同就是相同，不同就是不同，豈有「似同非同」的含混說法。更何況如前所述，被告後來已自行承認本案與原案之標的不同。由此可知，被告於作成不准分割之處分時，對於本案與原案間之內容也不十分確定。故更加印證被告於作成處分前應給予原告陳述意見之機會的必要性。
㈡、原告針對訴願決定機關所為決定之不服理由如次：
１、訴願決定機關錯誤推論本案所請與經分割後之原案所請的實質內容重覆：訴願決定機關仍以被告所稱同一性判斷之三要素而認定本案與原案所請的實質內容重覆。如前所述，此項論點並不正確。
２、訴願決定機關所為決定並非適法之決定：訴願決定機關所為決定係於九十二年四月十五日發文，而原告於九十二年四月十六日送達。惟原告於九十二年四月十四日以晉專外字第三三九○八號申請書向經濟部申請到部進行陳述意見，且由訴願決定機關於九十二年四月十四日收訖。故訴願決定機關收到被告所呈送之申請書之收件日（四月十四日）早於訴願決定機關之訴願決定書之發文日（四月十五日），更早於原告收到前開訴願決定書之送達生效日（四月十六日）。既然訴願決定機關收到原告申請到部陳述意見之申請書之收件日早於前開訴願決定書之發文日，訴願決定機關自應考量原告之申請，以維原告之權益。因此，前開訴願決定書有重新審酌之必要性。因此，訴願決定機關所為決定並非適法之決定。
３、訴願決定機關所為決定有欠公允：原告直至收到訴願決定機關所為之訴願決定書後，才知訴願決定機關曾要求被告於九十二年一月十三日至訴願決定機關說明本案。然而，卻不要求原告至訴願決定機關進行陳述意見。而於原告補呈訴願補充理由書後，遲遲不為決定，直到被告於九十二年三月五日補呈訴願補充答辯書後，未考慮原告回應該訴願補充答辯書而作進一步補充說明之合理期限下，即作出訴願決定。而綜觀訴願決定書內容，係引用被告補呈之訴願補充答辯書內容。足見被告補呈之訴願補充答辯書對此訴願決定具有重要性因素。訴願制度之設立乃為確保人民權益，而非保障行政機關。訴願決定機關之前述行為，顯然未使原告受到公平之對待。故訴願決定機關所為決定有欠公允。
㈢、綜上所述，原告認為被告已承認本案與原案標的不同，被告亦已承認其所用之判斷基準並非專利法及專利審查基準所明定，被告對本案實質內容認定錯誤且被告對本案申請背景混淆不清。因此，訴願決定及原處分實有撤銷之充分理由的必要性，爰請判決如原告訴之聲明。
二、被告陳述：
１、本案「包括金屬雙環戊二烯基苯二甲藍素之光學記錄介質」係第00000000號專利申請案「金屬雙環戊二烯基苯二甲藍素及包括其之組成物」之分割案。本案所請係包括金屬雙環戊二烯基苯二甲藍素之光學記錄介質，惟包括金屬雙環戊二烯基苯二甲藍素之光學記錄介質用途之組成物或化合物已揭露於原案之申請專利範圍中。如本案申請專利範圍第四項所請雖為「一種光學記錄介質」，而原案申請專利範圍第三項所請為「一種用於光學記錄介質之組成物」，其標的「光學記錄介質」與「光學記錄介質之組成物」似同非同，惟二案所含組成物內容完全相同，且本案係為「一種光學記錄介質，其特徵在於其包括一種組成物，該組成物包括．．．」，與原案「一種用於光學記錄介質之組成物」之標的內容比較，其實質內容應為相同，故此二項範圍可謂相同，至為昭然。另本案之申請專利範圍第二及三項之光學記錄介質，亦完全揭露於原案之申請專利範圍第四項中。故本案與原案之申請專利範圍可謂重覆而無法區分，實質上非為兩個以上之發明，不符專利法第三十二條之規定，應不准予分割。至原告於九十二年一月二十四日所提申請專利範圍修正本，其係刪除申請專利範圍第一至五項中之「特徵在於其」敘述，及刪除申請專利範圍第六至十項附屬項申請。惟此修正，其實質範圍並無任何影響，亦即本案與原案之申請專利範圍仍有重覆，應不准予分割，併予說明。
２、原告之起訴理由主要係重申前訴願理由及訴願補充理由，強調本案與原案所請標的不同、實質內容不同等云云。原告一再強調兩案申請專利範圍項所請標的名稱不同，而謂兩案所請並不相同。惟如本案不准予分割處分之理由所指，本案申請專利範圍第四項所請雖為「一種光學記錄介質」，而原案申請專利範圍第三項所請為「一種用於光學記錄介質之組成物」，其標的「光學記錄介質」與「光學記錄介質之組成物」似同非同，惟兩案所含組成物內容完全相同，且本案係為「一種光學記錄介質，其特徵在於其包括一種組成物，該組成物包括．．．」，與原案「一種用於光學記錄介質之組成物」之標的內容比較，其實質內容應為相同，故此二項範圍可謂相同，至為昭然。另本案之申請專利範圍第二及三項之光學記錄介質，亦完全揭露於原案之申請專利範圍第四項中。故本案與原案之申請專利範圍可謂重覆而無法區分，實質上非為兩個以上之發明，其起訴理由應不成立。
３、起訴理由亦強調本案所請之光學記錄介質並不等同於經分割後原案所請之化合物或組成物，及本案所請之光學記錄介質係指碟片如CD-R，而分割後原案所請之化合物及組成物係指塗佈用之染料，而稱兩案所請之實質內容不同。惟仍如前述理由所指，本案與原案之申請專利範圍重覆而無法區分，實質上非為兩個以上之發明，其起訴理由應不成立。又前訴願理由末，原告稱願意配合修正申請專利範圍等云云，顯見原告亦認同其有申請專利範圍重覆之情事。
４、原告稱「專利法及專利審查基準並未規定被告前述（係指被告訴願補充答辯書）有關同一性判斷之三要素」，認為被告認事用法不當一節。惟如前述答辯理由所指，本案與原案之申請專利範圍可謂重覆而無法區分，實質上非為兩個以上之發明，至為昭然。至於被告訴願補充答辯書所提同一性判斷之三要素「⑴指定發明目的。⑵為達成發明之目的而運用自然法則之技術手段所顯示之發明技術內容。⑶發明之技術內容結果所產生之功效。」雖非為專利法及專利審查基準所明定，然而卻不失為作為同一性判斷之參考依據，原告強調非為專利法及專利審查基準所規定，僅係單純混淆事實而已，並無任何實質意義，其起訴理由應不成立。
５、綜上所述，被告之原處分並無違法，爰請判決如被告答辯之聲明。理 由
一、按「申請專利之發明，實質上為兩個以上之發明時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得改為各別申請。」固為專利法第三十二條第一項所明定，其要件必以同一之創作實質上為兩個以上之發明時，始得為之。
二、本件原告申請自其所有之第00000000號「金屬雙環戊二烯基苯二甲藍素及包括其之組成物」發明專利申請案（即原案），特定發明部分改請為各別申請案，經被告新編為第00000000號「包括金屬雙環戊二烯基苯二甲藍素之光學記錄介質」發明專利申請案（即本案）審查，認本案與原案之申請專利範圍重覆而無法區分，實質上非為兩個以上之發明，不符首揭法條之規定，乃為應不准予分割之處分。原告不服，循序提起訴願及本件行政訴訟。
三、原告於本件行政訴訟中訴稱，本案所請之光學記錄介質並不等同於經分割後原案所請之化合物或組成物，本案所請之光學記錄介質係指碟片如CD-R，而分割後之原案所請之化合物及組成物係指塗佈用之染料，兩案所請之實質內容、標的不同，為兩個以上之發明云云。惟查：
１、本案所請之「光學記錄介質」與原案之「化合物」或「組成物」就「申請標的」而言，固然不同，惟就同一性之判斷標準，即「⑴指定發明目的。⑵為達成發明之目的而運用自然法則之技術手段所顯示之發明技術內容。⑶發明之技術內容結果所產生之功效。」三要素予以判斷，本案申請專利範圍第四項所請「一種光學記錄介質」與原案申請專利範圍第三項所請「一種用於光學記錄介質之組成物」，二者指定發明目的相同、所顯示之發明技術內容相同，所產生之功效亦相同，故本案與原案申請專利範圍雖在標的記載上不同；惟客觀上其發明目的與發明技術思想之實質上並無不同，即兩者範疇上之差異在技術上並無獨特之意義，是為同一發明。至於原告主張專利法及專利審查基準並未規定被告上開有關同一性判斷之三要素，被告認事用法不當乙節。然被告於訴願補充答辯書所提出之同一性判斷之三要素「⑴指定發明目的。⑵為達成發明之目的而運用自然法則之技術手段所顯示之發明技術內容。⑶發明之技術內容結果所產生之功效。」雖非為專利法及專利審查基準所明定，然而卻不失為作為同一性判斷之參考依據，是原告強調其非為專利法及專利審查基準所規定，且被告未於原處分明確說明，違反明確性原則云云，並無任何實質意義。
２、原告於訴願階段提出申請專利範圍修正本主張，依據專利法第五十六條第三項規定及專利審查基準之解釋，本案所請之光學記錄介質係指碟片如CD-R，而原案所請之化合物及組成物係指塗佈用之染料，CD-R之記錄層可塗佈作為染料之化合物及組成物，惟作為記錄層染料之化合物及組成物本身並非CD-R；是兩案所請之實質內容不同，且為避免被告對本案申請專利範圍所載內容造成誤解，茲提出申請專利範圍修正本，將所請光學記錄介質之其他各層於各獨立項予以引述，被告應就該修正本予以審查云云。然被告對於分割案之審查，係遵守「先程序後實體之審查原則」，先確認分割後之原案與分割出之新案是否為兩個發明，若認非屬兩個發明者，則不准分割，並不進行實體審查。原告於九十二年一月二十四日所提出之申請專利範圍修正本，係刪除申請專利範圍第一至五項中之「特徵在於其」敘述，及刪除申請專利範圍第六至十項附屬項申請。惟此修正，其實質範圍並無任何影響，亦即本案與原案之申請專利範圍仍有重覆，應不准予分割。
３、原告主張由其他已公告之發明專利案可知，在本案申請之前，被告對於用於光學記錄介質的染料與包括染料之光學記錄介質的申請案，一直抱持接受並可核准專利的態度，即表示其為兩個不同之發明，而可以併案申請或改為各別申請，顯然被告就本案存有偏見，違反平等原則乙節。因本案與原案之申請專利範圍可謂重覆而無法區分，實質上非為兩個以上之發明，已如前述，且其他已公告之發明專利案之案情核與本件案情不符，且屬另案是否妥適之問題，尚難執為本件應准予分割之論據，是被告所為之處分自與平等原則無違。且各國法制不同、審查基準各異，亦即對專利之審定各具獨立性，縱原告主張本案之相對應國外專利申請案已獲得專利等情為真，亦難執為本件亦應准予分割之論據。又本件被告審查認為有不予分割之情事，而非有不予專利之情事，核與處分作成時專利法第四十條第二項：「．．．經再審查認為有『不予專利』之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」之規定不合。另被告於處分前，曾於九十一年七月八日以（九一）智專一（二）一五一二三字第○九一一二○八四二九九號函知原告：「本局對第000000000號專利分割案，即將進行再審查，．．．本案經編為第000000000號申請案，嗣後有關本案來文，務請註明上開申請案號及申請人ＩＤ，以便處理。．．．」是被告已通知原告陳述意見，自與行政程序法第一百零二條前段：「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第三十九條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會。．．．」之規定不合。
四、綜上所述，原告之陳詞均不可採，則被告依同一性之判斷標準，認本案與原案實質上非為兩個以上之發明，不符首揭法條之規定，所為應不准予分割之處分，揆諸首揭規定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告就本案應作成准予分割之處分，均無理由，應予駁回。
五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段判決如主文。
中 華 民 國 九十三 年 八 月 四 日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第 一 庭
審 判 長 法 官 徐瑞晃
法 官 李得灶法 官 吳慧娟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十三 年 八 月 四 日
書 記 官 劉道文