臺北高等行政法院判決 九十二年度訴字第二七五七號
原 告 甲○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 乙○○右當事人間因有關專利事務事件，原告不服經濟部中華民國九十二年四月二十三日經訴字第○九二○六二○九三七○號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
壹、事實概要：緣原告前於民國（以下同）八十八年四月二十六日以「鉗類工具握柄之多色襯套構造改良」向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號予以審查，准予專利。公告期間，關係人黃錦信對之提起異議，案經被告以九十一年四月十七日（九一）智專三（三）○五○五一字第○九一八九○○○八八○號專利異議審定書為異議成立，應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，復於訴願期間（九十一年八月十五日）向被告提出修正系爭專利圖式之申請，嗣經濟部以九十一年九月十日經訴字第○九一○六一二○五五○號訴願決定書駁回其訴願，被告即以九十一年十二月三日（九一）智專三（三）○五○五一字第○九一九四○○三九六○號函為「所請修正第00000000號專利申請案之圖式應不受理」之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。
貳、兩造聲明：
一、原告聲明：原告未於言詞辯論期日到場，據其提出之書狀，聲明求為判決
１、訴願決定及原處分均撤銷。
２、訴訟費用由被告負擔。
二、被告聲明：求為判決如主文所示。
叁、兩造爭點：
被告以系爭專利經被告為異議成立審定後，經原告提起訴願，亦經訴願決定駁回在案，而對原告於訴願期間向被告所請修正系爭專利申請案之圖式所為不受理之處分，有無違法？
一、原告陳述：原告未於言詞辯論期日到場，據其提出之書狀，陳述如左：
１、按系爭專利核准時專利法（以下簡稱專利法）第九十七條規定：「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」同法第一百零二條之一第一項復明定：「專利專責機關於審查新型專利時，得依職權或依申請通知申請人或異議人限期為下列各款之行為：．．．三、補充或修正說明書或圖式。」釋循法意，原告於系爭專利尚未審查確定前，依法提出圖式之修正，被告自無不受理之依據。第查：
⑴、系爭專利係第00000000號「鉗類工具握柄之多色襯套構造改良」新型專
利案，系爭專利於申請專利範圍第一項（獨立項）界定：一種鉗類工具握柄之多色襯套構造改良，鉗類之握柄裝設於長條狀體之握柄襯套；其主要特徵係該握柄襯套由一具有未貫穿之孔之第一成型體及覆蓋體熔合所組成；該第一成型體及覆蓋體之接觸面含由孔上面之平面，二側並緊接設具有圓弧形之下唇者。由於系爭專利係鑑於習用鉗類工具握柄雙色結合構造呈多階級形結合面的結合強度差及容易滲漏等問題，故開發設計出如系爭專利的新型握柄多色襯套構造，因此，系爭專利之接合面積及接合強度，直接關係到系爭專利是否具「進步性」要件之爭執重點，至為重要。
⑵、被告作成「異議成立」之審查理由係以「．．．按系爭專利經被告為異議成立審
定後，經原告提起訴願，亦經訴願決定駁回在案。所請修正第00000000號專利申請案之圖式應不受理。」訴願決定機關於訴願決定理由同樣以本件圖式修正之申請係於異議審定後的行政救濟程序中所提出，因專利案已未繫屬於被告，自無法受理原告所提之修正申請。
⑶、原告所為的圖式修正僅係釐清圖式誤記之事項而非變更申請案之實質，被告未經審酌即為不受理處分，明顯違法不當：
本院九十年度訴字第三二五號及九十年度訴字第二六一五號判決之理由均具體揭櫫：「．．．足見專利法對於申請專利範圍過廣及誤記事項之瑕疵，並非採取只要發現就不能予以專利之嚴厲立場，而係本於鼓勵發明與創作以促進產業發展的立場給予補充或修正（治癒）的機會。對於審定公告之發明專利案，專利申請人於審定異議成立，應不予專利後之行政救濟中，所呈遞申請專利範圍修正本，如僅係修正申請專利範圍過廣之情事，而非變更申請案之實質者，基於同一立法意旨，被告即有重行審酌之必要。．．．故原告修正縮限其本件申請專利範圍雖在本件被告審定之後，若符合上開規定要件，仍非法所不許，則其本件申請專利範圍經修正縮限後，是否仍非符合發明專利要件，被告即有就其所提出之修正本，實質上予以重行審查之必要（改制前行政法院八十六年判字第二二一五號判決及八十七年判字第八六三號判決意旨參照）。」從前揭本院的判決理由可以得知，縱使專利案所提的修正係於審定異議成立而應不予專利後之行政救濟中，惟只要非變更申請案之實質者，被告即有重行審酌之必要。本件原告所為的圖式修正僅係釐清圖式誤記之事項而非變更申請案之實質，被告未經審酌即為不受理處分，明顯違法不當。
⑷、被告所為「修正．．．圖式應不受理」之處分，明顯不當：
系爭專利於提出申請時，即以第00000000號「鉗類工具雙色握柄護套之雙色結合構造」新型專利案（即第00000000Ｐ○一號專利異議案的異議證據，以下稱引證案）為習用技術背景的引證前案，並經由被告實體審查後作成應准予專利之處分，系爭專利於核准公告期間，遭到關係人提出異議，並由被告為異議成立之處分。被告無論是於系爭專利的初審過程或異議審查過程中，從未提及到系爭專利之圖式存在有瑕疵或錯誤之說明。然系爭專利遭被告為異議成立之處分後，原告依法提起訴願，並於訴願理由書內容中，詳細提出有關於系爭專利相較於引證案，確實具備明顯功效增進而符合「進步性」要件之說明。惟被告針對於該訴願事件所提出的訴願答辯書，卻以「原告於申請專利時，為顯示與引證案不同，將第六圖之孔繪製為正方形，致原告稱系爭專利之接合面之面積大於引證案，應屬誤解」之答辯理由，作為反駁原告所述「系爭專利之接合面之面積大於引證案」之說辭。由於系爭專利雙色層之接合面積及接合強度，直接關係到專利案是否具「進步性」要件之爭執重點，為避免被告之誤認及釐清爭執焦點，因此原告乃於九十一年七月三十日於收到前揭被告的訴願答辯書後，主動提出專利案之圖式修正本，希望被告能夠重新以客觀及正確的角度，詳細審酌系爭專利是否具備「進步性」要件。惟被告完全未針對系爭專利所提之圖式修正本進行審酌，卻擱置等待經濟部於九十一年九月十日以經訴字第○九一○六一二○五五○號訴願決定書為訴願駁回之決定後，方以「．．．按系爭專利經被告為異議成立審定後，經原告提起訴願，亦經訴願決定駁回在案。」而為「修正．．．圖式應不受理」之處分，被告的審查作法顯然有瑕疵且不當。
２、綜上論陳，系爭專利係依專利法第一百零二條之一所提出之圖式修正，雖然該圖式修正係於審定異議成立而應不予專利後之行政救濟中，惟僅係釐清圖式誤記之事項而非變更申請案之實質，被告未經審酌即為不受理處分，明顯違法不當。特別是系爭專利係為因應被告於訴願答辯書所提之錯誤指控而提出圖式之修正，原告未客觀進行審酌及釐清爭執點，即為不受理處分，顯有不當。為此，請判決如原告訴之聲明。
二、被告陳述：
１、原告訴稱經濟部同樣以本件圖式修正之申請係於異議審定後的行政救濟程序中所提出，因專利案已未繫屬於專利專責機關，無法受理原告所提之修正申請云云。惟查本件前經關係人黃錦信提出異議後，經被告於九十一年四月十七日以（九一）智專三（三）○五○五一字第○九一八九○○○八八○號異議審定書審定異議成立，應不予專利，原告並對前揭審定書提起行政救濟，因而本件已不再繫屬被告，故所請修正圖式即失所附麗，從而被告無法受理原告之圖式修正申請，並無違誤。
２、原告復稱原告所為的圖式修正僅係釐清圖式誤記之事項而非變更申請案之實質，被告未經審酌即為不受理處分，明顯違法不當云云。查專利法第一百零二條之一第一項規定：「專利專責機關於審查新型專利時，得依職權或依申請通知申請人或異議人限期為下列各款之行為．．．三、補充或修正說明書或圖式。」即明定專利專責機關受理新型專利案說明書或圖式之修正，應於審查新型專利時為之，準此，原則上應係該新型專利申請案或其異議案繫屬於專利專責機關時，始能受理當事人所提修正之申請，如因案件審定終結等原因致其繫屬關係消滅者，因已無案繫屬，自無法受理當事人所為專利說明書或圖式之修正。易言之，對於初審審結至未提出再審查申請前、已審定准予專利而公告前、無人提出異議之公告期間內、公告期滿發證前及異議審定後等階段，均因無案繫屬於被告，被告自無法受理當事人所提之修正。而本件圖式修正之申請係於「異議審定後」之行政救濟程序中所提出，依前開說明，因其已未繫屬於被告，自無法受理原告所提之修正申請，從而被告所為本件修正圖式申請應不受理之處分，應無違誤。
３、原告又稱被告所為「修正．．．圖式應不予受理」之處分，明顯不當云云。按被告無法受理原告所提之圖式修正申請，已如前揭說明，不再贅述。退而言之，本案縱使受理原告於九十一年八月十五日所提之圖式修正申請，由第二圖所示為本案鉗類工具之立體圖，其握柄２形狀為扁長方形，相對於第六圖握柄襯套３之孔亦應為扁長方形（即上、下方較長，左右方較短），惟圖式修正本第六圖握柄襯套３之孔仍繪成上、下方較短，左右方較長之形狀，尚難配合第二圖本件鉗類工具之立體圖之握柄２套合使用，亦不合專利法第一百零二條之一第三項規定，併予敘明。
４、綜上所述，被告之原處分並無違法，爰請判決如被告答辯之聲明。理 由
一、本件原告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第二百十八條準用民事訴訟法第三百八十六條各款所列之情事，爰依被告之聲請，由其一造辯論而為判決，合先敘明。
二、按專利專責機關於審查新型專利時，得依職權或依申請通知申請人或異議人限期補充或修正說明書或圖式，而該補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正係在新型專利審定公告之後提出者，須有申請專利範圍過廣、誤記之事項或不明瞭之記載情事之一者始得為之，為專利法第一百零二條之一第一項及第三項所明定。
三、本件原告前於八十八年四月二十六日以「鉗類工具握柄之多色襯套構造改良」向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號予以審查，准予專利。公告期間，關係人黃錦信對之提起異議，案經被告審定為異議成立，應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，復於訴願期間（九十一年八月十五日）向被告提出修正系爭專利圖式之申請，嗣經濟部以九十一年九月十日經訴字第○九一○六一二○五五○號訴願決定書駁回其訴願，被告即以系爭專利經被告為異議成立審定後，經原告提起訴願，亦經訴願決定駁回在案，為「所請修正第00000000號專利申請案之圖式應不受理」之處分。原告不服，循序提起訴願及本件行政訴訟。
四、原告於本件行政訴訟中訴稱，專利法第一百零二條之一第一項規定：「專利專責機關於審查新型專利時，得依職權或依申請通知申請人或異議人限期為下列各款之行為．．．三、補充或修正說明書或圖式。」則本件系爭專利修正圖式之申請於其被異議成立後提起訴願期間提出，因仍繫屬於行政救濟階段，尚未確定，且僅係釐清圖式誤記之事項而非變更申請案之實質，被告自應受理，故被告未經審酌即為「應不受理」之處分，明顯違法云云。惟查：
１、專利法第一百零二條之一第一項規定：「專利專責機關於審查新型專利時，得依職權或依申請通知申請人或異議人限期為下列各款之行為．．．三、補充或修正說明書或圖式。」即明定專利專責機關受理新型專利案說明書或圖式之修正，應於其審查新型專利時為之，準此，原則上應係該新型專利申請案或其異議案繫屬於專利專責機關時，其始能受理當事人所提修正之申請，如因案件審定終結等原因致其繫屬關係消滅者，因已無案繫屬，自無法受理當事人所為專利說明書或圖式之修正。易言之，對於初審審結至未提出再審查申請前、已審定准予專利而未公告前、無人提出異議之公告期間內、公告期滿發證前及異議審定後等階段，均因無案繫屬於被告，被告自無法受理當事人所提之修正。而本件圖式修正之申請既係於「異議審定後」之行政救濟程序中所提出，依前開說明，因其專利案已未繫屬於被告，被告自無法受理原告所提之修正申請。從而，被告所為本件修正圖式之申請應不受理之處分，洵無違誤。
２、本院九十年度訴字第三二五號及九十年度訴字第二六一五號判決之理由固揭櫫：「．．．足見專利法對於申請專利範圍過廣及誤記事項之瑕疵，並非採取只要發現就不能予以專利之嚴厲立場，而係本於鼓勵發明與創作以促進產業發展的立場給予補充或修正（治癒）的機會。對於審定公告之發明專利案，專利申請人於審定異議成立，應不予專利後之行政救濟中，所呈遞申請專利範圍修正本，如僅係修正申請專利範圍過廣之情事，而非變更申請案之實質者，基於同一立法意旨，被告即有重行審酌之必要。．．．故原告修正縮限其本件申請專利範圍雖在本件被告審定之後，若符合上開規定要件，仍非法所不許，則其本件申請專利範圍經修正縮限後，是否仍非符合發明專利要件，被告即有就其所提出之修正本，實質上予以重行審查之必要（改制前行政法院八十六年判字第二二一五號判決及八十七年判字第八六三號判決意旨參照）。」惟從前揭本院的判決理由可以得知，專利案所提的修正係於審定異議成立而應不予專利後之行政救濟中，只要非變更申請案之實質者，被告雖有重行審酌之必要，但此尚待訴願決定機關或法院撤銷原審定或訴願決定甚或本院判決後，致該專利異議案再行繫屬於被告時，被告始能受理當事人所提修正之申請。而本件系爭專利前經關係人黃錦信提出異議後，經被告審定異議成立而應不予專利後，經原告循序提起訴願及行政訴訟，迭經訴願決定及本院判決駁回在案，是本件並未再行繫屬被告，原告所請修正圖式即失所附麗，被告自無法受理原告所提修正圖式之申請。
五、綜上所述，原告之陳詞均不可採，被告所為「所請修正第00000000號專利申請案之圖式應不受理」之處分，揆諸首揭規定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並無理由，應予駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段、第二百十八條，民事訴訟法第三百八十五條第一項前段判決如主文。
中 華 民 國 九十三 年 八 月 二十六 日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第 一 庭
審 判 長 法 官 徐瑞晃
法 官 李得灶法 官 吳慧娟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十三 年 八 月 二十六 日
書 記 官 劉道文