臺北高等行政法院判決 九十二年度訴字第三一四八號
原 告 鵝媽媽世界網股份有限公司代 表 人 甲○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）住同右訴訟代理人 丙○○
參 加 人 太易資訊股份有限公司代 表 人 乙○○右當事人間因服務標章異議事件，原告不服經濟部中華民國九十二年五月九日經訴字第○九二○六二○九九○○號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
壹、事實概要：緣參加人太易資訊股份有限公司於民國（下同）八十九年十一月八日以「Mother Goose」服務標章，指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十八類之電信加值網路傳輸「利用各種電腦設備（如電傳機、文字處理機、電腦終端機、個人電腦等）之通訊，供商業用家庭用藉電話、電子計算機、電報、電視之結合而傳輸入情報、消息」及提供國際網際網路傳輸服務，向被告經濟部智慧財產局申請註冊，經被告准列為審定第一五八七五八號服務標章（雖依九十二年十一月二十八日施行商標法第八十五條規定：自該修正施行之日起已註冊之服務標章視為商標，但以下仍稱系爭服務標章，如附圖一），嗣原告鵝媽媽世界網股份有限公司以該審定服務標章有違商標法第七十七條準用第三十七條第六、七款、十二款、十三款之規定，對之提出異議。經被告審查，於九十二年一月三日以中台異字第九一○二六○號服務標章異議審定書為部分異議不成立，部分異議駁回之處分。原告不服，提起訴願，旋遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
貳、兩造聲明：
一、原告聲明求為判決：
㈠、訴願決定及原處分均撤銷，並命被告作成異議成立之處分。
㈡、訴訟費用由被告負擔。
二、被告聲明求為判決：
㈠、駁回原告之訴。
㈡、訴訟費用由原告負擔。
參、兩造之爭點：
一、原告主張之理由：
㈠、本案系爭服務標章是對原告擁有之「Mother Goose及圖」系列標章（下稱據以異議標章，如附圖二）之惡意複製，且其使用服務是原告商標重要使用領域之一，參加人行為實屬不正當搶先註冊，依商標法第三十七條第六、七、十二款規定，及商標法修正條文第二十三條第十二款及公平交易法第三章不公平競爭第二十條第三款，以及臺灣加入WTO依「保護工業產權巴黎公約」第六條之二規定，系爭服務標章當被予撤銷註冊申請並應被禁止使用。且由附圖對比顯示，兩服務標章並沒有區別。
㈡、原告據以異議標章是擁有五十六年使用及宣傳歷史世界級著名商標，其產品及服務類別更擴及美洲、歐洲及亞洲。臺灣為貿易大國，一向與美國市場為出口導向，直接進入國際市場者亦為數不少，以「Mother Goose」在國際市場之著名程度，應為業者有所認知：
１、原告及其相關企業在美國使用「Mother Goose」商標已近百年之久，美國之「Mother Goose」商標註冊日期亦早在一九五二年二月十九日完成，其後並申請註冊多項商標，目前這一方面業務及相關商標已經歸屬於原告法定代理人名下，而且包括一九六一年於英國、一九六六年于加拿大、一九七七年于法國、一九八二年于愛爾蘭、一九八五年于德國、一九八二年于韓國等國家所註冊之「MotherGoose」商標。
２、在臺灣原告及關係企業註冊之美國「Mother Goose」商標係由原告之法定代理人及其關係企業Kessler Shoe Manufacturing Company, Inc.、KesslerMarketing Group Inc、鵝媽媽國際股份有限公司、鵝媽媽世界網股份公司等（目前該些商標已歸屬於原告法定代理人及原告名下）由七十一年起陸續在臺註冊之美國「Mother Goose」及相關商標共有四十件，類別有3、5、8、9、10、11、12、14、16、18、20、21、22、24、25、26、27、28、29、30、32、35、41、42，共24大類，是在全面性、世界性經營「Mother Goose」品牌。被告核准參加人搶註之系爭服務標章，嚴重造成公眾混淆誤認誤信其商品之性質或產地，實違反商標法第七十七條準用第三十七條第六款「使公眾誤認誤信其商品之性質或產地之虞者」，及第七款規定「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公共混淆誤認之虞者」，不得申請註冊之法則。
３、早在七十一年原告關係企業Kessler Shoe Manufacturing Company, Inc.美商吉斯勒行銷集團公司已將此著名之美國「Mother Goose」商標於臺灣註冊，於七十一年九月十六日取得第一八九五七一、一八九七一六、一八九七六六號及同年十月十六日取得第一九三九二○號商標，並刊登廣告及廣為宣傳「Mother Goose」鵝媽媽及商品。繼而於一九九五年十一月十七日於臺北舉辦鵝媽媽記者發表會，各大報章雜誌均有諸多報導「Mother Goose」鵝媽媽其商品及其「愛心、關懷、分享、溫馨、安全感、與家庭觀」之理念，掀起了一陣新聞報導熱潮，早已打出極高知名度，為消費者普遍認知。參加人作為一家地處臺灣之企業，與原告關係企業都同處一地，對於早已在臺灣地區樹立了極高知名度之「Mother Goose」系列品牌有絕對充分條件知曉。原告又於二○○○年七月七至十一日於臺北世貿舉辦之臺北婦幼用品暨啟蒙教育展更顯示原告全力全面性經營「Mother Goose」整體規劃及用心，以及不斷宣廣「Mother Goose」成為眾所週知之品牌。自二十世紀以來，進一步賦予「Mother Goose」鵝媽媽美好形象，並使這一形象得以在世界範圍內廣泛傳播因素來源正是原告及關係企業Kessler Shoe ManufacturingCompany, Inc.、Kessler Marketing Group Inc.、鵝媽媽公司及其下屬關係企業以「Mother Goose」商標商業運作以及具有人文觀念之共同努力宣傳和積極樹立的結果。「Mother Goose」知名度完全是這些企業共同努力，並賦予其作為商標之強顯著性和識別性。
㈢、由於「MOTHER GOOSE」品牌早已樹立極高商業信譽，系爭服務標章以完全相同面目出現，且使用在原告重要服務領域，該服務標章實際使用中必將引發大量消費者混淆，其誤導性不容置疑。消費者錯誤聯想必定會損害到原告著名商標之顯著性和在消費者心目中之品牌形象，無疑已對原告之合法權益構成嚴重侵犯。眾所皆知，Mother Goose源自美國，流傳久遠，且有其獨特性及風格為其文化淵源，依商標法第七十七條準用同法第三十七條第六款，不得註冊。
㈣、系爭服務標章在性質上與原告所申請之41類（第00000000號）同為通訊類別，其中更包括與電視等媒體之結合，其提供服務之基礎上均相同，為同樣服務性質。訴願決定書中所述：「被異議人早於民國八十三年註冊」，其實參加人之商標僅一項申請始於八十三年，且為商品非服務類。然原告之四項商標在臺核准日期為七十一年，比參加人足足早十二年，尤其在內容方面，參加人僅在八十四年以「鵝媽媽」之中文商標（英文商標為原告所有）出版國中英語，其內容性質實在無法與其淵源文化接合，可見其藉名易銷之目的（以其銷售量可證）。尤其現僅以搶先註冊之數個Mother Goose商標可供其生產商品或可開發範圍為其申請該服務標章項目在內容上，實在無法與原告所擁有在臺灣已核准之三十八張證書所能生產及服務項目相比。參加人掛著Mother Goose服務標章而提供其他相異內容來服務其差異性之大，無法使人認同為同類性質。以其行銷管道、場所、對象範圍來論，無論在廣告、商品買賣、行銷通路、資訊服務、工商服務等，隨時代進步，已非可侷限一偶。網際網路之發展，除可提供教育娛樂消息外，並結合廣告、行銷、服務、資訊傳撥等功能，B2C、B2B之發揮已結合傳統管道並將傳統供輸及功能更邁進一大步。因此，傳統服務及網路服務在行銷管道上、場所上及服務範圍來論實為無法分割而可識為一體。以第五款來論服務之提供者，當以合法擁有者為前提。以上所述之事實完全合乎經濟部公告之類似服務審查基準之要素，應依商標法第七十七條準用同法第三十七條第六款、第七款及第十二款，不得註冊之。
㈤、被告所述顯然牴觸商標法第七十七條準用第三十七條第六款、第七款規定；被告又稱原告所註冊之「Mother Goose」商標僅早於系爭服務標章申請註冊之日期約數月，其為錯誤判定：
１、緣被告答辯謂服務標章圖案有使公眾誤信其營業之性質、品質或「營業地」之虞者，不得申請註冊。而商標法第七十七條準用第三十七條第六款所明定為：使公眾誤認、誤信其商品之性質、品質或「產地」之虞者，不得申請註冊，而被告硬將「產地」改為「營業地」，與法規條文出入極大，明顯不符。
３、眾所皆知趙麗蓮教授來自美國，所引用之「Mother Goose」（中譯「鵝媽媽」），英語教學所使用之教材、教學法皆源自美國，來源產地甚明。再者現今系爭服務標章非中文之「鵝媽媽」商標。被告引用趙麗蓮教授之所謂中文「鵝媽媽」之名與被告核准參加人之中文「鵝媽媽」商標及眾多其他商標為「應已為一般消費者所習知」理由駁回本異議，殊不知此些商標與本案系爭服務標章案無關，兩者為非同類及類似族群、非近似、互不相關之商標（中文、英文為不相同商標）。
４、商標法規尚未修正前，中文與英文商標為不相同商標。而參加人於八十四年四月十六日先以中文「鵝媽媽」註冊商標，待核准後又於八十八年十一月日再轉換成英文「Mother Goose」註冊使用，且為不同類註冊商標（其惡意搶先註冊他人著名商標之用心可見一般）。被告現竟持用此理由證明為參加人早已註冊中文商標且用此作為核駁憑藉，其符合商標條款為何則不得而之（現異議之商標為參加人惡意搶註原告著名之「Mother Goose」服務標章）。若被告以較早商標為評斷原告異議不成立，如此可作證明，則原告之關係企業Kessler Shoe ManufacturingCompany, Inc.、美商吉斯勒行銷集團公司於七十一年就已將此馳名之「MotherGoose」商標在臺註冊，於七十一年九月十六日取得前已述及之四件，比參加人於八十四年四月註冊之中文「鵝媽媽」商標早了足足有十二年之久，同樣為非同類商標，且早已提出此證據。再者，被告所引用參加人之中文「鵝媽媽」商標，與原告之據以異議標章不近似、不相同，被告不僅不採用原告之事實依據，反以此作為異議駁回理由，其法源依據、公正性、公平性為何？如該理由可被採用為異議不成立之證據，同理可證原告所提之證明更較參加人證明多出數倍，如該理由可以引援，則可證明參加人申請之英文「Mother Goose」商標及其他中文「鵝媽媽」商標則完全牴觸商標法，依商標法第七十七條準用第三十七條第十二、十三款亦理應被撤銷，並非用以核駁原告之異議。
５、參加人與其關係企業「學道資訊有限公司」所研發之「大易輸入法」及「大易OA系列」，其內容與「Mother Goose」意義可謂風馬牛完全不相干。參加人與其關係企業以其國中英語教學光碟冠上「鵝媽媽」之名經營並獲利，其先投機取巧利用「鵝媽媽」在臺早有之知名度註冊商標，再以明知原告之商標為世界性著名商標，竟亦利用原告尚未來得及申請註冊商標之時機註冊，是不折不扣搶先註冊。商界皆知參加人及其關係企業有搶先註冊他人知名商標標章、知名「文字」之習慣。從註冊「鵝媽媽」、「佳音」、「潛能」、「地球村」（已被撤銷）、「Mother Goose」等皆是已有知名度、已是眾所皆知之商標名稱，參加人利用他人還不及註冊時機惡意搶先註冊，意圖以衝突標章之註冊或使用造成混淆，以蒙其利，其一再誤導消費者其營業服務之性質、來源及提供者。被告本應審慎明察禁止此種不當行為，應知曉原告之「Mother Goose」系列商標擁有悠久之歷史淵源及使用歷史，該系列商標亦早已在世界多國廣泛註冊，並自七十一年起陸續在臺註冊之美國「Mother Goose」及相關商標共有四十件，使用「Mother Goose」商標迄今已二十一年，且早已在國內外樹立了極高知名度，理應給予以擴大保護。又依巴黎公約第六條之二第三款（L）項中所述：行政或司法機關將決定衝突商標的註冊或使用是否為惡意（bad faith），若是，則無申請期間限制。一般而言，註冊專用權人或使用權人若知悉著名標章存在，卻意圖以衝突標章之註冊或使用造成混淆，以蒙受其利，則可判定為「惡意」。至於原告申請異議時所引用之證明，被告不僅不採用原告之證明及理由，卻以：「Mother Goose」、「鵝媽媽」因其已核准他人多項註冊而謂「Mother Goose」「應已為一般消費者所習知」，以此作為憑據來證明所採用之決定理由；以「此為消費者所熟之，應不致有使一般消費者對其產生混淆誤認之虞」，其理由之故意混淆，明顯偏頗，完全不符合商標法之立法精神及公平性。
６、被告核駁理由關於商標法第七十七條準用第三十七條第十二、十三款部份，原告於九十二年二月六日送被告訴願書已提出事實及理由，該異議之商標與原告于八十八年十一月十六日核准註冊第00000000號第四十一類「Mother Goose」商標，現與三十八類為同類商標。其中被異議商標其更特別註明，借與電視結合供家庭及商業用，已涵蓋通訊之所有類別，已跨越三十八類所有系列，明顯違反商標法第七十七條準用第三十七條第十二款及第十三條不得註冊，系爭服務標章理應被撤銷註冊並應禁止使用。
㈥、歷次參加人所提供被告之證據資料顯示：
１、如87-EXP-09：經濟部工業局「軟體五年發展推動計劃」，產品名稱：鵝媽媽初級英語計劃申請書中強調：本產品為依據英美國之初級英語標準教材系列之專業製作，海外據點國家：美國。而刊登於一九九五年七月三十一日之資訊新聞周刊／軟體、同年八月二日聯合報等廣告中，參加人數次強調其產品取名「鵝媽媽」，即是對早期在英語教學上貢獻甚具之趙麗蓮教授表達崇敬之意，及來自美國之「鵝媽媽」長期以來代表生動、活潑而持用之。上述足以證明參加人早知道「Mother Goose」來自美國，而其亦多次對外表示其產品服務性質、來源及提供者均以美國為主，以混淆消費者誤認其為源自美國之「Mother Goose」。茲證明已完全違反商標法修正條文第二十三條第十一款之有致公眾混淆誤認之虞，係指「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」。
２、由參加人所提交之報章雜誌廣告宣傳顯示：其於八十四年至八十九年間六年內所舉證之簡報資料僅二十二筆，其中有多筆僅以短訊消息發布及免費贈送「鵝媽媽」CD片，六年內僅以此非密集性而少量之文宣，而證明該商標為其所推廣，實無法令人置信。原告於八十四年十一月份在晶華酒店舉辦之「Mother Goose」記者招待會及在報章、雜誌及電視上所報導之盛況，均超越其甚多。
３、參加人所提供資料中之銷售事蹟：參加人所提供者以其註名「大易輸入法」、「大易OA系列」者為數不少，佔其證據中之大部份，此資料與本案無關。僅以「鵝媽媽國中英語」部份論述，參加人在向經濟部工業局申請「軟體五年開發動計劃」申請補助時以強調依據英美初級英語標準教材編輯，及在眾多報章雜誌上引用來自美國採用美國「Mot er Goose」教學法之趙麗蓮教授而命名，利用其原有知名度及來源以致於其產品銷售量大增，為其不爭之事實。
㈦、臺灣已加入WTO並為APEC會員國，基於八十九年三月決議會員國應遵守WIPO決議及一九九九年十一月WIPO關於著名商標保護規定聯合備忘錄及入會宣示為維護市場公平競爭所修正商標法之規定，被告依照本國法律及該國際公約對著名商標給予擴大保護，保護力度應當超過對一般商標保護力度。綜觀國際，我國既是會員國理應遵守國際公約。被告擁有核准、評定、審定裁決之權，而不予以導正商標之正確性、公正性，公平性實無法令人信服。遵循該公約對著名商標之保護精神，惡意複製原告著名商標「MOTHER GOOSE」之本案系爭服務標章當被予以撤銷註冊並應被禁止使用。綜前所述，訴願決定及原處分之認事用法顯有違誤，依商標法第七十七條準用同法第三十七條第六、七、十二款、新修正商標法之第二十三條第十二款及公平交易法第三章不公平競爭第二十條第三款之條文，應予撤銷註冊之。
二、被告主張之理由：
㈠、查商標法第七十七條準用第三十七條第六款之適用係指服務標章本身有使人誤認其所表彰之營業性質、品質或營業地而言；原告所提異議申請並未檢具相關證據理由，說明本件系爭服務標章本身如何有使人誤認其所表彰營業之性質、品質或營業地之虞，僅以本件服務標章有使人誤認其所表彰之來源或提供者為由，難謂有本款規定之適用。
㈡、本件原告固主張外文「Mother Goose」為其首先使用，該據以異議之MotherGoose商標已是眾所周知之品牌，系爭服務標章之申請註冊，有違前揭法條之規定云云。惟查「Mother Goose」、「鵝媽媽」作為商標或服務標章使用，除早期趙麗蓮教授於其主持推廣之英語教學節目扮成鵝媽媽，被推崇暱稱為鵝媽媽而為消費者耳熟能詳外，國內一般業者以之作為商標或服務標章圖樣申請獲准註冊於各類商品或服務者亦所在多有，有被告商標圖樣名稱資料列印附卷可稽。「Mother Goose」、「鵝媽媽」應已為一般消費者所習知。且觀諸原告所檢送據以異議商標之行銷使用資料，除廣告宣傳之份數不多外，其日期亦僅早於系爭服務標章申請註冊之日期約數月，難謂其所表彰之商品品質或來源主體之特殊識別性已為國內消費者所普遍認知。
㈢、復據參加人檢送之證據資料觀之，參加人早於八十三年即相繼以「鵝媽媽」、「Mother Goose」作為商標或服務標章圖樣申請註冊，並獲准取得註冊第六八三九
六六、七六一五一四、八九六九五○號及註冊第九二三七號等多件商標或服務標章專用權。與關係企業「學道資訊有限公司」合併經營研發「大易輸入法」、「大易OA系列」，銷售「鵝媽媽國中英語」等教學光碟系列產品，於全省北、中、南均設有代理經銷商，廣為各國中、小學採為英語教學教材，並自八十四年起，持續於中國時報、工商時報、民生報、聯合報、兒童日報等國內知名報紙及資訊新聞周刊、電腦光碟等期刊雜誌刊登廣告密集宣傳促銷，凡此有其檢送與廠商往來之發票、各級學校採購單、訂購單；授權書、報章雜誌廣告等證據資料影本附卷可稽。該標章所表彰之信譽與知名度，應已超越據以異議標章而為國內消費者所熟知。從而本件系爭審定第一五八七五八號「Mother Goose」服務標章之申請註冊，指定使用於電信加值網路傳輸「利用各種電腦設備（如電傳機、文字處理機、電腦終端機、個人電腦等）之通訊、供商業用家庭用藉電話、電子計算機、電報、電視之結合而傳輸入情報、消息」。提供國際網際網路傳輸服務，揆諸上開說明，應不致有使一般消費者對其所表彰產生混淆誤認之虞，尚無前揭法條規定之適用。
㈣、「提出異議者，應以異議書載明事實及理由，並附副本，檢送商標主管機關」，為商標法第七十七條準用第四十七條第一項所明定，又同法第十三條第一項前段復明定：「關於商標之申請及其他程序，延誤法定或指定之期間者得予以駁回」。查本件原告於原異議申請書固書明主張法條為商標法第七十七條準用第三十七條第六、七、十二、十三款，惟於事實及理由欄僅敘明有關第六、七款之規定，
十二、十三款部分則未附詳細事實及理由，嗣於九十一年八月二十日補充證據理由時亦未一併補正，該部分既未附詳細事實及理由，原處分就其所請予以駁回，並無不合。綜上論述，被告原處分，洵無違誤，原告之訴應予駁回。
三、參加人主張之理由：參加人之公司為一資訊公司，並致力推廣國內英語教學，於商標知名度的宣傳上曾經辦過幾十場的說明會且花費許多金錢作文宣廣告，故參加人之商標於國內係屬著名商標，本件參加人之商標與原告商標應不會使消費者產生混淆誤認。
理 由
甲、本件事實經過：參加人於八十九年十一月八日以「Mother Goose」服務標章，指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十八類之電信加值網路傳輸「利用各種電腦設備（如電傳機、文字處理機、電腦終端機、個人電腦等）之通訊，供商業用家庭用藉電話、電子計算機、電報、電視之結合而傳輸入情報、消息」及提供國際網際網路傳輸服務，向被告經濟部智慧財產局申請註冊，經被告准列為審定第一五八七五八號服務標章，嗣原告鵝媽媽世界網股份有限公司以該審定服務標章有違商標法第七十七條準用第三十七條第六、七款、十二款、十三款之規定，對之提出異議。經被告審查，於九十二年一月三日以中台異字第九一○二六○號服務標章異議審定書為部分異議不成立，部分異議駁回之處分此有系爭商標註冊資料、異議申請書及審定書等件為證，並為兩造所不爭執，堪認為實。
乙、本件應適用之法規：
一、本件系爭商標係於八十九年十一月八日核准註冊，其註冊時應適用八十六年五月七日修正公布，八十七年十一月一日施行商標法，但本件異議審定係於九十一年一月三日完成，異議審定時之商標法為九十一年五月二十九日公布施行，依當時之同法七十七條之一第一款商標異議案件適用異議審定時之規定，自應認用九十一年五月二十九日公布施行之商標法，合先敘明。
二、雖研究行政訴訟學者或教科書就行政法院審理各種類之行政訴訟，分列各種訴訟之違法判斷基準時，但該判斷基準僅係為處理行政訴訟之便宜，從大多數行政訴訟案件歸類之概略準則，並非不變之行政訴訟法理或行政訴訟法規之明文規定，是以若行政實體法規另有規定者，自應從其規定，殊無置行政實體法規不顧，反依上開學說見解選擇適用之法規，原告主張九十二年十一月二十八日施行之商標法第二十三條第十二款所增訂商標不准註冊：「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」之事由云云，本院自無庸斟酌，先此敘明。
丙、程序方面：
一、按「提出異議者，應以異議書載明事實及理由，並附副本，檢送商標主管機關」，為商標法第七十七條準用第四十七條第一項所明定。又「關於商標之申請及其他程序，延誤法定或指定之期間者得予以駁回」同法第十三條第一項前段固定有明文。查被告以本件審定第一五八七五八號「Mother Goose」服務標章異議事件，原告於異議申請書主張之法條雖載有商標法第三十七條第六、七、十二、十三款，惟於事實及理由欄僅敘明有關第六、七款之規定，就第十二、十三款部分則未敘明事實及理由，嗣於九十一年八月十五日補充證據理由時仍未予補正，爰就第十二、十三款部分，依首揭商標法之規定，異議駁回。
二、惟依據當時商標法施行細則第三十八條第三項規定：「商標主管機關通知註冊申請人及其商標代理人答辯時，應檢附異議書副本及相關證據等附屬文件。異議之事實及理由有不明確或不完備者，商標主管機關得通知異議人限期補正；於審定商標公告期間內，異議人得變更或追加其主張之事實及理由。」足見異議之事實及理由有不明確或不完備者，應經商標主管機關通知異議人限定期間補正，且商標主管機關之通知應明確諭知補正之事項，並經合法送達後，若遲誤該期間，始得認定異議人延誤指定期間，而予以駁回。經查，本件原告於異議階段之九十一年八月十五日補充證據理由雖於主旨說明係遵照被告九十一年八月十二日電函通知補呈資料等文句。但查，該電函究有無限定期限命原告補正，其通知之內容是否命原告補正第十二、十三款部分未敘明之事實及理由等事項，原處分卷並未有任何書面證據，應係承辦人員以電話通知，自難以遽認原告延誤指定期間，被告就異議駁回之理由，固有未合。
三、但原告申請異議事項是否符合第十二、十三款之事由，係屬法律適用之問題，並無涉及專業判斷，玆不經發回重為審定，逕予實體審認原告之訴，以省行政救濟之勞費，是以本判決仍對申請異議事項是否符合第十二、十三款之事由加以實體審理，合先敘明。
丁、實體方面：
壹、原告起訴意旨略謂：按原告據以異議標章是擁有悠久歷史之世界級著名商標，具顯著性與識別性，以「Mother Goose」在國際市場之著名程度，參加人必有所認知。由附圖對比顯示，兩服務標章並沒有區別，參加人實屬惡意複製。又系爭服務標章在性質上與原告所申請之41類（第00000000號）同為通訊類別，其中更包括與電視等媒體之結合，其提供服務之基礎上均相同，為同樣服務性質。被告稱原告所註冊之「Mother Goose」商標僅早於系爭服務標章申請註冊之日期約數月，其為錯誤判定。依商標法第七十七條準用同法第三十七條第六、七、
十二、十三款之條文，應予撤銷註冊云云。
貳、玆分述如下：
一、關於第六款部分：
㈠、按「服務標章圖樣有使公眾誤信其營業之性質、品質或產地之虞者，不得申請註冊，為審定時商標法第七十七條準用第三十七條第六款所明定。
㈡、查商標法第七十七條準用第三十七條第六款之適用係指服務標章本身有使人誤認其所表彰之營業性質、品質或營業地而言；蓋服務標章並無產地，是以該條所謂之產地，在服務標章應為營業地，如此解釋始合於法律準用之原則，原告誤以為被告錯引法條云云，殊屬誤解。則由原告所提異議申請並未檢具相關證據理由，說明本件系爭服務標章本身如何有使人誤認其所表彰營業之性質、品質或營業地之虞，僅以本件服務標章有使人誤認其所表彰之來源或提供者為由，難謂有第六款規定之適用。
二、關於第七款部分：
㈠、服務標章圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊，為審定時商標法第七十七條準用第三十七條第七款所明定。所稱「著名之商標或標章」，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言，復為商標法施行細則第五十條準用第三十一條第一項所明定。所謂「有致公眾混淆誤認之虞」，係指服務標章圖樣有使一般消費者對其營業服務之性質、來源或提供者發生混淆誤認之虞而言。
㈡、惟查「Mother Goose」、「鵝媽媽」作為商標或服務標章使用，除早期趙麗蓮教授於其主持推廣之英語教學節目扮成鵝媽媽，被推崇暱稱為鵝媽媽而為消費者耳熟能詳，是以「鵝媽媽」僅因趙麗蓮教授使用於其主持推廣之英語教學節目扮成鵝媽媽使用而著名，其他商品或服務以「鵝媽媽」為商標者，殊難謂著名，而原告與趙麗蓮教授於其主持推廣之英語教學節目之鵝媽媽無關，此為原告所不爭之事實，是本件與眾所週知趙麗蓮教授使用於其主持推廣之英語教學之「鵝媽媽」，殊屬無關，先此敘明。
㈢、本件原告固主張外文「Mother Goose」為其首先使用，該據以異議之MotherGoose商標已是眾所周知之品牌，系爭服務標章之申請註冊，有違前揭法條之規定云云。惟觀諸原告於異議階段所檢送據以異議商標之在國內之行銷使用資料，僅日期為八十九年七月七日至十一日之展覽會及八十九年六月號之禮品雜誌（原處分卷原告異議證據附件四、五），原告所舉使用證據，除廣告宣傳之份數不多外，亦僅早於系爭服務標章申請註冊之八十九年十一月八日日期約數月，難謂原告所表彰之商品品質或來源主體之特殊識別性已為國內消費者所普遍認知。至於原告於提起本件行政訴訟後，所提之八十四年十一月十七日記者會及剪報（附件十二）及附件十三之禮品世界雜誌共有一九九五年十期號、一九九七年十一月號、一九九九年六月號、二○○○年六月號，均僅係記者會及相關報導或廣告，但並無任何銷售之統一發票，所以據以異議商標，縱有使用亦僅上開宣傳所使用之服飾配件玩具、禮品等商品為人所知悉，但並未達到國內消費者所普遍認知之程度，系爭服務標章並非著名服務標章。
㈣、復據參加人檢送之證據資料觀之，參加人早於八十三年即相繼以「鵝媽媽」、「Mother Goose」作為商標或服務標章圖樣申請註冊，並獲准取得註冊第六八三九
六六、七六一五一四、八九六九五○號及註冊第九二三七號等多件商標或服務標章專用權。與關係企業「學道資訊有限公司」合併經營研發「大易輸入法」、「大易OA系列」，銷售「鵝媽媽國中英語」等教學光碟系列產品，於全省北、中、南均設有代理經銷商，廣為各國中、小學採為英語教學教材，並自八十四年起，持續於中國時報、工商時報、民生報、聯合報、兒童日報等國內知名報紙及資訊新聞周刊、電腦光碟等期刊雜誌刊登廣告密集宣傳促銷，凡此有其檢送與廠商往來之發票、各級學校採購單、訂購單；授權書、報章雜誌廣告等證據資料影本附於原處分卷可稽。該標章所表彰之信譽與知名度，應已超越據以異議標章而為國內消費者所熟知。從而本件系爭審定第一五八七五八號「Mother Goose」服務標章之申請註冊，指定使用於電信加值網路傳輸「利用各種電腦設備（如電傳機、文字處理機、電腦終端機、個人電腦等）之通訊、供商業用家庭用藉電話、電子計算機、電報、電視之結合而傳輸入情報、消息」。提供國際網際網路傳輸服務，揆諸上開說明，應不致有使一般消費者對其所表彰產生混淆誤認之虞，尚無前揭法條規定之適用。
㈤、綜上所述，據以異議商標並非著名商標，系爭服務標章自無審定時商標法第七十七條準用第三十七條第七款規定之適用。
三、關於第十二、十三款部分：
㈠、按「十二、商標圖樣相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者，」「
十三、以他人註冊商標作為自己商標之一部分，而使用於同一商品或類似商品者。」不得申請註冊，為異議審定時商標法第三十七條第十二、十三款所明定。該條十二款之規定係以近似為前題，但十三款則不須證明二商標是否近似，只須以他人註冊商標作為自己商標之一部分即該當之。但二者均以「使用於同一商品或類似商品者」為限。又所謂類似商品，依同細則第十五條第二項之規定，應依一般社會通念，市場交易情形，並參酌該商品之原材料、用途、功能、產製者、行銷管道及場所或買受人等各種相關因素判斷之。
㈡、再按類似商品之認定，應綜合⑴、商品之用途功能；⑵、商品之行銷管道、販賣場所；⑶、商品之原料、成分；⑷、商品與零組件之關係；⑸、商品之買受人；
⑹、商品之製造者；⑺、其他足認為類似商品之相關因素等，綜合判斷之。另商標法施行細則所訂定之商品分類，固僅係基於行政管理及檢索之便利而為之分類，非謂同一類別之商品，即當然為類似商品，亦不得僅以指定商品分屬於不同類別，而逕可認定其非為類似商品。此有前行政法院八十七年判字第二二七一號意旨可參。又原處分機關於八十七年四月八日以台商九八○字第二○四九九七號函所公告之「類似商品及類似服務審查基準」，該商品彙編之商品名稱歸類，係列入原處分機關之註冊上商品或服務類別登記之項目，上開商品分類表及商品彙編，既係基於行政管理及檢索之便利，作為所屬審查人員執行職務之依據，自屬行政規則之一種，而具有法規範效力，仍應列入認定是否類似商品之重要考量因素，殊不可置上開商品分類於不顧，而逕取上開應綜合判斷相關因素之任何一項，即遽予認定為類似商品。
㈢、經查原告或其前手以「Mother Goose」作為商標或服務標章圖樣申請獲准註冊於各類商品或服務者，包括九、四一、三五‧‧‧‧等等，林林總總、各式各樣，但沒有任何指定使用於第三十八類，此有被告商標圖樣名稱資料列印附於原處分卷可稽。但本件系爭審定第一五八七五八號「Mother Goose」服務標章之申請註冊，係指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十八類之電信加值網路傳輸「利用各種電腦設備（如電傳機、文字處理機、電腦終端機、個人電腦等）之通訊、供商業用家庭用藉電話、電子計算機、電報、電視之結合而傳輸入情報、消息」，提供國際網際網路傳輸服務等等，系爭商標與據以異議商標二者顯已不同。再依一般社會通念，市場交易情形，並參酌該商品之原材料、用途、功能、產製者、行銷管道及場所或買受人等各種相關因素判斷之，二者更大不相同，殊難遽認據以異議商標與系爭商標所指定之商品或服務名稱係屬相同。
㈣、原告指出系爭服務標章在性質上與其所申請據以異議商標其中之審定第00000000號服務標章所指定之服務名程為四十一類均為通訊類云云，惟查原告所指第00000000號服務標章指定之服務名稱為影片、唱片，錄音帶、錄影片、碟影片、伴唱帶等製作及發行，電台及電視電育樂節目之策劃、製作等等，此有第00000000號股權註冊簿附於原處分卷可稽，綜合商品之用途功能；商品之行銷管道、販賣場所；商品之原料、成分；商品與零組件之關係；及商品之買受人；商品之製造者；等等商品之相關因素等，綜合判斷之。二者均非使用於同一商品或類似商品者，應可認定。
㈤、綜上所述，系爭服務標章與據以異議商標為非使用於同一商品或類似商品者，自無異議審定時商標法第三十七條第十二、十三款規定之適用。
戊、從而，被告依首揭規定，為異議不成立部分，並無不合。訴願決定遞予駁回，亦無違誤，原處分為異議駁回部分及訴願決定書該部分維持原處分部分，與本判決理由雖相異，但該異議駁回部分與本件判決之實體審認後結論並無不同，均應予維持。本件原告之訴為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如
主文。中 華 民 國 九十三 年 九 月 三 日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第 五 庭
審 判 長 法 官 張瓊文
法 官 帥嘉寶法 官 劉介中右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十三 年 九 月 三 日
書記官 黃明和