臺北高等行政法院判決
92年度訴字第3169號原 告 甲○○訴訟代理人 楊延壽律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 丁○○
丙○○兼送達代收己○○
參 加 人 乙○○訴訟代理人 陳啟舜律師（兼送達代收人）複 代理 人 戊○○上列當事人間因發明專利異議事件，原告不服經濟部中華民國92年5月8日經訴字第09206209660號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：原告於民國90年7月27日以「在射出時防止拉鍊上下枳偏位之製造方法」（下稱系爭案）向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，參加人以其不符發明專利要件，對之提起異議，案經被告審查，於91年12月17日以（91）智專三（三）05052字第09189002672號專利異議審定書為異議成立，應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
訴願決定及原處分均撤銷。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭案是否有違核准時專利法第20條第2項之規定而不符發明專利要件？㈠原告主張之理由：
⒈系爭案之專利特徵如申請專利範圍第1項所述，在鏤空拉
帶（11）時，在薄膠片（13）位置沖出一鑲孔（14），但須保留拉帶內側邊的經帶（索）（111），此經帶（111）即是固定鍊齒（12）的徑向直帶，由於鑲孔（14）不是開放性的開口，所以拉帶（11）在拉力影響下，經帶（索）產生抗拉作用，使膠片（13）部位不會受到拉力而產生扭曲變形，如此一來即能使拉帶（11）與模具之上、下枳模穴精確對位以利於射出成型。由前述特徵中可知系爭案的特點在於在薄膠片（13）位置沖出一鑲孔（14），而不將經帶（111）予以沖斷，使得膠片（13）經得起抗拉作用而不變形，使成形之下枳檔正確位在膠片內側緣，且底部能完全包封而不被拉帶分隔者。
⒉由於異議證據附件一型錄第38頁揭示的拉鍊產品中，可以
發現其小圓沖孔的目的係在於使下枳檔在射出成形時，透過沖孔而使上下層能連結為一體，以避免因拉帶（11）介於下枳檔中央而使上下層易於剝離或斷裂，為進一步說明，原告以圖式說明解說，如所提附件一之Ａ圖係表示拉帶上的膠片（13）尚未有任何加工作業，而Ｂ圖則揭示拉帶
（11）的膠片（13）上已沖設出小圓沖孔，在Ｃ圖中則顯示出下枳檔（15、16）在射出後是位在膠片（13）之內側緣且將小圓沖孔包覆在內，最後如Ｄ圖所示膠片經由截斷後而完成加工，此時完成射出的下枳檔（15、16）是穿透小圓沖孔而使上下層連結在一起，即如Ｅ圖所示。據此以避免二層體間產生剝離，因為下枳檔（15、16）的中間完全被拉帶（11）介入，如果沒有小圓沖孔就會使下枳檔很快地造成剝離，此技術為早期已公開的技藝。惟使用中發現下枳檔（15、16）的底端摩擦機率很大，特別是下枳檔
（15）因常須入於另一下枳檔（16）內，所以底端摩擦機會最大，除此之外，如果以外力（如Ｆ圖白箭頭）針對下枳檔（15、16）的底端往外剝開就易使上下層體分離，而造成此問題的原因即在於下枳檔的底端被拉帶（11）分隔為兩半（如Ｆ圖黑箭頭所指），所以底端的抗力及抗摩擦效果降低。
⒊由前述可知參加人的舉證是傳統的下枳檔拉鍊製造，其功
能不如系爭案說明書圖式一至四圖所示的習式拉鍊。而系爭案係要克服前述之問題點，其特徵已在前述申請專利範圍第1項中已說明，其由系爭案之第八至十一圖中可發現在膠片（13）上沖出的鑲孔（14）面積大於前述小圓沖孔甚多，而且是下枳檔（15、16）無法完全包覆的，所以在下枳檔（15、16）成形後的底端並無拉帶（11）介入，因此底部是封合的，這可由第十二圖所示獲知。由於系爭案之下枳檔底端結構能抵抗外力及耐摩擦力，因此使用效果優於傳統及習式，故有功效上增進。由於系爭案之鑲孔與舉證資料之小圓沖孔，不論在作用原理、請求趣旨不同外，功能上亦以系爭案優於習式。惟被告以系爭案鑲孔（14）為單純之形狀置換及為熟習該項技術者所能輕易達成，而以不具進步性要件而予以撤銷，顯與事實完全不符。
⒋在工業技術上，以後見之明的手段要將圓孔移位、變形與
改變大小，當然並非難事。被告所謂系爭案鑲孔與證據一圓孔之間乃單純的形狀置換與鑲孔大小之選擇，該論述中並無任何的舉證或是以合理的邏輯來說明，證據一如何於所揭圓孔之形狀、大小置換、選擇後能達到系爭案所訴求之功效。謂進步性要件者，並非以工業技術上設置鑲孔之難易作為判斷，在判斷系爭案之發明是否符合進步性要件時，應視創作人將此一鑲孔之技術運用於製造方法之中所能達成的效果來進行審視。並且對於專利範圍中鑲孔實施之部位、結構形狀、大小是否對產業之功效有所影響或是否能有效的解決習知技術中所存在的問題點來進行客觀的判斷。因此，訴願決定之理由乃後見之明，違背了專利要件審視之基本原則。
⒌系爭案專利範圍中明確的揭示出其專利特徵乃針對一種特
定拉鏈枳檔的製造流程中，利用一特別限定的沖孔方法使得由特定拉鏈枳檔的製造流程中製造出之拉鏈枳檔的良率提升。然而，被告判讀系爭案專利範圍之方式卻斷章取意，將撰寫於其「特徵在於：」之前的限定條件予以忽略，僅以「特徵在於：」之後的撰述來與證據一比對，顯然已曲解了系爭案之原意，將系爭之限定實施於「其特徵在於：」前的要件予以忽視，此種審視方式已失專業與公信。依照被告審視，系爭案之申請專利範圍主請求由被告解讀成「舉凡在拉鏈帶上打洞，而不將經帶打斷者」均為系爭案之申請專利範圍的主請求，此種錯誤解讀專利範圍之方式顯然曲解並擴大了系爭案的原意，原告認為被告對專利範圍之誤錯解讀已導致原告權利受損。事實上系爭案於專利說明書中，已清楚明白的闡明撰寫於其「特徵在於：」之前者所產生的問題，並且於說明書及圖式中詳盡的予以記載。
⒍最早先之拉鏈下枳檔的結構，其具有諸多之結構弱點，易
產生斷裂、彎折等現象。然而，為了改善拉鏈下枳檔之結構弱點，習有技術中即於拉鏈下枳檔中原本易產生結構弱點之處設置結構強化點有如《發明標的說明（2）》所示
Ａ、Ｂ、Ｃ三處，使得拉鏈下枳檔原本易斷裂、彎折處具有更強的抗破壞力。而《發明標的說明（2）》所揭結構之製造過程如《發明標的說明（3）》所示，該製造過程乃為理想之狀態者，於實際產業製造時往往會發生如《發明標的說明（4）》所揭露之問題。因此，系爭案即藉由《發明標的說明（5-1）~（5－8）》的製造方法來產生良率更高之拉鏈下枳檔。其中，系爭案之製造方法與習有之製造方法之不同處在於《發明標的說明（5-5）》，但該看似一簡單的改變即可以使得拉鏈下枳檔之生產良率有顯著的提高與進步。也因此系爭案於申請專利範圍第１項之內容乃將不同於習有之製造方法撰述於「其特徵在於：」之後，以清楚、明確的界定出系爭案之專利訴求。然而，證據一所實施之對象並不屬於具有結構強化點之拉鏈下枳檔，被告將二者結構特性、製造方法不同之拉鏈下枳檔相作比對，其比對結果當然為外觀表徵之不同而已。
⒎原告認為由被告之論述中明顯可知，被告於訴願審究時並
未對證據一所揭露之四個圓孔以及該圓孔存在於拉鏈產製過程中的意義進行了解，依然認為兩者間僅單純形狀、大小之差異。尤其是審究過程中並無任何有關證據一功效之分析與查證，或著有任何功能性比對之論述，其駁回內容僅為論述系爭案不會產生的缺點由證據一的實施中同樣的不會具有此項缺點，而非指出證據一如何揭露系爭案之功效為習知，被告並未對證據一所揭圓孔以及系爭案鑲孔之功能、作用、功效與實施之意義進行客觀比對，不知被告是依據何種理由與邏輯來分析出系爭案未能增進功效。如附件二之反證推論中即可清楚得知，證據一之證據力根本不足以認定系爭案不具進步性要件。其次，被告亦無求證證據一所揭圓孔存在於拉鏈技術中之作用與意義，且亦無提出任何佐證資料得證明證據一所揭露者乃與系爭案屬於同一種製造手段之領域。
⒏查系爭案在申請專利範圍第1項第（4）步驟中已強調只能
有一鏤空鑲孔，另在申請專利範圍第1項的「其特徵在於：」處也記載了薄膠片位置沖出一鑲孔，由此可知，系爭案的鑲孔只能設置一個，不能以二個實施（二個或二個以上都無法實施）。次查，異議證據一第38頁中間圖式的拉帶薄膠位置設置二小圓孔，其居然能以二小圓孔來實施，顯然就與系爭案只能以一鏤空鑲孔的實施就有所不同。系爭案的拉帶必須在鑲孔位置切斷，在申請專利範圍第1項第（8）步驟中已強調沿著鑲孔橫向切斷。換言之，系爭案在下枳射出成型後，必須在鑲孔位置橫向切斷，所以鑲孔的另一目的就是要便於切斷。惟查，證據一之拉帶薄膠在射出下枳後，卻不能在小圓孔位置橫向切斷，如果是在小圓孔位置橫向切斷，必造成如附件三所示的不堪使用狀況。因此，證據一小圓孔不能供切刀切斷的構造確實與系爭案不同。
⒐系爭案之鑲孔是一大的鏤孔，並非小圓孔，又鑲孔能使射
出成型的下枳底端沒有拉帶界入。析言之，下枳（即公枳、母枳）的底部是一體結合，而沒有拉帶將其分隔為上下兩層，有如所提附件四所示，由於系爭案下枳底端沒有分隔為上下兩層，所以牢固性較強、結構強度提高、使用壽命較長，此在所提附件二說明書第8頁第3段即有說明。但證據一下枳（即公枳、母枳）的底部非一體結合，而是被拉帶分隔為上下兩層，所以下枳底部受到外力剝除時就容易裂開。參加人謂證據一的二小圓孔在供下枳射出成型前是供模具內的定位栓穿入定位用，以避免拉帶受拉力影響而變形，惟系爭案的鑲孔並不是供模具內的定位栓穿入定位用，而是藉由經帶的保留使拉帶及鑲孔不致受拉力影響而變形，顯然二小圓孔與鑲孔的作用是不同的，而經帶的功能也與二小圓孔無關。
⒑系爭案之鑲孔保留經帶的目的在於避免拉帶受拉力影響而
造成鑲孔變形，如此才能使鑲孔與模具之模穴精確對位，使下枳正確射出成型在拉帶上，此在系爭案說明書之發明背景及圖式第一至四圖中有詳細介紹。而由背景介紹中可知，系爭案是在於解決習式鑲孔未保留經帶所造成的鑲孔變形問題，並不是用來解決習式拉帶薄膠位置的二小圓孔。換言之，系爭案之發明不是用來解決習式拉帶薄膠所設的二小圓孔，因此將二小圓孔與系爭案之鑲孔指為技術手段相同是錯誤的。
⒒審查專利有無進步性時，應該先研讀該份專利說明書全文
與圖式，並在瞭解該項專利之請求作用、目的、功能以及請求趣旨後，再與先前技藝進一步比較。又，申請專利範圍之解讀應以整體觀之，若是符合專利申請要件，即應受到專利法保護，申言之，申請專利範圍之正確解讀就是整體觀察，亦即專利法上的「一句話原則」，也就是每一項權利請求項的內容應視為是各自獨立的一個整體，然後與先前技藝比較並分辨出差異點，再判斷是否有可專利性。因此在判斷時不能將權利請求項的個別步驟或是元件拆解開來，然後以各個步驟或是元件分別為習知技術來加以駁斥。以系爭案而言，由說明書背景及圖式中可知拉帶之鑲孔作用、目的及請求趣旨不同於證據一之二小圓孔及權利請求項的製作步驟與證據一又完全不同的情況下，其特徵中的鑲孔保留經帶技術就具有新穎及進步性要件。
⒓系爭案雖在鑲孔保留了經帶，但此鑲孔並非證據一之二小
圓孔，在此孔非彼孔的情況下，鑲孔保留了經帶就有其特殊的作用及目的，而且功效上具有增進，如習式拉鍊上下枳在射出成型後會有15～20%之不良率。惟使用系爭案發明技術後，不良率可降至3/1,000以下，故絕非如同被告所指是種單純之形狀置換，乃至鑲孔之大小選擇，未能增進功效，而認系爭案不具進步性。況且，系爭案產品經台灣區拉鏈工業同業公會初步評鑑，以及與證據一之實物產品比較後，確實公認是一項功能增進之發明。
⒔在系爭案申請後，也同時向中國大陸及美國申請發明專利
，目前已取得中國發明專利號ZL00000000.1證書，美國發明專利亦剛獲審查核准，目前正待領證中，又於美國專利審理期間曾遭美國專利商標局引證前案US 5,536,343專利案作為核駁的依據，此前案特徵與證據一相同，但經由原告提出答辯後，旋即獲得美國專利商標局准予專利。顯然地，對於證據一的二小圓孔與系爭案的鑲孔在作用、目的及功能方面的判斷，美國專利商標局與被告則持有不同的看法與論點，雖然前揭二國專利審查資料只能作為本國專利審查時的參考，但對於前述鑲孔及小圓孔設置在拉帶薄片上的技術，卻有著與被告不同的審究結果，因此被告對於系爭案鑲孔及證據一小圓孔之間的技術理應重新判斷。
㈡被告主張之理由：
⒈原告強調系爭案申請專利範圍第1項在膠片（13）上所沖
出之鑲孔面積大於異議證據一之小圓沖孔，所以其具有較好的下枳檔功能，能有較好的抵抗外力及耐擦力。惟查系爭案的特徵僅為「鑲孔（14）保留有拉帶內側邊經帶（索）（111）」，此種結構特徵與異議證據一之結構特徵相同，其亦在膠片位置打孔（即系爭案所稱之鏤空鍊帶4）且保留有經帶（索）（即系爭案所稱之鑲孔14保留有拉帶內側邊等經帶（索）111），以及在該膠片打孔位置可正確地位在模具內與上、下枳模穴精確對位等。系爭案與異議證據一唯一之差異僅為系爭案之鑲孔形狀為四方形，而異議證據一則為圓孔形，惟此種單純之形狀置換，乃至於鑲孔之大小選擇，未能增進功效，故系爭案不具進步性。⒉從原處分中，也就是說明書「其特徵在於：…」之敘述中
，系爭發明特徵在於拉鍊下枳位置沖出了一個編號14的方形口，保留編號111的經帶，它的目的就是在防止拉扯時脫開，異議證據的型錄也有此一作用，但其為圓孔的特徵，也為防止拉扯時下枳脫落，二者功效一樣。二專利案差別只是在一個為方形，一個為圓形的形狀不同而已，系爭案沒有進步性。系爭案的專利範圍並沒有界定為方形，所以圓形也包含在其中。
㈢參加人主張之理由：
⒈查系爭案其申請專利範圍為，一種在射出時防止拉鍊上下
枳偏位之製造方法，其製造步驟為：步驟（1）鍊齒成型，於拉帶內側邊射出連續排列之鍊齒；步驟（2）刮除鍊齒，在拉帶適當位置上將部分鍊齒刮除；步驟（3）覆膠處理，在刮除鍊齒的適當位置處以熱壓技術將雙層膠片熔融固定在拉帶上下兩面；步驟（4）鏤空鍊帶，在膠片之內側邊以衝孔技術沖切出1鏤空鑲孔14；步驟（5）導入模具，將前述拉帶導入模具後，受到拉力拉張而平整地位於模具上，並與上、下枳模穴精確配合；步驟（6）上下枳成型，在拉片內側邊射出上枳，而在膠片內側邊射出下枳；步驟（7）脫模清除殘餘物，將射出成型後之殘餘廢料清除；步驟（8）截斷拉帶，將前述完成射出之拉帶沿著鑲孔橫向切斷，如此即完成拉鍊帶上、下枳成型作業；其特徵在於：在鏤空拉帶時，在薄膠片位置沖出1鑲孔14 ，但須保留拉帶內側邊的經帶（索）111，此經帶即是固定鍊齒的徑向直帶，由於鑲孔不是開放性的開口，所以拉帶在拉力影響下，經帶（索）產生抗拉作用，使膠片部位不會受到拉力而產生扭曲變形，如此一來即能使拉帶與模具之上、下枳模穴精確對位以利於射出成型。次查前開製造步驟，與其說明書所揭示之先前技術完全相同，僅在步驟
（4）鏤空鍊帶時（中間成品），系爭案之鑲孔14仍保留經帶（索）111，而其先前技術則連經帶（索）亦完全予以切斷。
⒉查前開系爭案技術特徵之作用及效果在於：可讓鑲孔14部
位的膠片在經帶（索）111的抗拉作用下，使膠片部位不會受到拉力影響而產生扭曲變形，因此拉鍊片能精確地位在上、下枳模穴位置，待射出成型之後，上、下枳能正確位在拉鍊帶上。次查，通用拉鍊股份有限公司於1998年12月印製公開發行之拉鍊產品製造機械型錄第38頁揭示有拉鍊製造機械及其所製成之拉鍊產品，其所揭示之拉鍊後段製程，係分別在拉鍊拉帶上熔接有四片膠片（即系爭案步驟（3）覆膠處理）；在該膠片位置打孔（即系爭案步驟
（4）鏤空鍊帶），且其所沖設之孔亦與系爭案相同，係保留有經帶（索）（即系爭案鑲孔14仍保留經帶（索）111）；在該膠片打孔位置，可正確地位在模具內與上、下枳模穴精確對位等技術特徵。足證前開系爭案與其說明書先前技術之差異（特徵）所在〔鑲孔14仍保留經帶（索）111〕，係申請前已被公開之技術。雖系爭案之鑲孔14呈4方形，與證據一呈圓形稍有差別，惟該差異係與鏤空模具之形狀有關，若鏤空模具為圓形，即形成圓孔。若鏤空模具為四方形，即形成四方形孔，與製造方法無關，且該差異並未增進前開系爭案技術特徵之作用及效果。因此，原處分認系爭案之技術特徵係運用申請前既有技術，為熟習該項技術者所能輕易完成者，不具進步性，自無不合。
⒊查證據一其第38頁在拉鍊半成品之膠片上的鑲孔（註有
HOLE者），並非針對金屬下枳而設，而係針對塑膠下枳而設。此有該頁左上角之「PLASTIC ZIPPER」字眼（塑膠拉鍊），下枳有塑膠射出定位孔，該圖下枳為塑膠材料之顏色可稽。至金屬下枳，除無塑膠射出定位孔外，其金屬材料之顏色亦與塑膠下枳顯然有別。比較證據一第38頁右上角之塑膠下枳與第37頁右下角及第49頁之金屬下枳，亦可明白。
⒋原告主張判斷系爭案是否符合進步性要件時，應視將鑲孔
14之技術運用於製法所能達成之效果進行審視，且對鑲孔14實施之部位、結構形狀、大小是否對產業之功效有所影響。查系爭案係申請在射出時防止拉鍊上下枳偏位之製造方法專利，且其特徵僅在於：依「步驟（4）」鏤空鍊帶時，須保留拉帶內側邊的經帶（索）111部分而已，此有其申請專利範圍所載可稽。至其鑲孔14之形狀及大小，既非系爭案之特徵所在，且於申請專利範圍亦未有主張，依「判斷進步性時，應依據申請專利範圍之請求項所載發明，判斷有無專利法第20條第2項之規定情事…」規定，自不得據以判斷進步性之有無。次查原告對證據一在膠片上沖設鑲孔（即系爭案步驟（4）鏤空鍊帶）及其鑲孔亦保留有經帶（索）（即系爭案之專利特徵）之事實既無爭執，則基於結構相同，作用必相同之一般經驗法則，證據一之鑲孔與系爭案鑲孔14具有相同之作用。況原告既為系爭案之發明人，乃熟習該項技術者，尤不得諉為不知。
⒌按專利異議案應就所提異議證據與系爭案之專利特徵比較判斷之，有最高行政法院89年度判字第3312號判決可參。
查認定申請專利範圍時，固應就其申請專利範圍前言部分（系爭案申請專利範圍「其特徵在於」之前部分）與其「專利特徵」部分（系爭案申請專利範圍「其特徵在於」之後部分）一起合併判斷。惟在審查異議事件時，其申請專利範圍之前言部分既為專利申請人所自認之「先前技術（既有技術）」，基於禁反言原則，已不得為相反之主張，則若猶對該部分比較判斷，殊屬多餘。故前揭最高行政法院判決，乃認僅須就其專利特徵部分與異議證據予以比較判斷即可。而系爭案申請專利範圍「其特徵在於」之前部分，為其說明書先前技術之製造方法；「其特徵在於」之後部分，始為系爭案之專利特徵所在。依前開說明，前者既為無可爭執之事項，則被告僅就有爭執之專利特徵部分與證據一予以比較判斷，自無不合。
⒍原告以證據一所實施之對象並不屬於具有結構強化點之拉
鍊下枳檔，被告將二者結構特性、製造方法不同之拉鍊下枳檔相作比對，其比對結果當然為外觀表徵之不同而已。查系爭案係申請在射出時防止拉鍊上下枳偏位之製造方法專利，則原告以拉鍊下枳檔有無具有結構強化點主張製造方法不同，自有以與待證事項無關之物品結構為推論製造方法異同之違法。況拉鍊下枳檔具有結構強化點，並非系爭案首創，為原告所自認，則原告遽以非系爭案專利特徵，且非首創之具有結構強化點為主張原處分及訴願決定違法之依據，自無可採。更何況，系爭案之作用及效果在於可讓鑲孔14部位的膠片在經帶（索）111的抗拉作用下，使膠片部位不會受到拉力影響而產生扭曲變形（說明書第6頁第8行以下），與前開具有結構強化點無關，則原告遽以非系爭案作用及效果之事項為主張具進步性之依據，亦無可採。
⒎原告以被告並未對證據一所揭露之圓孔與系爭案鑲孔14之
功能、作用、效果與實施之意義進行客觀比對，且未指明證據一揭露何種製法，即遽為不具進步性之認定，於法無據，更是不合邏輯。查系爭案全部八個製造步驟中，亦僅主張其第四步驟中之部分（經帶不切斷）係創新而已，足證其他七個步驟乃業界所習知，則原告就該無可爭執之事項主張猶須舉證，純屬遁詞。次查，證據一之鑲孔係供射出下枳之塑膠材料貫穿，俾使膠片兩側之塑膠下枳得以熔合連接一起，既可強化下枳與膠片之結合效果，且可達系爭案鑲孔14之同一作用。凡熟習該項技術者，自證據一及參酌使用當時之既有技術或刊物發行當時的既有技術而可導出之事項，已足堪認定，原告既為系爭案之發明人，乃熟習該項技術者，猶諉為不知，殊不合常情。甚者，證據一之鑲孔小於系爭案之鑲孔14，且呈圓形之形狀，則當該拉鍊拉帶（系爭案拉帶11）在拉力影響下，證據一之圓孔所受之拉力較為平均，而系爭案之4方形鑲孔14反而受力不均。因此，證據一之經帶（索）可以有較佳之抗拉作用，使膠片（系爭案膠片13）不會受到拉力而產生扭曲變形，足證系爭案運用證據一之既有技術，並未增進功效。
⒏依系爭案申請專利範圍所載，並參照其製造流程對照表，
明顯可見系爭案主張之創新所在，僅在於依步驟（4）鏤空鍊帶時，須保留拉帶內側邊的經帶（索）111部分而已，為原告所不爭。而其創作之作用及效果在於：「此經帶即是固定鍊齒的徑向直帶，由於鑲孔不是開放性的開口，所以拉帶在拉力影響下，經帶（索）產生抗拉作用，使膠片部位不會受到拉力而產生扭曲變形，如此一來即能使拉帶與模具之上、下枳模穴精確對位以利於射出成型」，亦為系爭案申請專利範圍之申請專利標的、作用及效果及其說明書第6頁第8至11行所揭載。則判斷系爭案是否具進步性，自當以前開創新所在及創作之作用及效果為比較判斷依據。查如系爭案與證據1之製造流程對照表所示，二者之製造流程並無不同，且除第4步驟外，餘皆為習用技術。至第4步驟之特徵，乍視之下，系爭案與證據1之鑲孔有一個和二個之別。惟查證據一之鑲孔係供射出下枳之塑膠材料貫穿之用，俾膠片兩側之塑膠下枳得以熔合連接一起，既可強化下枳與膠片之結合效果，且可達系爭案鑲孔14之同一作用。尤其在強化下枳與膠片之結合效果上，二個鑲孔比一個效果更佳。故系爭案將證據一之二個鑲孔減為一個，並無效果之增進，反而是減損，自不具進步性。況鑲孔之多寡並非系爭案之創新所在，於判斷進步性時，本無併予審酌之必要。
⒐系爭案申請專利範圍並未針對其鑲孔14之形狀及大小設限
，故其鑲孔14之形狀及大小亦非系爭案之創新所在，於判斷進步性時，本不得逾越申請專利範圍之請求而為判斷。退步言，即使無視於前開前提規定，而逕就系爭案實施例第九圖所示之鑲孔14形狀與證據一之鑲孔形狀比較，證據一之鑲孔小於系爭案之鑲孔14，且呈圓形之形狀，則當該拉鍊拉帶（系爭案拉帶11）在拉力影響下，證據一之圓孔所受之拉力較為平均，而系爭案之4方形鑲孔14反而受力不均。因此，證據一之經帶（索）可以有較佳之抗拉作用，使膠片（系爭案膠片13）不會受到拉力而產生扭曲變形。足證系爭案運用證據一之既有技術，並未增進功效。
⒑本件異議理由之一，乃以系爭案僅為其說明書所自承之習
用技術與異議證據一在膠片之內側邊以衝孔技術沖切出鏤空鑲孔時，仍保留拉帶內側邊之經帶（索）技術之組合發明，主張不具進步性。則依前開說明，審斷系爭案是否具有進步性，應針對說明書所自承之習用技術與異議證據一在膠片之內側邊以衝孔技術沖切出鏤空鑲孔時，仍保留拉帶內側邊之經帶（索）」技術之組合結果而為判斷，且以具有相乘之功效增進為前提。
⒒原告主張系爭案之鑲孔僅有1個，與異議證據一有二個不
相同。查前開鑲孔固有一個或二個之不同，惟依前開說明，至多僅能主張具有新穎性，尚難遽以其差異主張具有進步性。況將二個鑲孔變成一個，或將其形狀自圓形變成方形，除為其所屬技術領域中具有通常知識者所慣用之手段外，其變更並未因而增進功效，甚至不如前開習用者。原告主張系爭案之拉帶必須在鑲孔位置切斷，與異議證據一亦有不同。查前開切斷位置，已見於系爭案第四圖之習用技術，且僅為系爭案之局部技術，更非其專利特徵所在，亦非異議證據一之證據資料所在。則以系爭案之片段習用技術與非異議證據一之證據資料比較之結果遽為主張進步性之依據，除不符證據法則外，亦與所自承自相矛盾。
⒓原告主張系爭案之鑲孔係一大鏤孔，並非小圓孔，鑲孔能
使射出成型之下枳底端沒有拉帶將其分隔為上下兩層，不會裂開，與異議證據一不同。查依其附件四虛線所示，系爭案之拉帶亦如異議證據一，皆包在下枳底端，並非如原告所述沒有拉帶將其分隔為上下兩層。則原告遽以不符事實之事項主張二者不同，已無可採。原告以參加人曾謂異議證據一之二小圓孔在下枳射出成型前係供模具內之定位栓穿入定位用，以避免拉帶受拉力影響而變形，與系爭案鑲孔之作用不同。查參加人係主張證據一之鑲孔係供射出下枳之塑膠材料貫穿之用，俾膠片兩側之塑膠下枳得以熔合連接一起，既可強化下枳與膠片之結合效果，且可達系爭案鑲孔14之同一作用，並非如原告所稱係供模具內之定位栓穿入定位用。
⒔原告主張系爭案之鑲孔係在解決習用鑲孔未保留經帶所造
成之鑲孔變形問題，並不是用來解決習用拉帶薄膠位置之二小圓孔，因此將二者指為技術手段相同是錯誤。查系爭案雖非以習用拉帶薄膠位置之二小圓孔為改良對象，惟其為解決習用鑲孔未保留經帶所造成之鑲孔變形問題所運用之手段，確係運用異議證據一之二小圓孔，則原處分及訴願決定以系爭案之鑲孔與異議證據一之二小圓孔比較判斷進步性之有無，自無違法。
理 由
一、系爭案申請日為90年7月27日，被告於91年4月3日審定准予專利，則系爭案有無應不予專利之情形，自應以該核准審定時所適用之90年10月26日修正施行之專利法為斷。按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，得依系爭專利核准審定時專利法第19條暨第20條第1項之規定申請取得發明專利。惟其發明如係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第20條第2項所明定。系爭案依卷附專利說明書之記載，其申請專利範圍為：
⒈一種在射出時防止拉鍊上下枳偏位之製造方法，其製造步驟為
：步驟（1）鍊齒成型，於拉帶內側邊射出連續排列之鍊齒；步驟（2）刮除鍊齒，在拉帶適當位置上將部分鍊齒刮除；步驟（3）覆膠處理，在刮除鍊齒的適當位置處以熱壓技術將雙層膠片熔融固定在拉帶上下兩面；步驟（4）鏤空鍊帶，在膠片之內側邊以衝孔技術沖切出一鏤空鑲孔；步驟（5）導入模具，將前述拉帶導入模具後，受到拉力拉張而平整地位於模具上，並與上、下枳模穴精確配合；步驟（6）上下枳成型，在拉片內側邊射出上枳，而在膠片內側邊射出下枳；步驟（7）脫模清除殘餘物，將射出成型後之殘餘廢料清除；步驟（8）截斷拉帶，將前述完成射出之拉帶沿著鑲孔橫向切斷，如此即完成拉鍊帶上、下枳成型作業；其特徵在於：在鏤空拉帶時，在薄膠片位置沖出一鑲孔，但須保留拉帶內側邊的經帶（索），此經帶即是固定鍊齒的徑向直帶，由於鑲孔不是開放性的開口，所以拉帶在拉力影響下，經帶（索）產生抗拉作用，使膠片部位不會受到拉力而產生扭曲變形，如此一來即能使拉帶與模具之上、下枳模穴精確對位以利於射出成型。
二、本件參加人所提之異議證據計有：證據一為通用拉鍊股份有限公司於西元1998年12月印製發行之拉鍊產品製造機械型錄正本及證據二為參加人自行繪製之系爭案第十圖與該圖之鑲孔改成圓形孔之比較圖。經查，系爭案申請專利範圍業經載明其技術特徵在於：在鏤空拉帶時，在薄膠片位置沖出一鑲孔，但須保留拉帶內側邊的經帶（索），而有關經帶即是固定鍊齒的徑向直帶，由於鑲孔不是開放性的開口，所以拉帶在拉力影響下，經帶（索）產生抗拉作用，使膠片部位不會受到拉力而產生扭曲變形，如此一來即能使拉帶與模具之上、下枳模穴精確對位以利於射出成型部分僅在描述其所達成之技術功效。因此，系爭案在射出時防止拉鍊上下枳偏位之製造方法創新之技術特徵僅在於在鏤空拉帶時在薄膠片位置沖出一鑲孔，但須保留拉帶內側邊的經帶（索）部分。次查，異議證據一第38頁中間所揭示之拉鍊產品，其在拉帶之薄膠片位置沖出一鑲孔，且亦保留拉帶內側邊的經帶（索），與系爭案前述之結構特徵相同。雖然異議證據一產品之鑲孔係圓形，而系爭案實施例所示之鑲孔係方形（圖式第9圖、第10圖參照），二者在其鑲孔形狀有所不同。但查，系爭案申請專利範圍就其在薄膠片位置沖出一鑲孔時，並未界定其鑲孔形狀係方形，亦即該鑲孔形狀除實施例之方形外，並可任意作成其他形狀，自亦包括異議證據一之圓形鑲孔在內。
因此，異議證據一應已揭露系爭案有關圓形鑲孔之技術特徵部分，至於非圓形鑲孔之技術特徵部分與異議證據一圓形鑲孔形狀之差異部分，僅屬形狀之簡易變化，其間之不同對系爭案所達成之技術功效並無差異。因此，系爭案將鑲孔保留有拉帶內側邊的經帶（索）之技術，應屬運用申請前已公開之技術，為熟習該項技術者所能輕易完成，且未能增進功效，自不具進步性。
三、原告雖主張系爭案之下枳檔底端結構能抵抗外力及耐摩擦力，因此使用效果優於傳統及習式，故有功效上增進。由於系爭案之鑲孔與舉證資料之小圓沖孔，不論在作用原理、請求趣旨不同外，功能上亦以系爭案優於習式等等。但查，系爭案依其申請專利範圍之技術特徵僅在於在鏤空拉帶時，在薄膠片位置沖出一鑲孔，但須保留拉帶內側邊的經帶（索），且該技術特徵係應用異議證據一之習知技術所可輕易思及，已如前述。至於原告主張系爭案之下枳檔底端結構能抵抗外力及耐摩擦力，並非系爭案申請專利範圍所述可達成之技術功效。原告以此主張較異議證據一具有優越之功效增進一節，並非可採。另原告主張被告判讀系爭案專利範圍之方式斷章取意，將撰寫於其「特徵在於：」之前的限定條件予以忽略，僅以「特徵在於：」之後的撰述來與證據一比對，顯然已曲解了系爭案之原意，將系爭之限定實施於「其特徵在於：」前的要件予以忽視，此種審視方式已失專業與公信部分。經查，系爭案申請專利範圍係採吉普生式（Jepson type）撰寫，系爭案特徵係在於「其特徵在於：」之後所記載之字句，至於「其特徵在於：」之前係屬前言部分，本屬既有技術之描述，並非系爭案技術特徵所在，被告以異議證據一所揭示之技術內容與系爭案申請專利範圍所記載「其特徵在於：」之後所記載之技術手段比較是否足以證明系爭案不具進步性，於法並無違誤，原告此部分主張仍非可採。
四、又異議證據一第38頁中間圖式的拉帶薄膠位置雖係設置二小圓孔，與系爭案圖式實施例設一鏤空鑲孔者不同。但系爭案之技術特徵既在於鏤空拉帶時，在薄膠片位置沖出一鑲孔，但須保留拉帶內側邊的經帶（索），而異議證據一之鏤空鑲孔時雖係設置二小圓孔，但亦揭露保留拉帶內側邊的經帶（索）之技術特徵，仍不能謂其未揭示系爭案之技術特徵。至於系爭案另向中國大陸及美國申請專利業已獲准部分。經查，系爭案另向其他國家申請之內容未必一致，且各國專利審查基準亦有差異，尚不能以於其他國家獲准專利，即據為本國應准專利之論據。
五、原告於審理中雖提出參加人已撤回本件異議申請之主張。但查，公告中之發明之異議係藉公眾之異議以補專利專責機關專利職權審查之不足，除異議因程序不合法，專利專責機關得予不受理外，專利專責機關依異議理由作成異議成立，應不予專利之審定後，系爭案已有應不予專利之事實，除該異議成立之審定嗣後經行政爭訟予以撤銷外，異議人無從再行撤回異議，以影響原專利專責機關異議成立審定之效力。本件系爭案既經被告為異議成立，應不予專利之審定，則參加人嗣後於審理中雖再向專利專責機關或行政法院提出撤回異議之申請，仍不影響被告異議成立審定之效力。因此，本件本院仍應依異議證據審究系爭案是否符合專利要件。原告雖又主張應將系爭案完成拉鍊之成品與異議證據一完成之成品送請拉鍊公會鑑定系爭案是否較為堅固等等。惟系爭案依專利說明書所載申請專利範圍與異議證據一所揭露之技術內容相較，並不具進步性，已如前述。至於系爭案完成拉鍊之成品與異議證據一完成之成品何者較為堅固，另牽涉製作材質或流程之差異，且本件技術功效在於射出時防止拉鍊上下枳偏位，以減少上下枳在射出成型後之不良率產生，解決射出異位問題，尚不能以二已完成之成品之鑑定即可判斷系爭案技術特徵較具進步性。因此，原告請求實物鑑定部分，亦無必要，應併敍明。
六、綜上所述，系爭專利係運用申請前既有之技術，而為熟習該項技術者所能輕易完成，且未能增進功效，被告以系爭案違反專利法第20條第2項規定，而為異議成立不予專利之處分，應屬合法，訴願決定予以維持，亦屬妥適。原告主張前詞，聲請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 94 年 5 月 5 日
第一庭審判長法 官 姜素娥
法 官 吳東都法 官 陳國成上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 94 年 5 月 9 日
書記官 王英傑