臺北高等行政法院判決 九十二年度訴字第四三○號
原 告 英商‧日本喜多公司代 表 人 甲○○董事長原 告 台灣優生股份有限公司代 表 人 乙○○董事長共 同訴訟代理人 己○○商標代
戊○○商標代被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）住同右訴訟代理人 庚○○
參 加 人 喜多納企業有限公司代 表 人 丙○○訴訟代理人 丁○○右當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國九十一年十一月二十六日經訴字第０九一０六一二八一四０號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟。本院判決如左：
主 文訴願決定及原處分均撤銷。
被告對於原告就審定第00000000號「新喜多納New Hitona」聯合商標所提異議案，應依本判決之法律見解另為處分。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。
事 實
一、事實概要：參加人喜多納企業有限公司前於民國（下同）九十年十一月三十日以「新喜多納New Hitona」聯合商標作為審定第九八０四七四號「新世紀喜多納ヒトナ─New W century Hitona」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第五類之中藥、西藥、維他命、醫療補助用營養製劑、靈芝膠囊、藥用卵磷脂、胎盤素膠囊、棉花、棉花棒、磁性穴道貼布、衛生棉、嬰兒奶粉、嬰兒食用肉食果蔬罐頭、失禁用尿布、中藥材、調經丸、預防頭髮脫落用養髮劑、咳嗽藥糖、驗孕試劑、退熱貼片、蚊香、電蚊香片、補蟑盒、鎖定劑、止瀉劑、瀉劑、解熱退燒劑、醫用漱口水、急救箱等商品，向被告申請註冊，經被告准列為審定第0000000號聯合商標（如附圖一，下稱系爭商標）。嗣原告以系爭商標有違異議審定時商標法第三十七條第七、十二款之規定，檢據註冊之第五四七五九九、八一八一五六號「台灣喜多及圖」、第九四三三二０號「喜多」、第九四二五九五號「喜多多」、第八二三０九六、七七八０三六號「喜多力多」、第八一二五五四號「喜多力士」、第六八０五二一號「台灣喜多３３３」等商標（如附圖二，下稱據以異議商標），對之提起異議，經被告審查，以九十一年八月二十八日中台異字第九一０九０五號商標異議審定書為異議不成立之處分，原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起本件行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明求為判決：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告應為異議成立之審分。
㈡被告及參加人聲明求為判決：駁回原告之訴。
三、兩造之爭點：系爭商標與據以異議商標是否構成近似？
甲、原告主張之理由：
一、 按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者
」、「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者。」不得註冊，為前揭商標法第三十七條第七、十二款所明定。又商標之近似與否，應隔離觀察以為判定之標準，縱令二商標對照比較，能見其差別，倘異時異地隔離觀察，無論兩商標在外觀、觀念或讀音上，其圖形文字之主要部分近似，有足以引起混同誤認之虞者，即不得不認為近似亦經改制前行政法院七十七年度判字第三六八號判例可稽。所謂「著名商標或標章」，係指有客觀證據足以認定該商標或標章有已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言。又所稱「有致公眾混淆誤認之虞者」，係指商標或標章有使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞而言，不以指定於同一或類似商品為必要。
二、系爭商標之中文主要部分為「喜多納」或「喜多」，查系爭商標圖樣係由直書之中文「新喜多納」及橫書之外文「NEW Hitoa」所組成，其圖樣之中外文直、橫書寫各自獨立，各為系爭商標之主要部分。其中文部分「新喜多納」之字首「新」字在性質上僅屬普通之使用，為習知習見之形容詞「新的」，該中文與系爭商標之英文單字「NEW」對應，識別性較弱，判斷商標是否近似時，應以未附加該說明性文字之部分判斷之。本件系爭商標於判斷是否與據以異議商標近似時，應將列於字首之「新」排除在外（參被告機關員工消費合作社編印之商標手冊第四十頁商標近似之判斷方法８（１）含有說明性文字之結合商標，以未附加該說明性文字之部分判斷之。例如：以「新」字附加在商標之前面或後面者）。又系爭商標之中文末字「納」，為藥品、衛生醫療補助品之習慣上名稱，歷年來各大藥廠之藥品、衛生醫療補助品類商標有中文「納」字者不勝枚舉，如註冊第八七九一Ｏ號「愛多蒙納ATOMONASE」商標、註冊三一六九七一號「貝咳華納」商標、註冊第三五六二一五號「敏納VINNA」商標、註冊第三九七四二Ｏ號「添不納TANPURA」商標、註冊第五Ｏ七九一五號「葡勝納」商標、註冊第五一九三Ｏ八號「CHAVANA夏梵納」商標、註冊第五四四二八七號「腎補納」商標．．．等等。查「納」字既已廣泛使用於藥品、衛生醫療補助品，則以之作為商標圖樣之一部分指定使用於中藥、西藥、胃藥．．．等等商品，實不足以使一般消費者認識其為表彰商品來源、信譽之標誌，自不足憑為判斷商標近似之主要部分。故系爭商標中文之字首「新」字為習知習見之形容詞「新的」，應以未附加該說明性文字之部分判斷商標是否近似，前已述之甚詳。而「納」字又已廣泛使用於藥品、衛生醫療補助品，本件系爭商標主要部分應為「喜多」二字。類此將習用之名稱認定非判斷商標近似之主要部分之案例，在此舉一件最高行政法院裁判、一件經濟部訴願決定書以供參酌：
㈠改制前行政法院七十七年度判字第二二四三號意旨：「按商標圖樣相同或近似於
他人同一商品或同類商品之註冊商標者，不得申請註冊，為商標法第三十七條第一項第十二款前段所明定。而判斷商標近似與否，應就其主要部分隔離觀察，有無引起混同誤認之虞以為斷。查本件系爭註冊第二一六○五二號『生達必克炎DIFENA』商標圖樣主要部分之一之中文生達必克炎，與據以評定之註冊第六五八七七號『永信克炎indomen』商標圖樣上主要部分之一之中文永信克炎，固均有相同之克炎二字。惟據原告主張『克炎』使用於藥品商品，早已成為同業習慣上通用之藥品名稱，如同業使用之『克節炎』、『克痛炎』、『來克炎』、『耐克炎』、『克炎』等藥品，克炎二字已不具顯著性云云，並提出永勝製藥公司等藥品目錄為證。查克炎二字既已廣泛使用於各種消炎、鎮痛等藥劑名稱，則以之作為商標圖樣之一部分指定使用於藥品等商品，實不足以使一般消費者認識其為表彰商品來源、品質、信譽之標誌，從而商標圖樣上縱有克炎二字，一般交易上亦難認普通消費者會因而引起混同誤認之虞，該克炎二字自不足憑為判斷商標近似之主要部分。」㈡經濟部經（九Ｏ）訴字第Z0000000000號訴願決定書意旨：「二造商
標圖樣相較，其圖樣上之中文均為橫向書寫，且查目前核准註冊之商標申請案中，不乏以『多力』二字為商標者，是系爭商標『資優生多力』與據以評定商標『優生』相較時，予人寓印象應以『資優生』為主要部份，而與『優生』商標僅一字之差，於一般商品購買者異時異地隔離觀察之際，外觀上要難謂無使人產生混同誤認之虞，原處分機關認非屬近似之商標不無商榷之餘地。」
三、系爭商標之審定有違前揭商標法第三十七條第十二款之規定：審究兩造商標圖，據以異議註冊第九四三三二○號「喜多」商標為純以中文「喜多」構成；系爭商標中文之系爭商標中文之字首「新」字為習知習見之形容詞「新的」，應以未附加該說明性文字之部分判斷商標是否近似，而系爭商標之尾字「納」，又已廣泛使用於藥品、衛生醫療補助品，作為本件指定於「中藥、西藥、胃藥．．．」等藥品及「棉花、棉花棒」等各種衛生醫療補助品，自不足憑為判斷商標近似之主要部分。前後者相較，其主要部分有相同之中文「喜多」二字，於異時異地隔離觀察、市場叫賣之際，在外觀、讀音上難謂無使人產生混同誤認之虞，應屬近似之商標，又據爭商標之指定商品「耳塞」與系爭商標之指定商品「棉花、棉花棒」，分屬第十類之「醫療用補助品」及第五類「敷藥用材料」之類似商品，且系爭商標於九十年十一月三十日申請註冊前，據以異議第九四三三二○號「喜多」商標早已獲准註冊，系爭商標之審定自有違前揭商標法第三十七條第十二款之規定。原處分及訴願決定機關未衡酌前揭行政法院裁判要旨之見解認定「新」字為普通之使用非系爭商標之主要部分，而認兩造商標未構成近似，其認事用法顯不當！此外，據以異議註冊第五四七五九九號「台灣喜多及圖」商標、註冊第六八○五二一號「台灣喜多３３３」商標、註冊第七七八○三六號「喜多力多」商標、註冊第八一二五五四號「喜多力士」商標、註冊第八一八一五六號「台灣喜多」商標、註冊第八二三○九六號「喜多力多」、註冊第九四二五九五號「喜多多」商標及註冊第九四三三二○號「喜多」商標相較，據以異議商標中文「台灣喜多」之「台灣」二字為普通之名詞，故據以異議商標之主要部分為「喜多」二字，其餘之據以異議商標則以「喜多」置於引人注目之字首。兩造商標圖樣相較，主要部分均有相同之中文「喜多」二字，於異時異地隔離觀察之際，在外觀或讀音上，難謂無使人產生混同誤認之虞，應屬近似之商標，又據以異議商標之指定商品「棉花棒、礦物質、醫療補助用鮭魚油丸、藥品餵食器、雞精、肉精、冬蟲夏草精膠」與系爭商標之指定商品「中藥、西藥、胃藥、提神藥劑、藥用喉片、鈣片、止痛劑、消炎劑、維他命、口服藥液、醫療補助用營養製劑、靈芝膠囊、藥用卵磷脂、胎盤素膠囊、棉花、棉花棒、．．．」等等為同一或類似之商品，且系爭商標於九十年十一月三十日申請註冊前，據以異議商標早於八十一年一月十六日起即分別獲准註冊，系爭商標之審定自有違前揭商標法第三十七條第十二款之規定。類似案情，可參酌註冊第八二八九六一號「喜多納」商標經被告評決為無效之案例（參中台評字第八九Ｏ二四八號商標評定書）。
四、 次查，中文「喜多」係原告之前手台灣喜多股份有限公司於首先使用於嬰兒用
奶瓶、奶嘴、奶刷、爽身粉、洗髮精、沐浴精等多類產品上之著名商標。歷年來因申請與據爭知名商標相同或近似之中文「喜多」二字作為商標之全部或一部分，且指定用於性質不同之商品，仍遭商標主管機關認有致消費者混淆之虞，而予以撤銷商標審定或註冊之案例不勝枚舉，茲將歷年之案例及原告之商標註冊資料及廣告資料列舉說明如後：
㈠中台異字第八六Ｏ五二四號商標異議審定書：該案為原告之前手台灣喜多股份有
限公司所提之異議案，為被告認定據爭中文「喜多」商標為著名商標，其認定如下：中文「喜多」係異議人首先使用於「嬰兒用奶瓶、奶嘴、奶刷、爽身粉、洗髮精、沐浴精」等多類產品上之商標，除早於七十二年起即陸續在被告申准註冊第二Ｏ三六七三、六二二ＯＯ九、六三九四四二號等多件商標專用權外，其產品並經異議人於時報周刊、嬰兒與母親、育兒生活等各種雜誌及中央日報、中國時報等各種報紙刊登廣為宣傳促銷，且自七十六年起至今，異議人多年來復榮獲金字招牌獎等多項獎項，於本件註冊商標八十八年十月二十七日申請註冊之前，該商標所表彰之信譽及品質，難謂不為一般消費者所知悉，凡此有異議人檢送之商標註冊資料、各報章雜誌廣告、照片數張、廣告費收據及廣告費請求款明細表等證據資料影本附卷可稽，從而若有他人以相同之中文「喜多」作為商標之主要部分申請註冊，衡酌一般客觀事實，難謂無攀附知名商標名氣之嫌，且易使一般商品購買人發生混淆誤信購買之虞！㈡中台評字第九ＯＯＯ八五號商標評定書：查本件爭註冊第八七四五四六號「喜多
美」商標圖樣之中文「喜多美」，與據以評定之「喜多」商標圖樣之中文「喜多」相較，兩者皆有相同之中文「喜多」二字，於異時異地隔離觀察之際，有使人產生混淆誤認之虞，應屬構成近似之商標。次查，中文「喜多」係台灣喜多股份有限公司首先使用於嬰用奶瓶、奶嘴、奶刷、爽身粉、洗髮精、沐浴精等多類產品上之商標，．．．其產品經於育兒生活雜誌、金商標雜誌、保護智財權雜誌、時報週刊、嬰兒與母親、中國時報、自立早報、中央日報、民眾日報、工商時報及三台電視廣告等各種報章媒體上廣為宣傳促銷，且自七十六年起至今，榮獲金字招牌獎等多項獎項，凡此有申請人檢送之據爭「喜多」商標公報影本及商標資料表、育兒生活雜誌、三台電視廣告、中國時報等報章雜誌廣告之廣告費請款單、發票、保護智慧財產權雜誌、中國時報、自立早報、民眾日報等廣告及相片影本等證據資料附卷可稽，綜合上述各項證資料，堪認據以評定「喜多」商標之信譽於本件系爭註冊第八七四五四六號「喜多美」商標申請註冊前，已為國內相關業者或消費者普遍認知而為著名商標，從而註冊人於其後以系爭商標，指定使用於蜂蜜、蜂王乳、蜂膠商品請註冊，應有使相關業者或商品購買人對其所表彰之商品來源或產製主體產生混淆誤之虞，自有商標法第三十七條第七款之適用。
㈢中台評字第八九Ｏ三八三號商標評定書：查中文「喜多」係申請人之一台灣喜多
股份有限公司首先使用於嬰兒用奶瓶、奶嘴、奶刷、尿布、爽身粉、洗髮精、沐浴精等多類產品上之標章，除早於民國七十二年起即陸續在本局申准取得註冊第二Ｏ三六七三、六二二ＯＯ九、六三九四四二號「喜多」、「喜多康貝舒」、「台灣喜多」等多件系列商標專用權（其中部分商標專用權移轉予本案其餘申請人台灣優生股份有限公司、英商日本喜多公司）外，其產品並經申請人於時報周刊、嬰兒與母親、育兒生活及中央日報、中國時報等各大報章雜誌刊登廣告廣為宣傳促銷，且自民國七十六年起，屢次榮獲金字招牌獎等多項獎項，於系爭商標申請註冊日期之八十五年十月九日之前，該據以評定之「喜多」系列商標所表彰之商品品質與信譽，難謂不為一般消費者所知悉，凡此有申請人檢送之商標註冊資料、各大報章雜誌廣告、廣告費請款單、金字招牌獎照片等證據資料影本附卷可稽。從而被申請人以與其近似之中文「喜多兒」作為本件系爭註冊第七八五七Ｏ四號「喜多兒Hopellac」商標圖樣之一部份申請註冊，並指定使用於與嬰兒用奶瓶、奶嘴、奶刷等商品性質頗具關聯性之牛奶、羊奶、羊乳、奶粉、牛奶粉、羊奶粉等商品，客觀上尚難謂無使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞，應有前揭法條規定（按該案評定時商標法第三十七條第一項第七款）之適用。
㈣查原告在中華民國、大陸地區及日本之商標註冊資料：目前於中華民國共有六十
二件，幾乎涵蓋全部類別的商品，其中之一部分由前手台灣喜多股份有限公司移轉給原告台灣優生股份有限公司及原告英商日本喜多公司，目前全數轉入原告英商日本喜多公司之名下。
㈤小結：中文「喜多」係原告之前手台灣喜多股份有限公司使用於「奶瓶、奶嘴、
奶刷、尿布、爽身粉、洗髮精、沐浴精」等多類產品上之知名商標，早自七十二年起即陸續申准註冊第二Ｏ三六七三號「喜多」商標、註冊第二Ｏ五Ｏ五六號「喜多」商標、註冊第二Ｏ五Ｏ八Ｏ號「喜多」商標、註冊第二Ｏ六八七五號「喜多」商標、註冊第二Ｏ九五八一號「喜多」商標、．．．等多件商標註冊，被參加人以直書之中文「新喜多納」作為商標之一部分申請註冊，由於「新」字為形容詞，為普通之文字，而「納」字又為業界廣為使用，系爭商標中文之主要部分之文字「喜多」二字，與據以異議「喜多」系列著名商標相較，均有相同之中文「喜多」二字，復系爭商標指定使用於「棉花、棉花棒、嬰兒奶粉、嬰兒食用肉食果蔬罐頭、失禁用尿布」等與原告使用於「奶瓶、奶嘴、奶刷、尿布、爽身粉、洗髮精、沐浴精」等多類產品上之知名商標之商品同一或類似（例如：系爭商標指定之「失禁用尿布」即與據以異議註冊第七Ｏ五四八二號「喜多」商標之指定「尿布」商品屬同一或類似之商品）或非相同但有密切關聯，客觀上難謂無致消費者誤認為同一廠商之系列商標之聯想，系爭商標之審定自有前違前揭商標法第三十七條第七款之規定。
五、按「以著名商標與其他文字或圖形結合而成之商標，原則上與該著名商標構成近似」，為前被告機關員工消費合作社編印之商標手冊第四十二頁商標近似之判斷方法９所明示。惟查，原處分並未審及據以異議商標之知名度，致忽略據以異議「喜多」系列商標之知名度，是否有致兩造商標產生混淆，原處分實有不當之處。且原處分忽略系爭商標之中文係以據以異議著名商標之中文「喜多」前後各附加一個中文，依前開商標手冊第四十二頁商標近似之判斷方法９之商標近似判斷方法，兩造應屬近似商標。
六、另查，近來鈞院及經濟部均有案例，判定系爭商標與據以異議商標構成近似，例如：
㈠鈞院九十一年度訴字第二九二二號判決意旨，認為參加人之另案之註冊第八二八
九六一號「喜多納」商標與原告前手所有之據爭註冊第六二二ＯＯ九號「喜多康貝舒」商標構成近似。
㈡經濟部於九十三年二月四日經訴字第Z0000000000號訴願決定書，認
為指定於第五類「嬰兒奶粉、嬰兒食品罐頭」等商品之審定第0000000號「蓓親喜多兒」聯合商標與據以異議著名「喜多」商標構近似。
七、參加人主張原告主張二造商標並非相同或近似，實不足採信，原告爰提出反駁：被告機關及經濟部之多件案例，其多數之審查、審議委員均認為原告之「喜多」系列商標為著名商標，足證據以異議商標之中文「喜多」具有強烈之商標識別性，足以構成判別兩爭商標是否近似之主要部分。其案例如下：
㈠中台異字第八六Ｏ五二四號商標異議審定書。
㈡中台評字第九ＯＯＯ八五號商標評定書。
㈢中台評字第八九Ｏ三八三號商標評定書。
㈣經訴字第Z0000000000號訴願決定書影本，其系爭商標為審定第0000000號「蓓親喜多兒」聯合商標。
㈤經訴字第Z0000000000號訴願決定書影本，其系爭商標為審定第0000000號「蓓親喜多兒」聯合商標。
㈥經訴字第Z0000000000號訴願決定書影本，其系爭商標為審定第0000000號「寶貝親喜多兒」商標。
㈦小結：由前述審定第0000000號「蓓親喜多兒」聯合商標及「蓓親喜多兒
」審定第0000000號「寶貝親喜多兒」商標之中文分別有五字或六字，仍遭判定與據爭「喜多」商標構成近似，足資證明據爭商標之中文「喜多」具有強烈之商標識別性。而本件系爭商標之中文「新」字為形容詞，異時異地整體隔離觀察之際，其主要部分與據以異議著名「喜多」商標有相同之「喜多」二字，難謂毫無使消費者產生混同誤認之虞，應屬近似之商標。
八、參加人復主張「．．．原告所有據以異議商標主要以「喜多」二字為主，或以喜多二字加上．．．，亦即一般人即認定「喜多」為原告所擁有，亦無庸置疑。．．．」是以，參加人承認「喜多」為原告所擁有，而系爭商標與據以異議商標相較，主要部分之中文有相同之「喜多」二字，異議異地隔離觀察，連貫唱呼之際，在外觀及讀音上難謂毫無使消費者產生混淆誤認之虞，而系爭商標遲於九十年十一月三十日始提出申請時，據以異議註冊第九四三三二Ｏ號「喜多」商標等多件據以異議商標早已獲准註冊，復兩造商標均指定定同一或類似之商品及服務，系爭商標之審定自有違前揭商標法第三十七條第十二款之規定。而系爭商標與據以異議著名「喜多」商標近似一節，則有違前揭商標法第三十七條第七款之規定。而參加人又辯稱系爭商標之申請註冊之理由亦甚為明確及正當性，而能與原告「喜多」商標明顯區別，實不足採信，爰再就所提答辯理由及證物提出反駁：
㈠參加人雖舉「高原貿易有限公司」之「喜多納」藥商許可證，僅可證明該公司曾
申請藥品輸入許可證，惟不能該藥品輸入許可後，是否有實際進口該藥品。且該許可證上之英文品名為「STRONG HITONA」，與系爭商標之英文並不相同。況查，該許可證有效日期至七十四年七月三十一日止，並於七十五年三月一日即已註銷。而在參加人公司八十一年三月二十三日核准設立前，參加人公司根本尚未設立，根本不可能有使用系爭商標。
㈡又參加人雖舉「高原貿易有限公司」之「喜多納」藥商許可證，惟查，該衛署藥
輸字第Ｏ一九八一九號許可證之中文品名為「喜多納糖衣錠」，為六個中文字之藥品名稱；英文品名則為「OXOMIN GOLD TABLETS」與系爭商標之英文完全不同，且該許可證之申請商為台灣日化股份有限公司（參衛署藥輸字第Ｏ一九八一九號許可證查詢資料表）。故參加人所舉之他人之登記藥品名稱，不知其有何正當性？且不能證明本件系爭商標圖樣與據以異議商標非屬近似商標。
㈢又參加人雖舉之廣告資料，惟據以異議商標前手台灣喜多股份有限公司自七十二
年起即申請註冊、使用之據以異議著名「喜多」、「喜多康貝舒」及「台灣喜多」等系列商標。而系爭商標九十年十一月三十日申請註冊日及參加人之「喜多納」商標最早之廣告時間八十二年均較據以異議商標為晚。況參加人之註冊第八二八九六一號「喜多納」商標因與據以異議註冊第六二二ＯＯ九號「喜多康貝舒」商標構成近似而遭撤銷！本件系爭商標之申請，自不應准予註冊。參加人所稱系爭商標消費者皆早已有深刻之印象．．．並無引起混同誤認之虞等語：顯與事實不符。
九、反查，參加人見其註冊第八二八九六一號「喜多納」商標已遭被告評決為無效後（參中台評字第八九Ｏ二四八號商標評定書），竟於該商標之中文「喜多納」之
前、後附加中文「新」、「鈣」等字，於九十三年六月一日核准公告，列為註冊第0000000號「新喜多納鈣」商標、註冊第0000000號「喜多納鈣」商標。參加人此種襲用著名商標之歪風，實有待商標主管機關與法院予以糾正。
十、綜上所述，系爭商標中文之字首「新」字為習知習見之形容詞「新的」，應以未附加該說明性文字之部分判斷商標是否近似。而「納」字又已廣泛使用於藥品、衛生醫療補助品。且由於據以異議商標經原告及前手台灣喜多股份有限公司經營十餘年後，於系爭商標申請註冊時已累積廣泛之知名度，而寓目特別明顯，容易引起消費者之注意。故兩造商標之中文主要部分，均有相同之中文「喜多」二字，於異時異地隔離觀察、交易連貫唱呼之際，難謂毫無引人產生混同誤認之虞，應屬近似之商標，鈞院及經濟部均有案例可循。原處分漏未審酌據以異議商標之知名度，其所為兩造商標並不近似之判斷，自有偏差。訴願決定機關未予以糾正，亦有未洽。系爭商標之審定實有違前揭商標法第三十七條第七、十二款之規定。
乙、被告主張之理由：
一、商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」、「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊，固為前揭商標法第三十七條第七、十二款所明定。惟其適用應以兩造商標圖樣構成相同或近似為前提要件。商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，復為同法法施行細則第十五條第一項所明定。
二、查本件系爭審定第0000000號「新喜多納New Hitona」商標圖樣係由中文「新喜多納」、外文「New Hitona」所組成，與據以異議之註冊之第五四七五九
九、八一八一五六號「台灣喜多及圖、第九四三三二○號「喜多」、第九四二五九五號「喜多多」、第八二三○九六、七七八○三六號「喜多力多」、第八一二五五四號「喜多力士」、第六八○五二一號「台灣喜多３３３」等件商標相較，二者固有相同之「喜多」二字，惟查系爭商標中文係由「新喜多納」四字以大小相同之字體上下直書而成，予人寓目印象整體一致，並未特別突顯「喜多」二字，且系爭商標另有外文「New Hitona」可資區辨，於異時異地隔離觀察，尚無使具有普通知識經驗之購買人與據以異議商標產生聯想而發生混同誤認之虞，二造商標應非屬構成近似，揆諸前揭說明，自無前揭商標法第三十七條第七、十二款規定之適用。
丙、參加人主張之理由：
一、系爭商標與據以異議商標並非近似：㈠按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」
、「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」均不得申請註冊，為前揭商標法第三十七條第七款、第十二款所明定；惟上述條款之適用均以商標構成近似為前提。倘商標圖樣予入寓目印象明確，不致因意念模糊而產生聯想引致誤認之情事，即無近似之可言。而審究商標之近似與否，應就通體觀察，總括其所組成之文字、圖形、記號或聯合式與所施顏色予以認定，不能僅就其中構成商標之某一部份予以單獨判斷。判斷商標近似與否，應就二商標圖樣「整體」隔離觀察，苟其外觀、觀念、意匠分別顯然，不致使人產生混同誤認之虞者，縱兩商標圖樣中有部份相同或近似，尚難遽指為相同或近似之商標，此分別有改制前行政法院七十六年判字第五一六號及鈞院八十九年訴字第二一０三號判決可稽。
二、綜觀原告所有據以異議商標主要以具有「喜多」二字為主，或以「喜多」二字加上附屬可區別明顯之字樣，例如「台灣喜多」、「喜多力多」、「喜多力士」，由此可知，原告具有所謂著名商標及消費者之認知主要為「喜多」二字，亦即一般人即認定「喜多」為原告所擁有，亦無庸置疑。惟查，參加人系爭商標「新喜多納New Hitona」申請註冊之理由亦甚為明確及正當性，而能與原告之「喜多」商標明顯區別，茲詳述如后：
㈠經查參加人系爭商標之中文「新喜多納」中之「喜多納」中文三字，早於五十九
年七月三十一日即核准內衛藥輸字第○○六一六八號許可證，並由「高原貿易有限公司」自日本進口藥品，持續使用至七十四年七月三十一日，並繼續辦理內政部許可證展延，於消費者而言從五十九年起即知有「喜多納」之存在。
㈡參加人於八十一年四月八日經核准設有「喜多納企業有限全司」，即以「喜多納
」三字為特取部份申請公司，並由前述之「高原貿易有限公司」持續申請之行政院衛生署八十二年三月十一日核准藥品許可證衛署藥輸字第○一九八一九號，並於八十七年七月三十一日核准繼續延展至今使用自日本進口「喜多納」藥品而無間斷「喜多納」三字之使用。
㈢參加人更於各媒體以「喜多納」三字做大量之廣告，例如八十二年及八十三年之
報紙廣告、八十三年及八十四年及八十五年及八十七年之電視廣告、八十四年至九十二年全省各電台之廣告收據、及目前仍持續於全省各電台廣告之電台名單，所花費之大量廣告已使得消費者明顯知悉「喜多納」三字與「喜多」二字有所區別，亦即「喜多納」三字一體之知名度係參加人長期自行花費諸多廣告費而成名，且知名度已不下於「喜多」二字一體，其分別顯然而無混淆之虔及所謂近似。更何況系爭商標為「新喜多納」中文四字及具有音譯相同之英文「New Hitona」並無凸顯「喜多」二字之目的而有所區別。
三、綜上所陳，系爭商標消費者皆早已有深刻之印象，並已具有顯著性及相當之知名度而與據以異議商標有所明顯區別，並無引起混同誤認之虞，而實無前揭商標法第三十七條第七款、第十二款之適用。
理 由
一、按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」及「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊，分別為本件異議審定時商標法第三十七條第七款、第十二款所明定。且該兩款之適用均以兩商標圖樣構成近似為前提要件；而衡酌商標是否近似，以具有普通知識、經驗之一般商品購買人於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。同法施行細則第十五條第一項亦定有明文。又「商標之近似與否，應隔離觀察以為判定之標準，縱令兩商標對照比較能見其差別，然異地異時各別觀察則不易見者，仍不得不謂為近似，故凡商標無論在外觀上、名稱上或觀念上，其主要部分近似，有足以惹起混同誤認之虞，而其他附屬部分雖不近似，仍不得不謂為近似之商標」、「商標之是否近似應總括其全部以隔離的觀察認定其有無混同或誤認之虞以為斷」、「構成商標之圖形文字，總括其各部分從隔離的觀察其全體之外觀上，苟易發生混同誤認者，固屬近似，若其主要部分於異時異地各別觀察，無論在外觀上、名稱上或觀念上有足以引起混同誤認之虞時，亦係近似，而其附屬部分之有無顯著差異則非所問」、「判斷兩商標是否近似，自應就各商標之主要部分隔離觀察，以辨其是否足以引起混同誤認之虞」，改制前行政法院二十六年判字第二○號、二十六年判字第四八號、三十年判字第一○號及四十八年判字第八十一號判例分別著有明文。故判斷兩商標是否近似，除總括其全部以隔離的各別觀察認定二者有無混同誤認之虞外；如其商標圖樣中某部分特別突出呈現為主要部分者，則應就該商標之主要部分異時異地隔離各別觀察，以辨其與另一商標是否足以引起混同誤認之虞。二者無論在外觀、讀音或觀念上有一近似者，即為近似之商標。而所謂外觀近似，係指商標圖樣之構圖、排列、字型、設色等近似，有產生混同誤認之虞者；商標之讀音有無混同誤認之虞，應以連貫唱呼為標準；觀念近似則指商標圖樣之實質意義有產生混同誤認之虞者。再「商標法上所謂文字當然包括字之各體，自不能以字體正、草、大、小及排列方法相異而視為文字不同，其有以外國文字用於商標者，亦應視為文字，不能認為商標法所稱之記號」，則為改制前行政法院二十三年度判字第二十八號判例所明示。
二、本件系爭審定第0000000號「新喜多納New Hitona」聯合商標異議事件，被告機關以系爭審定聯合商標圖樣係由中文「新喜多納」、外文「New Hitona」所組成，與據以異議之註冊之第五四七五九九、八一八一五六號「台灣喜多及圖」、第九四三三二０號「喜多」、第九四二五九五號「喜多多」、第八二三０九
六、七七八０三六號「喜多力多」、第八一二五五四號「喜多力士」、第六八０五二一號「台灣喜多３３３」等多件商標相較，二者固有相同之「喜多」二字，惟系爭商標中文係由「新喜多納」四字以大小相同之字體上下直書而成，予人寓目印象整體一致，並未特別突顯「喜多」二字，且系爭商標另有外文「NewHitona」可資區辨，於異時異地隔離觀察，尚無使具有普通知識經驗之購買人與據以異議商標產生聯想而發生混同誤認之虞，兩造商標應非屬構成近似，乃為異議不成立之處分。原告不服，提起訴願，就前揭商標法第三十七條第十二款部分，主張系爭商標與據以異議之第六八０五二一號「台灣喜多３３３」、第五四七五九九號「台灣喜多及圖」、第七○五四八二號「喜多」等商標，應構成近似；就同法條第七款部分，主張中文「喜多」係渠前手台灣喜多股份有限公司使用於奶瓶、奶嘴、奶刷、尿布、洗髮精等多類產品之知名商標，早自七十二年起陸續申准註冊第二○三六七三號、六二二○○九及六三九四四二號等多件商標，系爭商標與據以異議之「喜多」系列商標應構成近似，且指定使用之「嬰兒奶粉、嬰兒食用肉食果蔬罐頭、失禁用尿布」等商品有密切關連，有違反該款之規定等語。訴願機關以系爭審定聯合商標圖樣係由中文「新喜多納」、外文「New Hitona」聯合組成，與據以異議之註冊之第五四七五九九、八一八一五六號「台灣喜多及圖」、第九四三三二０號「喜多」、第九四二五九五號「喜多多」、第八二三０九六、七七八０三六號「喜多力多」、第八一二五五四號「喜多力士」、第六八０五二一號「台灣喜多３３３」等多件商標圖樣相較，兩者外觀並不相同，且各該讀音、字義亦均足資區別，整體予人寓目印象有別，異時異地隔離觀察，尚難謂有使具普通知識經驗之購買人產生混同誤認之虞，非屬構成近似之商標等為由，認被告所為異議不成立之處分，應予維持，乃駁回其訴願。原告猶不服，提起行政訴訟，主張理由及其爭點均如事實欄所載。
三、本院查：㈠系爭商標圖樣係由直書之中文「新喜多納」及橫書之外文「NEW Hitoa」所組成
，其圖樣之中外文直、橫書寫各自獨立，讀音、觀念相同，為一個商標之兩種文字表現。其中文部分「新喜多納」之字首「新」字與外文「NEW Hitoa」之字首「NEW」字相對應，為習知習見之形容詞「新的」，在性質上屬於說明性文字，其識別性本較弱，與其商標之其他文字「喜多納」或「Hitoa」之結合強度微弱，不足以作為區隔系爭商標與其他商標之準據。被告機關編印之商標手冊第四十頁商標近似之判斷方法８（１），亦認二個以上字詞組成之商標，判斷其是否為近似時，應考慮其結合之強弱程度，含有說明性文字之結合商標，例如：以「新」等字詞附加在商標之前面或後面者，應以未附加該說明性文字之部分判斷之。故本件系爭商標於判斷是否與據以異議商標近似時，應將列於字首之「新」排除在外。又系爭商標之中文末字「納」，為藥品、衛生醫療補助品之習慣上名稱，歷年來各大藥廠產製之藥品、衛生醫療補助品類商標有中文「納」字者不勝枚舉，如註冊第八七九一Ｏ號「愛多蒙納ATOMONASE」商標、註冊三一六九七一號「貝咳華納」商標、註冊第三五六二一五號「敏納VINNA」商標、註冊第三九七四二Ｏ號「添不納TANPURA」商標、註冊第五Ｏ七九一五號「葡勝納」商標、註冊第五一九三Ｏ八號「CHAVANA夏梵納」商標、註冊第五四四二八七號「腎補納」商標、註冊第六七六九三○號「妙納」商標、註冊第七一九一一三號「洛意納」商標、註冊第八○二九四○號「普格納」商標、註冊第八四二九○九號「奇納」商標等等，此有原告所提商標公報及明細表附本院卷可稽（起訴狀附件六），足見「納」字已廣泛使用於藥品、衛生醫療補助品，則以之作為商標圖樣之一部分指定使用於中藥、西藥、胃藥．．．等等商品，其識別性甚為薄弱，實不足以憑為判斷商標近似之主要部分。而「喜多」二字則為創新性用語，具有強力識別性，故系爭商標中文之主要部分應為「喜多」二字。
㈡據以異議註冊第九四三三二○號「喜多」商標純以中文「喜多」構成，與系爭商
標中文之主要部分「喜多」相同；據以異議商標之「台灣喜多」商標，其中「台灣」二字為習用字彙，其識別性較為薄弱，其主要部分亦為「喜多」二字，其餘之據以異議商標則以「喜多」置於引人注目之字首，亦特別突出。故兩造商標圖樣相較，其主要部分既均有相同之中文「喜多」二字，於異時異地隔離觀察之際，在外觀或讀音上，即難謂無使人產生混同誤認之虞，觀念上亦有可能使消費者誤解其為出於同一來源之系列商標，應屬近似之商標。
四、綜上所述，原告提出異議，主張系爭商標與據以異議商標構成近似，堪以採信。被告認兩者非屬近似之商標，並無前揭商標法第三十七條第七款及第十二款規定之適用，遽為本件異議不成立之處分，容有未洽，訴願決定未加糾正，仍予維持，亦有未洽，原告訴請將之一併撤銷，自無不合，應予准許。惟系爭商標之審定是否應予撤銷，除其已與據以異議商標構成近似外，尚有待被告審酌其是否符合前揭商標法第三十七條第七款或第十二款規定之其他要件，再為決定（於重為處分時，應注意新修正商標法第九十條規定之適用），則原告求為判決命被告應就系爭商標為異議成立之處分，尚未達全部有理由之程度，依行政訴訟法第二百條第四款規定意旨，原告在請求命被告遵照本院判決之法律見解對原告作成處分部分為有理由，其餘部分，不應准許，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第二百條第四款、第一百零四條、民事訴訟法第七十九條但書、第八十五條第一項前段，判決如主文。
中 華 民 國 九十三 年 七 月 一 日
臺北高等行政法院 第二庭
審判長 法 官 姜素娥
法 官 吳東都法 官 林文舟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十三 年 七 月 一 日
書記官 余淑芬