臺北高等行政法院判決
92年度訴字第4799號原 告 辰崧工業有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 林殷世律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 丁○○
參 加 人 環逸企業有限公司代 表 人 乙○○（董事）訴訟代理人 丙○○複 代理 人 繆璁律師（兼送達代收人）上列當事人間因新式樣專利異議事件，原告不服經濟部中華民國92年8月25日經訴字第09206217810號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主 文訴願決定及原處分均撤銷。
訴訟費用由被告負擔。
事 實
一、事實概要：原告於民國88年12月7日以「垃圾桶架」（下稱系爭案）向被告申請新式樣專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，參加人以其有違核准審定時專利法第106條及第122條準用第27條規定，不符新式樣專利要件，對之提起異議，案經被告審查，於91年12月19日以（91）智專三
（一）03008字第09189002729號異議審定書為異議成立，應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭案是否有違核准時專利法第122條準用第27條之規定而不符新式樣專利要件？㈠原告主張之理由：
⒈二人以上有同一之發明，各別申請時，應就最先申請者准
予發明專利，固為前揭專利法第27條所明定，亦為第122條所準用。惟依上開法條之立法意旨，在於專利權具有排他性及一式樣一專利原則。適用前開規定之前提，應有二人以上有同一之發明（或新式樣），先後提出專利申請，須先申請者，具備取得專利之要件，可得專利者為條件，三者缺一不可。若先申請之新式樣，因不符前揭專利法第
106 條及107條之規定，致未核准專利，因先申請者，既無法取得專利，於審查其後申請之新式樣專利，縱或認為與先申請者有近似者，依前揭解釋，亦無適用前揭專利法第122條準用第27條之餘地，應以前揭專利法第106條及第
107 條作為審查之依據，始為合法。⒉系爭案於88年12月7日提出申請，公告於90年2月11日，公
告號碼為第422599號。被告因參加人提出異議，以參加人引用之於88年6月22日申請，89年9月2日經被告核駁之第00000000號「腳踏垃圾筒」新式樣申請案（下稱引證案），據為審查，依前揭專利法第122條準用第27條之規定，為異議成立，應不予專利之處分。查引證案係88年6月22日申請，但經被告於89年9月2日核駁，未准予專利，引證案係屬未經核准之專利申請案，依前揭專利法第27條之意旨，引證案之申請雖先於系爭案。惟引證案因未取得新式樣專利，被告於審查後申請之系爭案時，縱或認為二者近似，自無適用前揭專利法第27條之餘地，詎被告審查系爭案時，竟依前揭專利法第122條準用第27條規定，為異議成立，應不予專利之處分，被告所為前揭處分，係屬違法，應予撤銷。
⒊「稱新式樣者，謂對物品之形狀、花紋、色彩或其結合之
創作。」「凡新式樣，無下列情事之一者，得依法申請取得新式樣專利：申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用者。有相同或近似之新式樣，申請在先並經核准專利者。新式樣係熟習該項技術者易於思及之創作者，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新式樣專利。」為前揭專利法第106條、第107條第1、2項所明定。次按所謂申請前已見於刊物指刊物已公開發行達於不特定之多數人足以閱覽之狀態，又所謂刊物已公開發行指刊物被於不特人得以見聞之狀態。又申請在先並經核准專利者，係指先申請案之新式樣雖經核准專利，但尚未在後申請案申請當日之前公告專利公報或先申請之新式樣在後申請案申請當日雖尚未核准專利，但其後經核專利者而言。依前揭專利法第106條及107條規定，凡對物之形狀、花紋、色彩或其結合之創作，具有新穎性及創作性者，依法應核予新式樣專利。系爭案於88年12月7日提出申請，公告於90年2月11日，公告號碼為第422599號，而參加人提出之引證案，其雖於88年6月22日申請，但為被告於89年9月2日核駁，未核准新式樣專利，因引證案未經核准取得新式樣之專利，且其核駁之時間，係在系爭案申請之後，依前揭專利法第107條第1項之規定，系爭案應具有新穎性。
⒋本件所應審究者厥為，系爭案有無欠缺創作性之專利要件
，所謂創作性，依前揭專利法第107條第2項規定，新式樣若係熟習該項技術者易於思及之創作者，即不具創作性。審究系爭案有無創作性，不應以引證案作為依據，被告審查本案，既表明不得以引證案作為審查系爭案有無創作性之依據。職是，比較系爭案有無創作性時，自應將引證案排除在外，始與審查理由相符。惟觀被告之審查意見，一方面表明，不應以引證案作為審究系爭案有無創作性之依據，另一方面，在審查過程中，竟以引證案與系爭案比較，以引證案形狀特徵與系爭案形狀特徵幾乎相同，於整體形狀觀之，兩者易於混同，屬近似之形狀，作為認定系爭案與引證案近似之唯一依據，被告前揭審查理由，顯然前後矛盾，委無足採。
⒌參加人另以核駁引證資料文簿出口貿易商採購電話簿西元
1998年下半年版之內頁影本，據為主張系爭案不具新穎性、創作性之依據。惟經被告審查，以其內頁所揭示之垃圾桶架，其與系爭案相較，在造形構成及形狀特徵與系爭案形狀不同，整體形狀觀之，兩者造形各異其趣，並無誤認、混淆之虞，兩者之形狀未構成近似。且系爭案具有形狀特徵與造形變化特色，整體形狀非為熟習該項技術者就該內頁影本所示之垃圾桶架形狀而易於思及之創作，尚難證明系爭不具創作性，足稽系爭案具非熟習該項技術者易於思及之創作，具有創作性。
⒍系爭案係為一種垃圾桶架之新造形設計，參閱各圖式所示
，其大體成為橢圓狀，於筒身底端緣一體向外延設一緣部，該緣部係呈弧狀舌形，而在筒身近底適處則由筒身內向外凸穿一腳踏板，該腳踏板為半弧形，於腳踏板上並設一半弧形且具縱橫交錯紋路之腳踏部。而該腳踏板係以一桿體與筒蓋之連桿一端相連結，而在筒身近頂適處開設一長槽孔，俾供連桿另端由長槽孔處穿出而與筒蓋作動片連結。而該筒蓋亦為橢圓狀，其周緣一體向下延伸一環牆，於後側並延伸一結合部，該結合部係以下端兩側連結片，而與固結在筒身頂端外側之固結部相連結，而令筒蓋可依固結部可向上掀起，並筒蓋之結合部上係穿設一由條體彎折而成梯形之握把。而能藉握把將整體垃圾桶架提起移動，其形狀新穎獨特，線條流暢優美，而搭配於現代居家生活中更有顛覆傳統之感，垃圾桶以橢圓為主體者，在本類產品中，卻未曾見有此嘗試，顯非熟習該項技術者，所易於思及之創作。
⒎系爭案具有形狀特徵與造形變化特色，整體形狀非為熟習
該項技術者就前揭內頁影本所示之垃圾桶架形狀而易於思及之創作，引證案與該影本所示之桶身均為圓桶狀，其差異在於桶身底端之底座有所不同。依引證案遭核駁之理由，乃係以該影本為前案，認引證案係熟習本項技術者易於思及，並達成之創作，即引證案因影本而不具創作性。但系爭案與該影本所示比較，被告則認為就整體形狀，非為熟習該項技術者就影本所示之形狀而易於思及之創作，足稽系爭案確有創作性。系爭案之專利產品為中華民國對外貿易發展協會評選為優良設計產品，有該會頒給之證明書影本可稽，益證系爭案在於創作上具有巧思，要無疑義。⒏既有物品之改良設計，因其造形發展已至成熟，故在造形
設計之空間也日益縮小，難度也相對增高，其近似認定之範圍，自應相對縮減，為專利審查基準所明載。查系爭垃圾桶，係屬既有之物品，其造形發展已至成熟，在造形設計之空間有限，難度亦高下，依前揭專利審查基準，在認定是否近似之範圍上，理應較小，始為合理。系爭案其桶身、桶蓋成橢圓狀，與習知之垃圾桶成圓形或長方形者不同，以橢圓狀造形，更具有線條之優美感及現代感，被告亦認為系爭案，具有形狀特徵與造形變化特色，就整體形狀上，一為橢圓形，一為圓形，兩者為不同之形狀，市場上極易區別，並無誤認之虞。再查，系爭案桶蓋為平直狀，與引證案桶蓋為弧凸狀不同。系爭案之提把呈梯形，後鈕呈三角形，與引證案之提把呈Ｕ字形，後鈕呈長橢圓形，二者不同。系爭案腳踏板呈上揚狀，與引證案腳踏板呈平直狀不同。系爭案底座之前緣較為凸出，踏板有壓花紋路，提把設於後鈕之外端，與引證案底部較桶蓋為偏心設置，踏板為光滑面，提把設於後鈕之中央不同。系爭案底座呈中空狀並設有一桿，與引證案底座中央設有十字形肋條不同。足稽系爭案與引證案就體整之形狀觀查，無論桶體、桶蓋、提把、後鈕．腳踏板或造形比例、配置等均不相同，二者特徵非無顯著之差異。
⒐再佐以垃圾桶係既有之物品，且其造形發展已至成熟，在
造形設計之空間有限下，原告能在如此狹小空間中，作出如此造形上之改變，並使系爭垃圾桶更具有現代感及線條美，應認為二者非近似，始為合理。詎被告竟認為系爭案在橢圓形筒體及底座前緣呈向下斜出狀細微之修飾，與引證案之形狀或有差異，但此細微之差異於造形上屬簡易之修飾，並不能改變其整體形狀與系爭案形狀構成近似之事實，未審究前揭審查之原則，遽以引證案認定系爭案係同一之式樣，實感不服。
㈡被告主張之理由：
⒈前揭專利法第122條準用第27條之立法意旨在於規定先申
請原則，同時也宣示了禁止重複授權之原則，所謂先申請原則是指有二人以上以同一之新式樣，先後向專利專責機關申請專利，縱然都符合授予專利之要件，而專利權僅給予最先提出申請者；若最先提出申請者不准予新式樣專利，則在其後與之相同或近似之新式樣提出申請者，於先申請原則之下，不予新式樣專利。
⒉新式樣是否符合新穎性專利要件，在於判斷申請前有無相
同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用者，有無相同或近似之新式樣，申請在先並經核准專利者。故相同與近似均為新穎性專利要件，引證案形狀為本體呈圓桶狀，於筒身之底部設偏心狀之底座，底座前緣呈向下凹斜出狀，底座上方設有半圓凸弧形之腳踏板，半圓凸弧形腳踏板上端設一腳踏部，桶身後端設一半橢圓形固結部所構成。引證案形狀特徵與系爭案形狀特徵幾乎相同，於整體形狀觀之，兩者易於混同，屬近似之形狀。雖然系爭案在橢圓形筒體及底座前緣呈向下斜出狀細微之修飾與引證案之形狀或有差異，但此細微之差異於造形上屬簡易之修飾，並不能改變其整體形狀與系爭案形狀構成近似之事實，引證案與系爭案係同一之新式樣。
⒊新型、發明的審查基準修正案已經辦過修正公聽會，新式
樣將要辦修正案的公聽會，目前沿用92年以前的審查基準，這是83年公告，後來陸陸續續有修正。雖然94年1月後之新式樣審查基準有一原則，就是未准許的前案不得作為後案核駁的依據，但係於94年之後才適用，於本案沒有適用餘地。
㈢參加人主張之理由：
答辯理由同被告。新式樣的同一，是指相同或是近似。前揭專利法第27條部分雖然是程序上的規定，但是舉重明輕，最先申請的，既然被核駁確定，解釋上後申請案也應該予以核駁。
理 由
一、按凡對物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作，得依法申請取得新式樣專利，為系爭案核准審定時（83年1月21日修正公布）專利法第106條暨第107條第1項所明定。惟如二人以上有同一之新式樣，各別申請時，應就最先申請者准予新式樣專利。復為同法第122條準用第27條第1項前段所規定。
二、本件被告為系爭新式樣專利異議成立之處分，係以引證二（即被告（89）智專一（三）0302 3字第08983013128號專利核駁審定書影本，及其核駁引證資料文簿出口貿易商採購電話簿西元1998年下半年版之內頁影本）內頁所揭示之垃圾筒架之整體形狀與系爭案之形狀特徵未構成近似，尚難證明系爭案不具創作性。引證一（即參加人於88年6月22日申請，89年9月2日經被告機關核駁之第00000000號「腳踏垃圾筒」新式樣申請案）為申請在先，而未核准之新式樣前案，因在系爭案申請前尚未公開，故尚難作為論究系爭案不具創作性之依據。惟引證一之形狀特徵與系爭案之形狀特徵幾乎相同，於整體形狀觀之，兩者易於混同，屬近似之形狀。雖然系爭案在橢圓形筒體及底座前緣呈向下斜出狀細微之修飾與引證一之形狀或有差異，但此細微之差異於造形上屬簡易之修飾，並不能改變其整體形狀與系爭案形狀構成近似之事實，故引證一可證明其與系爭案係同一之新式樣，系爭案違反核准審定時專利法第122條準用第27條規定，資為論據。
三、惟按，本件系爭案核准審定時專利法第122條準用第27條第1項前段所規定，二人以上有同一之新式樣，各別申請時，應就最先申請者准予新式樣專利，係採先申請主義原則，為避免就同一新式樣重複授予專利，而對先申請但於後申請案申請時尚未公開之申請案放寬得作為後申請案擬制喪失新穎性之引證資料。因此，引證案須屬申請在先且其後在後申請案申請日之後已公開或公告者，始得作為核駁後申請案之引證案。如先申請案業經專利專責機關否准專利確定，先申請案既未經公告而公開，並無與後申請案就同一新式樣重複授予專利之情形，自不能再以該未經公開之先申請案作為後申請案擬制喪失新穎性之引證資料。至於後申請案如有與先申請案相同之否准引證資料，自不妨亦可作為後申請案之否准論據，係屬另一問題，自不待言。
四、經查，引證一係參加人於88年6月22日申請，89年9月2日經被告機關核駁之第00000000號「腳踏垃圾筒」新式樣申請案，該先申請案經被告引據引證二之資料認定不具創作性而否准專利申請，且未提起訴願行政救濟而告確定，有被告89年
9 月2日（89）智專一（三）03023字第08983013128號審定書在卷可憑，並為被告所不爭執（93年11月10日準備程序筆錄參照）。因此，先申請之引證案經被告以不具創作性核駁確定後並未經公告而公開。而系爭案係於88年12月7日申請，91年12月19日經被告以違反核准審定時應適用之專利法第122條準用第27條之規定，而為異議成立之審定。亦即被告91年12月19日被告以系爭案擬制喪失新穎性而為異議成立審定時，先申請之引證一業經被告於89年9月2日以該先申請案不具創作性而否准專利申請確定在案，且未經公告而公開。
則依上開說明，本件已不得再以該未經公開之先申請引證一作為系爭案擬制喪失新穎性之引證資料。惟被告未審酌及此，仍以引證一作為系爭案擬制喪失新穎性之論據，認系爭案之申請違反核准審定時專利法第122條準用第27條規定，依上說明，自有未洽。訴願決定未加指摘而予維持，亦非妥適。原告據此指被告援引引證一作為系爭案有違前揭專利法第122條準用第27條規定，所為異議成立，應不予專利之處分，於法有違，請求撤銷原處分及訴願決定，為有理由，應予准許，並由被告依本院上述之法律見解另為適法之處分。
五、另本件本院係就被告援引引證一作為系爭案有違前揭專利法第122條準用第27條規定，為異議成立，應不予專利之處分，於法有違之爭點為審究。至於先申請之引證案既經核駁處分確定，與之近似之後申請案是否應予核駁，仍應以本件異議之引證資料是否足以證明系爭案不具新式樣專利要件判斷之。而關於原處分認定引證二尚難證明系爭案不具創作性之是否妥適部分，並非本件原告起訴之爭點，本院就該部分爰不予論究。關於該部分被告之認定，受不利益判斷之當事人有不服者，應屬得否於被告依本件見解另為適法處分後，另行請求救濟之問題，併此敍明。
據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 94 年 3 月 31 日
第一庭審判長法 官 姜素娥
法 官 吳東都法 官 陳國成上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 94 年 4 月 1 日
書記官 王英傑