臺北高等行政法院判決 九十二年度訴字第四八四號
原 告 日商‧明晃化成工業股份有限公司代 表 人 甲○○○董事訴訟代理人 丁○○兼送達複 代理 人 戊○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）住同右訴訟代理人 丙○○
參 加 人 乙○○右當事人間因發明專利異議事件，原告不服經濟部中華民國九十一年十二月五日經訴字第０九一０六一二八五五０號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟。本院判決如左：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：緣原告前於民國（下同）八十八年三月八日以「記錄媒體用碟片之收容盒」向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利（下稱系爭案）。公告期間，參加人以系爭案有違核准審定時專利法第十九條、第二十條第一項第一款及第二項之規定，不符發明專利要件，檢據異議證據為西元一九九七年十一月十一日公開之美國第0000000號專利案（下稱引證案），對之提起異議，案經被告審查，於九十一年七月三十一日以（九一）智專三
（一）０五０一七字第０九一八九００一七七二號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起本件行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明求為判決：訴願決定及原處分均撤銷。
㈡被告聲明求為判決：駁回原告之訴。
㈢參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未為任何聲明及陳述。
三、兩造之爭點：引證案是否足以證明系爭案不具新穎性及進步性？
甲、原告主張之理由：
一、按前揭專利法第十九條規定：「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作」；惟「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成者，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利。」，固復為同法第二十條第二項所規定，然系爭案發明所蘊涵之技術思想及其實施手段與參加人所提示之引證圖式比較，具有絕對新穎性及進步性，實為本業界習知技術之重大突破，其申請完全符合前揭專利法第十九條之規定且無第二十條第二項情事之適用，合先陳明。
二、參加人於九十年三月卅日向被告對系爭案提起異議所檢呈之引證案美國專利US00000000號，依被告（九○）智專一（二）一四○一六字第○九○一二○五三九八三號函，在說明三記載證二未附認證本及中譯本，請依現有資料逕行答辯，。按八十三年十月三日經濟部令修正發布的「專利法施行細則」第二十八條第三項規定：「異議證據為書證者，應檢附原本，．．．」。換言之，引證案美國專利案中之引證圖式，在未經驗證真偽前，並不具有證據效用，其後引用所發生的一切作為，均為無效，即不得據為證明系爭案申請不合專利法之依據。被告機關於初始審核該證二文件明知其未經認證，既未通知參加人補正，亦無通知原告自行查證，而係指原告逕行答辯。今被告臨訟竟置法律規定於一旁，且不顧其上揭函所言，反稱原告要自行查證。被告顯然已違反上揭專利法施行細則所規定之正當程序原則，且顯悖乎行政程序法第八條「行政行為，應以誠實信用方法為之，並應保護人民正當合理之信賴」之規定。何況，在被告之專利異議審定書中，亦未訴明該未經查證真偽之證二文件如何可具有證據效用。被告怠忽審核之義務，於法自有違誤，自應將原處分撤銷，方為正辦。
三、又參加人在異議申請書第３頁㈣第十行記載：「藉由引證案的圖式所揭示可知（請參照附件二之圖式第一、二、三圖所述，．．．）」；及在第頁標題附件二之括號內記載：「僅引用圖式，故不另附中譯本」。由此異議申請書有關引證資料利用部份的記載可知，參加人僅引用了美國專利附圖第１至第圖所示的圖示圖面作為引證內容，在此等圖面中僅有數字而已。然而，被告在異議審定書內所用構件名稱竟與參加人在異議理由內所用構件名稱不同，且又不指明係美國專利內文說明的那一構件的數字代號。原告之異議答辯書係依據參加人之異議理由而答辯者，被告竟然非依參加人之異議理由及原告之答辯書比較作成異議處分理由，而是自行加入了參加人聲明所未引用之美國專利本文詳述說明部分。被告最終以異議理由提及之美國專利本文之內容為基礎，而此部分文字說明又未經原告答辯，原告深有遭受突襲之憾，其所為本案異議成立之處分不無違誤，而訴願決定機關又漏無詳酌，損害原告權益至鉅。
四、查參照原告專利說明書並配合附圖可知，系爭案碟片收容盒的構造，作成可由中央範圍與外周緣部之兩部位(6)、(7)來支持碟片，與引證案美國專利僅在中央範圍支持碟片的構造不同。系爭案之構成包括：嵌合於碟片 (100)之中央孔 (101)的保持部 (5)，而保持部 (5)具有從保持板 (2)中央部的孔 (9)內周面伸出的基部 (10)，其以徑內方向且向軸方向上方作成傾斜狀；從基部 (10)於圓周方向伸出的擴大部 (12)；從擴大部 (12)之端部上端部突出於徑外方向的突起 (13) ，而由該等突起 (13)之前端所圍出之包繞圓之直徑係比碟片之中央孔 (101)直徑為大，及使擴大部 (12)之外徑得以嵌合於碟片 (100)之中央孔 (101)的大小；以及從擴大部 (12)之端部設有於徑內方向伸出的推動部 (14)等。因此，利用系爭發明所提供的碟片收容盒，由於保持部 (5)首創的構造，可以甚小之力量在推動部 (14)之施壓，即可使突起之變位量，即突起自碟片之上面移動到下面之移動量最小化，將嵌合於保持部的碟片解除，同時亦可兼得盒全體厚度最小化在6mm以下的效果，此等效果請參照依系爭案構造所製成的實物。
五、然而，參照由參加人聲明作為引證資料的美國專利第0000000號之引證圖式部分，姑不論如上述巳不具證據力，僅僅基於圖面所顯示的構成即足可經由比對而推測與系爭案並不相同，即便再佐以英文說明書之構件的組成方式及作動方式的說明，亦可證明系爭案之技術思想並非基於該美國專利而衍生出者。參加人早知，由美國專利引證案與系爭案技術思想所因應之有形構造比較，無一相同，致不能達成收容盒小型化及可使推壓推動部力量減小的目的，因此，故意不以美國專利全文內容為比較基礎，卻以無任何文字說明的圖式為證據資料，及佐以毫無根據，一廂情願的說明，自圓其說，意欲全盤否定系爭案技術之進步性。既然在異議理由中，有關構件間的結合關係及作動方式關係人已聲明不配合美國專利的內文說明，實無從瞭解圖面各構件間所代表的技術意義（事實上，參加人亦聲明不欲對應），被告如何可根據美國專利的圖式並依據異議理由錯誤的說明而認定系爭發明不具進步性，而為異議成立的處分？事實上，根據美國專利說明書，在第２圖所示的周邊突脊裝置 (14)位在碟片支持 (11)的頂端端緣 (15)的下方，故其設計原意並不在提供解決收容盒厚度最小化之問題。又在美國專利說明書第３欄第起至第４欄第７行有關第６、７、８圖所示的操作的說明可知，外力在壓迫支持柱 (11)的頂端 (18)，使支持柱 (18)向下方彎曲及位移，直至下端端緣 (16)離開碟片的下端面到達碟片的下端面，使碟片可解除嵌合的距離，因支持柱 (16)為直立狀態故所需的力量甚大且頂端 (18)的移動距離長。然而系爭案的構造如同前文已述及，且對照實物，因為基部 (10)以徑內方向且向軸方向上方作成傾斜狀，故可以甚小的力量在推動部 (14)上施壓，即可容易地造成突起 (13)自碟片上方到碟片下方的位移。系爭發明可以最小力量使突起(13) 位移及位移距離小的技術思想與引證案者不同，且又產生收容盒高度小量化的不可預期之功效增進至為瞭然。被告機關完全無視系爭案此種構造空間形態變化所衍生之技術意義及其所蘊涵的技術思想，竟以無根據之說明，反稱系爭案為運用申請前既有技術，並不具有顯著之進步性，不無率斷，而原訴願決定機關亦忽略詳酌，實欠允當。
六、事實上，系爭案之對應美國申請案係於西元二○○二年九月三日獲得美國專利第US0000000號。在美國專利局審查中，也曾提出引證案US0000000作為先行技術來考量。系爭案八十九年六月八日修正申請專利範圍之對應於美國申請案之申請專利範圍第１項美國專利局早已認定系爭案與引證案構造不同，且具有進步性。縱然美國專利制度與中華民國或有不同，但關於進步性的認定原則則為兩國共通：「35 U.S.C. 103 Conditions for patentabiliity; non-obvious subjectmatter. (a) A patent may not be obtained though the invention is notidentically dislosed or described as set forth in section 102 of thistitle, if the differences between the subject matter sought to bepatented and the prior art are such that the subject matter as a wholewould have been obvious at the time the invention was made to a personhaving ordinary skill in the art to which said subject matter pertains．Patentability shall not be negatived by the manner in which theinvention was made.」；前揭專利法第二十條第二項規定：發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利。而被告不為詳察，竟錯誤認定系爭案與引證案比較，不具有顯著的進步性，竟然與專利制度最完善的國家南轅北轍，實難令人信服其所論正確。
七、系爭案與引證案之比較差異：㈠目的⒈系爭案：⑴使收容盒之厚度為先前技術之一半左右；⑵以小小的力來保持碟片之
中央孔，確實地保持；⑶可由觸摸式操作；⑷可拆卸；⑸使盒之開閉操作容易；⑹防止盒之破損；⑺使收納在收容架等的該盒容易取出；⑻使製造盒用之金屬模構造簡單化等。
⒉引證案：⑴容易取出碟片；⑵安全的保持器。（目的不在於解決保持器之厚度問
題）㈡構成手段：
⒈系爭案：一種記錄媒體用碟片之收容，具有保持板 (2)，係覆蓋具中央孔 (101)
的記錄媒體用碟片 (100)之記錄面側，同時具備以繫止脫離自如地嵌合於中央孔 (101)的保持部 (5)，其特徵為：該保持部 (5)具備：
⑴從設在上述保持板(2)中央部的孔(9)內周面伸出的基部(10)；⑵從該基部(10)伸出於周方向的擴大部(12)；以及⑶從該擴大部(12)之端部突出於徑外方向的突起(13)；該突起 (13)前
端之包繞圓直徑，係比上述碟片 (100)之中央孔 (101)直徑為大，並使上述擴大部 (12)之外徑，得以嵌合於碟片 (100)之中央孔 (101)的大小。
⒉引證案：保持器（holder 10）：包括⑴直桶狀之支持柱（support post 11）、
⑵水平底座（horizontal base 13）、⑶具複數條縲旋狀溝槽（grooves 22）之平面接觸單元（contact member 12）、⑷頂部（top 18），其表面具有複數縲旋狀溝槽（grooves 19）；且具至少2或3個狹縫（slot 20）從水平底座13、經周面延伸構件（peripheral ridgemeans 14）而延展到頂部表面)的狹縫（slot 20）㈢作動機制：
⒈系爭案：在保持狀態下，碟片與保持部5之基部(10)、擴大部(12) 及突起(13)間
為點或線接觸；以及利用突起(13)之外張力強固嵌合碟片、並藉由發出聲響協助使用者確保嵌合狀態；卸下碟片時，係利用下壓力量使基部
(10)、擴大部 (12)及突起 (13)構成之產生沉下量（變形）取出碟片。由於引證案碟片與保持部間為面接觸且其支持柱11為直立狀；而系爭案碟片與保持部為點或線接觸，所以卸下碟片時所需力量較引證案輕易。
⒉引證案：在保持狀態下，碟片與保持器 (holder 10)之（支持柱11、平面接觸單
元12間為面接觸；由於支持柱為直桶狀（無突起機構設計），碟片與保持器間無法確定嵌合而不能防止碟片脫落，所以碟片較易脫落。卸下碟片時，係利用下壓力量使平面接觸單元12之溝槽22、頂部18之溝槽19、及狹縫20產生變形而取出碟片。
㈣功效：
⒈系爭案：⑴使收容盒之厚度為先前技術之一半左右（保持板與蓋體閉合狀態時盒
之厚度為6mm以下）；⑵可確實地將碟片保持在中央孔；⑶可由觸摸式操作、拆卸碟片；⑷使盒之開閉操作容易，並可防止盒之破損以及⑸使用構造簡單之金屬模即能夠製造等。
⒉引證案：安全而容易取出碟片的保持器；但無具體之最小厚度數據。
八、又依前揭專利法第四十四條之一第四項規定；依前三項所為之補充、修正，不得變更申請案之實質。於審定公告後提出之補充、修正，並須有下列各款情事之一始得為之：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。」。觀其意旨，發明專利案即使經審定公告或核准後，對於諸如申請專利範圍過廣、誤記之事項或不明瞭之記載等情事仍允許補充或修正，並不因此撤銷原來審定或已核准之專利，足見專利法對於申請專利範圍過廣及誤記事項之瑕疵，並非採取只要發現就不能予以專利之嚴厲立場，而係本於鼓勵發明與創作以促進產業發展的立場給予補充或修正的機會，在未經審定公告前，如補充或修正說明書或圖式，而非變更申請案之實質，單純因申請專利範圍過廣之情事，固得隨時提出修正或縮限，即使於發明專利案經審定不予專利之後行政救濟中，基於同一立法意旨，仍非不得提出修正或縮限。否則，若令申請人重新提出申請，因申請時重新認定，不但影響其新穎性之成立，且在前揭專利法第二十七條採先申請主義下，勢將使其喪失適用「二人以上有同一之發明，各別申請時，應就最先申請者准予發明專利」規定之先機；如果同一申請案在外國已先獲准專利而公開，該外國又未與貴國相互承認優先權，重新提出申請將使該申請案喪失新穎性，或雖有相互承認優先權，重新提出申請可能逾越第一次在外國提出申請專利之次日起十二個月，而不得享有優先權，均顯非立法本意。此論述已為鈞院於九十年訴字第三二五號判決中所採。亦即「故原告修正縮限其本案申請專利範圍雖在本案被告審定之後，若符合上開規定要件，仍非法所不許，則其本案申請專利範圍經修正縮限後，是否仍非符合發明專利要件，被告即有就其所提出之修正本，實質上予以重行審查之必要（改制前行政法院八十六年判字第二二一五號判決及八十七年判字第八六三號判決意旨參照）。又經濟部八十八年十二月八日經（八八）訴字第八八六三五四三六號訴願決定意旨亦認「訴願人於訴願階段所送申請專利範圍修正本，固非訴願機關所得論究，惟如其內容倘有縮小原申請專利範圍之情事，並已足以動搖或變更原處分認定本案不具產業利用性之事實基礎者，則本案是否全然不具可專利性，即有重行審酌之必要」。
九、今原告於九十一年九月二十六日提出之申請專利範圍修正本，係依前揭專利法第四十四條之一第四項第一款之規定而提出，並未變更申請案之實質，僅係將原八十九年六月八日修正核准之申請專利範圍第１及２項合併整理限縮成新第１項並刪除原第２項而完成者，俾使原訴求之申請專利範圍更具體明確，並因此修正具有可變動不具進步性之事實基礎。亦即，在九十年七月十九日提出的申請專利範圍修正本，被告機關認定由原申請專利範圍第１項及第２項合併所成的新申請專利範圍第１項，係刪除了八十九年六月八日申請專利範圍第１項中「突起前端包圍圓直徑，係以碟片之中央孔徑為大，並使擴大部之外徑得以嵌合於碟片之中央孔的大小」部份，顯已變更質內容。所以被告拒准修正及原訴願決定機關亦遞予維持。然而九十年七月十九日新修正申請專利範圍第１項中雖然刪除了上述部分的內容，但因以下理由，原告並不認定構成申請專利範圍第１項的實質變更。蓋在九十年七月十九日新修正申請專利範圍第１項：一種記錄媒體用碟片之收容盒，具有保持板，係覆蓋具中央孔的記錄媒體用碟片之記錄面側，同時具備以繫止脫離自如地嵌合於中央孔的保持部，該保持部具備從設在保持板中央部的孔內周面伸出的基部，從該基部伸出於周方向之擴大部，以及從該擴大部之端部突出於徑外方向的突起，其特徵為：「該基部，從保持板之孔內周面，以徑內方向且向軸方向上方設成傾斜狀，且，在周方向具預定間隔間設多數，該擴大部，從基部之內端部以周方向一方伸出於同心圓上，在該擴大部之端部設伸出於徑內方向的推動部，該突起，設於擴大部之端部的上端部。」在此第１項中已清楚地揭示系爭案的保持部 (5)可在碟片 (100)之中央孔 (101)繫止脫離自如；同時，亦清楚地揭示由基部 (10)於圓周方向延伸的擴大部 (12)，為保持部 (5)的構成要件之一。亦即在此第１項中已包含有：「並使擴大部之外徑得以嵌合於碟片之中央孔的大小」的內容。同樣地，系爭案之突起 (13)係由擴大部 (12)的端部朝徑外方向突出，其目的在說明書中已示為「確實地保持」，此意謂防止所收納的碟片不可預期地任意脫離。而為達到此目的，所以系爭案此部分的構造為自擴大部
(12) 的端部設有朝徑外方向突出的突起，而此突起之前端的包繞圓直徑當然必須較碟片中央孔的直徑為大。故原申請專利範圍第１項中：「使該突起前端之包繞圓之直徑，係比碟片之中央孔直徑為大，．．．」的實質含意，在此新修正第１項已教示。
十、由上分析可知，在九十年七月十九日所提出之第１項申請專利範圍第１項修正，並無變更原申請第１項之實質內容，且在九十一年九月二十六日再提出之第二次申請專利範圍修正本，其中第１項係為使第一次修正的第１項暗含的意義更加彰顯，因而可搖動不具進步性之事實基礎。被告機關遽然拒准系爭案第一次修正及原決定機關以系爭案第二次修正違反前揭專利法第四十四條之一規定，均有不當。衡諸鈞院九十年訴字第訴字第三二五號判決及經濟部訴願決定意旨，即有重新酌斟之餘地，原決定機關未注意及此，徒以此修正非訴願審議範疇，不予置理，實有違誤。另，被告又指稱系爭案所主張的技術內容僅是將盒體厚度定出一個尺寸大小，但有關系爭案的發明動機、據以達到發明目的的措施，與引證案周邊突脊裝置非在解決厚度問題是否有關，利用引證案技術是否能完成本發明並無求證，以證明系爭案進步性，竟以利用系爭案可解決操作壓力大、移動距離長僅係原告之主觀臆測，不具公信力，及系爭案獲准他國專利，與原處分無涉云云之託辭予以搪塞，在在可見原處分之判斷基礎，顯失之偏頗。
乙、被告主張之理由：
一、原告主張參加人所提之引證案，並未附認證本、中譯本，在未驗證真偽前，不具證據效用；參加人之異議理由僅引用引證案圖面，被告之審定書與異議理由所用構件名稱不同，被告又以引證案之美國專利為處分基礎，所為處分不無違誤云云。按被告（九０）智專一（二）一四０一六字第０九０一二０五三九八三號函，雖記載引證案未附認證本及中譯本，惟原告於異議答辯時，對此並未爭執（詳原告九十年七月十九日之專利異議答辯書）；況該引證案資料，為美國已見公開之刊物，任何人皆可上網查證，原告亦可自行至被告處查證，自難據以為訟爭之手段；且由原告所提之專利異議答辯書，原告顯已接受參加人所提之引證案，並以之作為答辯比較之依據，被告當參酌雙方當事人之主張為公正客觀之審定，並無違誤。異議理由中雖有載述「藉由引證案的圖式．．．」、「僅引用圖式，故不另附中譯本」等，然此僅屬異議人之比較方式，惟審查上仍應就異議證據所揭內容加以審究，而異議理由有關引證案係以第３頁至第頁為主張，審查系爭案自應就上揭頁數之內容來詳加論究，而非原告斷章取義，以寥寥數語所可涵蓋者。查引證案既為「美國專利案」，且為與系爭案論究比較之依據，有關引證案之構造名稱自以引用引證案原有名稱之譯名為宜，參加人雖逕以系爭案相對名稱為引證案名稱，僅係用語差異，然在實質技術認定上並無影響，此由原告之訴願理由書亦可知，至於引證案既為參加人之證據主張，且為與系爭案論究比較之依據，被告自得參酌引證案原文之相關技術內容作為審查之論證說明，故被告原處分當屬公正客觀，並無違誤之處。
二、原告復主張引證案僅以圖面之構成足可經由比對而推測與系爭案並不相同；根據引證案說明書，周邊突脊裝置非為解決厚度問題，支持柱操作力量大，且移動距離長，系爭案與引證案技術思想不同；事實上，系爭案之對應美國申請案也已獲得專利，並曾以引證案為先行技術考量，原處分竟錯誤認定系爭案不具進步性；參照立法本意、行政法院判決、經濟部訴願決定，系爭案第一、二次之修正遭到拒准，均有不當；原處分、原決定均有違誤云云。惟系爭案並未依規定修正申請專利範圍，論究系爭案自應依其原公告之申請專利範圍，而非原告個人逕為認定之申請專利範圍，合先敘明。按系爭案原申請專利範圍之特徵中已具體指明：「使該突起前端之包繞圓之直徑，係比碟片中央孔直徑為大」，此乃系爭案所主張之必要技術內容；系爭案於九十年七月十九日修正之申請專利範圍，逕將上揭系爭案必要技術內容刪除，顯然已變更實質內容，亦違反禁反言原則；依前揭專利法第四十四條之一第四項規定：「依前三項所為之補充、修正，不得變更申請案之實質」，揆諸其立法意旨，係在於防止不當之專利，防止申請人恣意變更其原主張之技術內容，致影響專利制度建立、運行，被告依專利法規定，不准系爭案之修正，自屬無誤。至於原告於九十一年九月二十六日訴願階段又另提出第二次之申請專利範圍修正本，此已非原處分得以審究者，且亦與前揭專利法第四十四條之一規定不符，並經訴願決定駁回在案，故原處分、訴願決定不准系爭案修正申請專利範圍，依法有據，均無不合。
三、又查系爭案與引證案，主要均於保持板２（保持器）內周面延伸出基部（連接構件），基部伸出周方向之擴大部（支持柱），擴大部之端部具有突出徑外方向之突起（下邊緣），突起前端形成包繞圓之直徑，比碟片中央孔１０１直徑為大，使擴大部、外徑可嵌合於碟片中央孔１０１者，顯見系爭案主要技術思想已由引證案所揭示；至於原告指稱引證案之周邊突脊裝置非在於解決厚度問題，然厚度問題只是生產實施之技術尺寸細節改變，而由系爭案所主張之技術內容，也僅是將盒體厚度定出一個尺寸大小，自亦可資證明；而原告指稱引證案操作壓力大，移動距離長，此等亦僅係原告之主觀臆測，當不具公信力，且尺寸大小本係可作適當調整者，並無所謂距離長短問題。另系爭案是否獲准他國專利，與原處分無涉，礙難援引比照。
理 由
一、按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，得依系爭專利核准審定時專利法十九條暨第二十條第一項之規定申請取得發明專利。惟其發明如係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無欠缺新穎性情事，仍不得申請取得發明專利，同法第二十條第二項定有明文。復按八十三年一月二十一日修正公布（即系爭專利核准審定時所適用）之專利法第二十條第二項規定「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟悉該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利」，該法條刪除修法前之「未能增進功效」乙語，其立法目的乃係「為避免發明及新型之定義暨觀念混淆者，故刪除『未能增進功效』，俾使發明與新型專利之進步性有較明確之界定」。換言之，發明專利係為保護技術貢獻較大之發明，而新型專利係為保護技術貢獻較小之發明，以符合發明專利之保護期限（自申請日起算二十年）較新型專利之保護期限（自申請日起算十二年）長之衡平原則。因此，雖係運用申請前既有之技術或知識，而為熟悉該項技術者所能輕易完成，但如具有功效之增進時，固可准予「新型」專利（參照系爭案核准時專利法第九十八條第二項），然在判斷是否符合「發明」專利之進步性要件時，並不能僅考慮是否有功效之增進，而主要係以技術貢獻之跨幅是否足夠達到如前揭專利法第十九條所述之「利用自然法則之技術思想之高度創作」作為判斷標準；倘若發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟悉該項技術者所能輕易完成時，縱使具有功效之增進，仍難認已達到高度創作之技術水平而具進步性，即不得核准發明專利。
二、本件系爭第00000000號「記錄媒體用碟片之收容盒」發明專利案，原告於九十年七月十九日提出申請專利範圍修正本，經被告認其與九十年一月一日之公告本比較，將原第一項特徵中「突起前端包繞圓之直徑，係比碟片之中央孔直徑為大」部分刪除，顯已變更實質內容，應不准予修正，本案依原公告本審查。系爭案其主要具有保持板，係覆蓋具中央孔之記錄媒體用碟片之記錄面側，同時具備以繫止脫離自如地嵌合中央孔之保持部，其特徵為，保持部具備：從設在保持板中央部的孔內周面伸出之基部；從該基部伸出於周方向之擴大部；以及從該擴大部之端部突出於徑外方向的突起，使該突起前端之包繞圓之直徑，係比碟片之中央孔直徑為大，並使擴大部之外徑得以嵌合於碟片之中央孔的大小。參加人所提異議附件二為一九九七年十一月十一日公開之美國第0000000號專利案（即引證案），其公開日期早於系爭案之優先權日西元一九九八年三月九日（在日本之申請日），引證案主要在保持器設有從連接構件豎起之碟片支持柱，連接構件為水平基部之一部分，支持柱上周端有一下邊緣，其包繞圓直徑略大於碟片之中央孔者。經被告審查，以系爭案與引證案比較，兩案主要皆於保持板（保持器）內周面延伸出基部（連接構件），基部伸出周方向之擴大部（支持柱），擴大部之端部具有突起徑外方向之突起（下邊緣），突起前端形成包繞圓之直徑比碟片中央孔之直徑為大，使擴大部外徑可嵌合於碟片中央孔者；系爭案雖在部分形狀上稍有變化及定有閉合蓋體厚度，惟此等乃一般習用幾何形狀及實施時尺寸之簡單調整；故系爭案申請專利範圍第一、二十三項獨立項之主要運用技術已由引證案所揭示，而系爭案其他申請專利範圍附屬項，如第二至二十二、二十四項中所附屬之基部型式、彈性變形、卡合聲響、突起等分、厚度、間隙、載置部、周壁及圓弧狀壁、鉸鏈部、蓋體型式、接合型態、定位方式等構造，亦皆屬一般習用光碟片盒常見型式及組合手段，並不具有顯著之進步性；且兩案所能達成碟片之確實保持，以觸摸式操作之標的相同，系爭案當為運用申請前既有技術所能輕易完成者，並非利用自然法則之技術思想之高度創作，乃為本件異議成立，應不予專利之處分。原告不服，循序提起訴願及行政訴訟，主張系爭案於西元二○○一年七月十九日提出之修正申請專利範圍係原告之代理人對指示書誤解，為證清誤解，特附上附件二之指示書及附件三原告本意之修正申請專利範圍；系爭案之基部與引證案之連接構件構造、效果差異很明顯；系爭案之擴大部與引證案之支持柱在構造力學性質不同；系爭案之突起可避免磁片卡在中途；系爭案之可撓性遠勝於引證案；系爭案綜合各種特徵，就可獲得6mm以下盒子厚度之效果，系爭案確已具進步性，原處分未詳細審查，審定顯屬違誤。系爭案之對應美國申請案已於西元二００二年九月三日獲得美國第0000000號專利；並提出系爭案之實物樣品及試用碟片佐證云云。
三、本院查：㈠原告主張在異議答辯時原打算將申請專利範圍作限縮以早日謀求專利化，但是西
元二００一年七月十九日所提出之修正申請專利範圍係對指示書（按：係原告對其代理人之指示）誤解，因不當刪除而誤使被告認定其涉及「實質變更」，因而導致不受理系爭案申請專利範圍之修正，造成「異議成立」之反結果云云，惟查是否修正申請專利範圍及如何修正，係由原告自行判斷，而其代理人有無對「指示書」誤解，核屬原告與代理人間之內部問題，原告於原處分階段九十年七月十九日所提出之申請專利範圍修正本，既已變更實質內容（關於此點原告並不爭執），則被告不准其修正而依原公告本審查，並無不合。又原告於訴願階段所提之九十一年九月二十六日系爭案申請專利範圍修正本，為異議審定後所提出，訴願決定以其與行為時專利法第四十四條之一規定不符，其既未經被告審查及參加人答辯，即非本件訴願審議之範疇，經核洵無違誤。
㈡系爭案依其申請專利範圍所載係「⒈一種記錄媒體用碟片之收容盒，具有保持板
，係覆蓋具中央孔的記錄媒體用碟片之記錄面側，同時具備以繫止脫離自如地嵌合於中央孔的保持部，其特徵為該保持部具備：從設在保持板中央部的孔內周面伸出的基部；從該基部伸出於周方向之擴大部；以及從該擴大部之端部突出於徑外方向的突起，使該突起前端之包繞圓之直徑，係比碟片之中央孔直徑為大，並使擴大部之外徑得以嵌合於碟片之中央孔的大小。」「一種記錄媒體用碟片之收容盒，係由覆蓋具有中央孔的記錄媒體用碟片之記錄面，同時具備以繫止脫離自如地嵌合於中央孔的保持部之保持板，與該保持板藉由鉸鏈部以開閉自如地軸樞之蓋體所構成，其特徵為於關閉保持板與蓋體狀態之盒厚度為6mm以下。」（以上為獨立項，見原處分卷第三十二、三十四頁）可知系爭案之特徵主要於中央部孔內伸出基部，基部伸出周方向之擴大部，擴大部端部設突出徑外方向之突起，突起之包繞圓直徑比碟片中央孔大，使擴大部外徑得以嵌合碟片中央孔，及關閉保持板與蓋體之厚度在6mm以下者。而引證案主要特徵在保持器（holder 10）設有從連接構件（contact member 12）豎起之碟片支持柱（compact disksupport post 11），連接構件為水平基部（horizontal base 13）之一部分，支持柱上周端有一下邊緣（a lower edge 16），其包繞圓直徑略大於碟片（compact disk 23）之中央孔（circular edge 24）（以上見原處分卷第十一至二十一頁引證案之專利公告圖說）。足見系爭案之主要技術特徵，在引證案內已有揭示，即保持器（相當於系爭案之保持板）內周面延伸出連接構件（為水平基部之一部分，相當於系爭案之基部），連接構件伸出周方向之支持柱（擴大部），支持柱端部具有突出徑外方向之下邊緣（突起），下邊緣形成之包繞圓直徑比碟片中央孔直徑大，使支持部外徑可嵌合於碟片中央孔者；至於原告指稱引證案之周邊突脊裝置非在於解決厚度問題云云，查系爭案所主張之技術內容，固有將盒體厚度定出一個尺寸大小，但厚度問題只是生產實施時尺寸之簡易調整，為熟習該項技術者運用申請前既有之技術或知識所能輕易完成，並非利用自然法則之技術思想之高度創作；又原告指稱引證案支持柱操作壓力大，移動距離長云云，僅係原告之主觀臆測，不足採信，且尺寸大小本係易於思及，可作適當調整之事項，系爭案尚難執此主張其具有技術思想之高度創作。另外原告所主張系爭案之基部延伸方向、擴大部懸臂方式、突起大小、撓曲形式等技術，亦概屬實施上之細節變化，並非利用自然法則之技術思想之高度創作，為熟習該項技術者運用申請前既有之技術或知識所能輕易完成，尚難謂符合發明專利之進步性要件。
㈢原告主張參加人所提之引證案，並未附認證本、中譯本，在未驗證真偽前，不具
證據效用；參加人之異議理由僅引用引證案圖面，被告之審定書與異議理由所用構件名稱不同，被告又以引證案之美國專利為處分基礎，所為處分不無違誤云云。按被告（九０）智專一（二）一四０一六字第０九０一二０五三九八三號通知原告就異議理由答辯函，雖記載引證案未附認證本及中譯本，惟原告於異議答辯時，對此並未爭執，亦未否認其真正，逕以之作為答辯比較之依據（詳原告九十年七月十九日之專利異議答辯書）；況該引證案資料，為美國已見公開之專利案，除刊登專利公報、張貼網站外，亦有發行光碟版，任何人皆可上網搜尋檢索，或至圖書館閱覽查證，亦可逕向被告查詢，自難以參加人提起異議時未檢附引證資料之原本或認證本，即否定其真正。而本件據以異議之引證資料，據被告稱係從美國專利公報之光碟版列印而來，此有完整條碼附於該專利公報之上方可稽（原處分第二十一頁），其既經被告機關於審查時加以驗證無訛，其形式及實質之真正，應無疑義。又參加人之異議理由中雖有載述「藉由引證案的圖式．．．」、「僅引用圖式，故不另附中譯本」等，然此僅屬異議理由之比較方式，被告於審查上仍應就據以異議之引證案所揭內容加以審究，有關引證案之構件名稱自以使用引證案圖說原有名稱之譯名為宜，參加人雖逕以系爭案相關構件之名稱作為引證案相對應構件之名稱，有欠允當，然兩者主要構件特徵確屬相似，已如前述。至於引證案既為參加人之證據主張，作為與系爭案論究比較之依據，亦已檢送原告答辯，被告自得參酌引證案原文之相關技術內容作為審查之論證說明，並無突襲可言。又各國專利法制不同，審查基準互異，原告主張系爭案之對應美國申請案已於西元二００二年九月三日獲得美國第0000000號專利一節，尚難執為系爭案亦應准予專利之論據。
四、綜上所述，被告認系爭案違反核准審定時專利法第十九條、第二十條第二項之規定，所為本件異議成立之處分，認事用法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告起訴意旨，仍執前詞及個人主觀之見解，請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如
主文。中 華 民 國 九十三 年 六 月 十七 日
臺北高等行政法院 第二庭
審判長 法 官 姜素娥
法 官 陳國成法 官 林文舟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十三 年 六 月 十七 日
書記官 余淑芬