臺北高等行政法院判決
92年度訴字第05104號94原 告 荷蘭商‧法倫提諾環球公司（Valentino Globe B.V.）代 表 人 甲○○○○○○H訴訟代理人 陳長文律師
蔡瑞森律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 丁○○
參 加 人 乙○○○○○○G訴訟代理人 丙○○上列當事人間因服務標章異議事件，原告不服經濟部中華民國92年9月17日經訴字第09206220060號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：參加人於民國（下同）88年6月28日以「GIOVANNI VALENTINO」服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第35類之「首飾、貴金屬、珠寶之零售服務」，向被告申請註冊，經被告准列為審定第128109號服務標章（下稱系爭服務標章，圖樣如附圖一所示）。嗣原告以系爭服務標章有違商標法第77條準用第37條第7款規定，檢具「VALENTINO」商標（下稱據以異議商標，圖樣如附圖二所示），對之提起異議。案經被告審查，於90年10月3日以中台異字第891119號服務標章異議審定書為系爭服務標章之審定應予撤銷之處分。參加人不服，提起訴願及行政訴訟，本院於92年3月26日以91年度訴字第857號判決，將訴願決定及原處分均撤銷，案經被告重予審查，於92年7月9日以中台異字第920739號服務標章異議審定書為「異議不成立」之處分，原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷，並判命被告應就註冊第
128109號「GIOVANNI VALENTINO」服務標章作成撤銷註冊之處分。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
如主文所示。
三、兩造之爭點：系爭服務標章是否有違異議審定時商標法第77條準用第37條第7款規定？㈠原告主張：
⒈被告及經濟部係以系爭審定第128109號「GIOVANNI
VALENTINO」服務標章與據以異議「VALENTINO」商標作比較，二者雖均有相同之外文「VALENTINO」，然「VALENTINO」為義大利常見之姓氏，且歷年來國內外廠商不乏以「VALENTINO」作為商標圖樣之一部分申准註冊於各類商品併存使用者，系爭服務標章圖樣中尚另有首字「GIOVANNI」，兩標章圖樣互異，以具有普通知識之消費者，於消費時施以普通所用之注意，就其主要部分異時異地隔離觀察，並無混淆誤認之虞，兩標章非屬近似云云，而為「異議不成立」之處分及「訴願駁回」之決定。故本案爭點在於審定第128109號「GIOVANNIVALENTINO」服務標章與原告據以異議之「VALENTINO」商標是否近似。唯被告及經濟部所持之見解，基於下列事實及理由，顯有違法之處。
⑴商標圖樣上之外文，有一單字相同或主要部分相同或相似有混同誤認之虞者，為外觀近似。
按判斷兩商標是否構成近似應就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察有無產生混淆誤認之虞以為斷，亦即就兩商標主要部分隔離觀察，如具普通知識經驗之商品購買人於購買時施以普通所用之注意，對兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音只要有一足以產生混同誤認者，即為近似之商標。構成商標之圖形文字有主要部分與附屬部分，若以主要部分從隔離觀察確與他商標有所近似，其附屬部分雖呈互異之外觀，仍不得謂兩商標非近似，行政法院（改制後最高行政法院）著有27年度判字第7號判例可資參循。又商標圖樣上之外文，有一單字相同或主要部分相同或相似，有混同誤認之虞者，為外觀近似，乃行政院74年10月2日台74經字第18068號函核定修正之商標近似審查基準第2條第8項所明定，容先陳明。
⑵系爭審定第128109號「GIOVANNI VALENTINO」服務標
章與據以異議著名「GIOVANNI」商標構成近似，有造成混淆誤認之虞，依商標法第77條準用同法第37條第7款之規定，不應准予註冊。
系爭審定第128109號服務標章係由外文「GIOVANNIVALENTINO」所組成，其與原告據以異議之「VALENTINO」商標相較，二者皆有於外觀、字母排列組合及讀音上完全相同之外文「VALENTINO」，一般消費者於購買時異時異地隔離觀察，有造成混淆誤認之虞。系爭服務標章與據以異議商標構成近似，毋庸置疑。原告特欲陳明者是，據以異議「VALENTINO」商標，乃係原告用以表彰由世界著名設計師Valentino Garavani先生所設計之衣服、冠帽、領帶、拉鍊、皮件、旅行袋、床墊、枕蓆、窗簾、傢俱、餐具、眼鏡、鐘錶及化粧品之商標，據以異議商標業經最高行政法院及被告於80年度判字第2428號判決及第881044號、第880974號、第881442號、第881443號、第891808號、第891810號、第891120號、第890197號、第890737號、第901347號、第901133號、第901340號、第901036號、第901229號、第901230號、第910018號、第901445號、第910576號、第920640號；第891811號、第910191號、第910010號、第910189號及第911052號異議審定書中認屬著名商標在案，故一般消費者一見「VALENTINO」商標或圖樣中含有「VALENTINO」之商標，均會與原告及ValentinoGaravani先生產生聯想，系爭服務標章中既有與據以異議商標相同之外文「VALENTINO」且其外文「GIOVANNI」與Valentino Garavani先生姓氏中之「GARAVANI」外觀亦極相彷彿，系爭服務標章自易造成一般消費者就其所表彰之服務品質、來源及提供者與據以異議商標所表彰者，產生混淆誤認，系爭服務標章有違商標法第77條準用同法第37條第7款之規定，不應准予註冊。被告及經濟部以系爭服務標章中另有外文「GIOVANNI」即謂其與據以異議商標不構成近似，所持之見解顯然違法，其處分及決定，不應予以維持。
⑶「VALENTINO」商標既為原告之著名商標，不應因其為義大利常見之姓氏，而降低減損其保護程度。
原告之據以異議之「VALENTINO」商標，縱如被告及經濟部所謂外文「VALENTINO」係一義大利之姓氏，惟據以異議商標經原告於全球各地及中華民國廣泛使用，為一般消費者所熟知用以表彰原告之商品，並經被告核准註冊而取得商標專用權，自應受到中華民國商標法之保護。如依被告及經濟部之見解僅以「VALENTINO」係外國姓氏而減損其保護程度，則任何人皆可任意剽竊著名之外國姓氏組合成商標使用（如Ford; McDonald）。故商標經被告予以核准註冊，在未就特定部分予以放棄專用權之情形下，不因該商標為外國姓名即減損淡化其識別之能力。且系爭服務標章有無與據以異議商標構成混淆誤認之虞，應以中華民國一般消費者之認知為準。因義大利文並非中華民國之母語，而中華民國國民對於義大利文之辨識能力，不能與中文等量齊觀，且「VALENTINO」一語與中文並無任何歷史、文化及語言上之連結，在義大利文尚未、亦不可能普及使用之情形下，一般消費者無從判別「VALENTINO」是否係一義大利常見之姓氏，參加人以混淆近似之外文作為服務標章使用，自有違反商標法第77條準用同法第37條第7款之規定。被告及經濟部罔顧外文「VALENTINO」不可能為國內一般消費者所熟知為一義大利姓氏之客觀事實，遽謂系爭服務標章與據以異議商標不構成近似，所持之見解顯有違商標法立法之意旨，其處分及決定自有違法之處，不應予以維持。
⑷商標審查係採個案原則其他商標註冊之事實情況不一，如予任意比附援引，顯然違反上開審查原則。
查商標之審查係採個案原則，各案含有「VALENTINO」商標註冊之事實情況不同，不應輕易以此類比，比附援引。縱除原告外，尚有其他廠商亦以「VALENTINO」作為商標之一部分申請註冊，亦係上述商標註冊是否妥適之問題，並不表示系爭服務標章即應准予併存註冊。被告及經濟部一再罔顧商標個案審查之原則，僅以其他廠商商標與原告據以異議商標併存，遽認指定系爭服務標章無造成一般消費者就其表彰之服務品質及來源與據以異議商標產生混淆誤認之虞，其立論之基礎顯有違法之處，所為之處分及決定，不應予以維持。
⑸商標圖樣近似之判斷與商標本質上具顯著性與否並無關連。
查商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，商標法施行細則第15條第1項定有明文。故具普通經驗知識之消費者，於購買時施以普通所用之注意，就兩商標之外觀、讀音及觀念有產生混淆誤認之虞，兩商標即應認為近似之商標，至於構成商標之本質是否具識別性，屬商標應否准予註冊之問題，不應作為判斷商標近似之依據。鈞院91年度訴字第857號判決以「VALENTINO」為義大利普遍姓氏，非任何人所得專用，故以之作為商標圖樣，其保護性本較弱為理由，而認系爭服務標章與據以異議商標不構成近似，顯然將外文「VALENTINO」是否具顯著性與判斷近似性之要素混為一談，91年度訴字第857號判決違反商標法施行細則第15條第1項之規定，殆無疑義，而被告及經濟部一再沿用此一見解作為立論之依據，其處分及決定自屬違法，不應予以維持。
⒉基於上述之事實及理由，足證被告之處分及經濟部之訴
願決定，無論認事用法均有嚴重違誤，請依法判決如訴之聲明。
㈡被告主張：
⒈本件原告於89年8月31日提起異議時主張系爭審定第
128109號「GIOVANNI VALENTINO」服務標章與其據以異議著名之「VALENTINO」商標構成近似，依商標法第77條準用第37條第7款「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」不得申請註冊之規定，不應准予註冊。被告原處分原以本件審定第128109號「Giovanni Valentino」服務標章申請註冊當時，表彰VALENTINO GARAVANI先生所設計之服飾等相關商品之據以異議「VALENTINO」商標之知名度，難謂未廣為相關事業及消費者所熟知，並臻著名。又系爭服務標章圖樣係由外文「Giovanni Valentino」構成，與據以異議「VALENTINO」商標圖樣相比較，二者除有相同之「VALENTINO」外，前者之首字「Giovanni」與後者所由出之VALENTINO GARAVANI先生姓名之「GARAVANI」，文字結構外觀上極相彷彿，縱使VALENTINO為義大利普通且常見之姓氏（此為兩造不爭之事實），惟義大利文在我國尚非普及，則以該義大利文「VALENTINO」作為商標圖樣難謂不具識別性，無產生相聯想而混淆之虞，應屬近似之標章，從而參加人以本件審定第128109號「Giovanni Valentino」服務標章申請註冊於首飾、貴金屬、珠寶之零售服務，自有致一般消費者對其營業服務之性質、來源或提供者發生混淆誤認之虞，應有原告主張法條之適用。
⒉案經參加入提起訴願及行政訴訟，台北高等行政法院以
91年度訴字第857號判決意旨則認為：系爭服務標章與據以異議商標之圖樣雖均有外文「VALENTINO」字樣，惟查，該「VALENTINO」為義大利普遍之姓氏，為兩造及參加人所不爭執，自非任何人所得專用，故以之作為商標圖樣，其保護性本較薄弱，且以被告歷年來所核准各種以外文VALENTINO為圖樣之一部分於各類商品之商標或服務標章，除參加人及原告外，不乏其他廠商亦以該姓氏「VALENTINO」作為商標圖樣全部或一部分申准註冊於各類商品併存使用者，如義大利商．馬里奧瓦連迪諾公司之註冊第488818號、第487677號「VALENTINO」商標及第356783號「VALENTINO & DEVICE」商標、協成興化學工業有限公司之註冊第158417號「娃蓮娜767VALENTINO」商標、利台國際股份有限公司之註冊第433552號「利台及圖VALENTINO」商標、第486027號「利台VALENTINO」商標及第434723號「愛恩特及圖VALENTINO」商標、義大利商．皮美陶器工業公司之註冊第188368號「VALENTINO PIEMME及圖」商標、陳金虎之註冊第19373號、第193277號、第193282號「范侖鐵諾VALENTINO」商標、歐禮國際有限公司台灣分公司之註冊第208023號「維妮蒂諾亞及圖」商標、保利發洋行之註冊第141139號、第140244號「華侖天奴VALENTINO」商標、美國電話總匯公司之註冊第254629號「VALENTINO」商標、羅氏貿易有限公司之註冊「范侖鐵諾VALENTINO」等，故不能僅因系爭服務標章圖樣中含外文「VALENTINO」一字，遽認已足使一般消費者產生混同誤認之虞。系爭「GIOVANNI VALENTINO」服務標章與據以異議「VALENTINO」商標，其圖樣雖均有相同之外文「VALENTINO」，惟其保護性較為薄弱，已如前述，則系爭服務標章與據以異議商標可得識別者厥為前者尚有首字「GIOVANNI」，後者則無，二者標章圖樣互異，以具有普通知識經驗之消費者，於消費時施以普通所用之注意，就其主要部分異時異地隔離觀察結果，並無混同誤認之虞，故二者非屬近似之標章圖樣。系爭服務標章與據以異議商標既不近似，即無庸審酌參加人之據以異議商標是否為著名之商標，系爭服務標章無違商標法第37條第7款之規定。
⒊依行政訴訟法第216條規定，撤銷或變更原處分或決定
之判決，就其事件有拘束各關係機關之效力。原處分或決定經判決撤銷後，機關須重為處分或決定者，應依判決意旨為之。本件既無其他新事證得為與前開判決意旨作不同之認定，爰依判決意旨暨商標法第77條準用第49條規定重為異議不成立審定。綜上論述，被告原處分洵無違誤，敬請駁回原告之訴。
㈢參加人主張：
引用被告之主張。
理 由
一、按服務標章圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊，為本案異議審定時商標法第77條準用第37條第7款所規定。而服務標章是否近似，應以具有普通知識經驗之消費者，於消費時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。同法施行細則第50條準用第15條第1項定有明文。又所稱著名商標或標章，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，復為同法施行細則第31條第1項所明定。
二、本件參加人於88年6月28日以「GIOVANNI VALENTINO」服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第35類之「首飾、貴金屬、珠寶之零售服務」，向被告申請註冊，經被告准列為審定第128109號服務標章（圖樣如附圖一所示），嗣原告以系爭服務標章有違商標法第77條準用第37條第7款規定，檢具「VALENTINO」商標（圖樣如附圖二所示），對之提起異議，經被告審查為系爭服務標章之審定應予撤銷之處分；參加人不服，提起訴願及行政訴訟，本院於92年3月26日以91年度訴字第857號判決，將訴願決定及原處分均撤銷，案經被告重予審查，認系爭服務標章與據以異議著名之「VALENTINO」商標圖樣固均有外文「VALENTINO」字樣，然該「VALENTINO」為義大利普遍姓氏，非任何人所得專用，以之作為標章圖樣，其保護性本較薄弱；且系爭服務標章尚有首字「GIOVANNI」可與據以異議商標區辨，以具有普通知識經驗之消費者，於消費時施以普通所用之注意，異時異地隔離觀察結果，並無混淆誤認之虞，故二者非屬近似之標章圖樣，系爭服務標章自無違商標法第77條準用第37條第7款規定，乃為異議不成立之處分。原告不服，依序提起訴願及行政訴訟；兩造及參加人之主張，各如事實欄所載，其爭點厥為系爭服務標章是否有違異議審定時商標法第77條準用第37條第7款規定？
三、經查，系爭服務標章與據以異議商標之圖樣雖均有外文「VALENTINO」字樣，惟該「VALENTINO」為義大利普遍之姓氏，非任何人所得專用，故以之作為商標圖樣，其保護性本較薄弱，且被告歷年來核准各種以外文「VALENTINO」為圖樣之一部分於各類商品之商標或服務標章，除參加人及原告外，不乏其他廠商亦以該姓氏「VALENTINO」作為商標圖樣全部或一部分申准註冊於各類商品併存使用者，如義大利商．
馬里奧瓦連迪諾公司之註冊第488818號、第487677號「VALENTINO」商標及第356783號「VALENTINO & DEVICE」商標、協成興化學工業有限公司之註冊第158417號「娃蓮娜
767 VALENTINO」商標、利台國際股份有限公司之註冊第433552號「利台及圖VALENTINO」商標、第486027號「利台VALENTINO」商標及第434723號「愛恩特及圖VALENTINO」商標、義大利商．皮美陶器工業公司之註冊第188368號「VALENTINO PIEMME及圖」商標、陳金虎之註冊第19373號、第193277號、第193282號「范侖鐵諾VALENTINO」商標、歐禮國際有限公司台灣分公司之註冊第208023號「維妮蒂諾亞及圖」商標、保利發洋行之註冊第141139號、第140244號「華侖天奴VALENTINO」商標、美國電話總匯公司之註冊第254629號「VALENTINO」商標、羅氏貿易有限公司之註冊「范侖鐵諾VALENTINO」等，故不能僅因系爭服務標章圖樣中含外文「VALENTINO」一字，遽認已足使一般消費者產生混同誤認之虞。況且，系爭服務標章與據以異議商標可得識別者厥為前者尚有首字「GIOVANNI」，後者則無，二者標章圖樣互異，以具有普通知識經驗之消費者，於消費時施以普通所用之注意，就其主要部分異時異地隔離觀察結果，並無混同誤認之虞，故二者非屬原告所稱近似之標章圖樣。從而，被告以系爭服務標章無違異議審定時商標法第77條準用第37條第7款規定，而為異議不成立之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告仍執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告作成撤銷系爭服務標章註冊之處分，均無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 94 年 3 月 9 日
第四庭審判長法 官 徐 瑞 晃
法 官 蕭 惠 芳法 官 李 得 灶上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 94 年 3 月 17 日
書記官 陳 清 容