臺北高等行政法院判決 九十二年度訴字第六二○號
原 告 甲○○訴訟代理人 丙○○專利代被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 丁○○
參 加 人 乙○○右當事人間因發明專利異議事件，原告不服經濟部中華民國九十一年十二月十日經訴字第○九一○六一二八六五○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：參加人於民國（下同）八十七年九月二日以「網頁活動記錄裝置及網頁活動記錄播放裝置」向被告（原經濟部中央標準局，八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，原告以該專利案有違核准審定時專利法第二十條第一項第一、二款及第二項、第二十二條第三、四項規定，不符發明專利要件，於九十年二月十九日檢具證據，對之提起異議，參加人旋於同年五月二十八日提出申請專利範圍修正本，案經被告准予修正，並依修正本審查，於九十一年五月八日以
（九一）智專三（二）○四○二○字第○九一八九○○一○七六號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告對於原告於九十年二月十九日異議「網頁活動記錄裝置及網頁活動紀錄播放裝置」應作成異議成立之行政處分。
⒊訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
如主文所示。
三、兩造之爭點：系爭專利是否有核准審定時專利法第二十二條第四項及同法施行細則第十六條之規定？㈠原告主張：
⒈依據專利審查基準（1-3-11頁）中載明，倘相對於申請專利範圍所載事項，
由形式上觀察，並「未記載於發明之說明中」時，則不符合專利法第二十二條第四項及同法施行細則第十六條之規定。上述所謂「未記載於發明之說明中」，意指有下列二種情況之一而言。⑴相對於申請專利範圍所載事項，顯然並未記載於發明之說明中者。⑵申請專利範圍及發明之說明之中，所載的用語不一致，造成兩者的對應關係不明確者。
⒉按，被異議案在修正後之申請專利範圍第一項以及第三項獨立項所提到的必
要元件均包括中央處理單元以及記憶體，但綜觀被異議案之說明書，其內容並未將上述二元件記載於發明之說明中，顯然已經明顯違反專利法第二十二條第四項及同法施行細則第十六條之規定。
⒊依據專利法第二十二條第四項規定，發明之說明書必須能夠使熟習該項技術
者能瞭解其內容並可據以實施，同法施行細則第十六條第三項規定獨立項應載明專利實施必要的技術內容和特點。倘若中央處理單元以及記憶體為被異議案實施之技術特點所在，其未將上述二元件記載於發明之說明中，顯然已經不符合專利法規定，按理被告不應當給予被異議案專利核准審定。故原處分即不無違法之嫌，異議決定及訴願決定遞予維持，亦有未合。
㈡被告主張：
⒈起訴理由對於其原異議時所提之證據二至九隻字未提，顯然已完全默認並接
受上述證據均不足以據以否定系爭案之新穎性及進步性之事實，故已放棄其在本異議事件原來主張之論調，先予敘明。
⒉在技術手法上，於進行網頁活動並同時進行其相關活動過程之記錄及/或播
放，其需執行各種相關於網頁活動之應用軟體程式，系爭案說明書中已詳述上述之程式，其包含：網頁活動記錄程式、錄音程式、錄影程式、網頁活動同步時間關係記錄程式，以及其對應之播放程式。而如眾所皆知者，執行上述程式時必須進行相關資料之處理及記錄，故其可使用已廣泛習用之中央處理單元CPU及相關應用軟體程式與資訊之記憶體，更何況，中央處理單元及與其連接之記憶體均是久已習用者，其構成、運作方式亦是本技術領域久已習知之常識。
⒊在原告所提之專利異議申請書第五頁第八行至第十行中，已敘明系爭案說明
書內容其裝置敘述的組成元件包含有：「一個中央處理單元與一連接至中央處理單元之記憶體，該記憶體包括‧‧‧」，藉以達成網頁活動記錄與播放功能。由此可知，原告實際已承認並主動認知並且具體敘明，其完全瞭解系爭案之實施必須使用上述之中央處理單元及記憶體，並且自行敘明其已在說明書中敘述之，故系爭案已可被瞭解並據以實施之。
⒋綜上所述，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴。
㈢參加人經合法通知未曾到場，亦未提出書狀作何陳述。
理 由
一、按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，為系爭專利核准審定時專利法第十九條暨第二十條第一項所規定。而公告中之發明，任何人認有違反前揭專利法第十九條至第二十一條、第二十二條第三、四項規定者，依法得自公告之日起三個月內備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。從而，系爭專利有無違反專利法情事而應不予專利，依法應由異議人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違專利法之規定，自應為異議不成立之處分。
二、本件系爭第00000000號「網頁活動記錄裝置及網頁活動記錄播放裝置」發明專利案，經被告審查，認參加人於九十年五月二十八日所提系爭案申請專利範圍修正本，未變更實質內容，准予修正，本件異議案依該修正後內容審查。其係包括：一網頁活動記錄裝置；一網頁活動記錄播放裝置；其中該網頁活動記錄裝置，係將使用者瀏覽網頁時所觸發的網頁活動及使用者在瀏覽網頁時所發生的聲音及／或影像資訊記錄成「網頁活動記錄」，包括：一中央處理單元；一連接至中央處理單元之記憶體，該記憶體包括：網頁活動記錄程式：該程式用來將使用者瀏覽網頁時所觸發的各種網頁活動及各種網頁活動所發生的時間，再配合錄音、錄影程式所記錄到的聲音、影像資訊記錄成「網頁活動記錄」而「網頁活動」係指使用者瀏覽網頁時，因操作滑鼠或鍵盤所觸發的滑鼠、鍵盤等事件；錄音程式：記錄使用者瀏覽網頁時利用聲音擷取設備所擷取到的聲音，若使用者沒有聲音擷取設備，則此程式不需存在或啟動；錄影程式：記錄使用者瀏覽網頁時利用影像擷取設備所擷取到影像，若使用者沒有影像擷取設備，則此程式不需存在或啟動；網頁活動同步時間關係記錄程式：記錄使用者瀏覽網頁時所觸發的各種網頁活動之發生時間順序，及相對於所記錄之聲音影像的同步之時間關係；其中該網頁活動記錄播放裝置，係依據「網頁活動記錄」來重現或模擬之前使用者瀏覽網頁時所觸發的網頁活動及之前使用者在測覽網頁時所發出的聲音及人或影像。原告所舉異議證據計有：證據二為西元一九九六年（八十五年）十一月五日公開之美國第0000000號專利案；證據三為西元一九九九年（八十八年）十二月二十八日公開之美國第0000000號專利案；證據四為西元一九九九年（八十八年）十二月二十一日公開之美國第0000000號專利案；證據五為Microsoft（R）Recorder軟體之版權頁、一操作畫面及一播放畫面等資料；證據六為Lotus之Screen Cam 97軟體之版權頁、一操作畫面及一播放畫面等資料；證據七為Hyper-Cam軟體之版權頁、一操作畫面及一播放畫面等資料；證據八為IPresenation軟體之一播放畫面頁；證據九為Real presenter軟體之一播放畫面頁（下稱證據二至九）。案經被告審查，認證據二係一連結時可動態顯示資訊對象之網路瀏覽器，其在使用者等候回應或下載資料時，可對使用者展示一或更多不同之資訊消息；與系爭案相較，證據二並未進行系爭案上述網頁及使用者相關之影像及聲音之擷取及記錄，以及將該已記錄之網頁活動記錄予以播放之裝置，故證據二未揭示系爭案之專利特徵，亦不具有系爭案對應可產生之功效。證據三及證據四之公開日均在系爭案申請日之後，並非論究系爭案可否專利之適格依據。證據五、六、七、八及九並無具體之技術內容說明，亦均未顯示系爭案上述之專利特徵及其對應之功效；故異議證據二至九均不足以證明系爭案不具新穎性及進步性。且系爭案申請專利範圍修正後，其相關內容已明確具體，系爭案未違反核准審定時專利法第二十條第一項第一、二款及第二項、第二十二條第三、四項規定，乃為異議不成立之處分。原告不服，提起訴願，訴稱系爭案在申請專利範圍第一項載明其申請專利的構成及其實施之必要技術內容包括一網頁活動記錄裝置以及一網頁活動記錄播放裝置；其中該網頁活動記錄播放裝置包括：一中央處理單元以及一連接至中央處理單元之記憶體，且該記憶體包括網頁活動記錄程式、錄音程式、錄影程式以及網頁活動同步時間關係記錄程式；但是這些構成及其實施之必要技術內容中，中央處理單元以及連接至中央處理單元之記憶體並未在發明或創作之內容中有任何陳述或說明；申請專利範圍第三項也有類似問題，已違反專利法施行細則第十六條規定。又系爭案之主要技術係利用「網頁活動記錄裝置」記錄「網頁活動記錄」，並以「網頁活動記錄播放裝置」依據「網頁活動記錄」的內容來重現 (或模擬)之前使用者在瀏覽網頁時，因操作滑鼠或鍵盤所觸發的滑鼠或鍵盤等事件之記錄，及該使用者在瀏覽網頁時所發出的聲音或影像，其中聲音、影像的錄製與播放為既有的技術，不足為奇，故異議的內容中不需要再論及聲音與影像的相關技術，而只需要針對系爭案「因操作滑鼠或鍵盤所觸發的滑鼠或鍵盤等事件之記錄」作說明，首先要認知的是單以「滑鼠或鍵盤等事件之記錄」並無法重現之前使用者瀏覽網頁的實況，因此滑鼠或鍵盤僅為網頁事件的觸發器，如果單以滑鼠的位置、動作或鍵盤輸入的鍵值要能精準的觸發之前的事件，則牽涉到使用者的硬體及軟體的環境。‧‧‧總之，系爭案若要單以滑鼠或鍵盤資訊重現錄製時的實況，其一定要再錄製當時的相關條件，包括軟體與硬體的環境狀況，單以事件觸發器的資訊並無法重現事件的真相，因此，系爭案於專利說明書所揭露的技術內容並不完整，無法據以實施，然而，審查委員卻准予專利，令原告難以信服；系爭案若取得專利將對資訊產業造成嚴重影響；雖然異議理由書中所提出的異議證據二至九並無具體的技術內容做為佐證，然而就其所達到的外顯功能看來基本上是完全相同，以軟體產品的開發來看，外顯功能雖然不是軟體產品開發的核心技術，卻是軟體產品開發的精神所在云云。案經經濟部審議，認中央處理單元CPU及與其連接之記憶體均是久已習用者，其構成、運作方式亦是久已習知者，係該技術領域之常識級基本構件；訴願理由藉由指摘系爭案並未詳細說明該等久已習用之常識級基本構件，主張系爭案未載明必要技術內容，並不可採。又證據三及證據四之公開日均在系爭案申請日之後，自非得為論究系爭案是否具新穎性及進步性之適格依據；證據二、五、六、七、八及九均未論及使用者在瀏覽網頁時所發出之聲音或影像之相關錄製或播放之技術；而此在系爭案修正後之獨立項技術特徵是包含上述聲音或影像之擷取設備及所擷取之對應資料之記錄及播放相關之CPU處理及對應之聲音或影像之記錄及播放程式之記憶體儲存，原告亦承認前揭證據並不具有系爭案之技術特徵及其對應之功效。又原告僅空泛主張系爭案具有之外顯功能與異議證據所達到之外顯功能完全相同，但並無具體技術佐證足以證明其所述為真實；況證據二、五、六、七、八及九皆未揭示進行上述之聲音或影像之紀錄及播放，或無可供比對之相關技術內容；是異議證據均尚難證明系爭案違反核准審定時專利法第二十條第一項第一、二款及第二項規定。至原告所稱系爭案揭露不完整無法據以實施乙節；然查系爭案的主要技術係利用「網頁活動記錄裝置」來記錄「網頁活動」，並以「網頁活動記錄播放裝置」依據「網頁活動記錄」來重現之前使用者瀏覽網頁之記錄或所發出的聲音或影像等。其中的記錄包含有滑鼠、鍵盤事件、聲音影像資訊、瀏覽器型態、環境及這些資訊的時間順序等，這些記錄在播放時係可據以重現，故系爭案所揭露的技術是可再據以實施；準此，系爭案經參加人於九十年五月二十八日提出申請專利範圍修正本，並經被告審查准予修正，其相關內容已明確具體，未違反同法第二十二條第三、四項規定；因認被告所為本件異議不成立之處分，並無違誤，應予維持，乃為訴願駁回之決定。原告仍不服，提起本件行政訴訟，兩造之主張，各如事實欄所載。
三、經查，原告起訴意旨，對於其原異議時所提之證據二至九隻字未提，對於原處分及訴願決定認異議證據二至九均不足以證明系爭案不具新穎性及進步性，亦未再事爭執，故系爭案無違核准審定時專利法第二十條第一項第一、二款新穎性及第二項進步性之規定，應堪認定。次查，原告起訴理由雖稱系爭案在申請專利範圍第一項及第三項獨立項所提到的必要元件，均包括中央處理單元以及記憶體，但系爭案之說明書，並未將上述二元件記載於發明之說明中，顯已違反首揭專利法第二十二條第四項及同法施行細則第十六條之規定云云。惟查，在技術手法上，於進行網頁活動並同時進行其相關活動過程之記錄及/或播放，其需執行各種相關於網頁活動之應用軟體程式，系爭案說明書中已詳述上述之程式，其包含：網頁活動記錄程式、錄音程式、錄影程式、網頁活動同步時間關係記錄程式，以及其對應之播放程式；而稍有電腦常識者皆知，執行上述程式時必須進行相關資料之處理及記錄，故其可使用已廣泛習用之中央處理單元CPU及相關應用軟體程式與資訊之記憶體，更何況，中央處理單元及與其連接之記憶體均是久已習用者，其構成、運作方式亦是本技術領域久已習知之常識。故系爭案已可被瞭解並據以實施，原告訴稱系爭案未載明中央處理單元及記憶體之必要技術內容，有違首揭專利法第二十二條第四項及同法施行細則第十六條之規定云云，顯非可採。
四、綜上所述，系爭案未違反核准審定時專利法第二十條第一項第一、二款及第二項、第二十二條第三、四項之規定；從而，被告為本件異議不成立之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告仍執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，及命被告應作成異議成立之處分，均無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中 華 民 國 九十三 年 四 月 十三 日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第一庭
審判長 法 官 徐瑞晃
法 官 蕭惠芳法 官 李得灶右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十三 年 四 月 二十 日
書記官 陳清容