臺北高等行政法院判決
93年度訴字第01277號原 告 甲○○訴訟代理人 張瑞釗律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）住同上訴訟代理人 丁○○
參 加 人 乙○○訴訟代理人 丙○○上列當事人間因新式樣專利異議事件，原告不服經濟部中華民國93年2月19日經訴字第09306212710號訴願決定，提起行政訴訟。
本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
壹、事實概要：緣原告甲○○前於民國（下同）90年3月16日以「浪板㈡」向被告經濟部智慧財產局申請新式樣專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利（下稱系爭案、如附圖所示）。公告期間，參加人乙○○以其不符專利法第106條、第107條第1項第1款及第2項所定之新式樣專利要件，對之提起異議，案經被告審查，於92年10月15日以智專三㈠03017字第09221043260號專利異議審定書為「異議成立」之處分。原告不服，提起訴願，旋遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
貳、兩造聲明：
一、原告聲明求為判決：
㈠、訴願決定及原處分均撤銷。
㈡、訴訟費用由被告負擔。
二、被告聲明求為判決：
㈠、駁回原告之訴。
㈡、訴訟費用由原告負擔。
參、兩造之爭點：
一、原告主張之理由：參加人於異議階段所提出之異議附件二係民國90年1月31日公開之大陸地區第0000000號「磁銅板㈢」外觀設計專利（下稱引證一）；附件三係89年1月28日申請之第000000000號案「磁銅板㈢」新式樣申請案專利圖說及其審定書（下稱引證二）。系爭案之新式樣專利與引證一並非近似。縱認其具有近似之組件，惟透過產品設計整體造形組合計巧，「不致令人產生混淆之感覺，即非近似之新式樣」，改制前行政法院82年度判字第2109號著有判決。
㈠、系爭案主要藉由複數條水平暗色條紋及複數條垂直暗色條紋，以呈現出明亮矩形交疊分佈之整體花紋分佈，並非單純之全滿墨色形態，如系爭案圖式第一圖及第六圖所示，且配合暗色條紋交織，呈現出明色立體變化之視覺形態，不論處立於遠處或近處觀看所呈現出之立體變化清晰而明顯，有別於引證一網格狀紋線於遠處觀看立體變化模糊不清，因此所呈現出立體感觀將不如系爭案顯著，相較下系爭案美觀立體效果將較於引證一好，絕非如原處分理由所述之『全滿之墨色形態』。足見系爭案透過產品設計整體造形組合技巧，產生截然不同之造形意象，不致令人產生混淆之感覺，即非近似之新式樣。原處分竟忽略系爭案之形狀特徵，及系爭案透過產品設計整體造形組合技巧，產生截然不同造形意象，不致令人產生混淆感覺之事實，作出不合理之處分，依法不合。
㈡、系爭案又於溝槽處設置有「導角設置」一事，並非為一般鋼板產品沖壓、彎折成型必然之現象，而是經過深思熟慮，依整體所呈現出柔和視覺感觀效果而設計之產品，不僅能增加整體之緩和視覺感，又能減少整體浪板之銳利感，引證一則無此特徵。又系爭案實際大小之浪板，所呈視出之變化遠比圖式縮小後清楚，更能呈現出導角設置，使整體呈現出之視覺變化，不會有引證一所呈現出銳利、刻板印象。再者該「導角設置」已由圖面明顯顯現出整體外觀之特色。且新式樣專利範圍主要在保護整體外觀，故再創作說明部份即不需另外特別強調，即能凸顯出與引證一外觀銳利、刻板印象之差別。
㈢、按改制前行政法院80年判字第2077號揭櫫「新式樣因其機能之必需，造形或有趨向基本模式，惟其造形動向之改變，足以導致視覺上產生美感之效果，即有別於原來物品之形象者，仍屬創新之形狀。」可知，浪板係屬一般所熟知之物品，且受限於排水等功效，必需設置有複數個溝槽，以供雨水能排出。且系爭案能藉由溝槽與暗色條紋交織，形成有立體之暗、亮變化，並非如引證一形成全滿墨色之網格狀紋線，缺乏立體空間之暗、明變化，使系爭案整體呈現出立體空間變化及視覺動向改變，明顯有別於引證一造形，仍屬創新之形狀，故系爭案相較於引證一不僅具有新穎性，更兼具有創作性，原處分為異議成立之處分，實屬不當。
㈣、本院93年度訴字第1445號案件就該案專利與該案引證一專利，經臺北市機械技師公會以（94）北機技8字第021號鑑定結果認二者並非近似：
１、查臺北市機械技師公會就二者之「花紋」鑑定認：「比對結果：左圖呈相鄰豎長形錯開圖案，右圖呈橫長方形併排圖案，圖形花紋差異明確，無混淆感覺可能。判定：二者花紋不相似」。
２、又就二者之「視覺感受」鑑定認：「比對結果：左圖縱橫粗線條係由菱形網狀細線條構成，右圖橫縱線條係由整體實心線條構成，縱粗線條係由短實心及空心線條交互構成，左右二圖之黑白對比度不相同。判定：本項比對，結合前項花紋比對，二者視覺感受不同」。
３、再就二者按「專利侵害鑑定基準」之案例說明認：「按：經濟部智慧財產局85.01發行之『專利侵害鑑定基準第10章第4節案例說明』：一、申請專利範圍指定『一種如圖所示XXX之形狀及花紋。』圖面所示者為圖一，創作說明記載形狀（如圖三）、花紋（如圖四）。系爭物圖二與專利範圍形狀相同，但花紋不近似，綜合判斷系爭物與專利範圍並未抵觸」。
４、並在鑑定「結論」認：「結論：臺灣公告之專利範圍與大陸公佈之專利範圍，經比對，形狀相同，花紋不近似，視覺感受不相同，綜合判斷，臺灣公告之專利範圍未抵觸大陸公佈之專利範圍」。本件系爭案與引證一專利，與本院93年度訴字第1445號案件專利，均相類似，足證系爭案與引證一，並非近似。綜上，系爭案相較於引證一，其整體結構配置不相同，顯然為不相似之各案，惟原處分未能詳察系爭案之特徵結構，率爾以主觀偏執認定核駁系爭案，其不合理之審定自應予以撤銷。
二、被告主張之理由：
㈠、系爭案形狀及花紋特徵在於浪板表面彎折形成數平行之凹溝，且浪板表面著墨成若干呈縱向排列之長矩形井字狀之方格花紋，其中各單位長矩形之長寬比例較為懸殊。惟查引證一揭示之浪板形狀及花紋特徵在於浪板表面彎折形成數平行之凹溝，且浪板表面著墨成若干呈縱向排列之長矩形井字狀之方格花紋，其中各單位長矩形之長寬比例較為懸殊。與系爭案相較，雖引證一之長矩形方格花紋本身係由網格狀紋線形成，不同於系爭案係由全滿之墨色形態，惟此一極細微之差異處，就整體通體觀察，並無特異之處，無法改變系爭案整體與引證一構成近似之事實，且引證一於系爭案申請前已對外公開，系爭案不具新穎性，已違反專利法第107條第1項第1款之規定，異議成立，應不予專利，合先陳明。
㈡、綜觀起訴理由與訴願理由相同，惟原處分所指「全滿墨色形態」係指水平、垂直圍成長矩形井字狀之方格花紋之邊框而言，此一邊框僅係全滿墨色與引證一之網格狀紋線極細微之差異，就浪板實際組裝後之實物觀之，所呈現者皆為一般習知二丁掛或一丁掛瓷磚井字狀之方格花紋，自無法改變系爭案與引證一整體構成近似之事實；至於系爭案於溝槽處設置有「導角設置」一事，確實係一般鋼板產品沖壓、彎折成型必然之現象，否則鋼板沖壓成垂直角必定斷裂，此乃各類產品外觀設計時必定採行之處理情形，並不是產品外形設計之重點或特徵，由原告於系爭案之申請專利圖說之創作說明及再審查理由書中均未提及可證，故原處分並無不當之處，併予陳明。又原告所提出之臺北市機械技師公會鑑定報告是原告自行委託鑑定，並未經被告同意，故該鑑定結果不可採。綜上所述，系爭案與引證案兩者視覺上效果構成近似，故被告作成引證證據異議成立之處分，被告原處分並無違法，原告之訴應予駁回。
理 由
一、按稱新式樣者，謂對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作，又新式樣申請前有相同式近似之新式樣，已見於刊物式已公開使用者，不得依本法申請新式樣專利，為系爭專利核准審定時專利法第106條第1項、第107條第1項第1款所明定。而對於公告中之新式樣，任何人認有違反專利法第106條至第108條規定者，得自公告之日起3個月內備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議，復為專利法第115條第1項所明定。
二、原告甲○○前於90年3月16日以「浪板㈡」向被告經濟部智慧財產局申請新式樣專利，經被告編為第00000000號審查，准予系爭專利案。公告期間，參加人乙○○以其不符專利法第106條、第107條第1項第1款及第2項所定之新式樣專利要件，對之提起異議，案經被告審查，於92年10月15日以智專三㈠03017字第09221043260號專利異議審定書為「異議成立」之處分，此有系爭案專利說明書、異議申請書及附件、審定書等件為證，並為兩造所不爭之事實，堪認為實。另參加人於異議階段所主張之異議條款為專利法第106條、第107條第1項第1款及第2項之規定，經被告認系爭案違反專利法第107條第1項第1款之規定，而為「異議成立，應不予專利」之處分。因此，本件應先就系爭案是否違反專利法第107條第1項第1款（即新穎性）規定予以審究。
三、原告起訴意旨略謂：系爭案與引證一並非近似，縱認其具有近似組件，惟透過產品設計整體造形組合計巧，產生截然不同造形意象，「不致令人產生混淆之感覺，即非近似之新式樣」。又系爭案於溝槽處設置有「導角設置」，是經深思熟慮，依整體所呈現出柔和視覺感觀效果而設計之產品，不僅能增加整體之緩和視覺感，又能減少整體浪板之銳利感，引證一則無此特徵。
四、本院判斷如下：
㈠、本件系爭第00000000號「浪板㈡」新式樣專利案，其形狀及花紋特徵在於浪板表面彎折形成數平行之凹溝，且浪板表面著墨成若干呈縱向排列之長矩形井字狀之方格花紋，其中各單位長矩形之長寬比例較為懸殊。
㈡、參加人於異議階段所提出之異議附件二係民國90年1月31日公開之大陸地區第0000000號「磁銅板㈢」外觀設計專利即引證一；附件三係89年1月28日申請之第000000000號案「磁銅板㈢」新式樣申請案專利圖說及其審定書即引證二。
㈢、經查，引證二為未准專利之申請案，並無對外公開，自難執為主張系爭案不具新穎性、創作性之依據，合先敘明。
㈣、次查，引證一為90年1月31日公開，揭示之浪板形狀及花紋特徵在於浪板表面彎折形成數平行之凹溝，且浪板表面著墨成若干呈縱向排列之長矩形井字狀之方格花紋，其中各單位長矩形之長寬比例較為懸殊。與系爭案相較，引證一之長矩形方格花紋本身係由網格狀紋線形成，固不同於系爭案係全滿之墨色形態，惟此一極細微之差異處，就整體通體觀察，並無特異之處，系爭案整體與引證一應構成近似，又引證一於系爭案申請前已對外公開，系爭案已不具新穎性，自無需再作是否具創作性之審查。
㈤、至於原告所稱系爭案於溝槽處設置有「導角設置」，原處分機關未加審究乙節，經查，此所稱之「導角設置」，僅為一般鋼板產品沖壓、彎折成型必然之現象，且亦為各類產品外型設計絕對會作的必然處理形態，可見於各種鋼板產品，甚至幾乎所有產品絕對係採導角設置，此非產品外形設計之重點或特徵，由原告於系爭案之申請專利圖說之創作說明及再審查理由書中均未提及可知，是原告執此指摘，核不足採。
㈥、末按當事人在程序外私自委託其他公私單位鑑定而提出該報告於法院，以供事實之認定者，因該鑑定並非由受訴法院選任之鑑定人命行鑑定者，所以非行政訴訟法上證據調查章之鑑定（行政訴訟法第176條準用民事訴訟法第324條以下）又該私鑑定報告欠缺具結、拒卻、詰問等程序，其中立性及專門知識之妥當性俱有問題，是以原則上該私鑑定報告不具證據能力，僅認其係提出當事人之陳述，並具體化其主張而已（許士宦著「證據蒐集與紛爭解決」內「鑑定人之訴訟地位與當事人之程序保障」一文第270頁參照）。經查，原告於言詞辯論期日所提之臺北市機械技師公會以（94）北機技8字第021號鑑定書之所謂鑑定報告，並非本院囑託鑑定，原告狀稱係本院本院93年度訴字第1445號案件就該案專利案之鑑定，並非事實，此觀之鑑定報告之委託人為原告自明，是該所謂鑑定報告應僅係原告之陳述而已，應不得作為證據方法，首應陳明，玆以下就原告此所謂「鑑定報告」之陳述論述是否可採：
1、經查，該私鑑定陳述之標的分別為第00000000號「浪板㈣」新式樣專利案，相對之引證為大陸地區第0000000號「磁銅板㈣」外觀設計專利，與本件之系爭第00000000號「浪板㈡」新式樣專利案，及相對引證案為大陸地區第0000000號「磁銅板㈢」外觀設計專利，顯係不同之專利比較，已不可比附援引。
2、再者，本案之重點乃在於系爭案是否符合新式樣專利要件，並非系爭案是否侵犯他人專利權之認定；該鑑定報告係專利侵害鑑定報告，此觀之該鑑定報告之內容自明，乃係就待鑑定物品是否與專利權案之申請專利範圍相同專利案之申請範圍為比較基礎，其比較方法應以全要件逐項比對為原則，於逐項比對所有要件確定沒有文義侵權後，佐以置換可能性及置換容易性之均等概念加以判斷，其鑑定結論可能有「相同」（逐項全要件比對）、「實質相同」（均等概念）或「不相同」，與專利異議案係就異議理由及証據與系爭案申請專利範圍相較，就專利要件之「產業利用性」、「新穎性」、「進步性」或「技術揭露性」作出結論，其中就新式樣案新穎性之判斷之範圍除包括先前技術之申請專利範圍外，凡已揭露於先前技術之說明書及圖式之新式樣均應列入考量。專利侵害鑑定以及專利要件之分析鑑定並非完全相同。是原告所提該侵權鑑定報告不足作為推翻原處分之證據。
3、又專利案是否具專利要件如新穎性、進步性（新式樣為創作性）等之判斷係屬「法律涵攝」之範疇，亦即以法律規範即前引之專利法、專利法施行細則、專利審查基準及相關解釋函令等，為大前提，事實狀態（即被爭執之系爭專利及據以異議之專利）為小前提，予以涵攝並認定事實狀態是否該當法律規範之過程。「專利具新穎性」並非事實狀態，而係法律判斷，專利是否構成異議事由之判斷既屬於法律涵攝之問題，而法律之解釋及適用係屬法院之職責，並非法院需仰賴其他特殊學術、技藝或職業知識，方得作成判斷之情形，自與進行鑑定之要件不符。是以，原告按行政訴訟法第一百五十六條等規定聲請法院囑託鑑定云云，已屬不應准許。況本件係屬新式樣之新穎性判斷，其外觀之形狀、花紋、色彩本院易於判斷，無涉高深專業技術，更無囑託鑑定之必要，附此敘明。
五、從而，被告依首揭規定，為本件異議成立應不予專利之處分，並無不合。訴願決定遞予駁回，亦無違誤，均應予維持。本件原告之訴為無理由，應予駁回。據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中 華 民 國 94 年 6 月 10 日
第五庭 審判長 法 官 張瓊文
法 官 帥嘉寶法 官 劉介中上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 94 年 6 月 10 日
書記官 黃明和