臺北高等行政法院判決
93年度訴字第01933號原 告 尚立國際股份有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 李宛珍律師
顧立雄律師陳信至律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）住同上訴訟代理人 丙○○
參 加 人 日商‧吉田股份有限公司（YOSHIDA&CO.,LTD.）代 表 人 吉田輝幸訴訟代理人 乙○○律師
楊憲祖律師黃闡億律師上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國93年4月13日經訴字第09306215880號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
壹、事實概要：緣原告尚立國際股份有限公司於民國（下同）91年3月4日以「PORTER及圖」商標，指定使用於商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第9類之眼鏡及其組件、潛水用具、電腦軟體、音響、電影片、唱片等商品，向被告經濟部智慧財產局申請註冊，經被告審查，准列為審定第000000000號商標。（下稱系爭商標，如附圖一）嗣參加人日商‧吉田股份有限公司以該審定商標有違當時商標法第37條第7款及第14款之規定，對之提起異議。經被告審查，以92年9月22日中台異字第920432號商標異議審定書為系爭商標之審定應予撤銷。其聯合第0000000號、第0000000號、第0000000號商標之審定應一併撤銷之處分。原告不服，提起訴願，旋遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
貳、兩造聲明：
一、原告聲明求為判決：
㈠、訴願決定及原處分均撤銷。
㈡、訴訟費用由被告負擔。
二、被告聲明求為判決：
㈠、駁回原告之訴。
㈡、訴訟費用由原告負擔。
參、兩造之爭點：
一、原告主張之理由：
㈠、原告合法註冊取得「PORTER DASH!及圖」與「PORTER及圖」等系列之正商標專用權：
１、原告前手早於1988年10月起，在我國及日本以外之多數國家合法註冊「PORTER」系列商標（下稱據以異議商標，如附圖二）：緣本案參加人與原告受讓系爭系列商標之前手祥記實業股份有限公司（下稱祥記公司）自西元1988年起，即以背包、皮包、手提袋等商品為標的，簽訂合作契約，共同經營「PORTER」系列品牌，並約定由祥記公司於日本及香港以外之地區，申請註冊「PORTER DASH!」、「PORTER」、「LUGGAGE LABEL」等系列商標。其契約原文為「THE ABOVETRADEMARKS CAN BE REGISTERED ALL OVER THE WORLD BYGALLANT EXECPT JAPAN, HONG KONG.」，於1993年6月2日之協議書中更將同意由祥記公司註冊商標權利之區域擴及香港。祥記公司乃基此同意註冊之認識，不但自西元1988年10月間起在我國申請「祥記及圖PORTER DASH!」、「祥記及圖PORTER」、「祥記LUGGAGE LABEL」等商標並獲准註冊，嗣因商標法修正放寬商標所用文字不限於以國文為主，乃於西元1994年即83年起再陸續以「PORTER DASH!」、「PORTER」、「LUGGAGE LABEL」等商標申請註冊獲准在案，且自西元1989年起陸續於中國大陸、美國、英國、法國、義大利、香港、馬來西亞、歐盟15國、新加坡等20多國家或地區註冊，取得商標專用權多達30餘件。
２、原告有權禁止參加人在原告已取得商標權之國家或地區使用相同或近似「PORTER」系列商標：嗣原告因祥記公司受讓取得上述商標專用權，並依法承受其一切商標權利，原告因此取得據以異議商標在我國及中國大陸、美國、英國、法國、香港、馬來西亞、歐盟15國、新加坡等地之商標專用權，並有權禁止參加人在原告已取得商標專用權之國家或地區使用相同或近似「PORTER」系列商標，此乃商標註冊之當然效果，基此，參加人不得在我國及前揭國家或地區行使任何相同或近似「PORTER」系列商標之權利，遑論以相同或近似之據以異議商標對原告主張任何權利，乃不辯自明之理。
３、參加人亦明知原告前手祥記公司依法享有「PORTER」系列商標權利，且不受雙方合作關係終止影響：又參加人在與祥記公司合作期間（即西元2000年8月間）曾向祥記公司提出移轉美國、英國、法國、香港等地商標專用權之要約，在西元2001年5月雙方合作關係終止後更致函祥記公司，表示願以3800萬元日幣價購祥記公司「PORTER」系列商標之權利，顯見參加人明知祥記公司依法享有「PORTER」系列商標之權利，其於我國或日本以外祥記已依法註冊「PORTER」系列商標之地區並無任何商標法上權利可資主張，甚明。至參加人於答辯狀中陳稱其以3800萬元日幣請求祥記公司移轉商標權乃為避免訴訟勞費云云，然其亦於前揭書狀中承認祥記公司已獲准註冊「PORTER、PORTER DASH」等系列商標之專用權並請求祥記公司移轉該專用權，顯見參加人所謂避免訴訟勞費之說法，僅為臨訟託辭，洵無足採。
４、參加人並未在我國取得任何「PORTER」系列商標權利，其與原告前手間絕無所謂商標授權關係：如前所述，參加人明知原告為「PORTER」系列商標合法商標權人，為對原告申請註冊系爭商標提出異議，迺辯稱原告前手祥記公司所以取得「PORTER」系列商標權利，乃為其將商標權授與祥記公司之結果云云，並稱由祥記公司與參加人往來之書信均稱該協議為「商標授權協議」，以及協議中有多項約款約定參加人對祥記公司設計及生產商品之監督權可知該協議為商標授權協議，並主張雙方合作協議終止後，授權條款即失所附麗，祥記公司應將「PORTER」系列商標權利返還參加人云云，惟查：
⑴、解釋契約應就契約之文義探究雙方當事人之真意，參加人與
祥記公司之歷次合作協議，均載明雙方協議由祥記公司以自己名義在日本以外地區註冊「PORTER」系列商標，此有西元1988年至2001年間雙方簽訂之4份協議書可稽，更何況雙方簽訂協議時，參加人於日本以外地區，均無註冊任何「PORTER」系列商標權利，又何來商標權利授權祥記公司使用？由此顯見不論雙方於書信往來文件以何種名義指稱前揭協議，然協議之目的確為劃分雙方經營及註冊「PORTER」系列商標之地域，而非商標權授與之合約，至為顯然。
⑵、再者，我國商標法以屬地保護原則為立法例，參加人於締約
時或締約後從未在我國申請商標註冊，自無任何商標權利可為授權，祥記公司與參加人之協議中縱有涉及授權事項之約定，經詳繹協議之內容，亦係就祥記公司得於日本以外之世界各地，以排他性權利專有製造與行銷參加人所設計之皮包產品為約定（其契約原文為「THAT GALLANT HAVE THERIGHT OF EXCLUSIVELY TO MANUFACTURE AND MARKET THEBAGS COLLECTIONS DESIGNED BY YOSHIDA TO ALL OVER THEWORLD EXECPT JAPAN」），並針對其設計、供應之皮包樣品及技術支付權利金為對價，與商標授權無關，是參加人於其異議理由書及準備程序中引用前揭契約條文陳稱其有「PORTER」系列商標權並將商標權授與祥記公司使用云云，實屬無稽。
⑶、參加人雖稱與祥記公司間之往來信函中，祥記公司亦以中譯
為「吉田商標授權契約」之日文，即「吉田ブランドライセンス契約」稱呼雙方所簽訂之協議云云，惟查日文「ブランド」一詞，為英文「brand」一詞之外來語，依參加人檢附之日華詞典中文翻譯，除有商標之意思外，亦可譯為「牌子」或「烙印」等意義，因此，祥記公司於書信中所稱之「吉田ブランド」，亦可譯為「吉田品牌」，而非商標，又依前揭書信之內容，均為雙方就簽署協議或業務往來交換意見，並未涉及商標權授權事宜之討論 ，徵諸雙方合作協議之內容，如前所述，係針對雙方在日本以外地區如何分配參加人在日本使用之各種商標之註冊區域，以及就參加人授權祥記公司使用其設計、皮包樣品並提供技術等事項為約定，顯見祥記公司僅係於前揭往來書信中，以該標題泛稱雙方之合作協議為一「關於吉田公司品牌及其他授權事項之協議」，要不得據此即望文生義謂祥記公司亦認為雙方所簽定者為商標權之授權契約。
⑷、又參加人辯稱其與祥記公司合作協議中之同意註冊約款，其
目的乃在於使祥記公司於我國申請註冊商標時，得符合修正前商標法第37條7款及14款但書規定而排除該二款不得註冊之事由云云。惟查，參加人與祥記公司第1次簽訂合作契約之時間為西元1988年（即77年），而修正前商標法第37條7款及14款之規定係於86年5月7日始由總統明令修正公布，可見雙方合作協議中之同意註冊條款，確係分配雙方經營商標及註冊地區之約定，更何況於西元1988年雙方第1次訂定合作協議時，參加人據以異議之商標於我國絕不可能已達著名之程度，自無可能係為適用修正前商標法第37條7款但書之規定而特別約定同意祥記公司註冊。顯見參加人主張同意註冊之目的並非在於分配商標註冊地區云云顯屬託詞，要無可採。
⑸、另查，參加人前亦對原告於86年10月1日獲准註冊第
00000000號之「PORTER DASH!及圖」向被告申請評定，並甫經被告做成評定不成立之處分，其中評定理由3.就參加人與祥記公司合作協議之同意註冊條款亦認為：「況且商標註冊乃屬持續性之效力，其專用權期間為10年，且可不限次數延展，全球皆然，申請評定人於簽約當時，應可預見其同意註冊可能衍生之法律效果，若如申請評定人所言，僅係單純的授權商標權人使用，自當以自己為申請人申請註冊，待取得商標權後，再以授權方式，進行期間及地域之控制。況且商標權人因信賴該契約之約定，亦積極拓展市場，除於我國申請註冊外，亦於世界其他國家申請註冊，例如美國、英國、法國、義大利等20多個國家申請註冊，其間申請評定人並無任何反對之舉動，嗣後復有出資購買該等商標之意願，更加確信其同意註冊之初衷。至於雙方對契約內容有所爭議，應屬雙方之私權爭執，應另循訴訟解決。」 更足證原告前手祥記公司與參加人關於「PORTER」系列商標之使用並非商標授權關係。
５、原告合法註冊取得「PORTER」系列商標權並行使權利，不因前手與參加人合作關係終止而有影響：
⑴、原告依法取得之「PORTER」系列商標權利，不受祥記公司與
參加人間契約關係變動之影響：參加人與祥記公司間合作協議之內容及法律關係已如前述，雙方所為之商標註冊區域分配之協議並非針對「特定商標申請案件」所為之個案同意，而係未限制商標圖樣、註冊類別及發展程度所為之區域分配協議，祥記公司及合法自祥記公司受讓「PORTER」系列商標權利之原告，自得基於行使「自己商標權利」之意思，從事適當之市場經營及發展規劃。蓋參加人與祥記公司訂立商標註冊區域分配協議之同時，即註定市場上將出現相同商標於不同地域分由不同主體取得商標權利之必然結果。該協議復無約定註冊圖樣、類別、轉讓之限制，更無約定雙方合作關係終止後，商標權利應移轉予參加人，是祥記公司及其後自祥記公司取得商標權利之原告，自得依我國商標法之規定行使「PORTER」註冊系列商標之權利，包括得禁止參加人於我國使用相同或近似於原告「PORTER」註冊系列商標之權利，縱參加人與祥記公司之合作協議已於西元2001年5月間終止，亦不影響祥記公司及原告以自己名義於日本以外區域合法取得之商標權利。
⑵、參加人於答辯狀稱其與祥記公司共簽訂4份合作協議，每份
均記載同意註冊條款，顯然雙方有意使該同意條款隨契約關係消滅而失效云云，惟查，參加人與祥記公司於每份協議均約定同意註冊條款之目的，乃在於使祥記公司得就新協議期間出現之商標，繼續在日本以外之地區申請註冊，故有在每份協議中再為約定之必要。實無從據此即導出雙方有意使祥記公司已取得之商標權利隨契約關係之消滅而失效之結論。是原告既合法受讓祥記公司所有之「PORTER」系列商標權利，自得依法行使法律賦與商標權人之權利，無庸再取得參加人之同意，更與祥記公司與參加人間之合作協議是否已經終止無涉。
６、原告申請註冊之系爭「PORTER」商標，係近似於自己有合法權利之「PORTER及圖」等系列商標，絕非襲用參加人據以異議商標：原告及前手祥記公司既為我國唯一合法取得「PORTER」系列商標之商標權人，國內亦僅有原告及前手祥記公司曾於國內銷售、宣傳及推廣「PORTER」系列商標及商品，原告申請註冊系爭商標，乃係與自己之商標近似，縱會與其他商標有所混淆，亦係與自己之商標混淆，並非以不公平競爭為目的，更無任惡意襲用、意圖剽竊參加人據以異議商標之情事，與修正前商標法第37條第7款規定之不得申請註冊情形有別，自無適用該款但書規定應先取得參加人之同意始得申請註冊之餘地，是參加人答辯稱其從未同意原告申請註冊系爭商標，原告即不符合修正前商標法第37條第7款但書之規定云云，顯無可採，亦因此被告以原告申請註冊系爭商標，未得參加人之同意，而為參加人異議成立之處分云云，顯屬無稽。
㈡、被告原處分及訴願決定認事用法悖離事實及經驗法則，顯有違誤：
１、查被告於異議審定理由三指稱：「查據以異議之『PORTER及人形圖』、『PORTER』、『YOSHIDA & COMPANY PORTERTOKYO JAPAN及圖』等商標係日商吉田股份有限公司首先使用於背包、皮包、手提袋等商品上之標誌，早於西元1977年即陸續於日本申准註冊外．．．異議人雖無直接進口據以異議商標商品至我國銷售，然衡諸我國與港、日經貿旅遊往來密切，據以異議商標商品長期以來經日本流行雜誌大肆報導，而該等雜誌大部分在台亦有販售，且於日本、香港地區因大量銷售而享有具極高知度而於網路上經國內網友踴躍討論等情．．．」，而認據以異議商標所表彰之商譽已為背包、手提袋等商品相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度，並為訴願決定予以援用，均屬違法不當，茲分述於后：
⑴、被告將參加人未主張之其他商標列為本案據以異議商標並謂
其為著名乙節，顯有錯誤：本案參加人異議申請書所主張之據以異議商標，僅限於異議申請書附件1之「PORTER設計圖」及附件2之「YOSHIDA & COMPANY PORTER TOKYO JAPAN及圖」兩件商標，後者在日本申准註冊日期為西元2001年，前者則係參加人於2003年始提出註冊之申請，尚且晚於原告申請系爭商標註冊之時間（91年3月4日），更未經日本政府核准發給商標註冊證，惟被告竟將參加人未主張之其他商標列為本案據以異議商標，並於無其他事證及理由之情形下，稱參加人據以異議商標早於西元1977年起即陸續於日本申准註冊云云，顯與事實不符。
⑵、被告罔顧香港地區「PORTER」系列商標之使用者實際上包含
祥記公司及原告之事實：依祥記公司及參加人西元1993年簽訂之協議，祥記公司同意參加人得在香港行銷商品，雙方並約定未來在香港市場應互換資訊，嗣後簽訂之合約亦明定香港之獨家代理商代理銷售祥記公司及參加人製造之商品，故香港市場販售之「PORTER」系列商標商品，兼有祥記公司公司與參加人之產品，其商譽應歸雙方共享，原告繼受祥記公司之商標權益，並持續經營香港市場，自亦享有香港地區「PORTER」系列之商譽。被告及訴願決定機關罔顧香港地區「PORTER」系列商標之使用者，實際上包含祥記公司及原告等事實，遽以「PORTER」系列商標在香港有高知名度，而我國又與港、日經貿旅遊往來密切，透過資訊交流即足使參加人之商標於我國亦為著名而為不利益原告之處分，顯屬不當。
⑶、參加人所提銷售量統計表等資料係參加人自行製作，不具公
信力，自無可採：再查，參加人所提公司簡介、商品型錄、於日本販賣之據點、西元1995年至2001年於日本及香港之銷售量統計表等證據，均乃參加人自行製作，不具公信力，尤以1995年至2001年於日本及香港之銷售量統計表部分，參加人並未檢附相關銷售發票、行銷單據、進出口單據以證其實，被告亦未詳加查證即認定為事實，顯屬違誤。更何況參加人據以異議之商標於我國是否著名，與其商品於日本、香港之銷售情形無關，若未於我國銷售或於我國主要媒體投入大量金錢推廣行銷，縱於他國為暢銷或知名商標，亦無從推論於我國必為著名，是被告以參加人自行製作之銷售金額統計，認為每年有達上百億日元之營業額即認為足證在我國為著名商標云云，認事用法自屬不當。
⑷、被告更無提出客觀數據證明國內有如何之日文雜誌並為如何
宣傳參加人之商標，使其成為著名：國人受限於語言不同，閱讀外文雜誌之習慣並不普遍，且由參加人本身檢送之臺灣發行日文雜誌及消費者閱讀日文雜誌之相關資料觀之，其中一則明確指出「．．．日本雜誌目前都是以買斷的方式進貨，一旦逾期就無法退貨，因此供應商的風險（相）形偏高，（直）接地也就影響到日本雜誌在臺灣各通路的鋪貨量不高」，故「non-no」、「men's non-no」、「MORE」、「POPEYE」、「Men's club」、「Smart」、「Very」「Spring」、「Olive」等於日本發行之日文雜誌，縱有在臺販售之情事，其數量亦極為有限，且參加人商品之消費者以男性為主，而日本流行雜誌於我國之消費者，則主要為女性，加上語言隔閡，除占全國人口極少數之「哈日族」外，一般消費者或相關業者藉由日本雜誌知悉參加人商標之可能性，堪稱微乎其微，更遑論藉由前述雜誌在我國之銷售，足使參加人之商標達於「廣為我國相關事業或消費者所普遍認知」之程度。被告雖辯稱原證八號中亦有陳述「因文化、語言文字及地緣關係的影響，加上長久以來盛行的哈日風，台灣讀者對日文雜誌的接受度遠遠超過了一般歐美雜誌」以及「日文雜誌以流行性雜誌較為暢銷，從服飾、髮型、包包、鞋類、到手機裝飾品等流行配件等，廣受台灣學生的喜愛。」等文字，但也只能說明與歐美雜誌相較，日本流行雜誌在臺灣較受學生族群喜愛以及接受度較高，並不能推翻日本流行雜誌在臺灣舖書量不高，且僅於極少數之哈日族群中流通之事實，既然日本雜誌在臺灣舖書量不高且流通程度有限，被告自不得因為參加人商品刊登廣告於日本雜誌，經由日本雜誌在臺灣銷售，即足認定已使參加人的商標在臺灣成為著名商標。
⑸、參加人所提網友討論網頁之日期晚於系爭商標申請日，甚有
夾雜中國大陸網友意見，自無可採：末就參加人申請異議時檢送之網友討論網頁以觀，該等網路上之言論均屬個人意見，並不足資為證明參加人據以異議商標在我國是否已為著名商標之事實，且不能排除相同網友重複發言或有心人士刻意散佈以營造熱烈討論現象之可能，何況其討論時間集中於西元2002年及2003年間，皆在祥記公司與參加人終止合作關係之後，大部分也較系爭商標申請註冊日為晚，其中部分甚至夾雜大陸地區網頁討論資料，豈得任由參加人隨意檢附不確實之資料混淆事實，進而據以認定原告申請系爭聯合商標註冊時，國人已廣泛知悉參加人之商標？更何況原告及前手祥記公司為「PORTER」系列商標在我國唯一合法之商標權利人，該系列商標於我國之所以為消費者所認識，乃原告及前手祥記公司長期使用之結果，被告以網路上顯然僅屬於極少數討論篇幅，即據以認定參加人商標已在我國著名，其判斷亦顯然違誤。
２、次查，訴願決定理由認祥記公司參展之商品理應標示源自參加人，其予消費者印象仍係參加人據以異議商標之商品云云，更與事實嚴重不符：
⑴、國內雜誌所為介紹原告「PORTER」系列商標均為商標淵源之
真實陳述，既無虛構不實，更非攀附：由原告前手祥記公司與參加人間之合作協議可知，「PORTER」品牌得於我國及日本以外地區之推廣行銷，皆為祥記公司及原告長年戮力經營成果。原告受讓「PORTER」系列商標後，更積極在我國各大百貨公司、賣場及商業區設立專櫃或經銷據點，並以自己名義行銷推廣「PORTER」系列商品，因而受到國內流行雜誌所矚目，此有原告所檢附之國內流行雜誌相關報導及原告於雜誌刊登足資證明，而雜誌編輯基於對原告「PORTER」系列商標之認識，於雜誌中介紹「PORTER」品牌源自日本、原宿地區或創辦人為吉田吉藏等語，原告僅依編輯之要求提供圖片供其說明，並非原告主動刊載，且雜誌所為之介紹均屬商標淵源之真實陳述，既無虛構不實，更非攀附，迺被告及訴願機關竟無視於原告積極使用系爭聯合商標之事實及證據（產品訂單、出口報單、原告經營之直營店照片、經銷商店面之照片、產品發表會及廣告影本等書證），憑空創設原告與參加人間之代理關係，並誤認係原告刊登廣告強調商品來自日本、原宿地區或創辦人為吉田吉藏乃攀附參加人商品云云，均屬重大誤會。
⑵、依合作協議，原告前手祥記公司註冊「PORTER」系列商標及
商品之權利亦擴及香港地區：復依原告前手祥記公司與參加人於1993年至1997年間之合作協議，祥記公司註冊「PORTER」系列商標及商品之權利亦擴及香港地區，故於西元1994年至1997年間，祥記公司以自己名義在香港參加商展銷售自己生產之「PORTER」系列商品，此有原證6號可稽，迺訴願決定昧於事實，且又自行假設參加人與祥記公司間有商標權授與之關係，指稱「．．．西元1994年至1997年間於香港參展之照片影本，亦僅能證明前手即案外人祥記公司於香港參展之事實。況且，祥記公司於前揭參展期間既與參加人具有合作關係，而經由參加人授權使用據以異議商標，並負責該等商標商品之製造行銷事宜，則其參展之商品自應標示源自參加人，其予消費者印象仍係參加人據以異議商標之商品．．．」云云，片面採認參加人檢附之書證，而罔顧原告及前手祥記公司確實在香港地區有「PORTER」系列商標之商標權並以自己名義銷售產品之事實，認事用法顯有違誤。
⑶、實則原告曾於西元2003年就其與參加人之商標爭議緣由，接
受香港記者訪問，並大幅刊載於香港雜誌，由報導內容中可知原告積極以自己名義拓展市場，並強調與參加人商品之區隔，亦足證原告確無攀附參加人商標及其商品。
㈢、參加人據以異議之商標並非國內著名商標：
１、據以異議商標「著名」且系爭商標有「致公眾混淆誤認」，系爭商標始不得註冊。商標法所保護之著名商標，係指據以異議商標在我國已達到著名之程度者而言：
商標法所保護之著名商標，係指據以異議商標在我國已達到著名之程度者而言，外國商標不得逕以其在外國著名為由，推論其當屬我國商標法上之著名商標，從而參加人或被告如主張據以異議商標在我國已成為著名商標，仍應就其如何在我國著名詳盡說明與舉證之責：按最高行政法院92年判字第562號判決及最高行政法院92年判字第839號判決意旨，國外商標必須在我國國內已達到著名之程度，且與我國公共利益有關，始受商標法有關「著名商標」規定之保護。故，依法院判決意旨，唯有於國內大量販售並投入鉅額費用持續廣告宣傳，該外國商標始有機會於國內著名。是如欲主張外國商標為國內著名商標，商標權人仍應就其在我國如何著名詳盡說明及負舉證之責，例如業主是否投入鉅額成本？是否以長期持續之方式，在國內主要媒體大量播放及刊登其外國知名商標？不能以文化交流及旅遊頻繁、在外國風行、口碑流傳、青少年間之哈日風或哈美風等理由，即無證據推定該商標在我國係屬「著名」。
２、本件並無客觀事證或數據足資證明參加人據以異議商標為國內著名：
⑴、以日本國民為對象所發行之日文流行雜誌，在我國並無足夠之廣告宣傳效果：
①、依參加人提出之金石堂第155期出版情報「你的第一本外文
雜誌」中關於日本雜誌之介紹表示：「日本雜誌目前都是以買斷的方式進貨，一旦逾期就無法退貨，因此供應商的風險偏高，間接地也就影響日本雜誌在台灣各通路的舖書量不高」，由是足證本件縱如參加人所稱其於日本發行之雜誌宣傳廣告據以異議商標商品，然該等雜誌於我國境內並無建立普遍之通路而擁有廣大之讀者群，該等日文雜誌顯非我國國內主要媒體，在我國自無足夠之廣告宣傳效果。
②、更何況，參加人或被告亦未提出或說明日本雜誌於我國銷售
之客觀數據：參加人固於日本境內發行之日文雜誌就據以異議商標商品有宣傳廣告之事實，然經比對參加人提出之資料，其文宣廣告遍布於日本境內之60餘種雜誌，惟觀諸參加人所提出之日本雜誌於我國銷售之資料顯示，僅有其中十餘種有銷售資訊刊載於我國網路書店，其餘利用google搜尋引擎查得之日本雜誌銷售資料，除僅列出6種日本雜誌外，依其搜尋所得資料亦僅能謂國內讀者欲購買該等日本雜誌，而於網路中查詢其銷售管道而已，根本無從得知該等雜誌於國內之客觀銷售數據，而參加人或被告更從未提出或說明該等日文雜誌於我國境內銷售之具體數量及金額，實難謂該等雜誌在我國之販售足使據以異議商標成為國內著名商標。
③、綜上，在臺灣銷售之日文雜誌種類既不及參加人於日本刊登
廣告雜誌種類之十分之一，參加人亦未提出該等日文雜誌於我國境內銷售之具體數量及金額，該等日本發行、臺灣銷售之日文流行雜誌，顯非我國國內主要媒體，自無使據以異議商標成為著名之廣告宣傳效果甚明，而參加人又未能證明其有投入鉅額成本，以長期持續之方式，在我國國內主要媒體大量播放及刊登據以異議商標之產品，則據以異議商標並不能因據以異議商標商品有刊登廣告於日文雜誌即成為我國著名商標。
⑵、據以異議商標無由因我國與日本、香港經貿旅遊頻繁即可成
為我國著名商標：依最高行政法院92年判字第562號判決及92判字第839號判決見解意旨，我國雖與日本、香港地區經貿旅遊往來頻繁，但與全部人口相比，仍屬少數，縱使據以異議商品於日本、香港地區享有極高知名度，亦非於外國僅作短暫停留之旅客所能知悉，據以異議商標自無由僅因我國與日本、香港經貿旅遊頻繁而成為我國著名商標。
⑶、末查，現代社會傳播媒體眾多，各類資訊充斥，不論大眾文
化或是小眾現象，均得在網路世界或傳播媒體中占有一席之地，然而能在眾多資訊中，給予社會大眾深刻而持久之印象或造成話題者，並不多見。觀諸參加人所提供之網路上討論情形，僅有數十位網友之討論，且其中間有中國大陸或香港地區網友之留言，或是拍賣網站上拍賣據以異議商標商品之訊息，相較於網路資訊傳播快速且數量龐大之特質而言，區區十數篇留言僅為網路言論世界中之滄海一粟，實難據此即認為據以異議商標商品已引起國內網友間踴躍討論，而得謂該據以異議商標已於國內消費者間所普遍認知而達著名之程度。何況，商標著名與否之認定時點，應以他人申請註冊時著名與否為準，此為被告公告之「著名商標或標章認定要點」第10點第2款所明定，而原告係於91年3月4日申請註冊系爭商標，參加人所提出之網路討論日期，大多在被告申請註冊之後，是更不得以該網路討論判斷據以異議商標是否於我國著名。
３、又參加人援引雜誌報導證明據以異議商標於我國已達著名之程度云云，亦屬無據：
⑴、依參加人所引用雜誌文字內容，縱如參加人所言足證參加人
商品在日本受歡迎之程度，惟外國商標是否著名應以在我國是否著名為判斷，而雜誌內容，均為描述參加人商品在日本銷售情形，縱然屬實亦不得推論在我國亦極受歡迎；復依參加人之商品從未在我國銷售之事實可知，縱然雜誌內容間有論及在臺灣產品之銷售狀況，亦屬原告產品銷售情形之描述，更不得據此即認為參加人之商品在我國極受歡迎而達於著名商標之程度。
⑵、參加人復以雜誌內容稱原告刻意攀附參加人商譽，有使消費
者產生混淆誤認云云，然所檢附之流行雜誌報導內容，大部分均為雜誌編輯基於個人對國外流行趨勢之認識所為之品牌起源介紹，並非原告主動刊載，且雜誌所為之介紹均屬商標淵源之真實陳述，實無從據以認為原告有藉之攀附參加人商品，刻意造成消費者混淆誤認之故意。
４、本院90年度訴字第3766號判決係處理第14款問題，與第7款著名商標之認定無關：參加人雖曾於訴訟程序中以本院90年度訴字第3766號判決理由為據，主張經由臺灣與日本之商業貿易或觀光旅遊往來、兩地商品流行資訊交流以及日本流行雜誌在我國之銷售，足使其據以異議商標於我國達於著名商標之程度云云，惟詳繹參加人提出之前揭判決理由，僅認為「臺灣與日本間雖隔海相鄰，但以現代交通工具往返，來回僅須數小時，且雙方無論商業貿易或觀光旅遊皆十分頻繁，航班密集，故兩地的商店及流行資訊交流也極為快速與廣泛，臺灣的金石堂書店、何嘉仁書店、誠品書店等知名書局連鎖店，及遍佈於大街小巷的便利超商均有展示與販賣日本發行介紹其流行服飾、起居擺設及休閒娛樂等情報的知名雜誌，因此，尚難認兩地無地緣關係。」以及「綜上事證，足堪認定告於申請系爭商標註冊時，已因地緣關係及基於其他關係（同業關係）而知悉參加人先使用系爭商標之外文．．．」，進而判決維持有商標法第37條第14款規定之襲用他人近似商標之處分。亦即，該判決根本並未以前揭理由作為著名商標之認定。如再徵諸原告前引判決，更足證單以臺灣與日本之商業貿易或觀光旅遊往來、兩地商品流行資訊交流以及日本流行雜誌在我國之銷售等情，不能即為參加人據以異議之商標於我國已達著名之程度之認定。
㈣、相似於原告已合法註冊商標之據以異議商標，不論著名與否均無保護必要：
１、如前所述，依本件商標異議審定時商標法第37條第7款規定，據以異議商標須「著名」且系爭商標有「致公眾混淆誤認」，系爭商標始不得註冊。據以異議商標不論是否著名，但因該商標商品無法在國內販售或使用，自無保護必要：
⑴、保護未註冊之外國商標，係以該商標商品得在國內販售或使
用為前提，否則無關公益：按商標權具有屬地性，在一國註冊取得之商標權，僅在該國領域內享有專用權並無域外效力，是各國僅對其所授與之權利予以保護，凡在外國取得之商標權，如欲在我國受保護，仍應依我國法向我國商標專責機關申請註冊，我國商標法雖對於外國著名商標部分例外予以保護，然其目的並非在於保護未於我國註冊及使用之外國商標，而是在於維護我國市場交易秩序及公共利益，此由最高行政法院前揭92年判字第562號判決即知。基上，由於商標權之保護採屬地主義，未於我國註冊之外國商標，縱為著名商標，仍需以外國商標之使用關係我國公共利益為前提，始有以商標法修正前第37條第7款保護之必要，合先敘明。
⑵、據以異議商標因相似於原告已合法註冊之商標，其商品根本
不得在國內販售或使用，遑論有致混淆誤認：參加人據以異議之商標與原告受讓於祥記公司之「PORTER」系列正商標近似，故參加人過去從未將來也不得於我國使用據以異議商標或販售該商標商品，否則即屬侵害原告合法註冊「PORTER」系列商標權之犯罪行為。準此，原告申請系爭聯合商標之註冊，並不會導致消費者產生混淆誤認之結果而有損於國內市場秩序或公共利益。更何況，系爭商標亦與原告已享有合法商標權利之「PORTER」系列商標近似，就消費者而言，不過是將系爭商標所表徵之商品，與原告有合法權利「PORTER」系列商標商品認為屬於同一系列或系出同源，並無混淆誤認之情事。
２、尤有進者，據以異議商標與原告合法註冊之商標相似之現象，始於1988年之協議，早已存在，無論有無混淆，均與系爭商標註冊無涉：尤有進者，果若被告所認定，消費者間會將系爭商標與參加人據以異議商標產生混淆誤認，則此種混淆誤認，早已存在於參加人據以異議商標與原告合法註冊取得「PORTER」系列商標間，亦即原告申請註冊系爭聯合商標，並不會對國內現有消費市場之公平競爭或消費者對原告及參加人之商標認知再產生任何影響，故准許系爭商標註冊，無涉國內市場秩序或公共利益，是對據以異議之系爭外國商標自無保護之必要。
㈤、原告申請註冊系爭商標，並非以惡意襲用、搶註他人商標及不公平競爭為目的。原告為因應業務拓展之需要善意延伸註冊系爭商標，非以不公平競爭為目的，更無惡意抄襲他人商標可言：
１、緣祥記公司設立於61年9月間，在我國手提包、袋類商品已具有相當之製造技術與經營實力且負盛名，此由祥記公司在手提包、袋類商品之製造方面，獲得世界知名品牌「WILSON」、「PUMA」、「EASTON」、「PRINCE」、「L.L.BEAN」、「MIZUNO」等之高度肯定，進而委託祥記公司製造生產；以及祥記公司與該等公司有密切之業務往來可以證明。按西元1988年當時參加人之經營模式為閉鎖型家族事業，雖具有設計方面之特色，然父子傳承多年來僅在日本地區製造販售據以異議商標之袋類商品，未有向外拓展之事實。嗣因兩國手提包同業公會進行交流，參加人確知祥記公司具備發展海外市場之實力，乃於西元1988年與祥記公司締結獨家製造及行銷協議，並就日本國以外之商標權利協議分配由祥記公司註冊，因此不論祥公司申請註冊之「LUGGAGE LABLE」、「PORTER」等系列商標或原告善意延伸申請註冊之系爭商標，均無抄襲仿用之情事。
２、又依參加人與原告前手祥記公司之合作協議書第4點，明文約定由祥記公司在日本及香港以外之地區註冊「PORTER」等系列商標，原告基於祥記公司為「PORTER」等系列商標國內合法商標權人之確信，善意受讓「PORTER」等系列商標，取得合法商標權利，並隨業務推展之需要，基於在我國境內「自己所有」之商標權，衍生出其他類似文字或圖樣系列商標申請註冊，絕非惡意襲用或抄襲「他人」商標，就系爭商標之註冊，既無惡意襲用，更無以不正當方法取得商標權之違法情事。
３、至於參加人答辯認為原告與前手祥記公司間有互為董事或監察人之情形，主張原告明知參加人與祥記公司合作協議已終止，仍自祥記公司受讓「PORTER」系列商標權利，顯係以不公平競爭為目的，惡意搶註系爭聯合商標云云，惟查，祥記公司董事長雖以法人代表身分擔任原告監察人，另有一名董事同時亦擔任原告之董事，然原告之監察人或一名董事，並不足以決定原告業務經營之政策，更何況祥記公司對於以自己名義取得之商標權享有各種處分權利，概與參加人間之任何協議內容或協議是否存續無涉，原告基於我國相關法律之規定，依我國商標登記證之記載，信賴「PORTER」系列商標權人為祥記公司，並合法自祥記公司受讓商標權利，依原告公司業務拓展之需求規劃商標之使用及註冊事宜，實不容參加人以原告與祥記公司間一、二名監察人或董事重疊之情形，即否定原告合法使用商標之權利。
４、基上，原告以延伸自己享有之註冊商標之認識，善意申請註冊系爭商標，並非以不公平競爭為目的，亦無任何惡意襲用、意圖剽竊據以異議商標之情事，從而被告認定原告申請系爭聯合商標註冊時違反當時商標法第37條第7款之規定，洵屬無據。
㈥、綜上所述，參加人據以異議商標並非商標法第37條第7款規定之著名商標，且參加人據以異議之商標因無法於我國使用而根本不可能與系爭商標發生混淆誤認之情形。更何況，若有所謂混淆誤認，早已存在於參加人據以異議商標與原告合法註冊取得「PORTER」系列商標間，故准許註冊系爭聯合商標，並不會對國內現有消費市場之公平競爭或消費者之認知再產生任何影響，此際即無保護外國商標之必要性。且原告申請註冊系爭商標乃近似於自己既有之商標，自無庸事先取得他人同意，而參加人之商標既無法於我國使用，有衝突時自應優先考量原告既已存在之商標權利而非外國商標。迺被告認據以異議商標為著名商標而依修正前商標法第37條第7款為參加人異議成立之處分，以及予以維持之訴願決定，顯非適法，應予撤銷。
二、被告主張之理由：
㈠、查本件被告係認，系爭商標圖樣上之外文「PORTER」及圖形，與參加人據以異議之「PORTER」、「PORTE R及人形圖」、「YOSHIDA & COMPANY PORTER TOKYO JAPAN及圖」、「PORTER DASH!」及人形圖等商標圖樣相較，二者均有相同之外文「PORTER」或構圖意匠極相彷彿之搬行李服務生人形設計圖，應屬構成近似之商標。
㈡、據以異議商標係參加人首先使用於背包、皮包、手提袋等商品上之標誌，早於西元1977年起即陸續於日本申准註冊，為促銷該等據以異議商標之背包、皮包、手提袋等商品，除於報章雜誌廣泛持續廣告外，復於日本各大百貨公司、商圈設有據點販售，並已開設數家直營店，且透過代理商銷售據以異議商標商品至香港地區販售，西元2001年之銷售金額已逾百億日幣，銷售數量逾170萬件。參加人雖無直接進口據以異議商標商品至我國銷售，然衡諸我國與日本、香港地區經貿旅遊往來密切，據以異議商標商品長期以來經日本流行雜誌大幅報導，而該等雜誌大部分在我國亦有販售，且於日本、香港地區因大量銷售而享有具極高知名度，復於網路上經國內網友踴躍討論等情，該據以異議商標所表彰之商譽於系爭商標申請註冊日91年3月4日前，應已為背包、手提袋等商品相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度，凡此有參加人所檢送之公司簡介、商品型錄、於日本之販售據點表、西元1995年至2001年於日本及香港地區之銷售量統計表、在我國亦有販售之「non-no」、「men's non-no」、「MORE」、「POPEYE」、「Men's club」、「Smart」、「Very」、「Spring」、「Olive」等日文雜誌上刊登據以異議商標相關資料、網友討論之網頁資料、日本及香港地區雜誌廣告及報導等證據資料影本附卷可稽。
㈢、衡諸據以異議商標之外文「PORTER」尚非習知習見之文字，於背包、手提袋等商品已廣為相關事業及消費者所普遍認知而為著名商標，且系爭商標與之有相同之外文及結合構圖意匠如出一轍之搬行李服務生人形設計圖。從而，原告於其後始以系爭「PORTER及圖」商標申請註冊，並指定使用於眼鏡及其組件等商品，與據以異議商標知名之背包、手提袋等商品同為服飾配件，客觀上自有使消費者對其所表彰之商品來源或產銷主體與參加人產生混淆誤認之虞，應有系爭商標異議審定時商標法第37條第7款、同法施行細則第15條第1項及第31條第1項規定之適用。至原告於異議答辯時主張其於91年2月6日以800萬元自祥記公司受讓經由參加人同意註冊之「PORTER」系列商標專用權，並已移轉登記，且受讓後復積極行銷及廣告，故系爭商標之申請註冊，未違反首揭法條規定乙節。經核本件案外人祥記公司與參加人間雖曾有合作關係，惟該合作關係已於西元2001年5月終止，是祥記公司縱於合作關係期間取得多件「PORTER」系列商標註冊，而於合作關係終止後，原告繼受該等「PORTER」系列商標，然原告於其後另以系爭商標申請註冊，難認已得參加人同意而有首揭法條但書規定之情事，乃為系爭商標之審定應予撤銷。其聯合第0000000號、第0000000號、第0000000號商標之審定應一併撤銷之處分。
㈣、經查，系爭商標圖樣上之外文「PORTER」及圖形，與參加人據以異議商標圖樣上之外文「PORTER」及圖形相較，二者均有相同之外文「PORTER」或構圖意匠極相彷彿之人形設計圖，於異時異地隔離觀察，有使具有普通知識經驗之購買人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。又觀諸參加人於異議階段所檢附之證據資料：其中參加人司簡介與據以異議商標之使用無涉；據以異議商標商品相關介紹資料及商品型錄，或無日期揭示，或與系爭商標申請註冊日相近；而據以異議商標商品於日本之販售據點表及西元1995年至2001年於日本及香港地區之銷售量統計表，則為參加人自行製作，並無相關證據佐證，固難以採認。然由據以異議商標註冊資料、西元1997年至2002年2月間日本及香港地區多家雜誌上刊登據以異議商標商品廣告及相關報導資料、西元1995年至2002年2月間於我國發行之日文雜誌廣告、消費者閱讀日文雜誌之相關資料及我國國內網友討論據以異議商標商品之網頁資料影本可知，據以異議商標係參加人首先使用於背包、皮包、手提袋等商品上之商標，除早於西元1981年起即陸續於日本申准註冊外，復自西元1997年起即分別於日本及香港地區等多家報章雜誌持續刊登廣告廣泛宣傳促銷，且據以異議商標之商品除於日本廣泛行銷外，復透過代理商進口至香港地區販售，堪認該等據以異議商標於日本、香港地區因廣泛宣傳促銷而享有具極高知名度。而衡諸我國與日本、香港地區經貿旅遊往來頻繁，且據以異議商標商品長期以來經日本流行雜誌大幅報導，該等雜誌大部分在我國亦有販售，復參酌我國國內網友於網路上踴躍討論據以異議商標商品之情形，應足以認定參加人據以異議商標所表彰之商品信譽於系爭商標申請註冊日91年3月4日前，已為我國內相關事業或消費者所普遍認知而達著名商標之程度。從而，原告以系爭商標申請註冊，且指定使用於眼鏡及其組件、潛水用具、電腦軟體、音響、電影片、唱片等商品，客觀上有使消費者對其所表彰之商品來源或產銷主體與參加人產生混淆誤認之虞，自有首揭法條規定之適用。
㈤、至原告訴稱，案外人祥記公司自78年起即以外文「PORTER」作為商標圖樣一部分，．．．，客觀上並無使國內消費者對其表彰之商品來源或產製主體與參加人產生聯想而發生混淆誤信之虞乙節。經核原告於異議答辯時檢送訂單確認書、發票、載貨單、出口報單、直營店、經銷店、產品發表會照片及廣告資料影本，除無日期揭示或大多晚於系爭商標申請註冊日外，其廣告內容亦強調「PORTER」品牌源自日本、東京原宿地區或參加人之創辦人吉田吉藏Kichizo Yoshida等，故其予消費者之認知仍係代理參加人據以異議商標之商品，並非自創品牌。至於訴願階段檢送之西元1994年至1997年間於香港參展之照片影本，亦僅能證明其前手即案外人祥記公司曾於香港參展之事實。況且祥記公司於前揭參展期間既與參加人具有合作關係，而經由參加人授權使用據以異議商標，並負責該等商標商品之製造行銷事宜，則其參展之商品自應標示源自參加人，則予消費者印象仍係參加人據以異議商標之商品。是以，綜合原告所檢附之證據資料，尚難認定系爭商標之申請註冊無使消費者對其所表彰之商品來源或產銷主體與參加人產生混淆誤認之虞，原告所訴並不足採。
㈥、復查，依原告檢附參加人與案外人祥記公司所簽訂之4份協議書影本觀之，參加人與案外人祥記公司雖自西元1989年起，即以背包、皮包、手提袋等商品為標的，展開合作關係，共同經營「PORTER」品牌商品之製造行銷，並經雙方同意，祥記公司有權就參加人之「PORTER」、「PORTER DASH」、「LUGGAGE LABEL」等系列商標在全世界除日本、香港地區以外之地區申請註冊，而祥記公司亦依其協議分別在我國、大陸地區、美國．．．新加坡等20餘國或地區註冊，取得商標專用權多達30餘件，並於91年間將該等商標讓與原告。然系爭商標並非受讓自案外人祥記公司之前揭諸商標，而係原告在參加人與案外人祥記公司於西元2001年5月間合作關係終止後，另行於91年3月4日再以相同之外文「PORTER」作為商標圖樣申請註冊之商標，要難認已取得參加人或其授權人同意，自無首揭法條但書規定之情事。系爭商標之申請註冊，應有首揭法條規定之適用。原告稱其於91年間受讓案外人祥記公司經由參加人同意而獲准註冊之「PORTER」系列商標專用權，享有「PORTER」系列商標之一切權利，其再以系爭商標申請註冊，自毋庸取得參加人之同意乙節，亦不足採。從而，被告所為系爭商標之審定應予撤銷。其聯合第0000000號、第0000000號、第0000000號商標之審定應一併撤銷之處分，洵無不合。另參加人之商標係於1977年就開始使用，而於1981年在日本註冊，著名之認定係以申請日為準非以異議審定時為準，對於原告所提出之中譯本，被告並無爭議，系爭授權契約訂立之當事人為祥記公司與參加人，並非原告，而原告申請註冊之申請日期為上開授權合約終止之後，所以被告認為原告並未得到參加人同意授權，從原告所提供資料，確實會使消費者產生與參加人商標混淆之情況。據以異議商標於我國國內百貨公司、書店、超商皆有販售之事實，已達著名商標之程度。至於有關祥記公司與參加人簽訂契約部分係屬於私權契約，不是被告所應審酌，而對於有關另案評定案評定不成立之部分，是因當時原告前手祥記公司因與參加人有簽訂授權契約，所以不符合襲用之要件，這是與本案不同之地方。綜上論述，被告原處分洵無違誤，原告之訴應予駁回。
三、參加人主張之理由：
㈠、程序部分：系爭商標是否有修正前商標法第37條第14款所規定之不得註冊事由，並非本院審理範圍：按行政訴訟之撤銷之訴，乃是審查原行政處分之合法性，係以原處分本身做為審查之對象。本件被告僅就修正前商標法（即91年5月29日修正公布之商標法）第37條第7款部分為判斷，而作出本件處分，就第14款部分，則以系爭商標之審定既已依第7款之規定予以撤銷，即無庸再加審究，而未予斟酌。行政訴訟之審查對象既然僅是原處分本身，而原處分又未對「系爭商標有無修正前商標法第37條第14款事由」進行審查，行政法院自不能逾越審理範圍，對此一併加以審理（參酌本院89年訴字第1397號判決見解）。是對於「系爭商標有無修正前商標法第37條第14款事由」部分，參加人爰引用異議理由書中之主張，於此並無論述之必要。
㈡、實體部分：
１、系爭商標違反修正前商標法第37條第7款規定，依法不得註冊。系爭商標有該款規定之不得註冊事由：
⑴、系爭商標與據以異議之「PORTER設計圖」商標構成同一或近
似：系爭商標與據以異議之「PORTER」及「YOSHIDA&COMPANY PORTER TOKYO.JAPAN及圖」商標圖樣相較，均有相同之外文「PORTER」或構圖意匠極相彷彿之人形設計圖，客觀上於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，有使普通知識經驗之購買人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。
⑵、據以異議商標為著名商標：參加人早於西元1962年即首創「
PORTER」商標，使用於背包、皮包、手提袋等商品上，並於西元1977年起陸續於日本申請註冊「PORTER」系列商標，為促銷據以異議商標之背包、皮包、手提袋等商品，除於報章雜誌廣泛持續廣告外，復於日本各大百貨公司、商圈設有據點販售，並已開設數家直營店，且透過代理商銷售據以異議商標商品至香港地區，並於香港地區長期廣泛宣傳促銷，自西元2000年起參加人之營業額已逾百億日幣，而臺灣與日本間雖隔海相鄰，惟以現代交通工具往來，來回僅須數小時，且雙方無論商業貿易或觀光旅遊皆十分頻繁，航班密集，兩地商品及流行資訊交流也極為快速與廣泛，臺灣金石堂書店、何嘉仁書店、誠品書局等知名書局連鎖店，及遍佈於大街小巷之便利超商均有展示與販售日本發行介紹其流行服飾、起居擺設及休閒娛樂等情報之知名雜誌（關於此事實，為本院90年訴字第3766號判決所肯認），刊登據以異議商標商品相關廣告、報導之日文雜誌「Men's non-no」、「With」、「MORE」、「non-no」、「mini」、「Zipper」、「COOLTRANS」、「Boon」、「spring」、「smart」等於臺灣網路書店亦有販售，被告於本案異議階段時，亦曾派員至金石堂書店、何嘉仁書店、誠品書局等知名書局連鎖店調查，發現長期以來報導據以異議商標商品之日本流行雜誌大部分在該等連銷書店均有展示及販售，再參酌我國國內網友於網路上踴躍討論據以異議商標商品，知名藝人木村拓哉、金城武於電視劇及電影中，拿著據以異議商標商品，引起我國消費者之注意，自西元1988年12月起至2001年5月止參加人並曾授權訴外人祥記公司在臺灣行銷標示據以異議商標之背包類商品，臺灣消費者所認識之據以異議商標所表彰者乃參加人公司之信譽及產品品質，祥記公司於臺灣使用據以異議商標之效果，應歸於參加人。而且依吾人一般生活經驗，我國銷售背包、皮包、手提袋類相關業者及據以異議商標商品主要訴求對象之年輕消費族群均普遍留意日本流行資訊。因此，綜合上開證據資料，堪認據以異議商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知，符合修正前商標法第37條第7款所謂之著名商標。此外，由原告於異議階段提出資料中雜誌廣告或報導內容，亦得以明瞭據以異議商標商品受歡迎之程度，如「Porter哈日包燒上身」文章中記載：「敗家子走在街上，除了放眼都是名牌妹揹著LV或GUCCI外，赫然發現許多年輕人都揹著一個素色休閒款式的公事包。敗家子猜想，這些人多半是哈日族，因為他們揹的都是Porter哈日包。」、「SUBCULTURE SCREAM次文化尖叫」文章中指出：「日本人對這類限量產品，失心瘋似地支持熱愛，完賣（完全賣完）的狀況，常常在才上巿前幾天就發生。自己就曾經看過原宿Porter（吉田英文品牌名）路面店，買客大排長龍，分批進入店內的壯觀亂象，盛況很像LV或Prada。」、「流行教主，非我莫屬！日本超人氣背包～PORTER」文章中記載：「Porter以其質輕耐用的材質．．．在LV、PRADA等國際級名牌環伺之下脫穎而出，成為日本街頭背包的領導品牌．．．推出後即受到日本街頭玩家的歡迎，旋即成為日本街頭人手一包的終極必備品，而TANKER也因此快速躍昇為PORTER的長賣型經典款。在臺灣，TANKER系列也時常處於供不應求的品切狀態。」、「世紀之作 一針入魂 吉田包」文章中亦表示：「在臺灣的哈日街頭風下，PORTER包包更是目前臺灣街頭所無法缺少的流行配件，一股PORTER風早已開始吹襲」、「日本街頭流行包包狂潮是從『PORTER』所開始」文章亦記載：「到了HIPHOP風盛行的70年代初期，PORTER已經有如旋風一般，席捲當時的年輕族群．．．說到PORTER，就絕對不能不提其經典系列『TANKER』，木村拓哉在日劇『戀愛世代』中使用TANKER系列的雙用背包，以及金城武在電影『心動』中的TANKER兩用公事包，其迷人的氣質與造型，都引起許多影迷的爭相仿效，引領出TANKER風潮。」，另外，標題為「最具大人氣品牌PORTER在臺熱烈販售中」、「人氣PORTER背包，日本年輕流行文化的永恆教主」、「機能┼實用主義？時尚的另一種可能性」等廣告內文亦說明PORTER品牌背包類商品受歡迎情形。
⑶、系爭商標有致公眾混淆誤認之虞：衡諸據以異議商標使用於
背包、手提袋等商品已廣為相關事業及消費者所普遍認知而為著名商標，從而原告於其後始以相同之外文「PORTER」結合構圖意匠如出一轍之人形設計圖，作為系爭商標圖樣，指定使用於眼鏡及其組件等商品申請註冊，與據以異議商標知名之背包、手提袋等商品同可作為服飾配件，客觀上自有使消費者對其所表彰之商品來源或產銷主體與參加人產生混淆誤認之虞。再者，檢視原告於異議階段提出之附件宣傳廣告內容，發現其以「Porter哈日包燒上身」、「．．．其實這些都是Porter包的特色，在日本街頭走紅多時，如今燒到台北青少年的肩上，也是可想而知。」、「目前臺灣正式代理的Porter包，是所謂的『海外版』」、「Porter於1962年由Kichizo Yoshida所創立」、「日本超人氣背包～PORTER」「PORTER是一個源自日本的背包品牌，最初由YOSHIDA吉田背包於1962所推出」、「日本街頭流行的引領品牌」、「世紀之作 一針入魂 吉田包」、「PORTER從日本的原宿地區崛起，瞬間開始流行於整個日本，．．．在臺灣的哈日街頭風下，PORTER包包更是目前台灣街頭所無法缺少的流行配件，一般PORTER風早已開始吹襲。」、「日本街頭流行包包狂潮是從『PORTER』所開始」、「PORTER受歡迎的程度扶搖直上，在日本的街頭幾乎隨處可見，現在你也可以輕鬆擁有PORTER包包。」、「人氣PORTER背包，日本年輕流行文化的永恆教主」、「1962年於東京創立的PORTER，雖邁入第41個年頭，至今依然是新一代流行文化的重量級代表。」等為訴求，促銷「PORTER」系列商標商品，顯然意圖使消費者認為「PORTER」系列商標所表彰之商品來源或產銷主體為參加人，非如原告所稱「以自己之名義行銷推廣『PORTER』系列商品」，其攀附參加人商譽之意圖明顯，有使消費者對系爭聯合商標所表彰之商品來源或產銷主體與參加人產生混淆誤認之虞，足堪認定。
２、原告不得依據參加人與祥記公司所簽訂之授權契約，對參加人主張其申請系爭商標係經參加人同意或主張任何權利：參加人與祥記公司間之授權契約早於西元2001年5月間中止，參加人與祥記公司自西元2001年5月起已無契約關係存在，雙方權利義務關係應回復未簽約前之狀態，祥記公司已不能依據授權契約對參加人主張任何權利。遑論原告並非契約當事人，參加人從未同意原告申請註冊系爭商標。縱使原告自祥記公司受讓該公司已於臺灣獲准註冊之「PORTER」系列商標之商標專用權，惟原告究非契約當事人，不得依據參加人與祥記公司簽訂之授權契約，對參加人主張其申請系爭商標係經參加人同意或主張任何權利。
３、茲就原告其他主張駁斥如下：
⑴、原告主張：參加人曾以3,800萬元日幣請求祥記公司移轉其
已獲准註冊之PORTER系列商標等之專用權云云，惟查：參加人以金錢為代價，請求祥記公司移轉其已獲准註冊之PORTER系列商標等之專用權，不過是為避免訴訟勞費，儘早解決與祥記公司間之商標爭議，不得因此即謂「參加人明知詳記公司及其後手依法享有註冊取得之商標權，其無任何商標法上權利可資主張」。原告之主張，並不可採。
⑵、原告主張：香港巿面販售之「PORTER包」兼有祥記公司與參加人公司之產品，並商譽應歸雙方共享云云。惟查：
祥記公司係經由參加人授權使用據以異議商標，其屬參加人公司之經銷商（或稱代理商）性質，一般消費者所認知之「PORTER」系列商標所表彰之信譽為參加人之信譽，祥記公司縱有於香港販售「PORTER」系列商標商品之事實，其使用之效果亦應歸於參加人。如前所述，原告於臺灣所為之宣傳廣告，一再使人誤認其販售之「PORTER」系列商標商品之產銷主體為參加人，其攀附參加人商譽之意圖明顯，原告縱有於香港地區販售「PORTER 」系列商標商品之事實，其是否使消費者認識「PORTER」系列商標所表彰之信譽為原告自身之信譽，不無疑問。
⑶、原告主張：參加人提出之網路討論資料所載日期，大多晚於
系爭商標申請註冊日云云。惟查：參加人提出之網路討論資料部分所載日期縱有晚於系爭商標申請註冊日，惟仍有部分早於系爭商標申請註冊日，而某一商標商品於網路上受到討論、探詢，已足以顯見該商標商品受到消費者之喜愛及高度注意，該等網路討論資料應得作為證明據以異議商標為著名商標之證據。
⑷、原告主張：原告受讓祥記公司註冊商標，隨業務推展善意延
伸系爭商標之申請註冊，非以不公平競爭之目的，更無惡意抄襲他人商標可言云云。惟查：修正前商標法第37條第7款、第14款並未以商標申請人具有「惡意襲用、搶註他人商標」及「以不公平競爭之目的」而抄襲他人商標為構成要件。審查系爭商標是否違反修正前商標法第37條第7款、第14款規定時，並無審酌原告主觀上是否具有「惡意襲用、搶註他人商標」及「以不公平競爭之目的」而抄襲他人商標之必要。祥記公司董事長林明燈同時為原告公司監察人，祥記公司董事林義雄亦同時為原告公司董事，該二人對祥記公司與參加人間之授權契約早於西元2001年5月間終止、同意註冊條款已失效、祥記公司已無製造、行銷、經銷「PORTER」系列商標商品之權利等情當知之甚詳，竟仍將祥記公司於授權契約存續期間所註冊之商標專用權移轉登記予原告，而原告受讓商標專用權後，仍於廣告中使用令人相信事實上為其產製的「PORTER」系列商標商品之產製來源為參加人之文字，其顯然有攀附參加人商譽之意圖，而以不公平競爭之目的，申請註冊系爭商標。
⑸、原告主張：我國商標法以屬地保護原則為立法例，參加人於
締約時或締約後從未在我國申請商標註冊，既無商標權利如何授權．．．，參加人於協議書概括同意註冊，顯然效棄日本國之外商標權及經營權，而同意由祥記公司及其繼受者享有，「PORTER」商標於我國之商標權盡歸原告所有，不因任何契約關係終止而有變更云云。惟查：
①、檢視祥記公司致參加人之信函內容，祥記公司以「吉田ブラ
ンドライセンス契約」（中譯：吉田商標授權契約）或「ライセンス契約」（中譯：授權契約），稱呼其與參加人所簽訂之契約，顯然詳記公司主觀上亦認識雙方所簽訂者為商標授權契約。且西元2000年5、6月間簽訂之最後一份合約，其封面亦載明「LICENSE AGREEMENT」（中譯：授權契約）。
參加人與祥記公司所簽訂之契約性質為何，應依契約內容決定，與參加人在日本申准註冊幾件商標無涉。參加人是否重視「PORTER」系列商標，亦與參加人在日本申准註冊幾件商標無絕對關係。事實上，參加人長期廣泛地在報章雜誌上刊登廣告促銷據以異議商標商品，已足以證明參加人對據以異議商標之重視。
②、根據參加人與祥記公司簽訂之授權契約，參加人係授予（契
約原文：grant）祥記公司在日本、香港以外之亞洲地區、美國、加拿大及歐洲地區獨家製造、行銷及經銷參加人創用之「PORTER」系列等多款商標產品之權利，參加人對於日本、香港以外國家係授權祥記公司進行行銷事宜，並非放棄日本國之外之商標權及經營權。
③、祥記公司於授權契約有效存續期間內，在性質上僅為參加人
之代理商或經銷商之性質，其與一般代理商、經銷商不同點僅在祥記公司具有生產背包、手提袋類產品的能力，而參加人於授權契約中雖同意祥記公司得自行生產背包、手提袋類產品，惟不得因此即謂祥記公司所產製並標示「PORTER」系列商標背包、手提袋類產品使消費者認知之產製來源為祥記公司，此由雙方簽訂之合約中，約定參加人有權控制祥記公司生產商品品質及產品樣式（以西元1988年12月間簽訂第1份授權契約為例，如第5條至第9條約定），及西元1996年1月間、2000年5、6月間所簽訂最後2份合約第12條約定：「為統一YOSHIDA（即參加人）品牌印象，公開廣告、看版及廣告特輯等，應得YOSHIDA（即參加人）之同意」（原文為
For unity of image of Yoshida brand, advertisementpublicity, standing boards, advertising column etc.,should be approved by Yoshida.），即可明瞭祥記公司僅屬參加人公司之經銷商（或稱代理商）性質，只不過參加人同意祥記公司得自行生產參加人設計的產品（或祥記公司自行設計經參加人同意的產品），此與A公司委託B公司生產A公司產品，另授權C公司經銷A公司產品，本質上並無不同，僅祥記公司結合B公司與C公司之功能而已。
④、我國商標法除保護已在我國註冊之商標外，尚保護他人所創
用而未於我國註冊之商標，如現行商標法第23條第1項第12款及第14款（相當於修正前商標法第37條第7款及第14款）所稱之「他人商標」即不限於已在我國獲准註冊之商標。參加人於授權契約中同意祥記公司於我國註冊「PORTER」系列商標之實益即在符合修正前商標法第37條第7款及第14款但書規定，祥記公司得參加人同意後申請註冊「PORTER」系列商標，即得排除修正前商標法第37條第7款及第14款等不得註冊事由之規定之適用。參加人雖未先在我國申准註冊後再授權祥記公司使用，惟參加人於授權契約中同意祥記公司得在臺灣申請註冊「PORTER」系列商標，具有排斥修正前商標法第37條第7款及第14款等不得註冊事由之效果。
⑤、參加人與祥記公司前後共簽訂4份授權契約，每份契約均記
載同意註冊條款，顯然雙方當事人認識並有意使該同意註冊條款於雙方契約關係存續期間內有效，隨契約關係消滅而失效，非如原告所稱參加人一次放棄註冊商標之權利（何等重大之權利放棄），否則僅於第1份合約記載同意註冊條款即可，何須4份授權契約均為相同記載。按契約之解釋，應探求當事人之真意（最高法院43年台上字第577號判例參照）。將參加人於授權契約中概括同意祥記公司於日本，香港以外國家申請註冊參加人創用的「PORTER」、「PORTER DASH」、「LUGGUGE LABEL」等多款系列商標之約定，解釋為一次放棄日本國以外所有商標權及經營權，對參加人是何等重大之不利益。除非參加人有具體、明確放棄商標權、經營權之表示，否則不應如此解釋契約。況與參加人簽訂授權契約者為祥記公司，並非原告，原告既非契約相對人，並無依據參加人於授權契約中所為之任何意思表示主張權利之餘地。
⑥、以西元1988年12月間簽訂的第1份授權契約為例，參加人與祥記公司所簽訂4份授權契約的核心部分應為第1條之規定：
「參加人授予祥記公司獨家製造、行銷及經銷LIGHT ZONE及在參加人品牌及商標下之所有其他系列產品的權利」（原文：YOSHIDA GRANTS TO GALLANT THE EXCLUSIVE RIGHTS OFMANUFACTURING, MARKETING AND DISTRIBUTION OFPRODUCTS UNDER LIGHT ZONE AND ALL THE OTHERCOLLECTIONS THE BRANDNAME AND TRADEMARKS OF YOSHIDA& CO., LTD.）具體實施辦法包括祥記公司得在香港、日本以外之國家申請註冊參加人所有之「PORTER」、「PORTERDASH」、「LUGGUGE LABEL」等多款系列商標（第4條）、參加人控制祥記公司生產之產品品質（如第5條約定參加人應寄送樣本予祥記公司，為維持品質，祥記公司應寄送每一指定（或選定）設計款之一件原樣予參加人；第6條約定參加人應提供祥記公司必要之技術協助；第7條約定祥記公司應向參加人顯示其製造每樣產品的物件編號；第8條約定祥記公司有修改任何設計之權利，但應經參加人同意；第9條約定參加人得派代表參觀祥記公司正在製造產品時的工廠等等）、祥記公司每年依出售參加人商標商品銷售額的一定比例支付權利金（第11條）（原文為royalty，中譯為版權使用費或特許權使用費等），但不得低於一定金額（第12條）。
參加人與祥記公司間之授權契約關係已於西元2001年5月間消滅，祥記公司已喪失製造、行銷及經銷參加人所有之「PORTER」系列等商標產品的權利，同意註冊條款亦應隨契約中止而失效。
⑦、按契約之解釋，應探求當事人之真意（最高法院43年台上字
第577號判例參照）。參加人與祥記公司所簽訂之授權契約之主要內容為祥記公司每年支付權利金、參加人授權祥記公司製造、行銷及經銷參加人所有之「PORTER」、「PORTERDASH」、「LUGGUGE LABEL」等多款系列商標商品及同意祥記公司在日本、香港以外國家申請註冊商標，其間具有對價性（亦即在祥記公司支付權利金前提下，參加人才允許祥記公司製造、行銷及經銷參加人所有之「PORTER」系列等商標產品及在日本、香港以外國家註冊商標），此由西元1988年12月間簽訂的第1份授權契約中之第11條第1項之約定：「為作為根據本契約被授予權利之代價，祥記公司應支付以FOB售價計算之一定比例權利金予參加人，但不得少於最低權利金金額」（AS COMPENSATION FOR THE RIGHTS GRANTEDHEREUNDER, GALLANT SHALL PAY TO YOSHIDA A PERCENTAGEROYALTY ON GALLANT'S FOB SALES PRICES, BUT NOT LESSTHAN THE MINIMUM ROYALTY.），亦可明瞭。倘認為雙方契約關係消滅後，祥記公司未支付權利金的情形下，祥記公司及原告仍得保有已註冊之商標專用權，進而以該等已註冊之商標使用於商品上行銷、販售，則顯然違背參加人與祥記公司當初簽訂授權契約之原意。若原告前開主張可採，則豈非在參加人與祥記公司間之授權契約關係已經消滅、祥記公司無庸支付權利金的情形下，祥記公司及原告仍得在日本及香港以外國家繼續保有參加人創用的「PORTER」、「PORTERDASH」、「LUGGUGE LABEL」等多款系列商標專用權，並據其商標專用權繼續製造、行銷標示上開多款系列商標商品。參加人與祥記公司間所簽訂之商標授權契約既已中止，則依一般契約法原則，契約條款已失其效力，雙方間之權利、義務關係應回復未簽訂契約前之狀態，祥記公司已不得對參加人主張其註冊「PORTER」系列商標係經參加人同意。更遑論原告並非契約當事人，並無依據參加人與祥記公司間所簽訂之授權契約主張權利之餘地。綜上所述，系爭商標確有違反修正前商標法第37條第7款之規定，該商標之審定應予撤銷，原處分及訴願決定並無違法或不當。
理 由
壹、本件應適用之法規：
一、按現行商標法第90條規定：「本法中華民國92年4月29日修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」明文規定，商標異議案件，尚未審定結案之案件，應以商標註冊時及異議審定時之法律狀態為準。但對於如本件之情形，商標法係在異議審定後才修正，且當事人因不服異議審定之結果而進行後續之行政爭訟程序者，現行法並未規定。基於行政爭訟程序係對於原處分之違法性審查，且修正前之商標異議程序僅係商標申請註冊程序前之公眾審查程序，與現行商標法改為係申請註冊核准後之公眾審查制度不同（以上參酌現行商標法第
25、40、42、46條文規定及立法理由），再考量法安定性及人民對法規信賴保護原則，上開現行法商標法第90條關於基準時規則，應不影響修法前所已審定之商標案件，亦即不應回溯適用已審定之商標案件，行政爭訟之案件，仍應適用異議審時之基準時規則，亦即民國91年05月29日公布施行之商標法第77-1條第1項第1款規定：「商標異議、評定及廢止案件之處理，適用本法新舊規定之原則如左：一、商標異議案件適用異議審定時之規定。」本件行政訴訟應適用之法規，應為異議審定時之規定，先此敘明。雖學者有認應以商標申請時法規狀態為法令基準時（林三欽教授著行政訴訟中商標案件之違法判斷基準時），惟無法說明商標異議程序既為原處分違法性審查，為何於修法後卻異於修正前之法令基準時，以致於行政爭訟階段應適用之法令提前至商標申請時，與異議審定時適用之法規不同，是該觀點為本院所不採（惟本件因申請時之商標法施行細則第40條第1款與91年05月29日公布施行之商標法第77-1條第1項第1款之「商標異議案件適用異議審定時之規定。」規定相同，是以適用之法令均為異議審時之商標法相關規定，並無二致）。
二、按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊，固為本案系爭商標異議審定時商標法第37條第7款所明文，惟所稱「著名之商標或標章」，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，復為同法第施行細則第31條第1項所明定。
三、另著名商標構成要件之認定，應以申請時為準，此在修法前後並無不同，僅係現行法第23條第2項明定以玆明確而已。
又所謂「有致公眾混淆誤認之虞者」，則係指商標或標章有使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞而言。
貳、本件事實經過及兩造爭執之要點：
一、緣原告91年3月4日以「PORTER及圖」商標，指定使用於商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第9類之眼鏡及其組件、潛水用具、電腦軟體、音響、電影片、唱片等商品，向被告申請註冊，經被告准列為審定第000000000號商標。
嗣參加人以該審定商標有違當時商標法第37條第7款及第14款之規定，對之提起異議。經被告審查，以92年9月22日中台異字第920432號商標異議審定書為系爭商標之審定應予撤銷。其聯合第0000000號、第0000000號、第0000000號商標之審定應一併撤銷之處分等情，有系爭商標註冊資料、異議申請書及審定書等件為證，並為兩造所不爭，堪認為實。
二、原告起訴意旨略謂：據以異議商標未在我國國內達到著名之程度，不受商標法之保護，日本發行、臺灣銷售之日文流行雜誌，並非我國國內主要媒體，參加人又未投入鉅額成本，以長期持續方式在我國國內主要媒體大量播放及刊登據以異議商標產品之事實。原告及前手祥記公司既為我國唯一合法取得「PORTER」系列商標之商標權人，國內亦僅有原告及前手祥記公司曾於國內銷售、宣傳及推廣「PORTER」系列商標及商品，原告以延伸「自己」所有註冊正商標權利之認識，申請註冊系爭聯合商標，並非以不公平競爭為目的，更無任惡意襲用、意圖剽竊參加人據以異議商標之情事。倘參加人之主張為有理由，豈非過分保護自始同意不註冊，且從未於我國境內製造與行銷之外國商標（日本商標），而置於我國依法申請註冊、戮力經營多年、依法辦理移轉登記、確實由祥記公司及原告所享有之系爭商標及其他系列商標於弱勢地位，反無法受到我國商標法之保護云云。
三、經查，系爭商標圖樣係由單純之外文「PORTER」構成，與參加人據以異議之「PORTER」、「PORTER及人形圖」、「YSOHIDA & COMPANY PORTER TOKYO JAPAN及圖」等商標圖樣相較，二者均有相同之外文「PORTER」，於異時異地隔離觀察，有使具有普通知識經驗之購買人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。此亦為兩造所不爭執。是本件之爭執，厥在於據以異議商標是否係著名之商標？系爭商標是否有致公眾混淆誤認之虞？系爭商標之註冊是否已得參加人之同意？
參、本院判斷如下：
一、關於據以異議商標是否係著名之商標部分：
㈠、按為配合我國申請加入世界貿易組織，商標法於86年5月7日修正公布（於87年11月1日施行，即本件異議審定時之商標法）第37條第7款，已如前引），而其修正之理由則為：「保護著名商標或標章，為世界貿易組織有關智慧財產權協定與巴黎公約所揭示之原則而且為世界各國趨勢，現行條文未將著名商標或標章明列，易致誤解，爰將其明定於本款中。」然而何謂著名商標法並未有明文之定義，是關於其知名度程度之要求，決定性之因素在於商標法授予著名商標之權能。88年9月15日修正發布之商標法施行細則（即本件異議審定時之商標法施行細則）第31條第1項規定：「本法第37條第7款所稱著名之商標或標章，指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」核其考量商標法並未承認著名商標是一種受商標法保護之獨立且完整的商標類型，而只是將其列為後商標不得申請註冊之事由之一，又兼考量商標法上對於著名商標保護範圍所及之商品或服務更較一般註冊為廣，故而為如上之規定，依法自值尊重。
㈡、又按被告於89年8月10日公告有著名商標或標章認定要點（93年4月28日修正發布前，即本件異議審定時）著名商標或標章認定要點第3點規定：「本要點判斷相關事業或消費者，係以商標或標章所使用商品或服務之交易範圍為準，包括下列三種情形，但不以此為限：㈠商標或標章所使用商品或服務之實際或可能消費者。㈡涉及商標或標章所使用商品或服務經銷管道之人。㈢經營商標或標章所使用商品或服務之相關業者。」第4點規定：「商標或標章已為要點3所列其中之一相關事業或消費者所普遍認知者，應認定為著名之商標或標章。」第5點規定：「著名商標或標章之認定，應就個案情況考量下列足資認定為著名之因素：㈠相關事業或消費者知悉或認識商標或標章之程度。㈡商標或標章使用期間、範圍及地域。㈢商標或標章推廣之期間、範圍及地域。．．
．㈣商標或標章註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。．．．㈤商標或標章成功執行其權利之紀錄，．．．㈥商標或標章之價值。㈦其他足以認定著名商標或標章之因素。」第6點規定：「本要點5各項因素得依下列證據證明之：㈠商品或服務銷售發票、行銷單據、進出口單據及其銷售數額統計之明細等資料。㈡國內、外之報章、雜誌或電視等大眾媒體廣告資料。㈢商品或服務銷售據點及其銷售管道、場所之配置情形。㈣商標或標章在市場上之評價、鑑價、銷售額排名、廣告額排名或其營業狀況等資料。㈤商標或標章創用時間及其持續使用等資料。㈥商標或標章在國內、外註冊之文件。包括其關係企業所為商標或標章註冊之資料。㈦具公信力機構出具之相關證明或市場調查報告等資料。㈧行政或司法機關所為相關認定之文件。㈨其他證明商標或標章著名之資料。」第9點規定：「商標或標章之使用證據，應有其圖樣及日期之標示或得以辨識其使用之圖樣及日期的佐證資料，並不以國內為限。但於國外所為之證據資料，仍須以國內相關事業或消費者得否知悉為判斷。」第10點規定：「著名商標或標章之認定，應由商標專責機關就本要點六所列證據，綜合要點五各項認定因素判斷之。．．．」被告身為商標專責機關，於審查申請註冊之商標或標章所相同或近似於他人之商標或標章，是否著名時，自應受其拘束而資為依據與基準，而本院核以上規定，係參照世界智慧財產權組織「著名商標保護條款」之規定與精神而訂定，且與我國商標法之規定並無牴觸，本院自得予以援用，均合先敘明。
㈢、查原處分以據以異議系列商標係參加人首先使用於背包、皮包、手提袋等商品上之標誌，早於西元1977年起即陸續於日本申准註冊，為促銷該等據以異議商標之背包、皮包、手提袋等商品，除於報章雜誌廣泛持續廣告外，復於日本各大百貨公司、商圈設有據點販售，並已開設數家直營店，且透過代理商銷售據以異議商標商品至香港地區販售，西元2001年之銷售金額已逾百億日幣，銷售數量逾170萬件。參加人雖無直接進口據爭商標商品至我國銷售，然衡諸我國與港、日經貿旅遊往來密切，據以異議商標商品長期以來經日本流行雜誌大幅報導，而該等雜誌大部分在我國亦有販售，且於日本、香港地區因大量銷售而享有具極高知名度，而於網路上經國內網友踴躍討論等情，該據以異議商標所表彰之商譽於系爭商標申請註冊（91年3月4日）前，應已為背包、手提袋等商品相關事業或消費者所普遍認知，而達著名之程度，凡此有參加人所檢送之公司簡介、商品型錄、於日本之販售據點表、西元1995年至2001年於日本及香港之銷售量統計表、在我國亦有販售之「non-no」、「men's non-no」、「MORE」、「POPEYE」、「Men's club」、「Smart」、「Very」、「Spring」、「Olive」等日文雜誌上刊登據以異議商標相關資料、據以異議商標商品經網友討論之網頁資料、日本雜誌廣告及報導等證據資料影本附卷可稽，是原處分關於著名商標之認定，核係依前揭之說明而為審查，於法並無不合。
㈣、至原告關於據以異議商標尚非著名之主張，並無可採，茲說明如下：
１、按著名商標所以應予擴大保護，並非在於商標自體，而係在於其營業信譽以及消費者之利益，易言之，相關消費者對於著名商標具有深刻之印象，他人如以相同或近似於該著名商標使用於同一或同類商品，或甚至不同類商品，消費者難免誤以商品與著名商標之商品出自同源而受騙，以致於購得非其所期待中之商品而受害，此均有違商標制度保護消費者之立法精神，甚至於使消費者因使用不佳品質之商品而對原有極佳印象之著名商標產生反感而損及營業信譽，基於以上說明，於考量是否給予著名商標特殊保護之際，尤應著重者在於是否同一來源。查據以異議商標在日本申准註冊日期固於西元2001年間，然查該「PORTER」系列商標商品，則早在日本行銷多年，是原處分就參加人之「PORTER」、「PORTER及人形圖」、「YOSHID A & COMPANY PORTER TOKYO JAPAN及圖」等商標併為觀察認定，依前揭之說明，於法仍屬有據。
２、關於參加人於日文雜誌、香港雜誌及在臺灣發行之日文雜誌上刊載之「PORTER」商標系列相關廣告及報導，業據參加人於異議程序時提出附卷，且查據以異議商標所表彰之商品，其主要訴求對象即相關消費者本係年輕消費族群，而此一族群由於兩國地理位置接近、人民膚色身材相仿及國人易於收視日本電視節目等緣故，留意日本流行資訊者不在少數，是縱使相關業者或消費者閱覽日文雜誌，可能受限於文字之隔閡及數量之因素，然而依雜誌本係重圖片而輕文字之特性，加以如上所述之大量廣告及報導後，被告認據以異議商標已達於廣為相關事業或消費者所普遍認知之程度，洵屬有據。
３、復依前揭關於著名商標或標章認定要點之規定及說明，著名商標之認定，不須以為一般消費者所普遍認知為要件，如已為相關事業或消費者所普遍認知者，即應認定為著名之商標；又著名商標之認定，應就個案情況衡酌各相關證據考量各相關因素認定，不得以其欠缺該要點所定之某項證據或某項因素，即遽認該商標非係著名。是參加人檢送之公司簡介、商品型錄、於日本販賣之據點、西元1995年至2001年於日本及香港之銷售量統計表等證據，雖均係參加人自行製作，且關於西元1995年至2001年於日本及香港之銷售量統計表部分，並未檢附相關銷售發票、行銷單據、進出口單據，被告雖未詳加查證，揆之上述說明，亦難認違法。
二、關於系爭商標是否有致公眾混淆誤認之虞部分：
㈠、據以異議商標使用於背包、手提袋等商品已廣為相關事業及消費者所普遍認知而為著名商標，已如前述，從而原告於其後始以相同之外文「PORTER」結合構圖意匠如出一轍之幾何圖形設計圖作為系爭商標圖樣，指定使用於眼鏡及其組件等商品申請註冊，與據以異議商標商品之背包、手提袋等商品同可作為服飾配件，客觀上自有使消費者對其所表彰之商品來源或產銷主體與參加人產生混淆誤認之虞。
㈡、此外，自原告於異議程序提出之附件15宣傳廣告內容有以「Porter哈日包燒上身」「．．．其實這些都是Porter包的特色，在日本街頭走紅多時，如今燒到台北青少年的肩上，也是可想而知。」「目前台灣正式代理的Porter包，是所謂的『海外版』」、「Porter於1962年由Kichizo Yoshida所創立」、「日本超人氣背包～PORTER」、「PORTER是一個源自日本的背包品牌，最初由YOSHIDA吉田背包於1962所推出」、「日本街頭流行的引領品牌」、「世紀之作 一針入魂吉田包」、「PORTER從日本的原宿地區崛起，瞬間開始流行於整個日本，．．．在台灣的哈日街頭風下，PORTER包包更是目前台灣街頭所無法缺少的流行配件，一股PORTER風早已開始吹襲。」、「日本街頭流行包包狂潮是從『PORTER 』所開始」、「PORTER受歡迎的程度扶搖直上，在日本的街頭幾乎隨處可見，現在你也可以輕鬆擁有PORTER包包。」、「人氣PORTER背包，日本年輕流行文化的永恆教主」、「1962年於東京創立的PORTER，雖邁入第41個年頭，至今依然是新一代流行文化的重量級代表。」等為訴求，促銷「PORTER」系列商標商品，在在使消費者有混淆誤認「PORTER 」系列商標所表彰之商品來源或產銷主體為參加人之虞。
三、關於系爭商標之註冊是否已得參加人之同意部分：
㈠、原告主張系爭商標之註冊已得參加人之同意，無非以祥記公司與參加人間所簽訂之4份協議書暨原告與祥記公司間所簽訂之商標讓與契約為據。經查：
１、據以異議之「YOSHID A & COMPANY PORTER TOKYO JAPAN及圖」等商標係於西元2001年3月16日等在日本註冊、參加人與祥記公司於西元1988年12月6日、1993年6月2日、1996年1月30日、2001年6月30日（原協議書之記載為6月31日）締有協議書4件（下稱協議書1、2、3、4），約定契約有效期間分別為西元1988年12月6日至1991年12月底、1993年1月1日至1995年12月31日、1996年1月1日至2000年12月31日及2001年1月1日至2005年12月31日，祥記公司於西元2001年4月4日發函通知參加人，於收受通知後1個月終止協議書4、原告與祥記公司於91年2月6日締有商標讓與契約等情不爭，並有附於本院卷之協議書及其中譯本、終止函及商標讓與契約暨附於原處分卷之日本商標公報、商標註冊簿、異議申請書及理由書及原處分可稽，堪認為真實。
２、協議書1第1條約定：「吉田公司給予祥記公司（按原文為GALLANT）獨家製造、行銷LIGHT ZONE及在吉田公司品牌及商標下之所有其他系列產品的權利。」第2條約定：「產品包括吉田公司的所有系列款，包括LIGHT ZONE、PORTER、PORTER DASH、LUGGUGE LABEL及所有吉田公司已設計新款及進行中之系列款。」第3條約定：「地區（全世界）．．．亞洲：全亞洲，除香港、日本之外．．．」第4條約定：「上述所有商標可以由祥記公司在全世界註冊，除了日本、香港之外。」第11條約定：「權利金：基於給予上列之權利，祥記公司應支付以售價計算之一定比例權利金予吉田公司，但不得少於最低權利金金額。權利金比例為（A）以FOB售價計算，金額在1億日圓以下：．．．在吉田公司品牌名稱下之原始系列款，以4%計算．．．（B）以FOB售價計算，金額超過1億日圓：．．．在吉田公司品牌名稱下之原始系列款，以2%計算．．．」第12條約定：「每年支付予吉田公司的權利金，不得少於以下金額：第1年（1989.01.01-1989.12.31）150萬日圓。第2年（1990.01.01-1990.12.31）200萬日圓。第3年（1991.01.01-1991.12.31）250萬日圓。若雙方當事人於本協議書到期後約定者，最低權利金金額之約定，不得超過300萬日圓。」第13條約定：「支付權利金之時期：祥記公司應在每協議年度的七月底前，支付最低權利金之一半予吉田公司；其他剩餘部分，應在次年度的1月底前支付。」第15條約定：「本協議書自雙方當事人簽署時生效，並持續至1991年12月底止，若雙方當事人均欲延長本協議書時，可以繼續本協議書之效力。」由以上協議書約定可見，就系爭「PORTER」系列商品，吉田公司確實曾於西元198 9年起同意祥記公司製造、行銷，並同意祥記公司在我國申請註冊，惟祥記公司應每年支付約定之權利金，而該協議書之有效期間係自西元1989年初起至1991年底止。
３、嗣後簽訂之協議書2、3及4之內容大致相同，且均為14條，茲依協議書4之內容而為論述。協議書4第1條約定：「吉田公司給予祥記公司獨家製造、行銷由吉田公司所設計之袋類系列及由祥記公司使用吉田公司品牌而研發之系列款之權利。」第2條約定：「產品包括吉田公司的所有系列款，包括PORTER、PORTER DASH、LUGGUGE LABEL所有吉田公司已設計新款及進行中之系列款。」第3條約定：「地區包括除日本外之所有國家。在香港TOP & TOP有限公司的Mr.HiroshiHamano為銷售由祥記公司及吉田公司製造之吉田公司品牌產品的唯一經銷商。」第4條約定：「上述所有商標可以由祥記公司在全世界註冊，除了香港、日本之外。」第9條約定：「祥記公司應根據其所生產的吉田公司產品的FOB售價，給付權利金予吉田公司，權利金依下列方式計算之：（a）以FOB售價計算的吉田公司產品，金額在1億日圓以下：所有吉田公司品牌名稱系列款，以銷售金額4%計算，以吉田公司系列款作為促銷品，以銷售金額1%計算。（b）以FOB售價計算的所有吉田公司品牌名稱系列款，金額超過1億日圓：所有吉田公司品牌名稱系列款，以銷售金額2%計算，以吉田公司系列款作為促銷品，以銷售金額1%計算。」第10條約定：
「每協議年度支付予吉田公司的權利金，不得少於以下金額：2001.01.01-2001.12. 31-350萬日圓。2002.01.01-2002.
12.31- 350萬日圓。200 3.01.01-2003.12.31-350萬日圓。2004.01.01-2004.12.31-3 50萬日圓。2005.01.01-2005.
12.31 -350萬日圓。」第11條約定：「祥記公司應在每協議年度結束後30日內，支付權利金予吉田公司，亦應根據銷售金額，製作年度權利金明細報表，並寄送吉田公司。」第13條約定：「本協議書有效期間自2001年1 月1日起至2005年12月31日止。若一方當事人欲終止本協議書，應於一個月前以書面通知他方當事人，且應予6個月的時間消除庫存商品。」復由以上協議書約定可見，就系爭系列商品，吉田公司仍以數年換約一次之方式，繼續同意祥記公司製造、行銷，並同意祥記公司在我國申請註冊，而祥記公司仍應每年支付約定之權利金，該協議書4之有效期間係自西元2001年初起至2006年底止，惟雙方當事人均各得終止之。
４、綜前所述，上開4件協議書參加人均同意祥記公司於契約有效期間內，在我國製造並行銷「PORTER」系列商品，並同意祥記公司於契約有效期間內在我國申請註冊，是該協議書如未經終止，則祥記公司如就系爭商標申請註冊，應有商標法第37條第7款但書之適用，惟應予強調者，參加人自始未將其協議書所約定之權利賣斷予祥記公司。
５、惟查協議書4業經祥記公司於西元2001年4月4日發函通知參加人，於收受通知後1個月終止之，亦如前述，而本件兩造對於該協議書終止之事實亦不爭執，是依前段所述，系爭91年（即西元2002年）3月4日之商標申請註冊案，縱由祥記公司為申請人，亦不能認為其仍對於參加人享有依協議書4第4條約定得繼續就「PORTER」系列商標註冊之權利，易言之，系爭案縱由祥記公司為申請人，亦應認為其未經商標之所有人之同意而申請註冊，自無商標法第37條第7款但書之適用，而有不得申請註冊之事由。
６、再查，祥記公司於4件協議書之有效期間內，以「祥記PORTER及圖」、「祥記PORTER DASH！及圖」、「PORTERDASH！及圖」等商標圖樣，自77年（即西元1988年）起至85年（即1996年）止，分別在修正前商品分類第43、40、41、
39、64、18、25、28類申請註冊，並均獲准註冊為第468237、468238、683393、674407、680112、674580、730245、778735、787909、781619號，而除專用期限已屆至專用權消滅之第468237號「祥記PORTER及圖」、第468238號「祥記PORTER DASH！及圖」外，其餘專用權均於91年4月9日讓與原告並經登記在案，此固有商標註冊資料及中華民國商標註冊證附於原處分卷第225頁以下可按；且查原告與祥記公司間於商標專用權移轉前，更於91年2月6日簽署有商標讓與契約，此亦有該契約書附於本院卷可參。然而，無論該商標讓與契約如何約定，於參加人既非該契約之當事人，該契約之相關條款亦未徵得參加人之同意之情形下，依任何人均不得將大於自己之權利讓與他人之法理，協議書4既經終止，祥記公司已不復得參加人關於申請註冊之同意，則由原告出面為申請人，自更未得參加人之同意，原告之主張顯非可採。
肆、綜上所述，原告之主張，均無可採被告以系爭商標有商標法第37條第7款「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」之情事，作成異議成立之行政處分，認事用法並無違誤，訴願決定，遞予維持，亦無不合，原告訴請如聲明所示，為無理由，應予駁回。兩造其餘之陳述，於判決結果不生影響者，不予一一論述，附予敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 94 年 8 月 8 日
第五庭 審判長 法 官 張瓊文
法 官 帥嘉寶法 官 劉介中上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 94 年 8 月 8 日
書記官 黃明和