臺北高等行政法院判決
93年度訴字第02058號原 告 明安國際企業股份有限公司代 表 人 甲○○（董事長）訴訟代理人 桂齊恆律師複 代理人 廖正多律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 丁○○
丙○○己○○
參 加 人 楠盛股份有限公司代 表 人 乙○○（董事長）訴訟代理人 陳啟舜律師複 代理人 戊○○上列當事人間因發明專利異議事件，原告不服經濟部中華民國93年4月22日經訴字第09306217180號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：原告於民國（下同）90年2月22日以「高爾夫球桿頭之組塊接合方法」向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，參加人以其違反核准審定時專利法第20條第2項之規定，對之提起異議，案經被告審查，於92年11月13日以（92）智專3（3）05051字第0922114770號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
如主文所示。
三、兩造之爭點：系爭案是否違反核准審定時專利法第20條第2項進步性之規定，不符發明專利之要件？㈠原告主張：
按系爭案核准當時之專利法第19條規定：「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作。」又同法第20條第2項復規定：「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利。」惟系爭案違反前揭法條規定與否，應就關係人所提證據揭示之技術特徵、功效是否與系爭案完全一致論斷之，第查：
⒈系爭專利申請第00000000號「高爾夫球桿頭之組塊接合
方法」發明專利案係於90年2月22日提出申請，經審定核准公告於91年9月1日的專利公報上（公告第500648號），其發明特徵依申請專利範圍第1項所述係為：
⑴一種高爾夫球桿頭之組塊接合方法，其係將桿頭之本
體置於一定位模具上固定，利用加工機械分別加工本體與組塊之接合處，使該接合處達到精確尺寸，將欲與本體接合之組塊置於本體之接合處予以定位，於第一次焊接時確認雷射光束之行進軌跡並予以設定，再將本體與組塊間之接合處以雷射熔接方法熔接固定。⑵系爭案之附屬項特徵（申請專利範圍第2項）為：定
位模具具有一內凹並可供本體置入的定位穴，定位穴係對應並略大於本體輪廓形狀，且本體周邊突伸有可跨置於定位穴邊緣的定位翼，定位翼又以夾具夾壓固定。
⒉次查被告於系爭案異議審定理由中主要認為：就附件2至11與系爭案比較，其中：
⑴附件11僅係介紹雷射加工機可與數值定位系統配合，
系爭案並未主張以數值定位系統進行，附件11尚難證明系爭案為習知技術之運用。
⑵系爭案將高爾夫球桿頭之本體、組塊，以雷射熔接法
接固定，此乃附件2至5已揭示習用高爾夫球桿頭之熔接方法；⑶至於系爭案採用定位模具將構件固定，此為附件6至
8已揭示習用工件或雷射熔接加工所用之加工固定方式；⑷由附件9、10也可使人熟悉雷射熔接加工對加工件之
精度要求，系爭案將本體、組塊加工至精確尺寸自亦屬習用知識；⑸確認軌跡後再行加工，也為一般習用製造加工知識；⑹系爭案申請專利範圍第2項中之定位穴、定位翼等依
附部分構造，當為一般習用夾具之簡易實施；⑺故系爭案所運用之技術乃附件2至10所揭示且為可輕
易組合附加，而所能達成利用雷射熔接方法使高爾夫球桿頭熱變形量小，精度佳、產量高之標的相同，系爭案違反核准審定時適用之專利法第20條第2項規定。
⒊又原決定機關駁回本案訴願之決定理由概認為：
⑴由系爭案說明書可知，主要係針對高爾夫球桿頭塊接
合時所採用之真空硬焊方法、TIG焊接方法、一般焊接方法等所產生之缺點，而改用雷射熔接方法取代。然而，採用雷射熔接方法將高爾夫球桿頭之本體、組塊合固定，乃引證1至4所揭示之習知製法；⑵至於系爭案進行雷射熔接時，雖使用定位模具將構件
固定，但此等本屬一般量產物品必然運用之習知技術，並非系爭案所獨創，此由引證5至7等書籍均已載述；⑶有關利用夾具將工件物定位固定、雷射焊接時在工件
兩側施以夾持力，汽車零件在雷射焊接時利用工模夾持定位等，顯見運用模具等將焊接加工件定位確實為一般製造界熟知之技術；⑷利用雷射光束之軌跡確認亦不過是一般生產時加工前
之預行步驟，乃任何物品實際加工前必然步驟，此由引證8、9亦提示雷射光束之精度，自可輕易應用於軌跡確認步驟；⑸至於系爭案所用之定位穴、定位翼等部份附屬構造，
亦屬一般習用模、夾具定位時所實施之細節，並無逾越習知技術範圍。
⑹是系爭案所運用之焊接方式及夾持手段，確實為引證
1至9所揭示之習用既有技術，況系爭案之整體加工過程亦難稱具有不能輕易組合附加者，訴願理由顯不足採。
⒋對於前述被告審定理由，原告首需陳明：按發明專利異
議事件，依系爭案核准當時之專利法第41條第1項規定係採取當事人進行主義，應由異議人備具異議書，附具證明文件，向專利專責機提起異議。而異議人主張之內容涉及同一事實之認定，一旦處分確定後即有一事不再理之情形，對於當事人的影響甚鉅，故專利專責機關對專利異議申請文件之記載應詳為斟酌，並確認異議主張之範疇為何，再依據異議申請文件所主張之事實理由及證據，依職權進行審查，不應逾越法定之行政裁量權。
今查本案參加人於本件（P01）異議理由書中，係將系爭案申請專利範圍獨立項所界定之技術特徵區分為5個限制要件，其中：
⑴限制要件1為將桿頭之本體置於一定位模具上固定；⑵限制要件2為利用加工機械分別加工本體與組塊之接
合處，使該接合處達到精確尺寸；⑶限制要件3為將欲與本體接合之組塊置於本體之接合
處予以定位；⑷限制要件4為於第一次焊接時確認雷射光束之行進軌
跡並予以設定；⑸限制要件5為將本體與組塊間之接合處以雷射熔接方法熔接固定。
⒌另結合異議附件3至附件11分別主張：
⑴附件2（即證據1）已揭露雷射技術，不需高度創作便可輕易完成系爭案限制要件1至5。
⑵附件3（即證據2）已揭露雷射技術，不需高度創作便可輕易完成系爭案限制要件1至5。
⑶附件4（即證據3）已揭露雷射技術，不需高度創作便可輕易完成系爭案限制要件1至5。
⑷附件5（即證據4）已揭露雷射技術，系爭案為熟習該項技術者易於完成系爭案之技術特徵。
⑸附件6（即證據5）揭示夾具將工件定位，使能進行機
器加工操作，已揭露系爭案限制要件1、3、5，且證據1至證據4任一項與證據5組合，可證明系爭案特徵之限制要件1、3、5不具進步性。
⑹附件7、8（即證據6、7）揭示雷射焊接製程及其技術
，可結合證據1至4任一之組合，證明本案限制要件第1及第3項限制要件不具進步性。
⑺附件8（即證據7）與證據1至4任一之組合，可證明本案限制要件2不具進步性。
⑻附件9（即證據8）或附件10（即證據9）與證據1至4任
一之組合，可證明本案限制要件第2項不具進步性。⑼附件11（即證據10）或附件7（即證據6）與證據1至4
任一之組合，可證明本案限制要件第4項不具進步性等云云。
⒍以被告之審定理由與本案參加人於異議理由書的主張對照比較，當可得知：
⑴被告認為附件11僅係介紹雷射加工機可與數值定位系
統配合，系爭案並未主張以數值定位系統進行，尚難證明系爭案為習知技術之運用，又系爭案所運用之技術乃附件2至10所揭示且為可輕易組合附加者等等，且原決定機關於決定理由中，對此未表示任何意見，同時認為系爭案為引證1至9所揭示之習用既有技術可輕易組合附加者。故由前述可知，被告及原決定機機關均認為附件11與系爭案無關，不具證據力，並將附件11排除於引證資料組合之外，合先陳明。
⑵被告認為：系爭案確認軌跡後再行加工（限制要件4）
之特徵，為一般習用製造加工知識等云云。然查被告並未具體舉出證據作為引證資料，違反專利專責機關制頒之專利審查基準所載：審究發明專利是否具備進步性應確實引用該項技術領域中早先系爭案申請前公開之資料作為引證資料之審查準則。而且被告之觀點與本案參加人當時的主張並不相同，且被告對於系爭案限制要件之特徵為習知技術有主觀擴大認定之嫌，因為：本案參加人主張系爭案限制要件4，雷射焊接時，於第一次焊接時確認雷射光之行進軌跡後並予以設定，再將本體與組塊間之接合處以雷射熔接方法固定之特徵，係熟習該項技術者以證據1至4之任一項與證據10、6或7組合足以證明等云云。惟查，被告已認為附件11與系爭案之技術不同，原決定機關也持相同見解，附件11與系爭案無關，為排除的無證據力資料。另被告同時認為附件2至5（即引證1至4）係揭示雷射熔接技術，附件6至8（證據5至7）係揭示雷射熔接加工所用之加工固定方式等，故被告已否定了本案參加人主張證據1至4任一項雷射技術併入證據10、證據6或7之自動控制路徑技術之組合可推知系爭案限制要件4之技術特徵等理由。
⑶又原決定機關認為：利用雷射光束之軌跡確認（限制
要件4）亦不過是一般生產時加工前之預行步驟，乃任何物品實際加工前必然步驟，此由證據8、9提示雷射光束之精度，自可輕易應用於軌跡確認步驟等云云。然查，證據8、9僅揭示雷射熔射技術具有極高的精度，其內容中完全未提及進行雷射熔接工件時，於第一次焊接時利用雷射光束作軌跡確認之技術說明。再者，本案關係人於其異議理由中，係主張證據8、9揭示系爭案之限制要件2要件（即利用加工機械分別加工本體與組塊之接合處，使該接合處達到精確尺寸），完全未揭示系爭案限制要件4為證據8、9所揭露之相關說明，亦即本案參加人不認為證據8、9可以直接合理地推論或教示系爭案限制要件4之技術特徵。故此，本案參加人之主張顯然不為被告所採納，被告反而以參加人未主張之事項以及證據未揭露之技術內容，主觀地推論系爭案限制要件4為一般習用製造加工知識，此一作為顯然有失行政機關應有的公平原則。再者，原決定機關雖有依職權主義之權利，但是，原決定機關既已否定本案參加人的主張，即應依法主動舉證來證明本案不具進步性，但原決定機關仍沿用本案參加人所提之證據，此一行政作為顯然不當。
⑷被告認為系爭案採用定位模具將構件固定，此為附件
6至8已揭示習用工件或雷射熔接加工所用之加工固定方式（即限制要件1）等云云。惟查附件6至8所揭示之內容，是分別為一般的夾具，以及雷射熔接應於汽車底盤焊接時將工件置於工模定位之技術，其中揭示之內容中，完全未揭示該定位模具應用於高爾夫球桿頭之製造上，亦即附件6至8揭示之工件以夾具（模具）固定技術無法合理地直接推導出系爭案之限制要件1，更何況，系爭案於其定位模具設內凹可供球桿頭本體置入的定位穴，且令球桿頭本體周邊突伸可跨置定位穴邊緣的定位翼，及以夾具夾壓固定定位翼等技術特徵在參加人所提之各項附件（證據）中完全未揭示，而且被告在未具體引用證據的情況下即主觀認定該定位翼為一般習用夾具之簡易實施，此一審查觀點，同樣違反專利專責機關制頒之專利審查基準所載應引用早先系爭案申請前公開之資料作為引證資料之審查準則。
⑸系爭案之熔接材料在內部，接合後沒有突出物，不用
再磨光；而引證案出現的均會產生突出物，故系爭案具進步性。
⒎綜上所述，系爭案申請專利範圍所界定之技術特徵確非
異議附件2至10輕易組合附加可得，故系爭案未違反核准審定時適用之專利法第20條第2項規定。今被告、原決定機關既未深究系爭案與異議證據間之差異，且未依參加人之主張，行政程序法所規定的準則行事，而主觀判定系爭案不具進步性，顯見被告之行政行為有失公平原則，被告誤判確屬不當，為此，請判決撤銷原處分及訴願決定，以維法制規範。
㈡被告主張：
⒈起訴理由主要略謂：參加人將系爭案區分為5個限制要
件，原處分認為異議附件11未證明系爭案為習知技術之運用，系爭案所運用技術乃附件2至10可輕易組合附加者；然系爭案中，確認軌跡後再行加工之限制要件4特徵，原處分並未具體舉用證據作為引證資料，違反審查基準所載；而參加人主張以附件2至5，任一項與附件11、7、8組合，可證明系爭案為習知技術之運用；但附件11為無證據力，附件6至8係為加工固定方式，故原處分已否定參加人之主張。原決定機關認為系爭案限制要件4，由附件9、10可輕易應用；然附件9、10並未提及確認軌跡後再行加工之技術說明，且參加人不認為附件9、10有教示系爭案限制要件4之技術特徵，原決定機關此一作為，有失公平原則。附件6至8為一般汽車底盤定位之夾具工模技術，未揭示應用於高爾夫球桿頭之製造上，況定位穴、定位翼等夾壓技術，未在各項附件中揭示，原處分即主觀認定為一般簡易實施，亦同樣違反審查準則，原處分、原決定機關未深究系爭案與證據間之差異，且未依參加人主張，原處分有失公平原則，確屬不當云云。
⒉按系爭案乃一系列、整體性之高爾夫球桿頭之組塊接合
方法，論究系爭案當仍就其整體技術內容考量；依系爭案說明書之說明，系爭案技術內容並未具體指明分為5個限制要件，參加人將系爭案區分為5個限制要件，此乃為便於將證據與系爭案作分析比較，但對系爭案審查尚無實質影響。我國對爭議案件審查雖採「當事人進行主義」，然「行政機關應依職權調查證據，不受當事人主張之拘束，對當事人有利及不利事項，一律注意」，此乃「行政程序法」第36條所明定。故如只是就當事人主張，作形式上之審查，則國家何需浪費公帑，設置專業機構，由專職人員職司行政裁判。由異議附件2至5（即美國專利第0000000號案、美國專利第0000000號案、日本專利特開平5-15620號特許公報案、日本專利特開0000-000000號特許公報案），已揭示系爭案將高爾夫球桿頭之本體、組塊，以雷射熔接方法接合固定，乃習用之技術方法。附件6至8（即徐氏基金會出版之「夾具學」、美國MCGRAW-HILL BOOK公司出版之「METALSJOINING MANUAL」、84年4月號之「機械月刊」），則已揭示將一般工件或雷射熔接加工工件之挾持定位用模具。附件9、10，亦介紹說明雷射熔接加工所能達到之精度水準及相關加工技術內容；系爭案之加工件雖為高爾夫球桿頭，但高爾夫球桿頭比起汽車底盤等構件，由一般經驗法則，已足可輕易判斷，系爭案之高爾夫球桿頭挾持定位，顯更為易於進行；且任何模具用於加工件挾持定位，必然需運用一些基本附件，否則加工件如何挾持定位，此乃該所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者；故系爭案附屬項中所運用之定位穴、定位翼等，自難視為已具進步性。另附件11（即77年9月號之「機械工業雜誌」），雖已揭示習用雷射熔接加工配合數值控制器或快速定位控制機構，作為輔助加工；但系爭案申請專利範圍，並未以數值控制器或快速定位控制機構為其技術主張內容，故原處分不認定附件11所揭示者，為系爭案所主張之技術內容；然就一般工件在加工前，先將加工行進軌跡確認設定，此乃該習用所屬技術領域者所周知之常識。因為一般工件在加工前，若不先將加工行進軌跡確認設定，將如何能確保加工順利，更不可能達到如附件9、10所揭露之精度水準；而附件10第121-123頁所介紹之各種導光系統，即是可應用於加工行進軌跡之確認設定之證明。故系爭案所主張之技術內容，實早在各異議附件所揭示範圍，並為可輕易組合附件者。按系爭案乃發明專利，而「發明專利就其解決問題言，所應用之手段，在原理上須全新，且非一般業者，所易於推知者」，此乃行政法院77年度判字第625號判決要旨所已指明。再揆諸系爭案說明書之說明，系爭案係認定：習用高爾夫球桿頭為採用真空硬焊、
TIG、一般焊接方法，故設計出雷射熔接方法以為改良；然此等方法既屬附件2至10之輕易組合附加，系爭案自難謂具進步性均難予足採。
⒊綜上所述，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴。
㈢參加人主張：
⒈本件爭點：
參加人係以系爭案「專利特徵」（創新所在）之「雷射熔接方法」步驟已分別為異議附件2至5等習用技術所揭露，其他步驟（雷射熔接方法之前置作業）亦散見於異議附件6至11等習用技術，主張系爭案整體技術僅為前開習用技術之簡單組合（異議申請書第13頁1至5行）。
原處分及原決定雖排除異議附件11，惟仍認異議附件2至10足以證明系爭案整體技術僅為習用技術之簡單組合，不具進步性，乃為「異議成立，應不予專利」之處分及決定。原告對前開「專利特徵」之步驟已被異議附件2至5等揭露之事實並無爭執，卻以原處分及原決定對「專利特徵」以外之其他步驟未依異議主張之範疇審斷，認被告之行政行為有失公平原則。故本件主要爭點在於：
⑴系爭案之「專利特徵」（創新所在）為何？⑵異議主張之範疇為何？⑶原處分及原決定是否未針對異議主張之範疇審斷？⒉系爭案之「專利特徵」（創新所在）為何？
⑴按專利異議案應就所提「異議證據」與系爭案之「專
利特徵」比較判斷之（最高行政法院著有89年度判字第3312號判決參照），則系爭案之「專利特徵」（創新所在）及「異議主張」為何，皆為首應確認之事項？⑵次按「第一項之說明書，除應載明申請專利範圍外，
並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。」及「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」分別為專利法第22條第3、4項及第56條第3項所明定（90年10月24日修正公布）。又「『發明之目的』中，應記載產業上利用領域、有關之先前技術、以及該發明所欲解決之課題（註）等事項。‧‧‧『發明之功效』中，應儘量具體的記載該發明所產生的『特有功效』。『特有功效』者，謂依據申請專利發明之「技術內容、特點」，始能獲得的功效而言。具體上，常常記載成如何供作確認發明目的之達成，以顯示出較先前技術有利等事項。」為專利審查基準第1-3-2頁以下所規定。足見認定「非開創性發明」之「專利特徵」（創新所在），若從其申請專利範圍難以逕行判定時，得參酌其說明書「發明之目的」、「發明之功效」等記載認定之。
⑶系爭案申請專利範圍第1項（獨立項）〔以下（）內
粗體字部分為其說明書第7、8頁及第2圖所揭載〕所載之步驟為：
①將桿頭之本體（10）置於一定位模具（20）上固定
（固定本體）；②利用加工機械分別加工本體（10）與組塊（14）之
接合處（精銑接合處內周緣-使該接合處達到精確尺寸）；③將欲與本體（10）接合之組塊（14）置於本體之接
合處（11）予以定位（裝置組塊）；④第一次焊接時確認雷射光束之行進軌跡後並予以設
定〔固定（點焊）定位〕；⑤將本體（10）與組塊（14）間之接合處（11）以「雷射熔接方法」熔接固定（雷射熔接）。
〔以上（）內租體字為說明書第7、8頁及第2圖所揭載〕審酌其說明書「待解決之課題」（說明書第3頁第6行至次頁倒數第5行）、「克服問題之技術手段」（說明書第4頁倒數第4行至次頁第1行）及「特有功效」（說明書第8頁倒數第2行以下）所載，皆僅與步驟⑤有關，而與步驟①至④完全無關。
足見其「專利特徵」（創新所在）僅在於以步驟⑤取代習用之真空硬焊方法、TIG焊接方法及一般焊接方法部分而已。亦即，系爭案之整體方法係以步驟⑤（雷射熔接方法）取代前開習用焊接方法，並與步驟①至④等習用雷射熔接方法之「一般前置作業」組合而成。查系爭案說明書所載之唯一「克服問題之技術手段」-即步驟⑤（雷射熔接方法）（說明書第4頁倒數第4行至次頁第1行），原告既否認其為「專利特徵」（創新所在），則系爭案已欠缺「克服問題之技術手段」，何能達成其創作目的？從而，原處分及原決定為「異議成立，應不予專利」之處分及決定，自無不合！⑥其「先前技術」與「專利特徵」（創新所在）雖未
明顯區隔，惟依前項所述審酌其說明書及圖式，不難發現其「專利特徵」（創新所在）僅步驟⑤部分而已。至步驟①至④則為雷射熔接方法之「一般前置作業」，並非系爭案之創新所在。蓋：
Ａ、其說明書「發明之目的」所揭載之「先前技術及所欲解決之課題」，乃以：「目前，高爾夫球桿製造業界常用以『焊組高爾夫球桿頭之各組塊的接合方法』‧‧‧1.真空硬焊方法‧‧‧2. TIG焊接方法‧‧‧3.一般焊接方法‧‧‧」等有尚待解決之課題。其用以克服問題之「技術內容、特點」，係遽以步驟⑤取代前開「先前技術」。前開待解決之課題或克服問題之技術手段皆與步驟①至④完全無關。
Ｂ、依前項（⒉之⑵）所述，「特有功效」係指依據申請專利發明之「技術內容、特點」始能獲得之功效。查系爭案所達成之功效及優點：「熱變形量少」、「熱影響區窄、速度快且產量高」、「滲透性佳、焊道小且精密度高」‧‧‧等，皆為「雷射熔接方法」所本具者，亦與步驟①至④完全無關，有異議附件8第220、22
4、232頁可稽。⒊異議主張之範疇為何？
參加人係分別以異議附件2至5證明前開步驟⑤（系爭案之專利特徵）早為業界所習用；另以異議附件6至11等證明步驟①至④亦散見於習用技術，主張系爭案整體技術僅為前開習用技術之簡單組合。此有異議申請書第13頁1至5行所載可稽。原告起訴主張參加人將系爭案「獨立項」分成5個限制要件，並結合異議附件2至11分別主張該5個限制要件不具進步性云云，皆非事實。蓋原告所列之5個限制要件與異議申請書第4頁5行以下所載不符；且該分類僅係方便分別以異議附件6至11證明步驟①至④為習用之「一般雷射熔接前置作業」，亦與原告主張者不同。
⒋原處分及原決定是否未針對異議主張之範疇審斷？
⑴按「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習
該項技術者所能輕易完成時，不得依本法申請取得發明專利。」為專利法第20條第2項所明定（90年10月24日修正公布）。又「組合發明，係指將複數個既有之構成要件組合而成之發明而言。此種組合發明與集合發明不同之處，在於組合發明可產生突出的技術特徵或顯然的進步，故非為熟習該項技術者所能輕易完成者。至於集合發明，因未能產生突出的技術特徵或顯然的進步，故為熟習該項技術者所能輕易完成。」為專利審查基準第1-2-23頁倒數第5行以下所規定。
此外，「按發明專利所謂『組合發明』，乃係指將複合數個既有之構成要件組合而成之發明而言。此種組合必須在整體上要有『相乘』之功效增進，始為創作，若僅有『相加』之效果，則與發明要件不符。」亦經前行政法院著有84年判字第1933號判例。
⑵次按「判斷發明是否能輕易完成時，⑴准予將二件或
二件以上不同文獻之全部內容或其各該文獻之部分內容、或同一文獻之各不同部分內容相互組合；⑵准予將先前技術之各片斷部分相互組合，以判斷申請專利之發明是否具有突出的技術特徵或顯然的進步。」及「以先前技術之片斷部分相互組合，而判斷發明是否能輕易完成時，應考慮發明是否具有『突出的技術特徵』或『顯然的進步』。『突出的技術特徵』，係指申請專利之發明對熟習該項技術者而言，若以先前技術為基礎，仍然不易由邏輯分析、推理或試驗而得者。『顯然的進步』係指申請專利之發明克服先前技術中存在的問題點或困難性而言，通常係表現於功效上。」亦分別為同一基準第1-2-20及1-2-21頁所規定。
足見熟習該項技術者依據一份或多份引證文件中揭露之先前技術，並參酌申請時之通常知識，而能將該先前技術以轉用、置換、改變或組合等方式達成申請專利之發明者，該發明之整體即屬能輕易完成之發明，而不具進步性。
⑶如前開所述，原告於系爭案說明書既未主張步驟①至
④為其「專利特徵」（創新所在），基於「禁反言」原則，已不得變更其主張。合先說明。又前開步驟既非系爭案之創新所在，本無再事證明其為習用技術之必要。況如前述，參加人業以異議附件6至11等證明其為習用技術。詎料，原告對系爭案「專利特徵」（創新所在）之「雷射熔接方法」已被異議附件2至5證明係習用技術之事實，完全未有爭執，卻以前開非「專利特徵」（創新所在）之步驟「④、①」為爭執標的，顯係有意模糊焦點。況查：
①參加人主張前開步驟④為習用技術時，係以異議附
件11、7或8為證據，其附件11即使被排除，並不影響附件7或8之證據力。故原處分指其為一般習用加工知識，並無不合。
②參加人主張前開步驟①（即起訴狀所稱限制要件1
）為習用技術時，係以異議附件6或7、8為證據，其內容雖非直接針對高爾夫球桿頭，但對熟習雷射熔接技術者而言，乃能輕易轉用者。故原處分指其為一般習用加工知識，亦無不合。
③系爭案將前開習用技術之步驟①至⑤組合一起，所
生之「特有功效」，皆為「雷射熔接方法」所本具者（異議附件8第220、224、232頁），並未因其組合而產生『相乘』之功效增進，不具「突出的技術特徵或顯然的進步」，自不具進步性（前行政法院84年判字第1933號判例參照）。
④判斷有無進步性，係以具有新穎性（即申請專利之
發明與引證資料不完全相同）為前提，故原告主張異議證據須與系爭案「完全相同」，始可據以認定有無進步性，顯對新穎性及進步性之要件有所誤會！退步言，即使無視於原告主張之適法性，然系爭案既主張：「本發明可運用在任何型式之高爾夫球桿頭，例如：木桿、鐵桿或推桿，亦可運用在任何型式之高爾夫球桿頭之組塊接合，例如：桿頭之本體與擊球面板的接合、桿頭與配重塊的接合、或本體本身即分割為數個組塊的接合，均可運用本發明之接合方法」云云（說明書第6頁第14至20行），惟查其「配重塊」及「桿頭本體分割為數個組塊」之「形狀、構造及其結合位置」皆與系爭案所欲熔接之本體（10）與組塊（14）不同，因此前開步驟「甲」至「丁」若未配合前開「形狀、構造及其結合位置」之差異而作修正或調整，並非即可當然適用。此種配合適用對象之差異而作之修正或調整，即為前開所謂熟習該項技術者依據一份或多份引證文件中揭露之先前技術，並參酌申請時之通常知識，而能將該先前技術以轉用、置換、改變或組合等方式達成申請專利之發明者，該發明之整體即屬能輕易完成之發明。足見起訴主張與前開系爭案之原主張自相矛盾！⒌原處分及原決定並未逾越異議主張之範疇而為審斷：
⑴按「判斷發明是否能輕易完成時，①准予將二件或二
件以上不同文獻之全部內容或其各該文獻之部分內容、或同一文獻之各不同部分內容相互組合；②准予將先前技術之各片斷部分相互組合，以判斷申請專利之發明是否具有突出的技術特徵或顯然的進步。」及「以先前技術之片斷部分相互組合，而判斷發明是否能輕易完成時，應考慮發明是否具有『突出的技術特徵』或『顯然的進步』。『突出的技術特徵』，係指申請專利之發明對熟習該項技術者而言，若以先前技術為基礎，仍然不易由邏輯分析、推理或試驗而得者。『顯然的進步』係指申請專利之發明克服先前技術中存在的問題點或困難性而言，通常係表現於功效上。」亦分別為同一基準第1-2-20及1-2-21頁所規定。足見熟習該項技術者依據一份或多份引證文件中揭露之先前技術，並參酌申請時之通常知識，而能將該先前技術以轉用、置換、改變或組合等方式達成申請專利之發明者，該發明之整體即屬能輕易完成之發明，而不具進步性。
⑵原告起訴主張參加人將系爭案「獨立項」分成5個限
制要件，並結合異議附件2至11分別主張該5個限制要件不具進步性云云。查參加人係「分別」以異議附件2至5證明前開步驟⑤（系爭案之專利特徵）早為業界所習用；「另以」異議附件6至11等「分別」證明步驟①至④亦散見於習用技術，主張系爭案整體技術僅為前開習用技術之簡單組合。此有異議申請書第13頁1至5行所載可稽。原告所列之5個限制要件既與異議申請書第4頁5行以下所載不符，何能相提並論？且異議申請書5個限制要件之分類，僅係方便「分別」以異議附件6至11證明步驟①至④為習用之「一般雷射熔接前置作業」，原告錯把「獨立證據」視為「關聯證據」，何能據以主張原處分及原決定逾越異議主張之範疇而為審斷？⑶至原告雖以異議證據共10件，足以證明系爭案並非熟
習該項技術者所能輕易完成。惟如前項所述，各該異議證據皆係「獨立證據」，故原告錯把「獨立證據」視為「關聯證據」做如上之主張，自無可採！⒍綜上所述，系爭案確不具進步性，故原處分為「異議成
立，應不予專利」之處分，訴願決定予以維持，皆無違法。敬請判決駁回原告之訴。
理 由
一、按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，固得依系爭專利核准審定時專利法第19條暨第20條第1項之規定申請取得發明專利。惟其發明如「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第20條第2項所明定。
二、本件系爭第00000000號「高爾夫球桿頭之組塊接合方法」發明專利案，係將桿頭之本體置於一定位模具上固定，利用加工機械分別加工本體與組塊之接合處，使該接合處達到精確尺寸，將欲與本體接合之組塊置於本體之接合處予以定位，於第一次焊接時確認雷射光束之行進軌跡後並予以設定，再將本體與組塊間之接合處以雷射熔接方法熔接固定。參加人所舉異議證據附件2為西元1999年10月5日公開之美國第0000000號專利案（即引證1）及部分中譯本，附件3為西元1997年9月23日公開之美國第0000000號專利案（即引證2）及部分中譯本，附件4為西元1993年1月26日公開之日本特開平5-15620號專利案（即引證3）及部分中譯本，附件5為西元2000年12月5日公開之日本特開0000-000000號專利案（即引證4）及部分中譯本，附件6為徐氏基金會於64年出版之「夾具學」工具書（即引證5），附件7為美國McGRAW- HILLBOOK公司於西元1979年出版之「METALS JOINIG MANUAL」工具書（以下稱引證6）及部分中譯本，附件8為84 年4月號之「機械月刊」（即引證7），附件9為德國Springer-Verlag公司於西元1991年出版之「Laser Material Processing」工具書（即引證8），附件10為86年2月號之「機械工業雜誌」（即引證9），附件11為77年9月號之「機械工業雜誌」（即引證10）。案經被告審查，認引證10僅係揭示雷射加工機可與數值定位系統配合，然系爭案並未主張以數值定位系統進行，引證10尚難證明系爭案為習知技術之運用；惟系爭案將高爾夫球桿頭之本體、組塊，以雷射熔接方法結合固定，此乃引證1至4所已揭示習用高爾夫球桿頭之熔接方法；至於系爭案採用定位模具將構件固定夾持，此亦為引證5至7所已揭示習用工件或雷射熔接加工所用之加工固定方式；且由引證8、9亦可使人熟悉雷射熔接加工對加工件之精度要求，系爭案將本體、組塊加工至精確尺寸自亦屬習用知識；而確認軌跡後再行加工，亦為一般習用製造加工知識；另系爭案申請專利範圍第2項附屬項中之定位穴、定位翼等依附部分構造，當為一般習用夾具之簡易實施，故系爭案所運用之技術乃引證1至9所已揭示且為可輕易組合附加者，而所能達成利用雷射熔接方法使高爾夫球桿頭之熱變形量小、精度佳、產量高之標的相同，系爭案應屬運用申請前既有技術所能輕易完成者，不具進步性，乃為「異議成立，應不予專利」之處分。原告不服，依序提起訴願及行政訴訟；兩造及參加人之主張，各如事實欄所載，其爭點厥為系爭案是否違反核准審定時專利法第20條第2項進步性之規定，不符發明專利之要件？
三、經查，由系爭案說明書可知，其主要係針對高爾夫球桿頭組塊接合時所採用之真空硬焊方法、TIG焊接方法、一般焊接方法等所產生之缺點，而改用雷射熔接方法來取代；關於採用雷射熔接方法將高爾夫球桿頭之本體、組塊結合固定，乃引證1至4（即美國專利第0000000號案、美國專利第0000000號案、日本專利特開平5-15620號特許公報案、日本專利特開0000-000000號特許公報案）所已揭示之習知製造方法；至於系爭案進行雷射熔接時，雖使用定位模具將構件固定，但此等本屬一般量產物品必然運用之習知技術，並非系爭案所獨創；此由引證5至7（即徐氏基金會出版之「夾具學」、美國MCGRAW-HILL BOOK公司出版之「METALS JOINING MANUAL」、84年4月號之「機械月刊」）等書籍雜誌均已載述：有關利用夾具將工作物定位固定、雷射焊接時在工件兩側施以夾持力、汽車零件在雷射焊接時利用工模夾持定位等，顯見運用模具等將焊接加工件定位確實為一般製造業界熟知之技術；又利用雷射光束之軌跡確認亦不過是一般生產時之加工前之預行步驟，乃任何物品實際加工前之必然步驟，此由引證8、9（即德國Springer-Verlag公司於西元1991年出版之「Laser Material Processing」工具書、86年2月號之「機械工業雜誌」）等書籍亦提示雷射光束之精度，自可輕易應用於軌跡確認步驟；又系爭案之加工件雖為高爾夫球桿頭，但高爾夫球桿頭比起汽車底盤等構件，由一般經驗法則，已足可輕易判斷，系爭案之高爾夫球桿頭挾持定位，顯更為易於進行；且任何模具用於加工件挾持定位，必然需運用一些基本附件，否則加工件如何挾持定位，此乃該所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者；故系爭案附屬項中所運用之定位穴、定位翼等，自難視為已具進步性。另引證10（即77年9月號之「機械工業雜誌」），雖已揭示習用雷射熔接加工配合數值控制器或快速定位控制機構，作為輔助加工；但系爭案申請專利範圍，並未以數值控制器或快速定位控制機構為其技術主張內容，故原處分不認定引證10所揭示者，為系爭案所主張之技術內容；然就一般工件在加工前，先將加工行進軌跡確認設定，此乃該習用所屬技術領域者所周知之常識；因為一般工件在加工前，若不先將加工行進軌跡確認設定，將如何能確保加工順利，更不可能達到如引證8、9所揭露之精度水準；而引證9第121-123頁所介紹之各種導光系統，即是可應用於加工行進軌跡之確認設定之證明。
另原告主張系爭案之熔接材料在內部，接合後無突出物，不需再磨光乙節，此在系爭案之申請專利範圍內並未記載，自不得執為系爭案具進步性之論據。是系爭案所運用之焊接方式及夾持手段，確實為引證1至9所揭示之習用既有技術，況系爭案之整體加工過程，亦難稱具有不能輕易組合附加者，原告所訴，核不足採。
四、綜上所述，系爭案確係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，不具進步性。從而，被告以系爭案違反首揭專利法第98條第2項之規定，而為「異議成立，應不予專利」之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告仍執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 94 年 7 月 27 日
第四庭審判長法 官 徐 瑞 晃
法 官 蕭 惠 芳法 官 李 得 灶上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 94 年 8 月 3 日
書記官 陳 清 容