臺北高等行政法院判決
93年度訴字第7號原 告 甲○○訴訟代理人 周金城律師
郭美絹律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生(局長)訴訟代理人 戊○○
己○○
參 加 人 乙○○上列當事人間因發明專利異議事件,原告不服經濟部中華民國92年11月3日經訴字第09206222950號訴願決定,提起行政訴訟。本院判決如下:
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
壹、事實概要:緣參加人前於民國(以下同)89年10月12日以「具有可替換性之抗震裝置及其施工法」向被告申請發明專利,經被告編為第00000000號審查,准予專利(以下簡稱系爭案)。公告期間, 原告以其違反(修正前,以下同)專利法第20條第2項規定, 對之提起異議, 並提出附件2為89年1月24日申請、91年3月11日公告之第00000000A01號「強化式之防震消能裝量追加(1)」新型專利案(以下簡稱引證1) 及附件3為88年(原處分書誤繕為89年) 6月11日公告之第00000000號「強化式之防震消能裝置」新型專利案 (以下簡稱引證2)為證據。 案經被告審查,於92年6月11日以(92)智專3(3)05054字第09220573880號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服,提起訴願,遭駁回後,遂向本院提起行政訴訟。
貳、兩造聲明:
一、原告聲明:求為判決
1、訴願決定及原處分均撤銷。
2、訴訟費用由被告負擔。
二、被告聲明:求為判決如主文所示。
叁、兩造爭點:
原告於異議階段是否有主張系爭案不具新穎性及未具體指明其專利範圍?原告提出之引證1及引證2是否足以證明系爭案不具進步性,違反專利法第20條第2項之規定, 而不符發明專利要件?
一、原告陳述:
1、查原告援引公開在先之引證1、引證2,主張參加人之系爭案不符法定新穎性及進步性要件,謹詳述理由如后:
⑴、系爭案之主要技術內容已被引證2所揭露:
依系爭案申請專利範圍所載, 其中獨立項為第1、10及15項,而其中第10及15項, 係為將申請專利範圍第1項所述可替換抗震裝置,與建築物結合之施工方法。準此,系爭案之申請專利範圍第1項所述之「可替換抗震裝置」, 應屬該項發明專利之主要技術內容無疑。次查,依系爭案申請專利範圍第1項所述之「可替換抗震裝置」, 其之所以可達到抗震目的,主要是利用其中之X形鋼鈑之物理特性,以達到撓曲塑形而消耗地震能量。因此,該項X形鋼鈑構件,又應為系爭案申請專利範圍第1項之主要技術內容, 核此觀諸系爭案之專利說明書所載:「…使得當該抗震裝置之主要構件X形鋼鈑…」即可為證。 惟查,依引證2之專利說明書所載:「…另基於本體實際(10)使用之需要,亦可將連接板設成X形狀…」(創作說明(7)第1、2行(修正頁)),復依引證2圖示第7、8圖所示,亦已明顯揭露X形鋼鈑之技術內容。準此,系爭案之主要技術內容(X形鋼鈑結構),其實早已於引證2中所揭露, 故依專利法第20條第1項第1款新穎性之規定,系爭案顯不符法定新穎性要件。題述處分偏狹地將系爭案利用構件間之垂直緩衝空間消震技術,視為系爭案之主要技術內容, 進而推論引證2中並未揭露此一技術特徵,而予異議不成立之審定,顯然失之偏頗,自無足採。
⑵、系爭案之主要技術內容既已為引證2所揭露, 其申請專利範圍顯然過廣:
揆諸上述,系爭案之主要技術內容既已為引證2所揭露, 而該技術內容又被記載於系爭案之申請專利範圍第1項內, 由於申請專利範圍所載之文義,有確認系爭發明專利權範圍之作用,故其申請專利範圍顯然已涵蓋其申請前之技術,基於其為系爭案之主要技術內容,若予以限制或排除,本應已無法支持該項發明專利之完整性,被告予異議不成立之審定,而維持系爭案之暫准專利權,其處分已有違法之處。退萬步言,縱使被告認為系爭案排除上揭習知技術後,其利用構件間之垂直緩衝空間消震技術,仍可支持該發明專利之存在,惟其顯然已有專利範圍請求過廣之違誤,依專利法第44條之1第1項規定,被告應依職權通知申請人限期修正。另一方面,由於系爭案之申請專利範圍,包含了非屬其應有之技術內容,故其顯然亦未具體指明其申請專利之標的、技術內容及特點,而有專利法第22條第4項規定之違反, 原告自得依同法第41條規定提起異議。
⑶、系爭案利用構件間之垂直緩衝空間消震,顯無法達成其發明目的:
按系爭案之發明目的是利用抗震裝置吸收能量,因此若系爭抗震裝置無法吸收能量,而是使地震能量由建物結構吸收時,其發明目的即無法達成。查,依系爭案之申請專利範圍第1項所載, 所謂在構件間形成垂直緩衝空間,主要是在組裝時預留頂H型鋼(6) 與X形鋼鈑頂端(30)一定之間距,使頂鈑(4)與墊鈑(5)裝設完成後,能在頂鈑與頂H型鋼間形成一空間。惟查,如上結構之設計,逕使上述抗震裝置在垂直緩衝空間範圍內,並不發生任何吸震抗震作用,核此節於系爭案之說明書中亦有載明:「…藉由該垂直緩衝空間,使建物遭受地震侵襲時該X形鋼鈑只承受垂直其面鈑方向之地震力,不承受軸力…」。換言之,在垂直緩衝空間範圍內,由於X形鋼鈑並未直接抵與上、下樑間,所以X形鋼鈑也無法以撓曲塑形而消耗地震能量,故對整組抗震裝置而言,當然無法達到其吸收地震能量目的,也就是地震能量是由建築物結構所吸收,如此豈能達到系爭發明設計之目的?總而言之,若被告認為系爭案排除上述習知技術後,其利用構件間之垂直緩衝空間消震技術,仍可支持該發明專利之存在。惟該部分之技術手段,只不過是利用建築物自行吸收地震能量,根本不能發揮抗震效果,而被告只是著眼於系爭案此一特徵與引證案有些微不同,豈非有見樹不見林之違失?而此一無法達成設計目的之技術手段,又焉能成為支持系爭發明專利之實質內涵?故系爭案之此一技術特點,尚不足以維持一發明專利創作高度要件。
⑷、系爭案利用構件間之垂直緩衝空間消震技術亦已為引證2 所揭露:
查,引證2於其夾具(34)上之固定塊(33), 開設有長孔
(36),而該長孔設計之目的,依其說明書所載,係為:「…以一插梢(37)插合組成一可上下滑移之消能裝置…」。
準此,其實引證2早就揭露可上下滑移的 「垂直緩衝空間」技術,其結構雖與系爭案有所不同,其實也不過是上、下位置置換而已,至於其技術手段與設計目的,其實並無不同,系爭案所預設之功效,仍在引證案所揭露之範疇內,故系爭案此一技術特徵, 若與引證2比較,其實已有違反專利法第20條第2項進步性之規定,特為明確。
⑸、原處分之所持之理由顯有違誤:
依被告之處分所載:「…系爭案在底鈑及頂鈑上設有開槽,置入X形鋼鈑,並於頂鈑及頂型鋼間置墊鈑,形成一垂直緩衝空間,達到有效吸收振動能量…」。惟揆諸前述第三點說明,該垂直緩衝空間是藉由建築物吸收地震能量,而非利用該垂直緩衝空間吸收振動能量,故其所持之理由顯有違誤,其結論亦自無足採。復查,依題述之訴願決定書所載:「…根據結構力學原理可知,系爭案X形鋼鈑上端留有垂直緩衝空間,因此X形鋼鈑並不承受軸向力而挫曲變形,僅會承受垂直面鈑方向之地震力…」。惟查,X形鋼鈑並非不會承受軸向力,而只是在垂直緩衝空間範圍內,先由建築結構吸收承受地震能量,若超出該空間之結構位移,X形鋼鈑仍必須承受軸向力,也如同引證2一般, 是藉由X形鋼鈑挫曲變形吸收地震能量;至於垂直面鈑方向之地震力之吸震技術手段,系爭案更是與引證案完全一致,又何來系爭案具有新穎性與進步性之說?綜上所述,系爭案之主要技術內容其實只有X形鋼鈑結構,但其已被引證2所揭露; 至於被告所執著之系爭案利用構件間之垂直緩衝空間消震技術,由於其無法使抗震裝置達到吸震功能,故本不足以支持一項發明專利所要求之創作性高度要件,而縱令其符合要件,相類似之技術手段亦同樣已被引證2所揭露, 且毫無任何進步性可言,題述處分認事用法皆有違誤。
2、原告於異議階段已有主張系爭案不具新穎性,及未具體指明其專利範圍:
查,原告於異議理由書中, 雖未具體援引專利法第20條第1項之規定,但原告已於異議中理由主張:「…引證案係於系爭案申請前已公開…」、「十二、綜上所述,系爭案之技術,與在其申請前早已公開之引證案幾近相同…」。準此,被告主張原告未於異議階段主張新穎性,而不能再以之作為行政訴訟之主張,顯與事實不符。次查,系爭案之申請專利範圍,關於利用構件間之垂直緩衝空間消震技術,其實確有與引證1、2重疊,被告未要求參加人修正其申請專利範圍,逕予其准予專利之處分,故該處分顯有不當。而原告於異議理由中主張:「…該申請專利範圍第1項業已揭示於引證1之專利範圍,故申請者之目的在於規避專利。」雖未具體援引專利法第22條第4項之規定, 但原告既已主張二者專利範圍有重疊情形,又有主張系爭案之專利範圍顯有不當,被告僅以原告未於異議階段引用上揭條文,而認為原告不能再以之作為行政訴訟之主張,不但與事實不符,其理由亦屬牽強。按,原告於提起異議申請時,並未委請專利代理人,而專利異議之申請,亦非為強制代理案件,原告於提起異議時,不熟悉專利法令規定尚在情理之內。而原告既已於異議時表達系爭案不具新穎性,並主張該專利申請範圍容有不當之處,被告當然不能僅拘泥於原告之文字用語,以及是否有引用法條等情節,即否定原告於異議階段已有主張系爭案不具新穎性,及未具體指明其專利範圍等之事實。
3、引證案說明書為原有異議證據之補強,並非新證據:查,引證2之專利說明書, 雖未於異議階段一併檢附,惟原告既然已於異議階段主張援用該引證案,其嗣後再提出該引證案之專利說明書,當然是本於同一基礎事實之證據,亦屬原異議證據之補強,故被告主張系爭說明書未於異議階段提出云云,自無足採。
4、被告主張系爭案以垂直緩衝空間,使X型鋼鈑各斷面同時撓曲塑性變形之技術與功效,並未揭露於引證2內, 顯與事實不符:
查,依引證2專利說明書所載: 其夾具(34)上之固定塊(33),開設有長孔(36),而該長孔設計之目的,是為讓插梢(37)插合,以組成一可上下滑移之消能裝置。準此,其實引證2早就揭露可上下滑移的「垂直緩衝空間」技術, 其結構雖與系爭案有所不同,其實也不過是上、下位置置換而已,被告主張引證2並未揭露「垂直緩衝空間」技術, 顯與事實不符。 至於被告另主張引證2「垂直緩衝空間」技術,並未揭露於專利公報及圖式; 惟引證2已將該技術揭露於專利說明書中,而該專利說明書又為原異議證據之補強證據,故被告當然不得以此為由,逕而排除該技術揭露之事實,併予敘明。 次查,依引證2專利說明書所載:「藉由連接板自然形成之V形狀或X形狀之造形,使其一端或中段設成較小之斷面連結,當地震來襲時,因連結板之斷面設計,使應力得以適當地分佈,達致全面降伏,進而吸收振動之能量…」。 準此,其實引證2也有揭露利用X型鋼鈑各斷面同時撓曲塑性變形之技術,也有揭露此一技術所能達成之功效,故被告主張引證2並未揭露該技術與功效云云, 亦與事實不符。
承上所述, 由於引證2其實已有揭露「垂直緩衝空間」技術,並有揭露利用X型鋼鈑斷面之撓曲塑性變形術,惟其在專利說明書中及圖式之表達方式,與系爭案並非完全相同,為使本院對引證2案之創作內容、 相關技術演進過程有更進一步之瞭解,俾以判斷其二者不同之表達是否概念為同一,故有必要傳訊引證2之發明人丙○○、 丁○○二人到庭說明,爰聲請本院傳訊上揭證人到庭,以釐清系爭案是否確實喪失新穎性與進步性。
5、系爭案是否可以達成其發明目的,應依其實際設計結構推論:
被告主張依系爭案之專利說明書所載,有述明其樓層位移及X型鋼鈑變形之技術,故應可發生吸震作用云云。惟查,在系爭案之垂直緩衝空間範圍內,由於X形鋼鈑並未直接抵與上、下樑間,所以X形鋼鈑也無法以撓曲塑形而消耗地震能量,故對整組抗震裝置而言,當然無法達到其吸收地震能量目的,也就是地震能量是由建築物結構所吸收。準此,被告只是以系爭案之說明書有載明其作用,並未依其實際設計結構推論是否可以達成其發明目的,顯然有悖於論理法則。
6、綜上所述,被告無視於系爭案專利範圍已與引證案重疊,逕予其專利已有不當,限縮並排除原告之主張與證據,顯然亦難謂有妥適,對於系爭案已被引證案揭露部分,以及系爭案未能達成其發明目的部分,未能予以詳實審查更有認事用法之違誤,故其處分自不應予維持,爰請判決如原告訴之聲明。
二、被告陳述:
1、原告起訴理由第一點謂系爭案不符法定新穎性及進步性要件云云;惟查原告並未於異議階段主張新穎性,不能再以之作為行政訴訟之主張。
2、起訴理由第二點謂系爭案抗震裝置之主要構件X形鋼鈑已揭露於引證2專利說明書X形連接板云云;惟查引證2專利說明書並非原告於異議階段所提出之附件,另系爭案以垂直緩衝空間,使X形鋼鈑各斷面同時撓曲塑性變形之技術與功效,並未揭露於引證2內。
3、起訴理由第三點謂被告應依專利法第44條之1第1項之規定執行云云;惟查該條文非屬可異議之條文。
4、起訴理由第四點謂系爭案未具體指明其申請專利之標的,技術內容及特點,違反專利法第22條第4項之規定云云; 惟查原告並未於異議階段主張系爭案違反該條文,不能再以之作為行政訴訟之主張。
5、起訴理由第五點謂系爭案抗震裝置,並不發生任何吸震抗震作用云云; 惟由系爭案專利說明書第5頁第17至19行,述明利用樓層間相對位移及X形鋼鈑的物理特性,使X形鋼鈑各斷面同時撓曲塑性變形,消耗地震能量。
6、起訴理由第5點謂引證2已揭露具有垂直緩衝空間云云;惟由引證2專利公報之圖式, 全無垂直緩衝空間之構造、技術。
故起訴理由皆不足採。
7、綜上所述,被告之原處分並無違法,爰請駁回原告之訴。
三、參加人陳述:X形的技術,參加人在美國時就已經做了5年,引證2於85年申請專利之前的83年就有這樣的技術,在庭呈之碩士論文圖式裏面,有X形、三角形,而且是一模一樣的東西,因此那種技術根本沒辦法申請專利,所以參加人才用垂直緩衝空間申請專利。 引證2只是構造的專利,系爭案是有構造和方法的專利,兩案邊界條件不一樣,系爭案的一端是固接,完全固定,另一端不算是完全固接,它的連接方式不能轉動,也不是樞接,但是用另一種方式,讓它可以水平動或垂直動,可是不能轉動的方式來連接。因為板子變形時東西會變短,會產生拉力,所以一定要有垂直緩衝空間來減少拉力。這是參加人獨創的觀念,和引證2是不同的。 縱使兩端都固定,配合其他斜撐放在構架裏,旁邊一定要有側支撐,撐到一個比較不會動的地方,這樣構造才能穩定,不是因為邊界條件有什麼不一樣,就會造成不穩定。因為在安裝上旁邊一定要有一側支撐,因為架構是在一個面上在動,要這樣才會穩定,這是整體性的,不是單單因為邊界條件不一樣就會產生不穩定的現象。 引證2的獨立項就是從參加人以前的一個新型專利案出來的,只是改一個邊界而已,參加人以前的專利案是三角形上端固定,是一個固定的邊界,下面是可以轉動的,而引證2是將下面改變連接方式,但也是可以轉動的。 引證2第1圖32至37是參加人先前的技術, 引證2只是改了32至37這部分的樞接,用一個圓棒或短桿。 引證2申請專利範圍獨立項中有寫到V形及圓桿、擋板, 到附屬項第8項忽然又變成X形,這樣的寫法其實在專利法中是不允許的。在其申請專利範圍第6項中就沒有擋板、圓棒等等,在第6、7、8圖就是第6項所講的圖式,在裏面擋板與圓棒都沒有了。 為此,請判決駁回原告之訴。
理 由
一、按凡利用自然法則之技術思想之高度創作,而可供產業上利用者,得依法申請取得發明專利,為專利法第19條暨第20條條第1項前段所規定。 而公告中之發明,任何人認有違反專利法第19條至第21條規定者, 依法得自公告之日起3個月內備具異議書,附具證明文件,向專利專責機關提起異議。從而,系爭案有無違反專利法情事而應不予專利,依法應由異議人附具證據證明之,倘其證據不足以證明系爭案有違專利法之規定,自應為異議不成立之處分。
二、本件系爭第00000000號「具有可替換性之抗震裝置及其施工法」發明專利案,依其申請專利範圍第1項所載, 其抗震裝量係包括有一底H形鋼、一底鈑、至少一個之X形鋼鈑、一頂鈑、至少一個之墊鈑及一頂H形鋼,並以此之順序組設而成;其中在該底鈑及該頂鈑上開設有相對應等距配置之開槽,而該X形鋼鈑之各一端係分別置組入相對應開槽內,而該至少一個之墊鈑係設於該頂鈑上並界於該頂H形鋼及該頂鈑間形成有一垂直緩衝空間者。至其施工方法則詳載於申請專利範圍第10項及第15項。原告所提異議證據計有: 附件2為89年1月24日申請、 91年3月11日公告之第00000000A01號「強化式之防震消能裝量追加(1)」新型專利案(即引證1)及附件3為88年(原處分書誤繕為89年)6月11日公告之第00000000號「強化式之防震消能裝置」新型專利案(即引證2)。經被告審查, 認引證1之公告日晚於系爭案之申請日,並非系爭案申請前已公開之既有技術或知識,自不能執為系爭案不具進步性之論據。 又引證2係於具漸縮斷面之連接板底緣上,接合一圓桿,再於下基板板面上,依圓桿長度於圓桿兩側設固定板,形成樞設之定位功效,達到有效吸收振動能量者。其與系爭案在底鈑及頂鈑上設有開槽,置入X形鋼鈑,並於頂鈑及頂H形鋼間置墊鈑,形成一垂直緩衝空間,以達到有效吸收振動能量之構造及技術完全不同,尚難主張系爭案不具進步性,乃為異議不成立之處分。原告不服,循序提起訴願及本件行政訴訟。
三、原告於本件行政訴訟中訴稱, 引證2之防震消能裝置其本體係由一X形狀之連接板上下結合頂板及底板後,再與上下基板焊接所構成,與系爭案由X形鋼鈑上下接合頂鈑及底鈑之抗震裝置結構相同, 二者之差異處僅在於引證2並未揭示系爭案之頂、底H形鋼及墊鈑,但系爭案之H形鋼可為建築物之構架鋼樑者,而墊鈑則僅係一般作為消震墊片構件之習知技術及知識之運用。 又引證2利用連接之X形板吸收由底板傳至之震力,以變形或斷損方式來吸收地震施於建築物之震動能量,並可簡易更換之設計形態及功效,與系爭案幾近相同。 故系爭案之可替換性抗震裝置之結構形態早為引證2所公開揭示,且二者之目的及功效亦相同。是以,系爭案係運用申請前已公開之引證2既有技術或知識, 而為熟習該項技術者所能輕易完成者,自不具進步性。 由引證1之申請專利範圍第7項所載內容及其第7圖所示,其連接板底緣已預留垂直緩衝空間。又由引證2之申請專利範圍第1項所述「…在連接板之底緣上,配設接合一段圓桿…」 及第3、4及9圖所示,亦已清楚表明於垂直方向必然會產生緩衝空間。是以,系爭案不符法定新穎性及進步性要件,且被告應依專利法第44條之1第1項之規定執行。況且系爭案未具體指明其申請專利之標的,技術內容及特點, 違反專利法第22條第4項之規定。系爭案抗震裝置,並不發生任何吸震抗震作用。更且引證2已揭露具有垂直緩衝空間云云。惟查:
1、綜觀原告於異議階段所提出之異議理由,雖載有:「…其(系爭案)申請專利範圍所載之技術與…(下稱引證1) 及…(下稱引證2)所揭示之技術幾近相同…」、 「引證案係於被異議案(系爭案)申請前已公開…」,惟前者緊接著書明「無明顯之功效增進處」,後者跟著記載「故,被異議案為運用申請前既有之技術或知識,而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效,難謂具有進步性,有違專利法第二十條第二項規定,應不得准予專利…」,並未主張系爭案不具新穎性,自不能於行政訴訟主張之。
2、引證1之公告日為91年3月11日,晚於系爭案之申請日89年10月12日,故於系爭案申請時,引證1既尚未經公告, 自非系爭案申請前已公開之既有技術或知識,要難執為系爭案不具進步性之論據。
3、由系爭案之申請專利範圍第1項內容及其第1圖所示,系爭案在底鈑及頂鈑上設有開槽,置入X形鋼鈑,並於頂鈑及頂H形鋼間設置至少一個之墊鈑,以形成一垂直緩衝空間:而引證2所揭示之構造則為防震消能裝置, 其中連接頂板及底板之連接板為一V形狀或X形狀,而頂板及底板再與上下基板焊接。 兩案相較,引證2主連接板與上下基板係以焊接固定,並無系爭案於頂H形鋼及頂鈑間設有墊鈑以形成一垂直緩衝空間者, 即引證2未具有系爭案X形鋼鈑上端之垂直緩衝空間,故兩案之構造及技術並不同。又根據結構力學之原理可知,系爭案X形鋼鈑之上端留有垂直緩衝空間,因此X形鋼鈑並不承受軸向力而挫曲變形,僅會承受垂直面鈑方向之地震力,而地震造成各樓層間的相對位移,則會使該X形鋼鈑撓曲塑性變形,吸收地震能量者, 故系爭案與引證2之功效亦不相同。 是以,系爭案並非運用申請前引證2已公開之既有技術或知識,而為熟習該項技術者所能輕易完成者,引證2自不足以證明系爭案不具進步性。
4、原告主張,退萬步言,縱使被告認為系爭案排除上揭習知技術後,其利用構件間之垂直緩衝空間消震技術,仍可支持該發明專利之存在,惟其顯然已有專利範圍請求過廣之違誤,依專利法第44條之1第1項規定,被告應依職權通知申請人限期修正。另一方面,由於系爭案之申請專利範圍,包含了非屬其應有之技術內容,故其顯然亦未具體指明其申請專利之標的、技術內容及特點, 而有專利法第22條第4項規定之違反,原告自得依同法第41條規定提起異議云云。然專利法第44條之1第1項條文非屬可異議之條文,且原告並未於異議階段主張系爭案違反專利法第22條第4項, 自不能於行政訴訟主張之。
5、由引證2專利公報之圖式, 全無垂直緩衝空間之構造、技術。
四、綜上所述,原告之陳詞均不可採,則被告認系爭案無違專利法第20條第2項之規定, 所為本件異議不成立之處分,揆諸首揭規定,並無違誤,訴願決定予以維持,亦無不合。原告徒執前詞,訴請撤銷訴願決定及原處分,並無理由,應予駁回。
五、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響,故不逐一論述,併此敘明。
據上論結,本件原告之訴為無理由, 爰依行政訴訟法第98條第3項前段判決如主文。
中 華 民 國 94 年 4 月 6 日
第四庭審判長法 官 徐瑞晃
法 官 李得灶法 官 吳慧娟上為正本係照原本作成。
如不服本判決,應於送達後20日內,向本院提出上訴狀並表明上訴理由,如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送達後20日內補提上訴理由書(須按他造人數附繕本)。
中 華 民 國 94 年 4 月 6 日
書 記 官 劉道文