臺北高等行政法院判決
94年度訴字第02218號原 告 甲00000000訴訟代理人 張 靜律師
連銀山律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 乙○○
參 加 人 日商‧講談社股份有限公司代 表 人 野間佐和子訴訟代理人 林志剛律師
楊憲祖律師黃闡億律師上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國94年5月25日經訴字第09406128130 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：原告於民國（下同）90年5 月25日以「VIVI」服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第42類之「各種書刊、雜誌、文獻等之出版、發行服務」，向被告申請註冊，經被告核准列為審定第165048號服務標章（下稱系爭商標，圖樣如附圖1 所示）。嗣參加人於91年6 月14日以該審定服務標章有違當商標法第77條準用第36條及第37條第7 款、第14款之規定，檢具「ViVi」商標（下稱據以異議商標，圖樣如附圖2 所示），對之提起異議。嗣商標法於92年11月28日修正公布施行，被告乃依現行商標法第86條第2 項及第89條第1 項規定，以該審定服務標章視為獨立商標逕予註冊，並依同法有關商標異議之規定續行審查，以93年11月23日中台異字第910972號商標異議審定書為系爭「第165048號『VIVI』商標（原服務標章）之註冊應予撤銷」之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
如主文所示。
三、兩造之爭點：⒈據以異議商標是否為著名商標？系爭商標是否近似於據以
異議商標而有致相關公眾混淆誤認之虞？亦即系爭商標是否有修正前商標法第77條準用第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款本文規定不得註冊之情形？⒉系爭商標之申請註冊是否已得參加人之同意，而有修正前
商標法第77條準用第37條第7 款但書及現行商標法第23條第1 項第12款但書規定之適用？㈠原告主張：
⒈本件系爭商標之核准審定，並不違反修正前商標法第37
條第1 項第7 款之規定，依新修正商標法第90條之規定，不得撤銷系爭商標之註冊，理由如下：
⑴修正前商標法第37條第1 項第7 款規定，商標不得註冊之事由為：
「相同或近似於他人著名之商標、標章，有致公眾誤認混淆之虞者」。
⑵修正前商標法第41條規定：「商標主管機關於申請註
冊之商標，經審查後認為合法者，應以審核書送達申請人及其商標代理人，並公告於主管機關公報，‧‧‧」。修正後商標法第25條第1 項規定：「商標註冊申請案，經審查無前條第1 項規定之情形者，應予核准審定」。同條第2 項規定：「經核准審定之商標，申請人應於審定書送達之次日起2 個月內繳納註冊費後，始予註冊公告，並發給商標註冊證」。本件原告向被告申請系爭商標註冊後，經被告審查，認為合法，亦即認無修正前商標法第37條第1 項各款規定之情形（包括無第7 款規定：「相同或近似於他人著名之商標、標章、有致公眾誤認混淆之虞者」之情形），始予核准審定者，足證被告機關在對原告提出系爭商標註冊申請案，進行審核當時，參加人之「ViVi」商標，並非「著名」之商標，否則，豈有連主管審查商標註冊之被告專責人員，亦不知「ViVi」為參加人之商標，而對系爭「VIVI」商標，予以核准審定，並為註冊公告，發給原告系爭「VIVI」商標註冊證之理？再者，以主管審查商標註冊之被告機關專責人員，都不知「ViVi」為參加人之商標，則衡諸情理，更不能認一般「公眾」普遍認知其為參加人之商標。是參加人之「VIVI」商標，並非修正前商標法第37條第1項第7 款所稱「他人著名」之商標，應無疑義。又，「ViVi」為參加人之商標，既非一般公眾普遍所認知，自不能謂系爭「VIVI」商標，有致公眾誤認其為異議人之「ViVi」商標，或與之混淆之虞，從而，本件系爭商標「VIVI」之註冊，與修正前商標法第37條第1項第7 款之規定無違，被告指其有違上開規定，將第170457號「VIVI」商標（原聯合服務標章）及第165048號「VIVI」商標（原服務標章）之註冊撤銷，與法不合，顯有未當。
⑶查，本件原告向被告申請系爭「VI VI 」商標註冊，
提出申請之日期為90年5 月25日，經被告核准註冊之日期為92年12月1 日，此有「經濟部智慧財產局商標註冊簿」可稽，而異議人早在原告向被告申請系爭「
VI VI」商標註冊前5 個月之89年12月30日亦向被告申請英文「Vi Vi 」商標註冊，易言之，異議人申請「Vi Vi 」商標註冊在前，原告申請系爭「VI VI 」商標註冊在後，原告提出系爭「VIVI」商標註冊之申請時，異議人申請「Vi Vi 」商標註冊案，已在被告內審查5 個月之久，而原告申請系爭「VI VI 」商標註冊案，又經被告長達1 年7 個月之審查，才在92年12月1 日核准註冊者。被告在89年12月30日（異議人申請日）起，至90年5 月25日（原告申請日）止，為期5 個月對異議人「ViVi」商標註冊案之審查，再加上自90年5 月25日（原告申請日）起，至92年12月1日（原告申請案核准註冊日）止，長達2 年6個月之期間，對異議人與原告申請案，兩案重疊審查，最終認原告申請案符合商標法規定，而予核准審定，並為註冊公告，顯見被告係肯定原告之申請案，而否定異議人之申請案，而由被告花費於審查原告申請案之時間，長達2 年6 個月，亦足見其審核之嚴謹與慎重。
若謂原告申請經核准註冊之系爭「VI VI 」商標，因相同或近似於他人（參加人）著名之商標「VI VI 」，有致公眾誤認混淆之虞，不得註冊，則當上開兩案併列，同時在被告受長達2 年6 個月之重疊審核後，被告為何對提出申請註冊在先之異議人「ViVi」商標，不予核准審定，反而對提出申請註冊在後（慢5 個月）之原告系爭「VI VI 」商標，予以核准審定，為註冊公告？被告對提出申請在後之原告系爭「VI VI」商標，核准審定，註冊公告後，卻又謂系爭「VIVI」商標，因相同或近似於異議人著名之「VI VI 」商標，撤銷原告系爭「VI VI 」商標之註冊，顯然立論矛盾，而其公平性尤難令人無疑。
⑷被告之「商標異議審定書」謂：「異議人日商講談社
股份有限公司係專事出版發行各類雜誌刊物之公司，自西元1909年創業至今，已有90餘年歷史，而據以異議「ViVi」商標，乃參加人使用於其所發行一系列刊物中，符合女姓讀者之雜誌名稱，該雜誌除早於1983年即獲日本許可發行，於1998年至2002年間，每年亦平均約有五百五十萬冊之發行數量外，異議人復持續於讀賣、朝日等大報紙刊登廣告，在我國亦經由「永漢國際書局」進口銷售，據此，堪認據以異議商標所表彰之信譽於系爭商標申請註冊（90年5 月25 日）前，已廣為相關事業或消費者所熟知，而達著名商標之程度，此並為被告中台評字第920529號商標評定書認定在案，凡此有參加人檢送之公司簡介、「ViVi」雜誌西元1998年至2002年銷售實績一覽表、報紙廣告、「ViVi」雜誌封面資料及行政院新聞局核准資料及進口資料等證據資料影本附卷可稽」云云。惟查：
①如前所述，連主管審查商標註冊之被告專責人員都
不知「ViVi」為參加人之「著名」商標，對申請註冊在先之異議人「ViVi」商標未准予註冊，反而對原告申請註冊在後之系爭「VIVI」商標予以核准審定，茲被告又謂參加人之「ViVi」商標，已廣為相關事業或消費者所熟知之著名商標，殊屬自相矛盾，不能採信。
②參加人公司創業時間之長久，與參加人使用「ViVi」為其發行雜誌名稱時間之長久，係屬兩事。
故異議人創業年代是否長久，與其「ViVi」商標是否著名無關。
③所謂「ViVi」雜誌西元1998年至2002年銷售實績一
覽表，係參加人私自製作者，並無確實證據足資證明該銷售實績一覽表所載銷售數量或參加人所主張其每年平均約有550 萬冊之發行數量為真實，被告僅憑異議人私自製作之所謂銷售實績一覽表，遽予採信為真，其採證實有不當。
④國內著名書局，為數甚多，參加人自稱其發行之「
ViVi」雜誌，僅經由「永漢書局」一家進口銷售，尚難據此認「ViVi」為著名商標，何況參加人經由永漢書局進口「ViVi」雜誌，係從何年開始，永漢書局每月進口之「ViVi」雜誌數量若干？每月銷售之數量又若干？被告均未令參加人舉證說明，徒以參加人發行之「ViVi」雜誌，在我國亦經由永漢書局進口銷售，即認「ViVi」為公眾普遍認知之著名商標或標章，亦非正當。
⑤讀賣、朝日等報紙，係外國報紙，在國內並未發行
，國內人士，有閱讀日文報紙能力或閱讀日文雜誌能力者，為其有限。「ViVi」雜誌縱使有在上開讀賣、朝日新聞刊登廣告，亦不能使參加人之「ViVi
」商標，成為國內公眾普遍認知之著名商標。⑥綜上所述，被告認參加人之「ViVi」商標，已成國
內普遍認知之著名商標，其所憑之證據，均不能成立。
⑸相關消費者對商標之熟悉程度，繫於該商標使用之廣
泛程度，原則上應由主張者提出相關使用事證證明之，如相關消費者對衝突之二商標僅熟悉其中之一，則就該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護，此為被告公告之「混淆誤認之虞」審查基準⒌⒍所規定（見被告中台異字第G00000000 號異議審定書第5 頁第7行㈣之記載）。查：
①訴外人薇薇雜誌社陳明達，早在民國73年間，經其
職員張元華同意，用張元華之名，向經濟部中央標準局申請取得Ａ、商標名稱「薇薇Ve Ve 」，商標圖樣「薇薇Ve Ve」，專用商品：書籍、雜誌、圖畫、照片、‧‧‧之一切商品，專用期間73年12月16日起至83年12月15日止，註冊號數第267056號商標註冊證及Ｂ、商標名稱「薇薇Ve Ve 」，商標圖樣「薇薇Vi Vi 」，專用商品：書籍、雜誌、圖畫、照片、‧‧‧之一切商品，專用期間：73年12月16日起至83年12月15日止，註冊號數第267057號商標註冊證。上開張元華名義註冊之「薇薇Ve Ve」商標及「薇薇Vi Vi」商標圖樣專用權，自始即由薇薇雜誌社陳明達用以出版「薇薇雜誌月刊」。②上開註冊號數第267056號及267057號「薇薇Ve Ve
」及「薇薇Vi Vi」商標專用權，雖以張元華名義申請註冊者，而張元華與陳明達為不同之權利主體，但張元華係陳明達經營「薇薇雜誌社」所僱之職員，並同意由陳明達用其名義申請取得上開「薇薇
Ve Ve 」及「薇薇Vi Vi 」商標專用權註冊登記，且該「薇薇Ve Ve 」、「薇薇Vi Vi 」商標，經註冊登記後，自始均由陳明達使用，故該商標專用權，實質上係屬於陳明達所有，而信託登記為張元華之名下者。其後陳明達因經營不善，乃於74年10月21日與當時經營婦友社（女性雜誌）之曾慶堂（亦即本件原告薇薇新娘雜誌社之代表人）訂立「期刊轉讓經營合約」，將該「薇薇雜誌月刊」之出版經營權，連同其信託登記為張元華名下之「薇薇VeVe」商標及「薇薇Vi Vi」商標圖樣專用權，終止信託收回，一併移轉曾慶堂，約定由曾慶堂使用「薇薇Ve Ve 」「薇薇Vi Vi 」商標，繼續出版「薇薇雜誌月刊」，曾慶堂則應對該月刊之未到期訂戶（即已向陳明達付款訂閱而尚未滿期之讀者）寄送月刊，至訂閱期滿為止。
③從此，曾慶堂繼續使用「薇薇Ve Ve 」、「薇薇VI
VI」商標，接手經營「薇薇雜誌社」（營業所在地：台北市○○○路○段○○○號7樓之1）、「薇薇雜誌社有限公司」（營業所在地：台北市○○○路○段○○○號7樓之1）、另創「薇薇新娘雜誌社」（營業地址：台北市○○○路○ 段○○○ 號7 樓），以迄於今，經營期間已超過20年。
④原告使用「薇薇Ve Ve 」、「薇薇Vi Vi 」商標，
比參加人使用「ViVi」商標，較被相關消費者熟悉，舉證如下：
Ａ、原告之代表人曾慶堂，早在74年10月21日，即與當時之「薇薇雜誌社代表人陳明堂」訂立期刊轉讓經營合約。
Ｂ、原告自74年11月份起，以「薇薇雜誌社曾慶堂」為發行人，出版經營「薇薇Vi Vi」雜誌月刊，歷經20年，從未間斷。
Ｃ、每逢出刊週年均特別發行「薇薇Vi Vi創刊週年紀念號」雜誌。
Ｄ、在81年12月，「薇薇Vi Vi」雜誌月刊發行第
100 期時，邀得百位名媛淑女，獻詞祝福，共襄盛舉。
Ｅ、在「薇薇創刊9 週年及10週年紀念號VI VI9th.10th Anniversary」，榮獲政治界、企業界、新聞界、藝術界、電視廣播界、影藝界、流行音樂界、文學界、服裝界、模特兒界等，共百位名人，賜言祝賀嘉勉。
Ｆ、於81年12月創刊「薇薇Vi Vi」新娘雜誌月刊，至今已13年，仍繼續發行中。
Ｇ、於83年4 月起，創刊發行「薇薇家庭畫報--VI
VI FAMILY 」。
Ｈ、薇薇雜誌社有限公司，長期委請匯通廣告公司、台灣電視公司、中國電視公司、中華電視公司、TVBS無線衛星電視台等各大廣播媒體，從事「薇薇Vi Vi」雜誌之廣告，從未間斷。「薇薇Vi Vi 」雜誌月刊，已為國內消費公眾所普遍熟知。
Ｉ、「薇薇Vi Vi」雜誌各期月刊，國內公、私立圖書館均有收藏。
Ｊ、「薇薇Vi Vi」雜誌，在國家圖書館「中華民國出版期刊指南系統」之網路上，有詳細介紹。
Ｋ、89年10月起，「薇薇Vi Vi」雜誌月刊之發行範圍，擴大及中國大陸及香港。
Ｌ、薇薇雜誌社不定期舉辦各種活動，包括服裝秀、婚紗秀、結婚造型比賽，並經常接受電台、電視台（包括日本電視台）採訪，且積極作各種類型之廣告，有光碟片一片可證。
Ｍ、綜上所述，經過「薇薇雜誌社」「薇薇新娘雜誌社」曾慶堂即原告之努力，「薇薇Vi Vi」雜誌月刊、「薇薇Vi Vi 」新娘雜誌月刊、「薇薇Vi Vi 」家庭畫報，使用「薇薇Vi Vi 」「VI VI」商標，按月出刊發行雜誌，長達20年，讀者遍佈國內各地，近10餘年來，發行地區更擴大及中國大陸與香港，國內公、私立圖書館，幾乎均有收藏，書局書報攤到處可見，「薇薇Vi Vi 」「VI VI 」雜誌月刊實已為一般公眾（尤其女性讀者）所普遍認知。反觀參加人出版日文ViVi雜誌，據參加人自稱，僅經由永漢書局一家進口銷售，其「著名」程度，實不能與原告出版發行、「薇薇Vi Vi 」「
VI VI 」雜誌月刊、「薇薇Vi Vi 」新娘雜誌月刊、「薇薇ViVi」家庭畫報相比。原告使用「薇薇Vi Vi 」商標，出版發行「薇薇VIVI」「薇薇Vi Vi 」雜誌，被熟悉之程度遠較參加人為廣泛，按諸前揭被告公告之「混淆誤認之虞」審查基準⒌⒍規定，應給予原告較大之保護。
⒉參加人據以異議之商標「ViVi」不論在全世界有多著名
，但祇要當國外之商標權人，如日本之參加人，一旦將其在我國台灣地區本來得自行申請註冊之商標（即商標註冊申請權），甚或業已註冊取得商標權之商標，讓與或同意某甲得在我國向被告機關申請註冊為（第一次）商標權人或繼受商標權人時，此際，非但某甲不構成對其著名商標之侵害，某甲且即得向被告申請商標註冊取得商標權或移轉商標權註冊登記，此為現行商標法第23條第1 項第12款但書及第22條所明定，也是同法第35條之當然文義解釋。因之，本件訴訟之爭點應是：原告有無直接經由參加人之同意或間接經由參加人之同意，將「VIVI」商標在台灣地區之註冊申請權交由原告行使或將商標（專用）權移轉予原告？⒊查1984（73）年5 月25日訴外人龍田出版社與參加人簽
訂契約，由參加人授權當時為龍田出版社負責人之陳明達在台灣地區出版發行中文版之薇薇雜誌，也即參加人在日本出版發行日文版「ViVi」雜誌之中文版。陳明達為了出版發行中文版薇薇雜誌，雖係龍田出版社之負責人，但因當時尚處戒嚴時期，行政院新聞局依廢止前出版法之相關規定，有一實務上行之有年的作法，就是一張雜誌登記證祇能出版發行一種雜誌（或期刑），而不能以一張雜誌登記證出版發行多種內容不同之刊物（至解嚴後則已廢此此一不必要限制之規定），故陳明達即於73年7 月28日成立薇薇雜誌社（至原訴願決定所稱之薇薇雜誌月刊社應不存在，應係原告訴願時訴願書將薇薇雜誌月刊誤書為薇薇雜誌月刊社所致）。而陳明達發行中文版薇薇雜誌之初，固未曾與參加人談及商標問題。但嗣後不久，參加人某部長始以口頭要求陳明達，利用陳明達之薇薇雜誌社所僱用之女職員（會計）張元華名義，於73年12月16日向前經濟部中央標準局申請商標名稱為「薇薇Ve Ve 」之商標註冊，而當時實際申請註冊而獲准之商標圖樣有兩款，一件是註冊號數為第267056 號 之「薇薇Ve Ve 」正商標，一件是註冊號數為第267057號之「薇薇Vi Vi 」聯合商標，此經參加人於75 年 向台灣台北地方法院檢察署所提出之告訴狀（75年度偵字第15529 號案）及張元華、陳明達於77年5月16 日 及77年6 月8 日在台灣高等法院審理77年度上更㈠字第336 號刑事案時分別到庭證述屬實，有該院77年度上更㈠字第336 號刑事判決可稽。嗣陳明達因其薇薇雜誌社經營不善，於1985（74）年10月21日將中文版薇薇雜誌之經營權讓與原告，由原告給付陳明達權利金新台幣30萬元繼續出版發行中文版薇薇雜誌至各該訂戶訂閱期滿為止（76年9 月份），而該權利金必須由陳明達立即給付參加人，以償付積欠參加人版權費用之一部分，且為原告所應付之全部轉讓費用，雙方並約定應於簽約後，會同辦理變更薇薇雜誌社登記手續，有雙方所訂期刊轉讓經營合約書及補充合約書可稽。原告於簽訂上開受讓合約後，隨即依法向行政院新聞局申請取得薇薇雜誌社之出版事業登記證（局版台誌字第4240號）及向台北市政府建設局申請取得營利事業登記證（北市建一商號（73）字第149816號）。
⒋原告既已依法取得薇薇雜誌社之經營權，依法得出版發
行中文版薇薇雜誌，則當然得由原告使用「薇薇」為其雜誌刊物之名稱，此乃薇薇雜誌社營業轉讓之當然結果，訴外人陳明達於77年6 月8 日在台灣高等法院也結證稱：「當時伊將薇薇雜誌月刊經營權訂約出讓予被告曾某（按：即本件原告），雙方就認為被告當然得使用薇薇之商標出版月刊，所以根本沒有想到該商標專用權之問題。」等語，故就雙方簽約當時之認知而言，該項經營權之轉讓，應視之為將上開二商標圖樣「薇薇VeVe」及「薇薇ViVi」之商標專用權也一併讓與原告。且查當時商標法第28條第1 項原即規定曰：「商標專用權之移轉，應與其營業一併為之。」茲訴外人陳明達既將其薇薇雜誌月刊之經營權即薇薇雜誌社之營業讓與原告，則上開二商標之商標（專用）權，依法也應即一併移轉給原告，此應屬不爭之論。何況陳明達、張元華嗣後又於1986（75）年4 月2 日應參加人之要求將上開二商標之商標（專用）權，單獨轉讓給參加人，參加人並向前經濟部中央標準局申請為商標（專用）權之移轉登記獲准，但因當時商標法第28條第1 項：「商標專用權之移轉，應與其營業一併為之。」之規定係一強制規定，是參加人雖自陳明達、張元華受讓上開二商標之商標（專用）權，但既未與營業一併移轉，則其商標（專用）權之移轉顯然違反此一強制規定，而依法不得認其移轉為有效，乃台灣台北地方法院（下稱台北地院）75年度訴字第8598號民事判決對於參加人請求判決訴外人柯水和（其為媺媺雜誌社當時登記名義上之發行人）不得依據行政院新聞局核准之「薇薇」名稱繼續出版發行雜誌，也以參加人違反此一強制規定而判決駁回參加人（按：該案原告）之訴，此一判決就此部分，參加人亦表甘服未提上訴而告確定（因原告現已找不到此一判決，原告聲請 鈞院向台北地院調閱該案全部卷宗）。
⒌而更重要的是，陳明達將薇薇雜誌之經營權轉讓於原告
此一事實，也曾獲得參加人之同意，因原告曾與參加人於1985（74）年10月19日簽訂有覺書及備忘錄，參加人既同意由陳明達將薇薇雜誌之經營權即薇薇雜誌社之營業讓與原告，則上開二商標之商標（專用）權，自亦視之為參加人亦同意移轉予原告。因而，後來參加人縱然終止與原告之授權關係（此之授權非上開二商標之商標（專用）權之授權，而係指薇薇雜誌之著作權授權），而此之終止授權也有爭議（此所以當時參加人曾對原告提起有數件民、刑事訴訟，但最終都敗訴確定），但仍不足影響原先已經由參加人同意由原告移轉（受讓）取得上開二商標之商標（專用）權，此應無疑義。
⒍此外，參加人尚曾於76年間向台北地院另提民事訴訟，
該院76年度訴字第6887號判決判以參加人原告之訴駁回後，參加人即上訴二審，台灣高等法院77年度上更㈠字第221 號民事判決仍為上訴駁回之諭知，依此判決理由所載：1984（73）年5 月25日訴外人陳明達以龍田出版社名義與參加人簽訂契約由參加人授權陳明達在台灣地區出版中文版薇薇雜誌。1985（74）年11月間因陳明達經營不善，乃由參加人與陳明達及被上訴人（按：即本件原告）簽訂協議書，由參加人授權原告繼續出版中文版薇薇雜誌，並將參加人與陳明達1984（73）年5 月25日契約由原告承受云云，是原告之經由訴外人陳明達受讓取得其薇薇雜誌之經營權即薇薇雜誌社之營業，上開二商標之商標（專用）權，自應與營業一併移轉，且此顯為參加人與原告簽約所應承受之義務，而足證明參加人業已直接同意且移轉由原告受讓取得上開二商標之商標（專用）權，豈可容其事後擅行反悔？又此一判決也認定陳明達嗣於75年4 月2 日另將上開二商標之商標（專用）權移轉予參加人，依當時商標法第28條第1 項，其移轉應歸無效，故參加人無從依與陳明達之移轉契約而得以依法移轉取得上開二商標之商標（專用）權，應堪認定（雖然前經濟部中央標準局在不知情之下核准移轉登記，也是無效）。由於台北地院76年度訴字第6887號民事訴訟判決後，參加人不服上訴二審，台灣高等法院則以77年度上字第93號判決為參加人上訴駁回之判決，參加人仍不服，復上訴三審，最高法院77年度台上字第1472號判決則發回更審，台灣高等法院77年度上更㈠字第221 號判決仍諭知參加人之上訴駁回，參加人再上訴，經最高法院以78年度台上字第1110號判決駁回上訴而告確定。因原告如今手頭上僅留有台灣高等法院77年度上更㈠字第221 號判決，爰一併聲請 鈞院向台北地院調閱此案卷宗，俟閱卷後，再補提準備書狀。
⒎本件原告最大的疏失是當初早於74年10月21日即已實質
上經由陳明達之薇薇雜誌社受讓取得上開二商標之商標（專用）權，惟因不諳法律程序致疏未向主管機關前經濟部中央標準局辦理上開二商標之權利移轉登記，亦未於上開二商標（專用）權之專用期間屆滿時辦理延展登記，以致後來發現此等疏誤後才以系爭商標「VIVI」重新於90年5 月25日向被告申請註冊。又原告並主張當時原告應該基於形式上受讓張元華取得上開二商標之商標（專用）權，這是因張元華、陳明達及參加人都證實當初祇是藉用張元華名義辦理上開二商標註冊取得商標（專用）權，張元華當時是陳明達所僱用之會計人員，而且是出自參加人之要求及指示。從法律觀點而言，以張元華名義申請註冊取得上開二商標之商標（專用）權，這可說是一件商標權之信託登記（參信託法第4 條，而信託法雖遲於85年1 月26日才公布3 日後施行，但在信託法制定之前，我國司法實務向來承認一定條件下信託契約之法律效力），而後來在三方（原告、陳明達及參加人）協議下，參加人同意薇薇雜誌社之營業即薇薇雜誌之經營權由原告受讓承受之，則上開二商標之商標專用權，依當時商標法第28條第1 項規定，也就一併移轉予原告，此之法律事實，應無何爭議，也歷經參加人於當時對原告所提起各件民、刑事訴訟之民、刑事判決所一致認定。而復依當時商標法第29條規定：「商標專用權之移轉，應於一年內向商標主管機關註冊；未經註冊前，不得以之對抗第三人。」故原告嗣後疏未為上開二商標之商標（專用）權之移轉登記，也不過不得對抗第三人而已，並非未取得商標（專用）權，即縱後來再因疏忽未為延展登記而喪失商標（專用）權，但也並非不得重新再為申請註冊，而重新申請時，仍有申請時（90年5 月25日）商標法第37條第7 款但書及現行商標法第23條第1 項第12款但書之適用，即原告所申請之「VIVI」商標，雖係相同或近似於參加人之著名商標或標章「ViVi」，縱有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，但既得該商標或標章之所有人即參加人之同意申請註冊，自仍得申請「VIVI」商標之註冊以取得商標（專用）權。參加人如今提出異議祇不過重燃20年前之訟爭之火而已，參加人歷經提起民、刑事訴訟都敗訴，至今仍不承認曾同意原告取得上開二商標之商標（專用）權，當然也就不承認此之同意可延伸至系爭「VIVI」商標之同意，但這事實上為一件事。
⒏乃原訴願決定有如下之幾項疏誤，應予提出：
⑴原訴願決定認註冊第267057號「薇薇Ve Ve 」商標專
用權人為張元華（按：第267057號商標名稱固為「薇薇Ve Ve 」，但商標圖樣實則為「薇薇Vi Vi」），其與原告之前手陳明達間縱有僱傭關係，仍屬不同之人格主體，自不得以陳明達將薇薇雜誌社經營權讓與原告，即謂該註冊第267057號商標權當然隨同移轉予原告云云，此即完全無視過去參加人所提起數件民、刑事訴訟，普通法院（包括地方法院、高等法院及最高法院之民事庭及刑事庭）所為判決之認定，而有違普通法院民、刑事判決之既判力，即有違一事不再理原則。且此豈是可以「核屬個案見解，且與本件案情有別，尚不得執為本件之論據」所得一語帶過？原訴願決定完全未斟酌當初原告、參加人、陳明達與張元華之四方關係，也未提及參加人與原告簽約而同意薇薇雜誌社營業之轉讓予原告，即同意一併為商標（專用）權之移轉予原告，而信託登記在張元華名下之上開二商標，就發生商標（專用）權移轉予原告之效果，祇是原告疏未辦理移轉登記手續而已。
⑵原訴願決定依原告檢送之證據資料觀之，其中73年8
月至75年2 月間所發行之雜誌封面上均標示有「與日本講談社ViVi合作」或「與日本講談社合作」之字樣，已有使消費者產生其與參加人間存在關係企業、授權關係或其他類似關係之聯想云云。此更是昧於事實。因為73年8 月至75年2 月間所發行之中文版薇薇雜誌本來就是經參加人先後授權陳明達及原告負責之薇薇雜誌社所出版發行，故封面上標示有「與日本講談社ViVi合作」或「與日本講談社合作」之字樣，此本就是事實，也是依約所標示，難道台灣的電腦軟體公司獲得了美國微軟或英代爾之授權，不能標示合作或授權字樣？過去台灣的許多企業獲得日本廠商授權都特別標明「中日合作」，這本就是要給消費者聯想，不然為何標示？既然原告與參加人存在著合法的授權關係，本就是要給台灣的消費者正當聯想，這不但合法，也是業界之慣例，更常是授權人要求被授權人如此做的。請參原證4 之英文契約書第4 條既如斯約定：「被授權人應於中文版之首頁上刊載下列字句以表明授權人與被授權人之關係：與ViVi合作」，原告既承受此英文契約之當事人地位，若不如此標示，反屬違約行為，怎可謂如此標示「已有使消費者產生其與參加人間存在關係企業、授權關係或其他類似關係之聯想」，言下之意，如此之聯想是不當的、不應該有的，是會造成混淆誤認的，然此種說法完全與事實不符，乃原訴願決定之輕率可見。
⑶至系爭商標為單純外文「VIVI」所構成，原訴願決定
略謂：原告以單純外文「VIVI」作為商標使用於發行之雜誌刊物者，僅為82年10月至84年7 月止所發行「VIVI」雜誌，至於其他時間所發行之「ViVi薇薇」、「薇薇ViVi」、「VIVI薇薇」、「薇薇VI VI 」或「薇薇」雜誌、「VIVI FASHIONCOLLECTION薇薇時尚」、「薇薇家庭畫報VIVI FAMILY 」，皆與系爭商標圖樣為單純之外文「VIVI」有別，尚難謂系爭商標業經原告廣泛使用宣傳，已廣為相關消費者所普遍知悉，而無使消費者對其所表彰所服務來源或提供者發生混淆誤認之虞，故原告所訴核不足採云云。此應澄清者如下：
①第一：原告所重為申請之系爭商標固僅為單純之外
文「VIVI」，而多年來實際在雜誌上使用時，則曾分別先後使用「VIVI」、「薇薇」、「薇薇VIVI」、「薇薇ViVi」、「VI VI 薇薇」、「ViVi薇薇」雜誌，及其他類似用語如「VIVI FASHIONCOLLECTION薇薇時尚」、「薇薇家庭畫報VIVIFAMILY」，而這都些祇是因雜誌之中、英（日）文名稱與商標圖樣之混合使用所致。蓋據以異議之商標「ViVi」或系爭商標「VIVI」，其等商標圖樣即為「ViVi」或「VIVI」，與雜誌名稱「ViVi」或「VIVI」完全相同，而無法嚴格區別何者為商標圖樣，何者為雜誌名稱（如同「讀者文摘」既是雜誌名稱，也是商標圖樣一般），一般也不會在雜誌上嚴為區別，至73年8 月至75年2 月所發行之「ViVi薇薇」或「薇薇ViVi」雜誌，本來就是當初經參加人授權而先後由陳明達或原告之薇薇雜誌社所出版發行之中文版，而「薇薇」正是「ViVi」的中文音譯，既然是中文版，翻譯成中文「薇薇」雜誌出版發行，並配合原先日文版之「ViVi」（此一「ViVi」究竟是英文還是日文？原告不知道），要彰顯這是日文版「ViVi」之中文版，在中文版上就必然發生「薇薇」與「ViVi」並列的情形。至於中文「薇薇」在左，還是英（日）文「ViVi」在左，而有「薇薇ViVi」或「ViVi薇薇」2 種情況出現在封面上，相信這祇是當時編輯群的隨版面安排所致，而何者在左，何者在右，真有那麼重要而有不同之意義嗎？顯然是沒有！因之，「薇薇ViVi」並列也好，「ViVi薇薇」並列也好，此純是事理所當然，原訴願決定怎可反以此指責原告不單純使用「ViVi」？而有違經驗法則及論理法則（中文版「讀者文摘」封面上，也有英文雜誌名稱「Reader'sDigest」出現，祇是上下並列而已）！②第二：何況，當時陳明達藉由其會計張元華所申請
核准註冊之商標，其中註冊號數第267057號商標之商標圖樣本就是「薇薇ViVi」，故當時之中文版薇薇雜誌封面，將「薇薇ViVi」或「ViVi薇薇」並列，甚或其後原告之薇薇雜誌社自行所出版發行之薇薇雜誌，封面上標示有「薇薇ViVi」或「ViVi薇薇」，這本是商標權人正當行使商標權之行為（000000號商標專用權期間自73年12月16日起至83年12月15日止，故這段期間原告之為商標權人如此標示商標之使用，乃依法正當行使權利之行為），依一般社會通念絕無違反商標法問題，甚且如果僅單純使用「ViVi」，反而非原先之商標圖樣，則原訴願決定怎可反以此指責原告不單純使用「ViVi」？原訴願決定豈不是公然要求原告必須不依商標圖樣而為使用？這豈非公然指責原告之依正當行使商標權行為為不合法，並反要求原告必須為可能不合法或不正當之行為？③第三：復依現行商標法第58條第1 款規定：商標權
人實際使用之商標與其註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標。核原告所為上揭商標之使用，依社會一般通念有失其同一性嗎？參加人在日本難道不是將其雜誌名稱「ViVi」與其商標圖樣「ViVi」混合一起使用？請 鈞院參酌原訴願決定第3 頁第22、23行所載：「又據以異議之「ViVi」商標乃參加人使用於其所發行一系列刊物中，符合女性讀者之雜誌名稱．
．．」，不正認定「ViVi」商標也正是雜誌名稱而有混合使用卻不失其同一性之同一情況嗎？④第四：原告之系爭商標圖樣固僅為單純之外文「
VIVI」，而原告使用實際情況則已如上述，雖然有別，但是否即可如原訴願決定所認定者：尚難謂系爭商標業經原告廣泛使用宣傳，已廣為相關消費者所普遍知悉，而無使消費者對其所表彰之服務來源或提供者發生混淆誤認之虞？蓋所有向原告訂購雜誌之消費者，應該都認同原告所出版發行薇薇雜誌（此現已非日文版「ViVi」雜誌之中文版）之品質，並深知此際所表彰之服務來源為原告，而絕不會有混淆誤認為是參加人所出版發行日本版「ViVi」雜誌之可能。尤其參加人這20餘年來，除曾先後授權給陳明達及原告之薇薇雜誌社出版發行中文版薇薇雜誌外，就再也不曾出版發行過中文版薇薇雜誌，而祇是由永漢出版有限公司或永漢國際書局（此
2 個永漢，不知是同一事業主體還是不同事業主體，原訴願決定對此未加說明區辨）自日本進口日文版「ViVi」雜誌在我國台灣地區銷售而已，自無與原告之中文「薇薇」雜誌有何競業關係（2者內容完全不同，原告後來所出版發行之薇薇雜誌並非日文版「ViVi」雜誌之中文版所載），且也絕無可能造成原告之消費者（訂戶）與參加人之消費者（零星購買戶，且必須看得懂日文才有可能購買），彼此對服務來源或提供者發生混淆誤認之可能！甚且，以這幾年之台灣地區而言，原告之薇薇雜誌遠較參加人之日文版「ViVi」雜誌更著名，因為參加人之日文版「ViVi」雜誌，即縱日本或許很著名，但每期進口到台灣的就為數甚少，怎可能與原告每月所出版發行之薇薇雜誌數量相比擬？⒐基於以上所述，必須回到另一個爭點上，過去原告於74
年10月21日所受讓的是「薇薇VeVe」及「薇薇ViVi」商標圖樣之二商標（專用）權，如今原告於90年5月25日申請之系爭商標，其商標圖樣則為「VIVI」，二者確有不同，此或許正是原訴願決定會認定過去之民、刑事判決「核屬個案見解，且與本件案情有別」的原因。但是過去所發生的上揭諸般事實，且因依據此等事實之認定，普通法院前所為民、刑事判決所採取之法律見解，就真的與本件案情有別，而無判決之既判力可言嗎？這恐怕不是原訴願決定能一語帶過的。蓋事情總有個前因後果，許多事實其實有其一脈相連之處，不能片面予以切割來看。而關鍵應在於舊商標法第37條第7 款但書之同意或現行商標法第23條第1 項第12款但書之同意，此之同意，究應如何解釋及適用？就實際而言，此之同意，實務上會發生之機會恐怕微乎其微，因為在台灣的某個人（或企業）要能獲得某一著名商標或標章之所有人（或授權人）之同意，同意該人（或企業）以該人（或企業）之名義而非以著名商標或標章之所有人之名義在我國申請註冊為商標權人之機會恐怕非常低，因為這一同意，意味者著名商標或標章之所有人放棄了在我國申請某類商品商標（或服務標章）之權利，且解釋上會是永久的放棄。請試想，如果某甲果然夠力能讓IBM （國際事務機器公司）同意在台灣地區由某甲以IBM 此一著名商標申請商標法施行細則第13條所規定第3 類商品即肥皂、洗廁劑等之商標註冊，就符合舊商標法第37條第
7 款但書及現行商標法第23條第1 項第12款但書之規定，而有此條款之適用，但吾人都知這幾乎是天方夜譚，
IBM 不可能為此同意。故實務上，非著名商標或標章所有人較有可能為此同意，但就不適用此條款，而應另適用舊商標法第37條第14款但書，或現行商標法第23條第
1 項第14款但書。惟不論是舊商標法第37條第14款但書或現行商標法第23條第1 項第14款但書，抑或是舊商標法第37條第7 款但書或現行商標法第23條第1 項第12款但書，各但書內之所謂同意，在法律上應如何定性？這是本件訴訟中必須探究的，不過，經遍查坊間有關商標法之書籍，對此均毫無著墨，以下即是原告之主張。
⒑核所謂同意，從「意思」上定性，它應是意思表示之一
種，而如從「行為」上定性，它應是雙方之法律行為，因為一定有一方先徵求同意，此即要約，他方才表示同意，此即承諾（但如他方不表示同意即拒絕時，則係他方之意思通知），又此之雙方行為，可能是有償，也可以是無償，可以是附有條件或期限的，也可以是不附條件或期限的，端視雙方契約如何約定。此外，此之同意可能祇是單純之同意（即除同意之雙方法律行為外，則無其他法律行為），也可能伴隨其他的雙方法律行為，例如現行商標法第22條所規定的，著名商標之所有人得與國內某甲約定，將因商標註冊之申請所生之權利，移轉予某甲，此之同意，即伴隨註冊申請權之移轉。又依現行商標法第35條，如果著名商標之所有人已在國內註冊取得商標權，也得將商標權讓與國內某乙，而某乙依商標法第35條申請商標權移轉之登記時，解釋上也包含者著名商標所有人之同意，被告固然也非不得依現行商標法第23條第1 項第12款但書之規定准此移轉登記（註冊），但被告依例祇須依同法第35條之規定准予移轉登記即可，但在法理上此並不排斥現行商標法第23條第1項第12款但書在此之適用，且正可互相呼應。現回到本件訴訟來看如何適用此之同意。正因原告過去之疏忽，未於83年12月15日上開二商標之商標權專用期間屆滿時申請延展註冊，以致喪失「薇薇VeVe」及「薇薇ViVi」二商標圖樣之商標（專用）權。然而，商標法上並無不准原來之商標權人因漏未申請延展註冊致喪失原商標（專用）權，得再重為（第一次之）申請註冊（但如有他人利用原商標權人之疏忽而搶先為第一次之申請註冊，原來的商標權人原則上即無法阻止，除非原商標權人之商標業已達著名商標或標章之程度），故當原告後來發現此情，才於90年5 月25日再以「VIVI」服務標章申請註冊（後因現行商標法施行成為商標註冊）。雖然「VIVI」與「ViVi」確有大、小寫「I 」、「i 」之差別，但原處分與原訴願決定都清楚表示此構成近似之商標，就此原告也不爭執，而此正是原告這次以「VIVI」而未以「ViVi」申請註冊商標之原因，原告也認為僅是大、小寫之差別不算什麼差別之故。然而，當初參加人既已將上開二商標之商標（專用）權，隨同陳明達之薇薇雜誌社營業之轉讓而一併移轉，此也是參加人所同意的，乃舊商標法第28條第1 項商標權之移轉意味者法律上之強制同意，祇要約定某一營業主體營業之移轉，就意味伴隨者商標（專用）權之強制移轉及強制同意，得由原告取得商標（專用）權，而由不得參加人辯稱沒有同意或沒有移轉商標（專用）權。既然原告依法先基於受讓而取得了「薇薇VeVe」或「薇薇ViVi」二商標圖樣的商標（專用）權，也就依法取得了參加人之（強制）同意，是即縱參加人之「ViVi」如今在日本甚或全世界為著名商標或標章，依舊商標法第37條第7 款但書及現行商標法第23條第1 項第12款但書之規定，原告仍有權重為申請第一次之商標註冊，而不必再經參加人之同意，因參加人過去之強制同意，在法律上是永久的同意，既無期間或條件之限制，也不能事後反悔表示不同意而提起本案異議。甚且，應該解釋及如斯認定，在台灣地區之「薇薇VeVe」及「薇薇ViVi」商標圖樣，即縱曾是參加人之著名商標商標圖樣（其實在1984年（73）年5 月25日參加人授權陳明達出版發行中文版薇薇雜誌之時，日文版「ViVi」雜誌也不過才甫出版發行1 年，該「ViVi」商標恐怕根本談不上是什麼著名商標），現在的所有人也應是原告而絕非參加人，就如同以上所舉之例，IBM 假設真的同意某甲以IBM 為商標圖樣在台灣地區申請肥皂、洗廁劑之註冊商標，則IBM 自己也依法不能於其後再在台灣地區申請同類商品之註冊商標一般。因而，原告身為「薇薇VeVe」及「薇薇ViVi」商標圖樣之所有人（參加人已移轉該二商標（專用）權予原告），則原告在重為（第一次之）申請註冊時，有權利決定應以如何之商標圖樣為申請，非參加人所能置喙，故原告既得以原告之「薇薇VeVe」及「薇薇ViVi」商標圖樣重為申請註冊取得商標權，也得縮小範圍以「VeVe」或「ViVi」為商標圖樣重為申請註冊取得商標權，更得自行變換以「VIVI」為商標圖樣重為申請註冊取得商標權（在日本，參加人也無「VIVI」之商標註冊），因在台灣地區，原告才是真正就「薇薇VeVe」及「薇薇ViVi」商標圖樣享有合法權利之人（祇因自己疏忽誤了移轉登記及延展註冊），參加人反而不再是所有人，則參加人現今怎能以其「ViVi」為國外之著名商標來阻止原告重為申請註冊？因而，原訴願決定所謂「核屬個案見解，且與本件案情有別」之說法是錯誤的，而違反了普通法院民、刑事判決之既判力，亦即違反了一事不再理原則。
⒒為讓鈞院更能掌握「同意」之法律上意義，並能予正確
無誤的解釋及適用，爰假設以下兩種狀況：其一，原告依法為移轉登記及延展註冊，均無疏忽：假設原告於1985（74）年10月19日與參加人簽訂覺書及備忘錄，復於同年月21日與陳明達簽訂期刊轉讓經營合約及補充合約書後，即向主管機關前經濟部中央標準局申請辦理將上開二商標「薇薇VeVe」及「薇薇ViVi」商標（專用）權由張元華移轉登記予原告，且於上開二商標專用權期間屆滿前後即於83年12月15日前後依法申請（第一次）延展註冊，甚或於93年12月15日前後依法申請第二次延展註冊，參加人就原告之第一次延展註冊，得否依82年12月22日舊商標法第25條第2 項第1 款：「有第37條第1 項第1 款至第8 款情形之一者」之規定（按：其中37條第1 項第7 款之規定為：「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者。」並不以著名商標或標章為限，也無所有人得「同意」之但書），主張原告第一次所申請延展註冊之商標「薇薇VeVe」及「薇薇ViVi」為其所有之（著名）商標，而依82年舊商標法第52條第3 項之規定申請評定原告第一次延展註冊為無效？或參加人就原告之第二次延展註冊，得否依92年11月28日現行商標法第23條第1 項第12款本文，主張原告第二次所申請延展之上開二商標，為其所有之著名商標，而依92年現行商標法第51條第3 項、第50條第1 項之規定申請評定撤銷原告之延展註冊？其二，原告依法為移轉登記，卻疏未依法為延展註冊：假設原告於1985（74）年10月19日與參加人簽訂覺書及備忘錄，復於同年月21日與陳明達簽訂期刊轉讓經營合約及補充合約書後，即向前經濟部中央標準局申請辦理將上開二商標之商標權由張元華移轉登記予原告，但卻疏未於上開二商標專用期間屆滿前後即於83年12月15日前後申請延展註冊，原告嗣於90年5 月25日再以「薇薇VeVe」或「薇薇ViVi」申請第一次商標註冊（而非延展註冊），此際參加人得否依86年11月1 日施行之舊商標法第37條第7 款之規定，而依86年舊商標法第46條對原告提出異議？或依同法第52條第1 項評定原告之註冊為無效？以上兩種狀況，如果鈞院認為都應採否定之見解，參加人既已（強制）同意原告使用其「薇薇VeVe」或「薇薇ViVi」商標圖樣，就不得在第一種情形下，評定原告之延展註冊為無效或撤銷其延展註冊；亦不得在第二種情形下，對原告提出異議或評定原告之註冊為無效，則參加人之「同意」就是永久且不附條件之「同意」，參加人事後也不得反悔而翻異其同意。
⒓按行使權利、履行義務，應依誠實及信用方法，民法第
148 條第2 項定有明文；又英美法有禁反言（ESTOPPEL）原則，即「一個人不得為與其先前之陳述，或與有關裁判上確定之事項相反之主張」（The principle bywhich a person cannot assert something contrary
to their previous statements or to a relevantjudicial determination）。我國法律並無「禁反言」原則之明文規定，但最高法院42年台上字第1306號判例謂：「訴訟標的之法律關係，於確定之終局判決中經裁判者，當事人之一造以該確定判決之結果為基礎，於新訴訟用作攻擊防禦方法時，他造應受其既判力之拘束，不得以該確定判決言詞辯論終結前所提出或得提出而未提出之其他攻擊防禦方法，為與該確定判決意旨相反之主張，此就民事訴訟法第399 條第1 項規定之趣旨觀之甚明」，此判例與英美法「禁反言」原則類同。本件參加人對原告註冊登記之系爭商標，向被告機關提出異議，有違前揭誠信原則及「禁反言」原則，不應受商標法之保護，敘述理由如下：
⑴陳明達在未將「薇薇雜誌月刊」之出版、經營權轉讓
曾慶堂以前，曾與參加人訂立版權契約，由參加人提供圖畫、底片、給陳明達即「薇薇雜誌社」翻印在其出版之「薇薇雜誌月刊」上，陳明達則支付版權費用予異議人，其後陳明達因經營不善，積欠參加人版權費用，故將其「薇薇雜誌月刊」之出版、經營權轉讓婦女社之曾慶堂，並向曾慶堂收取權利金30萬元，用以支付其積欠參加人之部分版權費用，且異議人在婦友社曾慶堂從薇薇雜誌社之陳明達受讓取得「薇薇雜誌月刊」之出版經營權當時，亦於74年10月19日與婦友社之曾慶堂訂立「覺書」（備忘錄），由參加人繼續提供圖畫、底片給曾慶堂在其出版經營之「薇薇雜誌月刊」上翻印使用，曾慶堂則繼續支付約定之版權費用予參加人。足證參加人對於婦友社之曾慶堂受讓薇薇雜誌社陳明達之「薇薇雜誌月刊」出版、經營權、同時受讓取得張元華名義之「薇薇」商標，「薇薇
Ve Ve 」、「薇薇Vi Vi 」商標圖樣專用權乙事，不但知情，而且同意。
⑵曾慶堂受讓取得「薇薇雜誌月刊」之出版經營權及隨
同取得張元華名義之「薇薇」商標、「薇薇Ve Ve 」、「薇薇Vi Vi 」商標圖樣專用權後，即努力經營「薇薇雜誌月刊」，其後曾慶堂與參加人間，因使用參加人提供之圖畫、底片、與支付版權費用之事發生爭議。參加人圖謀扼殺「薇薇雜誌月刊」之生機，利誘張元華、陳明達於75年4 月2 日將其已隨同「薇薇雜誌月刊」經營權之轉讓而移轉與婦友社曾慶堂之「薇薇」商標、「薇薇Ve Ve 」、「薇薇Vi Vi 」商標圖樣，另移轉與參加人，參加人並據而控告曾慶堂出版之「薇薇雜誌」有妨害商標專用權之罪嫌，經檢察官對曾慶堂（另名被告為柯水和）以違反商標法提起公訴，案經台灣台北地方法院於76年6 月16日以76年度訴字第68號、台灣高等法院77年6 月24日以77年上更㈠字第336 號判決被告曾慶堂、柯水和無罪，復經最高法院駁回上訴（最高法院刑事庭77年10月27日菁刑文字第13595 號函）而告確定。此外，參加人更對曾慶堂即婦友社，提起民事訴訟，請求禁止曾慶堂即婦友社發行薇薇雜誌月刊，及禁止使用薇薇雜誌社名稱，亦經台灣台北地方法院76年訴字第6887號及台灣高等法院於77年12月5 日以77年度上更㈠字第221 號民事判決參加人敗訴確定。
⑶民國72年當時有效之商標法第28條規定：「商標專用
權之移轉，應與其營業一併為之」，故74年10月21日，陳明達將「薇薇雜誌月刊」之出版及經營權轉讓婦女社之曾慶堂時，其「薇薇Ve Ve 」、「薇薇Vi Vi」之商標專用權，應認已隨同一併移轉，而陳明達、張元華於嗣後之75年4 月2 日，雖另將「薇薇Ve Ve」商標專用權移轉與參加人，因未與其營業一併為之，其移轉應為無效，此在參加人與曾慶堂即婦友社雙方因「薇薇Ve Ve 」商標專用權爭議之民、刑訴訟案中，為台灣高等法院77年度上㈠字第221 號民事判決所認定。台灣高等法院77年度上更㈠字第336 號刑事判決亦持相同之見解。上開民、刑判決，均經最高法院判決維持而確定。是婦友社之曾慶堂，係因與陳明達訂立「薇薇雜誌月刊」出版經營權轉讓契約，而合法取得「張元華」名義之「薇薇Ve Ve 」、「薇薇ViVi」商標專用權，以及其後曾慶堂以其合法取得之「薇薇Ve Ve 」、「薇薇Vi Vi 」商標專用權，長期經營、出版、銷售「薇薇Vi Vi 」雜誌月刊之事，均為異議人所明知。
⑷陳明達以張元華名義申請註冊之「薇薇Ve Ve 」商標
及「薇薇Ve Ve 」、「薇薇Vi Vi 」商標圖樣專用權，已因陳明達於74年10月21日將「薇薇雜誌」月刊之出版經營權轉讓曾慶堂，而隨同轉由曾慶堂取得，已在前揭民、刑訴訟中，經法院確定判決認定無誤，是依英美禁反言原則及最高法院42年台上字第1306號判例意旨，實不容被告對前揭法院民、刑確定判決所認定原告自74年11月起合法使用之「薇薇Ve Ve 」及「薇薇Vi Vi」商標權，另作相反之主張，從而被告及訴願決定機關謂張元華與陳明達為不同權利主體，並謂陳明達將「薇薇雜誌月刊」之出版經營權轉讓曾慶堂，曾慶堂並不因此取得「薇薇Ve Ve 」、「薇薇ViVi」商標專用權云云，均無可取。
⑸參加人明知曾慶堂合法取得「薇薇Ve Ve 」、「薇薇
Vi Vi 」商標專用權，亦明知曾慶堂使用上開商標，經營「薇薇VI VI 」雜誌，長達20年，在該「薇薇VIVI」雜誌及商標，已為國內書刊雜誌出版業、及一般讀者（尤其女性）公眾所普遍認知之際，對原告申請註冊之系爭「VI VI 」商標提出異議，其權利之行使，實有違誠信原則，不應准許。
⒔參加人經由永漢書局進口「ViVi」（日文版）雜誌，係
從何年開始，永漢書局每月進口之「ViVi」雜誌數量若干？每月銷售之數量又若干？被告均未令參加人舉證說明，徒以參加人發行之「ViVi」雜誌，在我國亦經由永漢書局進口銷售，即認「ViVi」為公眾普遍認知之著名商標或標章，亦非正當等語。就此一質疑，原告現可更清楚說明如下。原告曾慶堂也是薇薇雜誌社有限公司代表人，薇薇雜誌社有限公司係於81年8 月31日改組成立，改組前之前身即為73年7 月28日設立之薇薇雜誌社，而薇薇雜誌社係由陳明達所設立，嗣於74年10月21日移轉營業（經營權）予曾慶堂。薇薇雜誌社有限公司於89年9 月1 日經被告核准註冊取得第00000000號「薇薇」商標之商標權，而參加人則於89年12月30日向被告申請「ViVi」商標註冊，遲至94年1 月1 日獲准註冊取得第00000000號「ViVi」商標之商標權。薇薇雜誌社有限公司即於95年1 月19日申請評定「ViVi」商標應撤銷其註冊，參加人於95年4 月21日提出商標評定答辯書，即為參加人於81年、82年、83年及84年一共4 年，「早年」經由永漢出版有限公司陸續輸入我國銷售「ViVi」日文版雜誌之證據（訴願決定書第6 頁第4 、5 行載有「早自西元1991年間即由我國永漢出版有限公司進口至國內銷售」，與證據所顯示之時間為81（1992）年始輸入不符），而附件6 則為參加人於93（2004）年全年進口至台灣各大書局銷售「ViVi」日文版雜誌之證據，經薇薇雜誌社有限公司評定案代理人即本件訴訟代理人張靜律師為之統計附件5 及附件6 ，並核對參加人先後於91年
7 月24日及94年4 月25日在本件訴訟前之異議及訴願程序所提出之相關證據資料，可以得知參加人於81年至84年4 年之間共進口至台灣銷售者，不過2,940 冊，平均每月1 期不過61冊，而93年全年進口僅2,555 冊，平均每月1 期進口僅213 冊，而從72年5 月其「ViVi」日文版雜誌創刊時起至80年間均從未進口至台灣銷售，85年以後迄92年亦同，94年更無已為繼，甚至參加人從未曾在我國之任何平面或電子媒體打過任何的廣告，花過一毛廣告宣傳費，乃參加人之「ViVi」商標至少在我國絕非「廣為業界及相關讀者所熟知」，亦無從達「早已成為相關事業及消費者所知悉之著名商標」之程度，應可認定，則其「ViVi」商標非但不是我國的著名商標或標章，也不生「有致相關公眾混淆誤認之虞」，因我國的消費者如不懂日文，根本不可能購買參加人之「ViVi」日文版雜誌，何來混淆誤認之虞？而我國的消費者又有幾人能看得懂日文雜誌？若果真看得懂日文雜誌，他（她）就是要買「ViVi」日文版雜誌來閱讀，則也不會有何混淆誤認之虞之情事。因而，「薇薇」與「VIVI」或「ViVi」在我國之所以有名（惟是否已達著名商標之程度，則有賴鈞院認定），絕非是因參加人之「ViVi」日文版雜誌20餘年來僅有5 年間斷及少量之進口至台灣銷售所致，反而是因薇薇雜誌社及薇薇雜誌社有限公司20餘年在我國出版發行中文「薇薇」雜誌，及原告10餘年來出版發行「薇薇新娘」雜誌（此係依商標法第43條之規定提出之市場調查報告），及其他如「VIVI FASHIONCOLLECTION薇薇時尚」專刊、「薇薇家庭畫報VIVIFAMILY」等之出版發行，由薇薇雜誌綜合機構（VIVIMAGAZINE SYNTHESIS ORGANIZATION）或 薇薇雜誌集團共同努力所獲致之成果。故如依被告93年4 月28日所公告同年5 月1 日施行之「混淆誤認之虞」審查基準5.6所規定者：「相關消費者對商標之熟悉程度，繫於該商標使用之廣泛程度，原則上應由主張者提出相關使用事證證明之，如相關消費者對衝突之二商標如僅熟悉其中之一，則就該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護。
」而本件原告之商標「VIVI」，至少在我國（甚至中國大陸）顯然較參加人之「ViVi」商標更有名，亦即本件「VIVI」商標經原告及關係企業薇薇雜誌社有限公司即薇薇雜誌綜合機構或薇薇雜誌集團宣傳及使用而在我國市場上建立相當之知名度已如上述，而參加人之「ViVi」商標，非但在我國從未花下任何一毛廣告費，20 餘年來從未曾在我國之任何平面或廣告媒體打過任何的廣告，有過任何之宣傳，也僅於81年至84年間4 年內進口「ViVi」日文版雜誌至台灣市場銷售，即平均每月1期不過61冊而已，而另只有93年全年進口僅2,555 冊，該年平均每月1 期進口僅213 冊，而其72年5 月創刊號出版發行迄今23年來，「ViVi」日文版雜誌進口至台灣市場銷售者，就只有其中5 年共5,495 冊，此5 年平均1年僅1,099 冊，每月1 期僅92冊，也即23年來，平均1年僅進口239 冊，每年1 期僅20冊耳，此與台灣市場上現有500 多種各式雜誌比較起來，連排名都沒有，何況知名度？因之，請鈞院應對原告之「VIVI」商標給予較大之保護，才符合被告所公告施行之「混淆誤認之虞」審查基準所規定者。
⒕參加人於94年1 月1 日註冊取得「ViVi」商標在我國之
商標權後，於94年11月1 日授權我國之青文出版社股份有限公司（下稱青文公司）為「ViVi」商標之使用及發行「ViVi中文繁體字版」，青文公司嗣即於94年12月5日發行試刊號（但標示為2006年1 月試刊號，），薇薇雜誌社乃於95年2 月17日向台灣台北地方法院聲請定暫時狀態之（假）處分，而青文公司於95年3 月10日提出答辯（二）狀，表明參加人是於1999（88）年8 月13日在日本國註冊取得「VI VI 」之商標權。然參加人既係早於1983（72）年5 月即已在日本國出版發行「ViVi」日文版雜誌，卻遲於1999（88）年8 月13日才在日本國註冊取得「VIVI」之商標權，顯示其在日本國，不論是「ViVi」或「VIVI」商標均非著名商標，因從其1999年
8 月13日登記商標迄今，尚不及6 年，而其提出本件異議，則是2002（91）年9 月13日，距其在日本國申請「VIVI」商標註冊不及3 年，在此短短3 年之間，怎可能從一個剛註冊之商標成為著名商標？由此可證，參加人在日本國所註冊取得之「VIVI」商標或尚未註冊之「ViVi」商標，均不足以認定是著名商標。
⒖謹提出最高法院77年度台上字第4674號刑事確定判決以
為證，並聲請鈞院調閱有關案件之卷宗，資以查明事實真相：
⑴向台灣台北地方法院檢察署調取該署75年度偵字第
15529 號案全卷，包括台北地院76年度訴字第68號案、台灣高等法院76年度上訴字第2934號案、最高法院77年度台上字第1797號案、台灣高等法院77年度上更㈠字第336 號案及最高法院77年度台上字第4674號案各卷。
⑵向台灣台北地方法院調取案院75年度訴字第8598號案全卷，包括台灣高等法院76年度上字第1108號案卷。
⑶向台灣台北地方法院調取該院76年度訴字第6887號案
全卷，包括台灣高等法院77年度上字第93號案、最高法院77年度台上字第1472號案、台灣高等法院77年度上更㈠字第221 號案、最高法院78年度台上字第1110號案各卷。
⑷向被告調取民國75、76年間商標權人張元華之267056
號「薇薇Ve Ve 」正商標267057號「薇薇Ve Ve 」聯合商標移轉註冊予日商．講談社股份有限公司嗣後有無及如何撤銷移轉註冊之全案卷宗，以了解當年被告前身經濟部中央標準局如何處理之情形，或有助於本件訴訟之釐清。此係因原告頃於95年5 月18日向 鈞院聲請閱卷，發現有1 張申請人為張元華，註冊日期為73年12月16日，商標名稱為「薇薇VeVe」之商標註冊簿（列印時間為94年2 月25日），此商標註冊簿之異動事項欄載有75年5 月1 日公告移轉受讓人日商．
講談社股份有限公司。這也就是說，張元華、陳明達於1986（75）年4 月2 日曾應參加人之要求將「薇薇VeVe」二商標之商標專用權，單獨轉讓給參加人，此一轉讓商標權之行為，確實有經被告辦理移轉登記，雖然此一轉讓行為嗣後業經普通法院民、刑事確定判決均認定違反強制規定而無效，不過，被告似乎從未依普通法院之確定判決塗銷此一移轉登記。值得深究的是，「薇薇VeVe」二商標之商標專用期限均係至83年12月15日屆滿，原告固因疏失於74、75年間普通法院之民、刑事訴訟勝訴確定後，未曾向被告申請辦理移轉登記，也疏未於83年12月15日商標專用期限屆滿前向被告申請辦理延展登記，然而參加人也同樣未於83年12月15日商標專用期限屆滿前向被告申請辦理延展登記（當時形式上登記之商標專用權人是參加人而非原告）。如果原告於83年12月15日商標專用期限屆滿前沒有疏失而記得向被告申請延展，可是當時形式上既然登記商標專用權人是參加人，原告是否真能辦得成延展登記，恐怕大有問題，易言之，被告是否於83年間會准予原告申辦延展登記，實不無疑問。不過這還不是重點，重要的是，參加人為何也不去辦理延展登記，有請 鈞院命參加人說明其原因，如果是在明知普通法院已判其敗訴而了解到其無權辦理延展登記之情況下，所以才未去辦理移轉登記，這就足以顯示參加人如今之異議是依法無據的。
⒗原告聲請鈞院命被告說明何以參加人較先於89年12月
30日申請「ViVi」商標註冊，卻遲於94年1 月1 日才核准其註冊？為何反讓原告較遲於90年5 月25日申請「VIVI」第165048號及第170457號商標註冊，卻於92年12月1 日雙雙先行核准註冊？這其間有無違背常情之處？此又因為原告於95年5 月18日閱卷時，另發現參加人當初據以異議之商標正是基於89年12月30日申請註冊之「ViVi」商標，且尚未核准，故係以申請中之商標提出異議。然而，原告是較晚於90年5 月25日申請「VIVI」商標之註冊，而很快於91年2 月23日即准予審定公告，並公告於91年3 月16日出版之第29卷第6 期商標公報，參加人即於91年6 月14日提出異議。嗣在異議程序進行中，被告就於92年12月1 日准原告所請而核發商標註冊證，此顯然足證被告原先根本不認同參加人之異議，否則就不應核發商標註冊證予原告才是。而且，正是如斯認定，被告理應不得於94年1 月1 日再核發「ViVi」之商標註冊證給參加人。蓋依現行商標法第23條第1 項第13款規定：相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標．．．，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊。被告豈可於92年12月1 日核准原告「VIVI」商標註冊於先，又在認定「VIVI」與「ViVi」2 者確有「有致相關消費者混淆誤認之虞者」之情況下，還於1年多後又核准參加人之「ViVi」商標註冊？更讓人非常質疑的是，經查異議卷內有1 紙被告商標權組之爭議案相關案件資料清冊，列印日期為92年4 月21日，就參加人於91年6 月14日對原告之系爭「VIVI」第165048號商標提出之異議案件，在此清冊上記載有「案由：異議」、「收文文號：000-000000」、「審查結果：不成立」，此表示被告先前曾審查參加人就原告於90年5 月25日申請註冊之系爭「VIVI」商標（92年修法前之正服務標章）所為之異議，而已為異議不成立之審定（則基於同一標準就原告同日申請註冊之「VIVI」第170457號商標（92年修法前之聯合服務標章），也應同樣為異議不成立之審定）。故被告嗣於92年12月1 日核發「VIVI」第165048號及第170457 號商標註冊證予原告，卻又於93年11月23日再審定將上開二商標之註冊予以撤銷，並即於94年1 月1 日核發參加人之「ViVi」商標註冊證，此事實有蹊蹺，被告有無違反正當法律程序？有無違反誠信原則？被告如何可以將已為異議不成立之審定自行撤銷，卻並未通知原告，嗣又逕自改為異議成立之審定？⒘針對參加人之答辯，說明如下：
⑴參加答辯狀提及「著名商標或標章認定要點」⒒前段
規定，曾具體舉證並經認定為著名商標或標章，得不要求商標或標章所有人提出相同證據證明之。查被告曾於另案以中台評字第H00000000 號認定參加人之「ViVi」商標為著名商標，此有該案評定書影本可證云云。核參加人意欲以另案評定書之認定來作為本件訴訟之證據。但是上開要點⒒前段之規定，只是「得」免除參加人之舉證責任而已，而非「應」免除，被告或鈞院固「得不要求」參加人提出相同證據，但也得要求其提出相同證據，至不同證據就更不在免除提出之列。尤有甚者，上開要點之規定，更不能解為原告不可以以反證推翻之，乃原告以反證來推翻被告過去之認定，自無不可。蓋參加人所舉另案，原告並未參加該案，該案之商標權人時報周刊股份有限公司（下稱時報周刊）之商標「VIVI漂亮」被參加人申請評定，而遭被告評定應予撤銷其註冊，歸根究底是因時報周刊無法舉證所致，而時報周刊所以無法舉證，又是因不知原告與參加人過去所曾發生之本件原告起訴所載之事實所致，而原告非上開另案之當事人，當初也不知有該案，故相關之反證，時報周刊固然無法提出，但原告卻仍可在本件訴訟提出。乃顯然上開評定書不能拘束本件訴訟，參加人之之說法自屬無據。
⑵參加答辯狀以其公司歷史優久而主張其「ViVi」商標
為著名商標云云。但參加人公司歷史優久或公司是否著名，與其商標是否著名，係屬二事，試問Microsoft公司或IBM 公司可否以其公司歷史優久或公司名稱之著名，就可以主張他們於2006年才新使用或新註冊之某一商標為著名商標？此當然不可以混為一談。
⑶參加答辯狀主張其之前提出之銷售實績一覽表雖屬私
文書，惟並非不得做為證據云云，此實完全不懂事實之主張與事實之舉證為不同之概念與法律效果所致。蓋銷售實績一覽表，依其性質是參加人之表格式或表格化之供述事實主張，其與文字或語言主張一樣，其無證據之適格，而是為了讓閱讀者更清楚了解其主張所製作之附表、附件或表格，一如刑事法院就犯罪事實之認定在判決書後所列出之附表一樣，它是一種事實之供述，以表格化之表格方式呈現事實之主張，而並非供述證據，怎可能如參加人所言「並非不得作為證據」？它當然不能作為證據，即縱原告對此銷售實績一覽表此一主張不爭執或自認，其效果就民事訴訟而言，也是參加人無庸舉證而已（參民事訴訟法第
279 條），而並非該銷售實績一覽表就變成為證據，此在行政訴訟，依行政訴訟法第134 條之規定，即使一造自認，行政法院仍應調查其他必要之證據，更可得出不但參加人連訴願機關、被告都對此銷售實績一覽表之「定性」有誤，錯將事實之主張當成證據，誠讓人感歎我國法律專業人員基本法律素養之低落。因之，原告請 鈞院審酌者，20餘年來7 、8 千個日子裡，就憑參加人提出幾天讀賣、朝日等報紙所刊登之廣告，曾在間斷的5 年間在台灣銷售少許日文版「ViVi」雜誌之證據，就可認定參加人在日本使用之「ViVi」商標為著名商標嗎？⑷依參加答辯狀中之主張，原告以單純外文「VIVI」作
為商標使用於所發行之雜誌刊物者，既僅有82年10月至84年7 月止所發行之「VIVI」雜誌，而原告其他所發行之「ViVi薇薇」及「薇薇ViVi」雜誌、「薇薇」雜誌、「VIVI FASHION COLLECTION 薇薇時尚」、「VIVI薇薇」雜誌、「薇薇家庭畫報VIVI FAMILY 」、「薇薇VIVI」雜誌等，皆與系爭商標圖樣為單純之外文「VIVI」有別云云，其意似乎是指原告可以為其他上述商標之使用，獨不能為單純外文「VIVI」商標之使用，而所以不能為單純外文商標「VIVI」之使用，又是因原告過去單純使用「VIVI」商標之時間太短了（只有82年10月至84年7月共22個月之刊物），但這是什麼邏輯？難道原告在使用「薇薇ViVi」、「薇薇VIVI」、「ViVi薇薇」、「VIVI薇薇」或「薇薇家庭畫報VIVIFAMILY」、「VIVIFASHION COLLECTION 薇薇時尚」都不算在使用「VIVI」或「ViVi」？查「薇薇」之英譯（音譯）就是「VIVI」 或「ViVi」，參加人早於73年5 月25日與龍田出版社所簽約就是「VIVI」與「ViVi」混用，而參加人將「ViVi」信託登記予張元華時，就是使用「薇薇ViVi」或「薇薇VeVe」，而「VIVI」或「ViVi」之單純使用或混用，或與「薇薇」混用，均不失「VIVI」或「ViVi」之使用，就如同參加人之日文雜誌，也是使用「ViViウイウイ」，而日本國新都心圖書館就原告之「薇薇」雜誌，也標示英文為「ViVi magazine 」（並標示日文為「ウイウイ」，甚至連我國國家圖書館都使標示「薇薇＝ViVi」，這單純使用與一起併用，就都有使用「ViVi」或「VIVI」而言，又有何不同？此強為之區辨，在法律上有何意義？⑸參加答辯狀有云參加人並未於該份（73年5 月25日）
契約中授予龍田出版社註冊「ViVi」商標之權利，但別忘了，參加人確曾將「薇薇ViVi」及「薇薇Ve Ve」商標信託登記予張元華名下，後來陳明達就薇薇出版社經營不善（而非參加人主張之就龍田出版社經營不善），遂將薇薇出版社及「薇薇ViVi」、「ViVi薇薇」或「薇薇」雜誌之經營權一併讓與原告，依當時商標法第28條第1 項之規定，也就將上開「薇薇Ve
Ve 」及「薇薇ViVi」商標一併移轉給原告。核當年陳明達與原告之「期刊轉讓經營合約」是於74年10月21日簽訂的，而原告與參加人之「覺書」則是先於74年10月19日簽訂的，此足證明，原告與參加人都已先「喬」好移轉事宜，陳明達才能於其後2 日與原告簽約，則此已修正了73年5 月25日合約第2 條（b）之約定：「除本合約中所明確授與之權利外，無其他權利授與被授權人。」依後約改廢前約、新約優先舊約原則（與後法優於前法原則是同一法理），73年5 月25日合約第2 條（b）自 無再適用之餘地。何況，73年5 月25日合約是有關著作權授權之合約，74年10月19日之覺書及74年10月21日之期刊轉讓經營合約則是有關薇薇雜誌社營業一併商標強制移轉之合約，後合約所涵蓋移轉之範圍遠較前合約為廣，且又完全涵蓋前合約之約定，參加人怎能辯稱：婦友社（按：即原告）既僅承受龍田出版社之契約上地位，其權利義務與龍田出版社相同，其自無因該覺書之簽署，而得參加人授權註冊「ViVi」商標之權利？甚且，並非僅止於參加人「授權」註冊「ViVi」商標之權利而已，而是參加人同意「移轉」註冊「ViVi」商標之權利！乃參加人另辯稱74年10月21日之期刊轉讓經營合約，並不涉及「ViVi」外文商標，更何況參加人並非該合約當事人，該合約之約定內容對參加人並無拘束力云云，即顯無足採。核其實，當時實際是有一個三方協議，由參加人、陳明達與原告共同為之，只是形式上簽了二份契約書：即覺書與期刊轉讓經營合約，而非三方同簽一份契約罷了。
⑺末查，參加答辯狀是最讓原告認為實屬不知所云之主
張，參加人主張舊商標法第28條第1 項之規定，係限制商標專用權轉讓他人時，應與其營業一併轉讓他人，而非謂營業移轉他人經營時，強制視為與營業相關之商標一併移轉他人云云。參加人還主張原告顯然誤解該條文之規定。但依原告於前述所舉民、刑事共3案，所有12份民刑事判決都可佐證參加人之主張在法律上及判決之既判力上都是站不住腳，的且所有判決都認為陳明達嗣後雖又於75年4 月2 日另將「薇薇VeVe」──含「薇薇ViVi」商標（專用）權移轉與參加人，其移轉應歸無效。因之，誤解該條文的不是原告，而是參加人曲解了該條文。至參加人接著又主張張元華並非前述期刊轉讓經營合約之當事人，該合約之約定內容對張元華並無拘束力云云。問題是張元華難道在當時就沒有口頭向陳明達、參加人及原告表示同意嗎？因張元華只是信託登記（或更露骨地說就是人頭掛名）下的一個棋子，她同不同意根本無關大局，且她身為受託人人頭，她也無權不同意，難道她不同意，原告就不能基於覺書及期刊轉讓經營合約使用「ViVi」、「薇薇」或「薇薇ViVi」、「VIVI薇薇」商標嗎？張元華本人並無擁有任何雜誌社，她如果不同意還有何機會使用該等商標嗎？張元華與陳明達不論在法律上還是事實上都是同進退的，這還不明顯嗎？⒙綜上，請判決如訴之聲明所示，以維原告合法權益。
㈡被告主張：
⒈商標法第90條規定，本法修正施行前，已提出異議，尚
未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。本件係92年11月28日商標法修正施行前，已提出異議尚未異議審定之案件，而本件系爭商標所涉之修正前商標法第77條準用第37條第7 款，業經修正為現行商標法第23條第1 項第12款，於修正施行前後法條規定均為違法，合先敘明。
⒉服務標章圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，
有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，分別為修正前商標法第77條準用第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款所明定。本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，復為商標法施行細則第16條所明定；所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞者」，係指商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞而言；而判斷是否有混淆誤認之虞，本局公告之「混淆誤認之虞」審查基準，列有各項相關參考因素。又商標近似及據以異議商標是否著名二項要素，依前揭法條規定為必須具備之要件，其他參酌要素則視個案中是否存在而為斟酌。
⒊本案存在之相關因素之審酌：
⑴商標是否近似暨其近似之程度。
商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品／服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品／服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯（前揭審查基準5.2.1 參照）。商標近似之判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察。查本件系爭註冊第165048號「VIVI」商標圖樣，與參加人據以異議之「ViVi」商標圖樣相較，二者均有相同之外文「VIVI」，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。
⑵據以異議商標是否為著名之商標或標章。
參加人係專事出版發行各類雜誌刊物之公司，自西元1909年創業迄今，已有90餘年歷史，而據以異議「ViVi」商標，乃參加人使用於其所發行一系列刊物中，符合女性讀者之雜誌名稱，該雜誌除早於1983年即獲日本許可發行，1998年至2002年間每年亦平均約有五百五十萬冊之發行數量外，參加人復持續於讀賣、朝日等大報紙刊登廣告，在我國亦經由「永漢國際書局」進口銷售，據此，堪認據以異議商標所表彰之信譽於系爭商標申請註冊（90年5 月25日）前已廣為相關事業或消費者所熟知，而達著名商標之程度，此並為被告中台評字第920529號商標評定書認定在案，凡此有參加人於原異議案檢送之公司簡介、「ViVi」雜誌西元1998至2002年銷售實績一覽表、報紙廣告、「ViVi」雜誌封面資料及行政院新聞局核准資料及進口資料等證據資料影本附卷可稽。
⑶服務是否類似暨其類似之程度。
服務類似係指服務在滿足消費者的需求上以及服務提供者或其他因素上，具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者而言。（前揭審查基準5.3.1 參照）。查本件系爭註冊第165048號「VIVI」商標指定使用之各種書刊、雜誌、文獻等之出版、發行服務，與據以異議商標使用於出版發行各類雜誌刊物服務相較，二者皆屬提供書刊雜誌等之出版、發行服務，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則兩造商標所指定使用之服務間存在極高之類似關係。
⑷相關消費者對商標之熟悉程度。
相關消費者對商標之熟悉程度，繫於該商標使用之廣泛程度，原則上應由主張者提出相關使用事證證明之，如相關消費者對衝突之二商標僅熟悉其中之一，則就該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護（前揭審查基準5.6 參照）。查本件據以異議商標經參加人宣傳及使用而在市場上建立相當之知名度已如前述，係消費者較熟悉之商標，自應予以較大之保護。
⒋本件綜合兩造商標圖樣近似、服務類似、據以異議商標
之著名程度及相關消費者對二造商標熟悉之程度等因素加以判斷，一般消費者極有可能誤認二商標所提供之服務為同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，應有前揭修正前商標法第77條準用第37條第
7 款及現行商標法第23條第1 項第12款規定之適用。⒌綜上論述，被告原處分洵無違誤，敬請駁回原告之訴。
㈢參加人主張：
⒈法規適用：
⑴本法修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件
，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理，為修正後現行商標法第90條所規定。查本案乃屬現行商標法施行前提出異議尚未異議審定之案件（參加人於91年6 月14日提出本件商標異議；現行商標法於92年11月28日施行；被告則於93年11月23日作成原處分），依該條之規定，須現行商標法修正施行前及修正施行後之規定，均將異議事由規定為違法者，始得撤銷本件商標之註冊。參加人係依據修正前商標法（即91年5 月29日修正公布之商標法）第77條準用第36條及第37 條第7 、14款之規定提出異議，而上開條文業經修正為現行商標法第23條第1 項第13、12、14款，於修正施行前後法條規定均為違法，合先敘明。
⑵按行政訴訟之撤銷之訴，乃是審查原行政處分之合法
性，係以原處分本身做為審查之對象。原告係起訴請求撤銷原處分及訴願決定，屬撤銷之訴，而本件被告係根據修正前商標法第77條準用第37條第7 款及現行商標法第23條第1項第12款之規定，作成撤銷系爭註冊第00000000號「VIVI」商標註冊之原處分，經濟部亦以同一理由作成訴願決定，就修正前商標法第77條準用第36條及第37條第14款及現行商標法第23條第1項第13、14款之事由，則以系爭商標之註冊既已依修正前商標法第77條準用第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款之規定予以撤銷，即無庸再加審究，而未予斟酌，是以，「系爭商標有無修正前商標法第77條準用第36條及第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第13、14款之事由」應非 鈞院審理範圍，就此部分，參加人援引異議理由書之記載，於此茲不贅述。
⒉系爭商標違反修正前商標法第77條準用第37條第7款及
現行商標法第23條第1 項第12款之規定，依法不得註冊，原處分及訴願決定並無違誤：
服務標章圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，分別為修正前商標法第77條準用第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款所明定。商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之；所稱「著名之商標或標章」，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言，則分別為修正前商標法施行細則第15條第1項及第31條第1項所規定。又所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞者」，係指商標或標章有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞而言，而判斷有無混淆誤認之虞，則有被告公告之「混淆誤認之虞」審查基準可供參酌。其中商標近似及據以異議商標是否著名二項要素，依前揭法條規定為必須具備之要件，其他參酌要素則視個案中是否存在而為斟酌。經查：
⑴二造商標高度近似：
商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品／服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品／服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯（「混淆誤認之虞」審查基準5.2.1 點參照）。查系爭「VIVI」商標圖樣與據以異議之「ViVi」商標圖樣相較，僅「I 」與「i 」字母大小寫之別，外觀高度近似、讀音相同，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通所用之注意，可能會有所混淆而誤認二造商標商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，二造商標應屬構成近似之商標，要無疑義。
⑵據以異議商標為著名商標：
①參加人係專事出版發行各類雜誌刊物之公司，自西
元1909年創業迄今，已有90餘年歷史，而據以異議之「ViVi」商標，乃參加人使用於其所發行一系列刊物中，介紹婦女流行服飾商品為主的雜誌名稱，該雜誌早於1983年即獲日本許可發行，1998年至2002年間每年平均約有550 萬冊之發行數量，參加人復持續於讀賣、朝日等大報紙刊登廣告，在我國亦經由永漢國際書局進口銷售，此有參加人檢送之公司簡介、「ViVi」雜誌西元1998年至2002年銷售實績一覽表、報紙廣告、「ViVi」雜誌封面資料及行政院新聞局核准資料及進口資料等證據資料影本附卷可稽。考量台灣與日本間雖隔海相鄰，但以現代交通工具往來，來回僅須數小時，且雙方無論商業貿易或觀光旅遊皆十分頻繁，航班密集，故兩地的商品及流行資訊交流也極為快速與廣泛（關於台灣與日本交流頻繁之事實曾經 鈞院90年訴字第3766號及89年訴字第1292號等判決所肯認），參加人之「ViVi」雜誌主要訴求對象即相關消費者本係年輕婦女族群，而此一族群由於兩國地理位置接近、人民膚色身材相近及國人易於收視日本電視節目等緣故，留意日本流行資訊者不在少數（關於年輕消費族群普遍留意日本流行資訊之事實曾經 鈞院93年訴字第1959號判決所肯認），堪認據以異議商標所表彰之信譽於系爭商標申請註冊（90年5 月25日）前已廣為相關事業或消費者所熟知。
②再者，依被告於93年4 月28日修正發布之著名商標
或標章認定要點十規定，著名商標或標章之認定，應由商標專責機關就本要點6 所列證據，綜合要點
5 各項認定因素判斷之。但眾所周知之事實，不在此限。且同要點十一前段規定，曾具體舉證並經認定為著名商標或標章，得不要求商標或標章所有人提出相同證據證明之。查被告曾於另案以中台評字第H00000000 號認定參加人之「ViVi」商標為著名商標，此有該案評定書影本可證。
③原告主張：參加人公司創業年代是否長久與其「Vi
Vi」商標是否著名無關，被告僅憑參加人私自製作之銷售實績一覽表，遽予採信為真，其採證實有不當，被告徒以參加人發行之「ViVi」雜誌，在我國亦經由永漢書局進口銷售，即認「ViVi」商標為公眾普遍認知之著名商標，亦非正當云云，惟查：
Ａ、由於參加人公司歷史悠久，長期廣泛發行各類雜誌，易獲得消費者之信賴，參加人公司創業年代長久之事實有使消費者易於接受其所發行之「Vi Vi 」雜誌之效果，具有提升「ViVi」商標知名度之作用，被告於原處分書中敘述「參加人公司係專事出版發行各類雜誌刊物之公司，自西元1909年創業迄今，已有90餘年歷史」，並無不妥。
Ｂ、按「行政機關為處分或其他行政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人。」行政程序法第43條定有明文，該條文立法理由並載明：「考量行政著重專業、機動、效能等特質，賦予行政機關自由心證應較法定證據為優。特明定行政機關經斟酌全般意見陳述內容及調查證據之結果，得依自由心證，判斷事實之真偽。」查，參加人提出之銷售實績一覽表雖屬私文書，惟並非不得做為證據，參酌參加人長久經營之營業信譽、於報紙上持續刊登廣告及拓展行銷範圍至台灣等事實，應足採信該銷售實績一覽表上之數據。退步言之，縱使排斥銷售實績一覽表做為證據，惟仍有其他客觀證據資料足以肯認據以異議商標之知名度。
Ｃ、被告係綜合考量參加人已提出之公司簡介、報紙廣告、「ViVi」雜誌封面影本、行政院新聞局核准進口資料及發票、輸入許可證等證據資料，經調查後，認定參加人之「ViVi」商標為著名商標，並無違法或不當。
⑶二造商標指定、使用之服務、商品相同或高度相關：
服務類似係指服務在滿足消費者的需求上以及服務提供者或其他因素上，具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及巿場交易情形，易使一般接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者而言（「混淆誤認之虞」審查基準
5.3.1 點參照）。查本件系爭商標指定使用之各種書刊、雜誌、文獻等之出版、發行服務，與據以異議商標使用於雜誌刊物商品及其服務等相較，二者相同或高度相關，如標上相同或近似的商標，依一般社會通念及巿場交易情形，易使消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則二造商標指定、使用之服務、商品相同或存在極高之類似關係。
⑷本件綜合二造商標圖樣高度近似，服務、商品相同或
高度相關，據以異議商標之著名程度等因素加以判斷，一般消費者極有可能誤認二商標所提供之服務為同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，應有前揭修正前商標法第77條準用第37條第
7 款及現行商標法第23條第1 項第12款規定之適用。⒊原告主張：被告在對原告提出系爭商標註冊申請案，進
行審核當時，異議人（即參加人）之「ViVi」商標並非著名商標，否則豈有連主管審查商標註冊之被告專責人員，亦不知「ViVi」為異議人之商標，而對系爭商標予以核准審定，並為註冊公告，發給原告系爭商標註冊證之理？被告對提出申請在後之原告系爭商標核准審定，註冊公告後，卻又謂系爭商標，因相同或近似於異議人（即參加人）著名之「ViVi」商標，撤銷系爭商標之註冊，顯然立論予盾，而其公平性尤難令人無疑云云，惟查：按修正前商標法第77條準用第46條規定：「對審定服務標章認有違反本法規定情事者，得於公告期間內，向商標主管機關提出異議」，現行商標法第40條第1 項則規定：「商標之註冊違反第23條第1 項或第59條第4項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告之日起3 個月內，向商標專責機關提出異議。」商標異議制度乃立法者為補商標專責機關職權審查之不足，而予公眾得提出異議之權利，以維護合法商標專用權之正常運作，俾使真正權利人獲得保障之制度，且商標異議制度於原告申請系爭商標註冊時早已存在，原告自始即得預見其商標縱經審定、註冊，仍有於嗣後遭異議撤銷之可能。參加人提出本件商標異議乃合法權利之行使，被告依法審定撤銷系爭商標之註冊，乃法律保障真正權利人之機制，要難指為違法或不當。
⒋原告提出雜誌封面影本等證據資料，主張其發行之「薇
薇ViVi」、「VIVI」雜誌月刊已為一般公眾所普遍認知，被熟悉之程度遠較參加人之「ViVi」商標為廣泛，按諸「混淆誤認之虞」審查基準5.6 點規定，應給予原告較大保護云云，惟查：
⑴依原告檢送之證據資料觀之，原告以單純外文「VIVI
」作為商標使用於所發行之雜誌刊物者，僅為82年10月起至84年7 月止所發行「VIVI」雜誌，至於73年8月至75年2月間所發行之「ViVi薇薇」及「薇薇ViVi」雜誌、80年3 月至83年9 月間所發行之「薇薇」雜誌、「VIVI FASHION COLLECTION 薇薇時尚」93／94流行新訊秋冬服裝專刊、94流行新訊春夏服裝專刊及95流行新訊春夏服裝專刊、84年10月18日刊登於自立早報之「VIVI薇薇」雜誌11週年慶廣告、83年4 月至84年7 月間所發行之「薇薇家庭畫報VIVI FAMILY 」、81年12月發行之「薇薇」雜誌創刊100 期、82年起至87年止所發行之「薇薇VIVI」雜誌創刊第9 、10、
11、12、13及14週年紀念號專刊、西元2000年10月至2001年3 月及西元2001年4 月至2004年10月間於大陸地區發行之「薇薇」、「VIVI薇薇」雜誌等證據資料上所標示之「ViVi薇薇」、「薇薇ViVi」、「薇薇」、「VIVI FASHION COLLECTION薇薇時尚」、「薇薇家庭畫報VIVI FAMILY 」、「薇薇VIVI」及「VIVI薇薇」，皆與系爭商標圖樣為單純之外文「VIVI」有別，尚難謂系爭商標業經原告廣泛使用宣傳，已廣為相關消費者所普遍知悉，而無使消費者對其所表彰之服務來源或提供者發生混淆誤認之虞。
⑵依「混淆誤認之虞」審查基準之規定，「相關消費者
對各商標熟悉之程度」僅為判斷有無混淆誤認之虞之參考因素之一，且被異議商標是否知名並非修正前商標法第77條準用第37條第7 款及現行商標法第23條第
1 項第12款之構成要件。退萬步言之，縱認系爭商標具有相當知名度，惟二造商標圖樣僅「I 」與「i 」字母大小寫之別，二者近似程度極高，且系爭商標又指定使用於與據以異議商標使用之服務及商品相同或高度相關之書刊、雜誌、文獻等之出版、發行服務，系爭商標仍有使消費者對其所表彰之服務來源或提供者發生混淆誤認之虞。
⒌原告援引61年7月4日修正公布之商標法第28條第1項之
規定，並提出台北地方法院76年度訴字第68號、台灣高等法院77年度上更㈠字第336 號及台灣高等法院77年度上更㈠字第221 號等判決書影本，主張74年10月21日訴外人陳明達將「薇薇雜誌月刊」之出版及經營權轉讓婦女社之曾慶堂（即原告）時，其「薇薇VeVe」「薇薇ViVi」之商標專用權，應認已隨同一併移轉，參加人對系爭商標提出異議，有違誠信原則云云，惟查：
⑴參加人曾於西元1984年5月25日與龍田出版社簽訂契
約，由參加人授權龍田出版社在台灣地區出版「ViVi」雜誌之中文版，關於授權範圍，該契約第2 條 (a)約定：「授權人（指參加人）茲授與被授權人（指龍田出版社）將雜誌中某些部分（文章及圖表）譯成中文，並以中文版發行之權利‧‧‧」同條 (b)約定：
「除本合約中所明確授與之權利外，無其他權利授與被授權人。」，參加人並未於該份契約中授予龍田出版社註冊「ViVi」商標之權利，合先敘明。後因龍田出版社經營不善，乃由參加人與婦友社（其代表人為曾慶堂，即本案原告）於1985年10月19日簽訂「覺書」（中譯：備忘錄），約定由婦友社承受龍田出版社上開契約上地位，自1985年11月號起發行中文版「薇薇」雜誌。婦友社既僅承受龍田出版社之契約上地位，其權利義務與龍田出版社相同，其自無因該覺書之簽署，而得參加人授權註冊「ViVi」商標之權利。
⑵至於訴外人陳明達與原告曾慶堂於74年10月21日簽訂
之「期刊轉讓經營合約」，則僅約定陳明達將其出版經營之「薇薇」雜誌自74年10月21日起轉讓予原告經營，該合約所約定之轉讓經營標的為中文「薇薇」雜誌，並不涉及「ViVi」外文商標，更何況參加人並非該合約當事人，該合約之約定內容對參加人並無拘束力。
⑶61年7 月4 日修正公布之商標法第28條第1 項係規定
：「商標專用權之移轉，應與其營業一併為之。」該規定係限制商標專用權轉讓他人時，應與其營業一併轉讓他人，而非謂營業移轉他人經營時，強制視為與營業相關之商標一併移轉他人。原告援引該規定，主張其自陳明達受讓「薇薇」雜誌之經營權時，即取得註冊第267056號「薇薇VeVe」及第267057號「薇薇ViVi」商標專用權云云，顯然誤解該條文之規定。更何況註冊第267056號「薇薇VeVe」及第267057號「薇薇ViVi」商標在原告受讓「薇薇」雜誌之經營權當時之專用權人為訴外人張元華，而非陳明達，張元華並非前述「期刊轉讓經營合約」之當事人，該合約之約定內容對張元華並無拘束力。
⑷退萬步言之，縱認參加人或陳明達與張元華就註冊第
267056號「薇薇VeVe」及第267057號「薇薇ViVi」商標之註冊成立所謂信託登記關係，惟前述西元1984年
5 月25日參加人與龍田出版社簽訂之契約、西元1985年10月19日參加人與婦友社簽訂之「覺書」或74年10月21日陳明達與原告簽訂之「期刊轉讓經營合約」等契約中均未論及參加人首創之「ViVi」外文商標及上開二件註冊商標之同意註冊或轉讓，原告主張參加人曾同意其申請註冊「ViVi」商標，且其自陳明達受讓「薇薇」雜誌之經營權同時，即取得註冊第267056號「薇薇VeVe」及第267057號「薇薇ViVi」商標專用權云云，實屬無稽。
⑸註冊第267056號「薇薇VeVe」及第267057號「薇薇Vi
Vi」商標專用權早於83年12月15日因未申請延展註冊而失效，任何人均無從主張其於83年12月15日後擁有該二商標之專用權。
⑹原告提出之台北地方法院76年度訴字第68號及台灣高
等法院77年度上更㈠字第336 號刑事判決均係有關本案原告曾慶堂及訴外人柯水和遭檢察官以侵害參加人受讓自張元華之註冊第267056號「薇薇VeVe」及第267057號「薇薇ViVi」商標專用權為由提起公訴之刑事判決，參加人並非該案件當事人，其中台北地方法院76年度訴字第68號判決為第一審判決，台灣高等法院77年度上更㈠字第336 號刑事判決則為上訴審更審判決。參加人並未參與該刑事案件之言詞辯論，縱使上開二判決理由中就「原告自陳明達受讓『薇薇』雜誌之經營權同時，是否因當時商標法第28條第1 項之規定，而取得註冊第267056號『薇薇VeVe』及第267057號『薇薇ViVi』商標專用權」乙節，有所判斷，參加人嗣後為與其判斷相反之主張，亦無違反禁反言原則可言。
⑺原告提出之台灣高等法院77年度上更㈠字第221 號民
事判決則係參加人根據其與本案原告間之契約（即1984年5 月25日參加人與龍田出版社所簽訂之契約，後由本案原告承受龍田出版社之契約上權利義務）第21條約定，起訴請求禁止本案原告發行薇薇雜誌及使用薇薇雜誌社名稱而為之判決（其第一審判決為台北地方法院76年度訴字第6887號民事判決），該判決以原告於75年7 、8 月份出版之薇薇雜誌月刊並未譯自參加人發行之日文「ViVi」雜誌之文章及圖片為由，認無違反契約第21條之約定，而駁回參加人之訴。該案審判範圍（訴訟標的）為「參加人得否根據其與本案原告間之契約第21條約定，禁止原告發行薇薇雜誌及使用薇薇雜誌社名稱」，至於「原告自陳明達受讓「薇薇」雜誌之經營權同時，是否因當時商標法第28條第1 項之規定，而取得註冊第267056號「薇薇VeVe」及第267057號「薇薇ViVi」商標專用權」乙節，並非該案訴訟標的，縱使判決理由中對此有所判斷，其判斷亦無既判力可言。
⑻再者，退萬步言之，縱使上述民、刑事判決理由中對
「原告自陳明達受讓「薇薇」雜誌之經營權同時，是否因當時商標法第28條第1 項之規定，而取得註冊第267056號「薇薇VeVe」及第267057號「薇薇ViVi」商標專用權」問題之判斷有拘束 鈞院及參加人之效力，惟如前述，該二件商標專用權早於83年12月15日因未申請延展註冊而失效，原告無從主張其於83年12月15日後擁有該二商標之專用權。
⑼「ViVi」商標為參加人首創使用於女性雜誌之商標，
參加人曾於西元1985年10月19日授權原告使用「ViVi」雜誌之圖片及翻譯雜誌內容為中文在台灣發行中文「薇薇」雜誌，後因原告遲延給付版稅及廣告費等，而遭參加人終止契約，僅由原告發行中文「薇薇」雜誌至75年4 月，參加人曾對原告起訴請求給付版稅及廣告費等，並禁止其發行薇薇雜誌及使用薇薇雜誌社名稱（台北地方法院75年度訴字第8598號民事判決書，及台灣高等法院77年度上更㈠字第221 號民事判決書），縱因上開判決結果而使原告得繼續使用中文「薇薇」名稱於其自行編輯之女性雜誌，惟對於「ViVi」外文商標，參加人自始未曾同意原告在台灣申請註冊，參加人本於自創「ViVi」外文商標於女性雜誌並長期行銷該雜誌之地位，自得請求撤銷系爭「VIVI」商標之註冊，參加人提出本件商標異議並無原告所稱違反誠信原則之情形。反觀原告係明知「ViVi」商標為參加人所首創使用於女性雜誌之商標，而意圖攀附參加人「ViVi」商標之信譽，出於不公平競爭之目的申請註冊本件系爭商標。
⒍茲就原告提呈之準備狀中之主張，駁斥如下：
⑴原告主張：因我國的消費者如不懂日文，根本不可能
購買參加人之「ViVi」日文版雜誌，何來混淆誤認之虞？參加人「ViVi」日文版雜誌進口台灣數量並不多，並不具有知名度云云。惟查：
①婦女流行雜誌本具有重圖片而輕文字之特性，翻閱
日文流行雜誌者並非僅限於懂日文的人，且婦女流行雜誌主要訴求對象即相關消費者本係年輕婦女族群，而此一族群由於兩國地理位置接近、人民膚色身材相近及國人易於收視日本電視節目等緣故，留意日本流行資訊者不在少數（關於此事實曾經 鈞院93年訴字第1959號判決所肯認）。茲再補充網際網路上關於參加人「ViVi」雜誌發行中文版時受到熱烈討論的資料，用供證明參加人「ViVi」雜誌受歡迎的情形。
②由參加人自身所能掌握的相關資料（即直接向參加
人訂購「ViVi」雜誌的相關進出口文件資料），已顯示永漢國際書局有持續進口「ViVi」雜誌來台銷售之事實，且台灣與日本間商業貿易或觀光旅遊皆十分頻繁，航班密集，兩地的商品及流行資訊交流極為快速與廣泛，台灣的金石堂書店、何嘉仁書店、誠品書局等知名書局連銷店，及遍佈於大街小巷的便利超商均有展示與販售日本發行介紹其流行服飾、起居擺設及休閒娛樂等情報的知名雜誌（關於此項事實，請參酌 鈞院90 年 訴字第3766號及89年訴字第1292號等判決），我國年輕婦女得經由各種管道接觸參加人「ViVi 」 雜誌，如一般書籍出租店即得租閱參加人所發行之「ViVi」雜誌。
③有關據以異議商標已為我國相關業者及消費者所熟
悉而為著名商標之其他主張，請見參加人95年6 月13日提呈之參加答辯狀。
⑵原告提出原證21：2005年11月1日AC尼爾森排行調查
報告影本，主張系爭「VIVI」商標較諸參加人據以異議之「ViVi」商標更具知名度云云。惟查：
①原告提出三頁報表，宣稱其為2005年11月1日AC尼
爾森排行調查報告，惟未見任何署名及其他足以確認該份報表真實性之資訊，參加人爰否認該份報表之真正。
②該調查報告僅列出雜誌排名，關於其調查方式、對
象、地點、問題等均無從得知，在無法檢驗該調查報告之客觀性與證明力的情形下，實無法採為證據，何況該調查報告上所記載者，為中文「薇薇」雜誌，並非系爭「VIVI」商標，該調查報告實無從證明系爭「VIVI」商標之知名度。
⑶原告主張：參加人遲於西元1999年8月13日才在日本
國註冊取得「VIVI」之商標權，顯示其在日本國，不論是「ViVi」或「VIVI」均非著名商標云云，惟查：
修正前商標法第77條準用第37條第7款及現行商標法第23條第1項第12款中所謂「他人著名之商標或標章」，並不以已經獲准註冊之商標或標章為必要。據以異議之「ViVi」商標，乃參加人創用於婦女流行服飾商品雜誌之名稱，該雜誌早於西元1983年即獲日本許可發行，距今已超過20年。參加人於西元1999年8月13日在日本國註冊取得「VIVI」商標專用權，並不影響據以異議之「ViVi」商標因參加人長期持續使用，而為相關業者及消費者所普遍知悉之事實。
⑷原告主張：在異議程序進行中，被告就於92年12月1
日准原告所請而核發商標註冊證，此顯然足證被告原先根本不認同參加人之異議，否則就不應核發商標註冊證予原告才是。惟查：
按現行商標法第89條第1項規定：「本法中華民國92年4月29日修正施行前，已核准審定之註冊申請案，於本法修正施行時未經撤銷原審定者，依修正後之規定，逕予註冊；其應繳納第一期之註冊費，視為已繳納。」由於現行商標法於92年11月28日修正公布施行，被告遂依該項規定，逕予系爭商標註冊，而於92年12月1日核發商標註冊證，關於此情形，原處分書事實欄即有明確記載。是被告於92年12月1日核發系爭商標註冊證，係依現行商標法第89條第1項之規定辦理，與被告是否認同參加人之異議，並不相干。
⑸原告提出原證31：被告本件異議案卷宗內92年4 月21
日列印之「智慧財產局商標權組爭議案相關案件資料清冊」影本，認為其上記載「審查結果：不成立」，表示被告曾審查該件異議案，而已為異議不成立之審定，且本件異議案亦應為異議不成立之審定，進而質疑被告如何可以將已為異議不成立之審定自行撤銷，卻並未通知原告，嗣又逕自改為異議成立之審定？云云，惟查：
無論原證31：被告異議案卷宗內92年4 月21日列印之「智慧財產局商標權組爭議案相關案件資料清冊」影本上記載「審查結果：不成立」的原因為何，該「資料清冊」究屬被告之內部文件，並未對外發佈，不生任何法律效力，原告執該「資料清冊」上記載「審查結果：不成立」，即謂被告曾為異議不成立之審定，實屬無稽。
⒎綜上論述，系爭商標應有前揭修正前商標法第77條準用
第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款規定之適用，被告以此為由，撤銷系爭商標之註冊，認事用法並無違誤，訴願決定維持原處分，亦無不合，原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並無理由，請依法駁回原告之訴，以維法制。
理 由
一、按「本法中華民國92年4 月29日修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」為現行商標法第90條所規定。另服務標章圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊；商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。修正前商標法第77條準用第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款本文復有明文。而所謂著名之商標或標章，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，則為修正前商標法施行細則第31條第1 項及現行商標法施行細則第16條所明定。又所謂「有致（相關）公眾混淆誤認之虞者」，係指商標有使（相關）消費者對其所表彰之商品（服務）來源或產製主體（提供者）發生混淆誤認之虞而言。
二、本件系爭註冊第165048號「VIVI」商標（原服務標章）異議案，經被告審查略以：本案係於92年11月28日商標法修正施行前已提出異議，尚未異議審定之案件，而系爭商標涉及違反修正施行前商標法第77條準用第37條第7 款，業經修正為現行商標法第23條第1 項第12款，核屬商標法修正前及修正後均規定之違法事由。查系爭商標與據以異議之「ViVi」商標，二者分別係由外文「VIVI」、「ViVi」所構成，整體外觀僅「I 」與「i 」字母大小寫之別，應屬構成近似之商標。另依據參加人所檢附之公司簡介、西元1998年至2002年「ViVi 」 雜誌銷貨實績一覽表、日本報紙廣告、「ViVi」雜誌封面資料及行政院新聞局核准資料及進口資料等證據觀之，據以異議之「ViVi」商標乃參加人使用於其所發行一系列刊物中，符合女姓讀者之雜誌名稱，該雜誌除早於西元1983年即獲日本許可發行迄今，且自西元1998年至2002年間每年亦平均約有550 萬冊之發行數量外，參加人復持續於日本讀賣、朝日等大報紙刊登廣告，在我國亦經由「永漢國際書局」進口銷售，堪認於系爭商標90年5 月25日申請註冊時，該據以異議之「ViVi」商標在出版發行雜誌刊物等方面所表彰之信譽，已為相關消費者所知悉而達著名程度。而系爭商標之使用情形則因原告未提出相關事證而無法審認，是據以異議商標較之系爭商標而言，係消費者較熟悉之商標。衡酌據以異商標之著名性，兩商標之高度近似性，系爭商標與據以異議商標所指定使用之服務均屬提供書刊雜誌等之出版、發行服務，及相關消費者對兩商標之熟悉程度等因素，一般消費者極有可能誤認二商標所表彰之服務來自同一來源，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事。是以，系爭商標之註冊，自有修正前商標法第77條準用第37條第7 款及現行商標法第23 條 第1 項第12款本文規定之適用，乃為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，依序提起訴願及行政訴訟；兩造及參加人之主張，各如事實欄所載。其爭點厥為⒈據以異議商標是否為著名商標？系爭商標是否近似於據以異議商標而有致相關公眾混淆誤認之虞？亦即系爭商標是否有修正前商標法第77條準用第37條第7 款及現行商標法第23條第
1 項第12款本文規定不得註冊之情形？⒉系爭商標之申請註冊是否已得參加人之同意，而有修正前商標法第77條準用第
37 條 第7 款但書及現行商標法第23條第1 項第12款但書規定之適用？
三、經查，系爭「VIVI」商標圖樣與據以異議之「ViVi」商標圖樣相較，僅「I 」與「i 」字母大小寫之別，外觀高度近似、讀音相同，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通所用之注意，可能會有所混淆而誤認二造商標商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，二造商標應屬構成近似之商標，要無疑義；且原告對此亦不爭執，應堪認定。次查，參加人係專事出版發行各類雜誌刊物之公司，自西元1909年創業迄今，已有90餘年歷史，而據以異議之「ViVi」商標，乃參加人使用於其所發行一系列刊物中，介紹婦女流行服飾商品為主的雜誌名稱，該雜誌早於1983年即獲日本許可發行，1998年至2002年間每年平均約有550 萬冊之發行數量，參加人復持續於讀賣、朝日等大報紙刊登廣告；在我國早期亦透過參加人之被授權人龍田出版社或其後之原告，以「ViVi」商標使用於雜誌，出版發行於國內，廣受好評，近期復經由永漢國際書局進口銷售，此有參加人檢送之公司簡介、「ViVi」雜誌西元1998年至2002年銷售實績一覽表、報紙廣告、「ViVi」雜誌封面資料及行政院新聞局核准資料及進口資料等證據資料影本附原處分卷，及原告提出之參加人與龍田出版社陳明達間之授權合約暨陳明達與原告間之期刊轉讓經營合約附本院卷可稽；況且，被告於另案曾以中台評字第H00000000 號商標評定書，認定參加人之「ViVi」商標於89年12月18日以前已達著名之程度，此亦有該案商標評定書附卷可證；綜上事證，堪認據以異議「ViVi」商標所表彰之信譽，於系爭商標申請註冊（90年5 月25日）前已廣為相關事業或消費者所熟知而達著名程度。再者，系爭商標指定使用之各種書刊、雜誌、文獻等之出版、發行服務，與據以異議商標使用於雜誌刊物商品及其服務等相較，二者相同或高度相關，如標上相同或近似的商標，依一般社會通念及巿場交易情形，易使消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則二造商標指定、使用之服務、商品相同或存在極高之類似關係。是本件綜合二造商標圖樣高度近似，服務、商品相同或高度相關，據以異議商標之著名程度等因素加以判斷，一般消費者極有可能誤認二商標所提供之服務為同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，自有前揭修正前商標法第77條準用第37條第7款 及現行商標法第23條第1 項第12款本文規定不得註冊之事由。
四、原告起訴意旨雖稱：系爭商標係源自於訴外人陳明達早於73年12月16日以其會計張元華名義，向前中央標準局（改制後為經濟部智慧財產局）申准之註冊第267056號及第267057號「薇薇VeVe」商標而來（商標圖樣分別為「薇薇VeVe」及「薇薇ViVi」；嗣陳明達因經營不善，於74年10月21日將其薇薇雜誌社及薇薇雜誌月刊經營權讓與原告，依當時商標法第28條第1 項規定，該「薇薇VeVe」商標專用權應已隨同移轉予原告，此經台灣高等法院77年度上更㈠字第336 號刑事確定判決及77年度上更㈠字第221 號案民事確定判決所認定，故原告早於74年10月21日即已取得「薇薇VeVe」商標專用權；嗣後雖因不諳法律程序致未向商標主管機關辦理移轉登記，亦未於專用期間屆滿時辦理延展登記，惟原告既已取得上開二商標之專用權，即依法取得參加人之同意，系爭商標既與上開商標圖樣近似，原告自得重新向被告申請註冊，而不必再經過參加人之同意。又參加人所提證據並不足以證明據以異議商標在國內已臻著名；反觀，原告自74年10月21日受讓薇薇雜誌社及薇薇雜誌月刊社經營權後，即持續以「薇薇VIVI」、「薇薇」、「VIVI」等商標圖樣使用於雜誌封面，廣為發行、宣傳至今，從未間斷，其銷售亦遍及國內、外及大陸地區，已廣為國內外一般消費者所熟知，且為國內外各大圖書館之館藏期刊，而為國內外女姓雜誌之代名詞；另「薇薇VIVI」雜誌發行100 期、9 週年慶及10週年慶，並有各界名人祝賀，且「薇薇VIVI」雜誌內容更不定期專訪各界名人，凡此均足徵「薇薇VIVI」、「薇薇」、「VIVI」等商標皆為原告著名之商標，較之據以異議商標尤為國內廣大消費者所熟悉，應無致相關消費者混淆誤認之虞云云。惟查：
⑴註冊第267056號及第267057號「薇薇VeVe」商標權人原為
訴外人張元華，此有原告所提出之商標註冊證附卷可稽；依原告所述，係參加人要求及指示陳明達以其職員張元華名義申請上開二商標，准此，參加人才是上開二商標之信託登記人（原告95年6 月28日所具行政訴訟準備二狀第4頁第5 行亦認參加人為信託登記人），故該商標專用權實質上係屬參加人所有，形式上則屬張元華所有，陳明達究非該商標專用權人，是依當時之商標第28條第1 項規定，仍不因陳明達將薇薇雜誌社及薇薇雜誌月刊經營權讓與原告，即得謂原不屬於陳明達所有之上開商標專用權當然隨同移轉予原告。前揭台灣高等法院77年度上更㈠字第336號刑事確定判決及77年度上更㈠字第221 號案民事確定判決認定上開二商標已隨同移轉原告，為本院所不認同，本院自不受其拘束。
⑵退步言之，縱如原告所述，上開二商標之專用權已隨同移
轉原告，亦僅限於該二商標之圖樣「薇薇VeVe」及「薇薇
ViVi 」，並不及於系爭商標之圖樣「 VIVI 」，故原告僅因參加人同意陳明達將薇薇雜誌社之營業轉讓原告之事實，即轉輾得出系爭商標之申請註冊已得參加人同意之結論，並據為主張，自嫌牽強。況且上開二商標業於83年12月15日因權利期間屆滿未延展註冊而失效，原告尤不得據該商標主張權利。
⑶依原告所提出參加人與龍田出版社陳明達所訂授權契約定
，參加人授權發行之雜誌名稱為「VIVI」，故原告繼受被授權人之地位，而以「VIVI」作為商標使用於所發行之雜誌，乃因參加人授權之結果；果如原告所言「 VIVI」商標因其使用而有名，此有名之結果亦應歸併給授權之參加人（參見被告於93年4 月28日修正發布之著名商標或標章認定要點八）。至於原告所使用之其餘商標「ViVi薇薇」、「薇薇ViVi」、「薇薇」、「VIVI FASHIONCOLLECTION薇薇時尚」、「VIVI薇薇」、「薇薇家庭畫報VIVI FAMILY 」、「薇薇VIVI」等，皆與系爭商標圖樣為「VIVI」有別，尚難謂系爭商標業經原告廣泛使用宣傳，已廣為相關消費者所普遍知悉，而無使消費者對其所表彰之服務來源或提供者發生混淆誤認之虞。
五、原告起訴意旨另稱：被告在對原告提出系爭商標註冊申請案，進行審核當時，異議人（即參加人）之「ViVi」商標並非著名商標，否則豈有連主管審查商標註冊之被告專責人員，亦不知「ViVi」為異議人之商標，而對系爭商標予以核准審定，並為註冊公告，發給原告系爭商標註冊證之理？又被告既已核准系爭商標之註冊申請並予公告，嗣後又謂系爭商標因相同或近似於據以異議著名之「ViVi」商標，因而撤銷系爭商標之註冊，立論顯然予盾，而公平性尤難令人無疑云云。惟按修正前商標法第77條準用第46條規定：「對審定服務標章認有違反本法規定情事者，得於公告期間內，向商標主管機關提出異議」；現行商標法第40條第1 項則規定：「商標之註冊違反第23條第1 項或第59條第4 項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告之日起3 個月內，向商標專責機關提出異議。」考其立法意旨，乃為補商標專責機關職權審查之不足，而設立商標異議制度，予公眾得提出異議之權利，以維護合法商標專用權之正常運作，俾使真正權利人獲得保障之制度；且商標異議制度於原告申請系爭商標註冊時早已存在，原告自始即得預見其商標縱經審定、註冊，仍有於嗣後遭異議撤銷之可能；參加人提出本件商標異議乃合法權利之行使，被告依法審定撤銷系爭商標之註冊，乃法律保障真正權利人之機制，要難指為違法或有失公平。
六、原告請求調閱台灣高等法院77年度上更㈠字第336 號刑事卷及77年度上更㈠字第221 號案民事卷及相關卷宗乙節；因上開民、刑案之判決並不影響本院之認定，已如前述，故無調閱之必要，併此說明。
七、綜上所述，系爭商標之申請註冊，有前揭修正前商標法第77條準用第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款本文規定不得註冊之事由，而無但書規定之適用；原告所訴，核不足採。從而，被告所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。
八、兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判決結果不生影響，故不予逐一論述，附此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第3 項前段，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 7 月 12 日
第二庭審判長法 官 徐 瑞 晃
法 官 蕭 惠 芳法 官 李 得 灶上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 95 年 7 月 19 日
書記官 陳 清 容