臺北高等行政法院判決
94年度訴字第2740號原 告 美商‧應用材料股份有限公司（Applied Material
s,代 表 人 甲○○○○○Ba訴訟代理人 蔡清福律師
洪順玉律師周亞萍律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）住同上訴訟代理人 乙○○上列當事人間因專利年費事件，原告不服經濟部中華民國94年6月23日經訴字第09406130310號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：美商巴克瑟克洛斯股份有限公司於民國91年2月4日以「於半導體晶圓中評估側壁涵蓋度」（下稱系爭案）向被告申請發明專利，並聲明其已於西元2001年2月16日向美國提出申請案，申請號數為09/788,273，主張優先權，經其編為第00000000號審查，准予專利，並將之公告於92年8月1日出版之專利公報第544832號。旋公告期滿，被告乃於92年11月12日以
（92）智專一（一）字第09271217980號函通知美商巴克瑟克洛斯股份有限公司於文到次日起30日內繳納專利證書費及第一年年費，惟美商巴克瑟克洛斯股份有限公司並未於前開期限內繳納年證費，復未於限期後6個月內加倍補繳，遲至93年10月27日始申請繳費領證，被告遂於94年3月15日以（94）智專一（一）15006字第09440427940號函為系爭案專利權自始不存在，所請回復原狀一事，依法尚難照准之處分，並請美商巴克瑟克洛斯股份有限公司檢據辦理退費。嗣美商巴克瑟克洛斯股份有限公司將系爭案專利申請權讓與原告，而原告對前開處分不服，乃向經濟部提起訴願，經遭訴願決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
1.訴願決定及原處分均撤銷。
2.命被告就系爭案申請准予補繳證書費及第一、二年年費。
3.訴訟費用由被告負擔。㈡被告聲明求為判決：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭案原申請人因其代理人疏失，未於修正前專利法第86條規定之法定期間內補繳系爭案第一年年費及證書費，而依修正前專利法第70條第2 項規定，系爭案專利權自始不存在，是否得依現行專利法第17條第2 項規定，申請回復原狀？㈠原告主張之理由：
1.我國判決或行政實務一向認為現行專利法第17條第1項但書「不依限納費在處分前補正者，仍應受理」之規定，於申請人違誤繳費期間之情形並不適用，因修正前專法第70條第2項已訂明「未於補繳期限屆滿前繳納者，其專利權自始不存在」，則專利權既已因自始不存在，申請人如何補正。惟「專利權自始不存在」並非「專利申請案自始不存在」。蓋「專利申請案」永遠存在，屬無可抹滅之事實，故補正之對象為恆存之「專利申請案」，而非法定之抽象「專利權自始不存在」概念，孰云既未如期繳費，已失補正之對象？又專利權實體權利係肇始於被告核准審定書作成之際。此一權利之衍生，主要發端於申請人實體科技技術之呈現，屬否可得獎勵之對象。一旦如此確定，其實體權利應即獲具體確保。至於程序事項之遵行，被告應立於協助其權利取得之立場，而非因申請人之無心程序疏失，即核予喪失實體權利之後果，始符憲法保障人民財產權之初衷及行政法上比例原則。亦即「專利權自始不存在」，必待乎無可補正之際，其專利權始可合法視為自始不存在。又依目前之實務，既未尋得現行專利法第17條第1項但書規定之適用機會，則目前實務有待商榷。
2.為符憲法保障財產權及行政法上比例原則之法旨，修正前專利法第70條第2項之補繳期限宜解為因申請人自始無意繳費，致未能如期繳納者為限，始發生「專利權自始不存在」之重度權利剝奪不利益。如某申請案技術經申請人於申請後一段時間再度審慎評估，認已無保護價值。例如，該申請案技術內容，因時移勢易，申請人或關係人已開發出更進步之技術，致使該申請案原技術因相形落後，而無予以維護之價值者然。而本件係因系爭案原申請人之代理人事務所承辦人誤解國外代理人勿繳後續年費之真意，而解之為無須辦理第一年年費及領證費用之繳納程序，並待及收受國外代理人得否修正申請專利範圍之詢問時，始發現前情，故系爭案原申請人確有繳交系爭案領證費用及第一年年費之意思。而被告實行諸般便民措施，例如，掣發繳費單據、年費（第二年以後逐年）繳費期限將屆通知，以及已逾正常年費繳納期限之加倍補繳期限將屆通知等，為申請人及代理人帶來極大便利，故如以申請人確有繳費真意為限，許為救濟，當更能體現此一依法行政之理想及目的。倘因申請人或其代理人之無心過失竟使其嘔心泣血結晶付之東海，顯不符憲法上財產權之保護及行政法上之比例原則。此外，行政程序法第9 條，行政機關依法行政之際，亦應留意當事人有利之舉證。據前述事實及證據，即可輕易探知系爭案原申請人確有真意繳交系爭案前述領證費用及年費。
3.專利權是否發生，其關鍵內涵應在於該申請案有無為此世間貢獻技術，俾憑以與國家進行「一手揭露技術，換取一手取得專利權」之交易，而非以已否繳費充任專利權能否取得之核心因素。蓋專利權人較晚繳費，本身已罹於較晚取得專利權之不利益，依行政法上之比例原則，法律實不宜僅因申請人較晚繳費，即令其喪失專利權，資以維護憲法所保障之人民財產權，以避「大砲打小鳥」之議。繳費行為應係權利發生之停止條件，而未能準時繳費不應是喪失專利權之解除條件。例如，未能繳納民事訴訟費，應駁回其訴，然駁回其訴後，原告仍得依法重行繳費、合法起訴。再如異議制度未廢除前，公告3 個月內未能完成異議，不得再異議，然仍得於3 個月異議期限後，藉舉發程序達成撤銷專利之目的。凡此皆在釋明當事人實體權利雖可一時受限，然法律不致限制其實體權利之行使，以確保人民權利。
4.專利法立法目的之一為保護專利權人權益，不應僅止於口頭宣示或訴請法院制止侵權之際，始有其發生，於邀准專利、取得證書前之申准程序期間，如本件，亦應有其適用。再者，外國人來台申請專利，所費各項費用不貲，鼓勵與利用發明創作既亦係現行專利法第1條立法目的之一，則不應使發明創作運用各式勞費轉換成之結果輕易化為烏有。邇來，被告本諸前述立法旨趣，採行諸項便民改善流程及措施，例如，年費繳費屆期前發通知提醒代理人或申請人。行政機關固應依法行政，然如遇有特殊情事，即應本諸行政目的及法律本旨個案判斷。故就本件而言，如被告應再本斯旨，就第一年年費有所通知提醒。
5.又美國、中國大陸及英國皆有防止或彌補類似前述喪失專利權情事發生之規定，說明如下：
⑴美國法：
①依美國專利法第151條第1項規定（對應於我國修正前專
利法第70條第2項），領證費應於核准通知後3個月內繳交之；②欲挽救視為放棄專利申請案之美國法律規定於聯邦施行細則第1.137條，並分兩類：
A.（a)類：相當於我國現行專利法第17條第2項不可抗力之回復原狀規定；
B.（b）類：為我國尚未有法律明文規定因無心之過導致放棄申請案之挽救。
③因前述兩類周全規定，故我國於未有類似明文前，宜透
過法律解釋，使我國現行專利法第17條第2項可同時概括兩者。
④茲輔以一則實際遲未繳交領證費用及年費之案例，說明前述美國法規之適用情形：
A.93年2月16日台灣代理人指示美國代理人放棄美國專利申請第10/154,716號案；
B.93年2月19日美國代理人回函確收前述信息，並說明依該所檔案保存辦法，卷宗將於2010年4月銷燬；
C.93年3月24日至27日間，台灣代理人與美國代理人以電郵溝通如何挽救因無心過失導致該美國專利案視為放棄之困境；
D.93年4月2日美國代理人函知已申請回復原狀，自其送呈美國專利局附件之申請函可知，函中僅簡單說明因無心過失（unintentional）遲誤繳交領證費用期限；
E.93年5月24日美國代理人函知專利局已准回復原狀；
F.93年9月28日美國代理人通知已獲頒為6,803,981號美國專利。
⑤此外，按原告於起訴狀所提證據13，美國專利局網站上
有關專利收費8頁規定中前3頁，其中第3頁可知，前述
（a）類回復原狀之最新規費（93年10月1日調漲）為110美元，而（b）類回復原狀之規費則為1,370美元。又按自第1頁，申請費（已含實審）為790美元。故可知各
類回復原狀事故不斷，始予表列式範；依金額數目大小，似亦得以某方式施懲罰於過失申請人。故本件系爭案既係因原申請人之代理人無心之失，被告亦應可略微寬鬆解釋現行專利法第17條第2項之規定。
⑵中國大陸專利法及實務情形如下：
①按原告於起訴狀所提證據14，乃訴訟代理人與中國大陸
知名事務所「上海專利商標事務所」之電郵（email）往（台）返（陸）信件，茲摘錄其旨如下：
A.台：「如過失延誤領證及第一年年費，知識產權局或審查員於處分前，會否先行指示申請人提出理由？」
B.陸：「審查員會先行發出通知，視為放棄權利，但申請人有二個月期限恢復權利。」
C.台：「可否告知明確條文？」
D.陸：「上知識產權局網站www.sipo.gov.cn後，查閱大陸專利法施行細則第7條及第9章」
E.台：「我們無法查知精確條文，請告知第幾條？」
F.陸：「你須結合細則第7條第2項及第95條。雖第95條未明文專利局會發出視為放棄通知，但實務上它會發。」②按中國大陸專利法施行細則第7條第2項「當事人因正當
理由而延誤專利法或者本細則規定的期限或者國務院專利行政部門指定的期限，導致其權利喪失的，可以自收到國務院專利行政部門的通知之日起2個月內向國務院專利行政部門說明理由，請求恢復權利」可知：
A.所謂「正當理由」，舉凡任何情節遠比本件嚴重之不慎或過失，莫不屬之，此參前開電郵往返第2頁末兩行即明。
B.凡有未繳納領證費用及第一年年費者，國務院專利行政部門皆會發出通知警告，自「收到」該警告通知後兩個月，皆得以任何前述正當理由請求回復權利。
⑶綜上，中國大陸及美國皆有救濟管道，故我國宜效法。
且我國強迫規定外國人申請專利必須委任代理人，依民法原理，代理人之過失視為本人之過失則將代理人無心疏失視同申請人之過失，是否過於嚴格？且系爭案原申請人（原告於起訴狀誤載為原告）本人無過失，故系爭案具應予例外處理。
㈡被告主張之理由：
1.按修正前專利法第70條第2項及第86條規定，專利申請人如於收受被告繳費領證通知函次日起30日內，向被告繳納證書費及第1年年費，始取得專利證書並享有專利權。未於被告指定之期限內繳納年費者，亦得於限期後6個月內加倍補繳，未於補繳期限屆滿前繳納年費者，其專利權當自始不存在。
2.系爭案係於92年6月23日經被告核准審定，嗣經被告於92年11月12日以 (92)智專一（一)字第09271217980號函通知原申請人向被告繳費領證，原申請人代理人亦於92年11月14日簽收在案，此有送達證書存卷可稽。又被告92 年11月12日（92）智專一（一）字第09271217980 號函即示，系爭案應於文到次日起30日內繳納年證費，以憑核發證書。復於說明2 揭示，未於被告指定之期限內繳納年費及領證費者，依修正前專利法第86條規定得於限期後6個 月內加倍補繳，未於補繳期限屆滿前繳納年費者，依修正前專利法第70條第2 項規定，其專利權自始不存在。故依前開規定，系爭案原申請人即應於92年12月13日前，向被告繳納證書費及第一年年費，始取得專利證書並享有專利權。縱系爭案原申請人未於被告前開指定之期限內繳費領證者，亦得於限期後6 個月內（93年6 月14日）加倍補繳。
又6 個月年費加被補繳期限乃為法定期間，一旦逾期，其專利權即自始不存在，不待被告有無通知。是系爭案確逾被告指定繳納期限未繳費，復又逾6 個月之法定年費加倍補繳期限仍未繳納，自無修正前專利法第18條第1 項但書之適用。被告依修正前專利法第70條第2 項規定，函知其專利權當自始不存，於法應無違誤。
3.本件因逾法定期間未繳年費及領證費，致其專利權自始不存在，是其於94年2月15日申請專利申請權讓與登記，亦經被告於94年3月25日不受理通知在案，原告不服，提起訴願，並經經濟部以94年8月29日經訴字第09406133880號訴願決定書予以駁回在案，故系爭案之申請人仍應為巴克瑟克洛斯股份有限公司。如前開說明，系爭案係經被告以修正前專利法通知繳費領證，是始有加倍補繳年費之適用。非如原告所引現行專利法第51條第1項適用之情事。至原告援引外國立法例說明其皆有明文規定，可防止類似喪失專利權之事例供被告參酌一節，審究我國專利法歷來之立法例，凡本法定有法定期間者，皆未可以重罰規費予以回復之規定。是原告所援引外國案例，現仍無法援用於本件情形。綜上所述，系爭案顯係原申請人代理人作業疏誤，係原告之疏忽未於法定期間內繳費領證，致其專利權自始不存在，實非屬天災或不可歸責於己之事由，而申請回復原狀須因為不可抗力，是本件並無現行專利法第17條第
2 項規定之適用。理 由
一、按「發明專利年費自公告之日起算，第1年應於專利權審查確定後，由專利專責機關通知申請人限期繳納，第2年以後應於屆期前繳納之。」「發明專利年費之繳納，任何人均得為之。未於應繳納專利年費之期間內繳費者，得於期滿6個月內補繳之。但其年費應按規定之年費加倍繳納。」、「第1年專利年費及證書費，未於補繳期限屆滿前繳納者，其專利權自始不存在。」分別為修正前專利法第85條第1 項、第86條及第70條第2 項所明定；又「申請人因天災或不可歸責於己之事由延誤法定期間者，於其原因消滅後30日內得以書面敘明理由向專利專責機關申請回復原狀。但延誤法定期間已逾1 年者，不在此限。」復為專利法第17條第2 項所規定。
二、本件第00000000號「於半導體晶圓中評估側壁涵蓋度」發明專利案之申請人為美商巴克瑟克洛斯股份有限公司，原處分之相對人亦為該公司；原告為自該公司受讓本案專利申請權之人，有讓渡契約書附卷可稽，雖被告以本案專利權自始不存在而未受理其讓與登記之申請，惟專利申請權之讓與，一經雙方當事人合意即生移轉之效力，登記僅為對抗第三人之要件而已；因此，本案專利申請權既經原申請權人移轉予原告並生移轉之效力，堪認原告就本件具有法律上之利害關係，而得依法提起訴願，並具起訴權利保護之必要，合先敍明。
三、本件第00000000號「於半導體晶圓中評估側壁涵蓋度」發明專利案係於92年6月23日經被告核准審定，嗣經被告於92年11月12日以 (92)智專一（一)字第09271217980號函通知申請人美商巴克瑟克洛斯股份有限公司於文到次日起30日內繳納專利證書費及第1年年費，復於說明2揭示，未於被告指定之期限內繳納年費及領證費者，依修正前專利法第86條規定得於限期後6個月內加倍補繳，未於補繳期限屆滿前繳納年費者，依修正前專利法第70條第2項規定，其專利權自始不存在。依前開規定，系爭案原申請人即應於92年12月13日前，向被告繳納證書費及第一年年費，始取得專利證書並享有專利權。縱系爭案原申請人未於被告前開指定之期限內繳費領證者，亦得於限期後6個月內（93年6月14日）加倍補繳。
又6個月年費加被補繳期限乃為法定期間，一旦逾期，其專利權即自始不存在，並不因被告有無通知而影響其結果。該函業於同年月14日合法送達於申請人之代理人，有送達回執附原處分卷可稽，惟申請人並未於指定期限屆滿前繳費，復未於限期後6 個月內加倍補繳，依當時（即修正前）專利法第70條第2 項之規定，其專利權即自始不存在。因此，系爭案確逾被告指定繳納期限未繳費，復又逾6 個月之法定年費加倍補繳期限仍未繳納，自無修正前專利法第18條第1 項但書之適用。被告依修正前專利法第70條第2 項規定，函知其專利權當自始不存在，於法核無不合。
四、系爭案係經被告以修正前專利法通知繳費領證，是始有加倍補繳年費之適用。並非如原告所引有現行專利法第51條第1項適用之情事。至原告援引美國及大陸地區等專利法規定及實務上准予回復原狀部分，經核各國家或地區專利法制各異，本難比附援引，執為本件有利原告判斷之論據。況我國專利法歷來之立法例，凡本法定有法定期間者，皆未可以重罰規費予以回復之規定。是原告所援引外國案例與法制，固可作為立法之參考，但依現行法律明文規定，仍無法援引適用於本件之情形。又系爭案係因原申請人代理人作業疏誤造成，申請人既委任其代理人代為辦理專利申請及關於該專利之一切程序等相關事宜，於其代理權授與之範圍內，該代理人之過失即應視同申請人本人之過失，二者尚無從割裂。本件原告既已自承係因申請人代理人之過失致遲誤法定納費期間，即屬原申請人之過失未於法定期間內繳費領證，致其專利權自始不存在，自非屬因天災或不可歸責於己之事由而延誤法定納費期間者，尚無從依專利法第17條第2 項規定准予其補繳費用回復原狀。原告主張申請人本人無過失，故系爭案應予例外處理，並非有據。
五、從而本件原處分為系爭案專利權已自始不存在之函知，否准美商巴克瑟克洛斯股份有限公司所請回復原狀，於法並無不合。訴願決定予以維持，亦屬妥適。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告就系爭案申請准予補繳證書費及第一、二年年費，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 9 月 7 日
第三庭審判長法 官 陳國成
法 官 吳東都法 官 陳秀媖上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 95 年 9 月 13 日
書記官 王英傑