臺北高等行政法院判決
94年度訴字第02723號原 告 遠見科技股份有限公司代 表 人 甲○○（董事長）訴訟代理人 郭士功律師複 代理人 周志安律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 丁○○
參 加 人 北軟股份有限公司代 表 人 乙○○訴訟代理人 丙○○上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國94年8月8 日經訴字第09406132680 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：原告於民國（下同）90年11月1 日以「哈語族」標章作為其註冊第130754號「哈電族及圖」服務標章之聯合服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第35類之代理進出口服務；代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷商情之提供；電器用品零售；電腦軟體零售；電子字典、計算機產品之零售；與電視、電腦連用之電子遊戲機、掌上型電子遊戲機之零售；網路購物、郵購；提供資訊業加盟連鎖經營之企業經營管理諮詢分析顧問等服務，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第175937號商標。嗣參加人於92年5 月15日以該註冊商標有違註冊時商標法第37條第7 、12、14款之規定，檢具「哈語族商標（下稱據以評定商標，圖樣如附圖2 所示），對之申請評定，審查期間，現行商標法於同年11月28日修正公布施行，依其第91條第1 項規定：本法修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。嗣原告申請將其註冊第175937號商標分割為3 件商標，其中本件系爭註冊第0000000 號「哈語族」商標指定使用於電子字典之零售服務（下稱系爭商標，圖樣如附圖1 所示），經被告審查，認系爭商標違反修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款之規定，以94年5 月30日中台評字第940067號商標評定書為系爭第0000000 號「哈語族」商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。
二、 兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
如主文所示。
三、兩造之爭點：系爭商標是否有修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款規定不得註冊之情形？㈠原告主張：
⒈被告駁回原告訴願聲請，其理由略謂：
⑴本件系爭商標「哈語族」與據以評定「哈語族」商標完全相同，二者應屬相同商標」。
⑵據以評定商標，參加人於88年間起即以中文「哈語族
」三字標章使用，並於國內之報章雜誌刊登廣告，已有先使用據以評定「哈語族」商標於軟體語言學習機商品之事實。
⑶系爭商標與據以評定商標使用於軟體語言學習機商品上，二者自屬使用於同一或類似商品。
⑷原告曾於90年10月24日委託訴外人詹聰哲律師，寄發
通知參加人使用「哈語族」商標已侵害原告「哈電族」商標，要求參加人於文到後3 日內與詹律師聯繫，足證原告對參加人製產之軟體語言學習機商品及據以評定之「哈語族」商標乙事，應屬知悉。
⑸原告未徵得參加人同意，即以相同之商標圖樣搶先申
請註冊，被告認系爭商標違反註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款之規定，依法自無不合。
⒉原告申請註冊本件第175937號「哈語族」商標背景：
⑴查原告為一上市公司，所生產之電子產品於中華民國
地區取名為「哈電族」（大陸地區稱「文曲星」），原告不僅於85年5 月15日申請並取得正商標第748941號註冊且廣告費用於民國85年達新台幣（下同）00000000元、民國86年00000000元、87年為00000000元、88年甚且達00000000元，原告總計自民國85年以來至93年所投入「哈電族」商標廣告如電視、報紙、雜誌等合計3 億7 千7 百22萬7 千5 百11 元 。
⑵此外，原告更以「哈電族」商標於87年廣為商標申請
，註冊於各類別，原告哈電族電子字典等產品推出後數年廣受消費者喜愛，「哈電族」名稱已為著名商標，原告多年來以各式立體、平面媒體之強力促銷，廣為宣傳，於坊間已使「哈」字漸形成社會語言「喜歡入迷」意義，「族」字漸成「族群」意義，坊間衍生有「哈日族」、「哈麵族」等以形容著迷日本貨之一群人士或著迷麵類食品一群人士，均屬原告努力廣告所為，遍尋各媒體資料及被告檔案資料，均無從否認「哈電族」名稱為原告所最先創作使用。因此，原告所有之「哈電族」商標依所投入廣告費用及資料及消費者認知程度，應足認定為「著名商標」。
⑶次查，原告另於88年9 月7 日就「哈電族及圖」亦於
「各種電子、電器之零售服務」類別提出正商標申請，並獲得第35類註冊，註冊號數為第130754號。然原告於90年間始發現市面上有「北軟股份有限公司」即參加人以「哈語族」軟體語言學習機產品販售，其銷售產品包裝不僅惡意放大「哈語族」字義且故意以「語言學習機」同為電子、電器產品，已與原告前開「哈電族」正商標近似。基此，原告為維護原有已註冊「哈電族」正商標權益，乃委請詹聰哲律師購買搜證仿品，並先發函制止，期望參加人能停止其惡行，然參加人強勢回函，原告迫於無奈始提出告訴，參加人負賣人吳木成並遭台灣板橋地方法院撿察署提起公訴。
⑷嗣，被告吳木成雖提出「哈語族」僅有之數篇廣告主
張於民國88年已先使用「哈語族」，於一審獲判無罪，經檢察官不服依職權上訴，於台灣高等法院亦獲判無罪之最終主要理由係以其產品為一「電腦軟體程式」，與原告第9 類不同且商標法（舊）第63條規定「須有意圖欺騙他人」為有罪之構成要件，台灣高等法院以「．．．『哈○族』一語為社會大眾所通用之流行用語，並非特殊創意名稱，僅為代表某一族群對某件事物愛好著之泛稱．．．．，譬如喜愛日本流行文化事務之族群一為『哈日族』，喜愛韓國流行文化事物之族群為『哈韓族．．．』等．．，」而認定被告吳木成（即本案參加人之代表人）無「欺騙大眾之意圖」。
⒊原告申請註冊系爭「哈語族」第35類聯合商標，係依商
標法賦予「聯合商標」申請之權利正當行使，不該當商標法（舊）第37條第14款規定，原處分不應評定撤銷申請。
⑴查依修正前商標法第22條第1 項規定「同一人以同一
商標圖樣，指定使用於類似商品，或以近似之商標圖樣，指定使用於同一商品或類似商品，應申請註冊為聯合商標。參加人狡黠以「哈語族」近似於「哈電族」商標且故意將「哈語族」放大使用，尤其外包裝故意以「語言學習機」為名稱（實則為軟體程式產品），而原告所生產之電子產品均與「語言」學習之電子硬體產品相關，「哈語族」屬與已取得正商標「哈電族」相近似，為避免不法人士混淆，並周延保護，乃接受當時商標代理人建議而循前開商標法規定以「聯合商標」申請註冊，並無不法，且原告正商標「哈電族」遠早於85年5 月15日即已申請，遠早於參加人之民國88年使用日期。
⑵次查，原告申請註冊系爭「哈語族」商標註冊之申請
日為90年11月1日，且原告於申請系爭「哈語族」聯合商標時，對參加人是否於民國88年間之寥寥數篇廣告，確毫無所悉，此可由原告委請詹聰哲律師第一次寄發律師函之時日為90年10月24日而原告系爭「哈語族」商標係於90年11月1 日申請，還早於參加人第一次回函日90年11月12日，尤其參加人回函內容雖表示「多年前」使用，但亦未提出任何書面證據附函，可供原告參酌。因此被告依據修正前商標法第37條第14款規定「．．．申請人因與該他人間有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得申請註冊」認為評定成立，無視上開法條規定之真意及要件係在防止第三人主觀意圖不法且客觀上具有例示規定如「契約、地緣、業務往來」及概括規定「其他關係」搶先註冊予以評定制止之立法意旨，上開規定與原告本件系爭聯合商標「哈語族」「申請之背景」及原告依修正前商標法第22條聯合商標申請之規定而為申請純為權利正當行使不同，其評定成立難令人甘服，原處分應予撤銷。
⑶再查，修正前商標法第37條第14款（修正後第23條第
1項第14款）規定「．．．申請人因與該他人間有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得申請註冊」，解釋「其他關係」之概括規定應參酌同條文之列舉規定，始得符合立法真意。查，上開規定係因申請人與他人間有「契約、地緣、業務往來」等合法及正常交易關係之情事，而申請人因此交易過程或地緣等合法關係而知悉他人商標，並搶先註冊而依此法條予以撤銷制止以保護優先使用該「商標」之商標使用人，並非如被告援引經濟部經訴字第09106110350 號訴願決定意旨所云「．．．只要能證明有知悉他人商標．．，即應認有該款之適用」。因此，原告基於商標法修正前聯合商標之規定且係基於市面上有侵害正商標「哈電族」近似之「哈語族」語言學習機產品，因搜證及為主張哈電族正商標受侵害之情事下為保護合法權益而知悉「參加人意圖剽竊原告正商標『哈電族』之情事」，進而委託律師於90年12月24日發函參加人制止侵害後，並同時依聯合商標申請註冊之規定，其目的為周延保護「哈電族」商標於第9 類商品勿再遭受類此參加人惡意以「語言學習機」為廣告並夾雜「軟體字意」之手法規避商標法之適用而影響商標權利之行使，並避免已投入之大量廣告形如流水而遭參加人搭便車割竊，是以，解釋商標法修正前第37條第14款規定「除應遵守立法意旨係為懲處據不法意圖之搶先註冊者外，尚應遵守列舉規定之意旨」處分始能符合法之真意，否則將形成法匠釋法。原告系爭「哈語族」聯合商標之註冊應予合法保障，不應據此而阻礙原告於申請時權利保護及依法已申請註冊取得「哈語族」商標之合法權利。
⒋再查：
⑴系爭商標於90年11月1 日申請，依當時修正前商標法
第22條有關聯合商標係規定「同一人以同一商標圖樣，指定使用於類似商品，或以近似之商標圖樣，指定使用於同一商品或類似商品，應申請註冊為聯合商標」，足見依當時商標法規定，商標權人除得排除他人使用相同近似商標之權利外，尚享有得以相同或近似商標申請為聯合商標使用之權利。
⑵再按，修正前商標法第62條第1 項第1 款亦規定「於
同一商品或類似商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者」，「處3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣20萬元以下罰金」，亦足見使用相同或近似於他人註冊商標，亦屬商標法所禁止之行為。
⑶修正前商標法第37條第14款及修正後商標法第23條第
1 項第14款雖均規定「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉，他人商標存在者，不得申請註冊」，然系爭條文所謂之「他人先使用」，應以他人「先」且「合法」使用為前提，若有使用相同或近似於他人已註冊商標，而違反修正前商標法第62條第1 項第1 款規定者，自不屬之。蓋依商標法整體系統解釋，使用相同或近似於他人已註冊商標，已遭第62條第1項第1 款規定禁止，則行為人自不能再以此種違法之先使用，主張有修正前商標法第37條第14款及修正後商標法第23條第1 項第14款規定之適用，方合於商標法整體體系解釋，否則豈非謂行為人得以非法之行為，限制商標權依法得享有之正當權利？顯屬乖謬。
⑷原告早於85年5 月15日即已就「哈電族及圖」於「語
言學習機」類別提出正商標申請，並於87年1 月16日獲第9 類註冊，顯早於原審定認定據以評定商標「哈語族」在民國88年刊載廣告於報章媒體使用之時間。
⑸次查，原告又以「哈語族」商標申請作為第748941號
「哈電族」正商標之聯合商標，亦經被告准予註冊，依修正前商標法第22條規定，可知正商標「哈電族」與聯合商標「哈語族」兩者間，構成兩近似之商標。因此，參加人於民國88年間使用「哈語族」商標於軟體語言學習機時，即構成對原告「哈電族」商標專用權之侵害，違反修正前商標法第62條第1 項第1 款，被告自不應依參加人此一違法之先使用行為，援引修正前商標法第37條第14款及修正後商標法第23條第1項第14款規定，撤銷系爭商標之審定。
⒌綜上所述，被告認據以評定商標圖樣係為襲用「哈電族
」商標，兩者是否構成近似？有無侵害該「哈電族」商標專用權，僅屬另案認定問題，與本件無關云云，實不足採，敬請鈞院詳查，判決如訴之聲明所載，以保權益。
㈡被告主張：
⒈商標法第50條第1 項規定，「商標之註冊違反第23條第
1 項或第59條第4 項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊」﹔同法第91條第2項規定，「對本法修正施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限」。本件系爭註冊第0000000 號商標係於92年1 月16日核准註冊，其商標之評定核應適用91年5月29日修正公佈之商標法。又系爭商標所涉註冊時商標法第37條第7 、12、14款規定部分，業經修正為商標法第23條第
1 項第13、12、14款規定，於修正施行前後法條規定均為違法事由，合先敘明。
⒉修正前商標法第37條第14款規定，商標圖樣「相同或近
似於他人先使用於同一或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得申請註冊」；又商標法第23條第1 項第14款明定，商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得註冊」。又前開條款規定主要係在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，故只要能證明有知悉他人商標或標章進而以相同或近似之標章指定使用於同一商品（服務）或類似商品（服務）之標章者，即應認有該款之適用，而符其該款之立法意旨。至於其知悉原因為何實際上並未特別重要，此即為該款有其他關係之概括規定的緣由（參照經濟部經訴字第09106110350 號訴願決定意旨）。
⒊查本件參加人為經營軟體事業之公司，早於民國88年起
即以中文「哈語族」三字表彰使用於其公司所研發量產之軟體語言學習機商品上，除有印製公司文宣、型錄廣為推廣、使用外，亦有透過傳播媒體刊登廣告廣泛宣傳、行銷於國內市場情事，堪認於本件商標90年11月1 日申請註冊前，參加人已有先使用前揭據以評定「哈語族」商標之事實。另查原告與參加人均為電子科技相關同業業者，且原告亦曾於90年10月24日委託詹聰哲律師，寄發要求參加人須即刻停止使用前揭據以評定之「哈語族」標章字樣於商標法施行細則第49條第9 類商品云云之律師信函，足證原告對參加人公司產製之軟體語言學習機商品及據以評定「哈語族」商標實難諉為不知，凡此有參加人檢送之壓製光碟片、報章雜誌廣告、銷售發票、產品包裝及律師信函等證據資料正本或影本附卷可稽，是原告遲於90年11月1 日始以相同之中文「哈語族」三字作為系爭註冊第0000000 號「哈語族」商標圖樣，依一般經驗法則，足認其顯係知悉據以評定商標之存在，未徵得參加人同意，進而以相同之商標圖樣搶先申請註冊，指定使用於電子字典之零售服務，其服務所提供之電子字典商品，復與據以評定商標指定使用之軟體語言學習機商品，依一般社會通念，二者之行銷管道相同，常為同一廠商所兼營且消費者亦重疊，性質核屬類似，揆諸前述說明，自有首揭法條規定之適用。原告辯稱，據以評定商標圖樣係為襲用其早於85年間首先使用之「哈電族」標章圖樣而來云云，核屬另案有無侵害其商標權之法院職權認定問題，尚難執為解免原告以參加人先行使用之商標申請註冊之事實。又本件系爭商標既應依修正前商標法第37條第14款及商標法第23條第1 項第14款規定評決其註冊為無效，其是否尚有違反修正前商標法第37條第7 、12款及商標法第23條第1 項第12、13款規定，自無庸審究，併予敘明。
⒋綜上論述，被告原處分洵無違誤，敬請駁回原告之訴。
㈢參加人主張：
引用被告之主張。
理 由
一、按商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊；及商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，分別為修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款本文所明定。
二、本件系爭註冊第0000000 號「哈語族」商標評定案，經被告審查略以，參加人早於88年起即以中文「哈語族」三字表彰使用於其公司所研發量產之軟體語言學習機商品上，除有印製公司文宣、型錄廣為推廣、使用外，亦有透過傳播媒體刊登廣告廣泛宣傳，行銷於國內市場情事，堪認系爭商標90年11月1 日申請註冊前，參加人已有先使用據以評定之「哈語族」商標之事實；另查，參加人與原告均為電子科技相關同業，且原告亦曾於90年10月24日委託詹聰哲律師，寄發要求參加人即刻停止使用據以評定之「哈語族」標章字樣於當時商標法施行細則第49條第9 類商品之律師信函，足證原告對參加人公司產製之軟體語言學習機商品及據以評定之「哈語族」商標，實難諉為不知，凡此有參加人檢送之壓製光碟片、報章雜誌廣告、銷售發票、產品包裝及律師信函等證據資料附原處分卷可稽。是原告遲於90年11月1 日始以相同之中文「哈語族」三字作為系爭商標圖樣申請註冊，足認其顯係知悉據以評定商標之存在；其未徵得參加人同意，進而以相同之商標圖樣搶先申請註冊，復與據以評定商標指定使用之軟體語言學習機商品，依一般社會通念，二者行銷管道相同，常為同一廠商所兼營且消費者亦重疊，性質核屬類似，自有首揭條款規定之適用；至系爭商標既應依前開條款規定撤銷其註冊，則其是否尚有修正前商標法第37條第7 、12款及現行商標法第23條第1 項第12、13款規定之適用，即毋庸審究；乃為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，依序提起訴願及行政訴訟；兩造及參加人之主張，各如事實欄所載，其爭點厥為系爭商標是否有修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款規定不得註冊之情形？
三、經查：㈠按首揭商標法規定，主要係在避免剽竊他人創用之商標或
標章而搶先註冊，故只要能證明有知悉他人商標或標章存在，進而以相同或近似之商標指定使用於同一或類似商品或服務者，即應認有該款之適用；至於其知悉原因為何，搶先註冊之目的為何，註冊之商標為正商標或聯合商標，均非所論。
㈡本件依原處分卷附參加人檢送之壓製光碟片、報章雜誌廣
告、銷售發票、產品包裝及律師信函等證據資料，堪認於系爭註冊第0000000 號「哈語族」商標90年11月1 日申請註冊前，參加人已有先使用據以評定「哈語族」商標於軟體語言學習機商品之事實；且原告曾於90年10月24日委託詹聰哲律師，寄發通知參加人使用之「哈語族」商標已侵害原告「哈電族」商標之律師信函，亦足證原告對參加人產製之軟體語言學習機商品及據以評定之「哈語族」商標，於系爭商標申請註冊前，已完全知悉。則原告未徵得參加人之同意，以相同中文「哈語族」三字作為系爭商標圖樣搶先申請註冊，指定使用於電子字典之零售服務，其服務所提供之電子字典商品，復與據以評定商標指定使用之軟體語言學習機商品，依一般社會通念，二者之行銷管道相同，常為同一廠商所兼營且消費者亦重疊，性質核屬類似，揆諸前述說明，自有首揭法條規定之適用。
㈢至於原告訴稱據以評定商標圖樣係為襲用其早於85年間首
先使用之「哈電族」標章圖樣而來乙節；經核「哈電族」商標與「哈語族」商標圖樣不盡相同，且原告告訴參加人之前原代表人吳木成以「哈語族語言學習機」侵害其「哈電族」或「哈電網」商標權案件，業經臺灣高等法院判決吳木成無罪確定在案，此經原告述明，是原告上開主張，尚難採取。又本件系爭商標既應依修正前商標法第37條第
14 款 及商標法第23條第1 項第14款規定評決其註冊為無效，其是否尚有違反修正前商標法第37條第7 、12款及商標法第23條第1 項第12、13款規定，自無庸審究，併予敘明。
四、綜上所述，系爭商標有修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款規定不得註冊之情形；原告所訴，核不足採。從而，被告所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第3 項前段，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 8 月 9 日
第二庭審判長法 官 徐 瑞 晃
法 官 蕭 惠 芳法 官 李 得 灶上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 95 年 8 月 16 日
書記官 陳 清 容