臺北高等行政法院判決
94年度訴字第2857號原 告 甲○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 丙○○兼送達代收
丁○○
參 加 人 齊特企業有限公司代 表 人 乙○○訴訟代理人 王雲平律師（兼送達代收人）複 代理 人 張耀暉上列當事人間因發明專利異議事件，原告不服經濟部中華民國94年7 月4 日經訴字第09406131200 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：參加人於民國91年12月27日以「立體異色浮飾之成型組裝方法」（下稱系爭案）向被告申請發明專利，經其編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，原告以其有違系爭案核准審定時專利法第20條第1 項第1 款及第2 項規定，不符發明專利要件，對之提起異議，案經被告審查，為異議不成立之處分。原告不服，乃向經濟部提起訴願，經遭訴願決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
1.訴願決定及原處分均撤銷。
2.被告應就系爭案為異議成立之處分。
3.訴訟費用由被告負擔。㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。㈢參加人聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭案是否違反核准審定時專利法第20條第1項第1款及第2項之規定，而不符發明專利要件？㈠原告主張之理由：
1.本件最大爭議點乃在於被告或訴願決定，在針對系爭案技術內容是否具有新穎性與進步性，完全僅憑90年5 月1 日公告之第00000000號「具立體異色浮飾之筆桿軟質覆體成型方法」發明專利案（下稱引證案）的技術內容作文義字的技術內容作文義（字面）上比較，並未考慮引證案申請當時之既有技術，或自此等事實可導出之事項。
2.然依專利法規定，如專利案申請前已有相同技術公開在先，或係運用申請前之習知技術，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，即不符合「新穎性」及「進步性」之專利要件。其中，就「新穎性」及「進步性」判斷部分，依被告所編訂「專利審查基準」內容所述，「新穎性判斷用之引證資料」係用來證明其技術內容與申請專利發明之技術內容相同者，此有「專利審查基準」第1-2-1
7 頁至第1-2-18頁可稽。又其中所謂「已公開使用的技術」係指經機械裝置、系統等而為不特定者所公知的狀況、或有公知之虞的狀況下被使用的技術，故應依已成為具體之機械裝置、系統等事實，來作為認定基礎。於解釋已具體為機械裝置、系統等之事實，可參酌使用當時之既有技術，若認為自此等事實可導出之事項，亦可作為「已公開使用的技術」之認定基礎。又所謂「已見於刊物的技術」，應就刊物所記載的事項來認定。刊物所記載事項之解釋，可參酌該刊物發行當時之既有技術。如參酌該刊物發行當時的既有技術，認為自該刊物所記載的事項可導出之事項，亦可作為「已見於刊物的技術」之認定基礎。又所謂「先申請並經核准專利之發明案或新型案所記載之技術」，應就該先申請案之說明書或圖式所記載之事項來認定。又其認定可參酌該先申請案申請當時之既有技術。如參酌該先申請案申請當時之既有技術而可導出之事項，方可作為「先申請並經核准專利之發明案或新型案所記載之技術」之認定基礎。
3.再者，依被告所編訂「專利審查基準」第1-2-19頁至第1-2-20 頁內容所述之「判斷進步性之基本原則」，其中：「
3.判斷發明有無進步性時，應確實依據發明所屬技術領域，以及申請專利當時之技術水準（the state of theart），檢索申請當日之前之既有技術及/ 或知識作為引證資料，以研判發明之技術手段之選擇與結合，如其選擇與結合具有困難度，並非為熟習該項技術者所能輕易完成者，即具有進步性；反之，如為熟習該項技術者基於引證資料所能輕易完成者，則不具進步性。」。
4.由上所述，原告認為當審查系爭案是否具有新穎性與進步性時，除依引證案之技術內容作比較外，應再考慮引證案申請當時之既有技術，或自此等事實可導出之事項。惟由系爭案專利說明書內之「先前技術」、「發明內容」及圖式第8 、9 圖可知，系爭案主要是針對「筆具」之外殼管上一般以「印刷方式」標示平面式圖樣或文字而易於磨損之缺點而加以改善者，而其發明目的係在於「使筆的殼管的表面裝飾呈現立體的造型變化，豐富殼管的外觀設計，提供達成更多優質的美感與創意的途徑」及「使筆的殼管的表面裝飾與殼管的結合更為穩固持久，避免表面裝飾因使用而脫落」，此有系爭案說明書第6 頁之「發明目的」。又按系爭案之申請專利範圍第1 項可知，系爭案之「技術手段」係在於：利用步驟（一）、（二）、（三）、（四）之「成型」方法以先成型一「立體異色浮飾4 」，再利用步驟（五）、（六）之「組裝」方法將該「立體異色浮飾4 」組裝於「筆殼管5 」上使用。故系爭案之訴求重點確係在：「先成型一立體異色浮飾4 ，再組裝於筆殼管5上使用，使筆殼管5 的表面裝飾呈現立體且異色的造型變化」。又系爭案之前段「成型」製程：「利用步驟（一）、（二）、（三）、（四）以先成型一立體異色浮飾4 」，基本上係利用「成型模具1 」達成，而其後段「組裝」製程：「再利用步驟（五）、（六）將該立體異色浮飾4組裝於一筆殼管5 上」，基本上係利用「筆殼管5 的結構」達成。由此推之，系爭案申請專利範圍之標的雖同時包括「成型」方法及「組裝」方法，但「成型」及「組裝」二者間所應用之技術本質並不相同，換言之，系爭案「立體異色浮飾之成型組裝方法」雖共有（一）至（六）等六步驟，但基本上是分別由「立體異色浮飾之『成型』方法：（一）至（四）步驟」及「立體異色浮飾之『組裝』方法：（五）至（六）步驟」二不同技術本質之技術手段所組成。因此，原告當然可分別引用同一筆具領域中有關「成型」或「組裝」之個別相關應用技術來分別判斷系爭案「成型」或「組裝」方法之新穎性及進步性，故原處分書第3 頁末行所稱：「系爭案…共有六步驟，不應將其任意分割」，不但有違反審查基準，且有故意偏袒系爭案之嫌。至於步驟（五）、（六）則僅是將該「立體異色浮飾4」套設於一筆管上而結合使用而已。換言之，步驟（五）、
（六）係利用一設有窗口51之空心殼管5 ，先使該「立體異色浮飾4 」之窗口凸面31配合於該窗口51，使該浮飾凸塊20凸出該窗口51外部，再套設於一筆管之內襯套6 上。
按照系爭案第5 、6 步驟，還需要準備空心殼管及組裝的過程，加工上並沒有較引證案更具經濟效益。且就一般熟悉該項技術者而言，系爭案第5 、6 步驟的組裝方法為習知技術。針對系爭案之技術內容，任何發明所屬技術領域中人士俱可明顯得知系爭案之技術內容不具新穎性與進步性，而身為專利案技術審查之審查委員自應憑藉任何有效之參考資料，並依職權作出公正之審定。
5.系爭案「立體異色浮飾之『成型』方法：步驟（一）至（四）」與其流程圖，以及引證案步驟（一）～（六）比對如下，其中，「」代表系爭案與引證案二者之間的「對應相同點」：
⑴系爭案之成型方法：
一種「立體異色浮飾」之「成型」組裝「方法」，其步驟包括：
①步驟（一）：「準備成型模具1 」，該成型模具1 設有
內凹的內壁凹槽10，該內壁凹槽10設有內凹的窗口凹槽
11 ， 該窗口凹槽11「設有內凹的浮飾凹槽12」；②步驟（二）：「注入外層材料2 於浮飾凹槽12，該外層
材料凝固後形成浮飾凸塊20」；③步驟（三）：「注入內層材料3 」於窗口凹槽11與「內
壁凹槽10，形成」窗口凸面31與「內壁凸面30，該內層材料3 與該外層材料2 相連結成立體異色浮飾4」；④步驟（四）：「取出該立體異色浮飾4」。
⑵系爭案之成型流程圖：
①步驟（一）：「準備成型模具1」；②步驟（二）：「注入外層材料2，形成浮飾凸塊20」；③步驟（三）：「注入內層材料3 與該外層材料2 相連結
成立體異色浮飾4」；④步驟（四）：「取出該立體異色浮飾4」。
⑶引證案：
一種具立體異色浮飾之筆桿軟質覆體成型方法，包括有下列步驟：
①步驟（一）：「利用一成型模具30」，其上原設有一供
成型出軟質覆模穴31，而「先依立體異色浮飾圖樣21之形狀，在模穴31內開設以同等形狀之凹穴32」；②步驟（二）：將成型模具30橫置，使模穴31成水平狀態
，並使該凹穴32位於水平最下端，供「灌注以異色軟質體40於凹穴32內」；③步驟（三）：「待該異色軟質體40在凹穴632 內適當凝
結而不流動」；④步驟（四）：利用治具將成型模具30轉成直立狀態；⑤步驟（五）：於模穴31內插置內心桿60，供再灌注以另
色軟質體50而成型出筆桿之軟質覆體20；⑥步驟（六）：「待軟質體50成型後」，抽出內心桿60及打開模具30，即「完成一軟質覆體20」。
⑷藉由上述系爭案之成型方法、系爭案之成型流程圖，以及
引證案之間的對應比對，尤其是系爭案之成型流程圖與引證案比對，明顯可知引證案之技術手段及特徵基本上確已涵蓋系爭案步驟（一）至（四）所揭示的「成型」方法。
引證案之技術手段可視為系爭案步驟（一）至（四）「成型」方法之一「下位概念」的發明。又系爭案之主要訴求重點係在於：「利用一『設有內凹的浮飾凹槽12』之『成型模具1 』，供可先注入外層材料2 於浮飾凹槽12，使該外層材料凝固後以形成『浮飾凸塊20』」，而其中之「成型模具1 」、「浮飾凹槽12」及「先注料而凝固形成之浮飾凸塊20」則完全相同於引證案之「成型模具30」、「凹穴32」及「先注料而凝固形成之立體異色浮飾圖樣21」，亦即系爭案之成型流程圖係完全相同並適用於引證案，故二者之間的訴求重點及主要技術手段係完全相同，故系爭案之成型方法並不具新穎性及進步性。
6.又由系爭案之專利說明書及申請專利範圍可知，系爭案在「成型」方法之步驟（一）至（四）中並未特別指明其所揭示「成型模具1 」的結構型態或作業（操作）方式，也並未指明或限定該「成型模具1 」為一單模型態，而可水平橫躺注料成型出一「平片狀」「立體異色浮飾4 」（如系爭案或訴願附件1 之2001下半年版「合作外銷採購電話簿」內頁所揭多家公司產品目錄影本，以及訴願附件2 ，即訴願附件1 內頁第729 頁「又嘉企業有限公司」銷售目錄所刊產品W8產品實品之組合及分解照片所示之習知筆具）或是由上、下雙模及模仁構成之結構型態而可注料並成型出一「環筒狀」「立體異色浮飾」（如引證案之軟質覆體20）。故系爭案之訴求重點顯然並非在該「成型模具1」之結構型態或作業方式，是原處分書第4 頁前段所稱：「…且系爭案模具加工簡易，可直接灌注成型無須其它治具配合，製程簡單迅速，立體異色浮飾（4）接 合線隱藏於空心殼管（5）內 部，較符市場需求，具進步性。」，顯然已超出系爭案之專利說明書及申請專利範圍所揭示的技術內容之外，並非系爭案之訴求重點，不但有違專利審查基準，且為一錯誤且偏頗之判斷。
7.系爭案與引證案二者間圖式上之主要不同點僅在於系爭案之「成型」流程圖之步驟（三）、（四）所成型之「立體異色浮飾4 」為一「平片狀體」（如系爭案第6 、7 圖所示），而引證案之步驟（三）至（六）所成型之「軟質覆體20」為一「環筒狀體」。亦即系爭案注入「內層材料3」係用以成型一「平片狀」之「立體異色浮飾4 」，而引證案灌注「另色軟質體50」係用以成型一「環筒狀」之「軟質覆體20」。惟根據機械原理及相關加工技術而論，一「平片狀體」或一「環筒狀體」之「成型」技術皆係習知之機械加工技術，故系爭案與引證案二者間圖式上之主要不同點乃是因「平片狀體」或「環筒狀體」之形狀不同致作業程序上相對產生差異而已，更何況系爭案之「平片狀」「內層材料3 」或引證案之「環筒狀」「另色軟質體50」本來就非系爭案或引證案之專利訴求重點。由此推之，原處分書第4 頁前段所稱：「…且系爭案模具加工簡易，可直接灌注成型無須其它治具配合，製程簡單迅速」，乃是習知機械加工技術因應「平片狀體」或「環筒狀體」等不同形狀而相對改變的必然結果，不但未增進實質功效，更不能引用為系爭案具進步性的依據。
8.又原告於訴願程序提出訴願附件1 及2 之時，已申明其乃是鑑於審查委員對於「筆具」技術領域中在系爭案申請之前的既有知識未盡瞭解，致在判斷「進步性」時顯然並未參酌申請專利當時之技術水準（the state of the art），檢索申請當日之前之既有技術及/ 或知識作為引證資料，以研判發明之技術手段之選擇與結合是否為熟習該項技術者基於引證資料所能輕易完成者，故原告始特別提示供訴願審議委員參考之用。尤其以該等資料之廣泛普及程度而言（訴願附件1 至少包括又嘉企業有限公司、派德文具禮品有限公司、高侑精密股份有限公司、富筆興業有限公司、鐙雅立企業有限公司等五家筆具同業廠商），故訴願附件1 、2 所揭示的技術內容應為系爭案申請人所明知，卻故意於系爭案申請說明書內不表明，故意欺瞞審查委員以獲取專利權。又訴願附件1 、2 雖然並未在異議階段提出，但訴願附件1 所示具相同結構特徵產品至少已有五家廠商進行銷售，可知該訴願附件1 所示產品乃系爭案申請日即91年12月27日同一技術領域業者的通知技術或知識，系爭案之申請案審查委員或異議案審查委員理應接受其為系爭案申請之前的通知技術或知識。且訴願附件1 本與原來的異議證據具有關聯性，並非新證據，仍應審酌。
9.此外，按訴願附件2 可知，訴願附件1 所示產品具有二片「立體浮飾4 」，且各片「立體浮飾4 」上一次成型有數個「浮飾凸塊20」，而「空心殼管5 」上則對應各片「立體浮飾4 」上之數個「浮飾凸塊20」而設置對應數「窗口
51 」 ，使套合後各「浮飾凸塊20」可分別凸出於一「窗口51」外，即形成與系爭案相同之結合方式及結構型態，。其中，訴願附件1 所示產品所設之「浮飾4 」在成型時亦如系爭案第7 圖所示為一具有浮飾之平面片體，至於其「浮飾4 」雖為單色，但其「異色」部分顯然可藉引證案中在每一面凹穴（32）成型出異色軟質體（40）之成型方法製成，藉此相同結構特徵之技術比對，可知系爭案之技術手段的選擇與結合並不具困難度，且為熟習該項技術者基於引證資料（引證案及訴願附件1）所能輕易完成者，應不具進步性。又系爭案是否具進步性，理應與系爭案申請專利之前的已知技術（含引證案）相互比對，不能只與引證案比較。系爭案之實施物品與訴願附件1、2所示之筆具產品比較，可知系爭案之「立體異色浮飾4 」與訴願附件1及2之「軟質體」俱為一「平片狀」成型體，且二者間之組裝方法完全相同。且系爭案與引證案比較所得「模具加工簡易，可直接灌注成型無須其它治具配合，製程簡單迅速，立體異色浮飾（4）接合線隱藏於空心殼管（5）內部，較符市揚需求」的比對結論，也並不代表系爭案即具有進步性。蓋審查委員認為系爭案具有前開優點，皆只是與引證案比較所得，並未考慮到系爭案之技術本身乃是屬於「低階產品」的生產技術，且該生產技術又早已為業者通用之習知技術（與訴願附件1 、2 參考資料比對即知）。
就如英特爾公司（Intel）早期電腦CPU 286 （中央微處機）與其後期電腦CPU 486 相比一樣，上述之比較優點也大部分存在，但當CPU 486 已存在的情況下，可以因CPU 286與CPU 486 比較而具有上述優點，即判斷CPU 286 具有進步性？因此，既然引證案的技術水準已證明是高於並且涵蓋系爭案，引證案之實施物品也比系爭案實施物品高階，就不能只因系爭案「模具加工簡易、製程簡單迅速、較符市場需求」，就據以判斷系爭案具進步性。況縱然審查委員認為系爭案及引證案「二者成型步驟與技術手段不同」，但不表示引證案所達到的技術水準，在與系爭案比較下，反而成為「模具加工繁複，不能直接灌注成型且須其它治具配合，製程繁複且慢，立體異色浮飾（4）接 合線未隱藏於空心殼管（5）內部，不符市場需求」，苟任何人從引證案的技術水準，即可輕易完成系爭案，則系爭案即不具進步性。
10.又經由引證案及訴願附件1 、2 與系爭案比對，原處分及訴願決定中所稱「兩者之製程及成型技術手段不同，系爭案能否如引證案於筆具環緣面上設置數個立體異色浮飾效果，並無關系爭案是否具進步性專利要件」乃一錯誤判斷，蓋系爭案是否具進步性，當然須與系爭案申請專利之前的已知技術（含引證案）作相互比對，而既然引證案「於筆具環緣面上設置數個立體異色浮飾效果」的技術水準已證明是高於並涵蓋系爭案，就不能因文義上認為「兩者之製程及成型技術手段不同」，就輕忽判斷「並無關系爭案是否具進步性專利要件」。況縱然審查委員認為系爭案及引證案「兩者之製程及成型技術手段不同」，但並不表示引證案「於筆具環緣面上設置數個立體異色浮飾效果」所達到的技術水準就「無關系爭案是否具進步性專利要件」，苟任何人從引證案「於筆具環緣面上設置數個立體異色浮飾效果」的技術水準，即可輕易完成系爭案，系爭案不具進步性。專利法上所規定之「進步性」，不應僅針對某一引證案之技術比對而決定。
11.綜上，任何筆具所屬技術領域中人士俱可藉由引證案、訴願附件1 及2之技術手段及特徵而輕易導出系爭案之技術手段，而且系爭案之技術手段的「選擇與組合」不但未「產生新功效」，也未有「顯著的功效」，因此系爭案係一利用「已公開使用的技術」之簡單「選擇與組合」，自應不具進步性，系爭案確實違反修正前專利法第98條第1 項及第2項 之規定。
㈡被告主張之理由：
本件之審理係為當事人進行主義，被告依原告所提證據從事審查，應無違誤。本件異議階段只有申請案號第00000000專利為引證案，而訴願附件1 、2 並未於異議階段提出，且未發交參加人答辯，屬訴願階段新證據，非原處分當時所得審究之範疇。另系爭案和引證案兩者成型步驟及技術手段不同，系爭案模具加工簡易，可直接灌注成型，無需其它冶具配合，製造簡單迅速，立體異色浮飾（4）接 合線隱藏於空心殼管（5）內 部，較符市場需求，具進步性，故本件起訴理由不足採，原處分並未違法。此外，系爭案具有6 個成型步驟，第1 到第4 成型步驟與引證比較容器構造與成型方法不同，且系爭案尚有第5 、6 步驟。
㈢參加人主張之理由：
1.引證案之技術內容如下：一種具立體異色浮飾之筆桿軟質覆體成型方法，包括有下列步驟：利用一成型模具30，其上原設有一供成型出軟質覆模穴31，而先依立體異色浮飾圖樣21之形狀，在模穴31內開設以同等形狀之凹穴32；將成型模具30橫置，使模穴31成水平狀態，並使該凹穴32 位於水平最下端，供灌注以異色軟質體40於凹穴32內；待該異色軟質體40在凹穴32內適當凝結而不流動；利用治具將成型模具30轉成直立狀態；於模穴31內插置內心桿60，供再灌注以另色軟質體50而成型出筆桿之軟質覆體20；待軟質體50成型後，抽出內心桿60及打開模具30，即完成一軟質覆體20。
2.比對應以申請專利範圍為準，又本件系爭案發明重點在於步驟方法，模具與套管於專利說明書中有說明，功效於說明書第9 頁部分有說明。系爭案與引證案相較，顯見系爭案已具有「新穎性」及「進步性」：
⑴系爭案之成型模具1 為一平躺狀的模具，成型模具1 設有
內凹的內壁凹槽10，內壁凹槽10設有內凹的窗口凹槽11，窗口凹槽11設有內凹的浮飾凹槽12。因此，內壁凹槽10、窗口凹槽11和浮飾凹槽12皆為朝上的開放形式。引證案之成型模具30為二個相蓋合的模具，其分別形成相對應的模穴31，模穴31內開設凹穴32。由上可知，系爭案所需使用之成型模具1的結構單純，顯然不同於引證案必須為對應蓋合的成型模具30，系爭案之成型模具1所需要的三種凹槽10、11、12，亦不僅僅為引證案之成型模具30的模穴31和凹穴32二種而已。
⑵引證案並未揭示系爭案步驟（一）所需準備的成型模具1
，亦未揭示系爭案步驟（二）至步驟（四）的成型方法，更未揭示系爭案步驟（五）和步驟（六）所組裝而成的成品。引證案所使用的成型模具30明顯不同於系爭案，引證案的多個步驟難以等同於系爭案，又引證案所形成的軟質覆體20更無法應用於系爭案。是以，系爭案和引證案成型組裝的需求不同，各個步驟亦不同，引證案不具有系爭案之專利特徵，兩案之技術內容有別，屬不同之技術運用，系爭案已具有新穎性。
⑶系爭案之專利標的，清楚地界定為立體異色浮飾之成型組
裝方法，其包括成型出片狀的立體異色浮飾4 ，以及組裝立體異色浮飾4 於空心殼管5 內，並呈現於空心殼管5 的窗口51。引證案之專利標的在於成型出管狀的軟質覆體20，以套設於筆桿11外。由上可知，系爭案和引證案的主要標的與其所需的技術手段顯然不同，所欲達成的目的與展現的功效有別，系爭案並非由引證案的技術所能輕易完成。
⑷系爭案之成型模具1 所設的內壁凹槽10、窗口凹槽11和浮
飾凹槽12皆朝上，使外層材料2 和內層材料3 能夠簡單地直接注入，且製程中無須作動到成型模具1 。又成型後只要將成品直接取出，便能夠進行下一次的成型製程。引證案之成型模具30必須是相蓋合的模具，在注入異色軟質體40後，須利用治具轉成直立狀態，且須插置內心桿60，才能注入另色軟質體50。又取出成品前，須抽出內心桿60及打開模具30，其程序繁複，且與系爭案截然不同﹔同時，須再利用治具將成型模具30重新轉成橫置狀態，才能進行下一次的成型製程，不論是時間或治具的需求，都增加了成本。
⑸按「專利審查基準」第1-2-21頁有關發明專利進步性之判
斷方式述及「在技術發展空間有限之領域中（in thefield of the crowded art），如在技術上有微小的改進，得視為具有『顯然的進步』」。而綜上可知，就系爭案的成型模具而言，比引證案更為單純；系爭案之立體異色浮飾4 的成型較之於引證案之軟質覆體20的成型更為簡易，成本更為低廉，兩案的技術手段完全不同，系爭案並非由引證案的技術所能輕易完成，且系爭案已具功效之增進，已具進步性。系爭案的立體異色浮飾具有微量射出成型的豐富變化，且在成型模具、射出原料和製程時間等的成本降低皆優於引證案的功效。引證案未能揭示系爭案整體技術內容，如系爭案所用成型模具的特徵，系爭案簡易的成型步驟，以及系爭案組裝呈現的效果。故二者差異極大，兩案實際的運用方式不同，系爭案實難以由引證案的技術所能輕易完成，系爭案已具「新穎性」和「進步性」。
又按系爭案係經過初審和再審審查委員嚴格地審定核准可知，系爭案的技術特徵確具「新穎性」和「進步性」，原告僅粗淺地視系爭案有模具成型的技術內容以及可運用於筆具，便籠統地指稱系爭案已完全揭露於引證案，如此，形同抑制了任何有關模具成型的發展與應用。
3.又專利所保護之重點係在其所使用之技術手段，意即一種能據以實施，以達成某特定功效之技術「手段」或「過程」等實體標的，而非保護實施該技術後所能達成之最終「功能」或「功效」等抽象標的，系爭案與引證案所應用之技術手段並不相同。且因系爭案所使用之技術手段，確可達到結構簡單、節省成本之功效，系爭案之成型組裝方法亦無法自該引證案得知，因此系爭案當然具有進步性。至於原告於訴願理由中聲稱，該等技術特徵係屬於既有技術，參加人否認其真正，且原告並未提出相關佐證。
理 由
一、系爭案申請日為91年12月27日，被告於92年9月29日審定准予專利，則系爭案有無應不予專利之情形，自應以該核准審定時即90年10月24日修正公布之專利法為斷。按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，得依系爭案核准審定時專利法第19條暨第20條第1 項之規定申請取得發明專利。惟其發明如係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第20條第2 項所明定。系爭案依卷附專利說明書之記載，其申請專利範圍為：
1.一種立體異色浮飾之成型組裝方法，其步驟包括：
（一）準備成型模具，該成型模具設有內凹的內壁凹槽，該內壁凹槽設有內凹的窗口凹槽，該窗口凹槽設有內凹的浮飾凹槽；
（二）注入外層材料於浮飾凹槽，該外層材料凝固後形成浮飾凸塊；
（三）注入內層材料於窗口凹槽與內壁凹槽，形成窗口凸面與內壁凸面，該內層材料與該外層材料相連結成立體異色浮飾；
（四）取出該立體異色浮飾；
（五）準備空心殼管，該殼管之管壁開設有窗口，該立體異色浮飾套設於該管壁內，而該窗口凸面配合於該窗口，該浮飾凸塊凸出該窗口外部；
（六）套設內襯套於該空心殼管，該內襯套迫緊該立體具色浮飾之內壁凸面於該殼管的管壁內。
2.如申請專利範圍第1 項所述之立體異色浮飾之成型組裝方法，其中該步驟（三）之內層材料與該外層材料具有不同的顏色。
3.如申請專利範圍第1 項所述之立體異色浮飾之成型組裝方法，其中該步驟（五）之立體異色浮飾捲曲成圓柱形後再套設於該管壁內，該立體異色浮飾之內壁凸面的圓柱面尺寸對應於該空心殼管的管壁內壁面。
4.如申請專利範圍第1 項所述之立體異色浮飾之成型組裝方法，其中該步驟（五）之空心殼管係筆之外管。
5.如申請專利範圍第1 項所述之立體異色浮飾之成型組裝方法，其中該步驟（二）之外層材料係橡膠。
6.如申請專利範圍第1 項所述之立體異色浮飾之成型組裝方法，其中該步驟（三）之內層材料係橡膠。
二、引證案係90年5 月1 日公告之第00000000號「具立體異色浮飾之筆桿軟質覆體成型方法」發明專利案，其係有關一種具立體異色浮飾之筆桿軟質覆體成型於軟質覆體之成型模具上，依該立體異色浮飾形狀而開設以同等凹穴，再將成型模具橫置而使該凹穴位於水平最下端，供灌注以異色軟質體於凹穴內，待其適當凝結而不流動後，再將成型模具直立，供再灌注以另色軟質體而成型出筆桿軟質覆體本體，並使該軟質覆體本體與立體異色浮飾可結合成一體，則整個筆桿軟質覆套之環周緣面上得具有立體且異色之浮飾物，藉以可在習知平面式軟質覆體上形成立體化之浮凸效果者。系爭案之成型組裝方法步驟包括前述申請專利範圍之6 個步驟，且系爭案前4 個步驟：準備成型模具、注入外層材料，形成浮飾凸塊、注入內層材料於與該外層材料相連結成立體異色浮飾、取出該立體異色浮飾，與引證案成型模具軟質覆模穴內開設凹穴模具使凹穴在水平最下端、異色軟質體在凹穴凝結、治具成型模具轉成直立狀態、模穴插置內心桿再灌注另色軟質體、抽出內心桿及打開模具完成一軟質覆體等與引證案相較，兩者之成型步驟及技術手段顯有不同。引證案無論與系爭案前四成形步驟或全部技術內容相較，均不能證明與系爭案為相同技術內容，系爭案自具新穎性。原告主張藉由系爭案之成型方法、系爭案之成型流程圖，以及引證案之間的對應比對，明顯可知引證案之技術手段及特徵基本上確已涵蓋系爭案步驟（一）至（四）所揭示的「成型」方法，系爭案之成型流程圖係完全相同並適用於引證案，二者之間的訴求重點及主要技術手段係完全相同，系爭案之成型方法並不具新穎性一節，並非可採。
三、又系爭案利用空心殼管開設窗口，使立體異色浮飾套設於該管壁內，再由浮飾凸塊凸出該窗口外部，另設內襯套迫緊該立體具色浮飾之內壁凸面於該殼管的管壁內之組裝方法，與前述準備成型模具、注入外層材料，形成浮飾凸塊、注入內層材料於與該外層材料相連結成立體異色浮飾、取出該立體異色浮飾，與引證案成型步驟及組成手段俱不相同，並無法由引證案之揭露而可輕易思及。又系爭案之成型模具1所設的內壁凹槽10、窗口凹槽11和浮飾凹槽12皆朝上，使外層材料2和內層材料3能夠簡單地直接注入，且製程中無須作動到成型模具1。成型後只要將成品直接取出，便能夠進行下一次的成型製程。引證案之成型模具30必須是相蓋合的模具，在注入異色軟質體40後，須利用治具轉成直立狀態，且須插置內心桿60，才能注入另色軟質體50。又取出成品前，須抽出內心桿60及打開模具30，其程序繁複，又引證案須再利用治具將成型模具30重新轉成橫置狀態，才能進行下一次的成型製程，在時間或治具的需求，均增加了成本。原告主張系爭案加工上並沒有較引證案更具經濟效益，並非可採。復查，引證案並無系爭案立體異色浮飾裝於殼管之窗口內之分離設計，不具有系爭案上述設計能使立體異色浮飾不會因磨損而消失，殼管上所設計的圖樣文字之耐用性更為持久之技術功效。因此，引證案亦不能證明系爭案不具進步性。
四、另原告所舉訴願附件1之2001下半年版「合作外銷採購電話簿」內頁所揭多家公司產品目錄影本，以及訴願附件2，即訴願附件1內頁第729頁「又嘉企業有限公司」銷售目錄所刊產品W8 產品實品之組合及分解照片所示之習知筆具，並未於異議階段提出，均屬與原異議證據不具同一基礎事實關連性之新證據，無從於本件加以審究，併此敍明。
五、另系爭案申請專利範圍第1項獨立項既具新穎性及進步性，而第2至第6項附屬項僅係其顏色、尺寸、構件、材料之附加或限制，屬下位概念，其權利範圍不大於獨立項，該等附屬項當亦無違新穎性及進步性之規定。從而被告以系爭案並未違反審定時專利法第19條、第20條第2 項之規定，而為異議不成立之審定，於法並無不合。訴願決定予以駁回，亦無違誤。原告請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告對系爭案應為異議成立之處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 9 月 7 日
第三庭審判長法 官 陳國成
法 官 吳東都法 官 陳秀媖上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 95 年 9 月 12 日
書記官 王英傑