臺北高等行政法院判決
94年度訴字第2994號原 告 甲○○訴訟代理人 戊○○專利代理人
陳啟桐律師（兼送達代收人）被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 丙○○兼送達代收
丁○○
參 加 人 乙○○上列當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國94年7月15日經訴字第09406131800號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：原告於民國91年2 月7 日以「具有液體擺飾器之計算機構造」（下稱系爭案）向被告申請新型專利，經其編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，參加人以其違反核准審定時專利法第98條第1 項第1 款及第2 項之規定，對之提起異議，案經被告審查，為異議成立，應不予專利之處分，原告不服，乃向經濟部提起訴願，經遭訴願決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
1.訴願決定及原處分均撤銷。
2.訴訟費用由被告負擔。㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。㈢參加人聲明：參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。
三、兩造之爭點：系爭案是否有違核准審定時專利法第98條第2項之規定，而不符新型專利要件？㈠原告主張之理由：
1.按行政程序法第1 條、第8 條、第9 條及第43條規定可知，行政機關為處分或其他行政行為時，自應本於誠實信用原則，對於當事人有利及不利之情形，一律注意，並斟酌其全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則認定事實。如為當事人不利之處分，即應將其得心證之理由完整告知當事人，始符合行政程序法所揭示之公正、公開與民主原則，以及增進人民對行政之信賴之立法目的。再者，行政機關為行政處分之理由，縱使與裁量或判斷餘地有關，亦不得任意改變向來之行為方式，致有損人民之信任感，此原則與誠信原則、平等原則、比例原則等，同屬裁量處分應遵守之基本法律原則。是以，就專利要件之新穎性與進步性的審查而言，雖係有關科技法律之適用，行政機關行使職權時有裁量之餘地，惟此種裁量並非完全之放任，其所為之個別判斷，仍應避免違背誠信原則、平等原則、比例原則等一般法的規範，並應保護人民之信賴利益。
2.原處分及訴願決定無任何客觀事實或證據予以佐證，難謂符合行政程序法所揭示之公正、公開與民主原則，以及增進人民對行政之信賴：
⑴2000年3月1日公告之大陸地區申請號為第ZL00000000.2號
「容器」（優先權日為1998年10月2 日）實用新型專利案（下稱引證1）申請專利範圍第15項至第20項及其圖式所揭
露者為為杯子、垃圾桶、肥皂盤、水壼、碗等物品；88年
9 月29日申請，90年1 月1 日公告之第00000000號「器皿」（優先權日分別為1998年10月2 日、1999年4 月12日）新型專利案（引證2）申請專利範圍第45項及其圖式所揭露者為垃圾筒、酒器、茶壺、電話機、時鐘等物品。
⑵系爭案所引之習知技術當中沒有包含引證1 及引證2 ，惟
根據系爭案在申請過程中的「申請案審查表」，在專利審查過程中，審查委員共檢索到3 件國內相關專利前案資料以及6 件國外相關專利前案資料。其中國外相關專利前案GB0000000A與US0000000B1 都揭示了將液體漂浮物應用在滑鼠上，且此兩件前案的首頁都被印出作為檢附的引證資料，存於審查過程的卷證資料中。可見初審委員早已認識到「液體漂浮物用於滑鼠上」之前案事實，而仍作出准予專利的決定。尤其是US0000000B1 與引證2 不只發明人與申請人皆相同，更是引證2 的美國優先權案09/165024 的
CIP 案（部分延續案）09/466447 的CIP 案。由此可知，引證1 及引證2 所謂將「液體漂浮物應用於各種習知物品上」此種的前案資料，並非「新」的事實證據，而是早已存在於審查過程中，被審查委員考量過的資料。
⑶雖然我國異議程序與舉發程序並沒有與相類似的美國再審
查（reexamination）程序一樣，要求所引證的前案必須呈現「實質新可專利性問題」（substantial newquestion of patentability）， 才可據以撤銷原核准的專利；並且，異議程序係在彌補專利案件申請階段審查之不足，被告為異議審查時非不可採取不同之見解。惟鑑於「異議成立，應不予專利」的結果將使專利申請人喪失專利權，且是對於授益行政處分的撤銷，所以被告理應謹慎為之，充分考量公眾的利益以及專利申請人的信賴利益，再作出判斷。如果沒有強而有力的證據證明當初的核准審定確有違誤，則應採取朝向使專利申請人有利的方向，維持當初的核准審定。故被告既係在同一證據條件下，前後作出完全不同之決定，則被告至少需就下列事項說明其得心證之理由為何：
①若「液體漂浮物應用於各種習知物品上」此種前案將使
得系爭案不具進步性，為何當初在初審過程中，審查委員在考量GB0000000A與US0000000B1 此兩件前案下，仍認為系爭案「與習知技藝不同，於計算器外型結構上，增設一個一體成型之擺飾插槽，提供各種造型之液體擺飾，以增加計算器造型多樣化與促銷目的，故本案具進步性」？當初審查委員的判斷有何錯誤？②引證1 及引證2相較於專利前案GB0000000A與US000000
0B1 有那些不同？這些不同有何重要性足以推翻初審審查結果？⑷惟被告全然沒有提出任何實質理由，且訴願決定機關照抄
原處分，對原告所提訴願理由毫未審究。故被告及訴願決定機關不僅有違行政程序法第1 條、第9 條及第43條之規定，亦明顯有背於行政程序法第8 條關於行政行為應遵守「誠實信用原則」及「信賴保護原則」之規定，嚴重損害原告的權利及法律上的利益，原處分應屬無效。
3.再者，原告在訴願理由中即已舉出系爭案的對應案除了獲得德國新型專利外，並已獲得美國之發明專利，而在我國所請者則為次於發明之新型專利。被告應更加謹慎比對申請專利範圍及相關前案資料，以實質的理由來進行異議審查，而非以個人式的主觀想法進行審查。惟被告對原告所舉理由竟毫不加以審究，而訴願決定也以「按各國專利法制不同，審查基準亦有異，尚不得執為有利之論證」為由，駁回原告之訴願，故被告及訴願決定機關顯已違背行政程序法第1 條、第8 條、第9 條及第43條等規定：
⑴按美國專利法（35 USC）第103 條（a）款係有關美國發
明專利的「非顯而易知性」規定（相當於系爭案核准審定時專利法第20條第2 項及98條第2 項之「進步性」規定）。依其規定：「A patent may not be obtained though
the invention is not identically disclosed ordescribed as set forth in section 102 of thistitle ，if the differences between the subjectmatter sought to be patented and the prior art aresuch that the subject matter as a whole would havebeen obvious at the time the invention was made to
a person having ordinary skill in the art to whichsaid subject matter pertains.」（中譯：發明雖無依第102條所載，被完全地揭露或敘述之情事，惟請求專利之主題標的與先前技術間之差異，整體觀之為申請時具有通常技術之人所顯而易知者，該申請案仍不能獲准專利。
）⑵由此可見，美國專利法第103 條（a）款對於進步性之規
定較之我國修正前專利法第98條第2 項更為嚴格。因為專利申請案只要是「顯而易知」即不能取得美國發明專利，但卻必須「能輕易完成者」且「不能夠增進功效」，才不能取得我國新型專利。故系爭案的對應案取得美國發明專利乃一對系爭案具有進步性的有利證據，被告理應對此一律注意，而不能一概以各國專利法制不同為由，完全未加審視。
⑶被告見解違背被告局長之政策：
產業界過去多次表達被告專利審查品質之缺失，其中最具體與說服力的就是：「為何我國國人申請歐美專利案件能夠核准，我國卻常常有不核准之情形，嚴重打擊我國提倡創新之政策」。故被告現任局長在多次公開場合（對內或對外）表示略為：「如果歐美專利（尤其是美國，歐盟專利）能核准，我國盡量給予核准；當然並非美國核准我國就照單全收，必須考量（一）美國核准之專利範圍是否有限縮，若有，台灣核准之專利範圍應當也限縮；（二）沒有違反我國專利保護之標的，如尚未開放之『動物』專利；（三）我國專利審查官找到比歐美專利審查官更接近之證據。」，此宣示受到產業界者之肯定外，被告專利審查官（至少內審）亦依此原則辦理，一則藉此讓國人得以在專利佈局上能不在國內失守外，二則藉此改進我國之專利審查觀念。本件系爭案相對之美國案件已獲准，且為發明案件（20年保護），至今無任何第三人對系爭案相對核准之美國案件提出舉發（reexamination）。 且系爭案（一）美國核准之專利範圍與原告主張之專利範圍相同；（二）系爭案之標的沒有違反我國專利保護之標的；（三）參加人所提之證據沒有找到比歐美專利審查官更接近之相關前案，只有部分用美國案相對之台灣案件，美國專利審查所認為不影響系爭案相對美國發明案之相關前案，惟被告竟當作是推翻系爭案之證據。
4.按行政程序法第8 條後段，如行政機關頒佈之現行有效且該機關公開對社會大眾販售，人民已奉為圭臬、準則之行政規則，行政機關依據此項行政規則為行政處分時，有信賴保護原則之適用。被告所頒行的「專利審查基準」係屬行政程序法第159 條規定之行政規則，從而依行政程序法第161 條之規定，有拘束被告及其屬官之效力，故被告作成處分時必須受到專利審查基準之拘束。更何況專利審查基準一直是被告專利審查人員進行審查行為之準繩，申請人均係依該基準之認定與判斷標準作為專利申請之準則，申請人信賴依此準則所為之申請必能獲得被告之肯認。本件原告亦信賴被告將依照專利審查基準之規定，遵守「相同事件應為相同處理，不同事件則為不同處理」之行政原則來進行異議審查。惟被告竟違反專利審查基準之規定，違反專利法第1 條、行政程序法第6 條、第8 條之規定，輕率地作成原處分。又本件應以計算機行業的範圍為審酌，而不能以茶杯的範圍為思考：
⑴按前揭專利審查基準之新型專利審查章節中，已明確規範
進步性之審查方式，其中第2-2-21頁，審查上應注意事項有謂：「進步性之研判，因審查委員在審查中瞭解其技術內容後，極易對新型之進步性作成偏低之評斷，以致有『後見之明』之情形，故審查時應以熟習該項技術者之觀點，根據申請當時之技術水準，作客觀之判斷。」。惟原處分並沒有說明何謂「習知物品」，即草率地認為：「引證
1 及引證2 已揭示將液體漂浮物用於各種習知物品上」；亦未說明為何「引證1 及引證2 已揭示將液體漂浮物用於各種習知物品上」可以得出「所以系爭案請求項1 將液體漂浮物用於計算機，係運用申請前既有之技術知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效」；更未說明為何系爭案申請專利範圍第1 項是「熟習該項技術者所能輕易完成」？「未能增進功效」？原處分推論出於主觀的任意判斷，有違「專利審查基準」之要求。
⑵按前揭專利審查基準第2-2-19頁（二）先前技術之組合部
分應注意事項：「例1.在技術發展空間有限之領域中（in
the field of the crowded art），如在技術上有微小的改進，產生好用或實用的效果，得視為具有增進某種功效」。因此，判斷一新型是否具備進步性，應參考該領域之技術發展狀況，如技術已發展成熟，即使改變微小，如能產生好用或實用的效果，即應視為具備進步性。原告於系爭案專利異議答辯理由書中已說明「計算機」早就存在至少20年以上，因此確定可被視為「在技術發展空間有限之領域」，而「液體裝飾器」在市場上更是超過50年，亦確定可被視為「在技術發展空間有限之領域」。因此即使系爭案的新型創作僅對「計算機」或「液體裝飾器」為微小的改進，都符合前揭專利審查基準之定義，而應被視為具「有增進某種功效」，從而具有進步性，惟被告對於此點卻毫未加以審究，未考慮前揭專利審查基準之注意事項。
於計算機產業上，將液體擺飾器與計算機結合並非可輕易思及的。
⑶按前揭專利審查基準第2-2-17頁有謂：「二、判斷進步性
之基本原則…（2）申請專利範圍之請求項有二項以上時，應就每一請求項各別判斷其進步性。」；第2-2-21頁亦謂：「五、審查上應注意事項…（二）獨立項之新型具有進步性者，其附屬項當然具有進步性。且不得因獨立項之新型不具有進步性，而對其附屬項逕予核駁，因其附屬項仍須依進步性之審查基準，作進一步客觀的研判。」。本件系爭案申請專利範圍係由1 個獨立項及2 個附屬項組成，縱使其獨立項不具有進步性，其附屬項仍須依進步性之審查基準，作進一步客觀的研判。惟原處分對於二附屬項沒有答辯為何不具進步性，並未依據引證案具體指出其運用申請前何項既有之技術或知識，及如何為熟習該項技術者所能輕易完成且無功效增進，其理由明顯不備，訴願決定遞予維持，自有可議。
⑷前揭專利審查基準第2-2-21頁中對於新型申請案是否具有
進步性之「審查上應注意事項」第1 點載明：「…進步性之審查…，應確實依據引證資料所載之技術或知識，針對新型之技術內容，綜合新型之目的、功效，研判其是否克服選擇或結合之困難度。」然而，原處分卻全然未針對系爭案揭露之技術內容，綜合其發明之目的、功效，研判其是否克服選擇或結合之困難度，而具有進步性，加以判斷。其理由自屬不備，且已違反前揭專利審查基準之規定，訴願決定遞予維持，亦有未洽。
5.被告所持「簡單轉用」之理由無具體事證，且與過去被告見解不同：
⑴被告所採取之見解為習知技術有揭露「杯子與液體裝飾器
結合之構造」，因此系爭案為「簡單轉用」。惟「杯子」與「計算機」不屬於同一或類似領域，被告並無提出任何實質證據支持因為有「杯子＋液體裝飾器」之存在，故計算機行業能輕易想到「計算機＋液體裝飾器」。倘若被告見解正確，卻在「杯子與液體裝飾器結合之構造」（新型專利第139791號，公告第00000000號，申請日86年12月23日）發明之前早有許多所謂「轉用案件」存在。如「筆與液體裝飾器結合之構造」之前案存在（新型專利第080219號，公告第00000000號，申請日81年8 月28日），為何「杯子與液體裝飾器結合之構造」能核准？顯有矛盾。況且被告當初於核准系爭案時，已檢索到『液體裝飾與滑鼠結合之構造」案件，被告當初已經考慮「轉用」之問題，而與美國審查觀念一致而核准系爭案。不料被告於異議階段看法完全改變，被告應予以說明。
⑵「計算機」與「液體裝飾」都已發展20年以上，「計算機
」大廠無不積極開發新產品以獲取訂單，被告卻說系爭案創作是「簡單轉用」，除強烈主觀之意識表達外，無任何探究事實之精神，被告及訴願決定機關不但無視於原告言詞辯論之請求，亦不對原告提出市場上成功之事證表達任何意見。
⑶同一物品結合於不同領域之物品之案例相當多，又譬如申
請日89年5 月25日之新型專利第185815號「滑鼠按摩器」，係將一偏心馬達與滑鼠結合以達到按摩之效果，但是「偏心馬達（震動馬達）」早用於一般手持式之傳統按摩器，被告仍核准此案，且將「偏心馬達（震動馬達）與筆結合之結構」見於更早之新型第130816號「具按摩裝置之筆具」（申請日85年9 月13日，公告日86年10月21日），被告仍核准「滑鼠按摩器」。因此雖有將「偏心馬達（震動馬達）與筆結合之結構」，但不代表「偏心馬達（震動馬達）與滑鼠結合之結構」就是「滑鼠」行業所能輕易想到的。
6.專利審查品質指導委員會之意見值得參考：原告訴訟代理人戊○○於94年8 月11日參加由被告局長所主持之「專利審查品質指導委員會」，戊○○亦被聘為委員。在開會當中，戊○○當場舉出一實例以凸顯許多專利審查觀念基本謬誤之處，亦即假設已有液體裝飾器與杯子、或滑鼠等之用品結合，但如果全世界第一個提出「液體裝飾器與計算機結合之構造」是否能合乎「非顯而易知性」，當場表示意見之委員紛紛持肯定之意見（無人表達否定），其中率先持肯定之意見者為羅炳榮專利代理人，以及任職於被告之林國塘副組長以及劉國讚副組長等人表達肯定之意見。戊○○之所以以系爭案為例，實因為系爭案為典型「顯而易知性」被扭曲之案件，由於系爭案構造簡單，容易討論，且能在短時間測知審查觀念之角度，故當天會議以系爭案為實例討論。
7.無論90年或92年之專利法，判斷之角度皆是以「該發明或創作之領域者的角度來看」。由於審查官並非該領域者（許多外審是教授，或是公家研究機構之研究員，而內審甚少有產業經驗，或有產業經驗但幾乎不可能待過相同之產業），因此審查官只能「想像」自己是從事該領域。為避免審查官常犯下「想像」的錯誤，以及「事後諸葛」之判斷，因此各國專利審查基準（包括我國）都有輔助之判斷，其中之一為新型在市場上之成功：「如係因新型之技術特徵本身直接所獲得者，可作為進步性之有利事證之一。惟新型在市場上之成功，係因其他因素，例如銷售技巧或宣傳所獲得者，則不得作為新型具有進步性之憑據。」。又按前揭專利審查基準第2 章第3 節關於進步性審查之第5點：「審查上應注意事項」有謂：「新型在市場上之成功，如係因新型之技術特徵本身直接所獲得者，可作為進步性之有利事證之一。」，故原告於異議答辯理由中即舉出本件申請專利的新型在市場上之成功之答辯理由，以作為判斷進步性之重要證據。創新的專利產品能夠於市場上獲利者少之又少，系爭案是少數能提出市場上成功之案件，被告本於自己很可能作出「想像」或「事後諸葛」的錯誤之判斷，應欣然看到系爭案可提出市場上成功之事證。惟被告於異議階段，對於原告所提在市場上之成功之相關證據及理由完全不表示意見。雖原告於訴願理由中再度提起，為訴願決定機關仍不表示意見。故原處分及訴願決定顯然有違行政程序法關於行政機關為處分或其他行政行為時，應本於誠實信用原則，對於當事人有利及不利之情形，一律注意之相關規定。系爭案新型產品已達「市場上之成功」，而應符合專利法關於進步性之要求。此證據分為兩部分，第一部分為原告之專利產品在世界各國販售之相關證據，此有若干有在網站上登錄販賣系爭案申請專利的新型產品的網頁列印資料可稽；第二部分為他人仿冒原告之申請專利的新型產品之證據，此有若干有在網站上登錄販賣仿冒品的網頁列印資料可稽。由於「有仿冒品，即代表產品在市場上成功」，因此第二部分之仿冒品在世界販售之證據更是代表「市場上之成功」非常有利的證據。
㈡被告主張之理由：
1.起訴理由所指GB0000000A及US0000000B1兩案公開日期均晚於系爭案申請日，所以沒有適用於論究系爭案的進步性。又異議制度屬於公眾審查制度，如果異議人所提證據有理由，被告就依照他所提的證據審查，並不限於初審所引之資料。
2.系爭案「具有液體擺飾器之計算機構造」申請專利範圍共3項，除第1 項為獨立項外，其餘為附屬項。引證1 揭示一種容器，例如杯子、牙刷架、垃圾桶、肥皂盒、水壺或碗，其被連接到一密封容器上，密封容器裝有第一液體、第二液體、至少一構造，例如魚、龜、企鵝、鴨、天鵝、海豚、帆船、青蛙等構造裝飾，浮在第一液體上面。引證2揭示一種器皿，係將諸如平底杯、牙刷置架、垃圾桶、肥皂盒、茶壺、碗、裝飾品或實用物件連結至一裝飾容器，該裝飾容器內含第一種液體、第二種液體、及至少一個結構物，該結構物浮於第一種液體之上，例如魚、龜、企鵝、鴨、天鵝、海豚、帆船、青蛙等構造裝飾。從引證1 申請專利範圍第15到20項，可以知道引證1 的容器可以為杯子、垃圾桶、肥皂盒等。重點在於如何與容器結合。而引證2說明書申請專利範圍第45項已經說明器皿的形狀包含垃圾桶、酒器、茶壺、馬克杯等，都有裝飾性的容器，可以裝於實用物件上，雖然系爭案運用於計算機上，但為簡單的轉用，不具進步性。
3.按照原告所提資料如果都有顯示液體擺飾器，那表示系爭案的創作是可以輕易思及的。系爭案申請專利範圍第1 項係一種具有液體擺飾器之計算機構造，其特徵為框口內裝有液體漂浮物之中空殼體嵌入或者是直接一體成型結合固定在框口周邊之計算機座面上。惟其特徵主要為有液體漂浮物之中空殼體，已揭示於引證1及 引證2 中。引證1 申請專利範圍第15項至第20項及其圖式、引證2 申請專利範圍第45項及其圖式亦已揭示將液體漂浮物用於各種習知物品上，系爭案申請專利範圍第1 項將此液體漂浮物用於計算機，係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，不具進步性。再者，系爭案申請專利範圍第2 項界定框口之深度可為上下貫通於計算機之基座面或者是只有半潛入計算機之基座面者；系爭案申請專利範圍第3 項界定中空殼體其外觀殼體可設計成為各種的形狀來配合計算機外觀輪廓曲線上之整體性，其底部搭配框口之大小尺寸與形狀， 而具有一定的深度，使其能嵌入於框口中固定位者。此兩項係界定框口、中空殼體之形狀外觀，並無特殊之技術設計，相較於引證1及引證2 ，係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，不具進步性。
理 由
一、系爭案係於91年2 月7 日申請專利，被告於93年2 月6 日審定准予專利，則系爭案有無應不予專利之原因，應以核准審定時所適用之90年10月24日修正公布之專利法為斷，合先敍明。次按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系爭案核准審定時專利法第97條暨第98條第1 項所明定。惟如其「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時」，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第98條第2 項所明定。依卷附新型專利說明書之記載，系爭案申請專利範圍係：
1.一種具有液體擺飾器之計算機構造，乃在計算機或者是其同類產品中兼具有計算機功能之計時器的基座上之適當位置處，開設成型具有一向下凹入的框口，此框口之造型不限，可依照計算機基座的外觀造型來搭配，而開設成各種形狀，可供一內裝有液體漂浮物之中空殼體嵌入或者是直接一體成型結合固定在框口周邊之計算機座面上，為其特徵者。
2.如申請專利範圍第1 項中所述之具有液體擺飾器之計算機構造，其中，框口之深度可為上下貫通於計算機之基座面或者是只有半潛入計算機之基座面者。
3.如申請專利範圍第1 項中所述之具有液體擺飾器之計算機構造，其中，中空殼體，其外觀殼體可設計成為各種的形狀來配合計算機外觀輪廓曲線上之整體性，但是其底部必須要能搭配框口之大小尺寸與形狀，而具有一定的深度，使其能嵌入於框口中固定位者。
二、系爭案一種具有液體擺飾器之計算機構造，係利用該計算機原有之座面，在該座面之適當位置上開設具有一向下凹入的框口，並搭配該向下凹入的框口形狀大小，另外設置一可與該框口形狀大小相近似之液體擺飾器，使該液體擺飾器能嵌入或一體成型結合固定在計算機之座面上，並與計算機之座面構成一整體性，達到令計算機除了具有原計算機之計算效能外，在擺置時又能形成一液體擺飾器，藉由此新奇之獨特性而能適宜作為贈品或促銷品來使用，更可提高產品的價值觀，達到一物多功能之效能為其特徵者（創作摘要參照）。引證1 係2000年3 月1 日公告之大陸地區申請號為第ZL00000000.2 號「容器」（優先權日為西元1998年10月2 日）實用新型專利案。引證1 係一種容器，例如杯子、牙刷架、垃圾桶、肥皂盒、水壺或碗，其被連接到一密封容器上，該密封容器裝有第一液體、第二液體、至少一構造，該構造例如魚、龜、企鵝、鴨、天鵝、海豚、帆船、青蛙等裝飾構造。該構造不溶解於第一和第二液體，並浮在第一液體上面。引證2 係88年9 月29日申請，90年1 月1 日公告之第00000000號「器皿」（優先權日分別為1998年10月2 日、1999年4 月12日）新型專利案，係將諸如平底杯、牙刷置架、垃圾桶、肥皂盒、茶壺、碗、裝飾品或實用物件連結至一裝飾容器，該裝飾容器內含第一種液體、第二種液體、以及至少一個結構物; 其中該結構物不溶解於第一種液體與第二種液體，並浮於第一種液體之上; 第一種液體與第二種液體的密度不同而不能相混合; 且使得第一種液體位於第二種液體之下; 而第二種液體的體積大於第一種液體的體積; 第一種液體或第二種液體或兩者，可視需要染色; 懸浮於密閉容器的結構物經過加重處理，不論密閉容器如何擺置，皆可使該結構物維持在垂直的位置。申請專利範圍第45項就申請專利範圍第1項所述之器皿之形狀包括電話機、電話聽筒、電腦滑鼠、時鐘等。
三、系爭案請求項1係一種具有液體擺飾器之計算機構造，不同於引證1之容器及引證2之器皿，系爭案具新穎性。系爭案附屬請求項2、3係包含請求項1全部技術內容在內，作進一步敘明請求項1外之技術特點，故亦具新穎性。已據原審定敍明，兩造就此亦不爭執。本件爭點應係引證1、引證2是否能證明系爭案不具進步性。經查，系爭案請求項1具有液體擺飾器之計算機構造，其特徵主要係於計算機或計時器的基座之適當位置處，開設不限形狀向下凹入的框口，供一內裝有液體漂浮物之中空殼體嵌入或者是直接一體成型結合固定在框口周邊之計算機座面上。而前揭引證1、引證2業已揭露裝飾容器（相當於系爭案中空殼體）內含第一種液體、第二種液體、以及至少一個結構物（相當於系爭案液體漂浮物）。引證1、2並揭露係一種器皿，係將諸如平底杯、牙刷置架、垃圾桶、肥皂盒、茶壺、碗、裝飾品或實用物件連結至上述裝飾容器，裝飾品或實物物件包括魚、龜、企鵝、鴨、天鵝、海豚、帆船、青蛙等構造裝飾（引證1），以及電話機、電話聽筒、電腦滑鼠、時鐘（引證2）等。因此，系爭案內裝有液體漂浮物之中空殼體的液體擺飾器其技術內容已被引證1、2所揭露。原告雖主張習知技術有揭露「杯子與液體裝飾器結合之構造」，惟「杯子」與「計算機」不屬於同一或類似領域，被告並無提出任何實質證據支持因為有「杯子＋液體裝飾器」之存在，故計算機行業能輕易想到「計算機＋液體裝飾器」。且被告當初於核准系爭案時，已檢索到「液體裝飾與滑鼠結合之構造」案件，被告當初已經考慮「轉用」之問題，而與美國審查觀念一致而核准系爭案。不料被告於異議階段看法完全改變，被告應予說明等等。
四、經查，引證2於專利說明書創作說明已記載「本創作也提供一種實用物件，至少有一裝飾性容器連接至一有用的物件，其中裝飾性容器是連接至或是有用物件的一部分。這種實用性物件的例子包括一但不限於一衛生紙盒、指甲刷、橡皮拖把、馬桶刷與其盛器、通馬桶器與其置臺、洗背刷、廚房刷
子、梳子、牙刷、餐巾環、電話機、電話聽筒、電腦滑鼠、溜溜球、餐巾架、鏡子、毛巾架、代酒栓、杯墊、聖誕飾品和相框。這個器皿可以隨需要調整大小，適應不同的用途。譬如說，改變器皿大小擺在架上展示或洗臉台上 (例如放在洗臉台上的牙刺置杯或肥皂盒)，或在家中用來招待客人 (例如平底杯或碗)，或調整大小後可放入家中或辦公室角落( 例如紙屑簍)。譬如說當平底杯用時，直徑為四吋、高七吋。這個器皿包括一個主容器和一個次容器。主容器可以打開或蓋起，可用來裝盛液體或固體或兩者，或有裝盛固體的裝置。次容器是中空的，置於主容器之下或之上，或與主容器成為環圍關係，也就是主容器的外圍接觸到次容器的內裏，或相反。」（專利說明書第4項至第5頁參照）。因此，引證2已教示次容器是中空的，置於主容器之下或之上，或與主容器成為環圍關係，也就是主容器的外圍接觸到次容器的內裏，或相反。且裝飾性容器連接至一有用的物件，其中裝飾性容器是連接至或是有用物件的一部分。這種實用性物件的例子包括一但不限於一電話機、電話聽筒、電腦滑鼠等。這個器皿可以隨需要調整大小，適應不同的用途。依上述引證2之教示及引證2亦有揭露裝飾性容器是連接至時鐘之技術內容（申請專利範圍第45項），則系爭案將其裝飾性容器連接計算機或者是其同類產品中兼具有計算機功能之計時器的基座上之適當位置處，應屬熟習該項技術領域之人應用引證
1 、2 之既有技術可輕易思及，且其功效本屬上開習知技術可得預期範圍內，亦不具功效之增進。原告主張「杯子」與「計算機」不屬於同一或類似領域，被告並無提出任何實質證據支持因為有「杯子＋液體裝飾器」之存在，計算機行業能輕易想到「計算機＋液體裝飾器」一節，並非可採。
五、次按，修正前專利法對專利案之審查，除由被告依職權就發明、新型專利案之申請為形式及實體審查外，並另設異議及舉發制度，期籍由異議或舉發之公眾審查以彌補被告審查之不足。因此被告當初於核准系爭案時，縱已檢索到『液體裝飾與滑鼠結合之構造」案件，惟於嗣後異議案件經異議人提出引證資料加以審查後有充分確實之理由，認引證資料可證已准審定之專利案不具進步性，仍得為異議或舉發成立之處分，並不受前曾檢索有關技術領域間有轉用問題，即認應受業經核准專利之拘束而不得為異議或舉發成立之審定。本件被告於初審過程中，雖曾檢索GB0000000A與US0000000B1 此兩件前案，但GB0000000A與US0000000B1 二案公告日（2002年4 月10日及2002年4 月30日）均在系爭案申請日之後，並非系爭案申請前已公開之技術內容，該二案之技術內容不能據以論究系爭案不具進步性，被告雖曾檢索該二案，仍不能以該兩案之技術內容之轉用是否輕易思及，用以論究系爭案不具進步性，此與引證1 、引證2 均屬系爭案申請前即已公開之技術內容者，情況顯有差異，自難比擬。又該二案技術內容既與引證案並非相同，因此，被告雖曾檢索該二案，但均不能作為否准系爭案應准專利之理由，於法並無不合。且被告已具體敍明系爭案申請專利範圍第1 項之特徵主要為有液體漂浮物之中空殼體，已揭示於引證1 及2 中，引證1 請求項（即為我國專利之申請專利範圍）第15項至20項及其圖式，引證2 之請求項第45項及其圖式亦已揭示將液體漂浮物用於各種習知物品上，是系爭案申請專利範圍第1 項為運用申請前既有之技術或知識而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，應不具進步性。系爭案申請專利範圍第
2 項及第3 項界定框口、中空殼體之形狀外觀，並無特殊之技術設計，相較於引證1 及2 ，亦不具進步性之理由，經核其內容應屬可採，已如前述。原告主張被告當初於核准系爭案時，已檢索到『液體裝飾與滑鼠結合之構造」案件，已經考慮「轉用」之問題，不料被告於異議階段看法完全改變，被告應予說明一節，應有誤解。另被告局長於公開場合所為政策宣示，僅係對一般施政目標方向、作為之提示，並非針對具體個案所為決定，本件之審定亦無違反政策之可言。而原告所指專利審查品質指導委員會之意見僅係會議發言者之參考意見，並無拘束被告機關之效力，原告主張被告所持簡單轉用之理由無具體事證，且與過去被告見解不同部分，有違行政程序法所揭示之公正、公開與民主原則，以及增進人民對行政之信賴等，非屬可採。
六、原告雖再主張其專利產品在世界各國販售之網站上登錄販賣，以及他人仿冒原告之申請專利的新型產品代表系爭案「市場上之成功」等等。但查，系爭案依上述引證1、2教示既屬熟習該項技術領域之人應用既有技術可輕易思及，且不具功效之增進，業如前述。尚不能以原告銷售或他人販賣同樣新型產品之事實，即作為本件應改為有利原告判斷之論據。另系爭案請求項第2項界定框口之深度可為上下貫通於計算機之基座面或者是只有半潛入計算機之基座面者；請求項第3項界定中空殼體其外觀殼體可設計成為各種的形狀來配合計算機外觀輪廓曲線上之整體性，其底部搭配框口之大小尺寸與形狀，而具有一定的深度，使其能嵌入於框口中固定位者部分。經查，引證2 於專利說明書已說明其主容器可以打開或蓋起，可用來裝盛液體或固體或兩者，或有裝盛固體的裝置。次容器是中空的，置於主容器之下或之上，或與主容器成為環圍關係，也就是主容器的外圍接觸到次容器的內裏，或相反。」（專利說明書第4 項至第5 頁參照，另申請專利範圍第29項至第34項亦有具體界定），已揭露主容器與次容器之相關設計配合情形，系爭案上述2 附屬項框口之界定，以及框口與中空殼體其外觀殼體形狀之配合，與引證案上述技術之揭露相較，並無突出之特徵或功效之增進，亦不具進步性。
七、從而，被告以系爭案係運用申請前引證既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，不具進步性而為異議成立之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦屬妥適，原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。另本件依引證1、2已足以證明系爭案不具進步性，至於其他異議引證證據已不影響本件判斷之結果，又原告其餘主張亦不影響結論之判斷，爰不一一再予論述，均併敍明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 9 月 14 日
第三庭審判長法 官 陳國成
法 官 吳東都法 官 陳秀媖上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 95 年 9 月 18 日
書記官 王英傑