臺北高等行政法院判決
94年度訴字第3187號原 告 甲○○訴訟代理人 戊○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）住同上訴訟代理人 丙○○
參 加 人 復盛股份有限公司代 表 人 乙○○訴訟代理人 丁○○上列當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國94年8 月8 日經訴字第09406132880 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：參加人前於民國91年12月19日以「高爾夫球鐵桿頭構造」（下稱系爭案）向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，原告以其有違核准審定時之專利法第97條、第98條第1 項及第2 項之規定，不符新型專利要件，對之提起異議，旋參加人於93年1 月8 日提出申請專利範圍修正，經准予修正後，案經被告審查，於93年12月2 日以（93）智專三（一）05017 字第09321064390 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
1.訴願決定、原處分均撤銷。
2.命被告另為異議成立之處分。
3.訴訟費用由被告負擔。㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。㈢參加人聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭案是否不具進步性而有違核准審定時專利法第97條、第98條第1 項及第2 項規定，不符新型專利要件，而應予以撤銷？㈠原告主張之理由：
1.系爭案的創作目的、技術手段、獲得的效果與90年12月5日公開之大陸地區第00000000.5號「可增加擊球面撓曲面積的高爾夫球桿頭」（下稱引證案）完全相同，系爭案依審定時專利法第98條第l 項及第2 項規定不應取得專利。
2.系爭案之創作目的有三：其主要目的在於藉由擊球面板之周緣彎折形成一彎折邊及一環牆，藉擊球面板之彎折邊相對於桿頭本體之環唇具有最大彈性變形能力，使鐵型桿頭適用於遠距離擊球，使其具有延長擊球距離及節省擊球力道之功效，其次要目的在於藉由擊球面板之周緣彎折形成一環牆，因而使球桿頭之正面具有最大有效擊球面積，而有增加擊球面積之功效。其另一目的在於具有環牆之擊球面板可簡單利用沖壓製程加工金屬板體而製得，具有降低成本之功效。為達成前述三項目的，其技術特徵在於: 桿頭本體凹設形成一體座及一環唇，而該擊球面板沖壓形成彎折之一環牆，如此該擊球面板具有最大面積，同時由擊球面板彎折形成之環牆對應結合於桿頭本體之環唇，以使擊球面版具有最大彈性變形能力，因而使鐵桿型桿頭能延長擊球距離並增大擊球面積。
3.引證案揭示一種可增加擊球面撓曲面積的高爾夫桿頭，其創作目的與系爭案完全相同，其技術特徵在於擊球面正面的板片部往後延伸一片狀的延伸部，藉由延伸部的彈性支撐，使板片部在受到強大擊球的應力時，可以有較佳的彈性變形，以獲得較佳的擊球彈性以及較大的擊球面積。
4.系爭案在異議過程中曾修正其申請專利範圍，將其結構限縮為擊球面板具有一缺口，但是在其93年1 月8 日修正的申請專利範圍第1 項卻是界定該缺口「可」焊接結合於該壁部，以增加該擊球面板及桿頭結合面積及強度。所謂可焊接，應該是可以焊接也可以不焊接的意思，如此有定義等於沒定義。查系爭案是將原申請專利範圍第9 項併入第
l 項中，但是原第9 項卻是明確定義缺口焊接結合於壁部。
5.引證案揭示可以使用硬焊方式將擊球面板接合在桿頭本體，如此可以簡易的將杯狀擊球面板固定在桿頭本體上，然如不使用硬焊，而要使用一般的焊接接合時，則引證案鄰接縫部位將無法焊接固定在桿頭本體 (焊不到)， 因此必然的選擇方式，就是此部位設成缺口，並將其直接固定在桿頭本體側邊 (如系爭案所示)， 也就是說系爭案的結構差異，是因使用焊接方式不同所造成必然結果，凡是熟習此項技藝人士，要將引證案由硬焊改為普通焊時，其結構必然會做此更動，此乃顯而易知的結果。
6.引證案的擊球面板受球撞擊而瞬間彈性變形時，兩個直立段都同時往內彎曲，使撓曲變形量增大，就是引證案與系爭案訴求的功效。
7.依據結構分析可以明確的知道系爭案將缺口直接固定在側面壁部的結構，其彈性變形效能必然不如引證案，此為效能的改變，而且與其創作目的相違，並無功效增進。
8.原處分及訴願決定均稱「缺口焊合於桿頭本體之壁部可增加結合強度，有功效增進，具進步性」，但系爭案將擊球面板直接固定在側面壁部，與引證案擊球面板經過一延伸段固定在壁部，二者在壁部的結合強度根本沒有差別。反倒是系爭案的缺口部位因為少了可撓曲的支撐部，因此其彈性必然變差，而這就與其創作精神相違，並無進步性可言。
9.系爭案中，擊球面板與桿頭本體之間的結合強度並不是重點，反倒是擊球面板的撓曲彈性才是創作的重點。假設擊球面板與桿頭殼體之間每平方公分需要100 公斤的結合力，那麼提供超過100 公斤的結合力，例如120 公斤即足夠，能提供150 公斤的結合力可能更好，但是如果一味的增加結合強度而忽略了其它方面的需求，反而可能使得產品的效能下降，系爭案即為此例。
10.就系爭案的背景說明及創作目的觀之，系爭案確實是要使擊球面板具有最大擊球面積及最大彈性變形能力，最大擊球面積為的也是最大彈性變形能力。所謂最大擊球面積，是跟習用桿頭比較，習用桿頭在擊球面周邊留有框體，而系爭案將擊球面周邊彎折形成環牆，再利用環牆焊接在桿頭殼體的環唇，藉此消除邊框，以獲得最大擊球面積，而擊球面積增大，自然就增大其彈性變形能力，就能將球擊遠，以獲得長打的效果。至於擊球面板與桿頭殼體之間的結合力，只要能承受擊球力道而不會破裂即足夠，再多也不會增加什麼功效，其理至明。引證案的目的跟系爭案相同，其名稱為可增加擊球面撓曲面積的高爾夫桿頭，其擊球面呈杯狀，具有延伸部，相當於系爭案的環牆，擊球面與桿頭殼體結合方式可以硬焊、或在桿頭表面沿二者間的接縫進行熔焊，或先硬焊再熔焊。惟無論採用何種焊接方式，在桿頭表面上，位於該頸部一側的二構件鄰接之處，並未予以焊接固結，使桿頭正面形成有一鄰接縫，該鄰接縫可具有預定隙寬，亦可為一沒有間隙的縫痕。比較引證案與系爭案，可以發現二者之間的差異僅在引證案具有鄰接縫，而系爭案是將缺口的邊緣直接與殼體固接，這樣的固接能否帶來比引證案更好的增進功效，應當檢視其是否更具撓曲彈性，而非其結合強度，除非參加人或被告機關能證明引證案的結合強度不足，而系爭案能克服此缺失，自然具有進步；如果不能，引證案的擊球面板與桿頭殼體的結合強度已經足夠，則系爭案更多的結合強度不能增進功效。參加人在準備程序中自陳，其桿頭擊球面在缺口端實際生產時並未焊接，甚至在缺口端的另一側（即對應桿頭趾部位置）也可以不焊接，這樣的效果更好。也就是焊接的強度已足，因此缺口端緣根本不需再焊接，甚至其相對側邊也可以不焊接，而且不焊接比焊接的效果更好。
11.傳統的擊球面板與桿頭固定方式就如一面板跨接在二支點上，其彈性變形量最小。引證案的結構則是面板具有二支臂，並以二支臂固定在支點上，二支臂都可以撓曲變形，因此整體的撓曲變形量最大。系爭案的結構則是面板一側直接固定在支點，另一側具一支臂，再固定在另一支點上，因僅具一支臂的撓曲彈性，因此其彈性變形量界於前述二者之間。如參加人所說，將原本焊接固定在支點的面板不焊接固定，則面板的側邊就可以自由上下移位，因此可以增進面板的撓曲彈性。更重要的一點是，系爭案缺口端緣一旦不焊接，其與桿頭之間不就形成一道鄰接縫，其結構與引證案則無差異。不能因為擊球面板在一側具有一缺口這樣單純的形狀不同就可以具有可專利性。
㈡被告主張之理由：
1.系爭案「…缺口可焊接結合於…」其並無「缺口可以不焊接結合」之內涵，其定義並無不明確之處；系爭案具缺口之擊球面板，且缺口焊合於本體之壁部等並無法由引證案封閉之延伸部焊結於後座構件，側面和壁部未焊接形成接縫等技術內容可輕易轉換完成；系爭案具缺口之擊球面板製造容易，且缺口焊合於桿頭本體之壁部可增加結合強度，有功效增進，具進步性。
2.引證案正面構件、板片、正面擊球面板，自該板片部周緣往後延伸一片狀之延伸部，該延伸部為一封閉狀，並非如二個直立撓段，引證案封閉狀之支撐部和系爭案U 型環牆相較，難謂有較佳彈性變形，系爭案具缺口之擊球面板製造容易，且缺口焊合於本體之壁部可增加結合強度，有功效增進，具進步性。
㈢參加人之理由：
1.系爭案之技術特徵在於: 「擊球面板一體成型彎折形成一彎折邊及環牆，且該擊球面板靠近套頸一側形成一缺口，且缺口焊合於本體之壁部」。查引證案之正面構件板片部周緣往後形成一延伸部，並藉焊接與後座構件固結，側面和壁部並未焊接固結，使桿頭正面形成一鄰接縫」。該二者技術內容完全不同，該引證案之延伸部環設在該板片部周緣 (四個邊都有之封閉狀)， 與系爭案之環牆形成一缺口 (只有三個邊之開放狀)構造不同; 且系爭案之缺口焊合於本體之壁部，與系爭案之側面和壁部並未焊接固結之構造不同，引證案實難證明系爭案否具新穎性。且兩者之技術手段亦不同，因此其難謂系爭案係運用申請前既有之技術或知識。
2.引證案亦未導出系爭案在環牆形成一缺口 (只有三個邊之開放狀)技術概念，系爭案當然未運用該引證案已公開之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成。且系爭案之擊球面板具有缺口之構造，有製造容易之優點，及由該擊球面板之缺口焊合於本體之壁部可增加結合強度，系爭案有功效之增進。
3.依據專利審查基準2-2-5 頁，判斷新型有無新穎性時，應以新型之技術內容比對，原告僅就系爭案與引證案之創作目的與功效加以比較，稱該二者是相同之創作，即主張系爭案不應取得專利。原告未比對系爭案與引證案之技術內容是否相同即主張系爭案不應取得專利，該主張即與判斷新型有無新穎性之要件不符，原告之理由實不足採。
4.況且系爭案擊球面板及桿頭本體所組成之鐵桿型桿頭可在保有鐵桿型桿頭之基本架構且不需額外增加體積、重量下，進一步強化承受遠距離擊球的特性，且該桿頭本體直接以環唇形成結合部位，其構造亦遠較習用鐵桿型桿頭之桿頭本體簡單而便於製造。再者該擊球面板靠近該套頸一側可選擇形成一缺口，及該桿頭本體對應形成一壁部，如此該擊球面板可分別由該環牆及缺口焊接結合於該桿頭本體之正面及其壁部，以利用至少二垂直之結合平面進一步增加該擊球面板及桿頭本體之結合面積及強度等功效亦與引證案不同。故系爭案具有與引證案不同之較佳技術手段，且系爭案達成便於製造與增加該擊球面板及桿頭本體之結合面積及強度之功效，亦與引證案不同，系爭案當然具有進步性。
5.系爭案限縮後之申請專利範圍所界定「該缺口可焊接結合於該壁部，以增加該擊球面板及桿頭本體之結合面積及強度」技術內容至為明確，「可焊接結合」之結果為結合之意思，並無如原告所述可以焊接也可以不焊接的意思。
6.由該引證案所公開之技術手段，可以證明系爭案不同於該引證案之技術手段所達成之結果，並非該引證案可預期者，原告起訴理由繪示圖1 至圖6 ，非系爭案與引證案原申請所繪製，原告欲以該圖式說明系爭案未能增進功放，顯然欠缺論理基礎。況且該論述未經實驗證明，且無實驗數據可供比對以支持原告之論述。尤其是系爭案之該結構可用以增加擊球面板之彈性變形能力有效擊球面積、遠距離擊球能力、結合面積、結合強度及適用各種製程等功效，原告所論述之該彈性變形量亦非系爭案之唯一創作目的，因此原告之理由並不足採。
7.系爭案與引證案因結構上之差異所產生之功效具有不同：⑴引證案之鄰接縫不進行焊接時，該鄰接縫將與上側、下
側及前側具焊接結合構造之延伸部形成不相等的支撐作用，因而使該板片部往側面方向的彈性變形程度不均等於往上側、下側及前側的彈性變形程度，以致該板片部擊球角度形成偏差，而降低擊球準確度及遠距離擊球能力; 相對於系爭案之結構，擊球面板與桿頭本體形成全面焊接情形下，該擊球面板之各側面在獲得等量的支撐作用下，該擊球面板之各側面會有等量的變形程度，以致該擊球面板之擊球角度更為精確及獲得遠距離擊球能力。
⑵引證案之球桿頭在擊球時，由於該鄰接縫之側面與壁部
及基部頂緣之間未確實緊密結合，因此將容易形成應力集中現象，並易因相互敲擊而產生振動音; 系爭案形成全面焊接情形下，不會有該振動異音情形。
⑶當引證案之板片部產生應力集中現象時，將造成鄰接縫
相鄰的延伸部焊接部位焊道產生色裂，進而影響焊接可靠度及降低桿頭使用壽命; 相對於系爭案之全面焊接情形下，不會有該龜裂情形。
⑷沖壓或鍛造製程需要考慮成型形狀及材料特性，且該成
型形狀及材料特性將直接影響產品良率，延性低的材料常在沖壓的過程中造成破裂，難以沖壓形成該引證案之全環狀延伸部; 相對於系爭案之該擊球面板設一缺口，以沖壓或鍛造方式製造系爭案之擊球面板時，該破裂情形得以改良，該擊球面板有易於沖壓成型之效果。
⑸若選用鑄造製程時，必須先製作蠟模，該引證案之全環
狀延伸部在蠟模成形後係較難以脫模，否則在脫模後容易造成蠟模變形，因此在模具的製作上要求較高的精度，不但製造困難，無形中也增加生產成本。
⑹此外由於全環狀延伸部具有較多彎折邊（相對系爭案多
出15至25% ），因而該延伸部於彎折邊產生縮孔、氣孔等鑄造缺陷之機率相對亦較高，故引證案形成全環狀延伸部極易反向降低正面之鑄造良率或徒增鑄造後之加工步驟。相對於系爭案之該擊球面板設一缺口，以鑄造方式製造擊球面板時，於該彎折邊產生縮孔、氣孔等鑄造缺陷之機率亦相對降低，該擊球面板有易於鑄造之效果。
8.引證案之創作目的在提供一可增加擊球面撓曲面積的高爾夫桿頭，可使擊球面在擊球時的「撓曲程度加大」，該技術內容為在桿頭表面上，位於頸部一側的二構件鄰接之處（本實施例即為該正面構件呈縱直狀的側邊）並未予以焊接固結，使桿頭正面形成有一鄰接縫。以球場環境而言，擊球瞬間與地面土壤的碰撞絕對屬於必然，此鄰接縫必將於擊球後將產生夾砂，除造成面板逐步變形外，更無撓曲性可言。事實上，一味追求撓曲程度，而輕忽結合後座構件與正面構件的結合強度，甚至不製作其用於接合直立撓曲段的環狀嵌槽，只讓正面構件單純站在後座構件上，不進行焊接，則其耐用度可能不佳而會在使用若干次後，正面構件即自行脫落。
9.系爭案說明書從頭至尾，都未曾聲明其焊接採用的是一般焊接，也未聲明其不使用硬焊。
10.系爭案與引證案的結構差異，不僅止是缺口而已；系爭案的環唇、壁部、「焊接於環唇以及壁部」的環牆、環牆長度大於3.0mm 、內彎弧部、同一金屬板體、鑄造加工、鍛造加工、封閉構造、結合構造、內凸緣等技術特徵，從未揭露於引證案說明書。因此，即使引證案設缺口，接本體側邊，仍不能完成系爭案創作整體所具有的技術特徵。
11.原告於訴訟理由書內指稱：如果不使用硬焊，熟習該項技術者，在閱讀引證案之後，經由邏輯分析，應該會依照其說明書，優先改用第二方案在桿頭表面沿二者間的接縫進行「熔焊」。縱使不改用第二方案，也會改將引證案技術運用在其說明書建議之第二實施例 (其本體構造迥異於系爭案)， 皆未見原告提出符合邏輯推論之具體說明。
12.引證案如果不使用硬焊，而要使用一般的焊接接合時，是否仍要將正面構件延伸部抵接於基部前側，也未見原告說明。即使是企圖將引證案之面板焊接在桿頭本體，其焊接方式，應該是依照引證案說明書所示：設嵌槽、將面板焊接於該嵌槽，而不是設壁部而將面板焊接在壁部，如此即異於系爭案技術特徵。
13.事實上，系爭案申請專利範圍明白指出其所增加者，係「擊球面板及桿頭本體」之結合強度，擊球面板及桿頭本體之結合點不只一個，甚至可構成三維立體之強化焊接結構。系爭案焊接線可形成二結合平面，且該二平面並非位於同一平面上，進而形成立體交叉，因此球面板及桿頭本體之結合面積有所增進，結合強度當然也有所增進。此功效之增進，即使經被告及訴願決定機關一再肯認，仍不為原告所理解，更可見該功效之無法預期性，非熟習該項技術者所能輕易完成。
14.引證案申請專利範圍提及，其頸部具有一「可」供高爾夫軸桿插接的插接孔，所謂「可」供，如果解釋成是「可供」也「可不供」的意思，據以論述其有定義等於沒定義，並不合邏輯。同理，系爭案在第1 項界定之「可」焊接，並無定義明確性之問題。事實上，所謂的「可」，相當於英文上的「for 」或「is capable of 」，常用於「以功能界定專利元件」之情形，早已廣為國內外專利說明書所使用，不足為奇。
15.系爭案之面板，與引證案之面板，前者除了缺口之外，其面板接合桿頭本體的方式也異於引證案。詳言之，系爭案之面板係「焊接於環唇及壁部」，並「無」所謂「抵接基部」之情事。
理 由
一、系爭案係於91年12月19日申請專利，被告於92年8 月14日審定准予專利，則系爭案有無應不予專利之原因，應以核准審定時所適用之自90年10月24日修正公布之專利法為斷。
二、次按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系爭專利核准審定時專利法第97條暨第98條第1項所明定。惟同法第98條第2項規定：「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」
三、系爭案於93年1月8日修正申請專利範圍，其將原申請專利範圍第8 、9 項併入第1 項，因未變更實質，經被告准予修正，並據以審查，因此，本件應以修正後之申請專利範圍加以審究。依修正後之專利說明書記載，系爭案之申請專利範圍共9 項，第1 項為獨立項，其餘為附屬項。其第1 項界定一種高爾夫球鐵桿頭構造，主要包含：
一桿頭本體，其凹設形成一槽座，該槽座周緣形成一環唇，該桿頭本體之一側另形成一套頸，供套設一球桿；一擊球面板，其一體成型彎折形成一彎折邊及一環牆，該環牆可對應焊接結合於該桿頭本體之環唇，如此該擊球面板能有最大擊球面積，並藉由該彎折邊及環牆獲得最大彈性變形，而使該鐵桿型桿頭適用於遠距離擊球；一壁部，其形成在桿頭本體靠近該套頸一側；及一缺口，其形成在該擊球面板靠近該套頸一側，並對應該桿頭本體之壁部，該缺口可焊接結合於該壁部，以增加該擊球面板及桿頭本體之結合面積及強度者。
四、引證案係2001年12月5日公開之大陸地區第00000000.5號「可增加擊球面撓曲面積的高爾夫桿頭」專利案。系爭案與引證案相較具有新穎性，已據異議審定理由 (四)說明詳實，原告就系爭案與引證案相較具新穎性亦表示不爭執（95年7月19日準備程序筆錄參照），本件爭點應為引證案是否能證明系爭案不具進步性。依系爭案申請專利範圍第1項之記載，其桿頭構造在該擊球面板靠近該套頸一側形成一缺口，並對應該桿頭本體之壁部，該缺口可焊接結合於該壁部，以增加該擊球面板及桿頭本體之結合面積及強度者。而系爭案之延伸部34，係在正面構件30之板片部周緣往後形成一封閉狀態，與系爭案對應桿頭本體之擊球面板彎折邊形成一缺口顯有不同。由引證案之習知技術並未教示該形成缺口之技術特徵，尚難謂經由引證案之揭示可輕易思及系爭案該技術特徵。又系爭案桿頭本體之壁部，該缺口可焊接結合於該壁部，以增加該擊球面板及桿頭本體之結合面積及強度。原告雖主張系爭案將缺口直接固定在側面壁部的結構，其彈性變形效能必然不如引證案，系爭案將擊球面板直接固定在側面壁部，與引證案擊球面板經過一延伸段固定在壁部，二者在壁部的結合強度根本沒有差別，系爭案是將缺口的邊緣直接與殼體固接，這樣的固接能否帶來比引證案更好的增進功效，應當檢視其是否更具撓曲彈性，而非其結合強度等等。經查，系爭案經由對應桿頭本體之擊球面板彎折邊形成一缺口後，因缺口可焊接結合於該壁部，無如系爭正面構件30之板片部周緣往後形成一全部封閉狀態，系爭案可獲得較大之擊球面板面積，符合系爭案增大擊球面積的之創作目的（創作摘要參照），難謂較引證案無功效之增進。而系爭案擊球面板彎折邊形成一缺口後，該缺口可焊接結合於該壁部，亦可利用至少二垂直之結合平面增加該擊球面板及桿頭本體之結合面積及強度，使系爭案不致因該缺口形成而影響擊球面板及桿頭本體之結合面積及強度。雖然引證案亦揭示在擊球面正面的板片部往後延伸一片狀的延伸部，藉由延伸部的彈性支撐，使板片部在受到強大擊球的應力時，可以有較佳的彈性變形，以獲得較佳的擊球彈性以及較大的擊球面積。但引證案因無擊球面板彎折邊缺口之形成，其擊球面板面積並未大於系爭案，且系爭案缺口既可焊接結合於該壁部，其擊球面板及桿頭本體之結合面積及強度可視實際需要調整，亦難謂引證案較系爭案確具有較佳之彈性變形能力。原告主張引證案可證明系爭案不具進步性部分，尚非可採。
五、引證案既不能證明系爭案第1項獨立項不具進步性，系爭案其餘附屬項權利範圍不大於第1項，且均具有第1項之技術特徵，亦同具進步性。另系爭案係高爾夫球鐵桿頭構造，為對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，符合前揭專利法第97條新型定義。從而被告以系爭案未違反前揭專利法第97條、第98條第1項及第2項規定，而為異議不成立之審定，於法核無不合。訴願決定予以維持，亦屬妥適。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告另為異議成立之處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 10 月 30 日
第三庭審判長法 官 姜素娥
法 官 陳秀媖法 官 陳國成上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 95 年 11 月 2 日
書記官 王英傑