臺北高等行政法院判決
94年度訴字第03202號原 告 甲○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 乙○○
參 加 人 法商‧路克實驗室代 表 人 克麗斯汀‧柏賓尼訴訟代理人 丙○○複 代理人 許淑華律師上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國94年8月8 日經訴字第09406132770 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：原告於民國（以下同）88年01月13日以「聖堤蘭CENTELLA」服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第42類「美容諮詢顧問、美顏、化妝、修指甲、減肥、皮膚保養」服務，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第122561號服務標章。嗣商標法於92年11月28日修正施行，依該法第85條第1項規定，系爭服務標章自修正施行當日起視為商標。參加人於93年01月30日以系爭商標之註冊有違註冊時商標法第37條第14款規定，對之申請評定。案經被告審查，以系爭商標之註冊有違註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款規定，於94年02月16日以中台評字第930023號商標評定書為「註冊第122561號『聖堤蘭CENTELLA』商標（原聯合標章）之註冊應予撤銷」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告未於言詞辯論期日到場，依其起訴狀所載聲明如下：
1.原處分及訴願決定均撤銷。
2.訴訟費用由被告負擔。㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。㈢參加人聲明:
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之主張：
甲、原告主張：㈠兩造商標之使用型態無任何關聯性，並無違反系爭商標註冊
時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款之規定:
1.按商標圖樣有「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其它關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊，為修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款所規定，即申請註冊之商標必須有「與他人先使用之商標圖樣構成相同或近似」且「『必須』指定使用於『同一或類似商品或服務』」之違反，方有該條款之適用。
2.查系爭商標（原服務標章）「聖堤蘭CENTELLA」係向被告申請指定使用於商標法施行細則修正前第49條第42類之「美容咨詢顧問、美顏、化粧、修指甲、減肥、皮膚保養」等「服務」，其主要係用於原告從事上述服務場所之「店面招牌」上，令一般消費者一看到該店面招牌時，即知店內乃係從事原告申請系爭商標之上述服務內容，故當一般具有普通知識或經驗之消費者，一看到使用有表彰系爭商標之店面招牌時，根本不會與其店內係在販賣或使用有該系爭商標之產品作有任何相關性之聯想；相對的，原告從事上述服務行為，須配合客戶之膚質、體質等個人條件，來選擇使用對應之美顏、減肥或皮膚保養等產品，其所使用並非單一產品，且該等產品亦不須為特定之品牌，而係多樣化；又消費者需要的亦是原告所從事上述服務之態度，而不會將目光注意在其所配合使用之產品上，故原告從事之服務，與因進行該項服務所配合使用之產品，不可混為一談。
3.據以評定商標由其實際使用之態樣，並配合其所檢附之相關資料，即可看出其係參加人直接標示及用於其所製販之「化粧品」之「商品」，令一般消費者一看到該等「化粧品」商品時，即清楚知道其使用之商標名稱，其與提供系爭商標（原服務標章）所從事化粧之服務，並不致有任何相關性之聯想。此更可從參加人檢具之網站資料上之文字敘述，證明據以評定商標確實僅係用於「化粧品」之商品上，參加人確為一單純從事化粧品製造與販賣之公司，且無論國內外並無將據以評定商標使用於系爭商標（原服務標章）所欲表彰之服務上，故兩造商標依一般社會通念及市場區隔性，根本沒有任何共通或關聯之處。
4.即使原告知悉參加人有此據以評定商標存在，而以系爭商標提出申請註冊，惟依一般社會通念及市場所有區隔，二者在非使用於相同或類似商品或服務下，即應無商標法第37條第1項第14款規定之違反。
㈡據以評定商標在我國己無任何商標權:
1.按「申請商標專用期間延展註冊者，應於期滿前、後06個月內申請。」「有下列情形之一者，商標權當然消滅：1、未依第25條規定延展註冊者。」為修正前商標法第25條及34條第1款之規定。故商標權人在依法向我國申請註冊而取得其商標權後，應於期間屆滿前、後06個月內申請延展註冊，否則該商標專用權「當然消滅」。
2.查據以評定商標曾向被告申請註冊，指定使用於當時商標法施行細則第24條第6類之化粧品上，其專用期間自80年12月01日至90年11月30日止，惟其於90年11月30日商標權到期後，即「主動放棄」而「未再辦理延展註冊」，故依修正前商標法第34條第1款之規定，據以評定商標之商標權「當然消滅」，其在我國「已無任何商標權利」可言。
3.訴外人棋鴻國際貿易股份有限公司於80年03月01日向被告提出申請、並經核准取得據以評定商標之商標權，於「事隔6、7年之久」後之1998年間，參加人方發現該項事實，再由該公司將據以評定商標移轉予參加人，此可證明參加人根本不重視其在我國之市場及該商標權益；又由據以評定商標早在90年11月30日商標權到期時，參加人放棄應辦理商標延展註冊，益證參加人根本不重視其在我國之商標權益。
4.綜上，參加人既然放棄據以評定商標向我國申請註冊指定使用於「化粧品」之權益，其亦僅止使用於「化粧品」，與系爭商標在使用上有所區隔而無關聯性，故系爭商標無前揭法條之違反。
㈢被告不應過度保護不重視商標權益之商標使用人:
今若所有商標權人，在其商標權期間屆滿後，都可以「不須再向被告辦理延展註冊」，而待日後第三人以相同或類似該原所註冊之商標提出申請、並取得商標權益後，再來向被告申請異議或評定，特別是在「明確使用於截然不同之產品或服務名稱，而為兩完全不同之商標專用權『使用範圍』」或「不管原商標權益己消滅幾年」，便都可主張其使用在先，進而作為撤銷該第三人之後所再申請、並取得之商標權益，則商標法有關延展註冊之規定豈非「形同虛設」；且無法保障該第三人之權益，並維護法律之穩定性。
㈣綜上所陳，參加人已放棄在我國原所取得之系爭商標專用權
益，且其所指定使用之商品（為商標）亦與系爭案（為原服務標章）完全不同，故無前揭法條之違反，爰請求撤銷訴願決定及原處分。
乙、被告主張：㈠按「商標之註冊違反第23條第1項或第59條第4項規定之情形
者，利害參加人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊」。「對本法修正施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。」分別為商標法第50條第1項及第91條第2項之規定。本件系爭註冊第122561號「聖堤蘭CENTELLA」商標係於89年03月16日註冊，其商標之評定核應適用87年11月01日公布施行之商標法。而系爭商標所涉之註冊時商標法第37條第14款，業已修正為現行商標法第23條第1項第14款，於商標法修正施行前後均屬違法事由，合先敘明。
㈡按商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商
品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，分別為修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款之規定。
㈢系爭商標之申請註冊有前揭修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款規定之適用:
1.本件系爭註冊第122561號「聖堤蘭CENTELLA」商標，與參加人據以評定之「CENTELLA」商標（詳如申請書及實際使用證據資料等）相較，二者均有相同之外文「CENTELLA」，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品/服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。
2.就參加人所檢附之授權信函、雜誌廣告、網站簡介等證據資料影本觀之，其早於1972年即使用據以評定之「CENTELLA」商標於其自行研發製造之「抗老化香精油、身體及臉部保養品、化裝品」等產品上，且銷售範圍包括德國、美國、義大利、日本及新加坡等地，1990年間並授權訴外人棋鴻國際貿易有限公司在台灣地區銷售據以評定商標產品，復透過在美容專業雜誌刊登廣告之方式進行宣傳促銷，故參加人先使用「CENTELLA」商標之事實應堪認定。上開「抗老化香精油、身體及臉部保養品、化裝品」等產品，與系爭商標指定使用之「美容諮詢顧問、美顏、化妝、修指甲、減肥、皮膚保養」等服務相較，二者在功能、用途、消費族群等因素上具有共通或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，二商品及服務間亦存在相當程度之類似關係。
3.查原告於系爭商標申請註冊（即88年01月13日）前，於1998年07月20日即曾代表KOCHU International Co.,Ltd與參加人簽署經銷合約書，其中合約書第3條及附件均表明據以評定「CENTELLA」商標為參加人之商標，同時雙方因業務關係亦曾有書信之往來，此有參加人所檢送雙方簽立之經銷合約書及業務往來信函等證據資料影本可憑，據此堪認原告有因該等契約關係而知悉據以評定商標之存在，從而其遲於參加人之後始以完全相同之外文「CENTELLA」作為系爭商標圖樣主要部分之一，指定使用於「美容諮詢顧問、美顏、化妝、修指甲、減肥、皮膚保養」等類似之服務，其復未徵得參加人之同意，則系爭商標之申請註冊，自應有前揭修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款規定之適用。
4.至原告辯稱「參加人不重視我國市場及其商標權益，並舉參加人所有之註冊第542914號「仙姿雅及圖CENTELLA」商標權乃因參加人自行放棄延展而消滅，故系爭商標之註冊自無違反前揭法條」等語，惟前揭修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款之立法意旨，係指商標申請人確因某種具體明顯關係知悉據以評定商標之存在，而以不正競爭行為搶先註冊，有礙商場秩序之事實而言，故只要能證明有知悉他人商標或標章，進而以相同或近似之標章指定使用於同一服務或類似服務者，即應認有該款之適用。今原告於系爭商標申請註冊前，既與參加人有上述業務往來關係，嗣以完全相同之外文與類似之服務申請系爭商標註冊，復未徵得參加人之同意，其顯有知悉據以評定商標存在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事。從而本案認系爭商標有前揭修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款規定之適用，並無不合，而原告之主張自無可採，併予敘明。
㈣綜上論述，被告原處分洵無違誤，敬請駁回原告之訴。
丙、參加人主張:㈠系爭商標違反註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款之規定：
1.原告就系爭商標係指定於服務，而據以評定商標係使用於商品乙事多所爭執，於起訴理由謂:「系爭商標『聖堤蘭CENTELLA』商標係指定使用於商標法施行細則修正前第49條第42類之『美容諮詢顧問、美顏、化粧、修指甲、減肥、皮膚保養』等服務，而據以評定『CENTELLA』商標係指定使用於參加人自行研發製造之抗老化香精油、身體及臉部保養品、化妝品等商品上...，故消費者就兩造商標不會有任何相關性之聯想」云云，惟依一般社會通念，美容服務及化妝品等美容商品間具有高度關聯性，乃一不爭之事實。
2.查「兩造商標圖樣構成近似，另據以評定商標指定使用於『化妝品、乳液』等美容保養品，與系爭商標指定使用於『美容諮詢顧問、美顏、化妝』等服務相較...，二者在功能、用途、消費族群等因素上，具有共通或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，二商品及服務間亦存在相當程度之類似關係」乙事，業已經原處分及訴願決定所肯認；況按商標法第17條第5項「商品或服務之分類，於本法施行細則定之」及同條第6項「類似商品或服務之認定，不受前項商品或服務分類之限制」等明文規定亦可知，商品或服務分類係為便於行政管理及檢索之用，商品或服務類似與否之認定，非絕對受該分類之限制，故兩造商標指定使用之商品及服務其消費者高度重疊，而有混淆誤認之虞灼然明甚。
3.另原告與參加人之間存有業務往來關係，蓋原告（Tommy TONG）於1997年曾以考察之名造訪參加人公司，並於1998年06月正式與參加人展開合作，其後原告更邀參加人公司總裁來台演說，參加人甚至於1998年07月20日與原告及欣新股份有限公司就「CENTELLA」商標產品共同簽署銷售合約乙份，以及其後雙方就商業上往來之請款單、信函、貨運紀錄等皆有證據資料可稽；且原告於評定答辯書、訴願理由書、行政訴訟理由書之三次論述中皆未曾否認其與參加人間代理契約及一切相關事實之存在，於參酌上述事實及其相關證據後可知，本件事實確已該當修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款中「申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」不得註冊之構成要件至為明顯。
㈡原告誤解商標法第23條第1項第14款之真意:
1.按原告訴稱「參加人原註冊第542914號『仙姿雅及圖CENTELLA』因參加人放棄延展而消滅，參加人於我國並無『CENTELLA』商標權利，是其註冊並無違反相關規定」云云，惟按本款規定之立法意旨，係基於民法上誠實信用原則，保護他人創作之商標或標章，避免遭剽竊而被搶先註冊，致生不公平競爭情事發生為目的，故本款所稱「先使用」之商標，不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標，只要能證明有知悉他人商標或標章進而以相同或近似之標章指定使用於同一商品或類似商品之標章者，即應認有本款之適用。
2.據以評定商標「CENTELLA」為參加人公司自1972年成立以來即沿用於自行研發製造之抗老化香精油、身體及臉部保養品、潤膚乳液、防曬及美白產品等，質地溫和，向夙譽卓著，銷售範圍廣達德國、義大利、日本、新加坡、比利時、西班牙、瑞士等地，且自1990年起，即授權台灣棋鴻國際貿易有限公司販賣據以評定商標產品。
3.本案之「CENTELLA」商標為參加人先使用，此一事實為原告所不爭執，且原告在知悉據以評定商標存在之前提下而予以搶註一事亦已如前所述，故原告搶註之行為確已該當本款之構成要件，其所一再爭執參加人於本國無商標權利一事，實非本款規定所問；因倘若於國外先使用之商標，還需於我國獲准註冊為前提方受保護，則必無法充分保護他人創作避免遭搶註之情事發生，本款立法意旨亦將落空，本款僅規定「先使用」之商標而非如同條項第13款所規定「註冊商標或申請在先之商標」，洵非無由，原告所執陳詞，顯係誤解商標法第23條第1項第14款之真意所致。
㈢據上論結，訴願決定暨原處分認系爭商標有修正前商標法第
37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款規定之適用並無違誤，懇請鈞院判決如訴之聲明。
理 由
一、本件原告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第218 條準用民事訴訟法第386 條所列各款情形，爰依被告之聲請，由其一造辯論而為判決。
二、按商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，分別為系爭商標註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款所明定。
三、經查，原告前於88年01月13日以「聖堤蘭CENTELLA」服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第42類「美容諮詢顧問、美顏、化妝、修指甲、減肥、皮膚保養」服務，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第122561號服務標章。嗣參加人於93年01月30日以系爭商標之註冊有違註冊時商標法第37條第14款規定，對之申請評定。案經被告審查，以系爭商標之註冊有違註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款規定，於94年02月16日以中台評字第930023號商標評定書為「註冊第122561號『聖堤蘭CENTELLA』商標（原聯合標章）之註冊應予撤銷」之處分等情，此有系爭商標註冊資料、評定申請書及審查書等件為證，並為兩造所不爭，堪認為實。原告則不服，為如事實欄所載之主張。是本件應審究者厥為系爭商標有無違反註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款之規定。
四、本院判斷如下：㈠系爭註冊第122561號「聖堤蘭CENTELLA」商標圖樣係由中文
「聖堤蘭」與外文「CENTELLA」上下排列所組成，其外文部分與據以評定「CENTELLA」商標圖樣上之外文完全相同，而中文部分則顯然係外文「CENTELLA」之中譯音，故兩商標整體觀之，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品或服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。
㈡系爭「聖堤蘭CENTELLA」服務標章，指定使用於當時商標法
施行細則第49條所定商品及服務分類表第42類「美容諮詢顧問、美顏、化妝、修指甲、減肥、皮膚保養」等服務，而據以評定商標乃指定使用於「抗老化香精油、身體及臉部保養品、化裝品」等產品；雖系爭商品與據爭商品並非同屬商品及服務分類表之同一類，惟按商標法第17條第5 項「商品或服務之分類，於本法施行細則定之」及同條第6 項「類似商品或服務之認定，不受前項商品或服務分類之限制」之規定，可知商品或服務分類係為便於行政管理及檢索之用，商品或服務類似與否之認定，尚非以該分類為據。查系爭商品與據爭商品二者在功能、用途、消費族群等因素上，具有共通或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，二商品及服務間亦存在相當程度之類似關係，自屬類似商品。又依參加人於提出評定時所檢附之授權信函、雜誌廣告、網站簡介等證據資料影本觀之，參加人早於1972年即使用據以評定之「CENTELLA」商標於其自行研發製造之「抗老化香精油、身體及臉部保養品、化裝品」等產品上，其銷售範圍包括德國、美國、義大利、日本及新加坡等地，1990年間並授權訴外人棋鴻國際貿易有限公司在台灣地區銷售據以評定商標產品，復透過在美容專業雜誌刊登廣告之方式進行宣傳促銷；是以，參加人先使用「CENTELLA」商標之事實，亦堪認定。
㈢查原告曾於西元1998年7 月20日代表KOCHU International
Co.,Ltd 與參加人簽署經銷合約書，此有經原告簽名（含中文名及英文名Tommy Tong）之合約書影本在卷足憑，足認原告認知據以評定商標為參加人之商標。又原告與參加人因業務關係而有書信之往來，此亦有1998年間原告或原告擔任代表人之聖堤蘭企業有限公司與參加人往來信函影本附卷可稽。從而，原告於系爭商標88年01月13日申請註冊前，已因與參加人間之契約、業務往來關係，而知悉據以評定商標之存在，其未徵得參加人之同意，即申請註冊，自有違上開系爭商標註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款之規定。
㈣上開修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項
第14款之立法意旨，係在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，故只要能證明有知悉他人商標或標章存在，進而以相同或近似之標章指定使用於同一或類似商品或服務者，即指商標申請人確因某種具體明顯關係知悉據以評定商標之存在，而以不正競爭行為搶先註冊，有礙商場秩序之事實而言，故只要能證明有知悉他人商標或標章，進而以相同或近似之標章指定使用於同一服務或類似服務者，即有該款之適用。查原告於系爭商標申請註冊前，既與參加人有上述業務往來關係，嗣以完全相同之外文與類似之服務申請系爭商標註冊，復未徵得參加人之同意，其顯有知悉據以評定商標存在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事。是原告主張參加人已放棄在我國原所取得之系爭商標專用權益，且其所指定使用之商品（為商標）亦與系爭案（為原服務標章）完全不同，無前揭法條之違反云云，容有誤解，自無可採，併予敘明。
五、綜上所述，被告機關認系爭商標違反註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款之規定，而將系爭商標之註冊予以撤銷，認事用法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤；原告起訴意旨，仍執前詞及個人主觀之見解，請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，原告之訴為無理由，依行政訴訟法第218 條、民事訴訟法第385 第1 項前段、行政訴訟法條第98條第3 項前段，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 10 月 19 日
第七庭審判長法 官 黃 秋 鴻
法 官 陳 金 圍法 官 李 玉 卿上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 95 年 10 月 19 日
書記官 蘇 婉 婷