臺北高等行政法院判決
94年度訴字第3357號原 告 遠見科技股份有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 郭士功律師複 代 理人 周志安律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）住同上訴訟代理人 丁○○
參 加 人 北軟股份有限公司代 表 人 乙○○訴訟代理人 丙○○上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國94年10月12日經訴字第09406137470 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主 文訴願決定及原處分均撤銷。
訴訟費用由被告負擔。
事 實
一、事實概要：原告前於民國90年11月1 日以「哈語族」服務標章，作為其註冊第130754號「哈電族及圖」服務標章之聯合服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第35類之代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷商情之提供、電器用品零售、電腦軟體零售、電子字典、計算機產品之零售、與電視、電腦連用之電子遊戲機、掌上型電子遊戲機之零售、網路購物、郵購、提供資訊業加盟連鎖經營之企業經營管理諮詢分析顧問等服務，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第175937號聯合服務標章。嗣參加人於92年5 月15日以該聯合服務標章有違註冊時商標法第77條準用第37條第7 、12、14款之規定，對之申請評定，審查期間，商標法於92年11月28日修正公布施行，其第86條規定：本法修正施行前，已註冊之聯合服務標章，自本法修正施行之日起，視為獨立註冊商標；第91條第1項規定：本法修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。
同時商標法第77條準用第37條第7 、12、14款，業經修正為現行商標法第23條第1 項第12、13、14款。被告爰將該註冊聯合服務標章，視為獨立商標，逕予註冊。嗣原告復申請將該註冊商標分割為3 件商標，其中第0000000 號「哈語族」商標（下稱系爭商標）指定使用於代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷商情之提供、電器用品零售、計算機產品之零售、與電視、電腦連用之電子遊戲機、掌上型電子遊戲機之零售、網路購物、郵購、提供資訊業加盟連鎖經營之企業經營管理諮詢分析顧問等服務。經被告審查，認系爭商標違反修正前商標法第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款之規定，以94年6 月6 日中台評字第940066號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
1.訴願決定及原處分均撤銷。
2.訴訟費用由被告負擔。㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。㈢參加人聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭商標指定使用當時於商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第35類之商品，是否該當修正前商標法第77條準用第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款之規定，而應撤銷註冊？㈠原告主張之理由：
1.原告申請註冊系爭商標背景：⑴查原告為一上市公司，所生產之電子產品於中華地區取
名為「哈電族」（大陸地區稱「文曲星」）原告不僅於85年5 月15日申請並取得正商標第748941號註冊（且廣告費用於85年達新台幣（下同）17,144,403 元，86年31,126,532元、87年為46,229,716元、88年甚且達57,131,339 元，原告總計自85年至93年所投入「哈電族」商標廣告如電視、報紙、雜誌等合計377,227,511 元。
⑵此外，原告更以「哈電族」商標於87年廣為商標申請，
註冊於各類別，原告哈電族電子字典等產品推出後數年廣受消費者喜愛，「哈電族」名稱已為著名商標，原告多年來以各式立體、平面媒體之強力促銷，廣為宣傳，於坊間已使「哈」字漸形成社會語言「喜歡入迷」意義，「族」字漸成「族群」意義，坊間衍生有「哈日族」、「哈麵族」等以形容著迷日本貨之一群人士或著迷麵類食品一群人士，均屬原告努力廣告所為，遍尋各媒體資料及被告檔案資料，均無從否認「哈電族」名稱為原告所最先創作使用。因此，原告所有之「哈電族」商標依所投入廣告費用及資料及消費者認知程度，應足認定為「著名商標」。
2.原告另於88年9 月7 日就「哈電族及圖」亦於「各種電子、電器之零售服務」類別提出正商標申請，並獲得第35類註冊，註冊第00000000號。然原告於90年間始發現市面上參加人以「哈語族」軟體語言學習機產品販售，其銷售產品包裝不僅惡意放大「哈語族」字義且故意以「語言學習機」同為電子、電器產品，已與原告前開「哈電族」正商標近似。基此，原告為維護原有已註冊「哈電族」正商標權益，乃請詹聰哲律師購買搜證仿品，並先發函制止，期望參加人能停止其行為，然參加人強勢回函，原告始提出告訴，參加人之負責人吳木成並遭台灣板橋地方法院檢察署提起公訴。嗣吳木成雖提出「哈語族」僅有之數篇廣告主張於88年已先使用「哈語族」，於一審獲判無罪，經檢察官不服依職權上訴，於台灣高等法院亦獲判無罪之最終主要理由係以其產品為「電腦軟體程式」與原告第9 類不同且修正前商標法第63條規定「須有意圖欺騙他人」為有罪之構成要件，台灣高等法院以 『... 「哈○族」一語為社會眾所通用之流行用語，並非特殊創意名稱，僅為代表某一族群對某件事物愛好著之泛稱... ，譬如喜愛日本流行文化事務之族群一為「哈日族」，喜愛韓國流行文化事物之族群為「哈韓族... 」等... 』而認定吳木成無「欺騙大眾之意圖」。
3.原告申請註冊聯合商標，係依商標法賦予「聯合商標」申請之權利正當行使，不該當修正前商標法第37條第14 款規定，原處分不應評定撤銷申請。
⑴依修正前商標法第22條第1 項規定「同一人以同一商標
圖樣，指定使用於類似商品，或以近似之商標圖樣，指定使用於同一商品或類似商品，應申請註冊為聯合商標。」參加人以「哈語族」近似於「哈電族」商標且故意將「哈語族」放大使用，尤其外包裝故意以「語言學習機」為名稱（實則為軟體程式產品），而原告所生產之電子產品均與「語言」學習之電子硬體產品相關，「哈語族」屬與已取得正商標「哈電族」相近似，為避免不法人士混淆，並周延保護，乃接受當時商標代理人建議而循前開商標法規定以「聯合商標」申請註冊，並無不法，且原告正商標「哈電族」於85年5 月15日即已申請，遠早於參加人之88年使用日期。
⑵系爭商標之申請日為90年11月1 日，且原告於申請系爭
商標時，對參加人是否於88年間之寥寥數篇廣告，確毫無所悉，此可由原告委請詹聰哲律師第1 次寄發律師函之時日為90年10月24日，而原告系爭商標係於90年11月
1 日申請，早於參加人第1 次回函日90年11月12日，尤其參加人回函內容雖表示「多年前」使用，但亦未提出任何書面證據附函，可供原告參酌。因此被告依據修正前商標法第37條第14款規定認為評定成立，無視上開法條規定之真意及要件係在防止第三人主觀意圖不法且客觀上具有例示規定如「契約、地緣、業務往來」及概括規定「其他關係」搶先註冊予以評定制止之立法意旨，上開規定與原告本件系爭商標「申請之背景」及原告依修正前商標法第22條聯合商標申請之規定而為申請純為權利正當行使不同，其評定成立難令甘服，原處分應予撤銷。
⑶修正前商標法第37條第14款（修正後第23條第1 項第14
款 ）規定「...申請人因與該他人間有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得申請註冊」，解釋「其他關係」之概括規定應參酌同條文之列舉規定，始得符合立法真意。查上開規定係因申請人與他人間有「契約、地緣、業務往來」等合法及正常交易關係之情事，而申請人因此交易過程或地緣等合法關係而知悉他人商標，並搶先註冊而依此法條予以撤銷制止以保護優先使用該「商標」之商標使用人，並非如被告援引經濟部經訴字第09106110350 號訴願決定意旨所云「... 只要能證明有知悉他人商標..即應認有該款之適用」。因此，原告基於商標法修正前聯合商標之規定且係基於市面上有侵害正標商「哈電族」近似之「哈語族」語言學習機產品，因搜證及為主張哈電族正商標受侵害之情事下為保護合法權益而知悉「參加人意圖剽竊原告正商標哈電族之情事」，進而委託律師於90年12 月24日發函參加人制止侵害後，並同時依聯合商標申請註冊之規定，其目的為周延保護「哈電族」商標於第9類商品勿再遭受類此參加人惡意以「語言學習機」為廣告並夾雜「軟體字意」之手法規避商標法之適用而影響商標權利之行使，並避免投入之大量廣告形如流水而遭第三人搭便車剽竊。是以，解釋修正前商標法第37條第14款規定「除應遵守立法意旨係為懲處具不法意圖之搶先註冊者外，尚應遵守列舉規定之意旨」處分始能符合法之真意，否則將形成法匠釋法。原告系爭商標註冊應予合法保障，不應據此而阻礙原告於申請時權利保護及依法已申請註冊取得「哈語族」商標之合法權利。
4.據爭商標並非著名商標：⑴所謂著名商標，係指「有客觀證據足以認定已廣為相關
事業獲消費者所普遍認知者」，著名商標或標章認定要點第2點著有明文。
⑵著名商標或標章之認定，應就個案情況考量「相關事業
或消費者知悉或認識商標或標章之程度」、「商標或標章使用期間、範圍及地域」、「商標或標章推廣之期間、範圍及地域」，前揭認定要點第5 點第1 至3 項亦有明文。
⑶被告僅以「參加人檢送之壓製光碟片、報章雜誌廣告、
銷售發票、產品包裝」等證據資料據以認定。惟查據爭商標所表彰之產品係一「語言學習機」軟體，參加人將該軟體壓製於光碟中銷售，該光碟片為產品本身，非購買該產品之人，無從得知壓製光碟片壓製情形，其光碟封面如何？係使用何圖案商標，未購買產品之人即無從得知，無從為相關事業或消費者普遍認知，被告竟採用作為認定據爭商標為著名商標之證據，顯有違誤。
⑷參加人所檢附之銷售發票，其銷售量亦屬低微，尚難據
以認定已廣為一般消費者所普遍認知；其所檢附之工商時報、經濟日報、PC2000等雜誌廣告，亦僅刊載寥寥數日或數期，依其推廣之期間以觀，亦難認為該據爭商標已廣為一般消費者所普遍認知，更遑論達著名之程度。⑸參加人所提廣告費用不全部限於據爭商標，且廣告部分
據爭商標也為整體廣告的其中一部分，也沒有將「哈語族」作為商標使用。
㈡被告主張之理由：
1.商標法第50條第1 項規定，「商標之註冊違反第23條第1項或第59條第4 項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊」﹔同法第91條第
2 項規定，「對本法修正施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限」。系爭商標係於92年1 月16日核准註冊，其商標之評定核應適用91年5 月29日修正公佈之商標法。又系爭商標所涉註冊時商標法第37條第7 、12、14款規定，業經修正為現行商標法23條第1 項第12、13、14款，依其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由，合先敘明。
2.修正前商標法第37條第7 款規定，商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊﹔商標法第23條第1 項12款規定，商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊。本法所稱之「著名」，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，復為同法施行細則第16條所明定。所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞」者，係指商標或標章所表彰之商品或服務，有使相關公眾對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞者而言。而判斷是否有混淆誤認之虞，「混淆誤認之虞」審查基準，列有各項相關參考因素。其中商標近似及據爭商標是否著名二項要素，依前揭法條規定為必須具備之要件，其他參酌要素則視個案中是否存在而為斟酌。
3.本案存在之相關因素之審酌：⑴商標是否近似暨其近似之程度：
商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品/ 服務上時，以具有普通知經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品/ 服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯（前揭審查基準5.2.1 參照）。系爭商標與據爭商標相較，二者中文相同，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源，應屬構成近似之商標。
⑵據爭商標是否為著名之商標或標章：
依據參加人檢送之壓製光碟片、報章雜誌廣告、銷售發票、產品包裝及律師信函等證據資料正本或影本等證據資料觀之，參加人專業經營軟體公司，早於88年起即以中文「哈語族」三字表彰使用於其公司所研發之軟體語言學習機商品推廣使用，除持續於經濟日報、工商時報等各大報紙及ComputerDIY 、PC2000等專業雜誌刊登廣告促銷，並於台北國際電腦展參展宣傳，其產品廣泛於國內市場行銷，堪認於系爭商標90年11月1 日申請註冊前，據爭之「哈語族」商標使用於軟體語言學習機商品之信譽，應已為包括原告之相關事業及消費者所普遍認知而為著名商標。
⑶相關消費者對商標之熟悉程度：
相關消費者對商標之熟悉程度，繫於該商標使用之廣泛程度，原則上應由主張者提出相關使用事證證明之，如相關消費者對衝突之二商標僅熟悉其中之一，則就該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護（前揭審查基準5.6參照）。據爭商標經參加人持續廣告使用業已在市場上建立相當之知名度如前揭所述﹔然系爭商標之使用情形則因原告並未提出相關事證，其主張「哈電族」商標使用於電子字典商品已臻著名一節，並非系爭商標之使用，因而尚無法由現有資料加以審認系爭商標是否為消費者所知悉。是以，據爭商標較諸系爭商標而言，係消費者較熟悉之商標一節足堪認定。
4.本件衡酌據爭商標之著名程度及消費者對據爭商標熟悉程度，原告其後使用與據爭商標相同之中文作為系爭商標圖樣申請註冊，又其指定使用於與電視、電腦連用之電子遊戲機、掌上型電子遊戲機之零售等服務，該服務所提供之與電視、電腦連用之電子遊戲機、掌上型電子遊戲機商品與據爭商標所表彰之軟體語言學習機商品，其販賣場所及買受人常有重疊，客觀上自有使一般消費者極有可能誤認二商標之商品為同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之情事，應有修正前商標法第37條第7 款及商標法第23條第1 項12款規定之適用。又系爭商標既應依前揭法條規定評決其註冊為無效，其是否尚有違反修正前商標法第37條第12、14款及商標法第23條第1 項第13、14款規定，自無庸審究，併予敘明。
㈢參加人主張之理由：
所提傳票資料為據爭商標廣告、雜誌費用的證明資料，證明參加人就據爭商標有盡心盡力的廣告，已達著名的程度。廣告費用確實為參加人全部軟體的廣告費用，有包含據爭商標產品的廣告在內，共有10種。即便沒有單獨就據爭商標為廣告，但也為廣告的一部分，位置明顯。
理 由
一、按「本法中華民國92年4 月29日修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」為商標法第91條第1 項所明定。本件係92年11月28日商標法修正施行前，已申請評定尚未評決案件，而系爭商標所涉修正前商標法37條第12款規定之事由，業經修正為現行商標法第23條第1 項第13款。次按，服務標章圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，分別為修正前商標法第77條準用第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款所明定。其適用應以兩造商標圖樣構成相同或近似為前提要件。而所稱之「著名」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言。
二、被告為系爭商標之註冊應予撤銷之評定係以：系爭商標與據爭商標相較，二者中文相同，應屬構成近似之商標。又參加人早於88年起即以中文「哈語族」三字表彰使用於其公司所研發之軟體語言學習機商品推廣使用，經由其檢送之證據資料影本，堪認於系爭商標申請註冊前，據爭商標所表彰之信譽已為相關事業或消費者所普遍認知，為一著名商標。再者，系爭商標經由參加人持續廣告使用業已在市場上建立相當之知名度，然原告並未提出系爭商標使用情形之相關事證，則據爭商標較諸系爭商標而言，係消費者較為熟悉之商標。
經衡酌據爭商標之著名程度及消費者對據爭商標熟悉程度。
原告其後使用與據爭商標相同之中文作為系爭商標圖樣申請註冊，又其指定使用於與電視、電腦連用之電子遊戲機、掌上型電子遊戲機之零售等服務，與據爭商標所表彰之軟體語言學習機商品，其販賣場所及買受人常有重疊，客觀上自有使一般消費者極有可能誤認二商標之商品為同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之情事，應有首揭法條規定之適用。又系爭商標既應依首揭法條規定撤銷其註冊，則是否尚有商標法第23條第1 項第13、14款規定之情事，即毋庸論究資為論據。
三、經查，被告認系爭商標已臻著名之證據包括參加人提出之壓製光碟片、報章雜誌廣告、銷售發票、產品包裝及律師信函等證據資料正本或影本等證據資料。經查參加人提出之壓製光碟片上雖有哈語族軟體語言學習機字樣，但由光碟片上所使用之型態觀之，其字樣係軟體語言學習機關產品之名稱，並非作為表徵商品來源之商標圖樣使用，此由其「哈語族」之字樣與其他證據資料顯示之「哈語族」字樣顯有不同可以證明。參加人所提出之報章雜誌廣告，其中89年6 月30日工商時報雖有使用「哈語族語言學習機」，但其僅在其產品下方單純以文字「哈語族語言學習機」記載，且「哈語族語言學習機」字體均屬相同，並未就「哈語族」三字特別獨立加以設計，可見「哈語族語言學習機」亦係產品名稱，「哈語族語言學習機」中的「哈語族」三字並非作為商標使用；90年3 月6 日經濟日報及90年3 月27日工商時報關於「哈語族語言學習機」於文中亦係記載為產品名稱，另「哈語族語言學習軟體」同屬產品名稱，均非將「哈語族」作為商標使用。參加人所提出貨單上或發票上係記載貨品名稱包括「哈語族語言學習機」、哈語族，但並無法顯示該產品係以何種商標圖樣作為表徵。因此，亦不能以該等出貨單或發票之資料作為參加人使用「哈語族」作為商標使用之證明。另參加人所提ComputerDIY 、PC2000等專業雜誌所刊登廣告，均係以文字介紹「北軟哈語族語言學習機」之功能及特色，並未單獨以「哈語族」作為商標圖樣使用。由上述參加人所提出之提出之壓製光碟片、報章雜誌廣告、銷售發票顯示，參加人多以「哈語族語言學習機」、「哈語族語言學習軟體」作為產品名稱使用，而非單獨將「哈語族」三字單獨作為表徵商品來源之商標圖樣使用（縱使係以單純文字作為商標圖樣，參加人所提上述光碟片、報章雜誌廣告之字體亦不同，亦可見非作商標使用）。此外，參加人所提「哈語族軟體語言學習機」之外包裝，業已標示北軟股份有限公司之「goldsoft」商標，而「哈語族軟體語言學習機」亦係作為產品名稱使用。從而被告遽以該等商品名稱之證據作為系爭商標已臻著名之論據，即有未洽。又參加人於本院審理中再提出報紙廣告及轉帳傳票共10份，經審核其報紙廣告內容均以「哈語族語言學習機」、「哈語族語言學習軟體」作為產品名稱使用，與商標之使用不同，亦不能以該等證據之提出即為其有利之判斷。
四、因此，依參加人所提出之證據資料既不足認於系爭商標申請註冊前，據爭商標所表彰之信譽已為相關事業或消費者所普遍認知，而為一著名商標。則被告進而論述原告其後使用與據爭商標相同之中文作為系爭商標圖樣申請註冊，且指定使用於與電視、電腦連用之電子遊戲機、掌上型電子遊戲機之零售等服務，與據爭商標所表彰之軟體語言學習機商品，其販賣場所及買受人常有重疊，客觀上自有使一般消費者極有可能誤認二商標之商品為同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之情事，應有系爭商標註冊時商標法第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款之適用，而為系爭商標之註冊應予撤銷之審定，即非妥適。原告據此主張依參加人所提之證據難認為該據爭商標已廣為一般消費者所普遍認知，而達著名之程度，請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。
五、另參加人評定時另主張系爭案尚有違修正前商標法第37條第
12、14款及商標法第23條第1項第13、14款部分，尚未經被告加以審究，此部分應由被告另為適法之處分。兩造其餘主張陳述，與判決結果不生影響，爰不一一加以論述，均併敘明。
據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 12 月 7 日
第三庭審判長法 官 姜素娥
法 官 陳秀媖法 官 陳國成上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 95 年 12 月 12 日
書記官 王英傑