臺北高等行政法院判決
94年度訴字第00357號原 告 甲○○訴訟代理人 桂齊恆律師複代理人 廖正多律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）住同上訴訟代理人 乙○○上列當事人間因有關專利事務事件，原告不服經濟部中華民國93年12月2日經訴字第09306231920號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
壹、事實概要：緣原告甲○○於民國（下同）87年3月21日向前經濟部中央標準局（88年1月26日改制為被告經濟部智慧財產局）申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，並於89年4月13日以（89）智專二㈣05056字第08981009346號專利核准審定書准予專利，公告期滿後，並發給發明第115958號專利證書（其專利權期間：自87年6月21日至107年3月20日止，下稱系爭案）。嗣原告於91年4月4日向被告申請更正申請專利範圍，經被告於92年10月23日以（92）智專二㈣05056字第09221077030號函為應不准予更正之處分。原告不服，提起訴願，旋遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
貳、兩造聲明：
一、原告聲明求為判決：
㈠、訴願決定及原處分均撤銷，並命被告准予更正91年4月4日申請專利範圍之修正版。
㈡、訴訟費用由被告負擔。
二、被告聲明求為判決：
㈠、駁回原告之訴。
㈡、訴訟費用由原告負擔。
參、兩造之爭點：
一、原告主張之理由：
㈠、系爭案申請專利範圍共計有42個項次，本件申請更正之項次包括有第25、29及39項。查訴願駁回理由前段記載本案應無違行政程序法第102條規定。惟原決定機關及被告確明顯有違法之實，其中在行政程序法第102條已清楚規定對於申請人之權利有所限制或剝奪時，在作成處分前應給予申請人陳述意見之機會，除非有行政程序法第103條之情形，原告針對申請專利範圍第25、29及39項中所記載之「單位」有誤記之事實，因此，提出有關「單位」誤記之更正申請，此一更正申請原決定及原處分依法應不得限制或剝奪，若有不准原告所提出之更正申請，則依法應先行給予原告陳述意見之機會，始可做出處分，若未能踐行此一規定，即明顯有違法之實；又在訴願駁回理由中，記載有被告對於不准更正申請之處理方式，均未再給予陳述意見之機會，針對此點原告在前段已陳明，依行政程序法第102條規定，應給予申請人陳述意見之機會，始合法理，若被告認為在更正處理方式均未給予申請人陳述意見，則此一規定應在各法規或行政規則中予以明確規範，藉以告示申請人知悉，以維護申請人權益，今被告對此處理方式，並未在各項規定中具體明確規定，即限制原告不得陳述意見，顯不合法理。
㈡、另被告提出之引證資料，即高立圖書有限公司出版81年6月15日6版之「工具機」一書內容，主張更正內容不能逕認屬於誤記事項，及由說明書及圖式內容，了解厚度為1微米或更薄即有其可能性。針對前述訴願駁回理由內容，確有其不合理之處：
１、首先由被告對訴願理由書所提出答辯書之附件（即高立圖書有限公司出版），該附件為「工具機」一書第11頁，在該頁內容主要係表示「可以獲得的機器加工準確性」圖表，其記載有機器加工的精密度可達到微米的精確度，對於加工物表面加工的精確度以「微米」為單位標示，此種表面加工的精確度可達到微米冪次，以現今表面加工技術或已可達到，關於此點，應明察確認此一加工技術之精確度並非本件爭點所在；反觀系爭案在有關申請專利範圍第25、29及39項記載之內容有「複數個含磨料顆粒的基體材料組成的層」、「帶有磨料顆粒的基體材料」及「基體材料和磨料顆粒混合製成薄片並壓成薄片」等，在各項次內容均在於界定有關基體材料或與磨料顆粒所壓成之薄片等物品，及其厚度尺寸單位標示；因此，由前述分析說明，一為記載表面加工精確度之尺寸，即該表面加工之精確度為以1微米則或許有其可能性，一為記載基體材料或薄片物品之厚度尺寸，即本件系爭案厚度尺寸為1微米或更薄，確為不可能，故二者比較基礎可謂完全不同，且熟悉此項技術或屬於此一金屬加工行業者，當可依據其平常判斷即可了解，而確屬為誤記事項，而被告及訴願機關以引證書籍內容，企圖混淆本件爭點所在，實無法為原告所認同。
２、再者，於訴願駁回理由第5頁中提及，在系爭案說明書及圖式所記載有關微米單位之內容有：第5頁相關內容為「．．．磨料工具，諸如－鑽石鋸刃，是由將鑽石顆粒（如40/50美國篩目鋸粒）混合以適當的基體（黏合劑）粉末（如1.5微米大小的鈷粉末）．．．」第15頁相關內容為「．．．外層14和18有複數個超級磨料顆粒，其為比第一尺寸小的第二尺寸（一般為50/60美國篩目），並．．．」第16頁相關內容為「各層中被加入了複數個超級磨料20，一般為鑽石或立方氮化硼。因為各層是作為一大致為兩維單元所形成的（即該基體厚度通常將是不超過磨粒直徑的兩倍）．．．」在前述訴願駁回理由所指出說明書各頁所記載內容，均清楚載明為磨料顆粒之尺寸，並非為本件系爭案申請專利範圍第25、29及39項所爭執之基體材料或薄片厚度尺寸大小，故由於所比較基礎條件不同，並無法予以相提並論，且被告欲以魚目混珠方式，模糊本件爭執焦點，故可再次證明有關基體材料或薄片之厚度尺寸為1微米或更薄，是為明顯之誤記事項，合先陳明。
３、又訴願駁回理由第5頁提及系爭案說明書記載有磨粒顆粒大小「40/50美國篩目」為粒徑「400-297微米（或0.4-0.297毫米）」，而基體材料又是磨料顆粒的1.5倍，若就前述被告所舉例有關磨粒顆粒尺寸及基體材料或薄片之間的相對尺寸，即將其換算為基體材料的尺寸為磨料顆粒的1.5倍時，其尺寸大約為600-450微米（或0.6-0.45毫米），再參看在原申請專利範圍第25、29及39項所記載的基體材料或薄片的厚度尺寸為1微米或更薄，因此，就此一實例之分析說明，即可了解其厚度單位記載為「微米」顯然為明顯之誤記實為不可能，且此一誤記判斷為熟悉此項技術者均可輕易完成；而前述舉例所記載基體材料之厚度經計算約有600-450微米（或0.6-0.45毫米），亦即應記載為1毫米（㎜）或更薄始有可能為正確且合理。
４、在訴願駁回理由第5頁頁尾中，另提及「．．．在方法中的技術部份屬可輕易類推者，則若選用的顆粒為600美國篩目或更小時，則厚度為一微米或更薄即有其可能性。．．．」由此段理由內容可知，審查委員僅將顆粒大小簡單類推為選用600美國篩目或更小之顆粒大小，即可簡單併湊出原申請專利範圍所記載厚度為1微米或更薄即有其可能性，顯見本件審查確有過於草率之嫌，亦即原審查時，僅以簡單數學加減方式推論，或僅以事後諸葛以想當然耳態度進行審理，設想若選用如600美國篩目的顆粒大小，其實際尺寸僅為50篩目（即297微米或0.297毫米）的1/12大小，換算後的尺寸約不到25微米或0.025毫米，因此，以此極小之磨料顆粒尺寸配合，製作成帶有磨料顆粒基體材料或製成薄片物品，以提供具有切削功能之研磨工具，由上述分析說明並參看原告所提出的原訴願理由書及93年2月2日所提出的補充理由書等內容，即可了解系爭3個項次尺寸單位確實為明顯誤記。
５、又由前段的訴願駁回理由及被告訴願補充答辯書記載：「．．．因此當初審查時應是考慮本系爭案之可實施性，並綜合顆粒磨料之選用只要選用的顆粒夠小則可使厚度1微米或更薄，故准予訴願人之厚度1微米或更薄之專利，．．．」等；由前述內容已可明確了解，被告在審查系爭案3個系爭權項時，僅以憶測方式審查認為應可實施而獲准，並未確實審酌因尺寸單位誤記所造成實施問題，或要求原告提出內容之修正，由此點亦可顯見被告當初審查之草率；又被告若認為3個系爭權項有關基體材料或薄片的厚度尺寸為可實施，則應由被告提出當初審查准予本案3個系爭權項之審查理由，或由被告提出相關證據或資料，據以證明確實為可實施，否則被告當時未能具體明確審酌而有審查不夠完整之疏失，今被告再以憶測之詞及事後推論等審查方式做成結論，如此審查方式及態度，確非一專利主管機關應有，亦為原告所無法心服。
㈢、綜上論陳，本件系爭權項之內容確為明顯誤記事項且並未有變更實質之情形，又被告審查方式明顯違反行政程序法相關規定。原告更正者為基體材料之厚度，並非磨料顆粒尺寸之大小，所以原告當初確實誤寫、誤載單位大小，故依法申請更正，並未變更專利實質內容，又原告更正後之專利技術係比更正前專利技術縮減，不會擴大專利技術，所以不會變更實質。
二、被告主張之理由：
㈠、原告認為被告所引高立圖書有限公司於81年6月15日出版之「工具機」一書僅加工技術之精確度並非本件之爭點所在云云，惟查被告之所以附上該書主要是在說明不同時空下製造技術能力所及的冪次範圍，而本更正案請求項技術內容亦為製造技術之一，故該書自可作為達到製造冪次為微米之佐證，因此本更正案並不足證明申請專利範圍確屬誤記之情事，該起訴理由不足採。
㈡、原告訴稱：「磨料顆粒的尺寸，並非為本更正案申請專利範圍第25、29及39項所爭執的基體材料或薄片的厚度尺寸大小」等云云，然查訴願決定書中駁回理由第5頁即載明本更正案說明書數值主要乃是依磨料顆粒以推知基體材料或薄片的厚度尺寸大小之冪次，難謂其與更正內容無關，故起訴無理由。
㈢、又起訴事實及理由推論基體材料厚度冪次為微米之部分，惟根據更正案發明說明第19頁最末一段，依其所述參照圖式第六C圖，該基體材料編號為134或薄片編號為130，而編號為20為磨料顆粒，從該圖可知，基體材料134或薄片130在磨料顆粒1/2以下，又材料（顆粒大小）之選用，在製造領域中之技術部分屬可輕易類推者，故材料若取用之顆粒磨料600美國篩目甚至更小者，以顆粒磨料600美國篩目之大小為微米冪次的1/2而類推則厚度1微米或更薄是有其可能。綜上所述，基於此種磨粒顆粒大小之取用係為極簡單之手段，故說明書內所舉之顆粒磨料雖為40/50、100美國篩目．．．之例子，因此當初審查時應是考慮系爭案之可實施性，並綜合顆粒磨料之選用，只要選用之顆粒夠小則可使厚度1微米或更薄，故准予厚度1微米或更薄之專利，且在此特別指出：專利範圍不全然與說明書之引用例相同，尤其是上位概念和可輕易類推者更是如此。故本更正案並非如原告所稱，可為直接得知且為一對一必然之對應誤記之情事，因此不准予更正並無違誤，起訴理由不足採。綜上所述，本件原告主張要將系爭專利技術磨料顆粒尺寸由微米更正為毫米，惟被告認為原告於數值上之變更，違反專利申請範圍，縱使是誤記亦不得變更實質，被告原處分並無違法，原告之訴應予駁回。
理 由按「發明專利權人對於請准專利之說明書及圖式，認有下列情
事之一時，得向專利專責機關申請更正，但不得變更發明之實質：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。．．．」，為專利法第67條第1項第1、2款所規定。
查原告取得本件第00000000號「具規則性排列之磨料顆粒的研
磨工具及其製造方法」發明專利專利權後，於91年4月4日依前開專利法規定向被告申請將本案申請專利範圍第25項、第29項及第39項之「微米」更正為「毫米」。經被告審查，以前揭更正內容涉及原請求範圍之變動，且「微米」之冪次遠小於「毫米」，故請求範圍因更正而擴大且已超過原申請專利範圍之請求，不符專利法第67條第1項第1款規定；而更正案內容可否准予更正應以審定時中文公告本作為比對基礎，與申請時原文說明書、申請專利範圍與圖式無涉，又原文與中文申請範圍不同不必然為誤譯，故本更正案原告純以申請時原文資料主張誤記事項不符專利法第67條第1項第2款規定，乃為應不准更正之處分。
原告不服，循序提起本件行政訴訟，主張：本件若不准原告提
出之更正申請，依法應先行給予原告陳述意見之機會。系爭案厚度尺寸為1微米或更薄，確為不可能，系爭案與引證書籍內容之比較基礎完全不同，且熟悉此項技術或屬於此一金屬加工行業者，當可依據其平常判斷即可了解，而確屬為誤記事項。
訴願駁回理由所指出說明書各頁所記載內容，均清楚載明為磨料顆粒之尺寸，非為系爭案申請專利範圍第25、29及39項所爭執之基體材料或薄片厚度尺寸大小。被告在審查系爭案3個系爭權項時，僅以憶測方式審查認為應可實施而獲准，並未確實審酌因尺寸單位誤記所造成實施問題，或要求原告提出內容之修正，由此點亦可顯見被告當初審查之草率。
本院判斷如下：
㈠經查，專利更正案之不准更正處分，應非限制或剝奪申請更正
人自由或權利，故處分前未予申請更正人陳述意見機會，並無不合；且依被告向來更正案處理方式，於不准更正之處分前，均未再予申請更正人陳述意見之機會，是本案亦應無違行政程序法第102條規定，先予敘明。
㈡次查，本件爭點在於原告將本案申請專利範圍第25、29及39項
之「微米」更正為「毫米」，⑴是否屬於誤記事項？⑵是否變更實質？㈢按所謂「誤記之事項」，一般泛指熟習該項技術者根據其普遍
共同具備的知識，就能客觀的從專利說明書的整體內容及上下文中立即識別出有明顯不正確的錯誤內容，同時亦不需多加思考就知道如何更正和回復該錯誤的原意，因此解讀時亦不致影響瞭解實質內容者之此等事項，即屬誤記事項。經查：
⒈系爭案第25、29及39項，更正後應為以下3個項次內容：
25、如申請專利範圍第24項所述之研磨工具，其中至少一層為1「毫米」厚或更薄。
29、一種研磨工具，包括至少一層帶有磨料顆粒的基體材料，該層厚度為1「毫米」或更薄並經在滾子之間碾壓該基體材料以使磨料顆粒的分佈更均勻。
39、一種能使磨料顆粒均勻分佈其內的基體材料層製造方法，該方法先以基體材料和磨料顆粒混合製成薄片，再由碾壓方式把薄片的厚度減低至1「毫米」或更薄。
⒉依本案89年6月21日審定公告之專利說明書內容觀之，本案「
申請專利範圍」有提及材料之單位者，即第25項、第29項和第39項，以上各項均以「微米」為單位；但對照系爭案審定公告之中文說明書及圖式內容，其中說明書第23頁第二段提及：「‧‧‧比如，已發現將鑽石的微米粉末、材料粉末‧‧‧」「該材料被碾壓至小於0.1mm的厚度‧‧」等，第24至27頁中，所記載用以承載固定礸石磨粒或研磨顆粒的基體、基材或類似物品，所標示使用的單位均以「mm」即毫米為單位。另系爭案說明書第5頁、第15頁及第16頁等處，均提及「磨料顆粒」及「基體」厚度時，所述磨料顆粒「40／50美國篩目」為粒徑「400--297微米（或0.4--0.297毫米）」，而基體材料又是磨料顆粒的一點五倍，是依上開中文說明書，依專業領域熟習該項技術者，在方法中的技術部分可輕易類推，審定公告本第25項、第29項和第39項，各項以「微米」為單位，應屬誤記事項無訛。
⒊至於被告於訴願時答辯時所檢附高立圖書有限公司出版，新科
技書局總經銷81年6月15日六版之「工具機」一書第11頁所載，係記載表面加工精確度之尺寸，即該表面加工之精確度為以1微米則或許有其可能性，但系爭更正案係指基體材料或薄片物品之厚度尺寸1微米或更薄，故二者比較基礎不同，應不得作為論述之基礎，本判決即無再予深論之必要。另兩造所爭執上開本案專利說明書所舉磨料顆粒雖為40／50或100美國篩目的例子，是否得為誤記之證明一節，與判決結果無涉，本院亦無庸再一一審酌，附此敘明。
㈣再按審定公告後或取得專利權後之補充、修正或更正，判斷是
否變更實質，應依審定公告核准專利之專利說明書或圖式所揭示之內容為準，並非以申請日所揭示之內容為準；且補充、修正、更正專利說明書或圖式之事項，必須仍屬於審定公告核准專利之專利說明書或圖式所揭示的範圍內，且不得導致變更審定核准公告核准專利之發明或請准專利之發明。經查本件更正之前後涉及申請專利範圍變動，係由「微米」變更「毫米」，為由小擴大，則從變更前之微米，到變更後之毫米間，均屬變更後之專利範圍，亦即系爭案申請專利範圍第25項之「研磨工具」、第29項之「基體材料」及第39項之「薄片」，其厚度由
10 的負6次方擴大到10的負3次方，更正後其涵義較原審定版為廣，顯已變更系爭案專利之實質，與專利法第67條准予更正係以不變更實質為限之意旨不符。故系爭更正涉及實質變更，雖屬誤記事項之更正，亦不得為之。
從而，被告所為應不准更正之處分，揆諸前揭法條規定及說明
，洵無違誤，訴願決定遞予駁回，亦無違誤，均應予維持。本件原告之訴為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 1 月 19 日
第七庭審判長法 官 劉介中
法 官 黃秋鴻法 官 李玉卿上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 95 年 1 月 19 日
書記官 黃明和