臺北高等行政法院判決
94年度訴字第3733號原 告 印度商‧康恩私人有限公司(Kanin (India) Priva
te Ltd.)代 表 人 傑寧德傑恩(Jai訴訟代理人 張伯時律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）住同上訴訟代理人 乙○○
參 加 人 印度商康加魯工業公司代 表 人 甲○○○ ○○A訴訟代理人 陳長文律師
蔡瑞森律師（兼送達代收人）上 一 人複 代 理人 李文傑律師上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國94年9月22日經訴字第09406135820 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：參加人前於民國89年2 月15日以「KANGAR0 」商標（下稱系爭商標），指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第16類之訂書機、訂書針、拔釘器、紙打孔器、卷宗夾、檔案夾、別針、大頭針及活頁紙打孔器（機）商品，向被告申請註冊，經其核准列為審定第0000000 號商標。嗣原告於91年7 月31日以該商標有違當時商標法第36條、第37條第7 、12及14款規定，對之提起異議。其後商標法於92年11月28日修正公布施行，爰依現行商標法第89條第1項規定，逕予系爭商標註冊，並依同法有關商標異議之規定續行審查，於94年5 月4 日以中台異字第911258號商標異議審定書為「修正前商標法第37條第7 及14款部分，異議不成立；修正前商標法第36條、第37條第12款及現行商標法第23條第1 項第13款部分，申請駁回。」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
1.原處分、訴願決定均撤銷。
2.被告就系爭商標之註冊應為異議成立之處分。
3.訴訟費用由被告負擔。㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。㈢參加人聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第16類之商品，是否有違當時商標法第37條第7 及14款及現行商標法第23條第1 項第12、14款規定，而應予以撤銷？㈠原告主張之理由：
1.依據訴願法第86條第1項、行政程序法第4條之規定，行政行為之處分，以他法律關係是否成立為準據，而該法律關係在訴訟或行政救濟程序進行中者，於該法律關係確定前，受理行政行為之機關得停止作成行政處分之進行。
2.依原處分及訴願決定均認為本件商標異議審定案件之處分，繫於以他法律關係是否成立為準據，則該法律關係是否成立，目前既仍由印度德里最高法院審理中，法律關係仍尚未確定，被告及訴願決定機關，卻已為異議不成立或申請駁回之處分及訴願駁回之決定，核其所為無異自行就該法律關係自為認定，即已於法有違，且又未對不為程序停止之原因，予以說明，其處分及決定實難謂適法。
3.「KANGARO」商標為Janki Dass Jain自西元1959年在印度創業時，即以之作為其公司業務名稱，尤其是使用於訂書機、打孔機及其他文具用品；嗣Janki Dass Jain於2005年2月17日過世，於其過世前曾分別於2000年08月31日、2002年04月05日立下遺囑，就其相關財產以遺囑為分配，其於2000年08月31日所立遺囑將其於1959年開發／創始之「KANGARO」商標指定專屬予其子即原告之代表人。
4.又因1995年4月10日及14日之關於商標「KANGARO」在家族協議文件等之合法性與有效性之爭訟尚在進行中，有關原告與參加人間在辛巴威共和國商標異議案件，業經辛巴威法務部法律及議會事務部門決定，延期至印度法院判決結果後方為審查有關商標申請案及異議案。
5.關於訟爭家族協議同意書是否合法有效，抑或僅係提案而已，並非合法有效，事關本件「KANGARO」商標爭議之結果，自應俟印度德里最高法院判決結果以決定之。
㈡被告主張之理由：
1.商標法第90條規定，本法修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。本件係92年11月28日商標法修正施行前，已提出異議尚未異議審定之案件，而系爭商標所涉之修正施行前商標法第36條、第37條第7、12及14款規定，業經修正為現行商標法第23條第1項第12、13及14款，於修正施行前後法條規定均為違法事由。
2.修正前商標法第37條第7及14款之規定，適用之前提為據爭商標確為異議人或第三人所有，而非被異議人所有。
3.本案據爭「KANGARO 」商標所有權歸屬之關鍵證據，亦即家族協議同意書是否合法有效，或僅係提案而已，並非合法有效，目前仍由印度德里最高法院審理中，是以據爭商標所有權之歸屬，究為原告或參加人所有尚有爭執，無法確定，從而依參加人所檢附之印度註冊第376224號、第384556號、第463530號及第486516號商標註冊資料觀之，據爭商標之商標權目前仍歸屬於參加人，即據爭商標與系爭商標同為參加人所有，並非他人商標，自無修正前商標法第37條第7 及14款規定之適用。
4.至原告於異議及訴願階段所檢附據爭商標之使用證據資料，其中國際銷售情形詳細資料及參展資料，或無揭示據爭商標，或其日期在系爭商標申請註冊日89年2月15日之後。另原告公司網站及宣傳手冊，或無揭示日期，或日期在系爭商標申請註冊日之後，且該等資料上除標示據爭商標外，復加註有Since 1959字樣，即表示該商標係源自於Janki Dass Jain於1959年所創設之商標，並非其自創使用之商標。而如前所述，Janki Dass Jain 於1959年所創設之「KANGAR0 」商標，目前仍歸屬於參加人所有，則於印度德里最高法院判決該「KANGARO 」商標權改歸屬於原告之前，原告使用該「KANGARO 」商標之合法性亦有疑義，要難以前揭使用資料論究系爭商標有違修正前商標法第37條第7 及14款規定。
5.本件既無修正前商標法第37條第7及14款規定之適用，其是否尚有現行商標法第23條第1項第12及14款規定之適用，依商標法第90條之規定，即毋庸審究。
㈢參加人主張之理由：
1.本案爭點在於系爭商標是否有修正前商標法第37條第7、14款及現行商標法第23條第1項第12、14款規定之適用。
原告主張系爭商標有前揭條款之適用，依修正前商標法第37條第7款及現行商標法第23條第1項第12款規定，必須提出客觀證據證明據爭商標之知名度（著名），依修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款規定，必須證明其先使用據爭商標，惟原告於異議程序、訴願程序、甚至目前之行政訴訟程序，均未提出任何據爭商標知名度或先使用資料以支持其主張，被告之決定並無不法。
2.原告於本案94年11月25日行政訴訟起訴狀中所述之各項理由，不足採之：
⑴本案無停止審理之必要，訴願法第86條第1項規定所稱
之「他法律關係」，係指發生在我國且目前仍在我國法院審理中的關鍵法律爭點及事實，原告引用一個發生在印度法院之訴訟案件，請求暫緩本案之進行，其顯然曲解條文的真義。再者本案重要爭點在於原告是否有提出使用資料以支持其主張之條款？原告迄今仍然沒有提出據爭商標之知名度或先使用資料。
⑵況且印度、以色列及德國各級法院已確認系爭商標歸參
加人所有，其中以色列及德國法院並禁止原告使用該商標：
①印度商標註冊官員於1996年10月30日通過命令，登錄
參加人之代表人、Vishwa Jain 、Raman Jain及Neel
am Jain4人為註冊第376224、384556、463530、486516號等4 件KANGARO 商標之後繼專用權人，JankiDa
ss Jain 、原告之代表人及Kiran Jain 3人旋提起民事訴訟，請求對參加人頒發禁止令，然法官拒絕通過針對參加人之禁止令。因無法取得任何暫時救濟，前揭3 人遂向德里高等法院Single Judge申請撤銷登錄參加人之代表人、Vishwa Jain 、Raman Jain、Neel
am Jain 4 人為上開4 件KANGARO 商標之後繼專用權人，並請求暫緩商標註冊官員於1996年10月30日所通過命令之執行，法院於1997年5 月1 日駁回其暫緩執行1996年10月30日命令之申請。Janki Dass Jain 、原告之代表人、Kiran Jain3 人不服，又向德里高等法院Division Bench提起上訴，法院於2002年5 月10日駁回上訴。原告不服，遂向印度最高法院提起特別上訴，該特別上訴亦於2003年9 月8 日遭印度最高法院駁回。因印度法院尊重該國商標註冊官員1996年10月30日所通過登錄參加人之代表人、Vishwa Jain 、Raman Jain、Neelam Jain4人為註冊上開4 件商標之後繼專用權人之命令，前揭4 人仍為註冊第376224、384556、463530、486516號等4 件KANGARO 商標之專用權人，擁有禁止他人在印度使用相同或近似商標之專屬權。
②再者，以色列耶路撒冷最高法院同時對原告之經銷商
Shabo Ltd.通過一項臨時禁止命令，禁止該經銷商銷售、經銷及進口標示「KANGRARO」商標之產品。
③又德國法蘭克福高等法院核准參加人對法蘭克福地方
法院命令之上訴，以2002年9月12日命令禁止原告在德國使用「KANGRARO」商標，法蘭克福地方法院基於2003年10月29日之言詞聽證會，於2003年11月19日作成命令，改禁止原告在德國使用「KANGRARO」商標。
⑶綜上所述，被告、經濟部及本院實無庸停止異議程序、
訴願程序及行政訴訟程序之進行，而應就原告主張之法條審理本案。
3.烏拉圭、越南、埃及、伊索匹亞、秘魯、約旦及智利等7國的商標主管機關亦確認系爭商標歸參加人所有。
理 由
一、按「本法中華民國92年4 月29日修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」為商標法第90條所規定。本件係於92年11月28日商標法修正施行前，已提出尚未異議審定之案件，因此，應以商標法修正施行前及修正施行後之規定均為違法事由為限，始得撤銷其註冊。又商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」、「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」不得申請註冊，固為修正前商標法第37條第7 及14款所明定。惟其適用均以據爭商標非被異議人（即系爭商標權人）所有，而係異議人或第三人所有為前提要件，如據爭商標與系爭商標同為被異議人所有，則據爭商標並非屬他人商標，即無前揭條款規定之適用。
二、經查，本件據爭商標係Janki Dass Jain 於48年所創設使用於釘書機、打孔機及其他相關產品，並於70至77年間陸續以Janki Dass Jain 、Arihant Jain及Kiran Jain所經營之Kangaro Industries（參加人公司前身）名義，指定使用於第16類、第7 類及第8 類等商品，向其本國印度申請獲准註冊第376224號、第384556號、第463530號及第486516號商標。復於85年10月30日經印度孟買商標註冊官以命令核准Arih
ant Jain、Vishwa Jain 、Raman Jain及Neelam Jain 以Kangaro Industries（REGD）名義（即參加人公司）為前揭4件商標後繼所有人，並溯自84年5 月15日起生效。此有參加人於異議答辯時所檢附之各該商標註冊資料附於原處分卷內（附件6 ）可稽。原告亦不否認「KANGARO 」商標為JankiDass Jain 自西元1959年在印度創業時，即以之作為其公司業務名稱，尤其是使用於訂書機、打孔機及其他文具用品。
但主張Janki Dass Jain 於2005年2 月17日過世，於其過世前曾分別於2000年8 月31日、2002年4 月5 日立下遺囑，就其相關財產以遺囑為分配，其於2000年8 月31日所立遺囑將其於1959年開發／創始之「KANGARO 」商標指定專屬予其子即原告之代表人，故據爭商標係Janki Dass Jain 於48年所創設，並由原告合法繼受該商標權等等。
三、經查，依原告主張Janki Dass Jain 於2000年8 月31日所立遺囑將其於1959年開發／創始之「KANGARO 」商標指定專屬予其子即原告之代表人，而原告代表人為自然人，與原告為公司，法律上權利義務主體並不相同，原告主張據爭商標由原告合法繼受該商標權，已屬無據。又印度商標註冊官員於1996年10月30日通過命令，登錄參加人之代表人、VishwaJain、Raman Jain及Neelam Jain4人為註冊第376224、3845
56、463530、486516號等4 件KANGARO 商標之後繼專用權人，Janki Dass Jain 、原告之代表人及Kiran Jain 3 人 旋提起民事訴訟，請求對參加人頒發禁止令，然法官拒絕通過針對參加人之禁止令。因無法取得任何暫時救濟，前揭3 人遂向德里高等法院Single Judge申請撤銷登錄參加人之代表人、Vishwa Jain 、Raman Jain、Neelam Jain 4 人為上開
4 件KANGARO 商標之後繼專用權人，並請求暫緩商標註冊官員於1996年10月30日所通過命令之執行，法院於1997年5 月
1 日駁回其暫緩執行1996年10月30日命令之申請。JankiDass Jain 、原告之代表人、Kiran Jain等3 人不服，又向德里高等法院Division Bench提起上訴，法院於2002 年5月10日駁回上訴。原告不服，遂向印度最高法院提起特別上訴，該特別上訴亦於2003年9 月8 日遭印度最高法院駁回。參加人之代表人、Vishwa Jain 、Raman Jain、Neelam Jain
4 人仍為註冊第376224、384556、463530、486516號等4 件KANGARO 商標之專用權人，擁有禁止他人在印度使用相同或近似商標之專屬權。已據參加人陳明在卷，並提出印度新德里高等法院Single Judge1997年5 月1 日命令C.O. No. 4
of 1997 影本暨中文節譯文、印度新德里高等法院DivisionBench2002年5 月10日命令F.A.O. (OS) 130 of 1997 影本暨中文節譯文、印度最高法院2003年9 月8 日命令No.17535/2002 影本暨中文節譯文附於本院卷可憑。依該等證據資料顯示原告或其代表人迄未獲得據爭商標所有權之法律地位。
四、原告雖主張1995年4 月10日及14日關於商標「KANGARO 」在家族協議文件等之合法性與有效性之爭訟尚在進行中，本件商標異議審定案件之處分，繫於以他法律關係是否成立為準據，則該法律關係是否成立，目前既仍由印度德里最高法院審理中，法律關係仍尚未確定，關於訟爭家族協議同意書是否合法有效，抑或僅係提案而已，並非合法有效，事關本件「KANGARO 」商標爭議之結果，自應俟印度德里最高法院判決結果以決定之等等。經查，訴願法第86條第1 項規定，「訴願之決定以他法律關係是否成立為準據，而該法律關係在訴訟或行政救濟程序進行中者，於該法律關係確定前，受理訴願機關得停止訴願程序之進行，並即通知訴願人及參加人。」所稱「他法律關係」，係指該法律關係繫屬於我國法院在訴訟或行政救濟程序進行中而言，而行政訴訟法第177 條所稱行政訴訟之裁判須以民事法律關係是否成立為準據，而該法律關係已經訴訟繫屬尚未終結者，行政法院應以裁定停止訴訟程序。或除前項情形外，有民事、刑事或其他行政爭訟牽涉行政訴訟之裁判者，行政法院在該民事、刑事或其他行政爭訟終結前，得以裁定停止訴訟程序。均指該民事、刑事或其他行政爭訟現於我國進行或繫屬而言，並不包括於國外進行之訴訟程序。因此，訴願決定未以此停止訴願程序，於法並無不合。本院亦無依行政訴訟法第177 條停止訴訟程序之必要。
五、基上所述，系爭商標係由參加人於89年2 月15日於我國申請註冊，並於92年12月1 日註冊公告。且據爭商標依其於本國印度申請獲准註冊第376224號、第384556號、第463530號及第486516號商標資料顯示均非原告所有。原告迄未舉證證明據爭商標為其所有，而其所主張1995年4 月10日及14日關於商標「KANGARO 」在家族協議文件等之合法性與有效性之爭訟既仍在印度進行，原告就據爭商標仍迄未取得所有人之法律地位。因此，據爭商標現既仍為參加人所有，並非修正前商標法第37條第7 及14款所規定之他人商標，即無前揭條款規定之適用。
六、從而被告認本件異議案無修正前商標法第37條第7 及14款之適用，則其是否尚有現行商標法第23條第1 項第12款及14款規定之適用，即毋庸審究，而為「修正前商標法第37條第7及14款部分，異議不成立」之處分，於法並無不合。訴願決定予以維持，亦無違誤。原告請求撤銷原處分、訴願決定及命被告就系爭商標之註冊應為異議成立之處分，為無理由，應予駁回。至於原告於異議階段另主張修正前商標法第36條、第37條第12款及現行商標法第23條第1 項第13款部分，因未補正事實及理由，其主張應予駁回，業經原處分書論明，且原告於訴願及行政訴訟中均就此未再爭執，自無庸論究，併予指明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 11 月 23 日
第三庭審判長法 官 姜素娥
法 官 陳秀媖法 官 陳國成上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 95 年 11 月 24 日
書記官 王英傑