臺北高等行政法院判決
95年度訴字第01380號原 告 甲○○訴訟代理人 丙○○
庚○○戊○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）住同上訴訟代理人 丁○○
己○○
參 加 人 乙○○上列當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國95年3 月6 日經訴字第09506162740 號訴願決定，提起行政訴訟。
本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：原告於民國（下同）91年10月2 日以「釘槍滑道結構」向被告申請新型專利，經該局編為第00000000號審查及再審查，准予專利（下稱系爭專利）。公告期間，參加人乙○○以其違反核准審定時專利法第98條第1 項第1 款及第2 項規定，對之提起異議。案經被告審查，以系爭專利違反專利法第98條第1 項第1 款及第2 項之規定，而以94年8 月18日（94）智專三㈢05056 字第09420761210 號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分（下稱系爭處分）。原告不服，提起訴願，惟經訴願決定駁回，原告仍不甘服，遂向本院提起本件行政訴訟。
二、兩造聲明（原告未於言詞辯論及準備程序到場，聲明及陳述依其起訴狀記載）：
㈠原告聲明求為判決：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告應作成異議不成立之處分。
⒊訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明求為判決：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：㈠原告主張之理由：
⒈被告機關(經濟部智慧財產局)之系爭處分主要認為:
引證一(本國第00000000號「打釘機釘架改良結構」專利案)之外釘架呈U字型，且包括有二側邊、一底邊及一開口側，其內釘架呈U字型且包括有另二側邊及一底邊，引證一案可證明系爭案申請專利範圍第1項不具新穎性及進步性。叉引證二(本國第00000000號「打釘機釘槽改良結構」專利案)揭示有外釘槽非等距之結構，引證三(本國第00000000號「多用途乏釘槽結構」專利案)揭示有複數個內滑道之結構。因此，結合引證一、二、三可證明系爭案之附屬項也不具進步性。而訴願決定機關(經濟部)95年3月6日之經濟部經訴字第09506162740號訴願決定書主要認為:引證二、三因不具上蓋構件，固無法證明系爭案申請專利範圍第1項不具新穎性及進步性。但系爭案申請專利範圍第1項所界定之至少一內滑道，與引證一之結構僅為數量上之單純變化轉換，並無功效之增進，故引證一可證明系爭案申請專利範圍第1項不具新穎性及進步性。另結合引證一及引證三也可證明系爭案申請專利範圍第1項不具進步性。至於系爭案之第2至6項附屬項也係為熟習該項技術者所能輕易完成，且未能增進功效，不具進步性。進而認定系爭案有違核准審定時應適用之專利法第98條第一項第一款及第二項之規定，而審定異議成立，應不予專利及駁回訴願。其中系爭處分審定及決定理由均不合法理、斷章取義，且未加詳查並偏頗一方，謹請鈞院詳查並予以撤銷，乃為異議不成立之判決，茲詳述理由於後。
⒉按，系爭案核准審定時應適用之90年10月24日公佈之專利
法第97條規定有: 「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良上又同法第98條對新型之進步性之要求為: 「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利」。由是可知，凡一新型物品之創作其相較於既有物品，如於結構空間型態上有所創新，又具顯著功效增進或改良效果時，即具備新穎性及進步性，並符合新型專利要件，依法亦得獲准專利。
⒊系爭案之申請標的係為「一種釘槍滑道結構，係設置於釘
槍本體內俾以容置針體，該釘槍滑道結構主要包括有: 一外滑道，係呈U 字型且包括有二側邊、一底邊及一開口側; 至小一內滑道，係呈U 字型且包括有另二側及另一底邊，該內滑道係容設於該外滑到道內且該另一底邊與該外滑道之底邊係相對應接合，且該內滑道與該外滑道相鄰之該等側邊之間係彼此間隔出複數個針體; 道俾以容置該針體; 以及一上蓋，該上蓋係蓋設於該外滑道之開口側上，且該上蓋係呈倒U 字型且包括有2 側邊，俾當該上蓋蓋設於該外滑道之開口側時，該2 側邊係相對應接合於該外滑道之2 側邊上」。且創作說明第5 頁第4 行亦明確載明「當內滑道容設於外滑道內時，外滑道之2 側邊與內滑道之另
2 側邊之間會彼此間隔山複數個針體滑道，同時外滑道與內滑道各個側邊之間之距離可做適當之調整，以形成相同間距或不同間距之針體滑道。因此，使用者可使用單一針體滑道或配合不同針體一滑道俾以容置各式不同形狀或不同大小之釘針針體，例如T 字型、小尺寸之倒U 字型、大尺寸之倒U 字型、1 字型等」。又創作說明第8 頁最後1行亦明確載明「請再參閱第4 圖，其中顯示於外滑道內組設有二內滑道，並分別間隔出第一、第二、第三、第四及第五釘針針體滑道，俾以容置不同種類之釘針針體，故本創作於實務上亦可作不同之彈性變化」⒋由前項說明，可知系爭案之創作特徵係在於具有: 可彈性
調設之複數內滑道，及外滑道與內滑道各個側邊之間之距離可做適當之調整，以形成相同間距或不同間距之針道體俾可容置各式不同形狀狀或不同大小之釘針針體，以符合使用上之不同需求。
⒌原處分及決定理由謂引證一足以證明系爭案不具新穎性。
然就引證一與系爭案之整體構造比對，引證一僅有一固定尺寸之U 字型內滑道，且引證一之外滑道與內滑道各個側邊之間的距離並無法做任合調整，因此僅能使用特定尺寸、及特定形狀之釘針，若在需要使用不同形狀或不同大小之釘針針體之場合，則必須更換不同種類之釘槍本體方可施作。而系爭案創作說明書第4 頁之創作背景已明確載明「傳統之釘槍針體滑道往往只能使用單一固定尺寸或單一固定形狀之釘針針體，例如倒U 字型等，因此對需要使用不同形狀或不同大小釘針針體毛場合，使用者則必須更換不同種類之釘槍本體方可施作，故傳統型之釘槍針體滑道結構並無法有效滿足實際上之需求」。因此，引證一之一外滑道、一固定尺寸之U 字型內滑道、以及一上蓋所組成之整體構造實僅為系爭案於創作說明所述之習知技術。
⒍此外，系爭案之整體構造係具有一外滑道、可彈性調設之
複數內滑道，至少一內滑道、及一上蓋，且該內滑道之構造可作大小或形狀之各種變化，又系爭案外滑道與內滑道各個側邊之間之距離可做調性適當之調整。因此，引證一之整體構造與系爭案完全不同，引證一也無法達到系爭案之可提供不同之釘槍針體滑道以容置不同種類之釘針針體之目的與功效。綜上，引證一與系爭案之整體結構、目的及功效完全不同，引證一實不能證明系爭案於申請前已見於刊物或已公開使用，系爭案當具「新穎性」，顯不違反核准審定時應適用之專利法第98條第1項第1款之規定。原處分及決定理由所為之「系爭案之內滑道僅為由一變多之單純置換」，刻意忽略系爭案內滑道由一變多之構造及其所產生之功效，與引證一之單一內滑道所組成之構造及功效不同，明顯刻意偏頗一方，實有欠公允。
⒎另外，原處分及決定理由謂引證一足以證明系爭案不具進
步性。然就引證一與系爭案之整體功效比對，系爭案之請求標的明確揭示其具有「至少一內滑道，係呈U 字型且包括有另二側邊及另一底邊，該內滑道係容設於該外滑道內且該另一底邊與該外滑道之底邊係相對應接合，且該內滑道與該外滑道相鄰之該等側邊之間係彼此間隔出複數個針體滑道俾以容置該針體」。再由系爭案說明內容及圖式第
3 、4 圖也明確揭示其可具有一或二內滑道，不論在單一內滑道或二內滑道之情形下，每一內滑道之大小或形狀皆可作不同之變化，俾以容置不同種類之針體。因此，系爭案因具有可彈性調設之複數內滑道( 即至少一內滑道) ，且內滑道也可伸大小或形狀之變化，故可調整外滑道與內滑道各個側邊之間之距離，以形成相同間距或不同間距乏針體滑道，藉以容置不同種類之釘針針體，以符合使用上之不同需求。反觀，引證一僅具一內滑道，且其大小或形狀係固定的，其外滑道與內滑道各個側邊之問的距離並無法作任何調整，故僅能使用特定尺寸、及特定形狀之釘針針體相較之下系爭案在單一槍體下可容置不同種類之釘針針體，以符合使用上之不同需求，較引證一僅能容置特定尺寸、及特定形狀之釘針針體，確具功效之增進。因此，引證一不能證明系爭案係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，系爭案當具「進步性」，顯不違反核准審定時應適用之專利法第98條第2 項之規定。原處分及決定理由所為之系爭案係屬熟習引證一之技術內容者所可輕易完成，且未具功效之增進，明顯屬於「後見之明」，也刻意忽略系爭案確較引證一增進「可容置不同種類之釘針針體」之功效，以此後見之明來否定系爭案之創作特徵、及達成之功效，顯然也有欠公允。
⒏再者，由前項說明可知，引證一並未揭示系爭案申請專利
範圍第1 項之整體結構特徵，而引證二、三因不具有上蓋構件，也未揭示系爭案申請專利範圍第1 項之整體結構特徵。因此，縱使結合引證一、二、三，也未揭示系爭案申請專利範圍第1 項之整體結構特徵。再就功效而言，系爭案已如前項所述，確較引證一增進「可容置不同種類之釘針針體」之功效，且系爭案之上蓋可防止釘針針體向外彈跳而斷裂，也較引證二、三增進功效。故縱使結合引證一、二、三也不能證明系爭案係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，系爭案當具「進步性」，顯不違反核准審定時應適用之專利法第98條第2 項之規定。
⒐又，附屬項係為被依附之請求項的特殊實施方式，其申請
專利範圍必然落在被依附之請求項的範圍之內。因此，引證一、二、三與系爭案申請專利範圍第1 項獨立項之請求內容比對既已如上所述，引證一、二、三之技術特徵及達成功效皆與系爭案上述獨立項之請求項內容不同，當然引證一、二、三之技術特徵也與系爭案第2 至6 項等附屬項之請求項內容不同。故系爭案之第2 至6 項附屬項之請求項內容也非運用申請前引證一、二、三既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，系爭案上述附屬項確實具有「進步性」也不違反核准審定時應適用之專利法第98條第2項之規定。
⒑綜上所陳，引證一僅具有「一固定尺寸之內滑道」之構造
，實僅為系爭案於創作說明所述之習知技術，故引證一之整體結構與系爭案具有「可彈性調設之複數內滑道」完全不同，引證一不能證明系爭案於申請前已見於刊物、或已公開使用，不具證據力。又引證一之「外滑道與內滑道各個側邊之問的距離並無法作任何調整，僅能使用特定尺寸、及特定形狀之釘體」，而系爭案因具有「可彈性調設之複數內滑道( 至少一內滑道) ，且該等滑道也可作大小或形狀乏變化，故可調整外滑道與內滑道各個側邊之間之距離，以形成相同間距或不同間距乏針體滑道，藉以容置不同種類之針體，以符合使用上之不同需求」，故系爭案較引證一確具功效之增進，具有進步性。另引證二、三因不具有上蓋構件，具與系爭案之整體結構、創作目的及達成功效完全不同，當也不具磴據力。故系爭案自具「新穎性」及「進步性」，完全符合新型專利要件，無違核准審定時應適用之專利法第98條第1 項第1 款及第2 項之規定至為明確。因此，原處分之審定及決定理由均斷章取義、未加詳查且偏頗一方，請撤銷該不當之原處分及訴願決定，被告另應作成異議不成立之處分。
㈡被告主張之理由：
⒈起訴理由第1 點為原告摘錄本局審定理由以及訴願決定書
意見；起訴理由第2 點係原告解釋專利法第97條和第98條之意旨；起訴理由第3 點和第4 點係引說明書內容進一步說明系爭案申請專利範圍，以上茲不贅述。
⒉起訴理由第5 點、第6 點、第7 點和第8 點訴稱：「引證
一僅有一固定尺寸之Ｕ字型內滑道，且引證一之外滑道與內滑道各個側之間的距離並無法作任何調整，因此僅能使用特定尺寸及特定形狀之釘針…系爭案之整體構造係具有一外滑道，可彈性調設之複數內滑道( 至少一內滑道) 及一上蓋，且該內滑道之造可作大小或形狀之各種變化，又系爭案外滑道與內滑道各個側邊之間之距離可做適當之調整」等云云；查依異議審定理由( 五) 所述：兩案( 引證一和系爭案) 稍微不同在於：系爭案內滑道(12)至少為一個，換言之，引證一設一內釘架(2) ，系爭案內滑道(12)可為一個或多個，即便系爭案是設置為多個內滑道之實施例，亦為單純相同構件作數量上的變化而已，此為熟習該項技術者所能輕易完成，又單一內滑道即已能提供多種型式之釘針的容置，故即使多內滑道亦屬未增進功效之創作，綜上，若為單一內滑道實施例則依引證一可證明系爭案本項不具新穎性；若設置複數個內滑道之實施例則依引證一可證明系爭案申請專利範圍第1 項不具進步性。況複數之內滑道技術亦可見於引證三第一至五圖，故組合引證一及三亦已揭示系爭案申請專利範圍第1 項全部之技術內容，因此可證明系爭案申請專利範圍第1 項不具進步性。綜上本局「異議成立」之處分並無違誤。
⒊起訴理由第9點認：「系爭案第2至6項附屬項之請求項內
容也並非運用申請前引證一、二、三既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，系爭案上述附屬項確寶具有『進步性』」，然系爭案申請專利範圍第2和3項皆依附於第1項，為第1項限縮，分別敘述內與外滑道底邊連結方式為點焊，以及上蓋與外滑道側邊連結方式為點焊，惟點焊為眾所周知接合方法之其一，即為熟習該技術者慣用選擇接合方法之一，故係熟習該技術者所能輕易完全者，況且亦無接合上特別功效之增進，故不論依引證一或是引證一與三組合均可證明系爭案此兩項不具進步性。系爭案第4項依附於第1項，特別限縮第1項釘體為Ｔ型針體，與引證一申請專利範圍第1項提及可使用Ｔ字釘針類似，而為熟習該項技術者所能輕易完成，且未能增進功效者，故本項不論依引證一或引證一與三組合均可證明系爭案不具進步性。系爭案第5和6項依附於第1項，特別界定限縮第1項針體滑道之間距為等距或非等距，針體滑道之間距為等距已見引證一第二圖釘槽(3)、引證二第一至二圖之外釘槽(12)、引證三第一至五圖之釘槽
(12)，而系爭案非等距技術亦見於引證二第三至七圖之槽道(26)和分隔釘槽(27)，由此可知，此兩項係利用類似引證之結構係熟習該技術者所能輕易完成者，況功效完全相同，故不論依引證一、引證一與二、或是引證一與三組合均可證明系爭案此二項申請專利範圍不具進步性。
⒋起訴理由第10點實質技術理由概已如起訴理由第5 點至第
8 點所述，故茲不再贅述。⒌綜上所述，原處分並無違法，請駁回原告之訴。
㈢參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。
理 由
一、本件原告經合法通知，無正當理由未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第385條第1項前段，由被告聲請而為一造辯論判決。
二、按提起任何訴訟，請求法院裁判，均應以有權利保護必要為前提，具備權利保護必要者，其起訴始有值得權利保護之利益存在；又權利保護要件，乃當事人對法院求為有利於己之判決所必備之要件，而所謂權利保護必要，乃指欲得勝訴判決之當事人，有保護其權利之必要，亦即在法律上有受判決之利益而言，故又稱為訴之利益。是原告之訴，依其所訴之事實，係欠缺權利保護必要者，即屬無訴之利益，仍應駁回其訴。
三、查原告於91年10月2 日以系爭專利向被告申請新型專利，經該局准予專利並公告。公告期間，因參加人以其違反核准審定時專利法第98條第1 項第1 款及第2 項規定，對之提起異議。案經被告審查，以系爭專利違反專利法第98條第1 項第
1 款及第2 項之規定，而以系爭處分為異議成立，應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，惟經訴願決定駁回，原告仍不甘服，遂向本院提起本件行政訴訟，固有系爭專利之公告資料（公告日期：93年6 月21日，公告編號：595532）、參加人蓋有被告日期戳章93年9 月20日之專利異議申請書、參加人之引證1 、2 及3 ，系爭處分及訴願書等，各附原處分卷足稽，而堪認為真實。
四、惟查：㈠系爭專利於公告期間，前業經另案參加人峻青有限公司向被
告對之提起異議，案經被告審查，於94年8 月18日以（94）智專三㈢05056 字第09420761160 號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分（下稱前案系爭處分）。本件原告不服，亦對該案提起訴願，遭訴願決定駁回後，向本院提起行政訴訟，已經本院於95年12月14日以95年度訴字第
778 號判決駁回原告之訴確定在案（下稱前案確定判決），有本院書記官辦案進行作業電腦查詢單及前案判決附卷足稽，足見系爭專利雖經被告暫准專利並公告，但已經前案系爭處分認異議成立而不予專利，並經本院前案判決確認不予專利而確定在案。
㈡是以系爭專利於本件原告起訴時，固因前案判決尚未確定而
具訴之利益，有權利保護之必要，惟於本件言詞辯論之際既經前案確定判決不予專利確定在案，有如前述，則本件原告起訴所保護之權利即系爭專利之專利權已經不存在，自無訴訟利益之存在，自無權利保護之必要亦明。從而，原告之訴，依其所訴之事實，係欠缺權利保護必要者，即屬無訴之利益，應以判決駁回其訴。
五、綜上，原告之訴既因無權利保護之必要，原告徒執前詞，訴請撤銷並命被告作成異議不成立之處分，均無理由，應予駁回。又其訴既因無權利保護必要而予以駁回，則兩造實體之主張即無審究之必要，附此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第218 條、第98條第3 項前段，民事訴訟法第385 條第1 項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 2 月 15 日
第六庭審判長法 官 林 文 舟
法 官 許 瑞 助法 官 陳 鴻 斌上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 96 年 2 月 26 日
書記官 陳 清 容