臺北高等行政法院判決
95年度訴字第146號原 告 利益得股份有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 丁○○○○
黃章典律師(兼送達代收人)上 一 人複 代 理人 陳初梅律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）住同上訴訟代理人 丙○○
戊○○兼送達代收
參 加 人 乙○○上列當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國94年11月9日經訴字第09406138630號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：原告前於民國92年1月30日以「具有視覺辨識機構之扳手」（下稱系爭案）向被告申請新型專利，經其編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，參加人以系爭案有違核准審定時專利法第98條第2項之規定，不符新型專利要件，對之提起異議。嗣原告於93年2月26日修正系爭案申請專利範圍，經被告准予修正，並以該修正本為審查依據，於94年4月11日以（94）智專三（三）05056字第09420322170號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分，原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
1.訴願決定及原處分均撤銷。
2.訴訟費用由被告負擔。㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。㈢參加人聲明：參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。
三、兩造之爭點：系爭案是否有違核准審定時專利法第98條第2項之規定，不符新型專利要件，而應予以撤銷？㈠原告主張之理由：
1.系爭案之申請專利範圍並非所有請求項均不具可專利性，且依法被告須踐行逐項審查，原處分對所有請求項均不授予專利權係違法：
⑴90年專利法第103 條第2 項明文規定解釋專利權之範圍
須以申請專利範圍之文字為準，且要求專利機關必須依每一項申請專利範圍逐項審查（89年版新型專利審查基準2.2.17），若任一申請專利範圍具有可專利性，被告即不能全面性地不授予或撤銷該專利。
⑵引證1 （第00000000號「包含公英制規格易識別套筒組
」新型專利案）之創作目的為「提供一種包含公英制規格易識別套筒組，... 一組（套筒）尺寸為公制，一組（套筒）尺寸為英制，... 其特徵在於在該各套筒之周緣預定高度分別設一環形淺槽，供設置一環狀色帶，公制組之各套筒上之色帶為同一色，英制組之各套筒上的色帶為另一同色，藉而清楚區分出公制與英制規格之套筒以利檢選。」「同一組套筒... 具有不同寬度的淺槽，... 使具較大規格之驅動孔的套筒系列具較寬的色帶，即使色帶寬度隨套筒系列之驅動孔規格大小而做寬窄變化... 」實際上，引證1 之技術特徵如示意圖所示，以兩種顏色之色帶區別兩組（公制、英制）套筒，每組套筒又分別含有由大到小的套筒，故將套筒上之色帶依套筒大小而做成寬窄不同，以資區別套筒之大小尺寸。
引證2 （第00000000A01 號「包含公英制規格易識別套筒組（追加一）」新型專利案）則是在引證1 的技術之上，再添加一圈色帶於原色帶之上，使一個套筒上有兩圈色帶，下圈色帶之作用如引證1 所述，係以兩種顏色區別公、英制，而以色帶寬度區別套筒大小；而上圈色帶則以藍色表示為公制雙數尺寸之套筒或英制1/16、3/
16、5/16... 之套筒，以紅色表示為公制單數尺寸之套筒或英制1/8 、3/8 、5/8...之套筒。引證3 係第00000000A02 號「包含公英制規格易識別套筒組（追加二），則繼續改善引證1 之技術，在套筒圓周壁面做出色帶邊界的兩圈凹陷環溝，沿該凹陷環溝中央有一圈凸起部位，色帶係以色彩塗料塗覆於該凸起部位。
⑶與引證案相較，系爭案之所有請求項並非全然不具新穎
性與進步性。例如：系爭案之申請專利範圍第4 項「扳手之辨識機構係以不同之色系分辨公制及英制，以相同色系中不同之色階代表不同尺寸之扳手」，這種以相同色系不同色階辨識扳手尺寸之方式，即完全未見於引證案，亦非依引證案所揭露之技術所能結合或置換而完成者，並且亦具極實用之功效：使用者無須記憶不同顏色對應之扳手尺寸，在第1 次依經驗選擇某尺寸之扳手後，即使並未選對尺寸，下一次可以以顏色之深淺選擇更接近之扳手，例如當使用者發現第一次所選之扳手太小，其下一次選擇扳手時，只會選擇比其顏色更深的扳手而不會選擇顏色較淺之扳手，因而將搜尋的範圍減少，減少再次拿錯扳手之機會。
⑷被告未逐項與引證案之技術詳加比對，即逕自認定系爭案之所有申請專利範圍均無可專利性，實屬理由不備。
例如，原處分稱：爭案申請專利範圍第4 項之「相同色系中不同之色階代表不同尺寸規格」僅為辨識方式之轉換，為熟習該項技術者所能輕易完成，且未能增進功效，不具進步性。然而，系爭案申請專利範圍第4 項實採用與引證案不同之手段，並具有實用功效，已如前述。
又，被告雖認為：系爭案申請專利範圍第2 項之「方向切換撥鈕之表面」、第5 項之「轉盤之表面」、第7項之「溝槽內」、第9 項之「方向切換鈕之表面」及第11項之「凹穴內」等僅為辨識機構設置位置的變化，為熟習該項技術者所能輕易思及，且未能增進功效；然而，辨識機構所在之位置，如「方向切換撥鈕之表面」、「轉盤之表面」等，並未為引證案所揭露，蓋引證案僅為套筒之辨識機構設置，並非在扳手本體上設辨識機構。
⑸系爭案申請專利範圍第4 項於美國已獲頒US 6,912,937
號專利。原告於異議階段雖曾對申請專利範圍修正，惟不知被告對於該次修正之意見，即遭到異議成立之處分，於訴願及之後階段，原告雖一再爭執諸附屬項之可專利性，惟仍無修正之機會。若被告之違法經證明而使本案發回被告重新審查，原告願主動將申請專利範圍第4項併入現行之第1 項中。
2.依據專利法及專利審查基準之規定，被告應對系爭案每一申請專利範圍之技術特徵進行審查，且空間型態創新而有功效增進者，應授予新型專利，被告顯未依法審查，致忽略具進步性之附屬項應授予專利：
⑴系爭案申請專利範圍第4 項為附屬項，依附於第3 項，
而第3 項則依附於第1 項。依專利審查基準之規定，附屬項之技術特徵應包含其所依附之獨立項或附屬項之所有技術特徵（專利審查基準1.3.21）。故系爭案申請專利範圍第4 項之涵蓋範圍應包括申請專利範圍第1 、3及4 項之所有技術特徵，並可以下述方式表示之：一種具有視覺辨識機構之扳手，包含：一扳手本體；至少一快速換向扳手頭，該快速換向扳手頭連接於該扳手本體之端部；及一辨識機構，該辨識機構以顏色標示於該扳手頭上，用以判別該扳手之類別；其中該辨識機構係以不同之色系分辨公制及英制，以相同色系中不同之色階代表不同尺寸規格之扳手。
⑵判斷進步性時，依法應根據申請專利範圍請求項所載之
全部技術特徵進行審查。系爭案申請專利範圍第4 項之重要技術特徵在於「辨識機構系係以不同之色系分辨公制及英制，以相同色系中不同之色階代表不同尺寸規格之扳手」。由於引證案皆無法達到系爭案申請專利範圍第4 項之功效：「使用者無需極強之記憶力分辨各種不同顏色，即可快速找到所需之規格以及尺寸之扳手」。
系爭案申請專利範圍第4 項顯然克服習知技術「以不同顏色辨識不同尺寸扳手」容易因記憶錯誤而拿錯扳手之問題，故對使用者而言，具備好用或實用之條件，故符合增進功效之要求。因此不論系爭案申請專利範圍第4項是否為熟習該項技術者所能輕易完成，系爭案申請專利範圍第4 項相對於引證案能增進功效，具進步性。
⑶依照最高行政法院218 號判決用以判斷新型專利可專利
性之準則觀之，以系爭專利申請專利範圍第4 項「辨識機構係以不同之色系分辨公制及英制觀之，以相同色系中不同之色階代表不同尺寸規格之扳手」之技術特徵，在空間型態上未見於諸引證案中，係屬創新；且相對於諸引證案，可節省使用者尋找扳手及管理扳手之時間而增進功效。
3.系爭案申請專利範圍第5 、7 、9 、11項具輔助「快速換向扳手頭」之結構功效並未揭露於引證1 、2 及3 ，具有進步性：
被告在完全無任何引證之情形下，以「僅為辨識機構設置變化」等語之主觀意見即認為系爭案申請專利範圍第5 、
7 、9 、11項不具有進步性，實非合理。按系爭案申請專利範圍第5 項之特點乃是「辨識機構設在扳手頭之轉盤內」，第7 項特點( 依附於第5 項) 實為「辨識機構設在扳手頭之轉盤之溝槽內」，此等特點意在輔助辨識「快速換向扳手頭」之獨特功效，其不論結構、目的及功效均未見於各引證案，原告實難理解為何熟悉扳手技術人士在看過引證1 、2 及3 「套筒」之技術內容後，可輕易思及系爭案申請專利範圍第5 、7 、9 、11項之技術特徵。原處分未爰引任何引證案，又未附有具體理由，顯屬理由不備。
㈡被告主張之理由：
1.原告於訴願階段對系爭案申請專利範圍第4項應不予專利，已無爭執，不應再為起訴階段之標的。系爭案申請專利範圍第4項「相同色系中不同之色階代表不同尺寸規格」，其色階僅為辨識方式之轉換，為熟習該項技術者依引證
1 、2 、3 所能輕易完成者，不具進步性。又不同尺寸依紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等排列更為簡易，並無記憶困難之事，系爭案就工具盒內10種以上不同尺寸，以顏色深淺排列，辨識不易，試誤搜尋，難謂具進步性，在此併予指明。
2.系爭案所稱「快速換向扳手」如其說明書第7頁第1~7行、第12-13行「快速換向扳手頭，除了如圖1所示之型式，尚有另外兩種常見之型式。如圖2所示」為過去常見習知結構，系爭案如其說明書第7頁第7行「為能有效標明」，第17行「本創作在轉盤…紅色及藍色之辨識機構」等，可知其特徵主要僅在辨識機構，系爭案範圍第5、7項僅為辨識機構設置於習知「快速換向扳手」位置之簡單變化，為熟習該項技術者所能輕易完成，且未能增進功效，不具進步性。
理 由
一、系爭案係於92年1月30日申請新型專利，被告係於92年9月8日審定准予專利，則系爭案有無應不予專利之原因，應以核准審定時所適用之90年10月24日修正公布之專利法為斷。按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系爭案核准審定時專利法第97條暨第98條第1項所明定。惟其新型如「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時」，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第98條第2項所明定。系爭案於93年2月26日修正申請專利範圍，經被告審查認該修正本與其92年10月1日之公告本相較，未變更原實質內容，而依該申請專利範圍修正本審查。因此，本件應以修正後之申請專利範圍加以論究，合先敘明。
二、系爭案依其93年2月26日申請專利範圍修正本所示，其申請專利範圍為：
1.一種具有視覺辨識機構之扳手，包含：一扳手本體；至少一快速換向扳手頭，該快速換向扳手頭連接於該扳手本體之端部；及一辨識機構，該辨識機構係以顏色標示於該扳手頭或扳手本體上，用以判別該扳手之類別。
2.如申請專利範圍第1 項之具有視覺辨識機構之扳手，其中該快速換向扳手頭具有一方向切換撥鈕，且該辨識機構係設在該方向切換撥鈕之表面。
3.如申請專利範圍第1項之具有視覺辨識機構之扳手，其中該辨識機構係以不同之色系分辨公制及英制。
4.如申請專利範圍第3項之具有視覺辨識機構之扳手，其中該辨識機構係以相同色系中不同之色階代表不同尺寸規格之扳手。
5.如申請專利範圍第1 項之具有視覺辨識機構之扳手，其中該快速換向扳手頭具有一轉盤，且該辨識機構係設在該轉盤之表面。
6.如申請專利範圍第5 項之具有視覺辨識機構之扳手，其中該辨識機構係一色料、色環、貼紙或銘板。
7.如申請專利範圍第5項之具有視覺辨識機構之扳手，其中該轉盤具有一溝槽，且該辨識機構係設於該溝槽內。
8.如申請專利範圍第7項之具有視覺辨識機構之扳手，其中該辨識機構係一色料、色環、貼紙或銘板。
9.如申請專利範圍第1 項之具有視覺辨識機構之扳手，其中該快速換向扳手頭具有一方向切換鈕，且該辨識機構係設在該方向切換鈕之表面。
10.如申請專利範圍第9項之具有視覺辨識機構之扳手，其中該辨識機構係一色料、色環、貼紙或銘板。
11.如申請專利範圍第9項之具有視覺辨識機構之扳手，其中該方向切換扭具有一凹穴，且該辨識機構係設在該凹穴內。
12.如申請專利範圍第11項之具有視覺辨識機構之扳手，其中該辨識機構係一色料、色環、貼紙或銘板。
三、系爭案主要目的係提供一種具有視覺辨識機構之扳手，該視覺辨識機構係運用顏色標示達到分類的功能，藉由視覺辨識機構之外觀判別出該扳手之類型，便於工具管理及使用效率。因此，系爭案特徵部分在於其視覺辨識機構以顏色標示於該扳手頭或扳手本體上，用以判別該扳手之類別。引證1為77年11月2 日申請，79年2 月11日審定公告之第00000000號「包含公英制規格易識別套筒組」新型專利案。引證1 係提供一種包含公英制規格易識別套筒組，主要包含一工具盒及二組安置於其內平置排列之公、英制套筒組: 其中每一組套筒乃於其表面環設一色帶，而兩組顏色不同，並依其驅動孔之大小差所形成同組之套筒系列使具不同寬度之色帶，俾供輕易識別出公、英制規格，及輕易選別對應之驅動柱配合操作。引證1 已揭露於公制組套筒之色帶設為同一色，另於英制組套筒上色帶上又設為另一色，使用者即能清楚識別出公制與英制規格之套筒以利檢選使用。引證2 為79年1 月18日申請，79年10月21日審定公告之第00000000 A01號「包含公英制規格易識別套筒組（追加一）」新型專利案。引證2 係提供一種包含公英制規格易識別套筒組追加一，係針對原案第00000000號之再改良，其包含有複數公英制不同規格尺寸之套筒，該套筒之腹側係分別凹設一環形淺槽，供設置一環狀色帶，其中公制組套筒之色帶為同一色，另英制組套筒之色帶為另一同色，藉而清楚區分公制與英制規格; 其特徵係在於: 該套筒其環形淺槽上方預定距離之周側且至少凹設一環溝部，該環溝部並分別設一與該環形淺槽相同或相異顏色之色體，據此得在已區別公英制搖格套筒組，快速辨認其公制之偶數、奇數尺寸及英制中八分、十六分尺寸。因此，引證2 除仍以不同色帶區分公制組套筒及英制組套筒外，再以相同或相異顏色之色體，據此得在快速作公制中偶數、奇數或英制中八分、十六分的不同尺寸之快速選取。引證3 為79年2 月20日申請，79年10月21日審定公告之第00000000A02號「包含公英制規格易識別套筒組（追加二）」新型專利案。本創作係有關於一種包含公英制規格之套筒組追加二，仍針對原案第00000000號作一實用之改良，其包含一工具盒，內設預定數目排列之容槽；二組具有預定數目依序大小尺寸規格之套筒，每組套筒又具有至少一種規格尺寸之驅動孔對應套筒，該同組套筒依其螺孔大小順序變化而於其周緣上設有尺寸及顏色標示；其特徵在於：該各套筒之周緣兩端預定處分別凹設兩環溝，該兩環溝之間形成一凸起部位，並於其上固設一環狀的平面色帶，在該色帶上以一層保護膜加以披護，而其中公制套筒組之色帶為同一色，另英制套筒組之色帶為另一同色，據此而輕易識別不同的套筒。引證3 亦揭露依色帶之不同可輕易識別不同套筒之技術內容。因此，系爭案申請專利範圍第1 項一辨識機構利用顏色標示於該扳手頭上，用以判別該扳手之類別之技術特徵，依上述引證1 、引證3 運用不同色帶識別出公制與英制規格之套筒以及引證2使用相異顏色之色體得在快速作公制中偶數、奇數或英制中八分、十六分的不同尺寸之快速選取等習知技術之教示，應為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，並不具進步性。
四、又系爭案申請專利範圍第2項「方向切換撥鈕之表面」、第5項「轉盤之表面」、第7項「溝槽內」、第9項「方向切換撥鈕之表面」、第11項「凹穴內」等僅為辨識機構設置位置的變化，為熟習該項技術者所能輕易思及，且未能增進功效，不具進步性；另系爭案申請專利範圍第3項「不同色系分辨公制及英制」已為引證1、2及3所揭露，不具進步性；第4項「相同色系中不同之色階代表不同尺寸規格」僅為第3項之附屬特徵，其色階僅為辨識方式的轉換以及第6、8 、10、12項「色料、色環、貼紙或鉻板」僅為引證1、2環狀色帶，引證3環狀的平面色帶等簡易轉換等，皆為熟習該項技術者所能輕易完成，且未能增進功效，不具進步性，均具被告於審定書中逐一加以說明，經核並無不合，其用語雖屬簡略，但並非未逐項審查，原告指被告未逐項與引證案之技術詳加比對，即逕自認定系爭案之所有申請專利範圍均無可專利性，屬理由不備一節，非屬可採。
五、原告雖主張辨識機構所在之位置，如「方向切換撥鈕之表面」、「轉盤之表面」等，並未為引證案所揭露，系爭案申請專利範圍第4 項於美國已獲頒US6,912,937 號專利。若被告之違法經證明而使本案發回被告重新審查，原告願主動將申請專利範圍第4 項併入現行之第1 項中。系爭案申請專利範圍第4 項之重要技術特徵在於「辨識機構係以不同之色系分辨公制及英制，以相同色系中不同之色階代表不同尺寸規格之扳手」。由於引證案皆無法達到系爭案申請專利範圍第4項之功效：「使用者無需極強之記憶力分辨各種不同顏色，即可快速找到所需之規格以及尺寸之扳手」，系爭案申請專利範圍第4 項顯然克服習知技術「以不同顏色辨識不同尺寸扳手」容易因記憶錯誤而拿錯扳手之問題，系爭案申請專利範圍第4 項相對於引證案能增進功效，具進步性。系爭案申請專利範圍第5 、7 、9 、11項具輔助「快速換向扳手頭」之結構功效並未揭露於引證1 、2 及3 ，具有進步性等等。
六、經查，系爭案申請專利範圍第2項之附屬特徵為視覺辨識機構之扳手手頭係一快速換向扳手頭，其具有一方向切換撥鈕，且該辨識機構係設在該方向切換撥鈕之表面。而系爭案於其專利說明書第7 頁已記載：「快速換向扳手頭，除了如圖
1 所示之型式，尚有另外兩種常見之型式。如圖2 所示，快速換向扳手頭3 係分別以轉盤控制其棘輪環之旋轉方向，而另一型式之快速換向扳手頭，則分別以方向切換鈕變換其棘輪環之可旋轉方向。」因此快速換向扳手頭以以方向切換鈕變換其棘輪環之可旋轉方向型式，或扳手頭具有一轉盤，均已屬習知技術，系爭案申請專利範圍第2 項將辨識機構係設在該方向切換撥鈕之表面，以及系爭案申請專利範圍第5項界定視覺辨識機構之快速換向扳手頭具有一轉盤，且該辨識機構係設在該轉盤之表面；系爭案申請專利範圍第7 項界定於前揭轉盤具有一溝槽，且該辨識機構係設於該溝槽內；第
9 項將辨識機構係設在方向切換鈕之表面；第11項界定視覺辨識機構之扳手之方向切換鈕具有一凹穴，且該辨識機構係設在該凹穴內等附屬特徵僅屬辨識機構設置位置的依需要於習知構件中加以簡易變化，為熟習該項技術者所能輕易思及，且未能增進功效，均不具進步性。原告以系爭案申請專利範圍第5 、7 、9 、11項具輔助「快速換向扳手頭」之結構功效並未揭露於引證1 、2 及3 ，即主張具有進步性一節，核非可採。
七、又系爭案申請專利範圍第3項之辨識機構係以不同之色系分辨公制及英制，已為引證1及引證3所揭露；申請專利範圍第4項以相同色系中不同之色階代表不同尺寸規格之扳手，亦屬以顏色之差異區辨不同尺寸規格之扳手，與引證1及引證3所運用之技術手段相同，而其顏色選擇之差異，熟習該項技術領域之人亦可不同需要加以簡易變化，為熟習該項技術者所能輕易思及，且未能增進功效。另申請專利範圍第6項、第8 項、第10項、第12項界定辨識機構係一色料、色環、貼紙或銘板亦為引證1 、引證2 已揭露之環狀色帶；引證3 環狀的平面色帶之簡易轉換，為熟習該項技術領域之人可輕易思及，該附屬特徵亦均不具進步性。至於原告主張系爭案申請專利範圍第4 項於美國已獲頒US6,912,937 號專利部分，按各國專利法制不同，審查基準有異，檢索範圍亦未盡相同，自不能以此資為有利原告判斷論據。又原告上開主張既均非可採，原告於行政訴訟中主張若被告之違法經證明而使本案發回被告重新審查，原告願主動將申請專利範圍第4 項併入現行之第1 項中等情，亦不足為其有利判斷。
八、從而，被告以系爭案係運用申請前引證既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，有違核准審定時專利法第98條第2項規定而為異議成立之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦屬妥適，原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 1 月 11 日
第三庭審判長法 官 姜素娥
法 官 陳秀媖法 官 陳國成上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 96 年 1 月 15 日
書記官 王英傑