臺北高等行政法院判決
95年度訴字第1689號原 告 寶豐精密事業股份有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 戊○○
崔君瑋律師（兼送達代收人）被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）住同上訴訟代理人 丙○○
參 加 人 楠盛股份有限公司代 表 人 乙○○訴訟代理人 丁○○上列當事人間因發明專利異議事件，原告不服經濟部中華民國95年3 月17日經訴字第09506163820 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：參加人於民國92年5 月21日以「高爾夫桿頭之製造方法」（下稱系爭案）向被告申請發明專利，經其編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，原告以其違反核准審定時專利法第20條第1項第1款及第2項規定，對之提起異議，案經被告審查，於94年8 月22日以（94）智專三（一）02068 字第09420769110號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。
原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
1.訴願決定及原處分均撤銷。
2.命被告為系爭案異議成立之處分。
3.訴訟費用由被告負擔。㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。㈢參加人聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭案是否有違核准審定時專利法20條第1 項第1 款及第2 項之規定，不符發明專利要件，而應予以撤銷？㈠原告主張之理由：
1.系爭案申請專利範圍第1 項，其中鍛造後去除鍛壓毛邊及表面加工，是所有鍛造的相同步驟，系爭案與習知鍛造方法的差異點在於：以鑄造方式先成型一桿頭鑄件（10 ），再將該鑄件（10）以鍛造方式整型。以鑄造方式成型一桿頭鑄件也是一種習用的鑄造方式。換言之，系爭案的專利特點僅在於先以鑄造方式成型一桿頭鑄件，再將該桿頭鑄件以鍛造整型，也就是先鑄再鍛。
2.引證1 是西元2001年版高爾夫用品總合型錄，具證據能力，型錄第163 頁型號TA-l、TA-3及第602 頁型號「L-240S、FIH-02等桿頭產品分別標示有「軟鐵鑄鍛造」、「鑄造鍛造」等說明。引證1 雖沒有詳細揭示桿頭的製法，但是被告有必要詳加調查桿頭以軟鐵鑄鍛造、或是桿頭鑄造鍛造究竟是指什麼？對熟習該項技術者而言，所謂的鑄鍛造或是鑄造鍛造就是指先鑄造一桿頭鑄件，再將該桿頭鑄件以鍛造整型，不可能有第二種解釋，也就是不可能先鍛造再鑄造，因為鑄造必需先將金屬熔融，一旦熔融，前面鍛造的功夫就白費。引證1 在2001年就已發行，鑄鍛造桿頭在當年就已發售，熟習該項技術者當然知道該種軟鐵鑄鍛造桿頭的生產方式。習知鑄造方式容易會有渣孔，以及冷卻收縮導致尺寸變形的缺失，習知鍛造有尺寸精度高，且無渣孔的優點，缺點是原材料浪費較多，需有多道模具沖鍛，此為一般通識。引證1 揭示先鑄造再鍛造桿頭，對熟習該項技術者而言，自然是為了消除鑄造渣孔、節省材料及鍛造模具，這些優點都是顯而易知的附帶產物，重點是引證1 已經揭示了先鑄造再鍛造的技術，對熟習該項技術者而言，有了引證1 的揭示，就足以輕易完成系爭案。
3.系爭案所稱鑄造一具有擊球面板的桿頭鑄件，依據高爾夫鐵桿桿頭的打造慣例，幾乎都是鑄成品與完成品極為相同，最後僅餘研磨打光的步驟。系爭案的桿頭鑄件有預留加工量，目的是為了後來的鍛造步驟，使其充填渣孔。引證
1 的鑄造鑄件必須再以鍛造加工，當然也必須預留加工量，否則將無法進行鍛造作業，也就是說預留加工量在鍛造加工上是一必然的動作，即使是精密鍛造，也不可能做到十足十等量，而材料量不足必然會形成缺隙，這在鍛造作業上是不被允許的，因此鍛造所需的加工材料必然會略大於成品的材料量，也就是說所有的鍛造作業都會有預留加工量，熟習此項技術的人都知道。因此鍛造後都會有溢料形成毛邊而必須切除，也都必須表面加工磨光處理。熟習該項技術者由引證1 確實可以輕易完成系爭案，這中間不需加入任何創作過程。系爭案步驟為：1.鑄造一鑄件，具有桿頭形體，並預留加工量（為了後續的鍛造作業，一定要預留加工量）；2.以模具鍛壓成型（填實渣孔是鍛造的功效，並不是鍛造的步驟，所有的鍛造作業都有填實孔隙的功效）；3.去除毛邊；4.表面加工。其中步驟3 、4 明顯為習知鍛造後段加工步驟，而步驟1 、2 則可由引證1輕易推得。
4.引證2 為文京圖書有限公司87年6 月20日出版之「機械製造（第3 版）」一書，揭示以鑄造方式成型一鍛件胚料，供鍛造成型，由引證2可知鑄造鍛造早為習知技術，雖然其沒有揭示高爾夫桿頭的製法，但由引證2 印證引證1可知引證1的鑄鍛造或是鑄造鍛造當然就是指先鑄造再鍛造。原告在異議理由書第3 點指稱引證2 進一步證實先鑄造再鍛造技術確實是一習知技術，是指進一步證實異議理由第2 點中所宣稱的引證1 揭示的鑄鍛造為習知技術，要求將引證2 結合引證1 進一步分析比對，從來沒有單獨主張引證2 具證據力，而是引用引證2 進一步證明引證1 揭示在高爾夫桿頭以鑄鍛造已為習知技術，原處分及原決定未慮及此，自有未洽。
5.系爭案與引證1 都是一體成型的桿頭，參加人所提附件1第00000000號「異質金屬之高爾夫球桿頭一體成型法及球桿頭構造」是一種嵌埋技術，是先以鍛造成型一擊球面板片，再將此擊球面板片與殼體一體成型。此擊球板片並未熔化重鑄，此種鑲嵌結構與系爭案及引證1 有明顯的不同，也不會被稱為「鑄鍛造」，因為其鍛造歸鍛造，鑄造歸鑄造，二者不會混淆。鑄造就是先成型鑄模，然後將金屬加熱熔融成液態，再倒入鑄模內，待其冷卻定型即得一鑄成品，此鑄成品再經去除澆道（灌注金屬液的流道），表面處理（如研磨、拋光）即得成品。由於金屬液呈液態流動，因此只要做得出鑄模，即可一次成型出所需的複雜形體，工續較省，也較沒有廢料的問題，其缺點就是會有針孔（氣孔）的問題。就鑄造而言，若是單一元件的鑄造，絕對是一次就鑄造出所需元件的實體尺寸及形狀，剩下的只是表面處理的後續步驟而已，沒有人先以鑄造方式先成型一棒材或是其它半成品形狀，然後再另行加工的道理，因為這樣是多此一舉，完全浪費了鑄造的優勢。因此引證1所稱的鑄鍛造，既然是先鑄再鍛，且是成型一高爾夫鐵桿桿頭，其鑄造步驟當然是鑄造出一高爾夫鐵桿桿頭的型體，不可能有其它形狀。
6.引證1不可能是先鍛再鑄，因為日文的漢字用法跟中文近似，既然標示「鑄鍛造」與「鑄造鍛造」，自然鑄造在先鍛造在後。如果是如參加人所引的附件1，不可能以「鑄鍛造」或「鑄造鍛造」等字眼表示。又針對引證1 TA-l型號桿頭日文說明的翻譯，文字明列以脫臘鑄造成型軟鐵桿頭再予以鍛造，可證明確實是先鑄造再鍛造。
㈡被告主張之理由：
1.原告異議理由書並無所稱「結合」引證1 與引證2 進一步分析比對之主張，此「結合」引證1 、2 之主張為原告於原處分審定後所提之新理由，理應不需論究；縱令原告於訴願階段新提之理由，被告答辯應予審酌，而原處分理由
㈣、㈤亦已具體指明引證1 ，並無揭露具體「高爾夫桿頭之製造方法」可供比對；又引證1 桿頭型錄並未揭示如系爭案申請專利範圍請求項1 主張之桿頭鑄件在打擊面板預留加工量、利用鍛壓方式填實鑄件渣孔形成初胚及後續除毛邊、表面加工等加工步驟，故僅憑引證1 之「產品型錄標示」仍不足以證明系爭案不具新穎性及進步性。
2.引證2 所揭示之鍛件胚料準備方法是從一個擠製或抽製的桿件或從粉末冶金或鑄造或是前鍛造的半成品所取得，與系爭案是從一個「具有打擊面板並預留加量的桿頭鑄件」再施以至少一次鍛壓壓出桿頭初胚的方式不同，又引證2並無揭示如系爭案主張可利用鍛造填實鑄件渣孔之技術特徵，是以由引證2 之技術特徵，尚不能達成如系爭案之高爾夫桿頭之製造方法具節省鍛模數量，提升成品良率之功效，故引證2 仍不足以證明系爭案不具新穎性及不具進步性；更何況原告亦自認引證1 、2 「沒有揭示高爾夫桿頭之製法」，且引證2 圖14.6僅揭示壓印模及閉膜鍛造鍛件胚料之成型技術，其溢料係由壓印鍛造後所產生，此與系爭案係由「鑄造」後所產生之預留加工量就製程及功用上皆屬不同；是以系爭案亦難稱可為熟習該項技術者「結合」未見高爾夫桿頭製法之引證1 （產品型錄標示）與未有教示於應用在高爾夫桿頭鑄造及鍛造之製造方法之引證2而可輕易完成，故原告起訴理由仍不足採認。
㈢參加人主張之理由：
1.系爭案之異議應由原告提出證據，而非得由被告逕依職權加以審查，原告既主張引證1得以證明系爭案不具進步性，則就引證1 型錄所示高爾夫桿頭之「製造方法」，應依法提出補強證據，而非要求由被告逕依職權加以審查。
2.原告主張：「對熟習該項技術者而言，所謂的鑄鍛造或是鑄造鍛造就是指先鑄造一桿頭鑄件，再將該桿頭鑄件以鍛造整型，不可能有第2 種解釋。也就是不可能先鍛造再鑄造…。」然而，中華民國專利公告第0000000 號專利案，申請專利範圍第1 項即揭示一高爾夫球桿頭先鍛造成型一打擊面板，再利用鑄造方式完成一桿頭本體結構。自該案即可瞭解引證1 所謂「鑄鍛」亦有可能為：先鍛造，後鑄造。
3.系爭案具進步性：⑴引證1 、引證2 未詳細揭示系爭案高爾夫桿頭的製法：
原告於「行政訴訟補呈狀」謂「引證1…沒有詳細揭示桿頭的製法。」；「引證2揭示以鑄造方式成型一鍛件胚料，供鍛造成型，由引證2可知鑄造鍛造早為習知技術，…其沒有揭示高爾夫桿頭的製法。」等語。即原告於其起訴理由中，已坦承引證1 、引證2 並沒有詳細揭示系爭案高爾夫桿頭的製法，則系爭案並非「運用申請前既有之技術或知識」，其更非為「熟習該項技術者所能輕易完成」。
⑵引證1 揭示「軟鐵鑄鍛造」、「鑄造鍛造」等廣告詞句，不足以證明系爭案不具進步性：
引證1 為「高爾夫球用品型錄」，其桿頭型號雖分別有「軟鐵鑄鍛造」、「鑄造鍛造」等產品標示，惟對於該高爾夫桿頭之「製造過程、方法」卻付之闕如，究竟為：先鑄造，再鍛造；亦或是：先鍛造，再鑄造，完全無法自引證1 加以推論。又引證1 桿頭型錄並未揭示如系爭案申請專利範圍請求項1主張之桿頭鑄件在打擊面板預留加工量、利用鍛壓方式填實鑄件渣孔形成初胚及後續除毛邊、表面加工等加工步驟，故僅憑引證1 之產品型錄標示有「軟鐵鑄鍛造」、「鑄造鍛造」等等廣告字詞，仍不足以證明系爭案不具進步性。
⑶引證2 之技術特徵與系爭案之高爾夫桿頭之製造方法不
同；且系爭案具節省鍛模數量，提升成品良率之功效，亦為引證2 所無法達成：
①引證2 揭示：「鍛件胚料準備方法是從一個擠製或抽
製的桿件（圖14.7）中切斷或截斷另一種是從粉末冶金（圖17.5）或鑄造或是前鍛造的半成品所取得。此胚料是被放置在下模上，然後上模開始下降，…。此零件再用粗成形模具鍛造成一個連桿的大略形狀。最後以精壓模鍛造出最後的形狀」。引證2揭示至少二鍛壓模具，其並未達到本發明採用單一鍛壓模具，節省鍛模數量之功效。
②引證2 所揭示之「鍛件胚料準備方法」，是從一個擠
製或抽製的桿件或從粉末冶金或鑄造或是前鍛造的半成品所取得。引證2 並未揭示該半成品與後續鍛造工件在製造工序上之關聯性，此與系爭案「先由鑄造製成具有打擊面板預留加工量的桿頭鑄件，再施以一次鍛壓壓出桿頭初胚的方式」不同，且引證2 亦未揭示如系爭案主張可利用鍛造填實鑄件渣孔之技術特徵。
⑷將引證1 與引證2 之技術手段組合，亦無法達成系爭案之功效：
引證1僅揭示有「軟鐵鑄鍛造」、「鑄造鍛造」等廣告詞句；而引證2所揭示之「鍛件胚料準備方法」，亦與系爭案不同，且引證2 亦未揭示如系爭案主張可利用鍛造填實鑄件渣孔之技術特徵。縱將該引證1 與引證2之技術手段相組合，其亦無法達成系爭案具節省鍛模數量，提升成品良率之功效，系爭案具有進步性。
理 由
一、系爭案申請日為92年5月21日，被告於93年4月12日審定准予專利，則系爭案有無應不予專利之情形，自應以該核准審定時即90年10月24日修正公布之專利法為斷。按「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作」、「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。…」、「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利。」分別為系爭案核准審定時專利法第19條、第20條第1項第1款及第2項所明定。系爭案依卷附專利說明書之記載，其申請專利範圍為：
1.一種高爾夫桿頭之製造方法，其係包含：利用鑄造方式製成一桿頭鑄件，其具有一打擊面板並預留加工量；利用至少一次鍛壓方式，使用具預定桿頭成品規格之一鍛模鍛壓該桿頭鑄件，以填實渣孔並形成一桿頭初胚；在該桿頭初胚脫模後，將該桿頭初胚去除鍛壓產生之鍛造毛邊；及將該桿頭初胚進行表面加工，以製成一桿頭成品。
2.依申請專利範圍第1 項所述之高爾夫桿頭之製造方法，其中該具預留加工量之桿頭鑄件之總體積係等於後續鍛造壓縮量、鍛造毛邊切除量、表面加工去除量及該桿頭成品最終體積的總和。
3.依申請專利範圍第2 項所述之高爾夫桿頭之製造方法，其中該預留加工量之體積增加於該桿頭成品之打擊面板的垂直方向。
4.依申請專利範圍第3 項所述之高爾夫桿頭之製造方法，其中該預留加工量之體積於該桿頭成品之打擊面板的垂直方向距離增加不大於1mm 。
5.依申請專利範圍第1 項所述之高爾夫桿頭之製造方法，其中該鑄造方式係利用脫蠟鑄造方式製成該桿頭鑄件。
6.依申請專利範圍第1 項所述之高爾夫桿頭之製造方法，其中在進行鍛壓前，將該桿頭鑄件加熱以提升延展性。
7.依申請專利範圍第6 項所述之高爾夫桿頭之製造方法，其中該桿頭鑄件加熱到750 至1050℃之間。
8.依申請專利範圍第1 項所述之高爾夫桿頭之製造方法，其中在進行鍛壓後，該桿頭初胚之表面層在0.3 至0.5mm 以內係形成具流線特徵的微結構組織。
9.依申請專利範圍第1 項所述之高爾夫桿頭之製造方法，其中係使用鐵錳鋁合金鑄造製成該桿頭鑄件。
10.依申請專利範圍第1 項所述之高爾夫桿頭之製造方法，其中係使用4130合金鑄造製成該桿頭鑄件。
11.依申請專利範圍第1 項所述之高爾夫桿頭之製造方法，其中係使用8620合金鑄造製成該桿頭鑄件。
二、引證1為2001年版高爾夫用品總合型錄，該型錄第163頁型號TA-l、TA-3及第602頁型號「L-240S、FIH-02等桿頭產品分別標示有「軟鐵鑄鍛造」、「鑄造鍛造」等說明。經查，引證1 並沒有詳細揭示桿頭的製法，原告雖主張引證1 在2001年就已發行，鑄鍛造桿頭在當年就已發售，引證1 已經揭示了先鑄造再鍛造的技術，對熟習該項技術者而言，有了引證
1 的揭示，就足以輕易完成系爭案等等。但查，系爭案之製造方法，包含：利用鑄造方式製成一桿頭鑄件，其具有一打擊面板並預留加工量；利用至少一次鍛壓方式，使用具預定桿頭成品規格之一鍛模鍛壓該桿頭鑄件，以填實渣孔並形成一桿頭初胚；在該桿頭初胚脫模後，將該桿頭初胚去除鍛壓產生之鍛造毛邊；及將該桿頭初胚進行表面加工，以製成一桿頭成品。引證1 桿頭型錄雖分別有「軟鐵鑄鍛造」、「鑄造鍛造」等產品標示，惟對於該高爾夫桿頭之製造過程、方法，究竟為：先鑄造，再鍛造；亦或是：先鍛造，再鑄造，尚無法自引證1 直接加以論斷。原告於異議時雖主張第602項型號L-240S桿頭標示「鑄造鍛造」，對比旁邊FIH-02桿頭為軟體鍛造，可知L-240S桿頭的鑄造必然是指先鑄造再鍛造等等。但查該型錄L-240S桿頭既僅標示「鑄造鍛造」，且型錄上對其他型號產品亦未說明其製造方法及工序，引證1 桿頭型錄所為「軟鐵鑄鍛造」、「鑄造鍛造」等產品標示，究竟對於該高爾夫桿頭之製造過程、方法為先鑄造，再鍛造？抑或為先鍛造，再鑄造，仍無法由引證1 直接加以論斷。尚難以型錄上標上「軟鐵鑄鍛造」、「鑄造鍛造」等語即認該桿頭的鑄造必然是指先鑄造再鍛造，原告此部分之主張尚非可採。原告雖再主張因為日文的漢字用法跟中文近似，引證
1 既然標示「鑄鍛造」與「鑄造鍛造」，自然鑄造在先鍛造在後。又針對引證1TA-l 型號桿頭日文說明的翻譯，文字明列以脫臘鑄造成型軟鐵桿頭再予以鍛造，可證明確實是先鑄造再鍛造等語。經查，縱然引證1 型錄上所表示之桿頭之製造順序係先鑄造再鍛造，但其製造之步驟、程序並未進一步具體揭露，無從與系爭案之製造方法進一步比對。亦即引證
1 就系爭案申請專利範圍第1 項利用鑄造方式製成一桿頭鑄件，其具有一打擊面板並預留加工量；利用至少一次鍛壓方式，使用具預定桿頭成品規格之一鍛模鍛壓該桿頭鑄件，以填實渣孔並形成一桿頭初胚；在該桿頭初胚脫模後，將該桿頭初胚去除鍛壓產生之鍛造毛邊；及將該桿頭初胚進行表面加工，以製成一桿頭成品之技術內容並未具體揭露，尚難僅憑引證1 揭露先鑄造再鍛造的技術，即認熟習該項技術者而言，有了引證1 的揭示，就足以輕易完成系爭案。引證1不能證明系爭案不具新穎性或進步性。
三、引證2為文京圖書有限公司87年6月20日出版之「機械製造（第3版）」一書，引證2第14-6頁雖記載鍛件胚料準備方法是從一個擠製或抽製的桿件…或鑄造…的半成品所取得。但引證2僅係抽象描述鍛件胚料可由鑄造的半成品取得，但就有關系爭案高爾夫桿頭之製造過程如何先鑄後鍛，引證2並未具體揭露。縱然引證2揭示工序上可先鑄造再鍛造，但就系爭案申請專利範圍第1項利用鑄造方式製成一桿頭鑄件，其具有一打擊面板並預留加工量；利用至少一次鍛壓方式，使用具預定桿頭成品規格之一鍛模鍛壓該桿頭鑄件，以填實渣孔並形成一桿頭初胚；在該桿頭初胚脫模後，將該桿頭初胚去除鍛壓產生之鍛造毛邊；及將該桿頭初胚進行表面加工，以製成一桿頭成品之技術內容仍未具體揭露，尚難僅憑引證2揭示工序上可先鑄造再鍛造，即認引證2可證明系爭案不具新穎性或進步性。至於原告主張依據高爾夫鐵桿桿頭的打造慣例，幾乎都是鑄成品與完成品極為相同，最後僅餘研磨打光的步驟。系爭案的桿頭鑄件有預留加工量，目的是為了後來的鍛造步驟，使其充填渣孔。引證1的鑄造鑄件必須再以鍛造加工，當然也必須預留加工量，否則將無法進行鍛造作業，也就是說預留加工量在鍛造加工上是一必然的動作，鍛造後都會有溢料形成毛邊而必須切除，也都必須表面加工磨光處理。熟習該項技術者由引證1確實可以輕易完成系爭案，這中間不需加入任何創作過程等等。經查，原告所提引證2第14-7頁之鍛造方法另記載無溢料之鍛造方法，所有的材料都全部填入模穴中。因此，鍛造製造方法未必均有形成毛邊而必須切除。自不能以鍛造工法都會有溢料形成毛邊而必須切除，且引證1 、引證2 就桿頭鑄件係於打擊面板預留加工量亦未揭露。因此，引證1 、引證2 或其組合僅揭露先鑄後鍛之工序，但就系爭案其餘之製造方法步驟均未揭露，自不能證明系爭案不具進步性。
四、另系爭案申請專利範圍第2至11項附屬項，係就申請專利範圍第1項獨立項進一步限定其技術特徵，而引證1、2既不足以證明系爭案申請專利範圍第1項獨立項不具新穎性及進步性，自不足以證明系爭案申請專利範圍第2至11項附屬項不具新穎性及進步性。
五、從而被告以系爭案並未違反審時專利法第20條第1 項第1 款、第2 項之規定，而為異議不成立之審定，於法並無不合。訴願決定予以駁回，亦無違誤，原告請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告對系爭案應為異議成立之處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 3 月 22 日
第三庭審判長法 官 姜素娥
法 官 曹瑞卿法 官 陳國成上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 96 年 3 月 22 日
書記官 王英傑