臺北高等行政法院判決
95年度訴字第00188號原 告 台灣美琪電子工業股份有限公司代 表 人 甲○○（董事長）訴訟代理人 張毓秀律師
丁○○（兼送達代收人）己○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 戊○○
丙○○
參 加 人 鴻海精密工業股份有限公司代 表 人 乙○○（董事長）上列當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國94年11月14日經訴字第09406140150號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：參加人於民國（以下同）92年03月28日以「觸動式開關」向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，原告以其有違核准審定時專利法第98條第1項第1款及第2項等規定，對之提起異議。案經被告審查，於94年05月16日以（94）智專三㈡04070字第09420442350號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1 項、第3項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
1.原處分及訴願決定均撤銷。
2.被告對於原告於93年01月19日所提專利異議事件，應作成異議成立之行政處分。
3.訴訟費用由被告負擔。㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之主張：
甲、原告主張：㈠按「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本
法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。」「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」分別為系爭案核准審定時專利法第98條第1項第1款及第2項所明定。又「任何認有違反第97條至99條之規定者，得自公告之日起03個月內備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。」為同法第102條之規定。
㈡本件訴願決定略以，系爭專利係改良日本實用新型登錄專利
第0000000號「按鈕開關」而完成之具有實質改良功效之新型，而異議證據一至三之刊物及成品開關（即TC-016型，下稱引證物）尚不足以證明系爭案不具新穎性及進步性，故系爭案並未違反前揭規定，原處分洵無違誤，應予維持。
㈢系爭案構造上之改進，僅為「可動接點上向下凸設有凸出部
」之修飾變化，應屬同一領域之技術者，運用引證物及習知技術所能輕易完成，應不具專利要件:
1.原處分強調系爭案係改良習知日本實用新型登錄專利第0000000號「按鈕開關」，而僅僅「使可動接點上向下凸設有凸出部，而可在較小之變形量下與固定接點穩定的電性導接（接觸），有利於縮短觸動開關之反應時間，便於操作」一點而已。從機械結構及物理學觀點觀之，姑不論所能期待之效果如何，固有可能達成某種程度之改良實質功效，惟應知其能達到此功效之構造上之改進，一如決定理由所述僅僅在「可動接點30、30上向下凸設有凸出部33、33」此點而已，而此凸出部之功能完全依存於其主體之整體開關組件，故此部份之改造不能與構成整體之其他構件切割分離單獨論述，否則即有以偏蓋全之嫌，因此，在評析其功效時，不能忽視整體構成，合先說明。
2.按系爭案之可動接點以外之主要構件包括：絕緣本體、固定接點、蓋體及作動件，及作動（操作）手法，而此等基本構成則與前揭日本專利第0000000號及引證物可謂完全相同；何況該四個基本構件之一之「可動接點」在該日本專利第0000000號及引證物也均具備，並非系爭案所獨具專有者，唯一不同之小差異是可動接點之下面有無「凸出部」而已。
3.惟在習知開關原就具備之可動接點構件上僅施以微小之修飾變化（僅接觸部設「凸起」或「突片」而已），在技術思想層面及創作性而言，是否仍具專利要件，在參加人對原告所提異議理由及證據並無爭議之下，亦即默認之下，被告卻仍認為其具有之，實頗耐人尋味，因此種修飾應屬同一技術領域者，運用引證物及習知技術所能輕易完成之作，一如原告在異議理由書第2頁下段至第3頁上段所詳陳，系爭專利顯有違反專利法第98條第1項第1條及第2項之規定，自應撤銷其專利。
㈣系爭案之技術特徵應僅限於該「可動接點增設凸出部」之部
分，不應擴及其他構成部分，以免涵蓋先前技術，方符專利法施行細則第19條之規定:
1.按「發明或新型獨立項之撰寫，以二段式為之者，前言部分應包含申請專利之標的及與先前技術共有之必要技術特徵；特徵部分應以『其改良在於』或其他類似用語，敘明有別於先前技術之必要技術特徵。」為專利法施行細則第19條所明定。
2.退萬步言，原告在訴願理由中亦提及，縱使在原來既有之可動接點加設凸出部具有如參加人所稱之「減少變形量、縮短反應時間，便於操作」之功效，而被告審查也認為此點即足具改良之實質功效，則系爭案之技術特徵（構造特徵）應只限於該「可動接點30增設凸出部33、33'」之改良部份，不應擴大及其他構成部份，而申請專利範圍也僅能充分反映此構造特徵並限縮於該點特徵，以與習知技術作一明確之釐清或區別，方是合理。惟系爭案申請專利範圍之獨立項竟將此有爭議性之唯一之構造「特徵部分」隱藏於其所請求之「前言部分」，即先前技術所共有技術特徵之所有構成中，而未予自其所依附之先前技術中抽離，另載於以該先前技術做為「前言部分」，並將附屬項之具體構造併入「前言部分」之後之「特徵部份」以界定範圍，致使該獨立項（第1項）之申請專利範圍實質上有無限擴張，而涵蓋上述日本專利案及原告早已公開使用之先前技術，且威脅到早已根據先前技術在生產此類產品之所有廠商之不合理情形之嫌。且系爭案申請專利範圍主項所請求之開關與引證物之構成及日本專利第0000000號之構成做成詳細之對比，顯見三者之構成如出一轍，不容置疑。
3.被告應在審查時即認知此事實而主動飭令參加人將申請專利範圍之獨立項，依前揭專利法施行細則第19條之規定將「前言部分」與「特徵部分」分二段撰寫，以免涵蓋先前技術，方符法律規定，惟被告並未依法如此作，仍然保持其涵蓋先前技術之不合理之專利範圍，故應撤銷原處分及訴願決定。㈤系爭案、引證物及日本專利第0000000號之基本構造完全相同:
1.在原處分及訴願決定中，被告指出日本專利第0000000號所揭示之開關有參加人所陳之缺點，而系爭案係針對此構造加以改良者，固非無據，惟系爭案申請專利範圍之獨立項並未明確限縮其構造特徵在於「可動接點向下凸設有凸出部」之具體構造，以至後來申請之專利將早先公開及使用之引證物及該日本專利所揭示之構造全部納入其專利範圍之內，顯然不合理。
2.就系爭案、引證物及日本專利第0000000號之構造分析比較如下:
⑴三者皆有絕緣本體10、11。
⑵關於三者之固定接點部分:
①系爭案與引證物之固定接點20，皆係設置於絕緣本體10底部。
②該日本專利之固定接點12、13，係設置於絕緣本體11底部。
⑶關於三者之蓋體部分:
①系爭案與引證物之蓋體50，皆係組裝在絕緣本體10上，其上凸設有彈片54。
②該日本專利之蓋體17，係組裝在絕緣本體11上，其上凸設有彈片33。
⑷關於三者之可動接點部分:
①系爭案與引證物之可動接點30，皆係組裝在固定接點20
與蓋體50之間，其上凸設有與固定接點20相接觸或分離之凸出部33。
⑵該日本專利之可動接點14，係組裝在固定接點12、13與
蓋體17之間，其上凸設有與固定接點12、13相接觸或分離之凸出部28。
⑸關於三者之作動件部分:
①系爭案與引證物之作動件40，皆係設有按壓部42及設於可動接點30與蓋體50之間的作動部45。
②該日本專利之作動件16，係設有按壓部36及設於可動接點14與蓋體17之間的作動部34。
⑹關於三者之作動（操作）手法部分:
①系爭案與引證物皆係藉推動作動件40之按壓部42，使作
動件40之作動部45在蓋體50上之彈片54的抵壓下移動，進而令可動接點30產生變形，使其上之凸出部33與固定接點20導通而達成開關功能。
⑵該日本專利係藉推動作動件16之按壓部16，使作動件16
之作動部34在蓋體17上之彈片33的抵壓下移動，進而令可動接點14產生變形，使其上之凸出部28與固定接點13導通而達成開關功能。
3.由上述對比說明，顯見三者之基本構造完全相同，則先前公開及使用之原告生產之引證物及日本專利之開關已完全由系爭案之申請專利範圍所涵蓋，豈有對習知之前案改良之後案將前案之全部構造納入自己之專利範圍內之理?故系爭案能不具體限縮其申請專利範圍之獨立項而仍可維其專利，實在不合理。
㈥被告顯然為對參加人保住其專利而稱其改良部份在可動接點
設有「向下凸出部」，雖在附屬項有明確之界定，但申請專利範圍卻包山包海，連其原據以改良之習知構造全部納入其範圍內。原告先前早已實施之引證物或他人依據該日本專利第0000000號實施之觸動開關一旦與系爭案發生專利侵權紛爭而經鑑定時，後二者之鑑定結果至少百分之九十九（除了可動接點下面之凸出部）被認定有侵權；換言之，系爭專利雖然只是該凸出部，但發生侵權糾紛時，即使他人未用該凸出部，只要將兩者之構造依專利範圍做比對鑑定時，任何專門之鑑定報告，一定會認為兩者完全相同而有構成侵權，造成極不合理之認定結果。因此，系爭案專利應予撤銷，至少應飭令參加人依專利法施行細則修正申請專利範圍，方為合理，否則將來紛爭必起，造成被告及鈞院之困擾。
㈦綜上所陳，原處分顯有草率偏頗及違法失察之處，爰依法提起行政訴訟，請求撤銷原處分及訴願決定。
乙、被告主張：㈠原告訴稱「系爭案之可動接點以外之主要構件（絕緣本體、
固定接點、蓋體及作動件，及作動手法）與日本專利第0000000號或異議證據一至三之TC016開關完全相同，而其間之差異屬該技術領域者可運用證據輕易完成」云云，惟參加人於專利異議答辯理由書中以底線（underline）敘明其技術特徵，並稱系爭案申請專利範圍第1項所達成之功效增進未為異議證據一至三所能匹及，絕非如原告起訴理由所言「參加人對原告所提異議理由及證據無爭議」，且原告亦認同系爭案有功效上之增進，故原處分稱「異議證據一至三難以證明系爭案申請專利範圍第1項係運用申請前既有技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效」，應無違誤。
㈡原告訴稱「系爭案申請專利範圍應以兩段式方式撰寫，以符
專利法施行細則第19條規定」云云，惟原處分理由㈠已闡明所應適用之專利法相關版本，原告起訴理由強認系爭案應適用新規定，且以兩段式方式撰寫容有誤會。另現行細則亦無就此強制規定，併予指明。
㈢原告訴稱「系爭案申請專利範圍第1項未明確限縮其技術特
徵於『可動接點向下凸設有凸出部33』」云云，惟認定申請專利範圍時，原則上應以每一請求項中所記載之文字意義及該文字在相關技術中通常所總括的範圍，予以認定；且系爭案申請專利範圍第1項已載明「可動接點，係組裝在固定接點與蓋體之間，其上凸設有與固定接點相接觸或分離之凸出部」之凸出部33之特徵，而原告起訴理由比對表中竟稱TC016觸動式開關亦於可動接點向下凸設有凸出部33，實有矛盾，且非妥適。
㈣原告起訴理由六、七未提具體事證，故不足採。
㈤綜上所述，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴。
丙、參加人未於言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀為主張。理 由
一、按「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。」「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」分別為系爭案核准審定時專利法第97條、第98條第1項第1款及第2項所明定。而公告中之新型，任何人認有違同法第97條至第99條規定，提起異議者，依法得自公告之日起03個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起之。從而，系爭案有無違反專利法情事而應不予專利，依法應由異議人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭案有違專利法之規定，自應為異議不成立之處分。
二、本件係參加人前於92年03月28日以「觸動式開關」向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，原告以其有違核准審定時專利法第98條第1 項第1款及第2 項等規定，對之提起異議。案經被告審查，於94年05月16日以（94）智專三㈡04070 字第09420 442350號專利異議審定書為「異議不成立」之處分之事實，有上開系爭專利案申請書、異議申請書及審定書等件為證，洵堪認定。
三、原告不服，循序提起本件行政訴訟，主張：系爭案之可動接點以外之主要構件（絕緣本體、固定接點、蓋體及作動件，及作動手法）與日本專利第0000000 號或異議證據一至三之TC016 開關完全相同，而其間之差異屬該技術領域者可運用證據輕易完成；系爭案申請專利範圍未以兩段式方式撰寫，不符專利法施行細則第19條之規定，且系爭案申請專利範圍第1 項未明確限縮其技術特徵於可動接點向下凸設有凸出部云云，資為抗辯。
四、本院判斷如下：㈠本件系爭第00000000號「觸動式開關」新型專利案，依其申
請專利範圍所載，第1 項為獨立項，而第2 項至第8 項為附屬項；其第1 項載以：「一種觸動式開關，包括：絕緣本體；固定接點，係設置於絕緣本體底部；蓋體，係組裝在絕緣本體上，其上凸設有彈片；可動接點，係組裝在固定接點與蓋體之間，其上凸設有與固定接點相接觸或分離之凸出部；作動件，係設有按壓部及設於可動接點與蓋體之間的作動部；藉推動作動件之按壓部，使作動件之作動部在蓋體上之彈片的抵壓下移動, 進而令可動接點產生變形使其上之凸出部與固定接點導通而達成開關功能。」。
㈡原告所舉異議證據一為原告西元2001年產品型錄第26頁與西
元2002年產品型錄第29及30頁所揭示TC-016系列之觸動式開關（下稱引證案）；異議證據二為原告所生產引證物樣品三只及其半成品一組；異議證據三為引證物之圖式。
㈢查系爭案之可動接點，係組裝在固定接點與蓋體之間，其上
凸設有與固定接點相接觸或分離之凸出部，足認系爭案係採「觸動式開關之可動接點向下凸設有凸出部」，而其「凸出部」係引證案所無；是以，系爭案之技術手段與引證物不同，故系爭案申請專利範圍項第1 項具有新穎性。
㈣次查，依系爭案新型專利說明書，其先前技術略以：「與本
創作相關之習知技術請參閱日本實用新型專利第257259所示，‧‧。惟，該習知觸動式開關之可動端子與固定端子之間距離較大，可動端子受力後需產生較大變形量才可與固定端子接觸，因而該觸動式開關容易因按壓力不夠或可動端子發生彈性疲勞而產生導通不良之缺陷。另，上述可動端子於動作過程中會發生較大之變形，此會令使用該觸動式開關之電子裝置反應時間過長而不利於便捷操作。」等語；足認，系爭案創作目的，乃在於改良日本實用新型專利第257259 號「彈性疲勞而產生導通不良之缺陷」及「反應時間過長而不利於便捷操作」之缺陷；然原告以上開日本實用新型專利第257259號當作引證案，已有未洽；況系爭案可改良引證物金屬彈片受力後需產生較大變形量才可與固定接點相接觸，導致容易因按壓力不夠或金屬彈片發生彈性疲勞而產生導通不良，以及因金屬彈片於動作過程中會發生較大之變形，造成使用該觸動式開關之電子裝置反應時間過長而不利於操作之缺陷；又系爭案藉推動作動件之按壓部，使作動件之作動部在蓋體上之彈片的抵壓下移動，進而令可動接點產生變形使其上之凸出部與固定接點導通而達成開關功能，具有功效上之增進，引證物亦難證明系爭案申請專利範圍項第1 項不具進步性。原告主張系爭案不具進步性，自不足採。
㈤末查，系爭案申請專利範圍第2 項至第8 項之附屬項，乃界
定其獨立項第1 項之細部特徵，引證物並未能證明系爭案之獨立項不具新穎性及進步性，已如上述；是上開附屬項對於引證案，自亦具新穎性及進步性。從而，被告以系爭案無違核准審定時專利法第98條第1 項第1 款及第2 項之規定，所為本件異議不成立之處分，依法自無不合。
五、綜上所述，被告依首揭規定，為「異議不成立」之處分，並無不合。訴願決定遞予駁回，亦無違誤，均應予維持。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，及請求被告對於原告於93年1月19日所提專利異議事件，應作成異議成立之行政處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 11 月 9 日
第七庭審判長法 官 李 得 灶
法 官 李 玉 卿法 官 黃 秋 鴻上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 95 年 11 月 9 日
書記官 蘇 婉 婷