臺北高等行政法院判決
95年度訴字第02302號原 告 尚立國際股份有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 崔君瑋律師
練家雄律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 丙○○
參 加 人 日商‧吉田股份有限公司代 表 人 乙○○○訴訟代理人 林志剛律師（兼送達代收人）
楊憲祖律師黃闡億律師上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國95年5月8 日經訴字第09506167440 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院依職權命第三人日商‧吉田股份有限公司參加訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：原告於民國（下同）91年3 月4 日以「PORTER及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第14類之「貴金屬、金鋼鑽、寶石及其飾品與仿飾品、袖扣、領帶夾、貴重金屬珠寶箱、貴重金屬珠寶盒、貴重金屬製紀念章、鐘錶及其組件、貴重金屬廚房用具及餐具（特別不包括貴重金屬刀、叉、匙）、貴重金屬製煙具、貴重金屬製鑰匙圈、貴重金屬製錢包、貴重金屬製名片盒、貴重金屬製藝術品」商品，向被告經濟部智慧財產局申請註冊，經被告核准列為註冊第0000000 號商標（下稱系爭商標，詳見附圖㈠）。嗣參加人日商吉田股份有限公司於92年11月26日以該註冊商標有違註冊時商標法第37條第7 款及第14款之規定，檢具「PORTER及人形圖」商標、「矩形框內包含PORTER YOSHIDA & COMPANY TOKYO.JAPAN」商標、及「PORTER」文字商標；（下稱據以評定商標，詳見附圖㈡編號⒈⒉⒊圖樣），對之提起評定，審查期間，因現行商標法於同年11月28日修正公布施行，其第91條第1 項規定：本法修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。本件原申請評定主張之條款業經修正，參加人乃釋明其所主張之修正前商標法規定相當於修正後現行商標法第23條第1 項第12及14款規定。案經被告審查，以94年12月12日中台評字第920580號商標評定書為系爭第0000000 號「PORTER及圖」商標之註冊應予撤銷之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部95年5月8 日經訴字第09506167440 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院依職權命參加人參加訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：訴願決定及原處分均撤銷。
㈡被告聲明：原告之訴駁回。
三、兩造之爭點：⑴系爭商標與據以評定商標是否近似？⑵據以評定商標是否為著名商標？⑶系爭商標之使用是否會使消費者有混淆誤認之虞？⑷參加人與原告之前手祥記公司間之協議，為單純商品製造
、行銷契約？抑或兼有商標授權？系爭商標之所有權是否屬祥記公司所有？其註冊是否須得並已得參加人之同意？㈠原告主張：
⒈原處分及訴願決定認定事實錯誤，所為處分失所憑據，應予撤銷：
查參加人所引用之據以評定商標圖樣包括三者，其一為「矩形框內包含PORTER YOSHIDA & COMPANY TOKYO.JAPAN」商標；其二為「PORTER」文字商標；其三為「PORTER及人形圖」商標（下稱據以評定商標，詳見附圖㈡）。依據參加人提供之商標註冊資料可知，前2 件據以評定商標最早分別於西元2000年6 月12日及2001年1 月22日在日本國提出申請，「矩形框內包含PORTER YOSHIDA & COMPANY TOK
YO.JAPAN」在西元2001年3 月16日獲准註冊；「PORTER」文字商標則於西元2001年11月2 日獲准註冊。惟該2 件據以評定商標與原告申請註冊之系爭商標僅PORTER文字相同，該2 件商標並無人形圖樣，故與系爭商標予消費者寓目印象並不相同，尚不構成近似商標，合先陳明。至於第3件據以評定之「PORTER及人形圖」商標，雖相似於系爭「PORTER及圖」商標，惟依據參加人提出之資料顯示，該據以評定商標於西元2003年2 月13日申請，晚於系爭商標之申請日及核准註冊日（系爭商標於91年3 月4 日申請，92年1 月16日核准註冊），且該商標至西元2003年2 月28日在日本國仍在審定中（Pending ）。又參加人於96年3 月20日準備程序時，提出據以評定商標「PORTER及人形圖」於西元2003年2 月13日前之商標使用資料，惟經原告閱卷後，發現根本未有據以評定商標編號「PORTER及人形圖」之商標資料。另參加人於96年4 月10日之行政訴訟參加答辯狀提出大量資料，僅有證物8 內有據以評定商標編號「PORTER及人形圖」之商標使用資料，且該證物亦僅有「3頁」雜誌資料，且該資料為在日本之使用資料，其根本未在國內使用，故系爭商標與「PORTER及人形圖」之據以評定商標自無造成相關消費者混淆誤認之虞。再者，該「PORTER及人形圖」之據以評定商標使用資料甚少且非於國內使用，自無可能為著名商標。原處分及訴願決定未詳查據以評定商標申請時點及註冊情形，單憑文字相同但主要特徵及寓目印象完全不同，以及晚於系爭商標註冊日始提出申請之外國據以評定商標作為評定成立之依據，顯有認定事實錯誤之違失，應予撤銷。
⒉系爭商標乃原告基於中華民國商標權人地位，依其所有之
系列商標權延伸註冊，應無取得他人同意之必要。原處分及訴願決定審認系爭商標不符合申請時商標法第37條第1項第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款但書之規定，應予撤銷之處分顯有適用法則違誤，應予撤銷：
排除據以評定「PORTER及人形圖」商標晚於系爭商標註冊日始行提出之據爭日本國商標，系爭商標乃原告延伸受讓自祥記實業股份有限公司（下稱祥記公司）於83年7 月1日申請註冊之中華民國註冊第683346號、第674336號、第679884號、第674569號及84年9 月21日申請註冊之中華民國註冊第730178號等商標而為申請。基於中華民國商標權人之地位，隨原告自己之事業發展申請註冊，應無得參加人同意之必要。蓋將PORTER字樣使用於袋包類商品固為參加人創用，然參加人所引用之據以評定商標至西元2000年
6 月間始提出申請註冊，僅僅較系爭商標早1 年多。反觀本國PORTER系列商標之申請註冊狀態，最早溯自84年3 月16日即獲准註冊，持續使用至今已逾10年。徵諸現行商標法若干修正條文及其理由均明白揭示，為促使申請人有效利用其商標，避免不使用商標之不當累積，淘汰市場上週期較短之商標，減少行政管理之困難，以達到彈性靈活運用商標之目的等意旨，原告既已受讓祥記公司註冊之PORTER系列商標權，十餘年來隨業務拓展延伸註冊，應無再得他人同意之必要。蓋參加人於作成同意他人註冊之意思表示時，市場上必然出現相同或類似商標由不同人享有之結果，依西元1977年間參加人與祥記公司間區隔經營市場之協議，原告系爭商標之申請應無得同意之理。原處分及訴願決定疏未究明系爭商標註冊之背景事實，而有適用法則之違誤，應予撤銷。
⒊據以評定商標並非我國著名商標：
⑴被告審認據以評定商標為國內著名商標，實有未依證據而認定事實之違法：
①按「商標法為國內法，應以維護本國之市場秩序為其
主要功能，若要保護外國使用之商標，必須外國之商標與本國之利益有關，方有其正當性。否則存在於國際社會中著名商標不知凡幾，且其著名度亦有一定之地域範圍，如有些世界知名，有些僅在一洲知名，甚至只在國內知名或某一地區知名。我國商標法所要保護者當然僅限於我國國內之公共利益，國外之著名商標必須在我國已達到著名之程度，對我國公共利益造成影響，商標法才有保護該外國著名商標之必要性。
」最高行政法院92年度判字第562 號判決揭明在案。
是商標法第23條第1 項第12款所稱之「著名商標」，雖不以在我國註冊為必要，然終究須在我國境內達到著名之程度始可。
②TRIPS 第16條第2 項規定：「決定某商標是否屬於著
名商標，應考慮相關公眾對其知悉之程度，包括在該締約國領域內因宣傳該商標而使公眾知悉之程度」。
我國業已成為WTO 成員之一，我國智慧財產權法制自不應與國際規範脫節，依與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPS ）之前開規定可知，有關廣告宣傳之部分，係以該商標在該締約國境內所為之廣告宣傳為準，舉例而言，如欲在美國主張著名商標之保護，需視美國相關消費者對該商標知悉之程度，考量之範圍包括在美國境內對該著名商標之廣告或宣傳，同理，本案參加人如欲以「PORTER及人形圖」及「PORTER」商標主張著名商標之保護者，亦應考慮臺灣地區相關公眾對前開商標知悉之程度以及在臺灣境內對該商標之廣告及宣傳程度。
③查本件被告及訴願機關認據以評定之「PORTER」、「
PORTER及人形圖」等商標，係參加人首先使用於背包、皮包、手提袋等商品之標誌，早於西元1977年起即陸續於日本申准註冊，為促銷據以評定商標之背包、皮包、手提袋等商品，除於報章雜誌廣泛持續廣告外，復於日本各大百貨公司、商圈設有據點販售，並已開設數家直營店，且透過代理商銷售據以評定商標商品至香港販售，西元2001年之銷售金額已逾百億日幣，銷售數量逾170 萬件，則據以評定商標所表彰之商譽於系爭商標申請註冊前，應已為背包、手提袋等商品相關事業或消費者所普遍認知而達著名商標之程度云云。均屬於據以評定商標於國外之使用情形，而與據以評定商標於國內是否著名無關，倘執為撤銷系爭商標註冊之論據之一，則與前揭最高行政法院判決意旨及國際公約不符，而有適用法律及認定事實之違誤。
④次按「本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣
為相關事業或消費者所普遍認知者。」商標法施行細則第16條定有明文。查被告未實質審查個案證據，逕援引他案中台異字920431、920594號商標異議審定書，及臺北高等行政法院93年度訴字第1957號判決之審認，而直接認定據以評定商標為著名商標，甚至連原處分審定書之內容及用語均直接照抄前開他案之審定書及判決文句，則原處分非但違反「商標審查個案拘束原則」，其認定事實全然不依客觀證據，甚至對於申請評定人（即參加人）所提之資料亦未審酌其真實性與證明力，是被告就本件之審查程序顯然違反證據法則，而有重大瑕疵。
⑤次查，被告及訴願機關以我國與日本、香港之地理位
置相近，經貿旅遊往來極為密切，且近年來我國哈日風潮盛行，留意日本、香港流行商品資訊者不在少數，即率為臆測據以評定商標於我國亦達「著名商標」之程度云云。惟按「我國與美國及日本之民間文化及貿易交流固屬頻繁，但對美式與日式文化並非全盤吸收，仍有取捨，因此並非美日風行之產品在我國一定風行，尤以衣飾、配件等類產品，除特別之流行風潮或極為突出之產品話題外，鮮少能在未實際廣泛促銷之情況下，單以口碑流傳之方式即獲致遍及全台之高知名度。又我國青少年間雖有『哈日風』及『哈美風』之次文化，但並非遍及各個階層，且現代傳媒訊息傳播速度固然快捷，然在傳媒眾多、資訊爆炸之現況，能在眾多資訊中，予社會大眾深刻而持久之印象或話題或廣告者，並不多見，除非業主能夠投入鉅額成本，以長期持續之方式，在主要媒體大量播放及刊登，方有使外國知名商標亦成為國內著名商標之可能。
」「我國旅遊於美加、日本雖屬頻繁，但與全部人口比，仍屬少數，於外國僅作短暫停留之遊客，更難就國外之著名商標一一知悉，…除非業主投入鉅額成本，以長期持續之方式，在主要媒體均大量播放及刊登，方有使外國知名商標成為國內著名商標之功能」最高行政法院92年判字第562 號及92年判字第839 號分別著有判決。則據以評定之外國商標欲成為我國著名商標，該商標權人實應具備在我國建立著名程度之具體行為，例如：該商標權人是否投入鉅額成本？是否以長期持續之方式，在國內主要媒體大量播放及刊登其外國知名商標？斷不能空言文化交流頻繁、在外國風行、口碑流傳、青少年間之哈日風潮，或旅遊頻繁為由，無證據推定該商標係屬「著名」。是知，原處分以我國與日本、香港之地理位置相近，經貿旅遊往來密切，哈日風潮盛行等情，即推論據以評定商標為我國著名商標，全無積極證據可資佐證，猶嫌率斷。
⑵在被告援引之前揭他案中，參加人所檢附之資料尚不足
以作為認定據爭商標為我國「著名商標」之客觀證據：①查參加人檢送之公司簡介、商品型錄、於日本販賣之
據點、西元1995年至2001年於日本及香港之銷售量統計表等證據，均乃參加人自行製作，不具公信力。尤以西元1995年至2001年於日本及香港之銷售量統計表部分，參加人並未檢附相關銷售憑證，亦無會計師簽證之財務報告，甚至連經辦人員之簽名都沒有，如何證明其為真實？倘若單憑一頁出處不明、憑空編纂的表格，即可作為商標專責機關認定著名商標之基礎，恐有損民眾對於我國商標制度實務運作信賴。原處分及訴願機關未詳加查證，一律照單全收，審認證據方面難謂無違失。猶有甚者，該些銷售統計資料並未記載商標標示，參加人所有之商標並非僅有PORTER系列，實無從單憑該些字型製作之銷售資料，證明所銷售之商品均為據以評定之PORTER及其圖形商標。更何況據以評定之「PORTER及人形圖」商標，直至西元2003年2 月始提出申請，西元1995年至2001年間應無該商標使用之可能。凡此，益證參加人檢送之使用資料，不足以證明據以評定商標於系爭商標申請註冊時已在日本或香港為著名，更遑論當時已在無任何銷售、廣告行為之臺灣地區達到著名之程度。
②再查，就參加人於前揭他案中所檢附網友討論之網頁
觀之，僅以數十人在網路上討論同一個商標，即欲主張該商標在我國已為著名商標，實嫌荒謬無稽。
③另依交通部觀光局所公布之94年國人旅遊狀況調查第
16頁，國人至國外旅遊以大陸地區最多（34％），美國亦有（12％）位居第3 名，況且簡體中文及英文相較於日文更為國內相關消費者所熟識，而相關英文流行時尚雜誌相較於日文雜誌更易為讀者閱覽，依此推論，美國或中國之所有著名商標亦應為我國之著名商標。
④末者，所謂「網路上經國內網友踴躍討論」此點，經
查卷內資料，此為申請評定人自Google搜尋而來，討論人數充其量不過20、30人，而Google本為著名之搜尋引擎，打上任何品牌名，皆會出現所有相關討論，基此，關鍵不在於搜尋結果出現多少筆紀錄，而是多少相關消費者會以「日本porter包」或者相關字詞進行搜尋，此數據方為著名商標所代表之意涵。
⑶原告前曾提出歐盟商標局之異議審定供參，其對於「著
名商標」認定基準與前開我國最高行政法院之判解若節符合，亦足以推斷參加人據以評定之外國商標於我國尚未達到著名之程度：
①除本案之外，參加人針對原告於歐盟商標局提出之「
PORTER及圖」商標申請案（No 0000000），亦曾於92年5 月2 日提出異議（案號：No B606246），案經歐盟商標局審理後於日前作成決定，審認異議人（即本案參加人）之異議無理由，駁回該案。其審定理由認異議人雖曾在英國倫敦的單一商店銷售價格昂貴之PORTER商品，然而6 年多來販賣數量僅有275 個，該實際使用狀態僅能認為是地區性使用，尚不足以形成消費者普遍認知，而異議人所稱之銷售產品，並非全部都是PORTER品牌，其中並包含有其他品牌商品據爭商標。歐盟商標局認定異議人未能提供足夠之證據，證明據爭商標已在英國有積極並廣泛使用，或已建立相當程度商譽或已達到著名之事實，因此對於註冊圖樣不相同之系爭商標，無由主張權利。
②各國審認商標異議案件，固有其獨立之考量因素及判
斷依據，惟對照歐盟異議案與本件商標評定事件可知，參加人在英國達6 年之銷售商品行為，因銷售數量與行銷行為的不充分，尤遭認定為不構成積極、廣泛之使用，未達到消費者普遍認知之程度，而遭該主管機關駁回異議。反觀參加人在我國從未有任何銷售相關商品之行為（多年來在國內均由原告及祥記公司使用系爭商標及其系列商標），根本無從建立消費者對其之廣泛認識。
⑷依祥記公司及參加人西元1993年簽訂之協議，祥記公司
同意參加人得在香港行銷商品，並非參加人授權祥記公司使用或經銷（香港的商標權人為祥記公司後由原告受讓），雙方並約定未來在香港市場應互換資訊，嗣後簽訂之合約亦明定香港之獨家代理商代理銷售祥記公司及參加人製造之商品，從而香港市面販售之標示有PORTER字樣商標之商品，兼有祥記公司與參加人製造銷售之產品，其商譽之建立應歸雙方共享。原處分及訴願決定機關罔顧香港地區之「PORTER」相關商標註冊及使用情形，單憑參加人檢送之資料，於理由當中錯誤審認「…祥記公司於前揭參展期間既與關係人具有授權合作關係，而經由關係人授權使用據以評定商標，並負責該等商標商品之製造行銷事宜，則其參展之商品自應標示源自關係人，其予消費者印象仍係關係人據以評定商標之商品…」，嚴重悖於事實而無以維持。更何況依據原告提呈之西元1994年至1997年香港地區參展照片，當時商標權人祥記公司展示櫃位清楚標示自創之GALLANT 商標，商品當中包含該公司享有商標權之PORTER及若干LUGGAGELABEL 商標商品，實無從單憑該些照片即論斷參加人曾授權使用據以評定商標，原處分及訴願決定憑空捏造事實，顯有違誤，應予撤銷。
⒋據以評定之「PORTER」、「PORTER及人形圖」商標在我國
之所有權係歸屬於原告，經原告在國內長期大量使用「PORTER」系列商標，已建立相關事業及消費者之廣泛認識，市場上普遍知悉原告與參加人並無事業合作關係，臺灣「PORTER」與日本「PORTER」乃不同體系，則相關公眾均不會混淆誤認系爭商標與參加人據以評定之外國商標：
⑴參加人與祥記公司自西元1988年起即締結有協議書，協
議書前言開宗明義揭示祥記公司於日本以外的世界各地，專有製造與行銷參加人所設計皮包產品之權利，參加人應提供祥記公司必要之產品技術，而祥記公司應依銷售數量支付權利金，以為對價。其次，該協議書第4 點更特別約定商標權利之歸屬，雙方明示各項商標（包括據以評定商標）由祥記公司在世界各地申請商標註冊，而日本、香港地區除外。其後祥記公司與參加人於西元1993年續簽之協議書，雙方合意擴張祥記公司申請註冊各項商標之區域，將香港地區讓給祥記公司，由祥記公司在香港申請註冊包括據以評定商標之各項商標。是知，祥記公司與參加人當年簽訂協議書之契約標的可分為兩部分：第一部分關於產品製造銷售，由祥記公司製造銷售相關產品，而參加人負責產品設計及技術協助，並按祥記公司銷售產品之數量取得權利金，至於祥記公司有無申請商標註冊，則與參加人應取得之權利金無涉；第二部分乃相關商標註冊申請權之分配（包括本案據以評定商標），參加人僅保有其日本地區之相關商標註冊申請權，全世界其他地區之相關商標註冊申請權則歸祥記公司所有（香港地區自西元1993年開始歸祥記公司），由祥記公司投入自己之成本費用，在世界各地經營相關商標，投資相關商標之風險均由祥記公司自行負擔，參加人全無任何補償之義務。是故，自雙方簽署協議書後，本件據以評定之「PORTER」系列商標在我國之註冊申請權即移轉於祥記公司，經祥記公司申准註冊後，即由祥記公司取得該商標之所有權，祥記公司自得正當使用及處分各該商標，毋須參加人另為授權或同意之意思表示，此有雙方歷年來簽訂之協議可稽。
⑵由是，「PORTER」系列商標早自西元1989年起即由祥記
公司指定使用於國際分類第18類之皮箱、皮包…等商品在美國、英國、法國、義大利、中國大陸、香港及馬來西亞等國家註冊，並以近似之「PORTER及人形圖」商標指定使用於衣服、冠帽、靴鞋、皮帶、手提箱袋等商品，在我國及中國大陸請准註冊，取得註冊第468237、683346、674336、679884、674569、730178、847427號商標專用權在案。嗣祥記公司將其國內外「PORTER」系列商標專用權全部移轉予原告，原告即致力於該品牌之行銷，銷售據點遍及全省北中南各地達19處之多，國人對原告之「PORTER」商標已有普遍之認識，原告隨業務拓展乃另行設計創用圖樣文字極富特色之系爭商標申請註冊並使用，藉以深耕臺灣市場，增進「PORTER」系列商標之價值，實屬一般商標權人正當權利之行使。
⑶查參加人並未在我國銷售標示有據以評定商標之相關商
品，復未曾以行銷之目的使用據以評定商標圖樣或類似圖樣（此點業經被告審查後揭示於評定書第3 頁第30、31行），消費者根本無法透過據以評定商標圖樣建立起對參加人提供之商品或服務之認識。衡酌該外國商標所有人實際上未在我國使用，及參加人檢附之網友討論內容即足證明，我國相關消費者已能清楚辨明原告經營之「PORTER及圖」品牌與參加人不同。經原告多年來在我國境內廣泛使用「PORTER」系列商標，從事商品行銷販賣，戮力經營系爭商標，相關消費者均能普遍認知系爭商標屬於原告所有之「PORTER」系列商標；反觀參加人於設立前期即無致力於日本國以外市場之經營，而參加人在與祥記公司簽署協議書後，更未曾以參加人之名義在我國銷售及積極宣傳本件據以評定之商標（此點業經被告審查後揭示於本件評定審定書第3 頁倒數第11行以下），則消費者在國內各大百貨公司、媒體雜誌廣告上所接觸見聞「PORTER」系列商標商品及訊息，均為原告所為，而與參加人或其據以評定之外國商標無關。今系爭「PORTER」系列商標既已為原告所繼受，並大量廣告使用，早已建立消費者廣泛認識，可清楚區辨系爭商標為國內商標，絕無造成混淆誤認之可能，茲有「PORTER」系列商標使用資料可以參酌。
⑷再者，據以評定商標縱使因為在日本境內使用，及銷售
至香港之行為，而為我國所謂「哈日族」或「哈港族」所知悉，惟仍難據此即認定據以評定商標已廣為國內相關事業或消費者所熟知，而達著名之程度（上開最高行政法院判決同此見解），或者逕行論斷有導致消費者混淆誤認之虞。實則，「PORTER」系列商標除了參加人在日本境內使用之外，於我國、香港、中國大陸及日本以外其他地區、國家，均由原告大量使用。原告自受讓祥記公司註冊之「PORTER」系列商標以來，戮力經營，引領「PORTER」系列品牌成為國際性年輕時尚知名品牌。
除在國內各大百貨公司設立據點銷售，成立直營店建立品牌形象，更廣泛且持續地於國內主要媒體雜誌刊登廣告，自78年迄今，十餘年來國內相關消費族群於坊間所接觸之PORTER品牌商品皆為原告製造銷售之商品，原告擁有之PORTER品牌商品早已在我國相關消費者及公眾間建立高知名度，消費者實無從產生混淆誤認。
⒌參加人認定係「授權」祥記公司使用據以評定商標，其商
品之信譽、使用系爭商標之效果應歸屬參加人云云，顯非事實：
⑴誠如前述，祥記公司與參加人間關於商標部分之協議，
實乃「商標註冊申請權之分配」，而非「商標之授權」。當年雙方協談合作之際，祥記公司董事長林明燈即向當時參加人之代表人表示「既然祥記要在世界各地推廣，當然必須要享有商標權，否則這筆投資單單為人作嫁並沒有太多利益」，故祥記公司所取得者，並非僅是商標使用權，而係相關商標註冊申請權，及申准註冊後完整之商標所有權。
⑵況且所謂「商標授權」，前提須授權人已有商標權存在
，方有授權之可能，惟前開得於日本以外各地註冊之約定，顯為「商標註冊申請權之分配」，而非「商標之授權」，蓋參加人之系列商標在西元1988年時，在日本以外地區既未註冊，亦非著名商標，在未獲得商標權之國家，如何將一個未存在之權利授權予他人。
⑶參加人明知祥記公司在我國及日本以外世界各地申請商
標註冊，並曾協助提供日本註冊資料以利申請。查祥記公司早在西元1989年間即以「PORTER」、「LUGGAGE LA
BEL 」商標申請註冊，依當時商標法規定商標應以中文字申請註冊，遂以「祥記PORTER」、「祥記LUGGAGE LA
BEL 」申請註冊，嗣因法令修改放寬申請限制，而於西元1994年間提出系爭商標申請並獲准註冊。商標申請過程中曾因識別性不足而遭遇困難，祥記公司曾於西元1989年3 月1 日函請參加人提供其在日本之「PORTER」、「LUGGAGE LABEL 」商標註冊資料以利我國商標之申請，參加人亦於西元1989年3 月2 日及同年4 月7 日回信表示已委託代理人提供註冊資料，該些往返函件即足證明系爭商標之註冊確為參加人明知且同意，由祥記公司在臺灣申請「PORTER」系列商標，並擁有各該商標之所有權。
⑷參加人曾表示願意出價購買祥記公司所註冊之商標，益
證其主觀上亦承認系爭商標之所有權屬於系爭商標註冊人祥記公司所有。查無論祥記公司或原告，十餘年來均戮力於系爭商標權益之經營及保護，此由獲准多國申請註冊及若干爭取獲准註冊之歷程或行使商標權以排除侵害等情事，足茲證明。第查，參加人曾於西元2000年8月8 日致函祥記公司表示將支付移轉費用，請求祥記公司同意移轉在美國、英國、法國、香港等地註冊之「PORTER」、「LUGGAGE LABEL 」系列商標；嗣協議關係終止後，參加人之董事長吉田滋復於西元2001年10月31日致函祥記公司表示：有關商標權移轉乙事，我們願以3800萬元日幣購買祥記公司註冊之商標（此節茲有信函2份及中譯本可證）。是以，參加人主動表示願意出價購買系爭商標請求移轉，亦可證明系爭商標之註冊非但不違法，其所有權更確屬祥記公司及其後受讓商標之原告所有。
⑸基上，原告善意受讓祥記公司在我國申請之「PORTER」
系列商標後，基於自身業務發展情形衍生提出系爭商標之申請，參加人應無置喙餘地。蓋參加人於西元1988年間同意祥記公司在日本以外之世界各地以自己名義提出商標申請時，國際市場上必然出現相同或近似商標分別由不同人使用、行銷之結果。原告基於自己所擁有之系列商標商標權，在我國提出系爭商標申請，根本沒有與他人商標相同或近似之問題，而無違反商標法第23條第
1 項第12款規定；縱然被告認定系爭商標與據以評定商標構成近似，惟系爭商標與據以評定商標於我國之所有權均歸屬於原告，萬無導致相關公眾混淆誤認之虞。
⒍原告與參加人之「PORTER」商標相關判決目前已判決確定
者，皆係認定「PORTER」商標應屬原告所有且不限商品類別，基此，原告本於自己所有之「PORTER」商標，申請系爭商標註冊自屬合法權利之行使：
查原告與參加人間「PORTER」商標爭議案件，目前已宣判者，已有7 件業告確定，其案號分別為臺北高等行政法院95年度訴字第861 號、95年度訴字第1044號、95年度訴字第973 號、95年度訴字第64號、95年度訴字第970 號、95年度訴字972 號及95年度訴字865 號判決，而前揭7 件確定判決均認定「PORTER」商標所有權為原告合法所有，準此，原告本於自己所有之「PORTER」商標申請系爭商標註冊自屬合法權利之行使。
⒎綜上論述，本件據以評定商標非我國著名商標，且據以評
定商標於我國之所有權歸屬於原告所有，則原告申請註冊系爭商標應無導致相關公眾混淆誤認之虞，故本件系爭商標並未構成商標法第23條第1 項第12款規定之要件，原處分及訴願決定確屬違法，難以維持。
㈡被告主張：
⒈商標法第91條第1 項規定，本法修正施行前已申請或提請
評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。查本案係屬修正施行前已申請評定，尚未評決之評定案件，依前項之規定，仍應續行評決，惟須系爭商標有同時違反本法修正施行前及修正施行後規定之情形者，始撤銷其註冊，至程序則依修正後之規定辦理。再依本案申請評定時商標法第77之1 條第2 項規定，商標評定案件適用註冊時之規定，系爭商標係於92年1月16日獲准註冊，其商標之評定核應適用91年5 月29日修正公布施行之商標法，合先敘明。
⒉修正前商標法第37條第7 款規定：商標圖樣「相同或近似
於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊；暨現行商標法第23條第1 項第12款規定：
商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊。商標法施行細則第16條復明定，本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞」，係指商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞而言。而判斷是否有混淆誤認之虞，被告公告之「混淆誤認之虞」審查基準，列有各項相關參考因素。又商標近似及據爭商標是否著名二項要素，依前揭法條規定為必須具備之要件，其他參酌要素則視個案中是否存在而為斟酌。
⒊本案存在之相關因素之審酌：
⑴商標是否近似暨其近似之程度：
商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品／服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品／服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯（前揭審查基準5.2.1 參照）。商標近似之判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察。本件系爭「PORTER及圖」商標圖樣上之外文「PORTER」及圖形，與參加人據以評定之「PORTER」、「PORTER及人形圖」等商標圖樣上之外文「PORTER」及人形圖相較，二者均有相同之外文「PORT ER 」或構圖意匠極相彷彿之人形圖，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通所用之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。
⑵據爭商標是否為著名之商標或標章：
次查，據以評定之「PORTER」、「PORTER及人形圖」等商標係參加人首先使用於背包、皮包、手提袋等商品上之標誌，早於西元1977年起即陸續於日本申准註冊，為促銷該等據以評定商標之背包、皮包、手提袋等商品，除於報章雜誌廣泛持續廣告外，復於日本各大百貨公司、商圈設有據點販售，並已開設數家直營店，且透過代理商銷售據以評定商標商品至香港販售，西元2001年之銷售金額已逾100 億日幣，銷售數量逾170 萬件。參加人雖無直接進口據以評定商標商品至我國銷售，然衡諸我國與港、日經貿旅遊往來密切，日本、香港二地之時尚流行資訊亦經常影響國內相關族群及消費者之流行趨勢，復以據以評定商標商品透過香港及日本流行雜誌之報導宣傳，該等雜誌部分在臺亦有販售，該據以評定商標所表彰之商譽於系爭商標申請註冊（91年3 月4 日）前，應已為背包、手提袋等商品相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度，凡此有參加人所檢送之公司簡介、商品型錄、西元1995年至2001年出口至香港之銷售發票、單據、商標註冊資料、雜誌廣告等證據資料影本附卷可稽，並經被告中台異字第920431、920594號商標異議審定書及臺北高等行政法院93年訴字第1957等號判決認定在案。
⒋衡諸據以評定「PORTER」、「PORTER及人形圖」等商標使
用於背包、手提袋等商品已廣為相關事業及消費者所普遍認知而為著名商標，從而原告於其後始以相同之外文及構圖意匠相彷彿之圖形作為本件系爭「PORTER及圖」商標圖樣申請註冊，指定使用於貴重金屬製錢包等商品，與據以評定商標知名之背包、手提袋等商品同可作為服飾配件，具有相近之用途、功能，客觀上自有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產銷主體與參加人產生混淆誤認之虞，應有前揭法條規定之適用。
⒌至原告主張參加人自西元1988年起至2001年5 月止與祥記
公司有合作關係，祥記公司得在日本以外之世界各地生產銷售袋子及其他使用參加人系列商標之產品並在臺灣等國家註冊商標。於合作關係終止後，參加人曾致函祥記公司，表示願以3800萬日幣購買商標，祥記公司未同意。於我國境內，自77年間起迄今，「PORTER及圖」商標均由祥記公司及合法受讓商標之原告使用，斷無與參加人商標構成混淆誤認之情事等節，經核祥記公司與參加人間雖曾有合作關係，惟該合作關係已於西元2001年5 月終止，是祥記公司縱於合作關係期間取得多件「PORTER及圖」系列商標註冊，而於合作關係終止後，原告繼受該等「PORTER及圖」系列商標，然原告於合作關係終止後另以本件系爭商標申請註冊，難認已得參加人同意而有修正前商標法第37條第7 款但書及現行商標法第23條第1 項第12款但書准其申請註冊之情形。又原告於受讓商標後雖有廣告銷售之事實，惟審酌原告於另中台異字第G00000000 、G00000000 號等商標異議案中所提出之「SUBCULTURE SCREAM 次文化尖叫」、「人氣PORTER背包，日本年輕流行文化的永恆教主」等廣告資料，其廣告內容強調「PORTER及圖」品牌源自日本等，自有使消費者對系爭商標所表彰之商品來源或產銷主體與參加人產生混淆誤認之虞。另本件系爭商標既應依修正前商標法第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款之規定撤銷其註冊，則其是否尚有違修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款之規定，自無庸審究，併予陳明。
㈢參加人主張：
⒈按現行商標法第91條第1 項規定，本法修正施行前已申請
或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。查本案係屬現行商標法施行前已申請評定，尚未評決之評定案件，須系爭商標有同時違反現行商標法修正施行前及修正施行後規定之情形者，始撤銷其註冊。再依本案申請評定時（即92年11月26日）商標法（即91年5 月29日修正公布之商標法）第77之1 條第2 項規定，商標評定案件適用註冊時之規定，而本案系爭商標係於92年1 月16日獲准註冊，是依現行商標法第91條第1 項規定，本案商標評定須同時違反91年5 月29日修正公布之商標法（即系爭商標註冊時商標法）及現行商標法之規定，始撤銷其註冊，合先敘明。
⒉原處分及訴願決定認系爭商標違反修正前商標法第37條第
7 款及現行商標法第23條第1 項第12款規定，並無違誤：按商標圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊，但申請人係由商標或標章之所有人或授權人之同意申請註冊者，不在此限，為修正前商標法第37條第7 款所明定，又現行商標法第23條第1 項第12款規定，商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。經查，系爭商標即有前揭條款規定之適用：
⑴二造商標構成近似：
按商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品／服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品／服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。商標近似之判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察（混淆誤認之虞審查基準5.2.1 及5.
2.5 點參照）。經查，系爭商標圖樣上之外文「PORTER」及圖形，與參加人據以評定之「PORTER」、「PORTER及人形圖」等商標圖樣上之外文「PORTER」及人形圖相較，二者均有相同之外文「PORTER 」 或構圖意匠極相彷彿之人形圖，是以，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，極可能會有所混淆而誤認二造商標商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，二造商標應屬構成近似之商標。
⑵據以評定商標為著名商標：
①按「曾具體舉證並經認定為著名商標或標章，得不要
求商標或標章所有人提出相同證據證明之。」（93年
4 月28日經濟部經授智字第0000000000-0號令修正發布之「著名商標或標章認定要點」第11點參照）。查，據以評定諸商標已經臺北高等行政法院93年訴字第1660、1877、1916、1917、1933、1934號等判決認定著名在案，被告援引上開判決及相關商標異議審定書，認定據以評定諸商標為著名商標，符合上開規定，並無違誤。
②參加人早於西元1962年即首創「PORTER」商標，使用
於背包、皮包、手提袋等商品上，並於西元1977年起陸續於日本申請註冊「PORTER」系列商標，為促銷據以評定商標之背包、皮包、手提袋等商品，除於報章雜誌廣泛持續廣告外，復於日本各大百貨公司、商圈設有據點販售，並已開設數十家直營店，且透過代理商銷售據以評定商標商品至香港地區，並於香港地區長期廣泛宣傳促銷，自西元2000年起參加人之營業額已逾百億日幣，而臺灣與日本間雖隔海相鄰，但以現代交通工具往來，來回僅須數小時，且雙方無論商業貿易或觀光旅遊皆十分頻繁，航班密集，兩地的商品及流行資訊交流也極為快速與廣泛，臺灣的金石堂書店、何嘉仁書店、誠品書局等知名書局連鎖店，及遍佈於大街小巷的便利超商均有展示與販售日本發行介紹其流行服飾、起居擺設及休閒娛樂等情報的知名雜誌（關於此事實，為臺北高等行政法院90年訴字第3766號判決所肯認），刊登據以評定商標商品相關廣告、報導之日文雜誌「Men's non-no」、「With」、「MORE」、「non-no」、「mini」、「Zipper」、「CO
OL TRANS」、「Boon」、「spring」、「smart 」等於臺灣網路書店亦有販售，被告亦曾派員至金石堂書店、何嘉仁書店、誠品書局等知名書局連鎖店調查，發現長期以來報導據以評定商標商品的日本流行雜誌大部分在該等連銷書店均有展示及販售（關於此事實，經被告於臺北高等行政法院93年訴字1877號有關審定第00000000號「PORTER」商標異議事件中94年5 月17日準備程序及其他相關案件中供述在案），再參酌知名藝人木村拓哉、金城武於電視劇及電影中，拿著據以評定商標商品，引起我國消費者之注意（參「PORTER哈日包燒上身」及「流行教主，非我莫屬！日本超人氣背包~PORTER 」報導內容），自西元1988年12月起至2001年5 月止參加人並曾授權祥記公司在臺灣行銷標示據以評定商標之背包類商品（詳參商標授權契約書），臺灣消費者所認識之據以評定商標所表彰者乃參加人之信譽及產品品質，祥記公司於臺灣使用據以評定商標之效果，應歸於參加人。而且依吾人一般生活經驗，我國銷售背包、皮包、手提袋類相關業者及據以評定商標商品主要訴求對象之年輕消費族群均普遍留意日本流行資訊。因此，綜合上開證據資料，堪認據以評定商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知，符合修正前商標法第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款所謂之著名商標。此外，由原告於審定第00000000號「PORTER」商標等異議案件中提出的雜誌廣告或報導內容，亦得以明瞭據以評定商標商品受歡迎之程度，如「Porter哈日包燒上身」文章中記載：「敗家子走在街上，除了放眼都是名牌妹揹著LV或GUCCI 外，赫然發現許多年輕人都揹著一個素色休閒款式的公事包。敗家子猜想，這些人多半是哈日族，因為他們揹的都是Porter哈日包。」、「SUBCULTURE SCREAM 次文化尖叫」文章中指出：「日本人對這類限量產品，失心瘋似地支持熱愛，完賣（完全賣完）的狀況，常常在才上巿前幾天就發生。自己就曾經看過原宿Porter（吉田英文品牌名）路面店，買客大排長龍，分批進入店內的壯觀亂象，盛況很像LV或Prada 。」、「流行教主，非我莫屬！日本超人氣背包～PORTER」文章中記載：「Porter以其質輕耐用的材質…在LV、PRADA 等國際級名牌環伺之下脫穎而出，成為日本街頭背包的領導品牌…推出後即受到日本街頭玩家的歡迎，旋即成為日本街頭人手一包的終極必備品，而TANKER也因此快速躍昇為PORTER的長賣型經典款。在臺灣，TANKER系列也時常處於供不應求的品切狀態。」、「世紀之作 一針入魂 吉田包」文章中亦表示：「在臺灣的哈日街頭風下，PORTER包包更是目前台灣街頭所無法缺少的流行配件，一股PORTER風早已開始吹襲」、「日本街頭流行包包狂潮是從『PORTER』所開始」文章亦記載：「到了HIPHOP風盛行的70年代初期，PORTER已經有如旋風一般，席捲當時的年輕族群…說到PORTER，就絕對不能不提其經典系列『TANKER』，木村拓哉在日劇『戀愛世代』中使用TANKER系列的雙用背包，以及金城武在電影『心動』中的TANKER兩用公事包，其迷人的氣質與造型，都引起許多影迷的爭相仿效，引領出TANKER風潮。」，另外，標題為「最具大人氣品牌PORTER在臺熱烈販售中」、「人氣PORTER背包，日本年輕流行文化的永恆教主」、「機能＋實用主義＝時尚的另一種可能性」等廣告內文亦說明PORTER系列品牌背包類商品受歡迎的情形。再者，原告於另案提出之「nana」雜誌西元2006年3 月號廣告中亦記載：「日本人氣NO.1！超強收納功能& 時尚新元素就是"Porter"」。參加人發現原告於網際網路上以「紅遍日本的Porter『吉田包』，概念店千呼萬喚終於現身臺北東區，這個因日劇『戀愛世代』木村拓哉飾演的上班族吉田先生，而聲名大噪的休閒品牌…」宣傳PORTER系列商品。
⑶系爭商標有致公眾混淆誤認之虞：
衡諸據以評定商標使用於背包、手提袋等商品已廣為相關事業及消費者所普遍認知而為著名商標，從而原告於其後始以相同之外文「PORTER」結合構圖意匠如出一轍之人形設計圖，作為系爭商標圖樣，指定使用於袖扣、領帶夾、鐘錶及其組件、貴重金屬製鑰匙圈、貴重金屬製錢包等商品申請註冊，與據以評定商標知名之背包、手提袋等商品同可作為服飾配件，客觀上自有使消費者對其所表彰之商品來源或產銷主體與參加人產生混淆誤認之虞，系爭商標應有前揭法條規定之適用。再者，檢視原告於另案提出之宣傳廣告內容，發現其以「Porter哈日包燒上身」、「…其實這些都是Porter包的特色，在日本街頭走紅多時，如今燒到臺北青少年的肩上，也是可想而知。」、「目前臺灣正式代理的Porter包，是所謂的『海外版』」、「Porter於1962年由Kichizo Yoshida 所創立」、「日本超人氣背包～PORTER」「PORTER是一個源自日本的背包品牌，最初由YOSHIDA 吉田背包於1962所推出」、「日本街頭流行的引領品牌」、「世紀之作 一針入魂 吉田包」、「PORTER從日本的原宿地區崛起，瞬間開始流行於整個日本，…在臺灣的哈日街頭風下，PORTER包包更是目前臺灣街頭所無法缺少的流行配件，一般PORTER風早已開始吹襲。」、「日本街頭流行包包狂潮是從『PORTER』所開始」、「PORTER受觀迎的程度扶搖直上，在日本的街頭幾乎隨處可見，現在你也可以輕鬆擁有PORTER包包。」、「人氣PORTER背包，日本年輕流行文化的永恆教主」、「1962年於東京創立的PORTER，雖邁入第41個年頭，至今依然是新一代流行文化的重量級代表。」等為訴求，促銷「PORTER」系列商標商品，顯然意圖使消費者認為「PORTER」系列商標所表彰之商品來源或產銷主體為參加人，非如原告所稱「以自己之名義行銷推廣『PORTER』系列商品」，其攀附參加人商譽之意圖明顯，有使消費者對系爭商標所表彰之商品來源或產銷主體與參加人產生混淆誤認之虞，足堪認定。
⒊茲就原告其他主張駁斥如下：
⑴原告主張據以評定之「PORTER及人提行李造型圖」商標
在日本之申請註冊日（西元2003年2 月13日）晚於系爭商標之申請註冊日（西元2002年3 月4 日），原處分及訴願決定以該商標作為評定成立之依據，有認定事實錯誤之違失，且該商標於西元2003年2 月13日在日本申請註冊前，應無使用之可能云云，惟查：
①商標註冊與商標使用乃不同概念，在向商標專責機關
申請註冊前仍有使用商標之可能，商標申請註冊時點與使用商標期間之久暫，並無必然關係，原告以據以評定之「PORTER及人形圖」商標於西元2003年2 月13日向日本商標專責機關申請註冊為由，主張該商標於西元1995年至2001年間無使用之可能云云，實屬無稽。
②修正前商標法第37條第7 款及現行商標法第23條第1
項第12款中所謂之著名商標，並不以註冊或申請註冊為要件，現行「著名商標或標章認定要點」第7 點即明定：「本要點著名商標或標章之認定，不以在我國註冊、申請註冊或使用為前提要件。」可供參酌。據以評定之「PORTER及人形圖」商標雖於系爭商標申請註冊日後，始向日本商標專責機關申請註冊，惟仍無礙其作為據以評定商標之資格。
③參加人早於西元1977年即結合「PORTER」外文及類似
據以評定之「PORTER及人形圖」商標中之「提行李箱的待者圖形」，作為商標，申請註冊，取得日本註冊第0000000 號商標，並於1991年結合「PORTER'S COLLECTION 」外文及據以評定之「PORTER及人形圖」商標中之「提行李箱的待者圖形」，作為商標，申請註冊，取得日本註冊第0000000 號商標，該二商標申請註冊日均遠早於系爭商標申請註冊日。
④關於參加人「PORTER」系列商標早於西元1962年即由
參加人首創使用於背包、皮包、手提袋等商品上且長期持續宣傳廣告之事實，有參加人提出之日本、香港雜誌宣傳廣告、「吉田袋子完全讀本」等證據資料影本可證，原告於另案提出之宣傳廣告中標題為「日本街頭流行包包狂潮是從『PORTER』所開始」亦記載「1935年，Kichizo Yoshida 創立了吉田皮革製造所，專門生產高品質的皮件製品；在1962年，包包品牌『PORTER』應運而生…」，茲再提出西元1997年間登刊於流行雜誌的3 頁廣告，證明參加人早於系爭商標申請註冊前，已使用據以評定之「PORTER及人形圖」商標。
⑵原告主張，參加人檢送之公司簡介、商品型錄、於日本
之販售據點表、西元1995年至2001年於日本及香港之銷售量統計表等資料，屬參加人自行製作之內部文書，不具公信力云云，惟查：按「行政機關為處分或其他行政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人。」行政程序法第43條定有明文，該條立法理由並謂：「考量行政著重專業、機動、效能等特質，賦予行政機關自由心證應較法定證據為優。特明定行政機關經斟酌全般意見陳述內容及調查證據之結果，得依自由心證，判斷事實之真偽。」經查，參加人提呈之公司簡介、商品型錄、於日本販售之據點表、西元1995年至2001年於日本及香港之銷售量統計表等證據資料雖為參加人所自行製作，惟並非不得作為被告審查據以評定商標是否著名時之證據，且將公司簡介及商品型錄內容與參加人另行提呈之香港、日本流行雜誌上大量廣告、報導等內容相互勾稽，足以判定其內容正確無誤；又參加人提呈之日本エフ ワㄧクス株式會社發行之「SHOES&BA
G 有力企業名鑑」西元2001年版及2003年版，即記載參加人自西元2000年起銷售額已超過日幣100 億元，且於高島屋、三越、丸井、大丸、西武、小田急、阪急、伊勢丹等百貨公司販售其商品，另參加人並曾於評定階段提出西元1989年至2002年出口香港之銷售發票、單據影本，該等證據資料亦足以證明參加人提出之日本販售據點表、西元1995年至2001年於日本及香港之銷售量統計表所載內容與事實相符。
⑶原告主張，香港巿面販售之標示有PORTER字樣商標之商
品，兼有祥記公司與參加人公司之產品，其商譽之建立應歸雙方共享，原告繼受祥記公司之商標權益云云。惟查：
①祥記公司係經由參加人授權使用據以評定商標，其屬
參加人之經銷商（或稱代理商）性質，一般消費者所認知之PORTER相關商標所表彰之信譽為參加人之信譽，祥記公司縱有於香港販售PORTER商標商品之事實，其使用之效果亦應歸於參加人。
②如前所述，原告於臺灣所為之宣傳廣告，一再使人誤
認其販售之PORTER相關商標商品之產銷主體為參加人，其攀附參加人商譽之意圖明顯，原告縱有於香港地區販售PORTER商標商品之事實，其是否使消費者認識PORTER商標所表彰之信譽為原告自身之信譽，不無疑問。
⑷原告另主張，由參加人檢附之網友討論內容即足證明，
我國相關消費者已能清楚辨明原告經營之「PORTER及圖」品牌與參加人不同，二商標事實上顯然無構成混淆誤認之虞云云，惟查，網際網路討論區上網友記載：「直到我看到了日本報導有關吉田背包旗下品牌PORTER系列其卓越功能及特殊風格驚呼這就是我要的皮夾！現在經由IF亞富公司努力下，PORTER終於登陸臺灣！雖然現只有TANKER、DESERT、LUGGAGE LABEL 系列…」（按：亞富公司為原告代理商，此有原告於另案提出之雜誌廣告內容可證；參加人與亞富公司並無代理契約關係）、「臺灣賣的porter到底是真的假的阿？」、「吉田包現在進的款式跟日本同步嗎？」、「唉…真的很看不慣他們在潮流雜誌上那些很曖昧的廣告一直在暗示他們是日本來的這算不算是詐欺啊？」、「我會以為兩個是一樣的是因為之前去逛街的時候某店員跟我說PORTER是代理日本的啊。搞不清楚到底事實是什麼了…」、「她拍賣的是臺灣的porter還是日本的porter啊」、「感覺還是同一家公司的設計而且不是接近吧根本是一模一樣」，由上開敘述可知，或有人曾誤認原告產製的PORTER系列商標商品來自參加人，或有人對臺灣地區銷售的PORTER系列商標商品是否來自參加人有疑問，也有網友認為原告刊登的廣告暗示其商品來自參加人，且原告產製的PORTER系列商標商品設計有仿襲參加人之嫌等等。是由該等網際網路上網友之討論，足以認定在實際消費巿場上，相關消費者對二造商標商品有產生混淆誤認之虞，原告竟反而主張，由網友討論內容足以證明二造商標無構成混淆誤認之虞云云，顯然曲解事實。
⒋原告主張，原告與參加人之「PORTER」商標相關判決目前
已判決確定者，皆係認定「PORTER」商標應屬原告所有且不限商品類別，基此，原告本於自己所有之「PORTER」商標，申請系爭商標註冊自屬合法權利之行使云云，惟查，參加人與原告間相關商標評定案件所涉及之「PORTER」、「PORTER DASH!」、「LUGGAGE LABEL 」等系列商標，共分二種類型，一為原告前手祥記公司於其與參加人間商標授權契約關係存續期間內所申請註冊之商標；一為祥記公司與參加人間商標授權契約關係中止後，本案原告所自行申請註冊之商標（如本案）。關於前一類型，被告以祥記公司申請註冊該等商標當時係經參加人同意，因此，認為祥記公司無襲用參加人「PORTER」相關系列商標之情形，而為評定不成立之處分；惟對於後一類型，則認為原告申請註冊該等商標並未得參加人同意，並無修正前商標法第37條第7 款但書及現行商標法第23條第1 項第12款但書規定之情形，而為撤銷該等商標註冊之處分。對於後一類型案件， 鈞院均維持被告機關之原處分，為原告敗訴之判決，此有 鈞院93年訴字第1660、1877、1916、1917、19
33、1934號等判決，可供參照。原告所舉之 鈞院95年訴字第861 號、1044號、973 號等7 件判決均屬前一類型之案件，該等案件所涉及之商標為祥記公司在其與參加人間商標授權契約關係存續期間內所申請註冊之商標，而本案系爭商標則為祥記公司與參加人間商標授權契約關係中止後，本案原告所自行申請註冊之商標，本案件情形與該7件案件情形並不相同，不得比附援引，執該7 件判決結果為有利原告之主張。
⒌原告質疑據以評定商標「PORTER及人形圖」並未先於系爭
商標申請日前使用，並主張「原告隨業務拓展乃另行設計創用圖樣文字極富特色之系爭商標申請註冊並使用…」云云，惟查，按「行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。」，民法第148 條第2 項定有明文。又，禁反言原則即屬誠信原則之內容，所謂禁反言原則也就是「不得為與自己行為相反的主張」，或者禁止為與自己行為相矛盾之權利行使（黃立著「民法總則」1999年10月二版一刷第49
3 頁參照）。經查，原告於另案95年度訴字第974 號商標評定案件中主張「祥記公司與原告（按：即本案參加人）合作期間，祥記公司為在臺灣申請註冊前開商標，曾幾度去函原告，請求原告提供『PORTER』、『PORTER DASH 』、『LUGGAGE LABEL 』等商標圖樣，而原告也回函將各該商標圖樣設計圖稿提供給祥記公司…」，原告並在該案提出西元1988年10月間祥記公司與參加人間往來信函作為證據，其中所謂參加人提供之商標圖樣設計圖稿中，即包含本案系爭商標中「提行李箱的待者」圖形及經特殊字體設計的「PORTER」字樣；原告於另案95年度訴字第971 號商標評定案件中並主張「祥記公司與原告（按：即本案參加人）於西元1988年12月簽訂協議書，並分別於西元1993、1996及2000年續訂新約。依該協議書第4 條約定，祥記公司有權在日本國及香港以外的世界各地，申請註冊各項相關商標…，祥記公司與原告簽訂協議書後，早自西元1989年起即積極在我國及大陸、美國、英國、法國、義大利、香港、馬來西亞、歐盟15國、新加坡等20多國申請註冊相關商標，取得商標專用權多達30餘件…」，原告並提出祥記公司申請註冊之「PORTER」等相關系列商標一覽表為證，其中祥記公司在西元1989年間即依參加人之授權，在美國、英國、法國、義大利申請註冊本案系爭商標圖樣。原告在另案主張其前手申請註冊系爭商標圖樣源自參加人之同意，且經參加人提供商標圖樣設計圖稿，並於西元1989年即在美國、英國、法國、義大利申請註冊本案系爭商標圖樣；但在本案，原告竟質疑據以評定之「提行李箱的待者圖形結合PORTER字樣」商標（即所謂據以評定商標「PORTER及人形圖」）（與系爭商標圖樣相同）未在系爭商標申請日（91年3 月4 日）前先使用，甚至宣稱系爭商標圖樣為其自創，其主張顯然違背事實，且違反禁反言原則。
⒍原告主張，參加人認定係「授權」祥記公司使用據以評定
商標，其商品之信譽、使用系爭商標之效果應歸屬參加人云云，顯非事實。所謂「商標授權」，前提須授權人已有商標權存在，方有授權之可能，惟前開得於日本以外各地註冊之約定，顯為「商標註冊申請權之分配」，而非「商標之授權」，蓋參加人之系列商標在西元1988年時，在日本以外地區既未註冊，亦非著名商標，在未獲得商標權之國家，如何將一個未存在之權利授權予他人云云，惟查：
⑴檢視祥記公司致參加人之信函內容，祥記公司以「吉田
ブランドライセンス契約」（中譯：吉田商標授權契約）或「ライセンス契約」（中譯：授權契約），稱呼其與參加人所簽訂之契約，顯然詳記公司主觀上亦認識雙方所簽訂者為商標授權契約。且西元2000年5 、6 月間簽訂之最後一份合約，其封面亦載明「LICENSE AGREEM
ENT 」（中譯：授權契約）。⑵根據參加人與祥記公司簽訂之授權契約，參加人係授予
（契約原文：grant ）祥記公司在日本以外的亞洲地區、美國、加拿大及歐洲地區獨家製造、行銷及經銷參加人創用之「PORTER」、「PORTER DASH 」系列等多款商標產品的權利（詳見參加人與祥記公司簽訂之授權契約書第1 條、第2 條及第3 條），顯見雙方所簽署者為授權契約。
⑶參加人於海外巿場究係採以自己為申請人申請註冊，待
取得商標權後，再以授權方式，進行期間及地域之控制，抑或採如本件協議書以袋類商品為標的，授權祥記公司於國內申請註冊，並以品質控制條款之約定進行控管，以及以數量之稽核作為權利金收取之依據，本為基於其公司經營策略之考量而作不同決定（參臺北高等行政法院95年度訴字第971 號判決）。
⑷祥記公司於授權契約有效存續期間內，在性質上僅為參
加人之代理商或經銷商之性質，其與一般代理商、經銷商不同點僅在祥記公司具有生產背包、手提袋類產品的能力，而參加人於授權契約中雖同意祥記公司得自行生產背包、手提袋類產品，惟不得因此即謂祥記公司所產製並標示「PORTER」、「PORTER DASH 」等系列商標的背包、手提袋類產品使消費者認知的產製來源為祥記公司，此由雙方簽訂之合約中，約定參加人有權控制祥記公司生產的商品品質及產品樣式（以西元1988年12月間簽訂的第1 份授權契約為例，如第5 條至第9 條約定），及西元1996年1 月間、2000年5 、6 月間所簽訂的最後2 份合約第12條約定：「為統一YOSHIDA （即參加人）品牌印象，公開廣告、看版及廣告特輯等，應得YOSH
IDA （即參加人）之同意」（原文為For unity of ima
ge of Yoshida brand, advertisement publicity,standing boards, advertising column etc., should beapproved by Yoshida.），即可明瞭祥記公司僅屬參加人公司之經銷商（或稱代理商）性質，只不過參加人同意祥記公司得自行生產參加人設計的產品（或祥記公司自行設計經參加人同意的產品），此與Ａ公司委託Ｂ公司生產Ａ公司產品，另授權Ｃ公司經銷Ａ公司產品，本質上並無不同，僅祥記公司結合Ｂ公司與Ｃ公司之功能而已。
⒎原告主張，參加人曾表示願意出價購買祥記公司所註冊之
商標，益證其主觀上亦承認系爭商標之所有權屬於系爭商標註冊人祥記公司所有云云，惟查：
⑴系爭商標為原告公司於91年3 月4 日申請註冊，祥記公司並未註冊系爭商標。
⑵參加人以金錢為代價，請求祥記公司移轉其已獲准註冊
之PORTER、PORTER DASH 等系列商標之專用權，不過是為避免訴訟勞費，儘早解決與祥記公司間之商標爭議（參臺北高等行政法院95年度訴字第971 號判決），不得因此即謂「系爭商標之註冊並不違法，其所有權更確屬祥記公司及其後受讓商標之原告所有」，故原告之主張，並不可採。
⒏綜上所述，系爭商標確有違反修正前商標法第37條第7 款
及現行商標法第23條第1 項第12款之規定，該商標之註冊應予撤銷，原處分及訴願決定並無違法或不當。
理 由
一、按商標圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊。但申請人係由商標或標章之所有人或授權人之同意申請註冊者，不在此限；又商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。分別為修正前商標法第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款所明定。
二、原告於91年3 月4 日以「PORTER及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第14類之「貴金屬、金鋼鑽、寶石及其飾品與仿飾品、袖扣、領帶夾、貴重金屬珠寶箱、貴重金屬珠寶盒、貴重金屬製紀念章、鐘錶及其組件、貴重金屬廚房用具及餐具（特別不包括貴重金屬刀、叉、匙）、貴重金屬製煙具、貴重金屬製鑰匙圈、貴重金屬製錢包、貴重金屬製名片盒、貴重金屬製藝術品」商品，向被告經濟部智慧財產局申請註冊，經被告核准列為註冊第0000000 號商標（下稱系爭商標，詳見附圖㈠）。嗣參加人日商吉田股份有限公司於92年11月26日以該註冊商標有違註冊時商標法第37條第7 款及第14款之規定，檢具「PORTER及人形圖」商標、「矩形框內包含PORTER YOSHIDA &COMP
ANY TOKYO.JAPAN 」商標、及「PORTER」文字商標；（下稱據以評定商標，詳見附圖㈡編號⒈⒉⒊圖樣），對之提起評定，審查期間，因現行商標法於同年11月28日修正公布施行，其第91條第1 項規定：本法修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。本件原申請評定主張之條款業經修正，參加人乃釋明其所主張之修正前商標法規定相當於修正後現行商標法第23條第1 項第12及14款規定。案經被告審查，以94年12月12日中台評字第920580號商標評定書為系爭第000000
0 號「PORTER及圖」商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，循序提起行政訴訟，並為事實欄所載各節之主張，是本件應審酌者厥為：
⑴系爭商標與據以評定商標是否近似？⑵據以評定商標是否為著名商標？⑶系爭商標之使用是否會使消費者有混淆誤認之虞？⑷參加人與原告之前手祥記公司間之協議，為單純商品製造
、行銷契約？抑或兼有商標授權？系爭商標之所有權是否屬祥記公司所有？其註冊是否須得並已得參加人之同意？
三、關於爭點⑴系爭商標與據以評定商標是否近似部分：㈠按所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗之
一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混同誤認之虞以為斷。故兩商標在外觀、觀念或讀音上，其主要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。而衡酌商標在外觀或觀念上有無混同誤認之虞，應本客觀事實，按下列原則判斷之：⑴以具有普通知識經驗之購買者，施以普通所用之注意為標準；⑵商標之文字、圖形或記號，應異時異地隔離及通體觀察為標準；⑶商標以文字、圖形或記號為聯合式者，應就其各部分觀察，以構成主要之部分為標準。故判斷兩商標是否近似，應就各商標在「外觀」、「觀念」、「讀音」上特別突出顯著，足以讓消費者對標誌整體形成核心印象之主要部分異時異地隔離各別觀察，以辨其是否足以引起混淆誤認之虞。
㈡查系爭商標與據以評定之「PORTER」、「PORTER及人形圖」
諸商標相較，二者均有相同之外文「PORTER」及構圖意匠極相彷彿之人形圖，就商標圖樣之整體外觀予以審視，兩造商標予人之寓目印象難以分辨，於異時異地隔離觀察，應屬構成近似之商標。
四、關於爭點⑵據以評定商標是否為著名商標部分：㈠按為配合我國申請加入世界貿易組織，商標法於86年5月7日
修正公布（於87年11月1日施行，即本件異議審定時之商標法）第37條第7款，已如前引），而其修正之理由則為：「保護著名商標或標章，為世界貿易組織有關智慧財產權協定與巴黎公約所揭示之原則而且為世界各國趨勢，現行條文未將著名商標或標章明列，易致誤解，爰將其明定於本款中。
」然而何謂著名商標法並未有明文之定義，是關於其知名度程度之要求，決定性之因素在於商標法授予著名商標之權能。88年9 月15日修正發布之商標法施行細則（即本件異議審定時之商標法施行細則）第31條第1 項規定：「本法第37條第7 款所稱著名之商標或標章，指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」核其考量商標法並未承認著名商標是一種受商標法保護之獨立且完整的商標類型，而只是將其列為後商標不得申請註冊之事由之一，又兼考量商標法上對於著名商標保護範圍所及之商品或服務更較一般註冊為廣，故而為如上之規定，依法自值尊重。
㈡又按被告於89年8 月10日公告有著名商標或標章認定要點（
93年4 月28日修正發布前，即本件異議審定時）著名商標或標章認定要點第3 點規定：「本要點判斷相關事業或消費者，係以商標或標章所使用商品或服務之交易範圍為準，包括下列三種情形，但不以此為限：( 一) 商標或標章所使用商品或服務之實際或可能消費者。( 二) 涉及商標或標章所使用商品或服務經銷管道之人。( 三) 經營商標或標章所使用商品或服務之相關業者。」第4 點規定：「商標或標章已為要點3 所列其中之一相關事業或消費者所普遍認知者，應認定為著名之商標或標章。」第5 點規定：「著名商標或標章之認定，應就個案情況考量下列足資認定為著名之因素：(
一)相關事業或消費者知悉或認識商標或標章之程度。( 二) 商標或標章使用期間、範圍及地域。( 三) 商標或標章推廣之期間、範圍及地域。……( 四) 商標或標章註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。…….(五) 商標或標章成功執行其權利之紀錄，……( 六) 商標或標章之價值。( 七) 其他足以認定著名商標或標章之因素。」第6 點規定：「本要點
5 各項因素得依下列證據證明之：( 一) 商品或服務銷售發票、行銷單據、進出口單據及其銷售數額統計之明細等資料。( 二) 國內、外之報章、雜誌或電視等大眾媒體廣告資料。( 三) 商品或服務銷售據點及其銷售管道、場所之配置情形。( 四) 商標或標章在市場上之評價、鑑價、銷售額排名、廣告額排名或其營業狀況等資料。( 五) 商標或標章創用時間及其持續使用等資料。( 六) 商標或標章在國內、外註冊之文件。包括其關係企業所為商標或標章註冊之資料。(七) 具公信力機構出具之相關證明或市場調查報告等資料。
(八) 行政或司法機關所為相關認定之文件。( 九) 其他證明商標或標章著名之資料。」第9 點規定：「商標或標章之使用證據，應有其圖樣及日期之標示或得以辨識其使用之圖樣及日期的佐證資料，並不以國內為限。……」第10點規定：「著名商標或標章之認定，應由商標專責機關就本要點六所列證據，綜合要點五各項認定因素判斷之。……」被告身為商標專責機關，於審查申請註冊之商標或標章所相同或近似於他人之商標或標章，是否著名時，自應受其拘束而資為依據與基準，而本院核以上規定，係參照世界智慧財產權組織「著名商標保護條款」之規定與精神而訂定，且與我國商標法之規定並無牴觸，依法亦自值尊重，均合先敘明。
㈢查據以評定之「PORTER」、「PORTER及人形圖」等商標係參
加人首先使用於背包、皮包、手提袋等商品上之標誌，早於西元1977年起即陸續於日本申准註冊，為促銷據以評定商標之背包、皮包、手提袋等商品，參加人除於報章雜誌廣泛持續廣告外，復於日本各大百貨公司、商圈設有據點販售，並已開設數十家直營店，且透過代理商銷售據以評定商標商品至香港地區，並於香港地區長期廣泛宣傳促銷，自西元2000年起參加人之營業額已逾百億日幣，而臺灣與日本間雖隔海相鄰，但以現代交通工具往來，來回僅須數小時，且雙方無論商業貿易或觀光旅遊皆十分頻繁，航班密集，兩地的商品及流行資訊交流也極為快速與廣泛，臺灣的金石堂書店、何嘉仁書店、誠品書局等知名書局連鎖店，及遍佈於大街小巷的便利超商均有展示與販售日本發行介紹其流行服飾、起居擺設及休閒娛樂等情報的知名雜誌（關於此事實，為臺北高等行政法院90年訴字第3766號判決所肯認），刊登據以評定商標商品相關廣告、報導之日文雜誌「Men's non-no」、「With」、「MORE」、「non-no」、「mini」、「Zipper」、「COOL TRANS」、「Boon」、「spring」、「smart 」等於臺灣網路書店亦有販售，被告亦曾派員至金石堂書店、何嘉仁書店、誠品書局等知名書局連鎖店調查，發現長期以來報導據以評定商標商品的日本流行雜誌大部分在該等連銷書店均有展示及販售（關於此事實，經被告於臺北高等行政法院93年訴字1877號有關審定第00000000號「PORTER」商標異議事件中94年5 月17日準備程序及其他相關案件中供述在案），再參酌知名藝人木村拓哉、金城武於電視劇及電影中，拿著據以評定商標商品，引起我國消費者之注意（參「PORTER哈日包燒上身」及「流行教主，非我莫屬！日本超人氣背包~PORTER 」報導內容），自西元1988年12月起至2001年5 月止參加人並曾授權祥記公司在臺灣行銷標示據以評定商標之背包類商品（詳參商標授權契約書），臺灣消費者所認識之據以評定商標所表彰者乃參加人之信譽及產品品質，祥記公司於臺灣使用據以評定商標之效果，應歸於參加人。而且依吾人一般生活經驗，我國銷售背包、皮包、手提袋類相關業者及據以評定商標商品主要訴求對象之年輕消費族群均普遍留意日本流行資訊。因此，綜合上開證據資料，堪認上揭據以評定商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知，符合修正前商標法第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款所謂之著名商標。
㈣至原告關於據以評定商標尚非著名之主張，並無可採，茲說明如下：
⒈按著名商標所以應予擴大保護，並非在於商標自體，而係
在於其營業信譽以及消費者之利益，易言之，相關消費者對於著名商標具有深刻之印象，他人如以相同或近似於該著名商標使用於同一或同類商品，或甚至不同類商品，消費者難免誤以商品與著名商標之商品出自同源而受騙，以致於購得非其所期待中之商品而受害，此均有違商標制度保護消費者之立法精神，甚至於使消費者因使用不佳品質之商品而對原有極佳印象之著名商標產生反感而損及營業信譽，基於以上說明，於考量是否給予著名商標特殊保護之際，尤應著重者在於是否同一來源。查上揭據以評定之商標在日本申准註冊日期固於西元2001年間，然查該「PORTER」系列商標商品，則早在日本行銷多年，是原處分就參加人之「PORTER」、「PORTER及人形圖」、「YOSHID A& COMPANY PORTER TOKYO JAPAN及圖」等商標併為觀察認定，依前揭之說明，於法仍屬有據。
⒉關於參加人於日文雜誌、香港雜誌及在台灣發行之日文雜
誌上刊載之「PORTER」商標系列相關廣告及報導，業據參加人於異議程序時提出附卷，且查據以評定之商標所表彰之商品，其主要訴求對象即相關消費者本係年輕消費族群，而此一族群由於兩國地理位置接近、人民膚色身材相仿及國人易於收視日本電視節目等緣故，留意日本流行資訊者不在少數，是縱使相關業者或消費者閱覽日文雜誌，可能受限於文字之隔閡及數量之因素，然而依雜誌本係重圖片而輕文字之特性，加以如上所述之大量廣告及報導後，被告認上揭據以評定之商標已達於廣為相關事業或消費者所普遍認知之程度，洵屬有據。
⒊原告雖稱：參加人檢送之公司簡介、商品型錄、於日本之
販售據點表、西元1995年至2001年於日本及香港之銷售量統計表等資料，屬參加人自行製作之內部文書，不具公信力云云，惟查：按「行政機關為處分或其他行政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人。」行政程序法第43條定有明文，該條立法理由並謂：「考量行政著重專業、機動、效能等特質，賦予行政機關自由心證應較法定證據為優。特明定行政機關經斟酌全般意見陳述內容及調查證據之結果，得依自由心證，判斷事實之真偽。」經查，參加人提呈之公司簡介、商品型錄、於日本販售之據點表、西元1995年至2001年於日本及香港之銷售量統計表等證據資料雖為參加人所自行製作，惟並非不得作為被告審查據以評定商標是否著名時之證據，且將公司簡介及商品型錄內容與參加人另行提呈之香港、日本流行雜誌上大量廣告、報導等內容相互勾稽，足以判定其內容正確無誤；又參加人提呈之日本エフワㄧクス株式會社發行之「SHOES&BAG 有力企業名鑑」西元2001年版及2003年版，即記載參加人自西元2000年起銷售額已超過日幣100 億元，且於高島屋、三越、丸井、大丸、西武、小田急、阪急、伊勢丹等百貨公司販售其商品，另參加人並曾於評定階段提出西元1989年至2002年出口香港之銷售發票、單據影本，該等證據資料亦足以證明參加人提出之日本販售據點表、西元1995年至2001年於日本及香港之銷售量統計表所載內容與事實相符。是參加人檢送之公司簡介、商品型錄、於日本販賣之據點、西元1995年至2001年於日本及香港之銷售量統計表等證據，雖均係參加人自行製作，揆諸上述說明，亦難認違法。
⒋至原告另稱：原告主張據以評定之「PORTER及人提行李造
型圖」商標在日本之申請註冊日（西元2003年2 月13日）晚於系爭商標之申請註冊日（西元2002年3 月4 日），原處分及訴願決定以該商標作為評定成立之依據，有認定事實錯誤之違失，且該商標於西元2003年2 月13日在日本申請註冊前，應無使用之可能云云，惟查：
⑴商標註冊與商標使用乃不同概念，於申請註冊前並非無
使用商標之可能，商標申請註冊時點與使用商標期間之久暫，並無必然關係，原告以據以評定之「PORTER及人形圖」商標於西元2003年2 月13日向日本商標專責機關申請註冊為由，主張該商標於西元1995年至2001年間無使用之可能，要不可採。
⑵又依修正前商標法第37條第7 款及現行商標法第23條第
1 項第12款規定，所謂著名商標，並不以註冊為要件，現行「著名商標或標章認定要點」第7 點即明定：「本要點著名商標或標章之認定，不以在我國註冊、申請註冊或使用為前提要件。」據以評定之「PORTER及人形圖」商標雖於系爭商標申請註冊日後，始向日本商標專責機關申請註冊，惟仍無礙其作為據以評定商標之資格。
五、關於爭點⑶系爭商標之使用是否會使消費者有混淆誤認之虞部分：
㈠按所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因
相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。
㈡據以評定商標使用於背包、手提袋等商品已廣為相關事業及
消費者所普遍認知而為著名商標，已如上述，從而原告於其後始以相同之外文「PORTER」結合構圖意匠如出一轍之人形設計圖，作為系爭商標圖樣，指定使用於袖扣、領帶夾、鐘錶及其組件、貴重金屬製鑰匙圈、貴重金屬製錢包等商品申請註冊，與據以評定商標知名之背包、手提袋等商品同可作為服飾配件，客觀上自有使消費者對其所表彰之商品來源或產銷主體與參加人產生混淆誤認之虞，系爭商標應有前揭法條規定之適用。
㈢再者，檢視原告提出之宣傳廣告內容，發現其以「Porter哈
日包燒上身」、「…其實這些都是Porter包的特色，在日本街頭走紅多時，如今燒到臺北青少年的肩上，也是可想而知。」、「目前臺灣正式代理的Porter包，是所謂的『海外版』」、「Porter於1962年由Kichizo Yo shida所創立」、「日本超人氣背包～PORTER」「PORTER是一個源自日本的背包品牌，最初由YOSHIDA 吉田背包於1962所推出」、「日本街頭流行的引領品牌」、「世紀之作 一針入魂 吉田包」、「PORTER從日本的原宿地區崛起，瞬間開始流行於整個日本，…在臺灣的哈日街頭風下，PORTER包包更是目前臺灣街頭所無法缺少的流行配件，一般PORTER風早已開始吹襲。」、「日本街頭流行包包狂潮是從『PORTER』所開始」、「PORTER受觀迎的程度扶搖直上，在日本的街頭幾乎隨處可見，現在你也可以輕鬆擁有PORTER包包。」、「人氣PORTER背包，日本年輕流行文化的永恆教主」、「1962年於東京創立的PORTER，雖邁入第41個年頭，至今依然是新一代流行文化的重量級代表。」等為訴求，促銷「PORTER」系列商標商品，顯然意圖使消費者認為「PORTER」系列商標所表彰之商品來源或產銷主體為參加人，有使消費者對系爭商標所表彰之商品來源或產銷主體與參加人產生混淆誤認之虞，足堪認定。
六、關於爭點⑷參加人與原告之前手祥記公司間之協議，為單純商品製造、行銷契約？抑或兼有商標授權？系爭商標之所有權是否屬祥記公司所有？其註冊是否須得並已得參加人之同意部分：
㈠原告稱：參加人與祥記公司自西元1988年起即締結有協議書
，協議書前言開宗明義揭示祥記公司於日本以外的世界各地，專有製造與行銷參加人所設計皮包產品之權利，參加人應提供祥記公司必要之產品技術，而祥記公司應依銷售數量支付權利金，以為對價。其次，該協議書第4 點更特別約定商標權利之歸屬，雙方明示各項商標（包括據以評定商標）由祥記公司在世界各地申請商標註冊，而日本、香港地區除外。其後祥記公司與參加人於西元1993年續簽之協議書，雙方合意擴張祥記公司申請註冊各項商標之區域，將香港地區讓給祥記公司，由祥記公司在香港申請註冊包括據以評定商標之各項商標。是知，祥記公司與參加人當年簽訂協議書之契約標的可分為兩部分：第一部分關於產品製造銷售，由祥記公司製造銷售相關產品，而參加人負責產品設計及技術協助，並按祥記公司銷售產品之數量取得權利金，至於祥記公司有無申請商標註冊，則與參加人應取得之權利金無涉；第二部分乃相關商標註冊申請權之分配（包括本案據以評定商標），參加人僅保有其日本地區之相關商標註冊申請權，全世界其他地區之相關商標註冊申請權則歸祥記公司所有（香港地區自西元1993年開始歸祥記公司），由祥記公司投入自己之成本費用，在世界各地經營相關商標，投資相關商標之風險均由祥記公司自行負擔，參加人全無任何補償之義務。是故，自雙方簽署協議書後，本件據以評定之「PORTER」系列商標在我國之註冊申請權即移轉於祥記公司，經祥記公司申准註冊後，即由祥記公司取得該商標之所有權，祥記公司自得正當使用及處分各該商標，毋須參加人另為授權或同意之意思表示；又所謂「商標授權」，前提須授權人已有商標權存在，方有授權之可能，惟前開得於日本以外各地註冊之約定，顯為「商標註冊申請權之分配」，而非「商標之授權」，蓋參加人之系列商標在西元1988年時，在日本以外地區既未註冊，亦非著名商標，在未獲得商標權之國家，如何將一個未存在之權利授權予他人云云。惟查：
⒈祥記公司與參加人間雖曾有合作關係，惟該合作關係已於
西元2001年5 月終止，此為原告所不爭執，是祥記公司縱於合作關係期間取得多件「PORTER及圖」系列商標註冊，而於合作關係終止後，原告繼受該等「PORTER及圖」系列商標，然原告於合作關係終止後，另以本件系爭商標申請註冊，難認已得參加人同意而有修正前商標法第37條第7款但書及現行商標法第23條第1 項第12款但書准其申請註冊之情形。
⒉又檢視祥記公司致參加人之信函內容，祥記公司以「吉田
ブランドライセンス契約」（中譯：吉田商標授權契約）或「ライセンス契約」（中譯：授權契約），稱呼其與參加人所簽訂之契約，顯然詳記公司主觀上亦認識雙方所簽訂者為授權契約，而非單純之商品製造、行銷契約。至於參加人於海外巿場究係採以自己為申請人申請註冊，待取得商標權後，再以授權方式，進行期間及地域之控制，抑或採如本件協議書以袋類商品為標的，授權祥記公司於國內申請註冊，並以品質控制條款之約定進行控管，以及以數量之稽核作為權利金收取之依據，本為基於其公司經營策略之考量而作不同決定（參本院95年度訴字第971 號判決）。參加人於授權契約中雖同意祥記公司得自行生產背包、手提袋類產品，惟不得因此即謂祥記公司所產製並標示「PORTER」、「PORTER DASH 」等系列商標的背包、手提袋類產品使消費者認知的產製來源為祥記公司，此由雙方簽訂之合約中，約定參加人有權控制祥記公司生產的商品品質及產品樣式（以西元1988年12月間簽訂的第1 份授權契約為例，如第5 條至第9 條約定），及西元1996年1月間、2000年5 、6 月間所簽訂的最後2 份合約第12條約定：「為統一YOSHIDA （即參加人）品牌印象，公開廣告、看版及廣告特輯等，應得YOSH IDA（即參加人）之同意」（原文為For unity of ima ge of Yoshida brand,advertisement publicity,sta nding boards, advertisingcolumn etc., should be approved by Yoshida. ），即可明瞭。故原告上開所稱，不足採。
㈡又原告另稱：參加人曾表示願意出價購買祥記公司所註冊之
商標，益證其主觀上亦承認系爭商標之所有權屬於系爭商標註冊人祥記公司所有云云。惟查：
⑴系爭商標為原告公司於91年3 月4 日申請註冊，祥記公司
並未註冊系爭商標，故原告稱系爭商標為祥記公司所有，即不足採。
⑵另依本院95年度訴字第971 號判決記載，參加人於93年5
月11日評定答辯時所提出參加人曾致函祥記公司提出移轉美國、英國、法國、香港等地之商標專用權，在合作關係終止後亦曾致函祥記公司，表示願以3 千8 百萬元日幣價購祥記公司商標之內容觀之，參加人表示移轉美國、英國、法國、香港等地之商標專用權，依原告所提祥記公司以「PORTER」、「PORTER「PORTER DASH ！」「LUGGAGE LA
BEL 」商標註冊一覽表均係註冊在第18類之袋類，且參加人又表明依據合約第5 、6 、7 、12條，經確認之樣品及產品可在台灣及海外的地區來販賣，足見參加人當時仍依與祥記公司所簽訂之協議書就祥記公司所製造、行銷之袋類商品進行品質控制。在合作關係終止後致函祥記公司，表示願以3 千8 百萬元日幣價購祥記公司商標之內容觀之，並未排除價購祥記公司在美國、英國、法國、香港等地註冊於袋類之商標專用權。則參加人於與祥記公司在合作關係終止後，致函祥記公司，表示願以3 千8 百萬元日幣價購祥記公司商標，包括曾同意祥記公司申請註冊之袋類商品商標權，僅能表示參加人公司為處理與祥記合作關係終止後，祥記公司仍擁有曾經獲得參加人同意申請註冊之袋類商品商標權或其他未獲參加人同意之商標註冊的問題，所提出一解決方案，該一解決方案之提出，參加人有其基於業務經營之各種考量可能性（例如基於避免爭訟，節省勞費之考量）。因此，自不能以參加人在合作關係終止後致函祥記公司，表示願以3 千8 百萬元日幣價購祥記公司商標，即認參加人於協議終止後同意祥記公司或其後手申請系爭商標。
七、要之，參加人與祥記公司雖自西元1989年起，即以背包、皮包、手提袋等商品為標的，開展合作關係，共同經營「PORTER」品牌商品之製造行銷，並經雙方同意，祥記公司有權就參加人之「PORTER」、「PORTER DASH 」、「LUGGAGE LABE
L 」等系列商標在日本、香港地區以外之其他國家或地區申請註冊；而祥記公司亦依其協議分別在大陸地區及我國、美國、歐盟…等20多國註冊，取得商標專用權多達30餘件，並於91年間將該等商標讓與原告。然本件系爭商標並非受讓自祥記公司之前揭系列商標，而係原告在參加人與祥記公司於西元2001年5 月間合作關係終止後，另行於91年3 月4 日再以「PORTER及圖」作為商標圖樣申請註冊，要難認已取得參加人或其授權人之同意，自無首揭各法條之但書規定之情事。從而，被告認系爭商標之註冊有修正前商標法第37條第7款本文及現行商標法第23條第1 項第12款本文前段規定之情事，所為系爭第0000000 號「PORTER及圖」商標之註冊應予撤銷之處分，衡諸前開說明，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。
八、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 6 月 13 日
第二庭審判長法 官 徐瑞晃
法 官 畢乃俊法 官 陳金圍上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 96 年 6 月 13 日
書記官 陳可欣