臺北高等行政法院判決
95年度訴字第2419號原 告 宇東科技股份有限公司代 表 人 甲○○Guy L訴訟代理人 陳長文 律師（兼送達代收人）複 代 理人 張哲倫 律師
乙○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）住同上訴訟代理人 丙○○上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國95年5 月17日經訴字第09506168400 號訴願決定，提起行政訴訟。
本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：原告之前手力捷電腦股份有限公司( 下稱力捷公司) 前於90年6 月28日以「掃描器之區域影像掃描方法」（下稱系爭案）向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，不予專利。力捷公司不服，申請再審查，旋力捷公司變更公司名稱為「力廣科技股份有限公司」（下稱力廣公司) ，及由原告申請受讓本件專利申請權，案經被告於94年11月14日以
(94) 智專三(二）04060 字第09421033300 號專利再審查核駁審定書，同意力廣公司將本件專利申請權讓與原告，並為本件仍應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
1.訴願決定及原處分均撤銷。
2.命被告作成系爭案應予專利之處分。
3.訴訟費用由被告負擔。㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭案是否有違專利法第26條第3 項之規定，而應不予專利？㈠原告主張之理由：
1.系爭案各項請求標的，皆符合專利法第26條第3 項前段之規定：
⑴系爭案所欲解決之問題：蓋習知技術無法就局部區域掃
描放大，故系爭案所欲解決之問題係為提供一同時具有雙解析度、且具有能選取整個目標影像中之部分區域並將該部分區域影像予以放大之裝置。
⑵系爭案之申請專利範圍第1項 及其附屬項之技術內容：
系爭案申請專利範圍第1 項之請求標的為「一種掃描器之區域影像掃描方法」，其中申請專利範圍第2 至5 項為依附於第1 項之附屬項。原告茲針對系爭案申請專利範圍之技術內容剖析如下：
①申請專利範圍第1項之技術特徵及其解析：
申請專利範圍第1項之技術特徵『一種掃描器之區
域影像掃描方法，其掃描器內部配置有一光源燈管、一光學模組、第一透鏡、第二透鏡、及一影像感測裝置，該第一透鏡之位置係設在鄰近於該影像感測裝置側，而第二透鏡之位置係設在鄰近於待掃描文件之物像側，該方法包括下列步驟：a.以該光源燈管投射出光源，並在該光學模組、第一透鏡及影像感測裝置間建立第一光路；b.以該第一透鏡預視待掃描文件之影像；c.選定整個文件影像區域中之部分目標影像區域；d.將第一透鏡由該第一光路中移開；e.將第二透鏡對準切換至該光學模組、第二透鏡及影像感測裝置間之光路，並建立第二光路，且該第二光路與第一光路之物像恰為倒置；f.以該第二透鏡對該選定之目標影像區域之影像進行掃描。』系爭案之技術特徵在於建立第一光路後( 即步驟a)
，先利用第一透鏡(4) 選定該整個文件影像區域中欲放大之部分目標影像區域( 即步驟b 及c)，並藉由第一切換機構(41)將該第一透鏡(4) 由第一光路移開( 即步驟d)，之後藉由第二切換機構(51)將第二透鏡(5) 對準切換至光路中，以在待掃描文件(10)、第二透鏡(5) 與影像感測裝置(26)間建立第二光路( 即步驟e)。之後，則可藉由掃描器之光學模組(21)及第二透鏡(5) 對該所選定之目標影像區域進行掃描，以取得該目標影像區域之影像( 即步驟f)。熟於此技藝之人士當可明瞭藉由本件申請專利範圍第1 項所界定之步驟a 至f 即可達成本項之能選取整個目標影像中之部分區域並將該部分區域影像予以放大之技術效果。
②申請專利範圍第2項之技術特徵及其解析：
申請專利範圍第2項之技術特徵『如申請專利範圍
第1 項所述之掃描器之區域影像掃描方法，其中步驟e 中更包括該二透鏡微調至第二光路中之最佳成像位置之步驟。』申請專利範圍第2 項係申請專利範圍第1 項之附屬
項，其所界定之技術特徵係藉由微調機制以更準確地定位成像位置，並非為影響影像可否成像並放大之關鍵所在。對於系爭案之功效而言，其係可進一步提升系爭案成像位置之準確度。
③申請專利範圍第3項之技術特徵及其解析：
申請專利範圍第3項之技術特徵『如申請專利範圍
第1 項所述之掃描器之區域影像掃描方法，其中該第一透鏡與第二透鏡具有不同之光學放大倍率。』申請專利範圍第3 項係申請專利範圍第1 項之附屬
項，其所界定之技術特徵係為藉由將該第一透鏡與第二透鏡配置為不同之光學解析度，以達到在掃描時得到雙解析度之功能。
④申請專利範圍第4項之技術特徵及其解析：
申請專利範圍第4項之技術特徵『如申請專利範圍
第3 項所述之掃描器之區域影像掃描方法，其中該第一透鏡之放大倍率係小於或等於1 ，而第二透鏡之放大倍率係大於1。』申請專利範圍第4 項係申請專利範圍第3 項之附屬
項，其所界定之技術特徵係為定義第一透鏡與第二透鏡所具有之光學解析度之關係。
⑤申請專利範圍第5項之技術特徵及其解析：
申請專利範圍第5項之技術特徵『如申請專利範圍
第1 項所述之掃描器之區域影像掃描方法，其中該第一透鏡與第一透鏡具有不同之光學解析度。』申請專利範圍第5 項係申請專利範圍第1 項之附屬
項，然如訴願決定書所載，其應為「其中該第一透鏡與第二透鏡具有不同之光學解析度」之誤繕，故其技術特徵係用以定義第一透鏡與第二透鏡係具有不同之光學解析度。
⑶系爭案之申請專利範圍第6 項及其附屬項之技術內容：
系爭案申請專利範圍第6 項之請求標的為「一種掃描器之區域影像掃描方法」，又申請專利範圍第7 項為依附於第6 項之附屬項。以下茲針對系爭案申請專利範圍第
6 及7 項之技術內容剖析如下：①申請專利範圍第6項之技術特徵及其解析：
申請專利範圍第6項之技術特徵『一種掃描器之區
域影像掃描方法，其掃描器內部配置有一光源燈管、一光學模組、一透鏡、及一影像感測裝置，該透鏡具有第一透鏡端，其係面向於影像感測裝置側，以及一第二透鏡端，其係面向於文件側，該方法包括下列步驟：a.以該光源燈管投射出光源，並在該光學模組、透鏡及影像感測裝置間建立第一光路；
b.以該透鏡預視待掃描文件之影像；c.選定整個文件影像區域中之部份目標影像區域；d.將透鏡倒置及移行至鄰近於文件側，並使其第一透鏡端面向於文件側，而第二透鏡端則面向於影像感測裝置側；
e.將透鏡對準切換至該光學模組、透鏡及影像感測裝置間之光路，並建立第二光路，且該第二光路與第一光路之物像恰為倒置；f.以該透鏡對該選定之目標影像區域之影像進行掃描。』系爭案申請專利範圍第6 項之技術特徵與第1 項大
致相同，不同之處係在該掃描器部僅配置具有第一透鏡端及第二透鏡端之一透鏡，而該第一透鏡端及該第二透鏡端之功能分別相應於申請專利範圍第1項中之第一透鏡及第二透鏡。如前開針對申請專利範圍第1 項之分析，熟於此技藝之人士當可明瞭如何藉由申請專利範圍第6 項所界定之技術特徵( 步驟a 至f)而達成本項之能選取整個目標影像中之部分區域並將該部分區域影像予以放大之技術效果。
②申請專利範圍第7項之技術特徵及其解析：
申請專利範圍第7項之技術特徵『如申請專利範圍
第6 項所述之掃描器之區域影像掃描方法，其中步驟e 中更包括將該透鏡微調至第二光路中之最佳成像位置之步驟。』系爭案申請專利範圍第7 項之技術特徵與第2 項大
致相同，如前開針對申請專利範圍第2 項之分析，熟於此技藝之人士當可明瞭其係為申請專利範圍第
6 項中步驟e 之附加技術特徵。質言之，申請專利範圍第7 項之技術特徵係藉由微調機制以更準確地定位成像位置。對於系爭案之功效而言，其係進一步提升系爭案成像位置之準確度，而非為影像可否成像之關鍵所在。
2.被告之原處分及訴願機關之訴願決定中就系爭案違反專利法第26條第3 項規定之認定係與事實不符：
⑴被告核駁系爭案主要理由應為系爭案因欠缺專利法施行
細則第18條第2 項明定之「必要技術特徵」而不符專利法第26條第3 項前段之「明確性」規定。而依專利法施行細則第18條第2 項文義觀知，所謂「必要技術特徵」應指相對於「申請專利之標的及其實施」而言，該技術特徵屬必要而不可或缺。
⑵依上述專利法施行細則第18條第2 項文義及『專利審查
基準』關於「必要技術特徵」之定義（被告頒行之「專利審查基準」第2-1-25頁第3.4.1 節、第2-1-15頁第3.
3.1.1 節）可知，為認定各項申請專利範圍是否具備「必要技術特徵」，需判斷各項申請專利範圍之發明目的是否可以達成及其所欲解決問題可否真正加以解決而為論斷。惟：
①被告及訴願機關未依循前揭專利法施行細則及專利審
查基準中關於判斷申請專利範圍記載是否明確之準則而為審查，錯誤認定系爭案圖式所揭露之步驟607 及
707 為系爭案獨立項第1 項及第6 項之必要技術特徵。如前就系爭案申請專利範圍第1 及第2 項之分析，系爭案圖式所揭露之『步驟607 ：將第二透鏡微調至最佳成像位置』( 即申請專利範圍第2項 之內容) 僅係申請專利範圍第1 項中步驟e 之附加技術特徵。簡言之，其係藉由『微調』機制以『更準確地』定位成像位置。任何此技術領域中具有通常知識者基於申請時的通常知識均可瞭解此等有關『微調』之技術，僅係進一步用以提升技術效果所採之技術手段，而絕非為影像可否成像之關鍵所在。具體而言，藉由申請專利範圍第1 項中所界定之步驟e 即可建立第二光路，從而使該第二透鏡對該選定之目標影像區域進行掃描。申請專利範圍第1項 之發明目的及其所欲解決問題，皆可藉由該項所界定之技術手段加以解決，是以申請專利範圍第1項 應具備所有「必要之技術特徵」。
至於系爭案圖式所揭露之『步驟607 ：將第二透鏡微調至最佳成像位置』則非『解決問題所不可或缺的技術特徵』。同前所述，申請專利範圍第6 項之發明目的及其所欲解決問題，亦可藉由該項所界定之技術手段加以解決，是以申請專利範圍第6 項應具備所有「必要之技術特徵」。步驟707 所揭示之技術內容『將透鏡位置微調至最佳成像位置』( 即申請專利範圍第
7 項) 亦僅係申請專利範圍第6 項之附加技術特徵，非為申請專利範圍第6 項之必要技術特徵。②由於系爭案申請專利範圍中所載之技術特徵已臻明確
，被告及訴願機關將發明說明及圖式所揭露的內容引入申請專利範圍之要求有所不當：
依專利法第56條第3 項及專利審查基準相關規定之
立法意旨可知於解釋申請專利範圍時，原則上必須以申請專利範圍所載文字意義及該文字在相關技術中通常所總括的範圍，唯有在申請專利範圍不明確之情形下，才『得』審酌發明說明及圖式；亦即，發明說明及圖式係『得』參酌，而非『應』參酌。
換言之，若申請專利範圍所載文字實已明確並足以使熟習此技藝之人士理解並據以實施時，並無必要將發明說明及圖式所揭露的內容引入申請專利範圍。
如前就申請專利範圍第1 及6 項之分析，該發明所
屬技術領域中具有通常知識者藉由申請時之通常知識即可明瞭如何藉由申請專利範圍第1 項中及第6項中分別界定之步驟a 至f 之技術特徵而達成系爭案之技術效果，故系爭案申請專利範圍實已不須再將發明說明及圖式所揭露的內容引入申請專利範圍（參照本院93年度訴字第25號判決理由第二點、第三點）。本件被告未依法詳究系爭案必要技術特徵即遽以圖式所揭露之內容限縮系爭案申請專利範圍第1 及6 項之範圍，其認事用法顯有違誤。
③縱被告及訴願機關認定系爭案申請專利範圍第1 及6
項未臻明確，亦不得選擇性地不審酌發明說明、僅參考圖式內容即遽以論斷：
系爭案專利說明書第11頁第12-24 行中揭示「在切
換該第二透鏡5 時，可進一步包括將第二透鏡5 藉由第二切換機構51微調至最佳之成像位置( 步驟607)」，又系爭案之專利說明書第12 頁 第19-21行中揭示「在切換該透鏡7 時，可進一步包括將透鏡7 藉由第二切換機構51微調至最佳之成像位置(步驟707)」。由系爭案專利說明書中之發明說明可知步驟607 、707 皆係使用『可進一步』來加以界定，而非「應進一步」或「須進一步」。睽諸中外專利說明書之撰寫，當使用『可進一步』來界定技術內容時，皆係用以界定附屬項之附加技術特徵，然被告卻忽略發明說明中使用『可進一步』之內涵而遽以認定該等步驟皆屬系爭案之必要技術特徵，顯見被告未依法審酌系爭案專利說明書中之發明說明之情，至為明顯。
被告於未詳加審究申請專利範圍所載文字前，一部
忽略系爭案專利說明書中之發明說明所載技術內容，又一部依系爭案圖7 及圖10而推出步驟607 、70
7 皆屬系爭案必要技術特徵之結論，足徵被告行政行為間相互牴觸矛盾、違法失當。
④縱被告及訴願機關認定系爭案申請專利範圍第1 及6
項未臻明確，被告亦應已於原再審查核駁理由先行通知書中明確表示系爭案申請專利範圍第2 項及第7 項應可准予專利：
由於附屬項(第2 及7 項) 本就包含所依附獨立項
(第1 及6 項) 所有之技術特徵及再附加附屬項本身之技術特徵，故核被告之審查意旨，應可得「獨立項第1 項不備必要之技術特徵，但附屬項第2 項應具備必要之技術特徵，獨立項第6 項不備必要之技術特徵，但附屬項第7項 應具備必要之技術特徵」之結論。是以，系爭案申請專利範圍第2 及7 項被告亦應認同係已具備必要之技術特徵而屬記載明確，而認同系爭案申請專利範圍第2 項及第7 項本可准予專利。
被告將其認為應可准予專利之系爭案申請專利範圍
第2 項及第7 項一併為核駁審定處分，其審查明顯違反被告頒行『專利審查基準』及行政法院判決所揭示之專利審查「逐項審查」法則。
3.被告與訴願機關所為處分明顯違反行政程序法及專利法中告知及通知義務之規定，實已違反信賴保護原則與行政自我拘束原則：
⑴依專利法第46條第2 項之立法意旨，專利主管機關於認
定專利申請案有不能准予專利之情事時，其應依職權通知申請人系爭案不能准予專利之理由，並依專利法第46條第2 項之規定於審定前先行通知申請人，使其有充分之答辯機會。而專利主管機關於認定專利申請案確不能准予專利時，亦應依專利法第43條第2 項之規定於原處分中載明專利主管機關所採理由及心證為何。又依行政程序法第43條之規定，專利主管機關就專利申請案作成核准或核駁之行政處分前，以及訴願機關作成訴願決定時，就申請人/ 訴願人所提供之「全部」陳述及證據(包括說明書、申請專利範圍及圖式等) ，均須一一調查以斟酌其真偽，並將其決定及理由告知申請人/ 訴願人，方符合行政程序法所揭示之採證法則。
⑵被告於「再審查核駁理由先行通知書」中未明確載明系
爭案不符專利法第26條第3 項之理由，顯見其未確實踐行專利法第46條第2 項之先行通知程序：被告之前述理由僅以『由圖7 步驟607 ：將第二透鏡微調至最佳成像位置』之原因即推至『可知皆屬本案方法發明必要技術特徵；故附屬項第二項應併入第一項獨立項中…』之結果，但被告於前揭「再審查核駁理由先行通知書」全未交待其因果關係為何，顯見該等理由僅屬概括抽象之記載（參照本院93年度訴字第3369號判決理由第三點）。
故被告未具體載明何以系爭案申請專利範圍第2 項須併入申請專利範圍第1 項及何以系爭案申請專利範圍第7項須併入申請專利範圍第6 項之理由，致使原告無從評估是否修正或補充其申請專利範圍，或據以申復。⑶被告於「再審查核駁審定書」中未明確載明系爭案不符
專利法第26條第3 項之理由，且訴願機關亦未於「訴願決定書」中明確載明其駁回訴願之理由，顯見其已有違專利法及行政程序法之通知義務：
①如前針對再審查核駁理由先行通知書之分析，被告未
具體通知核駁理由而僅告知結論，難謂已盡核發核駁理由先行通知書之法定義務，自不能以該項理由，作為再審查核駁之依據( 參照本院93年度訴字第3369號判決理由第三點末段) 。故被告僅以概括抽象記載系爭案不符專利法第26條第3 項之規定核駁系爭案，亦已違反專利法第43條第2 項之規定。
②苟不論被告對系爭案『必要技術特徵』之認定顯有重
大錯誤( 原告已於訴願理由書中詳細說明此一錯誤)，迺訴願機關未詳究系爭案技術特徵而仍於訴願決定引用被告此一錯誤認定，其率謂系爭案中步驟607 及
707 為完成系爭案所請方法必經步驟特徵，惟其未完整告知其形成心證之過程，又未具理由而逕推論被告認為系爭案申請專利範圍第2 項未併入第1 項之認定係『實質上已就本案各項申請專利範圍逐項審查所做之認定，且非不具理由』。訴願機關此舉已違反前揭行政程序法第43條之規定。
㈡被告主張之理由：
1.被告於93年9 月29日以（93）智專三（二）04060 字第09320887990 號再審查案核駁理由先行通知書，通知原告修正申請專利範圍並限期申復，亦於93年10月1 日合法送達，惟原告逾限(1年以上) 仍未申復，迄至94年11月14日被告乃逕予審定不予專利，已踐行「經再審查認為有不予專利之情事，在審定前應先通知申請人，限期申復」程序。
2.原告於訴願期間，於訴願理由二( 三)(3)已自承原申請專利範圍第5 項「該第一透鏡與第一透鏡具有不同之光學解析度。」確實有誤，應修正為「該第一透鏡與第二透鏡具有不同之光學解析度」。對該爭點，原告已不爭執。
3.按申請專利範圍得包括獨立項及附屬項，獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵。所謂必要技術特徵，指申請專利之發明為解決問題所不可或缺的技術特徵，技術特徵於方法發明為條件及步驟特徵。系爭案專利說明書第一實施例之控制流程圖( 即圖7)之該方法流程觀之，其步驟(607) 「將第二透鏡微調至最佳成像位置」，係為完成該方法必經( 不可或缺) 步驟特徵，系爭案申請專利範圍第1 項獨立項未見敘明；第二實施例之控制流程圖( 即圖10) 之該方法流程觀之，其步驟(707) 「將透鏡位置微調至最佳成像位置」，亦為完成該方法必經( 不可或缺) 步驟特徵，系爭案申請專利範圍第6 項獨立項亦未見敘明，故本件顯屬獨立項未敘明必要之技術特徵。
理 由
甲、程序部分：本件原告代表人王德民於訴訟進行中變更為甲○○（Guy L.
Proulx），茲據原告現任代表人依法具狀向本院聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。
乙、實體部分：
一、按專利法於92年1月3日修正施行（93年7月1日施行）前，尚未審定之專利申請案，適用修正施行後之規定，專利法第13
5 條定有明文。本件係於90年6 月28日申請，於94年11月14日審定之案件，自應適用現行專利法。次按「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書及必要圖式，向專利專責機關申請之」、「前條之說明書，應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍」、「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持」，分別為專利法第25條第1 項及第26條第1 、3 項所明定。
二、本件申請專利範圍共7 項，而第1 及6 項為獨立項，其餘為附屬項。依系爭案依專利說明書之記載，其申請專利範圍為：
1.一種掃描器之區域影像掃描方法，其掃描器內部配置有一光源燈管、一光學模組、第一透鏡、第二透鏡、及一影像感測裝置，該第一透鏡之位置係設在鄰近於該影像感測裝置側，而第二透鏡之位置係設在鄰近於待掃描文件之物像側，該方法包括下列步驟:
a.以該光源燈管投射出光源，並在該光學模組、第一透鏡及影像感測裝置間建立第一光路；
b.以該第一透鏡預視待掃描文件之影像；
c.選定整個文件影像區域中之部分目標影像區域；
d.將第一透鏡由該第一光路中移開；
e.將第二透鏡對準切換至該光學模組、第二透鏡及影像感測裝置間之光路，並建立第二光路，且該第二光路與第一光路之物像恰為倒置；
f.以該第二透鏡對該選定之目標影像區域之影像進行掃描。
2.如申請專利範圍第1 項所述之掃描器之區域影像掃描方法，其中步驟e 中更包括將該第二透鏡微調至第二光路中之最佳成像位置之步驟。
3.如申請專利範圍第1 項所述之掃描器之區域影像掃描方法，其中該第一透鏡與第二透鏡具有不同之光學放大倍率。
4.如申請專利範圍第3 項所述之掃描器之區域影像掃描方法，其中該第一透鏡之放大倍率係小於或等於1 ，而第二透鏡之放大倍率係大於1。
5.如申請專利範圍第1 項所述之掃描器之區域影像掃描方法，其中該第一透鏡與第一透鏡具有不同之光學解析度。
6.一種掃描器之區域影像掃描方法，其掃描器內部配置有一光源燈管、一光學模組、一透鏡、及一影像感測裝置，該透鏡具有第一透鏡端，其係面向於影像感測裝置側，以及一第二透鏡端，其係面向於文件側，該方法包括下列步驟:
a.以該光源燈管投射出光源，並在該光學模組、透鏡及影像感測裝置間建立第一光路；
b.以該透鏡預視待掃描文件之影像；
c.選定整個文件影像區域中之部分目標影像區域；
d.將透鏡倒置及移行至鄰近於文件側，並使其第一透鏡端面向於文件側，而第二透鏡端則面向於影像感測裝置側；
e.將透鏡對準切換至該光學模組、透鏡及影像感測裝置間之光路，並建立第二光路，且該第二光路與第一光路之物像恰為倒置；
f.以該透鏡對該選定之目標影像區域之影像進行掃描。
7.如申請專利範圍第6 項所述之掃描器之區域影像掃描方法，其中步驟e 中更包括將該透鏡微調至第二光路中之最佳成像位置之步驟。
三、被告為系爭案不予專利之審定，其理由係以：由系爭案發明專利說明書圖7 步驟607 ：「將第二透鏡微調至最佳成像位置」及圖10步驟707 ：「將透鏡位置微調至最佳成像位置」，皆屬系爭案方法發明必要技術特徵。故第2 項附屬項應併入第1 項獨立項，第7 項附屬項應併入第6 項獨立項。又第
5 項附屬項所述：「該第一透鏡與第一透鏡具有不同之光學解析度」，應修正為「該第一透鏡與第二透鏡具有不同之光學解析度」。故系爭案係申請專利範圍未明確記載申請專利之發明，違反專利法第26條第3 項規定資為論據。
四、原告雖主張如就系爭案申請專利範圍第1及6項之分析，該發明所屬技術領域中具有通常知識者藉由申請時之通常知識即可明瞭如何藉由申請專利範圍第1項中及第6項中分別界定之步驟a至f之技術特徵而達成系爭案之技術效果，系爭案申請專利範圍實已不須再將發明說明及圖式所揭露的內容引入申請專利範圍。本件被告未依法詳究系爭案必要技術特徵即遽以圖式所揭露之內容限縮系爭案申請專利範圍第1及6項之範圍，其認事用法顯有違誤。縱被告及訴願機關認定系爭案申請專利範圍第1及6項未臻明確，亦不得選擇性地不審酌發明說明、僅參考圖式內容即遽以論斷，且被告及訴願機關認定系爭案申請專利範圍第1及6項未臻明確，被告亦應於原再審查核駁理由先行通知書中明確表示系爭案申請專利範圍第2項及第7項應可准予專利等等。
五、經查，系爭案專利說明書第一實施例之控制流程圖( 即圖7)之方法流程，雖記載其步驟(607) 「將第二透鏡微調至最佳成像位置」，第二實施例之控制流程圖( 即圖10) 之該方法流程，記載其步驟(707) 「將透鏡位置微調至最佳成像位置」，但系爭案之區域影像掃描方法，係在該掃描器內部配置有一第一透鏡，其係配置在鄰近於該影像感測裝置側，以在文件掃描時建立第一光路；一第二透鏡，配置係在鄰近於待掃描文件之物像側，以在文件掃描時建立第二光路，該第二光路與第一光路之物像恰為倒置。於掃描文件時，先以第一透鏡預視待掃描文件之影像，並選定整個文件影像區域中之部分目標影像區域，再藉由一切換機構將第一透鏡由該第一光路中移開，同時將第二透鏡對準切換至第二光路，再以該掃描器之光學模組及第二透鏡對選定之目標影像區域進行掃描，以取得該目標影像區域之影像。因此，系爭案申請專利範圍第1 項將其方法界定包括下列步驟: a.以該光源燈管投射出光源，並在該光學模組、第一透鏡及影像感測裝置間建立第一光路；b.以該第一透鏡預視待掃描文件之影像；c.選定整個文件影像區域中之部分目標影像區域；d.將第一透鏡由該第一光路中移開；e.將第二透鏡對準切換至該光學模組、第二透鏡及影像感測裝置間之光路，並建立第二光路，且該第二光路與第一光路之物像恰為倒置；f.以該第二透鏡對該選定之目標影像區域之影像進行掃描。以及於申請專利範圍第6 項將其區域影像掃描方法界定包括下列步驟: a.以該光源燈管投射出光源，並在該光學模組、透鏡及影像感測裝置間建立第一光路；b.以該透鏡預視待掃描文件之影像；c.選定整個文件影像區域中之部分目標影像區域；d.將透鏡倒置及移行至鄰近於文件側，並使其第一透鏡端面向於文件側，而第二透鏡端則面向於影像感測裝置側；e.將透鏡對準切換至該光學模組、透鏡及影像感測裝置間之光路，並建立第二光路，且該第二光路與第一光路之物像恰為倒置；f. 以該透鏡對該選定之目標影像區域之影像進行掃描。並無申請專利範圍未明確記載必要之技術特徵。至於系爭案專利說明書第一實施例之控制流程圖( 即圖7)之方法流程，記載其步驟(607) 「將第二透鏡微調至最佳成像位置」，第二實施例之控制流程圖( 即圖10) 之該方法流程，記載其步驟(707)「將透鏡位置微調至最佳成像位置」部分，依其專利說明書之記載，係在切換第二透鏡5 時，可進一步包括將該第2 透鏡藉由第2 切換機構51微調至最佳之成像位置（專利說明書第11頁第12行至第13行）或在建立第二光路階段，在切換透鏡7 時，進一步包括將該透鏡7 藉由切換機構微調至最佳之成像位置（專利說明書第12頁第19行至第21行），係屬就藉由切換機構微調透鏡至最佳之成像位置之細部技術描述，其就系爭案較佳實施之附加技術特徵加以說明，尚非屬系爭案之必要技術特徵。縱然未將該細部技術之附屬特徵併入於第
1 項或第6 項之獨立項，依上述系爭案申請專利範圍第1 項及第6 項於e 步驟已分別說明將第二透鏡對準切換至該光學模組、第二透鏡及影像感測裝置間之光路，並建立第二光路，且該第二光路與第一光路之物像恰為倒置；將透鏡對準切換至該光學模組、透鏡及影像感測裝置間之光路，並建立第二光路，且該第二光路與第一光路之物像恰為倒置等實施方法，已有就系爭案區域影像掃描方法必要之技術特徵為記載，尚不能以系爭案未就其較佳實施之附屬特徵於獨立項中記載，即指其未明確記載其申請專利範圍而有違專利法第26條第3 項之規定。
六、惟查，系爭案申請專利範圍第5項記載，如申請專利範圍第1項所述之掃描器之區域影像掃描方法，其中該第一透鏡與第一透鏡具有不同之光學解析度。被告於再審查核駁理由先行通知書中，已明確記載附屬項第5項：「該第一透鏡與第一透鏡具有不同之光學解析度」，應修正為「該第一透鏡與第二透鏡具有不同之光學解析度。」原告於審理中亦不爭執系爭案申請專利範圍附屬項第5項：「該第一透鏡與第一透鏡具有不同之光學解析度」係誤繕，應修正為「該第一透鏡與第二透鏡具有不同之光學解析度。但此部分被告既已於93年9月29日之再審查核駁理由先行通知書中明確告知原告有該部分不明確之處，若有具體反證或說明，應於文到30日內提出申復說明及有關資料。若屆期未依通知辦理者，得依現有資料續行審查，並說明如有補充、修正，應依專利法第48條、第49條、專利法施行細則第28條規定辦理。惟原告迄至被告94年11月4日作成再審查核駁審定時，均未依該通知申復修正，則就此部分被告依系爭案原有申請專利範圍予以審查，認系爭案申請專利範圍第5項「該第一透鏡與第一透鏡具有不同之光學解析度」，應修正為「該第一透鏡與第二透鏡具有不同之光學解析度」部分，於法核無不合，亦即系爭案申請專利範圍第5項係屬申請專利範圍未明確記載申請專利之發明可以認定。則系爭案申請專利範圍第5項違反專利法第26條第3項之規定，依專利法第44條規定，自應為不予專利之審定。雖然被告再審查核駁審定書認系爭案發明專利說明書圖7 步驟607 ：「將第二透鏡微調至最佳成像位置」及圖10步驟707 ：「將透鏡位置微調至最佳成像位置」，皆屬系爭案方法發明必要技術特徵。故第2 項附屬項應併入第1項獨立項，第7 項附屬項應併入第6 項獨立項部分之理由尚有未洽。但系爭案申請專利範圍第5 項違反專利法第26條第
3 項之規定，依專利法第44條規定，應為不予專利之審定。原告就該請求項又未依期申復加以修正，則被告依原告當時申請之既有資料審查，自無從單獨將系爭案第5 項請求項與其他請求項分離，就該申請專利範圍第5 項請求項為不予專利，而僅就其餘請求項准予專利之審定。因此，本件發明申請案就系爭案第5 項以外請求項仍應併同與第5 項不應准予專利。被告於再審查核駁審定時就此雖未論及，但其就系爭案為應不予專利之結論，則尚無不同，仍應予維持。
七、又被告於「再審查核駁理由先行通知書」就系爭案第5 項已明確告知「該第一透鏡與第一透鏡具有不同之光學解析度」，應修正為「該第一透鏡與第二透鏡具有不同之光學解析度」。並通該部分不明確之處，若有具體反證或說明，應於文到30日內提出申復說明及有關資料。若屆期未依通知辦理者，得依現有資料續行審查。因此，被告就此部分並非未確實踐行專利法第46條第2 項之先行通知程序，原告就此部分主張被告未具體通知核駁理由而僅告知結論，難謂已盡核發核駁理由先行通知書之法定義務一節，非屬可採。本件系爭案除申請專利範圍第5 項以外之其餘請求項被告核駁理由雖有未洽，但原告就系爭案申請專利範圍第5 項關於申請專利範圍未明確記載申請專利之發明部分未依期申復修正，被告依原告當時申請之既有資料審查，無從單獨將系爭案第5 項請求項與其他請求項分離，系爭案第5 項以外請求項自仍應併同與第5 項不應准予專利。因此，尚不能以被告再審查核駁審定書部分理由未洽而為有利原告之判斷或指被告有違逐項審查原則。
八、從而被告以系爭案違反專利法第26條第3項規定，依專利法第44條規定為不予專利之處分，理由雖有部分未洽，但尚不影響結論之判斷，訴願決定予以維持，結論尚無不合。原告主張前詞，聲請撤銷訴願決定及原處分，並命被告作成系爭案應予專利之處分，為無理由，應予駁回。本件原告之訴既應予駁回，且修正申請專利範圍應於審查階段為之（最高行政法院93年度判字第501 號判決參照），則原告未依被告通知於審查階段申復修正，而於本院審理中陳明本件如予發回，其願意修正申請專利範圍第5 項部分，仍不能作為有利原告判斷之論據，應予敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 5 月 24 日
第三庭審判長法 官 姜素娥
法 官 曹瑞卿法 官 陳國成上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 96 年 5 月 29 日
書記官 王英傑