臺北高等行政法院判決
95年度訴字第02740號原 告 甲○○訴訟代理人 蕭慶鈴律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 乙○○
參 加 人 利益得股份有限公司代 表 人 丙○○訴訟代理人 黃章典 律師 （兼送達代收人）
陳俊溢 律師丁○○上列當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國95年06月14日經訴字第09506170390號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：原告於民國（以下同）91年05月03日以「握持部結構改良」向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，參加人以其違反核准審定時專利法第98條第1項第1款、第2項及第98條之1之規定，不符新型專利要件，對之提起異議。案經被告審查，於95年01月20日以（95）智專三㈢05048字第09520051880號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1、3項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
1.原處分及訴願決定均撤銷。
2.訴訟費用由被告負擔。㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。㈢參加人聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之主張：
甲、原告主張：㈠綜合歸納訴願決定書內容，訴願機關主要係認為：
1.原告92年04月09日所提之系爭案專利範圍修正本不符規定，應不准修正，逕依原公告申請專利範圍審酌。
2.查系爭案申請專利範圍第1項所主張之握持工具本體之至少一側邊設有不同之壓花部技術特徵，已完全揭示於引證一第8圖所揭露之棘輪扳手於握柄上所形成之標記部除了鋸齒外，亦可於握柄表面上形成箭頭花紋中，因此引證一足以證明系爭案申請專利範圍第1項不具擬制新穎性。
3.查系爭案申請專利範圍第2項所進一步限定之「其中不同之壓花部，係可設置於同一側者」的技術特徵，已揭示於引證一第5圖中，其間歇花紋之大小及長短均不相同，與系爭案所主張之不同之壓花部並無不同，因此引證一亦足以證明系爭案申請專利範圍第2項不具擬制新穎性。
㈡被告明顯用法違當：
1.系爭案原公告及修正後之申請專利範圍如下：⑴系爭案原申請專利範圍如下：
①一種握持部結構改良，其主要係包括一握持工具本體，
其中於握持工具本體之至少一側邊設有不同之壓花部，如此而利用其不同之壓花部達到兼具止滑及辨識容易之功效者。
②根據申請專利範圍第1項所述之握持部結構改良，其中不同之壓花部，係可設置於同一側者。
⑵系爭案修正後之專利範圍如下：
①一種握持部結構改良，其主要係包括一握持工具本體，
其中於握持工具本體之「握持側邊」設有不同「形狀」之壓花部，該壓花部係供使用者於握持時，藉由手部之握持達到辨識及止滑之結構功效者。
②根據申請專利範圍第1項所述之握持部結構改良，其中兩種以上壓花部，係可設置於同一側邊者。
③根據申請專利範圍第1項所述之握持部結構改良，「其中兩種以上壓花部，係分別設置於不同側邊者」。
2.系爭案申請專利範圍修正本符合系爭案核准審定時專利法第67條之規定，應准予修正：
⑴按「發明專利權人對於請准專利之說明書及圖式，認有下
列情事之一時，得向專利專責機關申請更正，但不得變更發明之實質：1、申請專利範圍過廣。2、誤記之事項。3、不明瞭之記載。」為系爭案核准審定時專利法第67條之規定。
⑵由前述系爭案原公告申請專利範圍第1項僅載以「至少一
側邊」及「不同」壓花紋，然而握持工具之握柄係由上、下、左、右四側邊所構成，原公告專利範圍以「至少一側邊」明顯為包含上、下、左、右四側邊之「上位概念」；再者，「不同」壓花紋則含括不同之花紋或不同之線條等態樣，原公告專利範圍以包含「不同形狀及不同線條」之「不同」亦屬範圍過廣之上位概念，職是，原告遂將含括了先前技藝引證一第8圖所揭之「至少一側邊」及「不同」上位概念，進一步限縮於第3圖所揭供大姆指握持施力之左、右「握持側邊」，同時亦一併將含括引證一第8圖所揭之長、短不同線條以較符合圖示所揭之下位用語「不同形狀」予以限縮，而形成最符合系爭案所揭技術特徵之握持工具之握持側邊同時形成二種不同形狀壓花紋，以明確和引證一做一區隔，系爭案專利範圍第1項之修正自屬「過廣之限縮」符合前揭專利法第67條之規定。
⑶系爭案應該獨立請求項之限縮故增設了申請專利範圍：二
種（或以上）壓花部系分別設置於不同側邊。該修正後增加之申請專利範圍第3項所訴諸者，莫過於進一步強調系爭案之握持工具上、下、左、右四側邊亦可同時形成有二種形狀之壓花部，該增修第3項次則進一步將「至少一側邊」界定在亦可於上、下、左、右四側邊上，本屬修正後申請專利範圍第1項之進一步限縮，雖然在申請專利範圍「項次」上有增加，但實質內容並無變更，且保護範圍更無超出說明書及圖式及原申請專利範圍之保護範疇，故增修之申請專利範圍第3項亦為一符合系爭案核准審定時專利法第67條規定之申請專利範圍，自無疑義。
⑷緣是，系爭案所提專利範圍修正本，則將「至少一側邊」
過大且不明確範圍限縮於「握持側邊」，復將「不同」過大而籠統不明確文字進一步限縮界定於「不同形狀」，再增修第3項進一步界定至少一側邊同時形成二種（以上）壓花紋，亦可同時應用於握持工具握柄之任意側面，可謂未超出原公告實質範圍；況且系爭案將原公告專利範圍之壓花部限縮界定於「握持側邊」及「不同形態」，係基於系爭案說明書第3圖所揭予以「限縮」，讓系爭案專利範圍範圍大幅縮小並使其保護範圍更為「明確」，實已符合前揭專利法第67條第1項第1款（專利範圍過廣之限縮）及第3款（不明瞭記載之釋疑），實無超出說明書或圖式所揭範圍，故屬一無溢出「實際範圍」之合法修正，理該准予修正。
⑸反觀被告不准系爭案專利範圍修正訴求點，卻僅基於系爭
案說明書第6頁第2段其一實施例所揭：不同紋路壓花紋（
2、2'）亦可分別置於握持工具本體⑴之兩面以上，但系爭案申請專利範圍第1項特徵明顯已見於引證一第8圖所揭，從而，原告為讓原公告過廣之專利範圍符合公眾權益，遂依說明書第3圖所揭，握持工具之握持側邊形成兩種紋路之壓花部予以限縮，系爭案依說明書、圖式所揭之修正後專利範圍，實為保護公眾權益所做之過廣範圍限縮，自然乃符合前揭專利法第67條之修正規定「無超出說明書、圖式所揭實質內容」，理應准予系爭案之專利範圍修正。
從而，被告誤解系爭案之至少一側邊形成有不同（二個或二個以上）壓花紋，即為引證一第8圖所揭二側邊形成二種壓花紋，進而以其主觀錯誤之認知「不准修正」處分，實已損及原告之權益及違反審查應有之客觀職責，實已構成用法違當之事實。
㈢引證一無法證明系爭案不具擬制新穎性：
1.縱然系爭案所提專利範圍不准修正而逕依原公告審酌，亦無法由引證一證明系爭案不具擬制新穎性。系爭案原公告專利範圍所載：工具本體至少一側邊設有不同之壓花部，業已說明系爭案之握柄至少一側邊同時間形成有至少二種（至少二種即所謂不同之最低實施態樣）形態壓花部。且上述之文字解釋並非原告扭曲文字所做之解釋，乃是基於說明書第3圖所揭輔助說明，故屬合理且未超出實質之解釋。
2.誠如上述，系爭案之結構特徵輔以第3圖所示乃在於：「工具本體至少一側邊形成有二種形態壓花部藉以達到雙重止滑及辨識功效者。」觀之引證一第8圖所揭，則主要於「工具本體一短邊形成鋸齒23，復於一長邊形成一箭頭花紋28所構成之二側邊、二種形態壓花部」，實與系爭案原公告申請專利範圍第1項所述不同，系爭案整體特徵配合第3圖清楚可知所謂的工具本體至少一側邊，指的即握柄之單邊採二種形態壓花紋設計，方可發揮出最大之止滑及有效之方向辨識功效。引證一則於長、短側邊各別形成一辨識用之箭頭花紋及止滑用之鋸齒，系爭案專利範圍獨立項所指至少於一側邊同時形成兩種壓花紋並未見於引證一，引證一自然無法證明系爭案有違擬制新穎性規定。從而，訴願機關未查覺被告針對系爭案所做之異議成立理由，係援引該引證一之工具本體短邊之鋸齒與長邊箭頭花紋，解釋等同於系爭案專利範圍及第3圖所指「至少一側邊形成有不同（二種）壓花紋」，系爭案異議證據明顯未能於單一側邊同時揭示形成有二種（不同）壓花紋結構特徵，故訴願機關已違反應盡之審查職責。系爭案專利範圍第1項所揭明顯未見於引證一所揭，被告卻仍以引證一揭示出系爭案獨立項結構特徵而有違擬制新穎性法條規定，實有用法違當之虞。
㈣針對被告認為系爭案申請專利範圍第2項亦見於引證一第5圖
亦有用法違當之事，引證一第5圖明顯為一長、短不一間歇斜紋，系爭案該請求項所謂的不同之壓花紋由說明書圖式可發現乃指兩種不同花紋所構成，而被告卻能將利用長、短方式呈現之引證一「單一形狀壓花紋」扭曲為不同壓花紋，如此主觀意識下所做之錯誤審定結果，是屬明顯「用法違當」之不爭事實。
㈤綜上，原處分顯有違誤，應予以撤銷，並賜予「異議不成立
」之處分，以保障原告依法申請、取得之合法專利權，同時更可正專利之精神。
乙、被告主張：㈠原告訴稱「系爭案92年04月09日所提之申請專利範圍修正本
第1項將原先『至少一側邊』限縮為『握持側邊』、原先『不同之壓花部』限縮為『不同形狀之壓花部』，再增修第3項進一步界定至少一側邊同時形成2種以上壓花紋，亦可同時應用於握持工具握柄之任意側面，屬『修正後申請專利範圍第1項之進一步限縮』，雖然在項次上有增加，但實質內容並無變更，可謂未超出原公告實質範圍」，惟查原告92年04月09日所提之申請專利範圍修正本，與91年12月21日之公告本相較，申請專利範圍修正本第1項將原申請專利範圍第1項之「至少一側邊」修正為「握持側邊」、「『不同』之壓花部」修正為「『不同形狀』之壓花部」，並進一步限縮至「該壓花部係供使用者於握持時，藉由手部之握持」等技術特徵，未變更實質且係該公告本申請專利範圍過廣之情事；申請專利範圍修正本第2項將原申請專利範圍第1項之「不同之」修正為「兩種以上」、「同一側者」修正為「同一側『邊』者」，未變更實質且係該公告本申請專利範圍不明瞭記載之情事；惟申請專利範圍修正本另行增加第3項，該項係依附於第1項之附屬項，進一步界定「其中兩種以上壓花部，係分別設置於不同側邊者」之技術特徵，雖未變更實質，惟非屬該公告本申請專利範圍過廣、誤記之事項、不明瞭之記載等情事，更非前述起訴理由所稱為「修正後申請專利範圍第1項之進一步限縮」（申請專利範圍修正本第1項已限縮為「握持側邊」及「『不同形狀』之壓花部」，修正本第3項又擴大回到「『兩種以上』壓花部」及「不同側邊」之敘述）；被告亦已於94年06月23日以（94）智專三㈢05048字第09420580360號函知原告，被告同意該申請專利範圍第1、2項之修正，惟尚難同意該申請專利範圍第3項之修正，需請原告再作修正，惟原告逾期未為申復，被告方逕依原公告本審查，因此此一理由實難稱有理。
㈡原告訴稱「稱縱然系爭案所提申請專利範圍修正本不准修正
，亦無法由引證一證明系爭案不具擬制新穎性，因系爭案原公告專利範圍所載『工具本體至少一側邊設有不同之壓花部』，乃是基於說明書第3圖所揭輔助說明，指的是『握柄之單邊採2種形態壓花紋設計』，而引證一則係於長、短側邊各別形成一辨識用之箭頭花紋及止滑用之鋸齒，故系爭案專利範圍獨立項並未見於引證一」，惟查系爭案說明書第6頁第2段已明確指出「又該不同紋路之壓花部（2、2'）亦可分別設置於握持工具本體⑴之兩面以上」，且系爭案第1圖亦已顯示此一形態之特徵，故稱系爭案申請專利範圍第1項之整體特徵係「配合第3圖清楚可知所謂的工具本體至少一側邊，指的是握柄之單邊採2種形態壓花紋設計」的理由難稱有理，系爭案申請專利範圍第1項所主張之技術特徵，與引證一第8圖及其申請專利範圍第11項所揭示之棘輪扳手於握柄一面形成標鋸齒記部、一面形成箭頭花紋之特徵並無不同，此一起訴理由亦為無理。
㈢原告訴稱「系爭案申請專利範圍第2項所謂的不同之壓花紋
由說明書圖式可發現乃指，被告將引證一第5圖所揭示之利用長短方式呈現的『單一形狀壓花紋』扭曲為不同壓花紋，屬明顯『用法違當』」，惟查系爭案說明書及圖式均未明確指稱申請專利範圍第2項所述之「不同之壓花紋」係指「兩種不同花紋所構成」，況引證一第5圖所揭之「不同」大小、長短排列組合之「間歇花紋」亦能提供「止滑及辨識鎖卸方向之雙重功效」（因能提供「手部觸感辨識」），因此此一理由亦不屬實。
㈣綜上所述，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴。
丙、參加人主張：㈠被告基於原公告本進行審查，並未違法：
⒈原告於92年4 月9 日提出系爭專利案更正本，被告認為該更
正本不符合專利法第67條規定，遂於94年6 月23日以(94)智專三( 三)05048字第09420580360 號函通知原告修正該更正本，惟原告置之不理，不但未修正該更正本，亦未針對該函申復。可見原告對於該更正本不符合專利法第67條之規定一事，並不爭執。
⒉「新型專利權人對於請准專利之說明書及圖式，認有下列情
事之一時，得向專利專責機關申請更正，但不得變更發明之實質」專利法第105 條準用第67條第1 項訂有明文。蓋若一專利申請業經公告，該專利申請已經受到完整的審查，且該公告對於社會上的一般人已形成信賴的基礎。為減少行政管理的負擔( 行政資源為社會上所有人共享，減少行政管理的負擔有其公益性) ，並避免社會上的一般人受到不測的損害，對於專利公告後的更正行為自須從嚴審查，以免損害公共利益。原告於異議審查期間以一變更實質的更正本欲求魚目混珠，經被告函告應修正該更正本之內容，原告不僅放棄自己申復的機會，不爭執該更正本是否符合規定。嗣後原告提起本訴訟，並於起訴書中，再次魚目混珠，不但不提原告本身之不爭執，並隱瞞該更正本變更實質的事實。原告斷章取義地舉一部分的事實，並將法條的限制化繁為簡，其行為違反誠信原則昭然。
⒊綜上所述，被告已充分告知原告應修正或申復，原告不申復
亦不修正該更正本，可見原告已經同意該更正本不符合專利法第67條規定的見解。因此，被告基於原公告本進行異議審查，合乎行政程序法之規定。
㈡引證一已揭示系爭案申請專利範圍第1 項所有技術特徵，因
此，引證一可證明系爭案申請專利範圍第1 項不具有新穎性：
⒈引證一的申請日期為90年10月23日，早於系爭案之申請日，故引證一具有證據力，合先敘明。
⒉系爭案申請專利範圍第1項之技術特徵包含：
一握持工具本體，其中於握持工具本體之至少一側設有不同之壓花部，利用其不同之壓花部達到兼具止滑及辨識容易之功效。
⒊引證一已揭示，一至少一側邊設有不同之壓花部之握持工具：
(A)參酌引證一第八圖，該圖揭示一側邊具齒狀壓花，另一側邊具有箭頭壓花。故引證一第八圖揭示了兩側均具有壓花之握持工具。
(B)參酌引證一第一至第七圖，該等圖中之握持工具具有一側之壓花。另外，參酌引證一第五圖，該圖已揭示具有一種以上壓花圖騰之握持工具。
(C)綜上所述，引證一已經揭示了系爭案申請專利範圍第1 項的所有技術內容。足證系爭案申請專利範圍第1 項不具有新穎性。
⒋引證一已揭示系爭案申請專利範圍第2 項所有技術特徵，因
此，引證一可證明系爭案申請專利範圍第2 項不具有新穎性：
(A)系爭案申請專利範圍第2 項限縮了申請專利範圍第1 項之技術特徵，其壓花紋路僅設於握持工具之一側。
(B)參酌引證一第一至第七圖，該等圖中之握持工具具有一側之壓花。另外，參酌引證一第五圖，該圖已揭示具有一種以上壓花圖騰之握持工具。
(C)綜上所述，引證一已經揭示了系爭案申請專利範圍第2 項的所有技術內容。足證系爭案申請專利範圍第2 項不具有新穎性。
㈣綜上所述，原處分無論在程序上或實體上均無不法，原告之
訴並無理由。祈 鈞院鑒察，駁回原告之訴，實為德便。理 由
一、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系爭案核准審定時專利法第97條暨第98條第1項前段所明定。惟「申請專利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者」，仍不得取得新型專利，復為同法第98條之1所明定。
二、本件係原告前於91年05月03日以「握持部結構改良」向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。
公告期間，參加人以其違反核准審定時專利法第98條第1項第1 款、第2 項及第98條之1 之規定，不符新型專利要件，對之提起異議。案經被告審定為「異議成立，應不予專利」之處分。原告則不服，為如事實欄所載之主張。是本件應審究者厥為系爭案有無違反核准時專利法第98條之1 之規定。
三、本院判斷如下：㈠原告主張系爭案申請專利範圍修正本符合系爭案核准審定時專利法第67條之規定，應准予修正乙節，經查：
1.原告92年04月09日提出系爭案專利範圍修正案，將上開專利範圍修正為：①一種握持部結構改良，其主要係包括一握持工具本體，其中於握持工具本體之「握持側邊」設有不同「形狀」之壓花部，該壓花部係供使用者於握持時，藉由手部之握持達到辨識及止滑之結構功效者。②根據申請專利範圍第1 項所述之握持部結構改良，其中兩種以上壓花部，係可設置於同一側邊者。③根據申請專利範圍第1項所述之握持部結構改良，「其中兩種以上壓花部，係分別設置於不同側邊者」。
⒉按「新型專利權人對於請准專利之說明書及圖式，認有下列
情事之一時，得向專利專責機關申請更正，但不得變更發明之實質：一、申請專利範圍之減縮。二、誤記事項之訂正。
三、不明瞭記載之釋明。」，為系爭案核准審定時專利法第
105 條準用第67條第1 項所明定。茲以一專利申請既經公告，該專利申請係經過專利專責機關審查，且該公告對於社會上的一般人已形成信賴的基礎。為避免社會上的一般人受到不測的損害，對於專利公告後的更正行為自須從嚴審查，以免損害公共利益。查原告92年04月09日所提之申請專利範圍修正本，與91年12月21日之公告本相較，申請專利範圍修正本第1 項將原申請專利範圍第1 項之「至少一側邊」修正為「握持側邊」、「『不同』之壓花部」修正為「『不同形狀』之壓花部」，並進一步限縮至「該壓花部係供使用者於握持時，藉由手部之握持」等技術特徵；申請專利範圍修正本第2 項將原申請專利範圍第1 項之「不同之」修正為「兩種以上」、「同一側者」修正為「同一側『邊』者」，經核雖均未變更實質且係該公告本申請專利範圍不明瞭記載之情事；惟申請專利範圍修正本另行增加第3 項，該項係依附於第
1 項之附屬項，進一步界定「其中兩種以上壓花部，係分別設置於不同側邊者」之技術特徵，雖未變更實質，惟非屬該公告本申請專利範圍過廣、誤記之事項、不明瞭之記載等情事；從而，被告於94年06月23日以（94）智專三㈢05048 字第09420580360 號函知原告，被告同意該申請專利範圍第1、2 項之修正，惟尚難同意該申請專利範圍第3 項之修正，請原告再作修正；惟原告未修正該更正本，亦未針對該函申復。是被告逕依原公告本予以審查，自屬依法有據。原告上開主張，自不足採，合先敘明。
㈡本件系爭第00000000號「握持部結構改良」新型專利案，其
專利範圍共有2 項，即「⒈一種握持部結構改良，主要係包括一握持工具本體，於握持工具本體之至少一側邊設有不同之壓花部，如此而利用其不同之壓花部達到兼具止滑及辨識容易之功效者。⒉根據申請專利範圍第1 項所述之握持部結構改良，其中不同之壓花部，係可設置於同一側者。」等語；而參加人所提異議證據，引證一為90年10月23日申請，91年09月01日公告之第00000000號「單作動型棘輪扳手構造」新型專利案；引證二為西元1992年01月14日公告之美國第0000000 號「Double-coded Wrenches and Sockets 」專利案。
㈢經查：
⒈引證一的公告日期為91年9 月1 日，晚於系爭案之申請日，
故引證一僅就系爭案是否具有擬制新穎性予以比對；對於是否具有進步性，則尚不得作為證據資料。
⒉查系爭案申請專利範圍第1 項所係以握持工具本體之至少一
側邊設有不同之壓花部的技術特徵；然引證一第八圖，該圖揭示一側邊具齒狀壓花，另一側邊具有箭頭壓花；故引證一第八圖揭示了兩側均具有壓花之握持工具。又引證一除了具備螺、卸方向辨識之功效外，所揭示之「鋸齒狀標記部」當然具備與系爭案壓花部相同之止滑功能，故引證一已經揭示了系爭案申請專利範圍第1 項的所有技術內容。足證系爭案申請專利範圍第1 項不具有擬制新穎性。
⒊次查，系爭案申請專利範圍第2 項所進一步限定之「其中不
同之壓花部，係可設置於同一側者。」的技術特徵，已揭示於引證一第5 圖中，所揭示之「不同」大小、長短排列組合之「間歇花紋」，性質上亦為不同形狀之花紋，且其能提供「手部觸感辨識」，自具有「止滑及辨識鎖卸方向之雙重功效」，故引證一亦足以證明系爭案申請專利範圍第2 項不具擬制新穎性。
四、綜上所述，引證一足以證明系爭案有違反前揭核准時專利法第98條之1 擬制新穎性之規定。從而，被告所為本件「異議成立，應不予專利」之處分認事用法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告起訴請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。
五、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 5 月 3 日
第七庭審判長法 官 李得灶
法 官 林育如法 官 黃秋鴻上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 96 年 5 月 3 日
書記官 蘇婉婷