臺北高等行政法院判決
95年度訴字第02901號原 告 甲○○訴訟代理人 陳威霖律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 丁○○
丙○○
參 加 人 乙○○上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國95年6 月26日經訴字第09506171320 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院依職權命第三人乙○○參加訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：參加人乙○○前於民國（下同）81年8 月17日以「使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」向中央標準局（88年1月26日改制為智慧財產局，即被告）申請發明專利，經該局編為第00000000號審查，於82年4 月27日審定准予專利，並於公告期滿後，發給發明第62816 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告以其違反當時專利法第2 條第1 項第5 款（應為第2 條第5 款）之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，於94年10月5 日以（94）智專三（三）06020 字第09420921370 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部95年6 月26日經訴字第09506171320 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院依職權命參加人參加訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告應作成舉發成立之處分。
㈡被告聲明：原告之訴駁回。
三、兩造之爭點：單獨或組合原告所提舉發證據，可否證明系爭專利不具進步性？㈠原告主張：
⒈法律依據：
⑴系爭專利之日期為81年8 月17日並於82年4 月27日核准
，是以應適用75年12月24日修正公布之專利法相關規定，合先述明。
⑵依據75年12月24日修正公布之專利法第60條規定，有下列情事之一者，應撤銷其專利權，並追繳證書：
①違反第1 條至第4 條規定者。
②專利權人為非專利申請權人者。
③說明書或圖式故意不載明實施必要之事項，或故意記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者。
④說明書之記載非發明之真實方法者。
⑶同法第2 條則規定，本法所稱新發明，謂無下列情事之一者：
①申請前已見於刊物或已公開使用，他人可能仿效者。
但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起
6 個月內申請專利者，不在此限。②有相同之發明核准專利在先者。
③經陳列於政府主辦或政府認可之展覽會，於開會之日起，逾6 個月尚未申請專利者。
④申請專利前，大量製造，而非從事實驗者。
⑤運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效者。
⑷依據76年專利法施行細則第10條之1 規定，「前條第1
項第6 款之申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點，並依左列規定敘述：申請專利範圍得以1 項以上之獨立項表示，其項數應配合發明之內容。獨立項應載明申請專利之構成及其實施之必要技術內容。對獨立項內容有限制之必要或需以實施例表現時，得以1 項以上之附屬項依附敘述之。附屬項應載明其所依附之項目，其依附於2 項以上者為多項附屬項，應以選擇式為之…」。是以，附屬項之記載內容，必須包含其所引用之請求項全部技術內容在內，而高等法院92年度上易字582 號判決亦如是認定。
⒉原處分與訴願決定之理由：
原行政處分與訴願決定之理由，無非以：
⑴舉發理由書之工程合約「清宇環保實業股份有限公司（
下稱清宇環保實業公司）：高雄廠房新建工程」，非屬於不特定人所能取得之刊物，又非正本，因此不具證據力（詳見原處分第3 頁理由㈥）；舉發附件五（即工程合約副本）及舉發補充理由書㈡附件2 之中華民國建築師公會全國聯合會信函，屬私文書未經公開，應不具證據力（詳訴願決定第7 頁）云云；⑵舉發附件2 （中華民國專利公告第120744號之「金屬浪
板之結構改良」）、3 與4 （美國專利第0000000 號之「LAYERED ROOFING SHINGLE WITH DEAD-AIR SPACE 」與其中譯本）未能證明系爭專利第1 項不具進步性；系爭專利第2 項附屬項包含第1 項之全部技術內容，舉發附件2 、3 與4 既不能證明第1 項不具進步性，自亦不能證明第2 項附屬項不具進步性云云；⑶系爭專利第2 項附屬項未故意不記載必要之事項，並無
實施不可能或困難，而非屬於專利法第60條第3 款之規定；系爭專利第2 項附屬項包含第1 項之全部技術內容，並無原告所稱擴增系爭專利權利範圍云云。
⒊證據力爭議：
⑴舉發理由書之工程合約「清宇環保實業公司：高雄廠房
新建工程」，係於81年2 月27日制定，由於廠房施工時，依法均須向當地主管機關申報工程合約書、施工圖說等資料，因而業主即清宇環保實業公司於81年間施工時，亦已向高雄縣政府建設局申報上開資料。依據行政程序法第44條之規定，行政機關持有及保管之資訊以公開為原則，而一般大眾基於需要均可向高雄縣政府建設局調閱其所保存之前揭工程合約書、設計圖等文件（建物座落：高雄縣○○鄉○○段潮州寮小段00000000地號，使用執照：（82）建局偵字第1553號），是屬於不特定人所能取得之刊物，而非原處分或訴願決定書所言屬私文書未經公開，應不具證據力。
⑵依據前揭專利法第2 條第1 項之規定，申請前已見於刊
物或已公開使用者，均可當成證據證明系爭專利喪失新穎性或進步性。即便前揭工程合約屬於私文書，但該私文書仍可證明於系爭專利申請前，系爭專利之技術已經公開使用於一般建築物之上，故當然具備證據力。
⑶中華民國建築師公會全國聯合會建師全聯（93）字第08
32號函，亦說明：「根據強實企業有限公司總經理李偉成先生所提供之兩件如下之工程資料，其施工方法與乙○○之62816 號專利內容相同，且施工日期均早在系爭專利申請日（81年8 月17日）以前。
①空軍松山基地指揮部中型行政機棚場新建土木工程（
工程合同編號（80）柳滇字第4742號），開工日期為81年12月28日。
②清宇環保實業公司高雄廠房新建工程，合約日期80年12月27日。
誠如上述，專利申請前已公開使用之技術，均可當成證據證明系爭專利喪失新穎性或進步性。該建築師公會全國聯合會函即便是私文書，亦足證明於系爭專利申請前，系爭專利之技術已經公開使用於一般建築物之上，故當然具備證據力。
⑷行政程序法第36條規定，「行政機關應依職權調查證據
，…對當事人有利及不利事項一律注意」。若有應調查而未調查情事，則構成之行政處分違法而得撤銷（詳92訴字1661號判決）。原告先前已證明於系爭專利申請前，系爭專利之技術係已經公開使用，然被告逕行認定清宇環保實業公司高雄新建廠房工程合約副本不具證據力而未予詳加調查，明顯違反行政程序法第36條規定。
⒋系爭專利第2 項附屬項有故意不記載必要之事項，而合致專利法第60條第3 款之規定：
⑴如前所述，附屬項之記載內容，必須包含其所引用之請
求項全部技術內容在內，然後對其中之技術內容，做進一步敘明其所引用之請求項目外之技術特點。是以，誠如原處分第4 頁理由㈧之內容所言，系爭專利第2 項附屬項包含第1 項之全部技術內容。因為附屬項對其依附之項目加諸進一步之限制，是以附屬項之專利申請範圍必定窄於其所依附之項次。
⑵系爭專利第1 項一方面要求「在上、下二層之浪板上留
空氣對流孔」，然而其附屬項第2 項卻述明「上、下層均不留空氣對流孔亦可上層留有空氣對流孔，下層不留」，第2 項明顯並非對其依附之項目加諸進一步之限制，而係對其依附之項次減少限制（即從上下二層之浪板均留對流孔，變成僅1 個或全無對流孔），是以系爭專利第2 項附屬項不故意記載必要之事項（即要有上下二層之浪板均留對流孔），致實施為不可能或困難，因而合致專利法第60條第3 款之規定應予撤銷專利權。不為如此解釋，將導致違法之專利申請範圍無法撤銷。
⑶而被告之專利爭議案件審查訓練教材第125 頁7.2.2 段
，亦說明「違反92年專利法現行法26條（即對應76年專利法施行細則第10條之1 ），即合致83年專利法71條第
3 款（即75年12月24日修正公布之專利法第60條第3 款）之舉發事由，是以原行政處分明顯違反其訂定之行政規則。
⒌系爭專利之申請專利範圍第2項喪失進步性：
⑴如前所述，系爭專利申請專利範圍第2 項之文字解釋，
可以包含「上下層均無透氣孔」之結構，易言之，其技術特徵包含「將浪板覆蓋成上下兩層，上下兩層間夾有橫條，而上下兩層均無透氣孔或僅有上層留透氣孔」。
⑵原處分之理由亦認定，「附件三（即美國專利第000000
0 號之「LAYERED ROOFING SHINGLE WITH DEAD-AIR SP
ACE 」）為一種具空氣層之屋頂複合層板，係由上下層板, 中間層與空氣層而成，中間層可由平行管狀構建組成…」，是以，原處分肯認第0000000 號美國專利已經揭露「上下兩層間夾有橫條（即中間層或平行管狀），而上下兩層均無透氣孔」之結構。配合中華民國專利公告第120744號之「金屬浪板之結構改良」所揭露之浪板結構與前述系爭專利申請專利範圍第2 項之文字解釋，明顯發現申請專利範圍第2 項包含中華民國專利公告第120744號之「金屬浪板之結構改良」與第0000000 號美國專利組合所揭露之內容，即申請專利範圍第2 項包含前案揭露之技術內容，是以申請專利範圍第2 項喪失進步性。
⑶同理，清宇環保實業公司高雄廠房新建工程之工程合約
副本亦揭露「上鋼板7 、下鋼板8 以及位於上下兩層鋼板間之支撐物」，配合中華民國專利公告第120744號之「金屬浪板之結構改良」所揭露之浪板結構與前述系爭專利申請專利範圍第2 項之文字解釋，明顯發現申請專利範圍第2 項包含清宇環保實業公司高雄廠房新建工程之工程合約副本與中華民國專利公告第120744號之「金屬浪板之結構改良」組合所揭露之內容，即申請專利範圍第2 項包含前案揭露之技術內容，是以申請專利範圍第2 項喪失進步性。
⑷高等法院92年度上易字582 號判決理由中，針對系爭專
利亦認定雙層屋頂（即原屋頂架設橫條後再裝設一屋頂）中有一空氣層，均為先前技術之事實認定部分。是以，是以申請專利範圍第2 項明顯包含先前技術而喪失進步性。
⒍中華民國建築師公會全國聯合會建師全聯（93）字第0832
號函、中華民國專利公告第120744號之「金屬浪板之結構改良」、美國專利第0000000 號之「LAYERED ROOFING SHINGLE WITH DEAD-AIR SPACE 」與清宇環保實業公司高雄廠房新建工程之工程合約副本之組合足以使系爭專利第1項與第2 項不具進步性：
⑴如中華民國建築師公會全國聯合會建師全聯（93）字第
0832號函說明，於系爭專利請前，早有相關工程建設所使用之方法與參加人之62816 號專利內容相同，顯見，於系爭專利申請前，系爭專利之技術已經公開使用於一般建築物之上，故合致專利法第60條第1 款之規定應予撤銷。
⑵原告主張熟知該項技藝者可由之中華民國專利公告第12
0744號之「金屬浪板之結構改良」浪板結構以及空氣流道、美國專利第0000000 號之「LAYERED ROOFING SHIN
GLE WITH DEAD-AIR SPACE 」之外層10、內層12、中間層14、連續管組16所構成之空間、空氣通道22以及連續管組16之開口，與清宇環保實業公司高雄廠房新建工程之工程合約副本之上鋼板7 、下鋼板8 以及支撐物，可以輕易而合理地組合出系爭專利申請專利範圍第1項 與第2 項之所有技術特徵。然而：
①原處分之理由，僅僅考慮中華民國專利公告第120744
號之「金屬浪板之結構改良」與美國專利第0000000號之「LAYERED ROOFING SHINGLE WITH DEAD-AIR SP
ACE 」之組合不足以使申請範圍第1 項喪失進步性，並無對於原告主張清宇環保實業公司高雄廠房新建工程之工程合約副本、中華民國專利公告第120744號之「金屬浪板之結構改良」、美國專利第0000000 號之「LAYERED ROOFING SHINGLE WITH DEAD-AIR SPACE」之組合足以證明系爭專利申請範圍第1 、2 項喪失進步性之部分，提出任何理由，是以，原處分對於原告之主張漏未審酌，顯有瑕疵。
②原處分於解釋系爭專利第1 項之特徵時，自行加入「
系爭專利上下層之中間橫條方向與長直向浪板之溝紋成垂直配置」之技術特徵，然而此乃原系爭專利第1項專利範圍未曾記載之內容，並據此與清宇環保實業公司高雄廠房新建工程之工程合約副本、中華民國專利公告第120744號之「金屬浪板之結構改良」、美國專利第0000000 號之「LAYERED ROOFING SHINGLE WI
TH DEAD-AIR SPACE 」進行比較，其認定事實顯有錯誤。
③原處分一方面認定申請專利範圍第2 項可以包含「上
下層均無透氣孔」，然而於判斷系爭專利第2 項是否具備新穎性或進步性時，又認定「系爭專利第2 項包含第1 項之全部技術內容…故第2 項具進步性」。然而，系爭專利第1 項既然係說明上下層均有透氣孔，則原處分之針對第2 項有無進步性之理由明顯矛盾。
⑶又，中華民國專利公告第120744號之「金屬浪板之結構
改良」係揭露一種習用屋頂建材金屬浪板之結構改良，使得空氣可於管道空間中流動，以促進其散熱冷卻之作用。再者，美國專利第0000000 號之「LAYERED ROOFIN
G SHINGLE WITH DEAD-AIR SPACE 」係揭露一種層狀屋頂板結構，明顯述及與系爭專利中「上、下二層浪板（外層10、內層12）以及上、下層間夾有橫條（中間層14），使上、下層之浪板留有適當之空隙（連續管組16所構成之空間）」以及「上、下二層之浪板上留空氣對流孔（空氣通道22以及連續管組16之開口）」相同之技術，以達成隔熱以及散熱的效果。而清宇環保實業公司高雄廠房新建工程之工程合約副本亦揭露與系爭專利中「上、下二層浪板（上鋼板7 、下鋼板8 ）以及上、下層間夾有橫條，使上、下層之浪板留有適當之空隙（支撐物使得上鋼板7 以及下鋼板8 之間留有一空隙）」相同之技術。換言之，熟知該項技藝者可由證據1 之浪板結構以及空氣流道、證據2 之外層10、內層12、中間層14、連續管組16所構成之空間、空氣通道22以及連續管組16之開口與證據3 之上鋼板7 、下鋼板8 以及支撐物輕易而合理地組合出系爭專利申請專利範圍第1 項與第2項之所有技術特徵。
㈡被告主張：
⒈起訴理由三㈠第1 、2 點及補充起訴理由第五點主要訴稱
：「工程合約『清宇環保實業公司：高雄廠房新建工程』…一般大眾基於需要均可向高雄縣政府建設局調閱其所保存之前揭工程合約書、設計圖等文件，…是屬於不特定人所能取得之刊物，而非原行政處分或訴願決定書所言屬私文書未經公開…」「…該私文書仍可證明於系爭專利申請前，系爭專利之技術已經公開使用於一般建築物…」等云云。惟查，被告原舉發審定理由㈥係述明：「舉發理由書附件5 之清宇環保實業公司與一興營造股份有限公司的工程合約書影印本，由於該合約書非屬不特定之第三者所能任意取得之刊物，因此不具證據力。又附件5 之工程圖除非為正本外，其內容為山牆收邊詳圖、簷口通風口收邊圖等僅為局部點狀圖，並未揭露整體屋頂之構造及施工方法為系爭專利之上、下二層之凹凸狀浪板，上、下層間夾有橫條，使上、下層之浪板留有適當空隙之施工方法，難謂系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。」因此私文書係指該「工程合約書」，而該工程合約書係業主「清宇環保實業公司」與承包商「一興營造股份有限公司」間之合約，非屬公共工程之契約，並不保存於政府單位之建設局；且依行政程序法有關資訊公開的部分，於第46條規定：
「當事人或利害關係人得向行政機關申請閱覽、抄寫、複印或攝影有關資料或卷宗。但以主張或維護其法律上利益有必要者為限。」因此並非不特定之第三者所能任意取得。另有關合約書內的工程圖部分何以無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，亦已就工程圖內容與系爭專利技術之異同詳為審究，並將其理由載於原審定書中，故起訴理由應不足採。
⒉起訴理由三㈠第3 點主要訴稱：「…根據強實企業有限公
司總經理李偉成先生所提供之兩件工程資料，其施工方法與乙○○之62816 號專利內容相同。…」。經查，原舉發補充理由㈡附件2 並未附有該兩件工程之相關圖說、施工說明等，且由於工程1 之空軍松山基地指揮部中型行政機棚場新建土木工程、工程2 之清宇環保實業公司高雄廠房新建工程，該兩件工程之合約書或圖說非屬不特定之第三者所能任意取得之公開刊物，原告稱：「原證4 即便是私文書，亦足證明於系爭專利申請前，系爭專利之技術已經公開使用於一般建築物之上…」事實上，私文書即為未公開之刊物，因此亦無法證明其所揭技術為公開，原告若要證明「系爭專利之技術已經公開使用於一般建築物之上」，則應舉出不特定之第三者所能任意取得之公開刊物為佐證，故起訴理由應不足採。
⒊起訴理由三㈡主要訴稱：「…系爭專利第2 項明顯並非對
其依附之項目加諸進一步之限制，而係對其依附之項次減少限制（即從上下二層之浪板均留對流孔，變成僅1 個或全無對流孔），是以系爭專利第2 項附屬項不故意記載必要之事項…」等云云。經查，系爭專利適用75年12月24日修正公布之專利法，請求項記載形式是否符合規定，非屬可得舉發之理由；而系爭專利之申請專利範圍第2 項，係揭露上下層浪板分別有無透氣孔之狀況，亦即浪板是否具透氣孔之組合狀況，包括上層有透氣孔下層無、上下層均無透氣孔等之不同組合實施例，係為具體可行之實施態樣，並無專利法第60條第3 款中「故意記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者」之情事，故起訴理由應不足採。
⒋又，起訴理由三㈢主要訴稱：「…證據1 之浪板結構以及
空氣流道、證據2 之外層10、內層12、中間層14、連續管組16所構成之空間、空氣通道22以及連續管組16之開口與證據3 之上鋼板7 、下鋼板8 以及支撐物輕易而合理地組合出系爭專利申請專利範圍第1 項與第2 項之所有技術特徵…」等云云。惟查，組合證據1 至3 之技術特徵，並未揭露系爭專利之上、下二層浪板，上、下層間夾有橫條，使上、下層之浪板留有適當空隙之施工方法，亦即中間層「橫」條之方向與長「直」向浪板之溝紋成垂直配置以及留有適當空隙之技術特徵，且系爭專利在上、下二層之浪板上留設有空氣對流孔，利用空氣之對流性質，達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多功效，難謂系爭專利申請專利範圍第1 、2 項不具進步性。
⒌原告補充起訴理由第二之㈠點主要訴稱：「原行政處分之
理由…並無對於原告主張原證3 、5 與6 之組合足以使申請專利範圍第1 項與第2 項喪失進步性之部分，提出任何理由…」等云云。事實上，原證3 之工程合約書「清宇環保實業公司：高雄廠房新建工程」有關簷口通風口收邊、天溝收邊等詳圖影本，已於原專利舉發審定書理由㈥中敘明不具證據力之理由，既為不具證據力之證據與其他證據即無結合之效力及實益，故此起訴理由應不足採。
⒍補充起訴理由第二之㈡點主要訴稱：「原行政處分於解釋
系爭專利第1 項之特徵時，自行加入『系爭專利上下層之中間橫條方向與長直向浪板之溝紋成垂直配置』之技術特徵…」等云云。事實上，系爭專利申請專利範圍第1 項中已說明「…施工時將浪板覆蓋成上、下二層，上、下層間夾有橫條，…」，若非有「直向」之浪板，何來夾有「橫」條之說明？且專利權範圍，雖以說明書所載之申請專利範圍為準，必要時，仍得審酌說明書及圖式，而由說明書中圖式中即顯示上下層具平行向浪紋的金屬浪板與橫條成垂直配置，故起訴理由中述稱：「其認定事實顯有錯誤」應不足採。
⒎補充起訴理由第二之㈢及第三點主要訴稱：「…系爭專利
之申請專利範圍第2 項喪失進步性」、「…申請專利範圍第2 項包含原證3 與原證5 組合所揭露之內容…」等云云。事實上，原證3 之工程圖除非為正本外，其內容為山牆收邊詳圖、簷口通風口收邊圖等僅為局部點狀圖，原證5主要係於其溝浪狀處接固成流體管道，使成適當之管道空間，並於其底部貼合斷撕熱性良好之發泡保溫材，若依起訴理由稱組合原證3 與原證5 亦未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之上、下二層之凹凸狀浪板，上、下層間夾有橫條，使上、下層之浪板留有適當空隙之施工方法，難謂系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，故亦無法證明技術內容依附於第1 項之附屬項第2 項不具進步性，故起訴理由應不足採。
⒏補充起訴理由第四點主要訴稱：「系爭專利第2 項附屬項
有故意不記載必要之事項，而合致專利法第60條第3 款之規定…」等云云。事實上，系爭專利之申請專利範圍第2項，係揭露上下層浪板分別有無透氣孔之狀況，亦即浪板是否具透氣孔之組合狀況，包括上層有透氣孔下層無、上下層均無透氣孔等之不同組合實施例，該不同組合實施例依其記載為實際可實施，並無專利法第60條第3 款中「故意記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者」之情事。
㈢參加人主張：
⒈原告主張「附屬項之記載內容，必須包含其所引用請求項
全部技術內容在內。」查當時專利法及76年7 月10日修正之專利法施行細則第10條之1 無此項規定。第00000000號專利案之申請專利範圍是依據當時之專利法規定提出，所申請之專利為「施工法」，施工法之技術範圍為施工之順序、步驟，浪板有無空氣對流孔是一種實施態樣，也就是當時專利法施行細則規定的實施例，其第2 項：「依請求專利部份第1 項使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，可上、下二層均不留空氣對流孔亦可上層留有空氣對流孔，下層不留，均可達成隔熱之方法。」是第1 項：「一種使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，該方法於施工時將浪板覆蓋成上、下二層，上、下層間夾有橫條，使上、下層之浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性達成隔熱效果。」（獨立項申請專利之工法技術構成。）的另一種實施例，其施工順序、步驟之技術包含第1 項全部技術，完全符合當時專利法及專利法施行細則規定之實施例記載，該專利是被告之前身即中央標準局依據當時之專利法及專利法施行細則規定審定之專利。高等法院92年度上易字582 號判決所引用依據為「專利審查基準第3 章說明書第1 節說明書之記載中…」。按第00000000號專利案即62816 號專利之申請日為81年8 月17日，被告前身中央標準局於82年4 月27日審定准予專利。是依據75年12月24日修正之專利法第12條規定核准，專利審查基準於83年11月25日完成公告各篇前3 章，該基準是依據83年1 月21日修正後專利法所制定，這已非常明顯引用專利核准後修正之專利法來解釋修正前核准的專利，違反行政法院72年度第1651號判例規定仍應適用實體從舊，程序從新之原則及中央法規標準法第5 條第1 項第2 款規定：「關於人民之權利、義務者，應以法律定之。」第6 條規定：「應以法律規定之事項，不得以命令定之。」第18條規定：「各機關受理人民聲請許可案件適用法規時，除依其性質應適用行為時之法規外，如在處理程序終結前，據以准許之法規有變更者，適用新法規。但舊法規有利於當事人而新法規未廢除或禁止所聲請之事項者，適用舊法規。」可見高等法院92年度上易字582 號判決引用專利核准後才修正之法條，既不當且違法，因此該判決顯然喪失公正與合法，不能引為依據。
⒉原告補充理由2 主張引證案經組合後足以組成申請62816號專利之專利範圍所揭露之特徵，茲答辯如下：
⑴核對引證案之特徵，該等引證案均未揭露62816 號專利工法之施工順序、步驟及結構。
⑵原告既主張引證案組合後足以組成申請62816 號專利之
專利範圍之特徵，原告為何不提引證案組合方法之順序、步驟與結構，逐一說明，再與62816 號專利工法之施工順序、步驟及結構對照解釋，否則如何證明引證案能組合，且組合後所揭露之施工順序、步驟及結構會與62
816 號專利工法之施工順序、步驟及結構相同。⑶62816 號專利工法之施工順序、步驟及結構非常明顯比
引證案間之組合，更簡單而易施工，何況引證案間能不能組合，仍是問號，若不是，原告委任之強實企業有限公司為何要模仿侵害專利，因為其引證案間之結構與施工方法差異甚巨，是不可能組合的，所以才有侵害之情事發生，若原告堅持主張能組合，就請原告說明組合方法之順序、步驟與結構，否則就是信口開河；再就75年12月24日修正之專利法第2 條第5 款規定：「運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效者。」6281
6 號專利工法之施工順序、步驟及結構既然比引證案間之組合簡單而易施工，依核准當時專利法規定，就算是運用申請前之習用技術、知識，但因顯而易知能增進功效，依75年12月24日修正之專利法第2 條第5 款規定一樣可以取得專利。
⑷次按專利審查基準2.3.2 單獨比對：審查新穎性時，應
就每一請求項中所載之發明與單一先前技術進行比對，即一發明與單一先前技術單獨比對，不得就該發明與多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合進行比對。2.4 新穎性之判斷基準：新穎性之審查應以每一請求項中所載之發明為對象，而就界定該發明之技術特徵與引證文件中所揭露先前技術之事項逐一進行判斷。判斷時得參酌說明書、圖式及申請時（申請日，主張優先權者為優先權日）的通常知識，以理解該發明。惟若先前技術揭露之技術特徵包含數個意義，申請專利之發明僅限定其中一個意義，則不得認定該發明中之技術特徵由該先前技術即能直接且無歧異得知。例如先前技術揭露之技術手段包含一技術特徵「彈性體」但未記載「橡膠」之實施例，而申請專利之發明中所記載之相對應技術特徵為「橡膠」，由於「彈性體」包含「橡膠」及「彈簧」等概念，故不得認定該發明中之「橡膠」由該先前技術中之「彈性體」即能直接且無歧異得知。
⑸由上述專利審查基準規定及前面答辯理由，很清楚的知
道原告之起訴理由所引證1 、2 、3 之組合觀念不能成立。
⒊62816 號專利：「一種使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣
之施工法，該方法於施工時將浪板覆蓋成上、下二層，上、下層間夾有橫條，使上、下層之浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性達成隔熱效果。」已非常明顯的說明該施工方法的施工順序與步驟，及其所要達成之效果，已經具備七十六年七月十日修正之專利法施行細則第十條之一第一項第二款：「獨立項應載明申請專利之構成及其實施之必要技術內容。」對於「又在上、下二層之浪板上留有空氣對流孔，利用空氣之對流性質，達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多重目標效果。」對於「在上、下二層之浪板上留有空氣對流孔」，完全沒有「施工」二字之記載，如果記載「施工時又在上、下二層之浪板上留有空氣對流孔」，那當然是施工步驟之一，但62816 號專利案之記載沒有「施工」二字，大家都知道浪板上留這麼多的孔，必然是在工廠製造時以機械直接完成，那有可能在現場完成，所以浪板之形狀出廠時就已確定，與工法無關，因為施工時並未改變浪板的形狀，62816 號專利案之申請專利範圍直接記載：「一種使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」，是工法專利，不是結構形狀專利，浪板形狀不是施工之順序、步驟，當然是實施例的部份，是一種非常明確的實施例表現，由於該款並未限制獨立項不能記載實施例，因為浪板留孔，是材料之形狀改變，必須於製造時完成，不可能在工地施工時再做開孔的施工，所以不可能也非屬施工之順序、步驟的一環；這是原告不懂所產生之誤判；立法院法制局94年5 月4 日台立制字第0941100068號函咨詢意見書之研析意見第3 點：「施行細則內容除不得抵觸母法外，亦不得在欠缺法律授權下，對人民自由、權利增加法律所無之限制或課以義務。」說明的很清楚，因此專利法及其施行細則既未限制獨立項不能記載實施例，所以記載實施例就不能認為是違法而無效。第2 項附屬項：
「依請求專利部份第1 項使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，可上、下二層均不留空氣對流孔亦可上層留有空氣對流孔，下層不留，均可達成隔熱之方法。」非常清楚的說明浪板形狀為留孔或不留孔，一樣可以依獨立項之施工順序、步驟之方法達成隔熱之效果，浪板形狀留孔或不留孔出廠時就已確定，與施工方法沒有關係，只是在實施例中因浪板形狀不同而有不同效果的表現而已，這是當時申請人與審查委員依當時之專利法規定所認同之共識而獲准專利，符合76年7 月10日修正之專利法施行細則第10條之1 第1 項第3 款：「…或需以實施例表現時，得以一項以上之附屬項依附敘述之。」之規定，依中央法規標準法第18條規定：「各機關受理人民聲請許可案件適用法規時，除依其性質應適用行為時之法規外，如在處理程序終結前，據以准許之法規有變更者，適用新法規。但舊法規有利於當事人而新法規未廢除或禁止所聲請之事項者，適用舊法規。」及行政法院72年度第1651號判例規定仍應適用實體從舊，程序從新之原則之規定，不能因時空不同，及專利法有所修正而產生不同之看法。
⒋原告補充理由5 ，原告提引證案3 ：「清宇環保實業公司
高雄廠房新建工程」，面詢時雙方已辯解清楚，要求原告先舉證確實之公開日期，該日期必須是在62816 號專利案申請日前，才有必要再就結構工法，用途功能現場勘驗比對，原告當時無言以對，參加人查得該工程完工日期為82年2 月10日（登記簿所載），按施工進度往前來推斷，其屋頂浪板施工日期應在82年1 月以後，所以公開之日期是在62816 號專利案申請日81年8 月17日後甚久，再就對該工程了解所知，其設計圖所顯示屋簷部份之局部圖（有經描繪，未必為真），為風箱上面之進風口，原告為掩護其不實，因此僅檢附契約書之封面及載有簽約日期（81年2月27日）之封底，欠缺契約之內容，且圖說模糊不清，也欠缺結構說明，原告為達目的，竟不擇手段強辯，迄今卻仍不願補提契約內容及圖說之結構說明，以證明其事實之施工順序、步驟與結構及用途功能，足見其引證之虛偽而不確實，不具證據力。再依專利審查基準2.2.1 先前技術：先前技術應涵蓋申請日之前（不包括申請當日）所有能為公眾得知（available to the public ）之資訊，所謂能為公眾得知，指先前技術處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態。負有保密義務之人所知悉應保密之技術不屬於先前技術，建管單位保有之建築設計圖說，為負有保密義務之人，非處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態；非有利害關係人證明文件之人，無法接觸並能獲知該技術之實質內容，就算是有利害關係人證明文件之人，也必須要有建號或申請文號，否則建管單位未必願意或有辦法提供或調閱，因此非常明顯非處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態，依規定非公開之技術；若按該工程為工廠，施工也非處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態，今假定算是公開，原告也應舉證屋頂浪板施工日期，否則也無法產生效力，更何況契約之內容及設計結構、用途等說明付之闕如，無法完整顯示其施工順序、步驟、結構及特徵，所以原告之引證無理由且不合法。
⒌綜上所述，原告不依專利法及中央法規標準法第5 條第1
項第2 款規定：「關於人民之權利、義務者，應以法律定之。」第6 條規定：「應以法律規定之事項，不得以命令定之。」第18條規定：「各機關受理人民聲請許可案件適用法規時，除依其性質應適用行為時之法規外，如在處理程序終結前，據以准許之法規有變更者，適用新法規。但舊法規有利於當事人而新法規未廢除或禁止所聲請之事項者，適用舊法規。」及行政法院72年度第1651號判例規定仍應適用實體從舊，程序從新之原則等規定提出告訴，所以其告訴為無理由且違法，請鈞院依法駁回。
理 由
一、按「凡新發明具有產業上利用價值者，得依本法申請專利」，為系爭專利核准時（即75年12月24日修正公布）專利法第
1 條所明定。惟「本法所稱新發明，謂無左列情事之一者：…五、運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效者。」復為同法第2 條第5 款所明定。又「說明書或圖式故意不載明實施必要之事項，或故意記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者。」應撤銷其專利權，並追繳證書，為同法第60條第3 款所明定。而對於獲准專利之發明，任何人認有違反首揭專利法第1 條至第4 條規定者，依法固得附具證據，向專利專責機關提起舉發。惟系爭專利有無違反核准時專利法之情事而應撤銷其發明專利權，依法仍應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。
二、參加人乙○○前於81年8 月17日以「使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」向中央標準局（88年1 月26日改制為智慧財產局，即被告）申請發明專利，經該局編為第00000000號審查，於82年4 月27日審定准予專利，並於公告期滿後，發給發明第62816 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告以其違反當時專利法第2 條第1 項第5 款（應為第2條 第5款）之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，於94年10月5 日以（94）智專三（三）06020 字第09420921370 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。
原告不服，循序提起行政訴訟，並為事實欄所載各節之主張，是本件應審酌者厥為：單獨或組合原告所提舉發證據，可否證明系爭專利不具進步性？
三、經查：㈠本件系爭第00000000號「使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣
之施工法」發明專利，其申請專利範圍共2 項，第1 項為獨立項，第2 項為附屬項。第1 項係一種使浪板能避雨，隔熱，散熱與排氣之施工法，該方法於施工時將浪板覆蓋成上、下二層，上、下層間夾有橫條，使上，下層之浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果，又在上、下二層之浪板上留空氣對流孔，利用空氣之對流性質，達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多重目標效果。原告所提之舉發附件2為78年10月11日公告之第00000000號「金屬浪板之結構改良」新型專利案；舉發附件3 及4 為西元1977年5 月17日公告之美國第0000000 號「LAYERED ROOFING SHINGLE WITH DEAD-AIR SPACE 」專利案及其中文摘要；舉發附件5 為一工程合約副本影本；舉發補充理由書㈡附件1 為臺灣高等法院92年度上易字第582 號民事判決，其內容載有本件系爭專利；舉發補充理由書㈡附件2 為中華民國建築師公會全國聯合會93年12月6 日建師全聯（93）字第0823號函，先予敘明。
㈡查舉發附件2 之結構係於其溝浪狀處接固成流體管道，使成
適當之管道空間，並於其底部貼合一斷熱性良好之發泡保溫材為之。舉發附件3 及4 係一種屋頂板結構，該屋頂板係由一合成屋頂用材之上層、一防水屋頂毛氈之下層以及一分隔該上層及下層之中間層所組成，上述之上層、下層及中間層緊密黏接，該中間層可提供一空氣靜止空間，以作為隔熱之用，亦可由管狀構件允許空氣於該上層及下層間作自由循環，該屋頂板之複合結構提供一彎曲強度以抵抗強風所造成的捲曲或其他損害，該下層可被延伸於鄰接之屋頂板下，以提供該上層一防水層。單獨以舉發附件2 、3 、4 或組合舉發附件2 、3 、4 ，均未揭露系爭專利之將浪板覆蓋成上、下二層，而於其間夾有橫條，使上、下層之浪板間留有適當空隙，再藉由空氣之絕緣性，進而達成隔熱效果；又在上、下二層之浪板上留有空氣對流孔，利用空氣之對流性質，進而達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多重效果之施工方法，故尚難證明系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項不具進步性。
㈢原告訴稱：系爭專利申請專利範圍第1 項需要一必要元件空
氣對流孔，其第2 項又記載不需空氣對流孔亦可達成隔熱之效果，其第2 項附屬項不僅有違申請專利範圍之記載格式，亦有擴增其第1 項獨立項之權利範圍情事，即有違專利審查基準第1 篇第3 章第1 節有關「構成之必要技術內容、特點」及「附屬項」等相關審查基準云云。惟查：
⒈本件系爭專利係於81年8 月17日申請，被告係於82年11月
4 日核發本件之發明第62816 號專利證書，而上開專利審查基準第1 篇第3 章第1 節有關「構成之必要技術內容、特點」及「附屬項」等係於83年11月25日公告，則本件應無適用公告在後之專利審查基準之餘地。
⒉且依75年12月24日修正公布之專利法，須有該法第60條第
1 款至第4 款之情事，方得為舉發，並非凡違反專利審查基準者，即得為舉發，本件系爭專利並無該條第1 、2 及
4 款之情事，至該條第3 款規定之適用，以說明書或圖式故意不載明實施必要之事項，或故意記載不必要之事項，而使實施為不可能或困難為必要，本件系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項係記載：「…在上、下二層之浪板上留空氣對流孔，利用空氣之對流性質，達成『避雨、隔熱、散熱、排氣』等多重目標效果。」第2 項附屬項則記載：
「…可上、下二層均不留空氣對流孔亦可上層留有空氣對流孔，下層不留，均可達成『隔熱』之方法。」其第2 項附屬項係記載達成隔熱之方法，其已載明實施必要之事項，亦未故意記載不必要之事項，並無實施不可能或困難等情事，應無首揭專利法第60條第3 款規定之情事，且其包含系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項之技術內容，並無原告所稱擴增系爭專利權利範圍。
⒊要之，系爭專利申請專利範圍第2 項附屬項包含第1 項之
全部技術內容，舉發附件2 、3 及4 既不能證明系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項不具進步性，自亦難證明其第
2 項附屬項不具進步性。㈣至原告舉發補充理由㈡書附件1 之部分，查該臺灣高等法院
92年度上易字第582 號民事判決，係指明有關申請專利範圍之記載方式，惟依75年12月24日修正公布之專利法，須有該法第60條第1 款至第4 款之情事，方得為舉發，且系爭案申請專利範圍第2 項附屬項並無首揭專利法第60條規定之情事已如前述，故該民事判決仍無法為原告有利之認定。
㈤另舉發附件5 及舉發補充理由書㈡附件2 之部分，查該工程
合約副本與所附圖說影本及中華民國建築師公會全國聯合會函所提及之2 件工程，均屬契約雙方當事人間之私文書，未經公開，應不具證據力，且其亦未揭露系爭專利之施工方法，尚難據此即謂系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。
四、綜上所述，原告所提舉發證據尚不足證明系爭專利有違反首揭專利法第2 條第1 項第5 款及第60條第3 款規定之情事，從而，被告所為「舉發不成立」之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，並請求被告應作成舉發成立之處分，為無理由，應予駁回。
五、至原告聲請調閱高雄縣政府建設局保存之「清宇環保實業股份有限公司：高雄廠房新建工程」之相關合約暨工程圖資料，及請求勘驗清宇環保實業股份有限公司高雄廠房，其目的係為證明系爭工程合約、施工圖說等資料業已公開，以及該廠房業已揭露系爭專利之技術特徵。然查：依專利審查基準
2.2.1 先前技術：先前技術應涵蓋申請日之前（不包括申請當日）所有能為公眾得知（available to the public ）之資訊，所謂能為公眾得知，指先前技術處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態。負有保密義務之人所知悉應保密之技術不屬於先前技術，建管單位保有之建築設計圖說，為負有保密義務之人，非處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態；非有利害關係人證明文件之人，無法接觸並能獲知該技術之實質內容，就算是有利害關係人證明文件之人，也必須要有建號或申請文號，否則建管單位無法提供或調閱。又該工程合約書係業主「清宇環保實業公司」與承包商「一興營造股份有限公司」間之合約，非屬公共工程之契約，依行政程序法有關資訊公開的部分，於第46條規定：「當事人或利害關係人得向行政機關申請閱覽、抄寫、複印或攝影有關資料或卷宗。但以主張或維護其法律上利益有必要者為限。」因此並非不特定之第三者所能任意取得。故縱使該工程合約及工程圖資料於建設局保存，亦非屬公開之資料，再者，系爭工程為工廠，施工亦非處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容之狀態，難認屬公開之技術，因此原告上述聲請調查之證據，核無調查之必要。
六、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 5 月 23 日
第二庭審判長法 官 徐瑞晃
法 官 畢乃俊法 官 陳金圍上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 96 年 5 月 23 日
書記官 陳可欣