臺北高等行政法院判決
95年度訴字第03085號原 告 林德勝製罐機械股份有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 戊○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 丁○○
參 加 人 泉億製罐機械有限公司代 表 人 乙○○訴訟代理人 丙○○上列當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國95年7 月6 日經訴字第09506171900 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院依職權命第三人泉億製罐機械有限公司參加訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：參加人泉億製罐機械有限公司前於民國（下同）85年9 月19日以「自動封罐機之結構改良」向前中央標準局（88年1 月26日改制為智慧財產局，即被告）申請新型專利（下稱系爭專利），經該局編為第00000000號審查，期間被告多次函請參加人修正申請專利範圍，末以參加人87年5 月1 日修正本准予專利，並於87年8 月11日公告。公告期間，原告以其有違核准審定時專利法第105 條準用第27條與第97條、第98條第1 項第1 款、第2 款及第2 項規定，對之提起異議。參加人旋於89年8 月25日再提系爭案修正本，被告則於89年12月
7 日以（89）智專三（一）02016 字第08989002072 號專利異議審定書准予修正，並以該修正本內容為審查，作成「異議不成立」之處分。原告不服，遞訴經經濟部以90年7 月17日經（90）訴字第09006316120 號訴願決定書駁回訴願，及本院以91年7 月31日90年度訴字第5629號判決駁回原告之訴。惟嗣上訴最高行政法院以92年9 月18日92年度判字第1258號判決廢棄原判決，並發回本院另於93年9 月16日以92年度訴更一字第114 號判決撤銷經濟部訴願決定及被告原處分，同時指明被告對於原告就系爭案異議事件，應依該院判決之法律見解另為處分。被告乃依前揭更審判決意旨重為審查，於95年1 月9 日以（95）智專三（一）02068 字第09520019
950 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部95年7 月6 日經訴字第09506171900 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院依職權命參加人參加訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告應作成異議成立之處分。
㈡被告聲明：原告之訴駁回。
三、兩造之爭點：⑴參加人就系爭專利87年5 月1 日之修正有無實質變更？其
修正是否適法？原告得否以實質變更作為異議事由？⑵異議附件9 、10是否足以證明系爭專利不具新穎性？⑶參加人就87年5 月1 日之修正有無違反禁反言原則？㈠原告主張：
⒈按原告對系爭專利所提起之異議事件，被告於95年1 月9日作成原處分，其所持理由如下：
⑴系爭專利依專利法第136 條規定應適用90年10月24日修
正公布之專利法規定審查。系爭專利申請日為85年9 月19日，被告於87年7 月13日審定准予專利，其是否有應不予專利之情事，自應以核准審定時所適用之83年1 月21日修正公布之專利法規定為斷，本案經高等行政法院92年度訴更一字第114 號更審判決，撤銷被告89年12月
7 日（89）智專三（一）02016 字第08989002072 號異議審定書審定異議不成立之處分，並應依該更審判決之法律見解另為處分，合先敘明。
⑵上開更審判決理由七認定，系爭專利於異議期間所提之
89年8 月25日修正本，除實質已變更，並有違禁反言原則，應不准修正，被告應依系爭專利87年8 月11日公告本內容重行審查；系爭專利89年8 月25日之修正事項（公告於89年12月1 日專利公報第27卷，34期第5944頁），依前揭行政法院判決亦遭一併撤銷，被告將另予公告；系爭專利87年8 月11日公告本申請專利範圍僅1 項，為一種自動封罐機之結構改良，係可分為送料機構及封罐機構，送料機構係由機台上之馬達促動凸輪運轉，並藉凸輪帶動擺臂及拉桿行走於軸桿上而使夾具產生往復輸送作動，並藉夾其下方所設之氣壓缸使夾具作張開夾合動作，而達到加工物自動進退料作業，另，封罐機構係由預定數目之轉盤、凸輪、捲臂、捲輪及滑輪等組成，而轉盤為一圓形盤體，於轉盤內部環向等距裝設有數支捲臂，捲臂上端固接有滾輪座，每一滾輪座可視配合之每一層凸輪作預定高度設置，滾輪座前端設置滾輪供與轉盤上方之凸輪端緣貼觸，而利用凸輪之起伏而驅動捲臂作進退動作，捲臂底端則設有一捲輪，捲輪環周設有捲壓環槽；其特徵在於：該轉盤下方鄰捲輪處環向排列設有數個滑輪，藉以增加罐蓋與罐體之捲唇得於輾壓封罐時更加平穩、平整性，而俾助封罐更為緊密；轉盤上方中央改成四層之凸輪設置配合八具捲臂設置或者以五層凸輪設置配合六具捲臂設置，於捲臂之捲壓環槽內之捲弧弧度可視步驟程序作多種尺寸變化，而具有預定之捲弧尺寸，進以使罐蓋與罐體完成高密封度七層捲封之對罐效果，俾達成更具安全貯存物品之罐（桶）結構者。
⑶異議附件2 為72年度判字第274 號判決文；附件3 為73
年度判字第1183號判決文；附件4 為系爭專利85年9 月19日所提之說明書；附件5 為系爭專利86年10月7 日之申復函；附件6 為系爭專利86年10月7 日所提之說明書修正本；附件7 為被告改制前之87年4 月28日（87）台專（肆）02039 字第113368號函；附件8 為系爭專利87年5 月1 日說明書修正本；附件9 為88年7 月11日公告之第00000000號專利案；附件10為00000000號異議申請書及審定書；附件11為原告與大陸深圳聚信機電實業公司86年3 月30日簽訂之買賣合約影本；附件12為原告出口報單憑證及發票影本；異議理由係主張系爭專利違反專利法第97條、第98條第1 項第1 、2 款、第2 項及第
105 條準用第27條之規定云云；惟查系爭專利所揭露之裝置構造，屬專利法第97條「物品之形狀、構造或裝置之創作或改良」之新型；並無異議理由書主張違反專利法第97條之規定。
⑷異議理由⒈以86年10月7 日申復函、86年10月7 日說明
書修正本及87年4 月28日（87）台專（肆）02039 第113368號函，指稱系爭專利85年9 月19日原提出之申請專利說明書與系爭專利據以核准專利之87年5 月1 日說明書修正本之內容已有相當之差異，事實上已變更實質，顯與專利法第105 條準用第44條第4 項之規定有違，則其核准本件被異議案專利及顯有違法云云；惟專利法第
102 條規定：「公告中之新型，任何人認為有違第4 條、第105 條準用第22條第3 項或第4 項、第27條或第97條至第99條規定，或利害關係人認為有不合第5 條或第
105 條準用第30條規定者，得自公告之日起3 個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議」，是以，異議理由⒈主張系爭專利違反專利法第105條準用第44條第4 項之規定，屬非為得提起異議之事由，且臺北高等行政法院92年度訴更一字第114 號更審判決之意旨亦認定應以系爭專利87年8 月11日公告本（即系爭專利87年5 月1 日說明書修正本）重行審查，故異議理由⒈主張系爭專利87年5 月1 日說明書修正本變更實質，因非屬得提起異議之事由，自不應予審究。
⑸異議理由⒉以附件9 主張系爭專利違反專利法第105 條
準用第27條之規定、理由⒊以附件10主張系爭專利為習用技術之仿襲、理由⒋以附件11、12主張系爭專利違反專利法第105 條準用第27條之規定云云；按臺北高等行政法92年度訴更一字第114 號更審判決理由八已認定，附件9 （公告第00000000號專利案）之申請日（86年3月25日）晚於系爭專利申請日（85年9 月19日），非得據以論究系爭專利之新穎性與進步性，故附件9 不具證據力；又附件10之另案（公告00000000號專利案）異議審定書雖載有：「附件3 、5 照片配合機器實物，顯示該二機器具有等距六具式捲輪，捲輪具有雙輾壓面，以及以螺栓與軸臂結合，輾壓裝置兩側設置氣壓鋼及皮帶」等語，然並無凸輪層數之揭示，故無法得知異議附件10之審定書內所指「附件3 、5 照片配合機器實物」是否具有系爭專利之構造特徵，故附件10不具證據力；再附件11之買賣合約書、估價單及附件12之出口憑證等資料並無結構特徵之揭示，且該等資料所標示之時間亦晚於系爭專利申請日，故附件11、12不具證據力；另本件原告（異議人）以系爭專利有違核准審定時專利法第10
5 條準用第27條、97條、第98條第1 項第1 、2 款及第
2 項之事由，提出異議，主張系爭專利之專利權應予撤銷，有關原告（異議人）主張參加人（被異議人）之股東原為其公司職員，涉有違反「競業禁止」規定云云，係屬另一法律關係之爭議，與本異議事件係就系爭專利與引證資料技術內容判斷之結果無涉；故依據上開更審判決之意旨，異議附件9 、10、11及12均不具證據力；另有關參加人是否涉違反「競業禁止」規定，則不予論究。
⑹據上論結，系爭專利並無違反核准審定時適用之專利法
第97條、第98條第1 項第1 、2 款、第2 項及第105 條準用第27之規定，爰審定如主文。」⒉對於被告所為原處分之理由及經濟部訴願決定竟予以維持原告均難甘服，理由分述如下：
⑴最高行政法院92年度判字第1258號判決廢棄臺北高等行
政法院91年7 月31日90年度訴字第5629號判決，其所持之主要理由為：「…依上訴人引用被上訴人改制前於85年元月頒布之『專利侵害鑑定基準』有關『禁反言之原則』係為防止專利權人將在申請過程的任何階段或任何文件上，已明白表示放棄之某些權利，事後在專利權取得以後或是在專利侵害訴訟當中，再行重為主張已放棄部分。即專利權人對專利要求的解釋應當前後一致，是專利侵害訴訟中一項重要原則。…。本件參加人於85年
9 月19日提出申請專利範圍固為三層凸輪以上配合六具捲臂設置之新型，其後經3 次之修正，於87年5 月1 日修正經被上訴人公告核准之新型專利範圍為四層凸輪設置配合八具捲臂設置或以五層凸輪配合六具捲臂設置，則上訴人主張參加人已放棄原三層凸輪配合六具捲臂設置之新型保護範圍，似非無據，則上訴人指摘原處分依參加人89年8 月25日第5 次修正案之申請專利範圍所載之主要特徵為『三層之凸輪設置配合六具捲臂設置或者…設置』有違反上開禁反言之原則云云，難謂無據。況本件上訴人係對被上訴人87年8 月11日公告之系爭新型專利案提出異議，似非對參加人85年9 月19日原提出之申請案及89年8 月25日第5 次修正案提出異議，尤其是被上訴人對於參加人上開85年原申請案及89年8 月25日第5 次修正案似未作成公告處分，則被上訴人根據上開申請案及修正案據以為異議不成立之處分，是否合法妥適，似有商榷之餘地，原判決維持原處分，是否合法，不無審酌之餘地，…原判決既有可議，爰將原判決廢棄，發回臺北高等行政法院詳為調查審認，另為合法妥適之判決，以昭折服。」⑵臺北高等行政法院92年度訴更一字第114 號判決，其所持之主要理由為：
①系爭專利87年8 月11日核准公告之專利說明書係揭
示「轉盤上方中央改成四層之凸輪設置配合八具捲臂設置或者以五層凸輪設置配合六具捲臂設置」之技術特徵，並於圖式揭示四層之凸輪設置配合八具捲臂之結構設置以及以五層凸輪設置配合六具捲臂結構設置之兩種實施例，但未揭示「轉盤上方中央改成三層之凸輪設置配合六具捲臂」之第三種實施例，故系爭專利89年8 月25日修正本將87年8 月11日核准公告之部分特徵「轉盤上方中央改成四層之凸輪設置配合八具捲臂設置」，修正為「轉盤上方中央改成三層之凸輪設置配合六具捲臂」除已變更實施例，不符合申請專利範圍過廣之修正，且為實質變更，該修正與系爭專利審定核准時所適用之專利法第105 條準用同法第44條第4 項之規定不符，因而被告准予系爭專利第5 次修正之處分，已難謂合法。
②禁反言原則原係專利侵權訴訟實務上用以限制專利
權人均等原則主張之重要原則。其係為防止專利權人將在申請過程的任何階段或任何文件上，已明白表示放棄之某些權利或主張，事後在專利權取得以後或是在專利侵害訴訟當中，再行重為主張已放棄部分；亦即專利權人對專利要求的解釋應當前後一致．而不能前後反覆，致有害於第三人對既有法秩序信賴之權益。而私法領域有關行使權利、履行義務，應依誠實及信用方法之誠信原則，於公法領域亦應有其適用（最高行政法院52年判字第345 號判例、行政程序法第8 條參照。）禁反言原則禁止專利權人之主張前後反覆，以維護既有法秩序之安定及利害關係人之權益，既與前揭行政法誠信原則禁止反覆之法律原理相通，則禁反言原則非僅限適用於私法專利侵權訴訟，其於公法專利行政爭訟程序亦應適用。
③本件依參加人（被異議人）於85年9 月19日提出申
請專利範圍，其技術特徵係轉盤上方中央改成至少三層以上之凸輪設置，配合六具或六具以上捲臂設置之新型，其後經3 次之修正，於87年5 月1 日修正經原處分機關公告核准之新型專利範圍為四層凸輪設置配合八具捲臂設置或以五層凸輪配合六具捲臂設置，則三層之凸輪設置配合六具捲臂設置部分，業經修正放棄，而不在87年5 月1 日修正申請專利範圍主張之內。惟參加人（被異議人）於系爭專利在87年11月9 日原告提出異議後，另於89年8 月25日第5 次修正申請專利範圍所載之主要特徵為「轉盤上方中央改成三層之凸輪設置配合六具捲臂設置或者以五層凸輪設置配合六具捲設置」，其中轉盤上方中央改成三層之凸輪設置配合六具捲臂設置部分，雖係參加人（被異議人）於85年9 月19日提出申請專利範圍之技術特徵，但該部分既經於87年
5 月1 日修正刪除，並經被告公告核准之新型專利範圍為四層凸輪設置配合八具捲臂設置或以五層凸輪配合六具捲臂設置，則依前述禁反言原則於專利行政爭訟程序亦應適用之說明，本件參加人（被異議人）自不得於系爭專利經異議後，重行主張業於申請程序中放棄之三層之凸輪設置配合六具捲臂設置部分。因此，被告89年12月7 日（89）智專三（一）02016 字第08989002072 號專利異議審定書認參加人（被異議人）就系爭專利於89年8 月25日提出說明書、申請專利範圍及圖式修正本，經與87年
8 月11日之公告本比較，未變更實質內容，且公告本有申請專利範圍過廣之情事，因而准予修正，並依修正後之內含為本件異議之審查，而未審酌參加人（被異議人）89年8 月25日之修正申請範圍有違禁反言原則部分應不予准許，於法自非允洽。
④本件參加人（被異議人）89年8 月25日之修正申請
範圍除實質已變更，並有違禁反言原則部分應不予准許，已如前述，依上述系爭專利87年8 月11日之公告本觀之，其仍有四層凸輪、八具捲臂之構造。則被告89年12月7 日（89）智專三（一）02016 字第08989002072 號專利異議審定書以89年8 月25日修正後之內容審查，並認系爭專利於89年8 月25日所提之說明書、申請專利範圍及圖式之修正，已無「四層凸輪、八具捲臂」之構造，故異議附件4 至
8 不具證據力，執為異議理由不成立，於法尚有未合。訴願決定未予指摘，亦非妥適。原告主張訴願決定及被告89年12月7 日（89）智專三（一）02016字第08989002072 號專利異議審定書所為「異議不成立」之處分應予撤銷，即屬有據，應予准許。
⑶被告依臺北高等行政法院92年度訴更一字第114 號判決
重為處分，惟其95年1 月9 日（95）智專三（一）0206
8 字第09520019950 號專利異議審定書仍為「異議不成立」之審定，原告認為該審定之認事、用法仍有違誤、失平之處，謹分陳如下：
①本件專利異議案被告89年12月7 日（89）智專三（一
）02016 字第08989002072 號專利異議審定書所為「異議不成立」之處分，業經臺北高等行政法院以92年度訴更一字第114 號判決撤銷後，本件專利案異議事件已回復原異議程序之狀態，則被告重為處分時自應依上開判決之意旨，重行審酌被告之異議理由及證據。
②原告於原異議申請書之異議理由六（二）2 、4 項中
指本件系爭專利案有違專利法第105 條準用第27條之規定，明確列舉之事證及理由為：「…被異議案上述86年10月1 日（7 日收文）及87年4 月30日（5 月1日收文）2 次之修正，其增加第4 圖，及修正第3 圖、第4 圖之1 、第5 圖、第6 圖，均在異議人86年3月25日申請之第00000000號「製罐機之七層捲封結構」新型專利之後，則本件被異議案顯有違反第105 條準用第27條之規定。」「…本件被異議人之各股東原均為異議人公司之職員，係於異議人開發七層捲封成功後，始透過各種管道得知異議人之設計結構，故於
87 年4月30日（5 月1 日收文）提出修正本，而具體繪出被異議案所謂『轉盤上方中央改成四層之凸輪設置配合八具捲臂裝置』之構造，則本件被異議案86年
10 月1日（7 日收文）及87年4 月30日（5 月1 日收文）之修正，既在異議人第00000000號「製罐機之七層捲封結構」新型專利案86年3 月25日申請日之後，則本件被異議案即有專利法第105 條準用第27條規定之情事，自應依法撤銷本件被異議案之暫准專利權。」③惟查被告原處分之審定理由第㈤項竟以「異議理由⒉
以附件9 主張系爭案違反專利法第105 條準用第27條之規定、理由⒊以附件10主張系爭案為習用技術之仿襲、理由⒋以附件11、12主張系爭案違反專利法第10
5 條準用第27條之規定云云；按臺北高等行政法院92年度訴更一字第114 號更審判決理由八已認定，附件
9 （公告第00000000號專利案）之申請日（86年3 月
25 日 ）晚於系爭案申請日（85年9 月19日），非得據以論究系爭案之新穎性與進步性，故附件9 不具證據力」云云為理由，對於原告上述於異議理由主張本件系爭專利參加人於86年10月1 日（7 日收文），及87年4 月30日（5 月1 日收文）之2 次修正，其增加第4 圖，及修正第4 圖之1 、第5 圖、第6 圖均在異議附件9 所引證之原告所有第00000000號「製罐機之七層捲封結構」新型專利申請案86年3 月25日之申請日之後，故原告主張本件系爭專利有違專利法第105條準用第27條前段：二人以上有同一之新型，各別申請時，應就最先申請者准予新型專利之規定；而被告原處分竟以「非得據以論究系爭案之新穎性與進步性」，即原處分係持以論究有無違反當時專利法第98條第1 項第1 、2 款（新穎性）及第2 項（進步性）之規定，而對於原告主張參加人86年10月1 日（7 日收文）及87年4 月30日（5 月1 日收文）之2 次修正其申請專利之內容及圖式均在原告異議證據附件9 所引證之第00000000號新型專利申請日86年3 月25日之後，即本件系爭專利之申請日85年9 月19日雖較原告異議證據引證之第00000000號新型專利案之申請日86年
3 月25日為早，但原告提出異議所主張者係系爭專利
86 年10 月1 日（7 日收文）及87年4 月30日（5 月
1 日收文）之二次修正之日期均在原告異議引證之申請日86年3 月25日之後，且其二次修正：（1 ）於第三圖增列圖號（14）即凸輪，並將原三層凸輪變更增加為四層（原證7 ）；（2 ）修正第四圖將原三層凸輪（14）變更修正為四層凸輪（原證8 ）；（3 ）增加第四圖-1，增加整體圖中凸輪（14）之標示（原證
9 ）；（4 ）增加第六圖並增加五層凸輪（14）之標示（原證10）；並於說明書及申請專利範圍刪除原申請所載之「轉盤上方中央改成至少三層以上之凸輪設置，於六具捲臂…」之特徵，而變更修正為「轉盤上方中央改成四層之凸輪設置配合八具捲臂設置或五層凸輪設置配合六具捲臂設置」之特徵，則本件系爭專利上述2 次之修正顯已變更原申請專利內容之實質，被告本應不准其修正，且因其於申請日後之2 次修正始發生其申請專利內容及特徵與原告異議證據引證之第00000000號「製罐機之七層捲封結構」專利案之四層凸輪配置八具捲輪手臂之結構特徵完全相同，故原告主張本件系爭專利依審定時專利法第105 條準用第27條前段：二人以上有同一之新型，各別申請時，應就最先申請者准予專利之規定，既已准予引證案專利，即無准予本件系爭專利之餘地，即本件專利異議案有專利法第105 條準用同法第27條規定之適用。惟本件被告原處分僅以本件異議附件9 （第00000000號專利）之申請（86年3 月25日）晚於系爭專利申請（85年9 月19日），即以「非得據以論究系爭案之新穎性與進步性」，而漏未就本件系爭專利有無違反專利法第105 條準用同法第27條前段之規定加以審酌，而致損及原告之權益，原處分自有違法、失平之處，訴願決定持相同論旨予以維持，亦有違法、率斷之處。
④關於原告所提之異議附件11，參加人對原告之第0000
0000號專利案提出異議之異議申請書、異議審定書等文件，於該異議審定書中既已載有「附件3 、5 照片配合機器實物，顯示該二機器具有等距六具式捲輪，捲輪具有雙輾壓面，以及以螺栓與軸臂結合，…」，而一般習用自動封罐機之結構，其凸輪與捲臂之配置採「三層凸輪配置六具捲臂、五層凸輪配置六具捲臂或四層凸輪配置八具捲臂…」者，已成為相同機器製造者慣用之配置方式，即本件系爭專利「四層凸輪設置配合八具捲臂設置」及「五層凸輪設置配合六具捲臂設置」之結構特徵，顯已見於異議證據附件9 之第00000000號專利案及異議證據附件10之引證資料，而成為習用技術，則被告原處分之審定理由㈤中指稱「…無法得知異議附件10之審定書內所指『附件3 、5照片配合機器實物』是否具有系爭專利之構造特徵，故附件10不具證據力」云云，原處分及訴願決定所持相同之論旨，亦顯有違法、率斷之處。
⑤再者，本件被告之原處分雖依臺北高等行政法院92年
度訴更一字第114 號判決之意旨，依系爭專利87年8月11日公告本之申請專利範圍為審查之依據，惟針對該公告本原告於公告期間之87年11月9 日即對之提出異議，而本件參加人於異議程序中復於89年8 月25日提出修正本，該修正本雖經臺北高等行政法院92年度訴更一字第114 號判決認定其實質已變更，並有違反禁反言原則，應不准修正，但該89年8 月25日之修正事項已公告於89年12月1 日專利公報第27卷第34期第5944頁（見異議審定書第2 頁第13至14行），對外已發生公法上之效力，依禁反言原則「…係為防止專利權人將在申請過程的任何階段或任何文件上，已明白表示放棄之某些權利或主張，事後在專利權取得以後或是在專利侵害訴訟當中，再行重為主張已放棄部分；亦即專利權人對專利要求的解釋應當前後一致．而不能前後反覆，致有害於第三人對既有法秩序信賴之權益。…」（見臺北高等行政法院92年度訴更一字第
114 號判決第17頁第7 至16行）。即「申請專利範圍為界定專利權範圍之依據，一旦公告，任何人皆可取得申請至維護過程中每一階段之文件，基於對專利權人在該過程中所為之補充、修正、更正、申復及答辯的信賴，不容專利權人藉『均等論』重為主張其原先已限定或排除之事項。…。」（參見專利侵害鑑定要點第42頁）。本件系爭專利89年8 月25日修正之申請專利範圍既已修正其主要特徵為「…轉盤上方中央改成三層之凸輪設置配合六具捲臂設置，或者以五層凸輪設置配合六具捲臂設置，…。」，即修正87年8 月11日公告之申請專利範圍主要特徵之「…轉盤上方中央改成四層之凸輪設置配合八具捲臂設置，或者以五層凸輪設置配合六具捲臂設置，…。」即本件系爭專利參加人89年8 月25日之修正，已將其87年8 月11日修正公告之申請專利範圍中之「四層之凸輪設置配合八具捲臂設置」刪除而放棄，則依上述禁反言原則本件系爭專利就其中已放棄之「四層之凸輪設置配合八具捲臂設置」部分顯已不得再主張專利權，被告理應先命參加人修正申請專利範圍，刪除該已不得主張專利權部分再予審定，惟被告之原處分竟直接為「異議不成立」之處分，該處分及訴願決定持相同論旨，即難謂無違法、率斷之處。
㈡被告主張：
⒈原告主要指稱原處分未就異議附件9 （第00000000號專利
）與系爭專利有無違反專利法第105 條準用同法第27條前段之規定加以審酌；另認為系爭專利「四層凸輪設置配合八具捲臂設置」及「五層凸輪設置配合六具捲臂設置」之結構特徵，顯已見於異議附件9 及附件10（第00000000號異議申請書、審定書等文件）之引證資料，而成習用技術；另依「禁反言原則」系爭專利已放棄「四層凸輪設置配合八具捲臂設置」之主張，應先予刪除云云。
⒉原處分係依據臺北高等行政法院92年度訴更一字第114 號
更審判決之意旨認為系爭專利於異議期間89年8 月25日所提之修正本，除實質已變更，並有違禁反言原則，不准修正，故應以系爭專利87年8 月11日之公告本（按即87年5月1 日修正本）重行審查，先予陳明。
⒊依臺北高等行政法院上揭更審判決理由8 已認定「附件9
（公告第00000000號專利案）之申請日（86年3 月25日）晚於系爭專利申請日（85年9 月19日），非得據以論究系爭專利之新穎性與進步性，故附件9 不具證據力」；且系爭專利核准審定時所適用之83年1 月21日修正公布之專利法第27條前段之規定「二人以上有同一之發明，各別申請時，應就最先申請者准予發明專利」，而異議理由竟然以「後案」（附件9 ）作為異議「前案」（系爭專利）之引證，主張系爭專利違反專利法第105 條準用同法第27條前段之規定，該附件9 不具證據力至為明顯，無庸置疑；原處分理由㈤係依據上開臺北高等行政法院之判決理由認定該附件9 不具證據力，不足以證明系爭專利違反專利法第
105 條準用同法第27條前段之規定，自無「漏未審酌」之情事。
⒋查原處分理由㈤已指明附件00（00000000P01 號專利案異
議審定書）雖載有：「附件3 、5 照片配合機器實物，顯示該二機器具有等距六具式捲輪，捲輪具有雙輾壓面，以及以螺栓與軸臂結合，輾壓裝置兩側設置氣壓鋼及皮帶」等語，然並無「凸輪層數」之揭示，故異議附件10所指之「附件3 、5 照片配合機器實物」因未揭示「凸輪層數」之構造特徵，尚不能與系爭專利之「轉盤、凸輪、捲臂」等構造作比對，故附件10仍不具證據力。
⒌依臺北高等行政法院上揭更審判決理由4 、5 、6 已指明
系爭專利於89年8 月25日異議期間所提之修正本將「轉盤上方中央改成四層之凸輪設置配合八具捲臂設置」修正為「轉盤上方中央改成三層之凸輪設置配合六具捲臂設置」已實質變更且違禁反言原則；否則，將對第三人因信賴專利專責機關就系爭專利審定公告之技術特徵僅限四層凸輪設置配合八具捲臂設置或五層凸輪設置配合六具捲臂設置，而從事三層凸輪設置配合六具捲臂設置製造、販賣或使用等實施之行為，造成面臨專利侵害追訴之不可預測危險。顯見由上開判決意旨即認為系爭專利於「申請過程」中已放棄「三層之凸輪設置配合六具捲臂設置」部分，系爭專利89年8 月25日之修正本應不予修正，被告已於95年2月1 日專利公報第33卷第4 期第7872頁公告撤銷該修正本；故原處分依臺北高等行政法院前揭更審判決意旨回歸系爭專利87年8 月11日公告本（按即87年5 月1 日修正本）重新審查，並依上開更審判決意旨認定系爭專利公告本之技術特徵僅限「四層凸輪設置配合八具捲臂設置或五層凸輪設置配合六具捲臂設置」，並無違誤，是以系爭專利於「申請過程」中所放棄者，即為臺北高等行政法院前揭更審判決所指之「三層之凸輪設置配合六具捲臂設置」部分，並無放棄「四層凸輪設置配合八具捲臂設置」之主張，故無訴訟理由所指違反禁反言原則之情事。
⒍另按專利法第102 條規定：「公告中之新型，任何人認為
有違第4 條、第105 條準用第22條第3 項或第4 項、第27條或第97條至第99條規定，或利害關係人認為有不合第5條或第105 條準用第30條規定者，得自公告之日起3 個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議」，是以，異議理由主張系爭專利違反專利法第105 條準用第44條第4 項之規定，非為得提起異議之事由；況查系爭專利87年5 月1 日修正本將說明書與申請專利範圍修正為「四層之凸輪設置配合八具捲臂設置或者五層之凸輪設置配合六具捲臂設置者」，並配合修改圖式凸輪（14）、（141 ）之層數構造，經與系爭專利申請時原說明書所揭露之自動封罐機之結構之轉盤內部裝設「六具捲臂，轉盤上方中央改成至少三層以上之凸輪設置或者該捲臂得配合凸輪數目製作成至少六具以上之捲臂設置者」比對，明顯可知，該87年5 月1 日修正本（即87年8 月11日公告本）相較於申請時原專利說明書所揭之技術特徵而言，為具體界定之「下位概念」技術，並無變更實質，無違系爭專利核准審定時所適用之專利法第105 條準用第44條第4 項之規定。
㈢參加人主張：與被告相同。
理 由
一、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依系爭案核准審定時專利法第97條暨第98條第
1 項規定申請取得新型專利。另同法第105 條準用第27條第
1 項本文規定，二人以上有同一之新型，各別申請時，應就最先申請者准予新型專利；又新型「申請前已見於刊物或已公開使用者」、「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」、「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時」依據同法第98條第
1 項第1 款、第2 款及第2 項規定，不得依法申請取得新型專利。而對於公告中之新型，任何人認有違反前揭專利法第
105 條準用第27條或第97條至第99條規定者，依法得自公告之日起3 個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。從而，系爭專利有無違反前揭專利法情事而應不予專利，依法應由異議人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為異議不成立之處分。
二、參加人泉億製罐機械有限公司前於85年9 月19日以「自動封罐機之結構改良」向前中央標準局（88年1 月26日改制為智慧財產局，即被告）申請新型專利（下稱系爭專利），經該局編為第00000000號審查，期間被告多次函請參加人修正申請專利範圍，末以參加人87年5 月1 日修正本准予專利，並於87年8 月11日公告。公告期間，原告以其有違核准審定時專利法第105 條準用第27條與第97條、第98條第1 項第1款、第2 款及第2 項規定，對之提起異議。參加人旋於89 年8月25日再提系爭案修正本，被告則於89年12月7 日以（89）智專三（一）02016 字第08989002072 號專利異議審定書准予修正，並以該修正本內容為審查，作成「異議不成立」之處分。原告不服，遞訴經經濟部以90年7 月17日經（90）訴字第09006316120 號訴願決定書駁回訴願，及本院以91年7月31日90年度訴字第5629號判決駁回原告之訴。惟嗣上訴最高行政法院以92年9 月18日92年度判字第1258號判決廢棄原判決，並發回本院另於93年9 月16日以92年度訴更一字第
114 號判決撤銷經濟部訴願決定及被告原處分，同時指明被告對於原告就系爭案異議事件，應依該院判決之法律見解另為處分。被告乃依前揭更審判決意旨重為審查，於95年1 月
9 日以（95）智專三（一）02068 字第09520019950 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，循序提起行政訴訟，並為事實欄所載各節之主張，是本件應審酌者厥為：
⑴參加人就系爭專利87年5 月1 日之修正有無實質變更？其
修正是否適法？原告得否以實質變更作為異議事由？⑵異議附件9 、10是否足以證明系爭專利不具新穎性？⑶參加人就87年5 月1 日之修正有無違反禁反言原則？
三、關於⑴參加人就系爭專利87年5 月1 日之修正有無實質變更？其修正是否適法？原告得否以實質變更作為異議事由部分：
㈠經查，本院92年度訴更一字第114 號更審判決所撤銷之被告
89年12月7 日（89）智專三（一）02016 字第08989002072號專利異議審定書，其內容包含准予系爭專利89年8 月25日修正本，及以該修正本為審查標的，就本件異議案作成「異議不成立」之處分。是系爭專利89年8 月25日修正本雖已公告於89年12月1 日專利公報第27卷第34期第5944頁，惟已一併為前揭本院更審判決所撤銷，並經被告另於95年2 月1 日專利公報第33卷第4 期第7872頁公告撤銷該89年8 月25日修正本之公告。且本院前揭更審判決更進一步以系爭專利89年
8 月25日修正本已變更其87年8 月1 日公告本（按即87年5月1 日修正本），指明本件應回歸以系爭專利公告本為審查標的。亦即本件審查標的應以87年5 月1 日修正本為準。
㈡原告異議雖主張系爭專利87年5 月1 日之修正有實質變更，
應不准修正云云。惟按修正前專利法第102 條規定：「公告中之新型，任何人認為有違第4 條、第105 條準用第22條第
3 項或第4 項、第27條或第97條至第99條規定，或利害關係人認為有不合第5 條或第105 條準用第30條規定者，得自公告之日起3 個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議」，是以，原告異議理由主張系爭專利違反專利法第105 條準用第44條第4 項之規定，非為得提起異議之事由。（按原告雖稱其並未主張系爭專利違反專利法第
105 條準用第44條第4 項之規定，然依其異議理由記載，係主張系爭專利87年5 月1 日之修正有實質變更，故其真意，即係主張系爭專利違反專利法第105 條準用第44條第4 項之規定）。
㈢況系爭專利87年5 月1 日修正本將說明書與申請專利範圍修
正為「四層之凸輪設置配合八具捲臂設置或者五層之凸輪設置配合六具捲臂設置者」，並配合修改圖式凸輪（14）、（
141 ）之層數構造，經與系爭專利申請時原說明書所揭露之自動封罐機之結構之轉盤內部裝設「六具捲臂，轉盤上方中央改成至少三層以上之凸輪設置或者該捲臂得配合凸輪數目製作成至少六具以上之捲臂設置者」比對，明顯可知，該87年5 月1 日修正本（即87年8 月11日公告本）相較於申請時原專利說明書所揭之技術特徵而言，為具體界定之「下位概念」技術，並無變更實質，要無違系爭專利核准審定時所適用之專利法第105 條準用第44條第4 項之規定。
四、關於⑵異議附件9 、10是否足以證明系爭專利不具新穎性部分：
㈠依本院上揭更審確定判決理由8 認定：「附件9 （公告第00
000000號專利案）之申請日（86年3 月25日）晚於系爭專利申請日（85年9 月19日），非得據以論究系爭專利之新穎性與進步性，故附件9 不具證據力」；且系爭專利核准審定時所適用之83年1 月21日修正公布之專利法第27條前段之規定「二人以上有同一之發明，各別申請時，應就最先申請者准予發明專利」，而異議理由竟然以「後案」（附件9 ）作為異議「前案」（系爭專利）之引證，主張系爭專利違反專利法第105 條準用同法第27條前段之規定，該附件9 不具證據力至為灼然，自不足以證明系爭專利違反專利法第105 條準用同法第27條前段之規定，原處分自無「漏未審酌」之情事。
㈡至附件00（00000000P01 號專利案異議審定書）雖載有：「
附件3 、5 照片配合機器實物，顯示該二機器具有等距六具式捲輪，捲輪具有雙輾壓面，以及以螺栓與軸臂結合，輾壓裝置兩側設置氣壓鋼及皮帶」等語，然並無「凸輪層數」之揭示，故異議附件10所指之「附件3 、5 照片配合機器實物」因未揭示「凸輪層數」之構造特徵，尚不能與系爭專利之「轉盤、凸輪、捲臂」等構造作比對，故附件10仍不足以證明系爭專利不具新穎性。
五、關於⑶參加人就87年5 月1 日之修正有無違反禁反言原則部分：
㈠原告主張：參加人於85年9 月19日提出申請專利範圍，其技
術特徵係轉盤上方中央改成至少三層以上之凸輪設置，配合六具或六具以上捲臂設置之新型，其後經3 次之修正，於87年5 月1 日修正經原處分機關公告核准之新型專利範圍為四層凸輪設置配合八具捲臂設置或以五層凸輪配合六具捲臂設置，則三層之凸輪設置配合六具捲臂設置部分，業經修正放棄，而不在87年5 月1 日修正申請專利範圍主張之內。惟參加人於系爭專利在87年11月9 日原告提出異議後，另於89年
8 月25日第5 次修正申請專利範圍所載之主要特徵為「轉盤上方中央改成三層之凸輪設置配合六具捲臂設置或者以五層凸輪設置配合六具捲設置」，其中轉盤上方中央改成三層之凸輪設置配合六具捲臂設置部分，既經於87年5 月1 日修正刪除，並經被告公告核准之新型專利範圍為四層凸輪設置配合八具捲臂設置或以五層凸輪配合六具捲臂設置，則依禁反言原則，參加人自不得於系爭專利經異議後，重行主張業於申請程序中放棄之三層之凸輪設置配合六具捲臂設置部分，系爭專利87年8 月11日之公告本，竟仍有四層凸輪、八具捲臂之構造，顯有違禁反言原則云云。
㈡惟查：
⒈依本院上揭更審確定判決理由4 、5 、6 指明：系爭專利
於89年8 月25日異議期間所提之修正本，將「轉盤上方中央改成四層之凸輪設置配合八具捲臂設置」修正為「轉盤上方中央改成三層之凸輪設置配合六具捲臂設置」，已實質變更且違禁反言原則；否則，將對第三人因信賴專利專責機關就系爭專利審定公告之技術特徵僅限四層凸輪設置配合八具捲臂設置或五層凸輪設置配合六具捲臂設置，而從事三層凸輪設置配合六具捲臂設置製造、販賣或使用等實施之行為，造成面臨專利侵害追訴之不可預測危險。顯見由上開判決意旨即認為系爭專利於「申請過程」中已放棄「三層之凸輪設置配合六具捲臂設置」部分，系爭專利89年8 月25日之修正本應不准予修正。
⒉事實上，被告亦已於95年2 月1 日專利公報第33卷第4 期
第7872頁公告撤銷該89年8 月25日之修正本；故原處分依本院前揭更審判決意旨，回歸系爭專利87年8 月11日公告本（按即87年5 月1 日修正本）重新審查，並依上開更審判決意旨認定系爭專利公告本之技術特徵僅限「四層凸輪設置配合八具捲臂設置或五層凸輪設置配合六具捲臂設置」，並無違誤。申言之，系爭專利於「申請過程」中所放棄者，即為本院前揭更審判決所指之「三層之凸輪設置配合六具捲臂設置」部分，並無放棄「四層凸輪設置配合八具捲臂設置」之主張，系爭專利87年8 月11日公告本，所涉者為「四層凸輪設置配合八具捲臂設置」，故無原告所指違反禁反言原則之情事。
六、綜上，原告所述，為不可採。從而，被告所為異議不成立之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，及請求被告應作成異議成立之處分，為無理由，應予駁回。
七、至於有關原告於異議理由主張參加人之股東原為其公司職員，利用修正專利案之機會違法使用原告研發之專利技術部分，涉有違反競業禁止規定等情。係屬另一法律關係之爭議，與本件異議事件係就系爭專利與引證資料技術內容判斷之結果無涉，應非本件所得論究。
八、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 6 月 13 日
第二庭審判長法 官 徐瑞晃
法 官 畢乃俊法 官 陳金圍上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 96 年 6 月 13 日
書記官 陳可欣