臺北高等行政法院判決
95年度訴字第03173號原 告 澳洲商．雷陳五金有限公司代 表 人 甲○訴訟代理人 孫大龍律師 （兼送達代收人）
林秉欣律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 己○○
參 加 人 展進企業股份有限公司代 表 人 乙○○（董事長）訴訟代理人 戊○○複 代理人 徐嶸文律師 （兼送達代收人）上列當事人間因新式樣專利異議事件，原告不服經濟部中華民國95年07月14日經訴字第09506172400號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：參加人於民國（以下同）90年07月05日以「浪板螺絲」向被告申請新式樣專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，原告以其不符核准審定時專利法第5條之規定，對之提起異議。案經被告審查，於94年05月31日以（94）智專三㈠03019字第09420495780號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1、3項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
1.原處分及訴願決定均撤銷。
2.被告應為異議成立之處分。
3.訴訟費用由被告負擔。㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。㈢參加人聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之主張：
甲、原告主張：㈠按「稱申請專利權，係指得依本法申請專利之權利。稱專利
申請權人，除本法另有規定或契約另有規定外，係指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。」為系爭案核准審定時專利法第5條之規定。因此，申請專利，需專利申請權人（即發明人、創作人或其受讓人、繼承人）始得為之，合先敘明。㈡系爭案所載之創作人乙○○與曾進道實非該創作真正的創作
人，自無該創作之專利申請權，被告核准參加人之專利申請，自屬有誤：
1.原告雷陳五金有限公司（LOI & TRAN PTY.LIMITED，商業名稱為Tena Fasteners），負責人為甲○（To Ha Loi，又名Quang Loi、Herbert Loi），早於西元2001年05月30日已於澳洲提出第PR5341號，標題為「Cutting Screw」的專利申請案（即異議證據二），並且主張該澳洲第PR5341號專利案的優先權，而在西元2001年11月16日提出PCT第PCT/AU01/01485號專利申請案（即異議證據三），明顯早於系爭案的申請日（西元2001年07月05日），且由異議證據三之PCT專利申請案附圖所示，除了其螺絲下方末端部分為自攻螺絲（self-tapping）的形式之外，其他的形狀特徵均與系爭案的特徵完全相同，尤其系爭案所揭示之標的主要特徵乃在於2個彎勾狀的翼片，此一特徵正與異議證據二之PCT案的特徵完全相同，可見系爭案與該澳洲專利案為實質相同，參加人顯有剽竊原告所委託製造的螺絲並申請而取得系爭專利之嫌。
2.系爭專利實係由原告之代表人等所創作，此可由甲○以及大衛‧貝特先生（亦為該澳洲專利案之創作人之一）之證詞（即異議證據五）可證，原告早在西元2000年即開始從事研發相關螺絲，依上開證述及所附的樣品可見，該發明之螺絲，其主要特徵在於該對呈彎勾狀的翼片，此是從第1項樣品的小型突出翼片修改成心形翼片（第2項樣品），後來因該樣品不符使用需求，再將翼片心形的弧度向下切削成較為筆直的翼片（第3項樣品），後又修改成彎勾狀（第4、5項樣品，此2項樣品即與系爭案之創作相同），最後再修改為弧度較小而下方具有向下彎勾的翼片（第6項到第10項樣品）。
3.而上開樣品之開發過程係始於第1項的樣品由甲○於西元2000年12月來台尋求製造商期間，交付參加人公司之負責人乙○○之樣品，第2項的樣品則為參加人依原告指示試作之後回交予原告之樣品，而第3至5項樣品（其中第4、5項樣品僅有翼片角度不同之差異），則為原告以手工方式將螺絲翼片銼磨而成之樣品，而此第4、5項樣品更係交付委託參加人製造（此有墊圈製造商友達工業股份有限公司丙○○在場可證，另為製作配合該螺絲的墊圈，丙○○亦從甲○取得同一樣品以供試作墊圈，即如系爭案第8圖所示之大致上為半球形的墊圈）。此皆可證於系爭案申請專利前，其創作人乙○○與曾進道係從原告處得知該項創作，渠等實非系爭案真正的創作人。
4.此外上開第6、7項樣品則係由參加人依原告指示製作，且於西元2001年05、06月間寄予原告之樣品，其中第7項樣品更係由另一電鍍廠商金鎂成實業有限公司的丁○○配合電鍍加工完成，此亦可證明參加人所製作與系爭案實質相同之第6、7項樣品是為原告所委託製作。綜上過程可知，原告係歷經構思、實驗、修正等多重研發階段，方於西元2001年05月30日在澳洲提出專利申請案，而參加人、乙○○等則是受原告之託，而從事該項產品的製造，現其因此得知上開第4、5項樣品的創作，並藉此申請獲取專利，實非適法。
5.原告為生產該等螺絲，曾於西元2000年12月間來台與參加人洽商生產製造該澳洲申請案之螺絲事宜。此由上開甲○之證詞及原告與參加人間商業往來的報價單與訂單等資料（即異議證據六）亦可明瞭，參加人、乙○○確曾受託為原告生產螺絲，而自原告處取得上開第1、4、5項樣品，異議證據五中之第2、6、7項樣品則係受原告委託而製造，明顯參加人並未參與第4、5項產品之設計研發，而從異議證據六之資料最上方的傳真日期以及乙○○的簽名來看，兩造往來係從西元2001年02月至西元2002年08月間，足見參加人與原告確有相關的業務往來關係，且於西元2001年04月原告代表人訪台期間與之更多所接觸，凡此均足見參加人確係私自利用原告交付委託供其試作的螺絲樣品，而取得系爭專利。
㈢綜上所陳，系爭案之創作人乙○○等並非真正創作人，此顯
有違專利法第5條之規定，被告及訴願機關一再以原告無法證明乙○○等非創作人駁回異議及訴願，實非有據，為此狀請 鈞院鑒核，賜判如聲明所請，實為德便。
乙、被告主張：㈠系爭案其造形特徵在於螺絲頸部具有一對勾狀翼片，配合六角頭部與螺紋部而形成整體造形。
㈡原告之爭點在於認定系爭案係出自原告公司之代表人甲○所
創作，而非系爭案之創作人乙○○及曾進道所創作，故以異議證據二至六欲證明原告方是該設計之真正所有者。
㈢原告所提異議證據二係澳洲第PR5341號專利臨時申請案（標
題為Cutting Screw），並非一新式樣申請案，被告於異議階段已說明，其對應之異議證據三PCT之PCT/AU01/01485申請證明文件揭示內容僅有於澳洲之申請日2001/05/30，並未於我國申請，而其所揭露之螺絲於頭部、翼片所在之桿體及翼片彎勾之弧線與系爭案皆不相同，故兩申請案之內容顯然具有差異，並非同一，該些證據不足以證明系爭案非乙○○及曾進道所創作。原告主張異議證據二、三揭示之螺絲與系爭案係屬同一螺絲之說法並不正確，縱令其間有近似或熟習該項技藝者易於思及之虞，也為專利要件新穎性、創作性等相關法條探究範疇，絕非專利法第5條所論究，另予指明。㈣又原告起訴狀關於證人甲○與大衛‧貝特先生之證詞，分別
於2002年08月、09月間提出，與異議階段之異議證據五之內容有些許不同，但與異議證據六皆為敘述原告與參加人間有關螺絲發展進度（參酌樣品）與業務往來情形，據該些內容僅知原告與參加人間有螺絲業務往來，仍缺乏有力佐證如雙方之契約書等，可藉以進一步證明甲○與大衛‧貝特之證詞內容屬實，並得據以證實系爭案非乙○○及曾進道之創作。㈤據上所述，原告自異議階段起所提之諸證據並無法證明系爭
案之創作人並非該案之真正創作人，原處分理由已有明確之說明，原告之詞仍不足採。
㈥綜上所述，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴。
丙、參加人主張：原告所舉證人丙○○及丁○○二人之證言均無法證明原告之說詞，證人不知道系爭螺絲是何人創作，證人只負責加工，並沒有看到原始螺絲設計圖，也不清楚原告與參加人間之內部關係，開模費用等細節也都不清楚。若本件確由原告設計，自應由原告開模，開模費用由原告負擔，惟二位證人均表示不瞭解當時系爭螺絲代工生產樣品時，模型何人製作。餘如同被告訴訟代理人上開所述。
理 由
一、按「稱專利申請權人，除本法另有規定或契約另有訂定外，係指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。」「公告中之新式樣，任何人認有違反第4條、第106條至第108條、第112條第3項或第122條準用第27條之規定，或利害參加人認有不合第5條規定者，得自公告之日起3個月內備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。」分別為系爭案核准審定時專利法第5條第2項及第115條所明定。從而，系爭案有無違反專利法情事，依法應由異議人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭案有違專利法之規定，自應為異議不成立之處分。
二、本件係參加人前於90年07月05日以「浪板螺絲」向被告申請新式樣專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，原告以其不符核准審定時專利法第5 條之規定，對之提起異議。案經被告審定為「異議不成立」之處分。原告則不服，為如事實欄所載主張。是本件應審究者厥原告是否能舉證證明乙○○及曾進道非系爭案之創作人，抑或參加人非創作人之受讓人，而無專利申請權。
三、本院判斷如下：㈠本件系爭第00000000號新式樣專利，依其專利說明書，其造
形特徵在於螺絲頸部具有一對勾狀翼片，配合六角頭部與螺紋部而形成整體造形者。而原告所舉異議證據二為西元2001年05月30日申請之澳洲第PR5341號專利臨時申請案證明文件影本；異議證據三為異議證據二專利申請案對應於專利合作公約（PCT/AU01/01485）之申請證明文件影本；異議證據四為我國駐澳洲代表處經濟組91年08月27日之說明函（電傳）；異議證據五為原告代表人甲○與大衛‧貝特所出具之證詞（含中譯本）及螺絲實物樣品共9 支黏貼於紙面之影印本（正本係於93年10月11日面詢時提出）；異議證據六為原告與參加人之業務往來資料影本。原告並於93年10月11日被告辦理面詢時補呈面詢附件一為異議證據二專利申請案之專利證明文件（正本已發還原告，影本留存）；面詢附件二為西元2001年05月18日申請、西元2002年11月26日公告之澳洲第149890號專利案；面詢附件三至五為異議證據二專利申請案之美國、世界智慧財產權組織（WIPO）、PCT 及大陸地區對應案之申請案及獲准專利之公報；面詢附件六為異議證據二專利申請案對應之各國家（地區）申請案一覽表；面詢附件七為原告與訴外人來享股份有限公司間業務往來文件；另有證人丙○○所出具之證詞；93年11月25日補充附件一為異議證據二專利申請案之專利說明書認證本（併入異議證據二審查）；補充附件二為面詢附件二專利說明書認證本（併入面詢附件二審查），於本院審理中並請求本院傳訊證人丙○○及丁○○二人。
㈡依上開系爭案核准審定時專利法第5 條第2 項規定，專利申
請權係指得依專利法申請專利之權利，而專利申請權人，原則上係指發明人、創作人或其受讓人或繼承人；又「同一新式樣有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予新式樣專利。」復為同法第122 條準用第27條第1 項所明定。
是以同一外觀之新式樣可能同時或先後為不同人所創作，對各該不同之申請案而言，合法之專利申請權人自非僅有一人而已；專利法及基於一發明一申請及重複專利禁止之原則，規定最先申請者才能取得專利，惟並未否認後申請者即非新式樣的創作人或合法申請權人。從而，當異議人主張一新式樣專利案有違首揭專利法第5 條第2 項規定時，乃為解決職務或非職務上新式樣之專利申請權歸屬；如果僅是證明自己為相同或近式新式樣之創作人或申請權人，尚無法否定他人為其所申請新式樣之創作人或申請權人。
㈢查原告所提異議證據二、三、面詢附件一至六以及補充附件
一、二，均為原告以「CUTTING SCREW 」專利於澳洲、PCTWIPO、美國及中國大陸等地提出專利申請之相關證明文件及專利說明書。然揆諸上開證據，均未顯示其公開日期早於系爭案申請日，況異議證據三PCT 之PCT/AU01/01485申請證明文件揭示內容僅有於澳洲之申請日2001/05/30，而其所揭露之螺絲於頭部、翼片所在之桿體及翼片彎勾之弧線與系爭案皆不相同，均無法證明乙○○、曾進道或參加人係因見聞前揭諸證據所揭示之物品形狀、花紋後，抄襲其內容進而提出系爭新式樣專利案之創作及申請；是以上開證據縱能證明原告為「CUTTING SCREW 」專利的申請權人，然並不足以證明「乙○○」、「曾進道」非系爭案之創作人，抑或參加人非系爭案之申請權人。
㈣次查，異議證據四為我國駐澳洲代表處經濟組之說明函，異
議證據五為原告公司總經理甲○及訴外人大衛‧貝特之證詞，異議證據六及面詢附件七則為原告與參加人、訴外人來享股份有限公司之業務往來記錄；然異議證據四之說明函，其內容僅係說明我國專利法異議及舉發相關規定及流程，與參加人是否為系爭案之申請權人無關；異議證據五雖經我國駐墨爾本臺北經濟文化辦事處公證，其公證書簽證處亦明白表示「本驗證僅證明簽字屬實，文件之內容不在證明之列」，是異議證據五內容僅為甲○及大衛‧貝特單方面陳述其浪板螺絲之研發演進過程，尚難以該證詞內容即認乙○○、曾進道或參加人非系爭案之創作人或申請權人；又異議證據六及面詢附件七，係原告與訴外人來享股份有限公司之業務往來紀錄，乃屬私文書，並無證據力；且其內容與本件待證事實無直接關連，所附螺絲圖之揭露之形狀亦與系爭案不同，是難證明乙○○、曾進道或參加人非系爭案之創作人或申請權人。
㈤末查，丙○○於96年4 月30日在本院證稱：「問：當時與甲
○先生、朱先生討論螺絲時形狀是否已經確定？答：大形狀、結構已經確定，而螺絲製造過程都會經過稍許修改，小細節是否再修改我不能保證。」等語；另丁○○於96年7 月23日在本院亦證稱：「問：這段期間你有無涉及設計圖？答：沒有，我只是負責加工，沒有涉及設計圖。問：你加工的螺絲樣品是何人去開模的？答：我不知道。問：你是否知道展進公司與原告公司的內部合作關係？答：我不知道。」等語揆諸上開二位證人之證詞，足認原告所舉證人丙○○及丁○○二人，均不知道系爭螺絲是何人創作，亦未看到原始螺絲設計圖，也不清楚原告與參加人間之內部關係，開模費用等細節也都不清楚。是以原告所舉證人亦不足以證明參加人或其負責人乙○○確係因受委託製造系爭案浪板螺絲後，進而抄襲提出系爭案之申請。
四、綜上所述，由原告所舉證據資料及證人之證詞，尚難遽論乙○○、曾進道非系爭案之創作人，而朱、曾二人將專利申請權讓與參加人，有申請權證明書附卷可稽，亦難謂參加人非系爭案之申請權人。從而，被告所為異議不成立之處分，依法自無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告徒執前詞訴請撤銷原處分及訴願決定，並請求被告應作成異議成立之處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 8 月 23 日
第七庭審判長法 官 李得灶
法 官 林玫君法 官 黃秋鴻上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 96 年 8 月 23 日
書記官 林苑珍